한국의 개인 사업자나 법인도 아무런 법적 하자 없이 미국 특허청에 상표 출원 할 수 있습니다. 물론 상표를 최종 등록하기 위해서는 미국에서 해당 상표를 사용해야만 하는데요.

미국 내에서 “사용”

이 때, 사용이라는 개념은 해당 상표를 이용해 판매할 것이 제품인지 서비스인지에 따라 조금 다른데, 한국에 소재한 사업자라면 아마도 제품일 가능성이 높겠죠? 이 경우에는 “판매”가 기준이 됩니다. 따라서, 단순한 리스팅이나 광고만으로는 해당 요건을 만족할 수 없습니다.

일단 위의 사용 요건만 충족한다면 (혹은 ITU 사용 예정인 상표에 대한 출원일 경우 이후 충족시킬 수 있다면) 사업장 위치나 사업자 등록지가 한국인 것은 아무런 문제가 되지 않습니다.

따라서, 개인의 경우에는 대한민국 국적으로, 그리고 법인의 경우에는 한국 Korea, South 을 법인 등록지로 하여 상표 등록을 진행할 수 있습니다.

헌데 Entity Type 과 관련해서 한 가지 이슈가 있습니다.

한국에서는 회사 이름에 CO. LTD. 를 붙여 주식회사임을 영문 표기하는 경우가 많은데요. 실제로 Samsung Co., Ltd. 처럼 대기업에서도 사용하고 있습니다.

헌데 미국에서는 주식회사(Incorporated Company)를 Inc. 로 표기합니다. Apple Inc. 처럼 말이죠.

엎친데 덮친격으로 미국 특허청의 상표심사매뉴얼의 Foreign Entity Appendix 에는 한국에서는 Ltd. 를 Limited Company 에 사용한다고 되어 있습니다. 이를 참조하면 Samsung Co., Ltd. 는 삼성이라는 이름의 유한회사(Limited Company) 로 이해할 수 있죠. 실제로 이런 해석에 근거하여 심사관이 1차 거절(Office Action)을 내는 경우가 자주 있습니다.

Applicant’s business name includes the foreign business designation “Co. Ltd.”; however, applicant set forth “corporation” as the legal entity in the application.  This business designation is generally considered the equivalent of a “Limited Company” or “Limited Liability Company.”  See TMEP app. D.  Therefore, applicant must clarify the entity type in the application.  See 37 C.F.R. §§2.32(a)(3), 2.61(b); TMEP §803.03(i).  Applicant may satisfy this requirement by amending the legal entity to one of those immediately listed above from Appendix D of the Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) for this business designation, as appropriate.  See TMEP §803.03(i). 

from an actual office action by the USPTO

헌데 주식회사로 사업자 등록하셨다면 미국 상표 출원 시 entity type 은 corporation 이 맞고, 한국은 사업자 등록증에 영문명이 표시되기 때문에 이미 CO LTD 를 사용하고 계시다면 임의로 바꾸기도 어렵죠.

다행인 점은 1차 거절이 되더라도 회사 형태는 주식회사가 맞다는 점을 잘 설명하면 큰 문제 없이 극복이 가능합니다. 따라서, 주식회사 이름이 Co. Ltd. 로 되어 있다면 상표 대리인에게 해당 OA 대한 견적을 미리 문의하고 진행하는 것이 현명하겠죠.

마지막으로 한가지 꿀팁 드립니다.

한국 특허청에 따르면, 한국에서 사업자 등록이 되어 있다면 누구든지 미국 상표 한 건당 최대 $600 까지 해외지식재산센터 (IP-DESK) 를 통해 지원을 받을 수 있다고 하네요.

헌데 정작 해당 사업 주관 기관인 대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 웹사이트에서는 해당 센터에 대한 정보를 찾기가 어려웠습니다. 미국에 얼마나 많은 IP-DESK 가 존재하는지는 알 수 없지만, 상표 등록에 $600은 결코 작은 금액이 아니죠.

참고로, 저희 IPfever는 IP-DESK 와 아무런 협력 관계가 없습니다.

혹 지원금을 받을 수 있는 업체를 찾아가시게 될 경우에는 미국 변호사와 일 할 때 몇가지 TIP에 대한 글 참고하시면 좋겠고, 상표와 관련하여는 아래의 몇가지 주의사항 알아두시면 좋겠네요.

상표 업무 대행은 미국 변호사 자격을 가진 사람만 할 수 있습니다.

미국 변호사 자격을 확인하시려면 (1) 미국의 어느 주에 등록된 변호사인지 먼저 알아보신 후, (2) 해당 주의 변호사 등록부를 검색해 보면 됩니다.

예를 들어 조지아 주 변호사라면 구글에 “Georgia Attorney Search” 검색하시면 아래와 같은 조지아주 변호사 협회 명부가 첫 검색 결과로 나타납니다.

Member Directory – State Bar Of Georgia

성과 이름을 넣어 검색하시고 등록 상태(status)가 “Active” “in Good Standing” 이라고 되어 있으면 일단 알려진 문제는 없다는 뜻이겠죠.

단순히 상표 출원 업무를 대리시킨다고 생각하지 마시고, 모든 가능성을 열어두세요.

제대로 된 상표를 출원/등록하려면 회사와 제품에 대한 이해가 필요합니다. 따라서, 의뢰 시에는 반드시 회사에 대한 소개나, 어떤 제품을 판매하는지, 향후 어떤 사업계획을 갖고 있는지 등에 대한 자세한 정보를 공유하시고, 상표에 대한 자세한 설명(이름을 짓게된 동기나 로고 디자인의 숨은 뜻 등)을 곁들이시기 바랍니다.

또한, 문구/로고를 확정해서 의뢰하는게 아니라, 이러 이러한 문구와 이러 이러한 로고를 사용하고 싶은데, 어떤 부분을 어떻게 구성하여 상표로 사용하고 출원하는게 가장 비용적, 법적(보호 범위 및 등록 가능성)으로 유리할지 문의하시는게 좋습니다.

만약 상표가 확정(이미 바꿀 수 없음)되어 있고, 단순히 사용 중인 상표를 그대로 등록한다면, 애초에 변호사의 자문이 그다지 필요하지 않겠죠. 이런 경우에는 가장 저렴하게 진행할 수 있는 업체에 맡기시는 것도 좋은 방법입니다.

물론 관납료(Government fees)를 포함한 비용인지 여부 및 향후 OA (office action, 1차 거절)가 발생할 경우, 사용 증명 (Statement of Use, Allegation of Use) 등을 진행할 때의 추가 비용 등까지 모두 고려하여 출원부터 등록까지의 총 비용을 비교하셔야 이후 예상치 못한 과도한 비용을 지불하지 않으실 수 있습니다.