인기리에 판매 중인 타사 제품을 벤치마킹할 때, 지재권 소송 특히 특허 문제에 발목이 잡히는 경우가 많습니다.

1. 특허 확인 절차

타사 제품이 특허를 출원하거나 취득했는지 여부는 보통 패키지 등에 표기된 “Patent pending” 혹은 “Patent No. 00,000,000” 문구를 통해 알 수 있습니다.

참고로, 상대가 특허를 받았다고 꼭 유사한 상품을 못 만드는 건 아닙니다.

특허는 하나의 상품 그 자체를 보호하는 것이 아니라, 그 상품이 가지고 있는 몇가지 특징의 조합을 보호하는 것이기 때문이죠.

더 자세한 내용은 특허의 보호 범위와 그 한계 – IPfever 를 참고하세요.

이 때문에 특허권을 말할 때는 특허번호 (Pat. No.) 를 빼놓을 수 없는데, 특허를 아직 취득하지 않은 경우(application pending)에는 당연히 특허번호가 없고, 접수번호 (application No.) 만으로는 확인이 안되는 경우가 많아, 특허번호가 없으면 “Patent pending” 혹은 “Pat. pending” 이라고 씁니다.

1A. 특허 번호로 검색

특허번호를 알고 있으면, Google Patents 에서 특허의 내용을 무료로 열람할 수 있고, 내용을 살펴 제품의 어떤 특징이 특허로 보호되고 있는지 확인할 수 있습니다.

자사 제품이 특허 문서에 열거된 특징(claims)을 모두 갖고 있는 경우에만 문제가 됩니다. 따라서, 하나 이상의 특징을 다른 것으로 대체하면 문제가 없겠죠. 이를 “침해 회피” (design around) 한다고 합니다. (더 자세한 내용은 신제품 출시 전 특허 분쟁 예방하기 – IPfever 참조하세요.)

이렇게 개발한 제품이 특정 특허를 침해하지 않는다는 “비침해의견”을 미리 받아두면 좋습니다.

1B. 특허 번호가 없는 경우

반대로 번호가 없는 Patent pending 의 경우, 특허권 자체가 아직 불확정한 상태입니다.

가장 좋게는, 타사가 특허를 받는 데 실패하는 경우가 있겠죠. 하지만 이를 예측하기는 어렵기 때문에 낙관만 해서는 안됩니다. 반대로, 특허 심사가 끝날 때까지 제품 개발/출시를 미룰 수도 있겠지만, 기약도 없고 현실적인 대안은 아닙니다.

공을 들이자면, 기존에 출시된 제품 및 관련 특허를 찾아서 타사 제품의 어떤 특징이 특허로 보호될 수 있을 지 예측해 볼 수 있습니다.

이런 경우, 위 1A에서 언급한 특정 특허를 침해하지 않는다는 의견이 아니라, 더 포괄적으로, 그 누구의 특허도 침해하지 않는다는 Freedom to Operate 의견을 받아둘 수 있습니다.

2. 내 제품에 특허 받기

특허는 방어적인 성격도 있기 때문에, 자사 제품에 특허를 걸어 두는 것도 고려해야 합니다.

한가지 먼저 분명히 해두어야 하는 것은, 내 제품에 특허를 걸어둔다고, 남의 특허를 무시하고 내 제품을 마음대로 만들어 팔수 있는 것은 아닙니다.

애플에서 아이폰의 외장 디자인에 특허를 걸어두었지만, 그렇다고 퀄컴이나 화웨이, 삼성 등이 가지고 있는 통신 특허를 무시하고 아이폰을 만들 수 없는 것과 마찬가지 입니다.

그럼에도 불구하고, 타사 제품 대비 차이점/개선점에 대해 특허를 확보해 두면 좋습니다.

3. 특허 분쟁의 예방

Patent pending 처럼 권리 자체가 아직 확립되지 않은 경우에는 물론이고, 이미 발급된 특허(특허 번호가 있는 경우)에 대해서도 서로 간의 해석이 일치하지 않을 수 있어서, 어떤 경우에든 항상 분쟁의 가능성은 있습니다.

일단 분쟁이 발생하면 원고, 피고 상관 없이 양방 모두 손해를 보게 됩니다. 따라서, 사전에 분쟁을 예방할 수 있다면 가장 좋겠죠.

3A. 먼저 자신을 알아야 합니다.

누구든 소송을 걸기 전에는 당연히 많은 뒷조사를 합니다.

제품 시장이 얼마나 중복되는지, 소비자들이 어느 제품을 더 선호하는지, 기타 매출 규모나 회사의 재정 상태 등 다양한 요인들을 검토 후 소송을 결심하게 됩니다.

따라서, 타사 제품에 대한 검토에 더해, 각 회사와 각각의 시장규모, 유통 경로, 매출 등을 미리 비교 분석해 분쟁이 발생할 가능성을 미리 점쳐 볼 수 있습니다.

3B. 상대의 행동을 예측해 봅니다.

유행을 많이 타는 상품의 경우, 소송이라는 기나긴 여정을 시작한 후 얼마 지나지 않아 제품의 판매가 시들해지는 경우도 있습니다. 이런 품목에서 특허 소송이 진행되는 경우는 당연히 드물겠죠.

반면에, 상대가 특허 소송을 진행해본 경험이 있거나, 업계에서 잦은 분쟁 및 소송 위협으로 악명 높은 기업일 수도 있습니다. 이런 경우, 당연히 더 조심해야 합니다.

3C. 특허 외의 지재권에도 관심을 가집니다.

특허 받은 상품과 유사성이 있더라도, 제품 패키징이나 광고문구 등에 큰 차이가 있어서 소비자에게 당연히 다른 회사의 별도의 제품이라고 인식된다면, 분쟁이 발생할 가능성이 적어집니다.

이렇게 패키징이나 광고문구도 지재권의 일부로 볼 수 있는데, 특허와는 별도의 권리이므로 따로 검토가 필요합니다.

예를 들어, 비침해의견에 따라 제품을 출시했는데, 기존 제품의 이름을 단순히 일반적인 명칭으로 생각해서 그대로 썼다가 문제가 될 수 있습니다.

간단히 생각해보면, 이런 발받침은 어느정도의 높이와 내구성만 확보가 되는 선에서 특허를 침해하지 않는 다양한 제품을 출시할 수 있습니다. 하지만, Squatty Potty 라는 이름은 Squatty Potty USA, LLC 만 사용할 수 있는 등록상표이기 때문에, 자사 제품의 광고나 패키징에 비슷한 명칭을 사용하면 문제가 됩니다.

특허소송에 걸려 낭패를 본 경험담을 전해 들으면 아무래도 겁이 날 수 있습니다. 하지만, 모방제품은 가격 경쟁력과 선택의 폭이라는 면에서 소비자의 권익을 보호하는 긍정적인 면을 가지고 있기 때문에, 법은 무조건 원조 제품을 보호하는 것이 아니라, 적정한 선에서 상호간의 공정한 경쟁을 도모한다는 점 알고 계시면 좋겠습니다.