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Atlanta law firm for global business

Author: Young Jeon, Esq.

  • 미국 상표 – Generic (보통명사)

    상표로 등록할 수 없는 것 중에 하나가 보통명사입니다.

    보통명사를 상표 등록할 수 없는 이유

    상표는 여러 회사에서 생산 및 제공하는 제품이나 서비스를 구분하기 위해 생겨난 개념이므로, 제품이나 서비스를 일반적으로 지칭하는 보통명사는 상표로 사용할 수 없습니다.

    예를 들어, 한 회사가 ‘컴퓨터’를 컴퓨터 상표로 등록한다면, 다른 모든 업체는 컴퓨터를 지칭할 다른 말을 찾아야 할 겁니다. 이런 불합리한 번거로움을 피하기 위해서 보통명사는 상표로 사용할 수 없습니다.

    상표가 보통명사가 된다?

    대표적으로 ‘아스피린’ 같은 경우, 독일 제약회사 베이어에서 처음 개발한 성분 아세틸살리실산를 해열제로 판매하기 위해 만든 상표명이지만 많은 사람들이 해당 성분 자체를 아스피린이라고 부르기 시작하면서 상표로서의 가치를 잃게 된 경우입니다.

    크리넥스 같은 경우도 비슷한 전철을 밟을 뻔 했지만, 제조업체이자 상표권자인 킴벌리-클라크에서 열심히 노력한 끝에 이제는 box tissue 라는 말이 자리잡아 Kleenex 는 상표로 인정받을 수 있었습니다.

    한국에서 상표가 보통명사가 된 예는 벨크로입니다. 요즘은 찍찍이라는 말을 많이 쓰지만 벨크로를 상표로 인식하는 사람은 거의 없죠.

    보통명사를 상표로 사용할 수 있는 경우

    보통명사라 할 지라도 전혀 상관이 없는 제품이나 서비스에는 상표로 사용할 수 있습니다. 유명한 예로, 사과를 뜻하는 ‘애플’이라는 보통명사를 컴퓨터 및 전자기기를 위한 상표로 사용하고 있는 예가 있죠.

    이렇게 보통명사를 전혀 의외의 제품이나 서비스에 상표로 사용할 경우, 소비자들이 외우기 쉬울 뿐 아니라 친근한 이미지를 주기 때문에 긍정적인 경우가 많습니다.

    좋은 상표는 등록 가능한 상표가 아니라, 등록도 가능한 상표라는 점 잊지마세요!

  • Proximo Spirits, Inc. v. West Road Spirits LLC

    Non-precedential opinion of TTAB for proceeding No. 92080766 in 2025

    A copy of the opinion (downloadable at https://ttab-reading-room.uspto.gov) should be appended to the motion or brief. TBMP §101.03(a)(2).

    (1) Holding The Board denied the Petition to Cancel the registration for the mark SEXTO.

    (2) Procedural History The Petitioner, Proximo Spirits, Inc., sought to cancel the registration for the standard character mark SEXTO for “alcoholic beverages, except beer; alcoholic beverages, namely, distilled agave liquor” in International Class 33.

    The Petitioner’s claim was based on its own registered mark, THE SEXTON (in standard characters), for “whiskey” in International Class 33.

    (4) Issues The central issue was whether there was a likelihood of confusion between Petitioner’s mark THE SEXTON and Respondent’s mark SEXTO, as used on their respective alcoholic beverages.

    (5) Rationales The TTAB denied the petition to cancel based on

    • Goods, Channels of Trade, and Consumers: The Board found the goods to be legally identical because the identification “alcoholic beverages, except beer” includes whiskey. The Board also found that distilled agave liquor and whiskey are closely related, as evidenced by third-party registrations and distillery websites offering both under the same marks. Because the goods are identical or closely related, the Board presumed they are sold in the same trade channels and offered to the same classes of consumers. These factors weighed heavily in favor of a likelihood of confusion.
    • Strength of Petitioner’s Mark: The Board found Petitioner’s mark, THE SEXTON, to be both conceptually and commercially strong. The term “sexton” is arbitrary in connection with whiskey, giving it conceptual strength. The evidence also showed commercial strength through significant sales, promotional expenditures, industry awards, and a co-branding partnership with the television show The Walking Dead. This factor weighed in favor of a likelihood of confusion.
    • Dissimilarity of the Marks: The Board concluded that the marks are dissimilar in their overall commercial impression, particularly in their connotation and meaning.
      • Connotation and Meaning: Petitioner’s mark, THE SEXTON, has a specific meaning in English, referring to a church officer or grave digger. This connotation is reinforced by its promotional activities and the word “THE,” which suggests a specific individual. Respondent’s mark, SEXTO, has no understood meaning in English, and in Spanish, it means “sixth”.
      • Appearance: Although SEXTO is only one letter away from SEXTON, the omission of the “N” is significant because consumers are unlikely to perceive it as a misspelling of SEXTON.
      • Sound: The Board found it unlikely that the marks would be pronounced in a similar way.
    • Dissimilarity outweighed other factors: The Board held that the dissimilarity of the marks outweighed the similarities of the goods, trade channels, and the strength of Petitioner’s mark. The differences were “significant” and “substantial,” justifying a conclusion that confusion is unlikely. The Petition to Cancel was therefore denied.

  • 미국 상표 – transliteration (음역), translation (번역)

    Transliteration of Non-Latin Characters and English Translation Required

    한글 상표를 미국에 등록하려면 반드시 transliteration(음역)이 필요한데, 쉽게 생각하면 우리가 apple 을 ‘애플’로 음역하는 것을 반대로 하면 됩니다.

    아무래도 한글/영어가 다 익숙해야 해서, 한국 거주 고객이 한국특허법인 > 미국 대리인을 통해 출원하는 경우나, 미국 거주 고객이 미국 로펌을 통해 제출하는 경우에 거절(Office Action)이 많이 발생합니다.

    음역의 예

    예를 들어, ‘맛의천국’을 음역하면 mot-eui-chun-gook 정도가 되겠죠. 사실 음역에는 정해진 규칙이 있지는 않습니다. 음역은 경쟁사가 이미 등록된 이름을 외국어(예: 나이키)로 음역해 등록하는 걸 방지하는 역할을 합니다.

    눈속임하려는 의도든 아니든, ‘나이키’를 등록하면서 nigh-key 와 같은 음역을 제출할 수도 있겠죠. 하지만 이런 경우에도 심사관이 발음해 보면 유사성을 바로 알아챌 수 있기 때문에 문제가 되지 않습니다.

    음역 기재 방법

    상표출원 시에는 통상 음역과 함께 번역(translation)이 들어갑니다. ‘맛의천국’의 경우 아래와 같습니다.

    The non-Latin characters in the mark transliterate to “mot-eui-chun-gook” and this means “the heaven of taste” in English.

    영어의 음역이 상표인 경우

    간혹 영어를 한글로 적은 상표도 있는데요. 예를 들어, ‘런투유’ 와 같은 상표라면 음역은 ‘run-too-yu’ 로 적고, 번역은 ‘run to you’ 로 적으면 무난합니다.

    한국어의 영문 음역이 상표인 경우

    오두막을 영어로 옮겨 ‘odumak’ 이라는 상표를 등록하고 싶다면, 음역은 따로 필요가 없겠죠. 이 경우, 번역으로 ‘hut’ 정도를 포함하면 됩니다.

    번역이 애매한 경우

    간혹 애매한 경우도 발생하는데, 예를 들어 ‘설매’라는 화장품 브랜드는 사람에 따라서 눈과 매화라는 뜻으로 해석할 수도 있지만 아닐 수도 있죠.

    이때는 향후 마케팅적으로 눈과 매화의 뜻을 포함할지에 따라서 번역을 추가할 수도 아닐 수도 있습니다. 다만, 예를 들어 ‘설매’ 로고에 매화 이미지가 포함되어 있다면 번역은 당연히 포함해야겠죠.

    번역이 필요할 경우, ‘snow plum flower’ 정도의 번역을 포함하면 무난하고, 향후 제3자가 Snowy Plum Blossom’ 과 같은 상표를 등록하지 못하게 하는 효과가 있습니다.

    반대로, 이미 유사한 이름 snowy plum 등 이 화장품으로 등록되어 있다면, 오히려 유사성을 근거로 등록이 거절되는 문제가 발생할 수 있겠죠.

    영문으로 음역하기

    만약 유사한 이름과의 마찰이 우려된다면, 선제적으로 Sulmé 정도로 음역해서 상표 등록을 진행할 수 있습니다.

    이때 한국어에 능통한 사람이라도 Sulmé 라는 이름을 눈과 매화라는 뜻으로 해석하기는 어렵죠. 따라서, 출원 시 번역을 포함할 필요가 없고, 경우에 따라 혹은 심사관의 요청에 따라 “The wording “Sulmé” has no meaning in a foreign language.” 라는 문구를 추가하면 됩니다.

    맺음말

    한글을 등록하려면 문구 자체에 대한 권리를 주장할 수 없고, 무조건 글자체 및 기타 디자인 요소를 포함해 등록하게 됩니다. 그럼에도 불구하고, 한글의 아름다움과 한국 브랜드 정체성을 유지하기 위해 한글 상표의 미국 등록은 늘어나고 있습니다. 적절한 transliteration(음역)과 translation(번역)으로 무탈한 심사통과 뿐 아니라 유사 상표로부터의 보호까지 꼭 챙기시기 바랍니다.

  • In re Ghostwritten LLC

    Non-precedential opinion of TTAB for proceeding No. 98199104 in 2025

    A copy of the opinion (downloadable at https://ttab-reading-room-aws.uspto.gov/cms/rest/legal-proceeding/97344289/decision/EXA_10.pdf) should be appended to the motion or brief. TBMP §101.03(a)(2).

    (1) Holding

    The Board reversed the refusal to register the mark GHOSTWRITTEN INC. because it was not merely descriptive for the Applicant’s services.

    (2) Mark

    The Applicant, Ghostwritten LLC, sought registration on the Principal Register of the standard-character mark GHOSTWRITTEN INC. for numerous services in International Class 41, some of which could be ghostwritten:

    • Educational and entertainment programs accessible via audio, web-based applications, and computer networks (covering daily life, comedy, pop culture, current events, memes, internet videos, and music).
    • Providing websites featuring blogs, non-downloadable podcasts, and videos in various fields like daily life, entertainment, social issues, music, movies, and celebrity news.
    • Providing information in the fields of entertainment and current events.
    • Digital video, audio, and multimedia publishing services, including e-books and electronic publications.
    • Live musical performances, music production, and music publishing services.
    • Entertainment services in the nature of web series and webcasts.
    • Online databases featuring music.
    • Conducting art exhibitions (including NFT art and virtual exhibitions), custom art drawing/sketching, and providing virtual museum services.
    • Film production and multimedia publishing of various media.
    • Providing online non-downloadable virtual clothing, headwear, footwear, eyewear, fashion bags, games, toys, CDs, and DVDs for use in virtual environments for entertainment purposes.

    (3) Procedural History

    The Examining Attorney refused registration on two grounds:

    • Likelihood of Confusion: With four registered marks: GHOSTWRITER (Class 9 – video/DVDs, TV programs), GHOSTWRYTER (Class 41 – music artist/production/live performances), GHOSTWRITER (Class 9 – audio/video recordings, downloadable publications/content), and GHOSTWRITER (Class 16 – printed materials, Class 41 – TV programs, multimedia programs, online information). This ground was withdrawn in the final office action.
    • Mere Descriptiveness: Arguing that GHOSTWRITTEN INC. is merely descriptive of the services because the Applicant provides services related to creative content that could be produced for another who is the presumed or credited creator. The Examining Attorney provided dictionary definitions for “ghostwritten” and Internet evidence showing its common use in creative industries. In the final action, additional evidence was attached to illustrate that blog posts, website content, e-books, and written information are commonly ghostwritten.

    (4) Issues

    Whether the Examining Attorney carried her burden of proving that GHOSTWRITTEN INC. immediately conveys knowledge about a significant feature of Applicant’s services, thereby being merely descriptive under Section 2(e)(1) of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(1).

    (5) Rationales

    The TTAB reversed the refusal based on the following rationales:

    • Vagueness and Amorphousness: The Board found the term GHOSTWRITTEN INC. to be “too amorphous, nebulous and vague” for consumers to immediately understand it as describing a significant feature of the Applicant’s recited services. The leap between the mark and the services’ attributes is not “almost instantaneous”.
    • Lack of Prevalance in Public Perception: The Examining Attorney’s evidence did not demonstrate that the consuming public would instantaneously perceive GHOSTWRITTEN INC. as describing a key attribute of Applicant’s specific services.
    • Applicant’s Intent to be Confirmed by Statement of Use: Applicant explicitly stated that “none of the services listed in the identification of services are intended to be created for another who is the presumed or credited creator or author”.
    • Third-Party Registrations: The Board noted that four similar “GHOSTWRITER” or “GHOSTWRYTER” marks were registered without overcoming Section 2(e)(1) refusals, even though they covered creative works. This indicated that the Office had taken a different position in the past, supporting the idea that the public does not immediately understand “GHOSTWRITTEN” as descriptive of such services.
    • Suggestive, Not Merely Descriptive: The Board concluded that the mark is, “at worst, ‘suggestive of the services in connection with which it is used’”. Given the difficulty in drawing the line between descriptive and suggestive marks, any doubt was resolved in favor of the Applicant, as the Examining Attorney failed to meet the burden of establishing mere descriptiveness.

  • In re EquipKeyCo, LLC

    Non-precedential opinion of TTAB for proceeding No. 97344289 in 2025

    A copy of the opinion (downloadable at https://ttab-reading-room-aws.uspto.gov/cms/rest/legal-proceeding/97344289/decision/EXA_10.pdf) should be appended to the motion or brief. TBMP §101.03(a)(2).

    Holding

    The board affirmed the disclaimer requirement and preemptively reversed the likelihood of confusion.

    Mark

    EquipKeyCo, LLC (“Applicant”) sought to register for “pre-fabricated metal ignition keys for starting heavy equipment, namely construction and agricultural equipment” in International Class 6.

    Procedural history

    Examiner required a disclaimer of the wording “EQUIP KEY CO” within the mark, arguing that it is merely descriptive of the Applicant’s goods because “EQUIP” is a recognized abbreviation for “equipment”, “KEY” directly refers to the goods (keys), and “CO” is a common abbreviation for “company”.

    Examiner also refused the registration based on the likelihood of confusion because the applied-for mark’s wording, which is a dominant feature, consists of only the entire wording of the cited mark plus a descriptive wording.

    Issues

    1. Isa unitary mark with a nondescript meaning?
    2. Is likely to be confused with for “metal, brass and aluminum key blanks; metal and aluminum key chains; metal and brass locks, lock cylinders, pad locks and door locks” in Class 6?

    Rationales

    1. Finding the wording Equip Key Co is descriptive, the board noted that the composite mark did not create a unitary mark with a non-descriptive meaning because of the capitalization and coloring. The design elements were deemed irrelevant to the descriptiveness of the wording itself.
    2. The Board found similarity in goods and shared channels, and it doubted the equipment purchasers, however sophisticated, would exercise the same degree of care for small, inexpensive items like keys. Nevertheless, the board found that the words Key and Co were conceptually weak and highly suggestive in connection with keys and key-related goods so as to the difference in design portions was sufficient to avoid confusion. See In re Bed & Breakfast Registry, 791 F.2d 157, 159 (Fed. Cir. 1986); In re Hartz Hotel Servs., Inc., 102 USPQ2d 1150, 1154 (TTAB 2011).

  • Likelihood of Confusion 거절 사유 극복하기

    미국 상표 출원 시, 가장 극복하기 어려운 거절사유가 바로 likelihood of confusion (LOC) 입니다.

    번역하자면 혼동가능성, 즉 다른 출원/등록 상표와의 혼동 가능성 인데, 통상 LOC 거절에는 등록하려고 하는 상표와 유사한 기존 상표의 출원번호/등록번호가 인용됩니다.

    출원번호만 인용된 경우

    우선권(일반적으로 출원일이 더 빠른 출원이 우선함)을 가진 유사한 출원의 심사가 진행 중이라면 Notice of Suspension (심사중단통지)이 발행되고, 기존 상표의 심사가 완료될때까지 심사가 보류됩니다.

    이 경우, 상표의 심사가 생각보다 오랜 기간 동안 중단 될 수 있습니다. 통상 상표 심사에는 8-12개월 걸린다고 하지만, 선행 상표 심사 과정에서 Non-Final Action 이 발행되거나 이에 대한 대응의견을 제출시한(통상 3개월이지만 3개월 연장 가능)을 다 쓰고 제출, 그리고 이에 대한 고려 후 Final Action 이 발행된 후에도 다시 한번 재심사청구가 가능한 점을 고려하면 2년 이상 심사가 지연될 수 있습니다.

    따라서, Notice of Suspension 이 발행되면 마냥 기다리는 것이 아니고, 인용된 선행 출원의 심사 기록을 바탕으로 등록 가능성(거절사유의 번복 가능성), 소유권자의 미국 시장 진출 상황 등 을 조사하고, 필요한 경우 새로운 출원으로 방향을 틀거나 출원 내용을 변경해서 suspension 을 철회시키는 등의 조치를 취해야 합니다.

    등록번호가 인용된 경우

    유사한 등록이 존재한다면 Non-Final Action (흔히 office action 혹은 OA 라고 함) 이 발행되고, 이는 한국 특허청의 의견제출통지서와 마찬가지로 등록이 이러저러한 사유로 거절되었으니 이에 반하는 의견이 있으면 제출하라는 통지서 입니다.

    여기에 등록번호가 인용되어 LOC가 언급되면 선행 등록상표와 등록하고자 하는 상표가 얼마나 비슷한지부터 시작해서, 품목에는 어떠한 연관성이 있고, 소비자가 상표를 어떻게 인식하고 구별할 지까지 다양한 각도에서 의견을 주고, 혹 이에 반하는 의견이 있으면 제출하라는 식의 통지서를 발행합니다.

    심사관이 이미 위와 같이 다양한 시점에서 분석을 포함한 후이기 때문에, 실제로 심사관의 LOC로 인한 거절을 번복하도록 하려면, 심사관이 놓치거나 포함시키지 않은 요소를 추가하거나 지적해, 번복을 유도하는 것이 좋습니다.

    LOC 거절 극복하기

    기본적으로 두 상표가 “유사하다”라고 할때는 단순히 상표의 철자가 얼마나 똑같은지를 보는 것이 아니고, 표기 뿐만 아니라 발음과 인상을 함께 보게 됩니다. 다시말해 굉장히 주관적일 수 있다는 것이죠.

    이 때문에 한번 심사관이 유사하다고 생각을 하면, 이러한 선입견을 바꾸기가 쉽지 않습니다. 따라서, 이례적으로 상표법이나 심사지침을 무시했거나, 잘못 이해했거나, 잘못 적용한 경우를 제외하면, 이미 심사관이 통지서에 포함시킨 해석과 조금 다른 해석을 제시하는 것 만으로는 설득이 어렵습니다.

    새로운 증거 – 1. 다수의 유사한 상표 등록

    사실 출원인으로서 가장 억울한 경우가, 유사한 상표가 이미 다수 등록되어 있는 경우입니다. 다른 사람들은 유사상표를 등록해서 잘만 쓰고 있는데 왜 나만 등록을 못하게 하나? 하는 생각이 들기 마련이죠. 이러한 많은 수의 유사상표 등록 하나의 증거가 될 수 있습니다.

    헌데, 유사 상표가 단순히 등록되어 있다는 사실만으로 우리 상표를 등록해야 할 근거가 되지는 못합니다. 그러한 상표 등록이 잘못된 심사의 결과일 수도 있고, 등록 시점에서 품목 간의 연관성이 떨어졌던 상표들이 시장환경의 변화에 따라 연관성이 증가했을 수도 있기 때문이죠. 일례로 정기적으로 상표 분류체계에 대한 업데이트 시 동일한 품목의 국제분류가 바뀌는 경우가 있습니다. 이런 경우, 전혀 다른 국제분류에 있던 두개의 등록상표가 하나의 국제분류로 재분류 될 가능성도 있겠죠. 하지만 이런 경우에도 상표등록이 취소되지는 않습니다.

    간단히 소개하자면, 비슷한 이름이나 디자인으로 다양한 상표가 등록되어 있을 경우, 그러한 이름이나 디자인은 하나의 브랜드의 정체성을 나타내기 보다는, 제품의 특징이나 성분 등을 뜻하거나 제품의 종류나 효과 등을 넌지시 알려주고 있다는 주장을 할 수 있습니다. 예를 들어, 스킨케어 상표 중에는 Glow 라는 단어가 들어간 상표가 많은데요. 피부의 광택을 뜻하는 이 단어는 광택이 나는 피부의 유행과 개인/중소 브랜드 화장품의 강세와 맞물려 많은 상표가 출원된 사례 입니다.

    이런 경우, 보통은 LOC로 볼 수 있는 Glow 와 Glow Clinical* 이 공존할 수 있는 상황이 발생합니다.

    *통상 한 단어가 등록(Glow®)이 되면 그 단어를 포함한 단어(Glow Clinical™, 6/17/2025년 기준 실질심사 통과 후 공시 진행 중)는 sub-brand 정도로 취급해 등록이 안됩니다. 예를 들자면, Nike 와 Nike Golf 를 통상 한 브랜드로 생각하는 경향이 있기 때문입니.

    새로운 증거 – 2. 단어의 의미나 해석

    같은 단어가 두 분야에서 전혀 다른 의미로 해석되는 경우가 있습니다. 또한 일반적으로 같은 뜻으로 사용되는 단어가 특정 분야에서는 각각 특수한 의미를 갖거나, 반대로 일반적으로는 전혀 다른 뜻으로 사용되는 단어를 통용해서 쓰는 경우도 있습니다.

    실제로 상표심사시 말하는 혼동 가능성은 소비자의 혼동 가능성, 그 중에서도 특정 품목/서비스의 소비자의 혼동 가능성을 의미합니다. 즉, 상표를 등록했거나 등록하려는 품목/서비스를 실제 구입하고 이용하는 소비자의 인식이 중요하다는 거죠.

    따라서, 심사관이 일반적으로 구매하고 사용하는 제품이 아닌, 특수한 상품이나 서비스의 경우에는 내가 알고 있는 것을 심사관도 알고 있다고 단정하지 말고, 해당 업계의 전문가나 관계자의 증언이나 전문자료, 출판물 등을 제출하면 도움이 됩니다.

    새로운 증거 – 3. 출원 서류의 정정

    새로운 증거라고 하기는 어렵지만, 출원 시 포함시켰던 품목을 삭제하거나, disclaimer 를 추가하는 등 심사대상 자체를 변경하는 방법도 고려해 봐야 합니다.

    통상 출원 시에 없던 내용을 추가하거나 상표 자체를 변경하는 것은 불가하지만, 있던 내용을 빼거나 상표의 일부에 대한 권리 주장을 포기(disclaimer)하는 등의 변경은 허용됩니다.

    결국 심사기준이나 해석, 적용을 바꾸기는 어려우니, 아예 심사대상을 바꾸는 접근입니다. 이런 경우 원칙적으로는 새롭게 심사를 해야겠지만, 사람이 하는 일이라 그렇지 않겠죠. 따라서, 단순히 출원변경(amendment)을 제출하는데서 끝내서는 안되고, 그러한 변경이 왜 상표등록을 가능케 하는지 자세히 설명해서 함께 제출해야 좋습니다.

    모든 OA 대응 시 공통사항

    Response to office action 양식을 제출할 때, 자주 문제가 생기는 부분이 “모든 거절사유”에 대한 응답을 하지 않는 경우입니다.

    SUMMARY OF ISSUES:

    • Search results advisory: prior-filed applications may pose bar to registration
    • Section 2(d) refusal – likelihood of confusion
    • Identification of goods – clarification required
    • Email address required
    • U.S. counsel required

    모든 OA 에는 위와 같은 요약이 포함되어 있고, 위의 예를 잘 살펴보면 총 5가지 사유가 있음을 알 수 있습니다.

    첫번째 사유 advisory 는 유사 출원이 발견되었다는 내용입니다. 유사 출원이 있으면 통상 Notice of Suspension 을 하겠지만, 여기서는 실제 기존 등록에 의거한 두번째 Section 2(d) 거절 사유도 있기 때문에, 심사를 보류하지 않고 바로 거절을 냈습니다.

    이렇게 advisory라고 명기하는 이유는 이는 반드시 응답을 해야하는 거절사유에 해당하지 않기 때문입니다. 다시 말해, 그 외의 4가지 사유는 반드시 서면으로 응답을 해야 상표가 출원포기 처리 되지 않습니다.

    대응기한

    일단 OA가 발행되면, 대응기한 안에 서면으로 응답을 제출해야 합니다.

    기본적으로 OA가 발행된 날짜(issue date)로 부터 3개월이 주어지고, 필요 시 3개월 연장 신청할 수 있습니다. 이 기한을 지키지 않으면 상표는 출원포기(abandonment) 처리 되고, 출원날짜에 따라 획득한 우선권을 상실할 수 있으니 주의가 필요합니다.

    물론 청원(petition)을 통해 부활(revive)시키는 제도가 마련되어 있지만, 우편발송 사고 등 고의가 아닌 기한미준수일 경우를 대비한 제도이고, 이 또한 가능한 시일이 한정되어 있으며, 추가적인 비용 또한 발생하니 대응기한을 꼭 체크하고 이에 맞추어 대응하셔야 합니다.

    맺음말

    아무래도 OA가 나면 서면으로 대응이 필요하기 때문에 변호사에게 맡기는 경우가 많지만, 요즘은 AI Chatbot의 도움을 받아 직접 OA 대응을 하시는 경우도 적지 않아 글을 써봅니다.

    기본적으로 AI Chatbot 은 적절한 prompt 를 주지 않으면 가장 보편적이고 핵심적인 내용을 잘 정리해서 알려주기 때문에, 좋은 prompt를 입력해야 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

    “이런 OA를 받았는데 어떻게 대응하면 좋을까?” 정도의 prompt 로 작성된 응답서면은 심사관이 1차거절 시 명백한 실수를 하지 않았다면, 거절사유를 극복할 가능성이 거의 없다고 생각하시면 됩니다. 그도 그럴것이, 심사관의 실수했거나 미처 생각지 못한 부분은 당연히 OA 내용에도 없으므로 AI Chatbot 에게 전달이 되지 않겠죠.

    결과론적으로 AI는 대략적인 내용을 파악할 때 사용하시고, 그런 내용들을 바탕으로 어떤 새로운 증거들을 제시할 수 있을 지 깊히 생각해 볼 필요가 있습니다. 물론 이 과정에서도 AI의 도움을 받을 수 있겠죠. 그런 후에 자신만의 논리나 취지에 맞게끔 문서를 작성할 때에도 마찬가지로 AI 의 도움을 받을 수 있지만, 아무래도 논리를 풀어가는 스타일이나 문체가 심사관이나 변호사들이 익숙한 방식과는 조금 달라서 아무래도 이질감이 발생할 수 있으니 주의 바랍니다.

  • 네? 저희 집에 에어비앤비 예약 하셨다구요?

    안녕하세요. 미국 변호사 전영식입니다.

    에어비앤비로 집을 대여한 후 밤새 파티를 즐긴다거나, 집 한채를 방 별로 렌트해 북적되는 차량과 사람으로 피해를 주는 등의 문제가 있다고 하죠.

    헌데 최근에는 에어비앤비 예약을 한 낯선 사람들이 자기 집을 방문했다는 황당한 사례들이 보고되고 있습니다. 예약 후 찾아온 사람들은 당장 머무를 곳이 없어 당황스럽고, 집주인 입장에서는 황당할 뿐 아니라 사생활 침해나 불편이 여러모로 심각합니다.

    바로 단기임대사기의 피해자들입니다. 쉽고 간단하게 단기임대 인해 피해를 막는 방법에 대해 알아보겠습니다.

    단기임대 (Short-term rental)

    에어비앤비 로고

    단기임대는 낯설더라도 에어비앤비(Airbnb)는 들어보셨을 겁니다. 호텔보다 저렴한 가격으로 여행지에서 숙소를 구할 수 있어 각광받고 있는 단기임대 플랫폼입니다.

    통상 집주인이 본인이 집을 사용하지 않는 기간을 정해놓고, 주소와 사진을 올리면 여행자들은 호텔을 예약하듯 정해진 숙박비를 결제하고 이용할 수 있습니다.

    요즘은 아예 전문 에어비앤비 임대사업자도 있을 정도로 많이들 이용하고 있습니다.

    단기임대사기 (Short-term rental scams)

    헌데, 에어비앤비(Airbnb)나 부킹닷컴(Booking.com) 등 단기임대 플랫폼에서는 집주인/임대인 측이 실제 주택/아파트를 소유하고 있는지 따로 확인하지 않는다고 하네요.

    부킹닷컴 홈페이지

    이 때문에 누구든지 집주소만 알면 가짜로 사진을 올리고 예약을 유도할 수 있다고 합니다. 사기꾼들은 예약이 확인되면 메신저 등으로 접근해 교묘하게 우회 결제나 송금을 요청한다고 합니다. 에어비앤비를 통해 결제한 비용은 투숙객이 문제를 신고하면 즉시 지급 정지되기 때문에 당연하겠죠.

    따라서, 에어비앤비 이용 시에는 앱이나 홈페이지를 우회한 연락이나 결제를 피해야 합니다.

    주소 도용 방지하기

    아무래도 에어비앤비의 평판과 수익과 직접 관련이 있는 투숙객의 피해는 플랫폼 차원에서 보호 및 보상 조치를 하고 있습니다.

    반면에 사기꾼에게 주소를 도용당한 피해자들은 딱히 피해를 보상 받을 방법이 없습니다.

    딱 2분 투자해서, 평생 무료로 피해를 예방해 봅시다.

    Google Alerts

    구글 얼럿은 자신이 관심있는 키워드를 등록해 두면, 새로운 컨텐츠가 인터넷에 올라올 때 마다 알려주는 무료서비스 입니다.

    1. 구글 계정 만들기

    일단 구글 서비스를 이용하려면 구글계정*이 있어야 합니다.

    *평소 Gmail 을 사용하시거나 안드로이드 폰을 가지신 분들은 이미 구글 계정을 가지고 계시므로 바로 다음 단계로 넘어가시면 됩니다.

    아래와 같은 구글 로그인 페이지에서 우측하단의 Create Account 를 눌러 진행하시면 됩니다.

    2. 구글 얼럿 서비스 이용하기

    구글 얼럿 서비스 페이지 바로가기: https://www.google.com/alerts

    아래의 검색창 같은 부분에, 집주소를 입력하시고, 바로 아래에 Create Alert 버튼을 누르시면 바로 등록됩니다.

    참고로, 바로 옆의 Show options 를 누르면 알람의 주기나 모니터할 언어나 지역 등을 변경하실 수 있지만, 그대로 기본값으로 두셔도 무방합니다.

    3. 집주소 외 등록을 고려

    주소 외에도 자신의 이름이나 전화번호 등을 입력해 두면 혹시 다른 사람이 자신의 명의를 도용하는 사례를 미리 적발해 조치를 취할 수 있겠죠.

    물론 이때 입력한 정보는 구글 이용약관에 따라 구글에서 서비스 향상 및 개발의 목적으로 활용할 수 있지만, 사실 이름과 주소는 이미 대중에 공개된 정보*이기 때문에 특별히 문제가 될 점은 없습니다.

    *주나 카운티 정부의 토지검색서비스(GIS)를 이용하면 누구든지 무료로 집주소나 소유주 이름을 검색할 수 있습니다.

    참고로 집주소, 이름, 전화번호 등을 각각 등록하셔야 합니다.

    참고로, 전화번호는 번호 자체만 가지고는 특별한 정보 가치가 없을테지만, 그래도 꺼려지신다면 그냥 등록하지 않으시는게 좋겠죠.

    이상으로 인터넷 상에서 자신의 명의가 도용되지는 않는지, 구글 계정을 통해 무료로 모니터링하는 방법에 대해 알아봤습니다.

  • 미국상표 등록 – 거주지 (Domicile Address)

    거주지 주소(Domicile Address)는 단순히 연락처가 아닌 출원요건(미국 거주자 or 미국 변호사 선임)의 하나이므로 주의가 필요합니다.

    Mailing Address vs. Domicile Address

    개인의 거주지 혹은 회사의 본거지가 연락처(mailing address)와 동일한 경우가 많습니다.

    하지만 연락처는 우편물을 받아 볼 수 있는 주소라면 사서함을 포함 어떤 주소이든 사용 가능한 반면에, 거주지 주소는 반드시 사람이 실제 살거나 (회사의 경우) 사무실을 운영하는 장소여야 합니다.

    즉, 거주지 주소는 연락처가 될 수 있지만, 연락처가 곧 거주지 주소가 되지는 않습니다.

    거주지 주소가 중요한 이유

    미특허청은 상표 등록 시 (개인일 경우) 미국 거주자거나 (법인일 경우) 미국에 사무실이 있는 회사가 아니라면 반드시 미국 변호사를 출원 대리인으로 지정하도록 요구하고 있습니다.

    이는 무자격으로 상표권등록을 대행하는 업자들이 미비하거나 부적절한 출원을 마구잡이로 하게 되면서 상표 심사에 심각한 지연이 발생함에 따라 생긴 규칙으로, 아직까지도 해외 출원인의 거절율이 상대적으로 높은 상황이기 때문에 엄격한 집행이 지속될 전망입니다.

    USPTO 의 안내문 참고: Trademark rule requires domicile address for all filers and also requires foreign-domiciled applicants and registrants to have a U.S.-licensed attorney | USPTO

    실제로 문제가 되는 경우

    별도 사무실이나 창고 임대 없이 온라인 기반 사업을 진행하는 경우, 사생활 침해를 막기 위해 본인의 집이 아닌 주소를 업무용으로 활용하는 경우가 많습니다.

    특히, 법인 설립 시에 어떤 이유에서든 본인이 아닌 registered agent 를 필요로 하는 경우, 유료 서비스를 이용하게 되고 이때 서비스의 일환으로 회사 주소가 제공되는 경우가 많은데, 이러한 주소는 대부분 우편물만 받을 수 있는 주소입니다.

    상표 심사관들은 이러한 주소를 발견하는 경우, Office Action (1차 거절) 을 발행하게 되고 이는 상표 심사 및 등록의 지연사유가 됩니다.

    Takeaway

    거주지 정보(Domicile Address)는 반드시 실제 출원인이 (사람인 경우) 거주하거나 (회사인 경우) 사무실이 위치한 주소를 적습니다.

  • 미국상표 등록 – 판매 요건 만족하기 (Statement of Use, Allegation of Use)

    미국은 “사용주의”를 따르고 있어서, 원칙적1으로 미국에서 판매가 이루어져야 상표 등록이 가능합니다. 이 요건은 생각보다 쉽게 만족할 수 있습니다.

    등록을 원하는 품목

    예를 들어, 이때 판매된 물건은 향후 미국시장에 출시할 제품과 똑같을 필요는 없습니다.

    비슷하거나 같은 종류의 물건이라면

    (1) 타사의 제품을 구입 후 상표를 교환 부착하거나

    (2) 상표가 없는 제품을 구매 후 패키징 해 판매해도 되고,

    판매 및 사용에 문제가 없다면 (3) 내부적으로 아직 개발 중인 시제품이나 시험생산 한 제품이라도 괜찮습니다.

    물론 앞으로 사용할 상표를 내걸고 판매해야 하기 때문에 너무 미흡한 상품을 판매하면 브랜드 이미지에 좋지 않겠지만, 위와 같은 방식은 편법이 아닙니다.

    (1)은 일반적인 OEM 방식과 다르지 않고,

    (2)는 예를 들어 농수산품의 경우 가장 보편적인 방식이며,

    (3)의 “개발 중”이라는 판단은 회사의 주관일 뿐이라는 점을 생각해보면 이해가 쉽습니다.

    미국 시장에 판매

    일단 물건이 준비가 되었다면, 실제 판매를 해야겠죠.

    1. 가장 빠른 방법은 Amazon, Etsy, eBay 등의 이커머스 플랫폼에 상품을 등록하고, 미국의 소비자에게 하나라도 판매가 이루어지면 됩니다. 이때 상품 리스팅의 제목에 상표를 포함시킵니다.
      • 예를 들어, 상표가 Sleeping Tiger 라면 상품명 (트럭커 캡모자) 과 상품특징 (가죽 챙과 프리미엄 매쉬 소재) 을 가정했을 때, 제목은 Sleeping Tiger Trucker Hat with leather visor and premium mesh 정도면 적합합니다.
    2. 본격적인 미국 판매가 부담스러우시다면, 미국의 도매/소매상에 물품을 납품하시면 됩니다.
      • 소비자가 아니더라도 제3자에게 판매가 이루어지면 됩니다.
        • 단, FBA와 같은 서비스는 실 판매 전까지는 소유권 이전 없이 세관을 통관하므로 판매로 보지 않습니다.
      • 반드시 상표가 표기된 상태에서 세관을 통과해야 합니다.
      • 물량은 상관 없지만, 단순히 요건을 만족하기 위해 미국의 지인에게 물건 하나를 배송하는 것은 문제가 될 수 있습니다.
        • 물론 작은 규모라도 이미 도매/소매 판매를 하고 있는 지인이라면 문제가 되지 않습니다.
        • 가까운 사이라도 거래계약서나 invoice 등을 제대로 발행하고 보관하는 것 잊지 마세요.

    세줄 요약

    품목만 일치한다면 어떤 물건에든 상표만 붙이면 됩니다. 단순히 미국에 배송이 이루어지는 것이 아니라, “판매”가 이루어져야 한다는 점 기억해주세요. 도매이든 소매이든 상관이 없습니다.

    1. ITU(사용의도)나 한국상표 등록을 가지고도 출원이 가능하지만, 등록이 되거나 유지를 위해서는 미국에서 판매가 이루어진 사실을 보고하거나 그에 반하는 사유를 제출해야 합니다. ↩︎
  • 아마존 셀러 체크리스트 (한국생산 미국판매)

    아마존 셀러 체크리스트 (한국생산 미국판매)

    아마존의 FBA 를 비롯한 각종 물류/배송 위탁 서비스 덕분에 개인이나 작은 업체도 미국을 비롯한 전세계 시장에 접근하기 쉬워졌습니다.

    최근 K-POP 열풍에 힘 입어 한국에서 제조/생산한 제품을 해외에서 판매하는 경우가 많아지고 있어서, 이를 중심으로 아마존 셀러 시작하기 전 꼭 검토해야 할 5가지 이슈 짚어봅니다.

    1. 해외에서 판매가 가능한 제품인지 확인

    요즘은 위탁생산 방식의 발전으로 소규모로 자체 개발/브랜딩한 제품을 독점적으로 판매하는 경우가 많습니다. 이런 경우 대부분 해외에서 제품 판매를 위한 인허가 및 꼭 가지고 있어야 할 기술자료 (Safety Data Sheet, MSDS, etc) 등을 제조업체에 100% 의존하게 됩니다.

    따라서, 공급업체가 국가별로 필요한 기술자료 및 공인서류를 제공할 수 있는지 미리 확인해 두어야 합니다.

    하지만 국가별, 제품별로 필요한 서류가 다르고, 인허가가 필요할 수도 안할 수도 있기 때문에 처음 해외시장에 도전하는 경우, 무엇이 필요한지 미리 알고 시작하는 경우가 드뭅니다. 이런 경우, 해당 생산자의 유사 제품이 (어떤 경로를 통해서든) 이미 목표로 하는 시장에 판매된 이력이 있는지 확인해 두면 좋습니다.

    2. 브랜딩 – 변별력과 배타성

    이제 브랜딩은 대기업이나 글로벌 기업의 전유물이 아닌 모든 회사들의 생존과 직결되는 핵심가치 입니다.

    아래의 2가지 모두 중요한 의문이고, 본질적으로 같은 질문입니다.

    누가 따라하면 안되는데?

    요즘 창업하는 분들의 가장 큰 고민

    이렇게 따라해도 될까?

    불과 몇년 전 가장 많았던 고민

    요즘에 차별화가 중요하다면, 과거에는 품질과 가격 경쟁력이 더 중요했기에 차이가 생깁니다. 즉, 과거에는 최대한 이미 널리 알려진 제품과 비슷한 이름을 사용해 소비자에게 쉽게 다가가는 것이 보편적인 접근이였다면, 이제는 그 반대가 된거죠.

    상표법적으론 크게 달라진 것이 없습니다. 모든 상표는 이미 시장에서 사용되고 있는 상표와 충분히 다를 것을 기본 요건으로 하고, 추가로 향후 다른 업체에서 비슷한 상표를 쓰지 못하게끔 할 수 있는 폭 넓은 권리를 갖추면 좋은 상표가 됩니다.

    따라서, 이름이나 로고, 색상, 전체적인 스타일 등 브랜딩과 관련한 모든 결정에 앞서 시장조사는 기본이고, 더 나아가 법률적 이슈도 따져보면 좋습니다.

    “폭 넓은 권리” 확보와 관련 아래의 글이 도움이 됩니다.

    물론 스타트업 단계에서부터 사업 전반에 대한 변호사의 조언을 받는 경우는 드물지만, 아래에서 알아볼 “상표 등록”을 위해서는 법률적 검토를 빼놓을 수 없습니다.

    3. 국제(마드리드) 등록? 아마존 브랜드 레지스트리?

    상표등록은 국가별로 이루어집니다. 다시 말해, 범국가적 상표 등록은 존재하지 않습니다. (여러 나라에 동시에 출원할 수 있는 국제 출원 제도는 존재합니다.1)

    여기에 더해, 아마존 브랜드 레지스트리는 이미 나라 별로 등록된 상표를 아마존에 추가로 등록하면, 해당 상표를 부착한 제품의 리스팅에 관련해 여러가지 특권과 혜택을 누릴 수 있는 무료서비스입니다.

    하나의 제품에도 수십 수백개의 리스팅이 존재할 수 있는 아마존 마켓 플레이스의 특성 상 불법, 가짜 상품의 판매를 직접 단속하고 제재하는데는 한계가 있기 때문에, 매출에 도움이 되는 이미지 상세정보 등을 추가하고, 다른 셀러의 리스팅을 규제할 수 있는 등 다양한 특혜를 부여해 셀러들의 참여를 장려하고 있습니다.

    결과적으로 아마존에서 지속적인 성공을 거두려면 브랜드 레지스트리 등록은 필수이고, 이를 위해 국가별 상표 등록이 필요합니다.

    4. 상표 등록 시 유의점

    아마존 브랜드 등록을 위해서는 먼저 판매를 원하는 국가에 상표를 등록해야 합니다.

    국제출원(마드리드)은 적어도 4-5개 이상의 국가에 당장 등록을 원하는 경우가 아니라면 큰 이점이 없기 때문에, 아래의 두가지 경우로 나누어 생각해 봅니다.

    • 한국 등록 후, 미국에 등록 – Course A
    • 한국 생략하고, 미국에 등록 – Course B

    A. 한국 등록 후, 미국에 등록

    미국 시장을 타겟으로 제품을 개발하고 론칭하는 경우, 한국 상표 등록이 꼭 필요하지는 않습니다.

    다만, 한국에 판매하지 않을 계획이라고 해서 등록을 해두지 않으면, 한국에서 다른 회사에서 상표권을 주장하는 불상사가 생길 수도 있겠죠.

    더군다나 한국의 상표법은 “등록주의”를 따르고 있어서, 제품의 판매와 상관 없이 상표등록만 하면 상표권이 발생합니다. (미국은 사용주의를 따릅니다.2) 즉, 전혀 제품 생산/판매에 관심이 없는 사람이 미국 아마존에서 성황리에 판매 중인 브랜드를 한국에서 상표로 등록해 두는 경우도 발생할 수 있습니다.

    그 외에 한국 상표 등록은 비교적 간단하고 비용이 적게 드는 데다가, 한국 등록을 기준으로 미국에 출원할 경우, 미국에서의 출원 대리 비용(변호사 비용)을 일부 절약할 수 있다는 장점도 있습니다.

    B. 한국 등록을 생략, 미국에 등록

    미국 등록을 최우선으로 다른 것은 당장 고민하고 싶지 않다면, 미국에 바로 출원해도 문제는 없습니다. 미국 등록 후 한국에 등록해도 늦지 않기 때문이죠.

    게다가 사전출원제도(ITU)를 이용하면 미국 시장에서 판매가 아직 이루어지지 않았더라도 누구나 지금 당장이라도 온라인 출원이 가능합니다. (참고: 미국 상표—DIY로 직접 출원 – IPfever)

    다만, 미특허청은 마드리드 국제출원을 포함 모든 해외거주자의 출원에 대해 미국 변호사 선임을 요구하고 있습니다. (인터넷에서 검색되는 저가 상표출원 서비스의 경우, 출원서류에 미국 변호사가 아닌 출원인 본인 명의로 서명되는 경우가 많아 주의가 필요합니다.)

    A와 B 중에 어느쪽을 선택하든, 상표 등록 시에는 위에서 언급한 2가지 요건 – (1) 기존 상표와 차별화, (2) 상표 도용이 어렵도록 폭 넓은 권리 확보 – 을 반드시 고려해야 합니다.

    이 중 (1)의 요건을 만족하지 못하면, 상표 등록 자체가 되지 않으므로 특수한 경우가 아니라면 상표출원 및 심사 과정에서 문제가 불거집니다. 헌데 (2)의 요건은 당장 티가 나지 않고, 제품이 어느정도 성공을 거둔 후에야 문제가 되는 경우가 많아 더욱 주의가 필요합니다.

    5. 미국 내 법인 설립

    어느정도 매출이 발생하면, 미국 지사 설립을 고려하게 됩니다.

    꼭 직원을 둔 상설 사무소가 아니더라도 가상으로 고객센터를 운영하기 위해, 미국 내 연락처를 두기 위해서, 아마존 시장을 넘어서 직접 도소매 판매를 위해, 혹은 세무/회계적인 이유 등 다양한 이유로 미국 법인이 필요할 수 있습니다.

    법인 설립은 당연히 주소가 있어야 하며, 법인 설립등기가 이루어지는 것은 주정부이므로 어느 주에 사무소를 둘지를 가장 먼저 결정해야 합니다. 그 이후의 절차는 미국에서 사업 시작 (LLC 만들기 – 실전 가이드) – IPfever 를 참고하시면 좋겠습니다.

    6. 그 외의 이슈

    미국에서 판매를 하다 보면 그 외에도 여러가지 이슈가 발생할 수 있고, 받은 이메일이 스캠인지 피싱인지 확인하는 일부터, 법적 구속력이 있는 이메일이나 기타 서류나 계약서 등에 대한 검토까지 여러가지 이슈가 있을 수 있습니다.

    한국에 세무사/관세사/노무사 등등 각 분야별로 여러가지 전문가들이 있듯이 미국도 마찬가지입니다. 비용이나 신뢰도 등 여러가지 고려해야 하지만, 기본적으로 아래의 순서로 알아보시면 좋습니다.

    1. 주변에 비슷한 경험을 하신 분이 있나 찾아보세요. 절대로 건너 들은 이야기에 의존하지 마시고, 당사자를 직접 만나 어떤 상황에, 어떻게 대응했는지 자세히 들어보시고, 유사한 점은 참고하고 다른 부분은 더 알아보셔야 합니다.
    2. 관련 공공기관이나 전문가 협회의 도움 및 안내를 받으세요. 누구든지 한 사람 이상만 모이면 협회(Association) 라 칭할 수 있으므로, 이름만 보고 판단하지 말고 공신력 있는 협회인지 잘 살피셔야 합니다. 또한, 비영리(non-profit)라고 무조건 믿을 수 있는 것도 아닙니다. 기관이나 협회에 등록된 전문가 명단을 확인 후, 직접 연락하는 것이 가장 안전합니다.
    3. 함께 일해본 경험이 있고 믿을 수 있는 변호사에게 문의하세요. 변호사는 어떤 분야이든 연구(관련 법을 찾고, 해석하고 적용)해서 적절한 도움을 드릴 수 있습니다. 아무래도 특정 분야의 전문가에 비해 비용이 많이 들 수 있지만, 위의 1-2 가 모두 실패할 경우 마지막 보루가 될 수 있습니다.

    이상으로 아마존 셀러 체크리스트를 준비해봤습니다. 추가로 궁금하신 점 있으시면 댓글로 남겨주세요.

    1. 국제상표 등록제도(마드리드 시스템)는 하나의 출원서를 국제기구에 제출하면, 복수의 지정한 나라에 출원서를 전달하는 역할을 합니다. ↩︎
    2. 참고로, 미국은 미국시장에서 실제로 판매가 이루어진 후에야 등록이 가능한데, 예외적으로 해외등록에 기반하여 등록이 가능합니다. 다만, 이는 판매 요건을 유보해 주는 것이지 완전히 면제되는 것은 아닙니다. ↩︎