IPfever

Atlanta law firm for global business

Author: Young Jeon, Esq.

  • 온라인 마켓플레이스 소송

    아마존이나 월마트와 같은 온라인 마켓플레이스의 등장으로 소자본으로 창업내지는 부업을 하시는 분들이 많아졌습니다. 이와 함께 특허/상표/저작권 침해 소송에 휘말리는 경우도 자주 발생하고 있습니다.

    워낙 규모가 작다 보니 별일이나 있을까 하다가, 자택이나 직장 혹은 개인 이메일로 날라오는 소송장을 받아보고 놀라는 경우가 많은데요. 특히 소송이 처음인 경우 어떤 것을 기대해야 할지, 어떤 식으로 접근해야 할지 막막한 경우가 대부분 입니다.

    특히 온라인 마켓플레이스 셀러를 대상으로 한 소송은 다수의 소규모 업체를 대상으로 하기 때문에 아무래도 일반적인 소송과 다른 특징이 나타납니다. 아래의 슬라이드 내용을 2-3분만 공부하셔도 큰 도움이 되리라 믿습니다.

    어려운 일이 생겼을 때는 어려움을 나눌 한 사람, 말 한마디가 한 없이 소중해 지기 마련입니다. 혼자 끙끙 앓지 마시고, 주변에 고민을 나누시기 바래요. 다만, 주변에 이런 소송을 전문으로 하는 변호사가 있지 않는 한, 절대 정답을 기대하시면 안 됩니다.

  • So You’ve Been Sued. How to Actually Get Out of the Lawsuit

    So You’ve Been Sued. How to Actually Get Out of the Lawsuit

    Getting hit with a lawsuit is a nightmare for any online seller. One day your account is frozen, your funds are locked, and you’re facing a legal battle in a court hundreds of miles away.

    Sometimes, you can’t even start negotiating because the plaintiff’s attorney won’t pick up the phone. And even after you agree to a settlement, the process isn’t over.

    Here is how to navigate the final steps to make sure you actually get your business back.

    (1) When to consider settlement?

    The cheapest way out is almost always a quick settlement. Don’t drag your feet. Settling early saves you thousands in attorney’s fees later.

    The elephant in the room: How do you know the settlement is fair? Usually, in these high-volume cases (where a plaintiff sues a plethora of online sellers), a “fair” settlement is one that costs less than the legal fees you’d pay to fight it. You’ll know a reasonable offer when the numbers finally make sense for your business to move on.

    (2) The “Waiting Game”

    In a high-volume case, it can be hard to grab the attention of the plaintiff’s attorney. Making it worse, in addition to due dates, courts often have “status dates” on the calendar where everyone is required to show up or file a report.

    Your headache isn’t over until the case is dismissed and the account freeze is gone. Even after a judge signs off on the settlement, the plaintiff’s lawyer still needs to follow up with the marketplace (Amazon, Walmart, etc.) to unfreeze your account.

    In all fairness, you can’t just sit and wait.

    (3) Applying Pressure

    Use the leverage of court filings—like motions or status reports—to make their life harder if they ignore you. They weaponized the lawsuit first; now it’s your turn to return the favor.

    3 Tips Every Seller Should Know

    1. Paying is only half the job

    Don’t assume that because you sent a wire transfer, you’re safe. You need to see a final order from the Judge. Until that “Dismissal Order” is signed, you are still technically being sued.

    2. Don’t ignore the “Local Rules”

    Every court has “Local Rules” that can trip you up. For example, many courts require you to report who actually owns your company at the very beginning of a case. Making sure your lawyer handles these administrative steps early on protects you from extra fees or delays later.

    3. Use the Court to push the Plaintiff

    If the people who sued you are taking forever to respond to your emails or phone calls, give them a reason to act. Teasing a motion for anything that forces them to spend time answering can be very effective. When it becomes more “expensive” for them to ignore you, they will move fast.

    The Bottom Line

    Closing a lawsuit is about staying organized. You need a paper trail that proves you paid, proves the other side was notified, and proves to the Judge that you followed all the rules. Don’t stop until the Judge signs the final paper.

  • 의뢰인 정보

      연락처



      고객정보
















      담당 변호사 요청에 따라 법인등기나 사업자등록증을 공유해 주세요.

      법인등기가 되지 않은 회사(DBA)의 경우, 회사정보 외에 사업주 본인의 정보도 필요합니다.









    • In re Restaurant Concept Management, LLC

      Non-precedential opinion of TTAB for proceeding No 98051196 and 98051234

      A copy of the opinion (downloadable at https://ttab-reading-room.uspto.gov) should be appended to the motion or brief. TBMP §101.03(a)(2).

      (1) Holding The Board reversed the refusal to register

      • SIDECAR SLIDER BAR (standard character mark, with “SLIDER BAR” disclaimed)
      • US Serial No. 98051234 (with “SLIDER BAR” disclaimed)

      for “Bar services; Catering services; Restaurant services; Restaurant services, including sit-down service of food and take-out restaurant services”.

      (2) Procedural History The Examining Attorney refused registration for both marks, citing a likelihood of confusion with:

      • SIDECAR (standard character mark) for “Restaurant services; Coffee shop services” and
      • SIDECAR SOCIAL (standard character mark) and a composite mark featuring the same words, for “Bar services ancillary to entertainment services”.

      (3) Issues [Likelihood of Confusion]

      (4) Rationales The TTAB reversed the refusal despite finding the applied-for services are identical or encompassed by the registered-for and thereby presumed to be provided through the same trade channels because (1) [Conceptual Weakness] “Sidecar” is a dictionary term that is highly suggestive of a cocktail served in bars and restaurants; (2)[Commercial Weakness] the Applicant provided extensive evidence of over 33 third-party uses of “SIDECAR” (e.g., SIDECAR BAR, THE SIDECAR BAR & GRILLE, SIDECAR LOUNGE) in connection with restaurant, bar, and related services; and (3) [Dissimilarity of the Marks] the Board found that Applicant’s marks are sufficiently dissimilar from the cited marks due to the addition of “SLIDER BAR”.

      Conclusion: The Board concluded that while the services are identical or closely related, the dissimilarity of the marks—driven by the conceptual and commercial weakness of “SIDECAR” and the distinguishing additional elements in Applicant’s marks—is sufficient to prevent a likelihood of confusion. Therefore, the refusals were reversed.

    • 미국 상표 – Generic (보통명사)

      상표로 등록할 수 없는 것 중에 하나가 보통명사입니다.

      보통명사를 상표 등록할 수 없는 이유

      상표는 여러 회사에서 생산 및 제공하는 제품이나 서비스를 구분하기 위해 생겨난 개념이므로, 제품이나 서비스를 일반적으로 지칭하는 보통명사는 상표로 사용할 수 없습니다.

      예를 들어, 한 회사가 ‘컴퓨터’를 컴퓨터 상표로 등록한다면, 다른 모든 업체는 컴퓨터를 지칭할 다른 말을 찾아야 할 겁니다. 이런 불합리한 번거로움을 피하기 위해서 보통명사는 상표로 사용할 수 없습니다.

      상표가 보통명사가 된다?

      대표적으로 ‘아스피린’ 같은 경우, 독일 제약회사 베이어에서 처음 개발한 성분 아세틸살리실산를 해열제로 판매하기 위해 만든 상표명이지만 많은 사람들이 해당 성분 자체를 아스피린이라고 부르기 시작하면서 상표로서의 가치를 잃게 된 경우입니다.

      크리넥스 같은 경우도 비슷한 전철을 밟을 뻔 했지만, 제조업체이자 상표권자인 킴벌리-클라크에서 열심히 노력한 끝에 이제는 box tissue 라는 말이 자리잡아 Kleenex 는 상표로 인정받을 수 있었습니다.

      한국에서 상표가 보통명사가 된 예는 벨크로입니다. 요즘은 찍찍이라는 말을 많이 쓰지만 벨크로를 상표로 인식하는 사람은 거의 없죠.

      보통명사를 상표로 사용할 수 있는 경우

      보통명사라 할 지라도 전혀 상관이 없는 제품이나 서비스에는 상표로 사용할 수 있습니다. 유명한 예로, 사과를 뜻하는 ‘애플’이라는 보통명사를 컴퓨터 및 전자기기를 위한 상표로 사용하고 있는 예가 있죠.

      이렇게 보통명사를 전혀 의외의 제품이나 서비스에 상표로 사용할 경우, 소비자들이 외우기 쉬울 뿐 아니라 친근한 이미지를 주기 때문에 긍정적인 경우가 많습니다.

      좋은 상표는 등록 가능한 상표가 아니라, 등록도 가능한 상표라는 점 잊지마세요!

    • Proximo Spirits, Inc. v. West Road Spirits LLC

      Non-precedential opinion of TTAB for proceeding No. 92080766 in 2025

      A copy of the opinion (downloadable at https://ttab-reading-room.uspto.gov) should be appended to the motion or brief. TBMP §101.03(a)(2).

      (1) Holding The Board denied the Petition to Cancel the registration for the mark SEXTO.

      (2) Procedural History The Petitioner, Proximo Spirits, Inc., sought to cancel the registration for the standard character mark SEXTO for “alcoholic beverages, except beer; alcoholic beverages, namely, distilled agave liquor” in International Class 33.

      The Petitioner’s claim was based on its own registered mark, THE SEXTON (in standard characters), for “whiskey” in International Class 33.

      (4) Issues The central issue was whether there was a likelihood of confusion between Petitioner’s mark THE SEXTON and Respondent’s mark SEXTO, as used on their respective alcoholic beverages.

      (5) Rationales The TTAB denied the petition to cancel based on

      • Goods, Channels of Trade, and Consumers: The Board found the goods to be legally identical because the identification “alcoholic beverages, except beer” includes whiskey. The Board also found that distilled agave liquor and whiskey are closely related, as evidenced by third-party registrations and distillery websites offering both under the same marks. Because the goods are identical or closely related, the Board presumed they are sold in the same trade channels and offered to the same classes of consumers. These factors weighed heavily in favor of a likelihood of confusion.
      • Strength of Petitioner’s Mark: The Board found Petitioner’s mark, THE SEXTON, to be both conceptually and commercially strong. The term “sexton” is arbitrary in connection with whiskey, giving it conceptual strength. The evidence also showed commercial strength through significant sales, promotional expenditures, industry awards, and a co-branding partnership with the television show The Walking Dead. This factor weighed in favor of a likelihood of confusion.
      • Dissimilarity of the Marks: The Board concluded that the marks are dissimilar in their overall commercial impression, particularly in their connotation and meaning.
        • Connotation and Meaning: Petitioner’s mark, THE SEXTON, has a specific meaning in English, referring to a church officer or grave digger. This connotation is reinforced by its promotional activities and the word “THE,” which suggests a specific individual. Respondent’s mark, SEXTO, has no understood meaning in English, and in Spanish, it means “sixth”.
        • Appearance: Although SEXTO is only one letter away from SEXTON, the omission of the “N” is significant because consumers are unlikely to perceive it as a misspelling of SEXTON.
        • Sound: The Board found it unlikely that the marks would be pronounced in a similar way.
      • Dissimilarity outweighed other factors: The Board held that the dissimilarity of the marks outweighed the similarities of the goods, trade channels, and the strength of Petitioner’s mark. The differences were “significant” and “substantial,” justifying a conclusion that confusion is unlikely. The Petition to Cancel was therefore denied.

    • 미국 상표 – transliteration (음역), translation (번역)

      Transliteration of Non-Latin Characters and English Translation Required

      한글 상표를 미국에 등록하려면 반드시 transliteration(음역)이 필요한데, 쉽게 생각하면 우리가 apple 을 ‘애플’로 음역하는 것을 반대로 하면 됩니다.

      아무래도 한글/영어가 다 익숙해야 해서, 한국 거주 고객이 한국특허법인 > 미국 대리인을 통해 출원하는 경우나, 미국 거주 고객이 미국 로펌을 통해 제출하는 경우에 거절(Office Action)이 많이 발생합니다.

      음역의 예

      예를 들어, ‘맛의천국’을 음역하면 mot-eui-chun-gook 정도가 되겠죠. 사실 음역에는 정해진 규칙이 있지는 않습니다. 음역은 경쟁사가 이미 등록된 이름을 외국어(예: 나이키)로 음역해 등록하는 걸 방지하는 역할을 합니다.

      눈속임하려는 의도든 아니든, ‘나이키’를 등록하면서 nigh-key 와 같은 음역을 제출할 수도 있겠죠. 하지만 이런 경우에도 심사관이 발음해 보면 유사성을 바로 알아챌 수 있기 때문에 문제가 되지 않습니다.

      음역 기재 방법

      상표출원 시에는 통상 음역과 함께 번역(translation)이 들어갑니다. ‘맛의천국’의 경우 아래와 같습니다.

      The non-Latin characters in the mark transliterate to “mot-eui-chun-gook” and this means “the heaven of taste” in English.

      영어의 음역이 상표인 경우

      간혹 영어를 한글로 적은 상표도 있는데요. 예를 들어, ‘런투유’ 와 같은 상표라면 음역은 ‘run-too-yu’ 로 적고, 번역은 ‘run to you’ 로 적으면 무난합니다.

      한국어의 영문 음역이 상표인 경우

      오두막을 영어로 옮겨 ‘odumak’ 이라는 상표를 등록하고 싶다면, 음역은 따로 필요가 없겠죠. 이 경우, 번역으로 ‘hut’ 정도를 포함하면 됩니다.

      번역이 애매한 경우

      간혹 애매한 경우도 발생하는데, 예를 들어 ‘설매’라는 화장품 브랜드는 사람에 따라서 눈과 매화라는 뜻으로 해석할 수도 있지만 아닐 수도 있죠.

      이때는 향후 마케팅적으로 눈과 매화의 뜻을 포함할지에 따라서 번역을 추가할 수도 아닐 수도 있습니다. 다만, 예를 들어 ‘설매’ 로고에 매화 이미지가 포함되어 있다면 번역은 당연히 포함해야겠죠.

      번역이 필요할 경우, ‘snow plum flower’ 정도의 번역을 포함하면 무난하고, 향후 제3자가 Snowy Plum Blossom’ 과 같은 상표를 등록하지 못하게 하는 효과가 있습니다.

      반대로, 이미 유사한 이름 snowy plum 등 이 화장품으로 등록되어 있다면, 오히려 유사성을 근거로 등록이 거절되는 문제가 발생할 수 있겠죠.

      영문으로 음역하기

      만약 유사한 이름과의 마찰이 우려된다면, 선제적으로 Sulmé 정도로 음역해서 상표 등록을 진행할 수 있습니다.

      이때 한국어에 능통한 사람이라도 Sulmé 라는 이름을 눈과 매화라는 뜻으로 해석하기는 어렵죠. 따라서, 출원 시 번역을 포함할 필요가 없고, 경우에 따라 혹은 심사관의 요청에 따라 “The wording “Sulmé” has no meaning in a foreign language.” 라는 문구를 추가하면 됩니다.

      맺음말

      한글을 등록하려면 문구 자체에 대한 권리를 주장할 수 없고, 무조건 글자체 및 기타 디자인 요소를 포함해 등록하게 됩니다. 그럼에도 불구하고, 한글의 아름다움과 한국 브랜드 정체성을 유지하기 위해 한글 상표의 미국 등록은 늘어나고 있습니다. 적절한 transliteration(음역)과 translation(번역)으로 무탈한 심사통과 뿐 아니라 유사 상표로부터의 보호까지 꼭 챙기시기 바랍니다.

    • In re Ghostwritten LLC

      Non-precedential opinion of TTAB for proceeding No. 98199104 in 2025

      A copy of the opinion (downloadable at https://ttab-reading-room-aws.uspto.gov/cms/rest/legal-proceeding/97344289/decision/EXA_10.pdf) should be appended to the motion or brief. TBMP §101.03(a)(2).

      (1) Holding

      The Board reversed the refusal to register the mark GHOSTWRITTEN INC. because it was not merely descriptive for the Applicant’s services.

      (2) Mark

      The Applicant, Ghostwritten LLC, sought registration on the Principal Register of the standard-character mark GHOSTWRITTEN INC. for numerous services in International Class 41, some of which could be ghostwritten:

      • Educational and entertainment programs accessible via audio, web-based applications, and computer networks (covering daily life, comedy, pop culture, current events, memes, internet videos, and music).
      • Providing websites featuring blogs, non-downloadable podcasts, and videos in various fields like daily life, entertainment, social issues, music, movies, and celebrity news.
      • Providing information in the fields of entertainment and current events.
      • Digital video, audio, and multimedia publishing services, including e-books and electronic publications.
      • Live musical performances, music production, and music publishing services.
      • Entertainment services in the nature of web series and webcasts.
      • Online databases featuring music.
      • Conducting art exhibitions (including NFT art and virtual exhibitions), custom art drawing/sketching, and providing virtual museum services.
      • Film production and multimedia publishing of various media.
      • Providing online non-downloadable virtual clothing, headwear, footwear, eyewear, fashion bags, games, toys, CDs, and DVDs for use in virtual environments for entertainment purposes.

      (3) Procedural History

      The Examining Attorney refused registration on two grounds:

      • Likelihood of Confusion: With four registered marks: GHOSTWRITER (Class 9 – video/DVDs, TV programs), GHOSTWRYTER (Class 41 – music artist/production/live performances), GHOSTWRITER (Class 9 – audio/video recordings, downloadable publications/content), and GHOSTWRITER (Class 16 – printed materials, Class 41 – TV programs, multimedia programs, online information). This ground was withdrawn in the final office action.
      • Mere Descriptiveness: Arguing that GHOSTWRITTEN INC. is merely descriptive of the services because the Applicant provides services related to creative content that could be produced for another who is the presumed or credited creator. The Examining Attorney provided dictionary definitions for “ghostwritten” and Internet evidence showing its common use in creative industries. In the final action, additional evidence was attached to illustrate that blog posts, website content, e-books, and written information are commonly ghostwritten.

      (4) Issues

      Whether the Examining Attorney carried her burden of proving that GHOSTWRITTEN INC. immediately conveys knowledge about a significant feature of Applicant’s services, thereby being merely descriptive under Section 2(e)(1) of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(1).

      (5) Rationales

      The TTAB reversed the refusal based on the following rationales:

      • Vagueness and Amorphousness: The Board found the term GHOSTWRITTEN INC. to be “too amorphous, nebulous and vague” for consumers to immediately understand it as describing a significant feature of the Applicant’s recited services. The leap between the mark and the services’ attributes is not “almost instantaneous”.
      • Lack of Prevalance in Public Perception: The Examining Attorney’s evidence did not demonstrate that the consuming public would instantaneously perceive GHOSTWRITTEN INC. as describing a key attribute of Applicant’s specific services.
      • Applicant’s Intent to be Confirmed by Statement of Use: Applicant explicitly stated that “none of the services listed in the identification of services are intended to be created for another who is the presumed or credited creator or author”.
      • Third-Party Registrations: The Board noted that four similar “GHOSTWRITER” or “GHOSTWRYTER” marks were registered without overcoming Section 2(e)(1) refusals, even though they covered creative works. This indicated that the Office had taken a different position in the past, supporting the idea that the public does not immediately understand “GHOSTWRITTEN” as descriptive of such services.
      • Suggestive, Not Merely Descriptive: The Board concluded that the mark is, “at worst, ‘suggestive of the services in connection with which it is used’”. Given the difficulty in drawing the line between descriptive and suggestive marks, any doubt was resolved in favor of the Applicant, as the Examining Attorney failed to meet the burden of establishing mere descriptiveness.

    • In re EquipKeyCo, LLC

      Non-precedential opinion of TTAB for proceeding No. 97344289 in 2025

      A copy of the opinion (downloadable at https://ttab-reading-room-aws.uspto.gov/cms/rest/legal-proceeding/97344289/decision/EXA_10.pdf) should be appended to the motion or brief. TBMP §101.03(a)(2).

      Holding

      The board affirmed the disclaimer requirement and preemptively reversed the likelihood of confusion.

      Mark

      EquipKeyCo, LLC (“Applicant”) sought to register for “pre-fabricated metal ignition keys for starting heavy equipment, namely construction and agricultural equipment” in International Class 6.

      Procedural history

      Examiner required a disclaimer of the wording “EQUIP KEY CO” within the mark, arguing that it is merely descriptive of the Applicant’s goods because “EQUIP” is a recognized abbreviation for “equipment”, “KEY” directly refers to the goods (keys), and “CO” is a common abbreviation for “company”.

      Examiner also refused the registration based on the likelihood of confusion because the applied-for mark’s wording, which is a dominant feature, consists of only the entire wording of the cited mark plus a descriptive wording.

      Issues

      1. Isa unitary mark with a nondescript meaning?
      2. Is likely to be confused with for “metal, brass and aluminum key blanks; metal and aluminum key chains; metal and brass locks, lock cylinders, pad locks and door locks” in Class 6?

      Rationales

      1. Finding the wording Equip Key Co is descriptive, the board noted that the composite mark did not create a unitary mark with a non-descriptive meaning because of the capitalization and coloring. The design elements were deemed irrelevant to the descriptiveness of the wording itself.
      2. The Board found similarity in goods and shared channels, and it doubted the equipment purchasers, however sophisticated, would exercise the same degree of care for small, inexpensive items like keys. Nevertheless, the board found that the words Key and Co were conceptually weak and highly suggestive in connection with keys and key-related goods so as to the difference in design portions was sufficient to avoid confusion. See In re Bed & Breakfast Registry, 791 F.2d 157, 159 (Fed. Cir. 1986); In re Hartz Hotel Servs., Inc., 102 USPQ2d 1150, 1154 (TTAB 2011).

    • Likelihood of Confusion 거절 사유 극복하기

      미국 상표 출원 시, 가장 극복하기 어려운 거절사유가 바로 likelihood of confusion (LOC) 입니다.

      번역하자면 혼동가능성, 즉 다른 출원/등록 상표와의 혼동 가능성 인데, 통상 LOC 거절에는 등록하려고 하는 상표와 유사한 기존 상표의 출원번호/등록번호가 인용됩니다.

      출원번호만 인용된 경우

      우선권(일반적으로 출원일이 더 빠른 출원이 우선함)을 가진 유사한 출원의 심사가 진행 중이라면 Notice of Suspension (심사중단통지)이 발행되고, 기존 상표의 심사가 완료될때까지 심사가 보류됩니다.

      이 경우, 상표의 심사가 생각보다 오랜 기간 동안 중단 될 수 있습니다. 통상 상표 심사에는 8-12개월 걸린다고 하지만, 선행 상표 심사 과정에서 Non-Final Action 이 발행되거나 이에 대한 대응의견을 제출시한(통상 3개월이지만 3개월 연장 가능)을 다 쓰고 제출, 그리고 이에 대한 고려 후 Final Action 이 발행된 후에도 다시 한번 재심사청구가 가능한 점을 고려하면 2년 이상 심사가 지연될 수 있습니다.

      따라서, Notice of Suspension 이 발행되면 마냥 기다리는 것이 아니고, 인용된 선행 출원의 심사 기록을 바탕으로 등록 가능성(거절사유의 번복 가능성), 소유권자의 미국 시장 진출 상황 등 을 조사하고, 필요한 경우 새로운 출원으로 방향을 틀거나 출원 내용을 변경해서 suspension 을 철회시키는 등의 조치를 취해야 합니다.

      등록번호가 인용된 경우

      유사한 등록이 존재한다면 Non-Final Action (흔히 office action 혹은 OA 라고 함) 이 발행되고, 이는 한국 특허청의 의견제출통지서와 마찬가지로 등록이 이러저러한 사유로 거절되었으니 이에 반하는 의견이 있으면 제출하라는 통지서 입니다.

      여기에 등록번호가 인용되어 LOC가 언급되면 선행 등록상표와 등록하고자 하는 상표가 얼마나 비슷한지부터 시작해서, 품목에는 어떠한 연관성이 있고, 소비자가 상표를 어떻게 인식하고 구별할 지까지 다양한 각도에서 의견을 주고, 혹 이에 반하는 의견이 있으면 제출하라는 식의 통지서를 발행합니다.

      심사관이 이미 위와 같이 다양한 시점에서 분석을 포함한 후이기 때문에, 실제로 심사관의 LOC로 인한 거절을 번복하도록 하려면, 심사관이 놓치거나 포함시키지 않은 요소를 추가하거나 지적해, 번복을 유도하는 것이 좋습니다.

      LOC 거절 극복하기

      기본적으로 두 상표가 “유사하다”라고 할때는 단순히 상표의 철자가 얼마나 똑같은지를 보는 것이 아니고, 표기 뿐만 아니라 발음과 인상을 함께 보게 됩니다. 다시말해 굉장히 주관적일 수 있다는 것이죠.

      이 때문에 한번 심사관이 유사하다고 생각을 하면, 이러한 선입견을 바꾸기가 쉽지 않습니다. 따라서, 이례적으로 상표법이나 심사지침을 무시했거나, 잘못 이해했거나, 잘못 적용한 경우를 제외하면, 이미 심사관이 통지서에 포함시킨 해석과 조금 다른 해석을 제시하는 것 만으로는 설득이 어렵습니다.

      새로운 증거 – 1. 다수의 유사한 상표 등록

      사실 출원인으로서 가장 억울한 경우가, 유사한 상표가 이미 다수 등록되어 있는 경우입니다. 다른 사람들은 유사상표를 등록해서 잘만 쓰고 있는데 왜 나만 등록을 못하게 하나? 하는 생각이 들기 마련이죠. 이러한 많은 수의 유사상표 등록 하나의 증거가 될 수 있습니다.

      헌데, 유사 상표가 단순히 등록되어 있다는 사실만으로 우리 상표를 등록해야 할 근거가 되지는 못합니다. 그러한 상표 등록이 잘못된 심사의 결과일 수도 있고, 등록 시점에서 품목 간의 연관성이 떨어졌던 상표들이 시장환경의 변화에 따라 연관성이 증가했을 수도 있기 때문이죠. 일례로 정기적으로 상표 분류체계에 대한 업데이트 시 동일한 품목의 국제분류가 바뀌는 경우가 있습니다. 이런 경우, 전혀 다른 국제분류에 있던 두개의 등록상표가 하나의 국제분류로 재분류 될 가능성도 있겠죠. 하지만 이런 경우에도 상표등록이 취소되지는 않습니다.

      간단히 소개하자면, 비슷한 이름이나 디자인으로 다양한 상표가 등록되어 있을 경우, 그러한 이름이나 디자인은 하나의 브랜드의 정체성을 나타내기 보다는, 제품의 특징이나 성분 등을 뜻하거나 제품의 종류나 효과 등을 넌지시 알려주고 있다는 주장을 할 수 있습니다. 예를 들어, 스킨케어 상표 중에는 Glow 라는 단어가 들어간 상표가 많은데요. 피부의 광택을 뜻하는 이 단어는 광택이 나는 피부의 유행과 개인/중소 브랜드 화장품의 강세와 맞물려 많은 상표가 출원된 사례 입니다.

      이런 경우, 보통은 LOC로 볼 수 있는 Glow 와 Glow Clinical* 이 공존할 수 있는 상황이 발생합니다.

      *통상 한 단어가 등록(Glow®)이 되면 그 단어를 포함한 단어(Glow Clinical™, 6/17/2025년 기준 실질심사 통과 후 공시 진행 중)는 sub-brand 정도로 취급해 등록이 안됩니다. 예를 들자면, Nike 와 Nike Golf 를 통상 한 브랜드로 생각하는 경향이 있기 때문입니.

      새로운 증거 – 2. 단어의 의미나 해석

      같은 단어가 두 분야에서 전혀 다른 의미로 해석되는 경우가 있습니다. 또한 일반적으로 같은 뜻으로 사용되는 단어가 특정 분야에서는 각각 특수한 의미를 갖거나, 반대로 일반적으로는 전혀 다른 뜻으로 사용되는 단어를 통용해서 쓰는 경우도 있습니다.

      실제로 상표심사시 말하는 혼동 가능성은 소비자의 혼동 가능성, 그 중에서도 특정 품목/서비스의 소비자의 혼동 가능성을 의미합니다. 즉, 상표를 등록했거나 등록하려는 품목/서비스를 실제 구입하고 이용하는 소비자의 인식이 중요하다는 거죠.

      따라서, 심사관이 일반적으로 구매하고 사용하는 제품이 아닌, 특수한 상품이나 서비스의 경우에는 내가 알고 있는 것을 심사관도 알고 있다고 단정하지 말고, 해당 업계의 전문가나 관계자의 증언이나 전문자료, 출판물 등을 제출하면 도움이 됩니다.

      새로운 증거 – 3. 출원 서류의 정정

      새로운 증거라고 하기는 어렵지만, 출원 시 포함시켰던 품목을 삭제하거나, disclaimer 를 추가하는 등 심사대상 자체를 변경하는 방법도 고려해 봐야 합니다.

      통상 출원 시에 없던 내용을 추가하거나 상표 자체를 변경하는 것은 불가하지만, 있던 내용을 빼거나 상표의 일부에 대한 권리 주장을 포기(disclaimer)하는 등의 변경은 허용됩니다.

      결국 심사기준이나 해석, 적용을 바꾸기는 어려우니, 아예 심사대상을 바꾸는 접근입니다. 이런 경우 원칙적으로는 새롭게 심사를 해야겠지만, 사람이 하는 일이라 그렇지 않겠죠. 따라서, 단순히 출원변경(amendment)을 제출하는데서 끝내서는 안되고, 그러한 변경이 왜 상표등록을 가능케 하는지 자세히 설명해서 함께 제출해야 좋습니다.

      모든 OA 대응 시 공통사항

      Response to office action 양식을 제출할 때, 자주 문제가 생기는 부분이 “모든 거절사유”에 대한 응답을 하지 않는 경우입니다.

      SUMMARY OF ISSUES:

      • Search results advisory: prior-filed applications may pose bar to registration
      • Section 2(d) refusal – likelihood of confusion
      • Identification of goods – clarification required
      • Email address required
      • U.S. counsel required

      모든 OA 에는 위와 같은 요약이 포함되어 있고, 위의 예를 잘 살펴보면 총 5가지 사유가 있음을 알 수 있습니다.

      첫번째 사유 advisory 는 유사 출원이 발견되었다는 내용입니다. 유사 출원이 있으면 통상 Notice of Suspension 을 하겠지만, 여기서는 실제 기존 등록에 의거한 두번째 Section 2(d) 거절 사유도 있기 때문에, 심사를 보류하지 않고 바로 거절을 냈습니다.

      이렇게 advisory라고 명기하는 이유는 이는 반드시 응답을 해야하는 거절사유에 해당하지 않기 때문입니다. 다시 말해, 그 외의 4가지 사유는 반드시 서면으로 응답을 해야 상표가 출원포기 처리 되지 않습니다.

      대응기한

      일단 OA가 발행되면, 대응기한 안에 서면으로 응답을 제출해야 합니다.

      기본적으로 OA가 발행된 날짜(issue date)로 부터 3개월이 주어지고, 필요 시 3개월 연장 신청할 수 있습니다. 이 기한을 지키지 않으면 상표는 출원포기(abandonment) 처리 되고, 출원날짜에 따라 획득한 우선권을 상실할 수 있으니 주의가 필요합니다.

      물론 청원(petition)을 통해 부활(revive)시키는 제도가 마련되어 있지만, 우편발송 사고 등 고의가 아닌 기한미준수일 경우를 대비한 제도이고, 이 또한 가능한 시일이 한정되어 있으며, 추가적인 비용 또한 발생하니 대응기한을 꼭 체크하고 이에 맞추어 대응하셔야 합니다.

      맺음말

      아무래도 OA가 나면 서면으로 대응이 필요하기 때문에 변호사에게 맡기는 경우가 많지만, 요즘은 AI Chatbot의 도움을 받아 직접 OA 대응을 하시는 경우도 적지 않아 글을 써봅니다.

      기본적으로 AI Chatbot 은 적절한 prompt 를 주지 않으면 가장 보편적이고 핵심적인 내용을 잘 정리해서 알려주기 때문에, 좋은 prompt를 입력해야 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

      “이런 OA를 받았는데 어떻게 대응하면 좋을까?” 정도의 prompt 로 작성된 응답서면은 심사관이 1차거절 시 명백한 실수를 하지 않았다면, 거절사유를 극복할 가능성이 거의 없다고 생각하시면 됩니다. 그도 그럴것이, 심사관의 실수했거나 미처 생각지 못한 부분은 당연히 OA 내용에도 없으므로 AI Chatbot 에게 전달이 되지 않겠죠.

      결과론적으로 AI는 대략적인 내용을 파악할 때 사용하시고, 그런 내용들을 바탕으로 어떤 새로운 증거들을 제시할 수 있을 지 깊히 생각해 볼 필요가 있습니다. 물론 이 과정에서도 AI의 도움을 받을 수 있겠죠. 그런 후에 자신만의 논리나 취지에 맞게끔 문서를 작성할 때에도 마찬가지로 AI 의 도움을 받을 수 있지만, 아무래도 논리를 풀어가는 스타일이나 문체가 심사관이나 변호사들이 익숙한 방식과는 조금 달라서 아무래도 이질감이 발생할 수 있으니 주의 바랍니다.