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Author: Young Jeon, Esq.

  • 아마존 상표 등록 (Amazon Brand Registry)

    아마존 상표 등록 (Amazon Brand Registry)

    아마존 상표 등록을 위해 미국 USPTO 에 상표 등록을 하시려는 분들이 많습니다. 미국에 거주하고 계시다면 변호사의 도움 없이 USPTO 에 등록이 가능하신데, 특히 standard character 로 상표를 등록하실 때 유의하실 점 몇가지 소개 드립니다.

    Standard Character 로 등록하는 방법

    스탠다드 캐릭터로 등록한다는 의미는 결국 “이름”을 등록한다고 생각하시면 됩니다. 당연히, 영어권에서 사용되는 문자만 등록 가능하며 다음의 리스트에 있는 문자의 조합을 출원 시에 입력하시면 됩니다.

    미국 특허청 자료: 스탠다트 캐릭터 리스트

    국문 상표라면, 예를 들어, 삼성(參星)을 상표 등록하려면 “Samsung” 라고 표기하면 되겠죠. 물론 원하시면 뜻을 풀어서 “Three Stars” 조금 더 나아가면 “Tristar” 도 가능합니다.

    물론 어떤 경우에도 미국에서 제3자가 “삼성”이라는 상표를 부착하여 판매하는 것을 어느정도 제한할 수 있지만, 엄격히 말해서는 “Samsung” 이라는 영문표기 (글씨체나 표기 방식은 무관) 에 대한 보호입니다.

    이미 등록된 상표나 흔한 문구, 제품의 종류, 특성을 소개하는 문구 등은 피하시는게 좋습니다.

    1. 이미 등록된 상표

    예를 들어, NIKE 와 같은 상표는 굳이 스포츠용품이 아니여도, 행여 심사를 통과하더라도 NIKE에서 심사불복 행정 소송을 진행할 가능성이 큽니다.

    2. 흔한 문구

    예를 들어, TRISTAR 같은 문구는 이미 누군가 사용하고 있을 확률이 높겠죠. 상표에 대한 권리는 사용 범위 (예를 들면 상품이나 서비스 품목)에 따라 제한되지만, 꼭 완전히 똑같은 상표만 거절되는 건 아닙니다. 소비자의 혼동 가능성을 이유로 등록 거절될 수 있습니다.

    3. 제품의 종류, 특성을 소개하는 문구

    A. 이름의 일부인 경우

    제품의 종류나 특성을 설명하는 문구는 기본적으로 DISCLAIM 되어야 합니다. 결국은 상표의 일부여도 상표권이 있다고 보지 않는 부분이 되죠. 예를 들어, Samsung Electronics 에서 Electronics 는 당연히 DISCLAIM 되어야 하고, 이 때문에 LG Electronics 와 Samsung Electronics 는 전혀 유사성이 없다고 보게 됩니다. (이유: LG 와 Samsung 만을 가지고 비교)

    B. 이름의 전체인 경우

    이름 전체가 제품의 단순한 종류나 특성을 소개한다고 판단되면 이미 해당 문구를 미국 시장에서 오랫동안 사용해서 소비자에게 특별한 의미로 받아들여지고 있다는 증명을 제출하지 않는 한 Supplemental Register 에만 등록이 가능합니다.

    Supplemental Register 도 USPTO 상표 등록이지만 아마존 브랜드 레지스트리 등록은 불가능한 점을 유의하시기 바랍니다.

    Principal Register 에 등록하시는 방법

    위에서 소개한 대로 미국 상표 등록은 본(本)등록부와 부(附)등록부로 나누어집니다.

    부등록부에 등록할 경우에도 ® 마크를 사용할 수 있지만, 기본적으로는 본등록부에 등록되기 위한 대기 리스트의 역할을 합니다. 아마존에서 본등록부에 등록된 상표만 브랜드로 인정하는데에는 이유가 있겠죠.

    별도의 부등록부 출원서(Trademark/Servicemark Application, Supplemental Register)가 마련되어 있으므로 선택을 잘 못 할 가능성은 크게 없지만 없지만, 본등록부 출원서(TEAS Plus/TEAS Standard Application)를 이용하셔서 출원 하시더라도, 심사 중 본등록부에 부적합하다고 판단되면 심사 거절 시에 부등록부 기재를 권고할 수 있습니다.

    온라인 대행 서비스는 피하세요.

    기본적으로 상표 등록 대행은 미국에서는 변호사만 할 수 있습니다. 변호사가 자신의 이름을 내걸고 하지 않는 온라인 상표 서비스는 모두 불법이라고 보시면 되며, 이런 서비스 대부분이 출원인(의뢰인)의 이름을 이용해 출원서(Application)에 서명합니다.

    이렇게 미특허청의 TEAS 시스템에 제3자가 출원인의 이름으로 전자서명하는 것은 출원 시의 서명요건을 만족하지 않습니다.

    37 C.F.R. §2.193

    이 외에도 상품의 국제분류를 추가한다는 명분으로 비용을 추가 청구하고 해당 국제분류로는 출원하지 않거나, 1차 심사 거절이 되면 과도한 추가 비용을 청구하는 등 여러가지 곤란을 겪으신 분들이 많습니다.

    DIY (직접 출원)

    물론 상표를 전문으로 하는 변호사를 찾아가면 가장 좋겠지만, 비용 때문에 꺼려지시는 분들이 많습니다. 이런 경우 직접 미특허청의 상표 출원서 리스트에서 본등록부 출원서(TEAS Plus/TEAS Standard Application)를 선택하여 출원하시면 됩니다.

    1. 출원 전 유사 상표의 등록 여부 확인

    미특허청의 Trademark Electronic Search System (TESS) 를 통해 무료로 가능합니다. 상기 TESS(테스) 는 인터넷 검색 엔진과는 달리 자연어 검색이나 AI 등이 없는 아주 기본적인 키워드 검색입니다.

    참고로 온라인 대행업체에서는 단순히 똑같은 단어가 있는 상표만 검색해 주는데, 동일한 상표가 발견되어 등록이 거절되는 경우는 극히 일부에 불과합니다. 혼동 가능성이 있는 유사한 상표가 있는 경우가 훨씬 많죠.

    따라서, 검색 연사자를 적절히 사용하셔서 유사한 상표를 모두 검색하실 필요가 있습니다. 검색 연산자는 테스의 HELP 탭/메뉴에 자세히 설명되어 있습니다.

    2. MY USPTO 계정 생성

    모든 상표 출원 업무가 전산화되면서 일반 출원인도 모두 USPTO.GOV 에 계정을 만들셔야 합니다. 계정을 만드는 과정은 네이버나 페이스북에 가입하는 것과 크게 다르지 않습니다. 물론 가입 및 이용은 100% 무료입니다.

    3. TEAS Plus/TEAS Standard Application

    상기의 이름과 같은 본등록부 출원서를 선택하셔서 출원서를 직접 작성하시면 됩니다. 직접 진행하실 때는 TEAS PLUS 로 진행하시기를 추천드립니다.

    자세한 내용 및 출원서 기입 방법은 미국 상표—DIY로 직접 출원 – IPfever을 참고하시기 바랍니다. (링크: 미국 상표 – DIY로 직접 출원)

    당부의 말씀

    상표 출원의 대부분이 거절로 끝납니다. 이를 피하기 위해선 유사한 상표가 등록되어 있는지 여부 뿐 아니라 그 외 여러가지 상표 출원의 법적요건 만족시키는 것이 중요합니다.

    미특허청의 상표 등록 관련 기본 정보를 모두 검토 후 신중히 진행하시기 바라며, 추가로 아래의 여러 상표 관련 글이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

  • Promotional Phrases as Trademark

    Promotional Phrases as Trademark

    Nowadays, in addition to “maker” and “brand”, “product name” is increasingly used as a trademark. There are simply so many product types and variations. Take a look at an example below:

    GREEN CLEAN is a product name of a cleanser from Farmacy Beauty. My impress is that it is something that naturally cleans your skin. It feels natural because of the word GREEN, and I can assume it is a cleansing product because of the word CLEAN.

    Well, this type of phrases well serve the purpose of explaining what the product is in addition to telling it apart from competitors’. However, because of the former, there’s limited protection.

    Descriptive phrases

    When your product name simply describes what it is, this cannot be registered on Principal Register but instead you may place it on Supplemental Register, which kind of serves as a waiting list to be registered on Principal Register.

    GREEN CLEAN is no different as belows.

    Why people or companies bother to register their marks on Supplemental Register? It still is a register, and it affords you the right to put ® symbol next to your product name. Other than that, it's a great stepping stone to later register on Principal Register.

    Tough luck if…

    You may be denied of registration altogether on both principal and supplemental register if your description is deceptive. For example, if you want to use the surname Obama for your book club, the USPTO would certainly refuse to register a name such as OBAMA BOOK CLUB.

    When the description might deceive consumers or defraud them, it simply is not a trademarkable name.

    In reality, though, you will face more issues with characteristics and features of your product or service. For example, let’s say you name your clothing brand SILK THE EXTRA ORDINARY. Then, the USPTO might want to confirm if your clothing is actually made of silk.

    Not a ban

    You can definitely use SILK for your soy milk product.

    Using a descriptive word in a non-descriptive way is actually a great way to create something distinctive without much creativity.

    Of course there are other ways. For example, SILKY may convey a similar meaning while avoiding deception. EXTRA ORDINARILY SILKY may not trigger the same rejection as SILK THE EXTRA ORDINARY though it’s very similar.

    Another example is COPY CALF for artificial leather goods. Although it is not made of CALF, the addition of COPY made it not deceptive.

    It was an obvious play on the expression “copy cat” and suggested to purchasers that the goods were imitations of items made of calf skin.

    A. F. Gallun & Sons Corp. v. Aristocrat Leather Prods., Inc., 135 USPQ 459 (TTAB 1962).

    Last words

    As always, trademark law looks at the perception of consumers, and therefore it’s very subjective. So, you can simply look at a wording to figure out if it’s a good trademark. You should take account of the market/industry, target consumers, and product features together with the wording itself.

  • 홍보성 문구를 상표로 사용할 때 주의점

    홍보성 문구를 상표로 사용할 때 주의점

    특히 요즘들어, 단순히 ‘메이커’나 ‘브랜드’ 뿐만 아니라 ‘제품명’ 자체가 상표의 역할을 하는 경우가 많습니다. 워낙 소비자 선호와 상품 종류가 다양화되고 있기 때문인데요.

    (more…)
  • 상표와 상호의 차이

    상표와 상호의 차이

    드물지만 상표의 사용에 관련하여 발생하는 문제 가운데, 상표를 “상표로” 사용하지 않아서 문제가 되는 경우가 있습니다.

    얼핏 듣자면 말이 이상한데요. 상표를 상표로 쓰지 않는 다면 어떻게 쓴다는 거죠?

    (more…)
  • 간단한 상표 출원

    간단한 상표 출원

    아이피 피버는 미국내 스타트업과 중소기업들을 위한 통합적인 지재권 솔루션을 제공하고 있는 전문 변호사 그룹입니다. 저희는 하나 하나의 상표를 따로 취급하지 않고,

    전체 비즈니스의 지재권 포트폴리오 안에서 그 개별적, 사업적, 재정적 배경과 관련 시장, 향후 계획 등 여러가지 요소를 고려

    하여 상표 출원을 진행하고 있습니다.

    헌데, 특허나 저작권, 각종 지재권 침해 및 상표 관련 분쟁 등 저희가 수행하는 여러가지 지재권 업무 중 “상표 출원/등록”은 매우 간단한 업무에 속합니다. 그럼에도 불구하고, 최근 상표의 출원과 등록을 위해

    불필요하게 과다한 비용을 쓰시게 되거나, 무자격 상표 전문 업체의 기만적이고 불법적인 법률 서비스로 인해 피해를 본 사례

    등을 자주 접하게 되어, 미력한 힘으로나마 조금이라도 상황을 개선코자 여러 노력를 하고 있으며 그 일환으로 단순히 상표 출원만 진행을 원하시는 경우도 최선을 다해 도와드리고 있습니다.

    이에 따라, 무조건 상표만 출원하면 되는 (예: 아마존 브랜드 레지스트리 등록을 이유로 상표 등록이 필요한 경우) 건도

    그에 부합하는 최소의 비용(평균 $400–500 + 관납비)

    으로 원하시는 결과를 얻으실 수 있도록 도와드리고 있습니다. 다만, 일부 업체나 로펌과 같이 건당 얼마 하는 식으로 공장에서 물건을 찍어내듯이 진행하지는 못하고, 필요에 따라 고객님의 사전 동의를 거쳐 자문과 검토를 실시하고 철저히 일한 만큼 사후 청구하는 원칙을 따르고 있습니다.​

    단순한 상표 출원 업무에 대한 도움이 필요하신 경우, 먼저 무료 상담을 통해 앞으로의 진행 방향에 대해 조언을 얻으시고, 비용과 필요를 잘 고려하여 IPfever 변호사와 진행 및 직접 DIY 나 Amazon IP Accelerator 프로그램, 그 외 로펌이나 변호사 사무실 등을 선택적으로 이용하시기를 당부드립니다.

  • 상표 등록 절차 및 소요 기간

    상표 등록 절차 및 소요 기간

    무료 상담부터 출원, 등록까지 개략적인 진행 과정은 아래와 같습니다.

    무료 상담

    (평균 1-2주 소요)

    본격적인 출원 업무를 위탁하기 전, 상표 출원의 당위성이나 효용성에 대해 지정한 변호사와 함께 고민하는 단계입니다.

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    출원 준비

    (평균 4-5일)

    모든 출원 준비는 비대면으로 진행하지만, 때에 따라 증빙서류가 필요할 수 있으며 발생하는 모든 비용은 사전 협의를 거칩니다.

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    결제 및 접수

    (평균 2-5일)

    모든 준비가 완료되면 보고서와 함께 인보이스가 발행되고, 이에 대한 결제가 이루어지면 바로 출원서가 접수됩니다.

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    상표 심사

    (평균 4개월)

    드물지만 변호사의 충분한 검토 후 출원한 상표도 다양한 이유로 의견서 제출이나 보정이 요구(Office Action)될 수 있습니다.

    IPfever에서 출원한 상표는 OA까지 담당 변호사가 끝까지 도와 드립니다.

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    등록

    (평균 3-4개월)

    등록에는 추가 비용이 발생되지 않지만, 상표의 최초 사용 시점에 따라 추가적인 절차가 필요할 수 있습니다.

    IPfever에서 출원한 상표는 등록 이후의 유지/갱신도 끝까지 책임집니다.

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    무료 상담

    (통상 1-2주 소요)

    “상표란 무엇”이고, “과연 상표가 필요한 지”부터 시작해서 “어떤 상표”를 “어떤 방식”으로 “언제 출원”해야 하는 지 등의 질문까지, 정작 상표 출원을 본격적으로 준비하기 전에 알아두셔야 할 부분이 많습니다.

    물론 사전에 꼼꼼히 알아보시고 연락주시는 분들도 있지만, 여러가지 사정으로 전적으로 변호사에게 의지해야 하는 경우도 많은데요. 이럴 때 IPfever 의 무료 상담은 큰 도움이 됩니다.

    무료 상담 변호사를 지정 후 해당 변호사와 직접 전화나 이메일을 통해 궁금한 점을 묻고, 변호사의 경험 및 지식을 토대로 여러가지 방안을 검토하며, 상표 등록 필요성부터 전체적인 계획까지 세우시는 단계입니다.

    이 단계에서 최종 비용에 대한 견적이 나오면, 계획이 변경되지 않는 한 최종적으로도 해당 견적 이상의 비용이 청구되지 않습니다.

    출원 준비

    (통상 4-5일)

    출원의사 및 대리권의 필요성이 분명해지는 시점에 위임계약이 체결됩니다. 이때 의뢰인의 거주지(미국내 혹은 해외) 그리고 개인/법인 인지 등에 따라 신분증/사업자등록증 등의 서류가 필요할 수 있습니다.

    이후에도 변호사의 1:1 상담이 계속됩니다. 무료 상담에서 주로 일반적인 사항에 대한 자문이 이루어졌다면, 출원 준비 단계에서는 좀 더 세부적이고 개별적인 사항에 초점을 맞추게 됩니다.

    꼭 필요한 경우에는 상표의 등록 가능성에 대한 사전 검토나 기타 법률조사를 실시할 수 있습니다. 이런 경우, 의뢰인과 긴밀하게 소통하고 협력하여 반드시 필요한 비용만 사전 동의 하에 발생할 수 있도록 합니다.

    상표를 이미 사용 중이라면 이 단계에서 해당 제품의 사진이 필요할 수 있습니다.

    결제 및 접수

    (통상 2-5일)

    모든 사항이 결정되면 출원서를 준비하고 출원 보고서 & 인보이스를 발행합니다. 출원 보고서에는 출원서에 기입되는 상세정보 뿐 아니라 변호사의 법률적 해석이나 견해 등이 포함되며 세부 법률 서비스 항목별로 비용이 청구됩니다.

    보고서 & 인보이스를 확인 후, 문제가 없으면 의뢰인의 최종 확인이 결제를 통해 이루어집니다. 결제는 온/오프라인으로 간편하게 가능하며, 결제가 이루어지면 변호사는 이미 준비된 출원서를 USPTO에 접수합니다.

    접수가 이루어지면 USPTO의 심사일정에 맞추어 심사 및 등록이 진행됩니다. 상표를 이미 사용 중이시라면, 심사에 문제가 발생하지 않는 한 등록까지 추가로 필요한 절차나 발생하는 비용은 없습니다.

    상표 심사

    (통상 4개월)

    무료 상담 및 출원 준비 과정에서 상표의 등록 가능성에 대해 충분한 검토가 이루어지기 때문에, 등록이 거절되는 경우는 드뭅니다.

    그럼에도 불구하고 심사 과정에서 상표 등록이 거절되면 (USPTO Office Action 이 발행되면), 거절 사유를 검토하고 비용-효율적이고 적절한 대응 전략을 수립해야겠죠.

    IPfever 를 통해 출원된 상표의 경우, 이러한 중간 사건의 검토 및 대응 전략을 수립하는데 따로 비용이 들지 않습니다.

    물론 변호사에게 책임이 있다면 끝까지 책임을 져야하는 건 당연하지만, IPfever에서는 변호사에게 귀책이 없는 경우에도 담당 변호사가 모든 OA를 무료로 검토하고 대응 전략을 제시하기 때문입니다.

    등록

    (통상 3-4개월)

    일단 심사가 완료되면 1달간의 공시(이해 관계에 있는 제3자가 상표 등록에 이의를 제기할 수 있는 기간)를 거쳐 등록이 됩니다.

    단, 출원 시 상표를 사용 중이 아니였다면 (사전출원 ITU 의 경우) 이 단계에서 해당 제품의 사진을 제출하는 절차(통상 1-2개월 소요)를 진행해야 최종 등록됩니다.

    최초 상표 등록증 발급에는 별도의 수수료나 변호사 비용이 발생하지 않습니다.

    참고로, 상표 등록 이후에는 최초 5년차 및 매 10년차 마다 등록 유지/갱신이 필요합니다. IPfever를 통해 출원한 상표는 이후 유지/갱신 뿐 아니라 주소 변경 등의 필요가 발생할 때마다 업계 최저 비용으로 관리해 드리고 있습니다.

  • Amazon Brand Registry related FAQ

    Amazon Brand Registry related FAQ

    Amazon Brand Registry is one of the strongest Amazon selling tools as a seller can control the entirety of Amazon listings for all products associated with a brand. It’s a free service for a seller who owns a UPSTO registered trademark.

    As Amazon Brand Registry is a private program ran and controlled solely by Amazon, Amazon can do whatever it wants regarding the program including registration requirements.

    Hence, you should take a note the following materials are only provided as an anecdote of an attorney who only indirectly experienced enrollment in Amazon Brand Registry through his clients.

    What is Amazon Brand Registry?

    What are requirements to participate in Amazon Brand Registry?

    What is Amazon Brand Registry Beta?

    Can you use Amazon Brand Registry as soon as you have U.S. Serial Number?

    Should I give a chance to Amazon IP Accelerator program?

    Why do I need to register my mark/brand/logo with the USPTO?

    What is Amazon Brand Registry?

    Amazon Brand Registry is an Amazon’s own program that offers its sellers an ability to control, edit, and possibly remove listings related to the sellers’ registered trademark.

    Go to Amazon’s Brand Services page to get more info.

    What are requirements to participate in Amazon Brand Registry?

    The answer used to be simple. In the beginning, Amazon only allowed “registered” trademarks, meaning you need to first have your trademark registered with the USPTO before you enroll in Brand Registry.

    The problem was that when you file a trademark application with the USPTO, the following happens:

    • At least four months for the USPTO to examine your mark
    • At least a month for notice to the public via publication
    • At least two months for processing and waiting for USPTO actions

    In sum, the trademark registration process takes at least seven months, which means an Amazon seller who launched a new brand would not be eligible to enroll in Brand Registry for a significant period of time.

    That brought Amazon to recently start a pilot program Brand Registry Beta that allows sellers in the U.S. and India to apply for Brand Registry as soon as they file an application.

    What is Amazon Brand Registry Beta?

    It’s an invitation-only pilot program that allows you can request an enrollment of your brand with a pending trademark application.

    According to its introduction page, the requirements are

    1. a pending trademark application with the USPTO or the Indian counterpart,
    2. you have an Amazon seller or vendor account, and
    3. you have no trademark currently enrolled in Amazon Brand Registry.

    If you met the aforementioned requirements, you need to fill out a form to be waitlisted. The form asks you the followings:

    • Trademark office where your trademark is pending registration
    • The number of your trademark application (serial number for US trademarks and trademark application number for India trademarks)
    • First name
    • Last name
    • Email (valid email addresses only)
    • Company name
    • Brand name
    • If you have a seller central account please provide your merchant token. If you have a vendor central account please provide the email associated with your vendor central account

    Can you use Amazon Brand Registry as soon as you have U.S. Serial Number?

    A U.S. Serial Number is immediately available when you file a trademark application with the USPTO via TEAS. However, we don’t know yet how soon you can use tools available through Amazon Brand Registry.

    When we have statistically meaningful data as to how long the process takes, I will post here.

    last update on 9/24/2020 by Young Jeon, Esq.

    If you can’t meet the Amazon Brand Registry Beta requirements, you can alternatively consider Amazon IP Accelerator program. The IP Accelerator program has affiliated law firms that offer trademark services and allows you to file a trademark application with one of the law firms and to apply for Brand Registry with the U.S. Serial Number.

    IPfever does not participate in Amazon IP Accelerator program, but you can go to the program’s webpage via this link.

    We already analyzed the program’s worth in a previous post, but if you need Brand Registry before your trademark gets registered, this is probably your last resort.

    Should I give a chance to Amazon IP Accelerator program?

    My belief, and also the USPTO’s, is that any U.S. licensed attorney can handle trademark registration, if a sufficient time is given. The key issue is how competent and responsible the lawyer is for your case. It can vary from an attorney to another within a firm.

    However, Amazon probably requires the law firms to maintain the quality of the trademark applications, meaning a vast majority of the application should eventually render registration. This gives an incentive to law firms to reduce the likelihood of an Office Action, which gives many clients a reason to abandon their application due to the cost.

    If so, the IP Accelerator law firms should be a better choice than many unethical trademark service companies, especially non-attorney service providers of dubious legality, who often blindly files a high likelihood of refusal application without forewarnings to make money.

    The best method is to contact a law firm, preferably talk to an attorney, and ask trademark questions first. For example, if what you are hearing is nothing but a recommendation to get Brand Search or Brand Review service, then you might want to try another law firm.

    Of course, you can’t never know if a trademark is safe to use, sure to be registered, and so on. Even with Brand Search and Review, it’s never 100%. On the other hand, a competent attorney can provide a general but very helpful overview of your trademark instantly upon hearing about the mark and associated goods/services.

    Why do I need to register my mark/brand/logo with the USPTO?

    I tend to start a free trademark consultation with a saying, you have a right to a trademark when you use it. There are exceptional circumstances such as Intent-to-Use application under which you can file a trademark application before you start to use the trademark. Nonetheless, trademark registration offers registration of an existing rights related to trademark, servicemark, collective mark, and trade dress.

    The registration scheme offers a pre-screening of the alleged rights, including if there are any conflicting marks, and provide notice to the public. This helps businesses can operate with certain expectations that their trademark will be protected. As an incentive, the registered trademarks are given certain enforcement options and heightened legal status.

    That does not mean, you don’t have a right to stop others from misappropriating your trademarks by using confusing names, marks, or logos.

    It is true that federal trademark registration is almost always recommended unless you deal exclusively with a set of preexisting clients. However, it is also recommended that you should do your marker research and find a distinctive name or logo for your product/service. And when you feel ready, you proceed with the registration process in consideration of your business plan and budget.

    On the other hand, if you want to pre-register a name or logo even long before you start actually using the name or logo, let alone your business, then you can always file an ITU application that can hold a name or logo for registration upon your actual use for up to 3 years. ITU applications involve less risk because the trademark examination will be completed before you start using it, so you can more confidently file it yourself.

  • 아마존 브랜드 레지스트리 FAQ

    아마존 브랜드 레지스트리 FAQ

    아마존에서 브랜드 레지스트리 등록을 하려면 미국 특허청(USPTO)에 상표를 등록할 것을 요구하기 때문에 이와 관련한 질문을 많이 받습니다.

    하지만, 브랜드 레지스트리는 아마존에서 운영, 제공하는 프로그램으로 이에 대한 가입 요건이나 절차 등은 아마존이 임의로 결정하고 변경 및 번복할 수 있습니다.

    따라서, 아래의 내용은 단순히 정보 습득의 취지로만 활용하시고, 정확한 내용은 아마존에 직접 문의하시기 바랍니다.

    아마존 브랜드 레지스트리 (Amazon Brand Registry) 가 뭐죠?

    아마존 브랜드 레지스트리에 등록하려면 무엇이 필요하죠?

    브랜드 레지스트리 베타가 뭐죠?

    미국 상표 출원하면 바로 브랜드 레지스트리에 등록이 가능한가요?

    아이피 엑셀러레이터, 믿을 수 있는 프로그램인가요?

    상표 등록은 왜 필요한가요?

    아마존 브랜드 레지스트리 (Amazon Brand Registry) 가 뭐죠?

    아마존 브랜드 레지스트리는 아마존에서 상표권자가 관련 제품의 리스팅을 통합 관리할 수 있도록 하는 아마존 셀러를 위한 프로그램입니다.

    자세한 혜택과 관련 정보는 아마존 브랜드 레지스트리 홈페이지에서 얻으실 수 있습니다.

    아마존 브랜드 레지스트리에 등록하려면 무엇이 필요하죠?

    최근들어 혼란이 가중되고 있는 질문입니다.

    처음 브랜드 레지스트리가 탄생하고 줄곧 미특허청에 등록된 상표(registered trademarks)만이 등록 가능했는데요. 문제는 미특허청에 일단 상표를 출원(application)하면

    • 상표심사(trademark examination) 진행에 최소 4개월,
    • 등록 전 법적 공시기간(publication) 1개월,
    • 그 외 공시 대기 및 서류 절차 등에 최소 2개월

    이렇게 최종 등록(registration)까지는 최소 7개월이 걸리기 때문에 아마존 셀러들이 신규 브랜드를 출시하고 상당기간 브랜드 레지스트리를 이용하지 못하는 불편이 있어 왔습니다.

    이 때문에 최근 미국과 인도 지역 아마존에서 상표 출원(application)사실만을 근거로 브랜드 레지스트리 등록을 할 수 있는 베타 프로그램(Beta Program)을 시작했다고 합니다.

    브랜드 레지스트리 베타가 뭐죠?

    심사가 진행 중인, 즉 아직 등록되지 않은 미국 상표 출원 (pending trademark application)에 대하여 아마존 브랜드 레지스트리 등록 신청을 받는 시범적 서비스 입니다.

    해당 웹페이지에는 미국과 인도 시장의 아마존 판매자들이 “초청(invitation-only)”에 의해서 참여할 수 있는 “시범 프로그램(pilot program)” 이라고 소개되어 있는데요.

    참여 요건은

    1. 해당 판매자의 상표가 해당 국가 특허(상표)청에 출원이 되어 있어야 하고,
    2. 아마존 셀러 (or vendor) 센트럴 계정을 가지고 계셔야 하며,
    3. 기존에 브랜드 레지스트리에 등록된 상표가 없어야 합니다.

    이 3가지 조건을 만족하면 해당 페이지에서 아래와 같은 내용을 기입 후 제출하면 검토 대상 명단에 이름을 올릴 수 있다고 하네요.

    • Trademark office where your trademark is pending registration
    • The number of your trademark application (serial number for US trademarks and trademark application number for India trademarks)
    • First name
    • Last name
    • Email (valid email addresses only)
    • Company name
    • Brand name
    • If you have a seller central account please provide your merchant token. If you have a vendor central account please provide the email associated with your vendor central account

    미국 상표 출원하면 바로 브랜드 레지스트리에 등록이 가능한가요?

    원래는 출원된 상표가 등록이 될 때까지 최소 7개월은 기다리셔야 했죠. 헌데 아마존 브랜드 레지스트리 베타가 이 계산을 조금 바꾸어 놓았습니다.

    2020년 하반기에 출원된 상표를 기준으로 출원일로 부터 4-6개월 안으로 아마존 브랜드 레지스트리 등록을 위한 인증코드가 발급되는 것으로 확인됩니다.

    last update on 5/11/2020 by Young Jeon, Esq.

    위에서 소개한 아마존 브랜드 레지스트리 베타 프로그램 참여 요건을 만족시키지 못하신다면, 아마존 아이피 엑셀러레이터 (Amazon IP Accelerator) 프로그램이 대안이 될 수 있는데요. 이 프로그램에 참여하고 있는 로펌들을 통해 상표를 출원하시면 상표 등록 전에 미리 아마존 브랜드 레지스트리 등록이 가능합니다.

    IPfever는 아이피 엑셀러레이터 프로그램에 참여하고 있지 않기 때문에, 해당 프로그램 소개 페이지를 방문하셔서 자세한 정보 얻으시기 바랍니다.

    이 프로그램에 대해서는 이미 비용적인 측면에서 분석해 본 바가 있는데, 만약 부득이하게 상표가 등록될 때까지 기다릴 수 없는 아마존 판매자라면 울며 겨자먹기로 참여할 수 밖에 없겠죠.

    아이피 엑셀러레이터, 믿을 수 있는 프로그램인가요?

    기본적으로 미국에서 변호사 자격이 있다면 시간만 충분히 들인다면 모든 상표 등록 업무를 충분히 수행할 수 있는 능력이 있습니다.

    다만, 담당 변호사가 얼마나 능숙하게 책임감과 관심을 가지고 해당 업무에 임하느냐가 이슈가 되겠죠. 이는 하나의 펌이라도 변호사 개개인의 능력차와 해당 의뢰 건에 대한 책임감에 따라 큰 차이가 있을 수 있습니다.

    아마존 입장에서는 참여하고 있는 로펌에서 출원한 상표가 높은 확률로 등록될 것이 전제가 되어야 프로그램을 운영할 수 있으므로, 각 로펌에 일정 이하의 1차 거절률 내지는 일정 이상의 등록 성공률을 요구할 것입니다.

    따라서, 로펌 입장에서는 1차 혹은 최종 거절률을 최소화할 인센티브가 있고, 1차 거절(Office Action)이 되면 고객들이 눈덩이처럼 불어나는 변호사 비용 때문에 계속 진행을 포기할 가능성이 높아, 원칙적으로 1차 거절을 최대한 줄이려고 노력하지 않을까 추측해 봅니다.

    이런 면에서는 엑셀러레이터 프로그램이 일단 긍정적이라 평가할 수 있는데요. 비양심적인 일부 업체 (특히 미국 변호사가 아닌 불법 상표대행 업체) 에서는 돈을 벌기 위해 별다른 언급이나 사전 경고 없이 거절 가능성이 높은 상표를 무조건 출원하는 경우가 많기 때문입니다.

    가장 좋은 방법은 해당 로펌(가능하면 담당 변호사)과 이야기를 해보고 결정하면 좋겠습니다. 예를 들어, 최초 문의한 로펌에서 희망 상표에 대한 거절 가능성 등에 대해 답을 피하고 무조건 사전검토 (Brand Search and/or Brand Review) 를 해보라고 유도한다면 다른 펌을 접촉해 보시는게 좋겠습니다.

    물론 정확한 거절 가능성은 세밀한 사전검토 없이 답변이 불가능하지만, 능숙한 상표 전문 변호사라면 상표와 해당 제품/서비스 분야만 들어도 어느 정도 등록 가능성을 점칠 수 있기 때문이죠.

    상표 등록은 왜 필요한가요?

    제가 항상 고객님들께 강조하지만, 상표권은 “사용”으로 발생합니다. 물론 예외적으로 사전 등록(ITU)제도가 있긴 하지만, 기본적으로 상표 등록은 이미 사용하고 있는 상표를 등기부에 올리는 것과 비슷합니다.

    상표의 연방 등록제도는 제3자의 상표권과 마찰이 있는지 여부를 미리 검토(Trademark Examination)하고, 이렇게 공인된 권리를 대중에 공지하기 때문에 불필요한 법적 분쟁이나 마찰을 줄이는 역할을 합니다. 때문에 등록을 권장하기 위해 등록 상표에 한하여 몇가지 강력한 법적 혜택과 지위를 부여하고 있죠.

    그럼에도 불구하고, 기본적으로 타인이 유사상표를 사용하여 경쟁하지 못하게 막는 권리(상표권)는 제품에 원하시는 상표를 부착하거나 서비스와 연관해 사용하시면 자연히 발생합니다.

    하지만 이러한 상표권의 행사와 유지에 연방 상표 등록이 큰 도움이 되는 것이 사실이고, 불특정한 소비자를 대상으로 제품을 팔거나 서비스를 제공하는 개인/업체라면 거의 항상, 등록 비용을 훨씬 상회하는 가치가 있습니다.

    다만, 등록을 무조건 서두르기 보다는 철저한 시장 조사와 시범 서비스나 시제품 배포 등의 기간을 거쳐 기존 브랜드/상표와 변별력이 있는 좋은 상표를 선택하고, 예산과 필요성에 따라 적절한 시기에 등록을 진행하시면 좋겠습니다.

    이와는 반대로, 내가 아직 준비는 덜 되어 있지만, 나중에 꼭 사용하고 싶은 상표가 있다면 미리 미리 (최대 3년 전부터 가능) 선출원(ITU) 제도를 이용하셔서 상표를 맡아 두시는 것도 좋고, 이렇게 시간적 여유가 있는 선출원의 경우, 직접 DIY 출원하시면 많은 비용을 절감하실 수 있습니다.

  • 상표 등록/출원 – 주소 변경

    상표 등록/출원 – 주소 변경

    이제는 100% 전산화되었지만 상표 등록부는 여전히 등기부의 역할을 하는 공문서입니다. 따라서, 임의로 주소를 변경할 수는 없고, 주소 변경을 신청하는 양식을 작성 후 제출해야 합니다.

    먼저, 주소가 어떤 역할을 하는지 조금 알아 보겠습니다.

    상표 출원/등록에는 아래와 같은 주소가 기입되는데요.

    1. Owner’s (domicile) address (거주지) 는 소유권자의 거주지, 한국으로 치면 주민등록지, 혹은 소유권자가 법인이라면 사업장 소재지를 말합니다.
    2. Owner’s mailing address (우편주소). 미특허청은 개인의 사생활 보호 차원에서 실제 주민등록지의 공개를 꺼리는 사람을 위해 우편을 받기위한 별도의 주소를 기입할 수 있도록 하고 있습니다. 거주지와 다른 별도의 우편주소를 기입할 경우, 이 우편주소만 대중에 공개됩니다.
    3. Domestic Representative 의 주소. 해외 거주자의 경우 미국 내에 현지 대리인을 지정할 수 있습니다. 해외 법인이나 해외거주자는 상표 등록과 관련된 법적절차를 제기할 경우, 미특허청장에게 공지를 하면 법적요건이 만족될 수 있는데요. 만약 현지 대리인이 지정되어 있을 경우, 현지 대리인에게 공지를 해야합니다.
    4. Correspondence address (연락처). 변호사가 출원했다면 출원한 변호사를 통해 특허청과의 모든 업무가 진행됩니다. 따라서, 연락처는 자연히 변호사의 주소가 되겠죠. 하지만, 직접 출원하신 경우 소유권자의 주소가 바로 연락처의 역할을 하게 됩니다.

    주소 변경 신청서 양식

    상표 등록과 관련된 모든 양식은 이곳에서 찾으실 수 있습니다. 물론 MyUSPTO 에 로그인하셔서 찾을 수도 있죠. 다음의 바로가기를 클릭하셔도 좋습니다. (주소변경 양식 바로가기)

    혹시 아직 MyUSPTO 계정이 없으시다면, “Create USPTO.gov account “링크를 이용해 간단히 생성할 수 있습니다.

    세부 양식

    Page 1

    상표 출원 경험이 있다면 익숙하실 첫 페이지 입니다.

    다른 점이 있다면 다수의 상표 출원 번호 (등록 번호)를 한번에 입력할 수 있다는 것인데, 여러개의 등록 상표를 가지고 있는 소유권자가 주소를 옮기게 되면 유용한 기능이겠죠.

    정확한 출원(등록) 번호를 입력 후 눌러 주세요.

    Page 2

    다음 페이지에서 상표에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

    그 아래에는 다음의 선택지가 존재하는데,

    주소 변경도 상표 등록에 관한 공식 업무이므로 소유권자인 Owner 가 직접하거나 변호사(Attorney)를 통해서 진행하셔야 합니다. 만약, 소유권자가 해외 기업이거나 해외 거주자일 경우, 반드시 미국 변호사가 모든 업무를 대리해야 한다는 규칙이 2019년부터 발효되었으므로, 직접 진행은 불가능합니다.

    따라서, 미국 내 거주 중인 개인 혹은 미국 법인의 담당자가 직접 주소 변경을 신청한다고 가정해 보겠습니다. 소유권자(Owner)를 선택하시면 아래와 같은 메시지가 나올 수 있는데요.

    출원을 변호사 통해서 진행하셨다면 기존 변호사의 대리권을 “REVOKE” 할거냐고 묻는 질문이 나옵니다. 당연히 YES 를 선택하셔야 하는데, 그 이유는 변호사가 대리인으로 등록되어 있으면 모든 상표 업무는 해당 변호사를 통해 진행하도록 되어 있기 때문입니다.

    추가로 주소를 “UPDATE” 하라는 질문도 나올 수 있는데요. 2020년 부터 이메일주소 기입이 의무화 되면서 그 이전에 이메일 주소 없이 상표등록을 진행하셨다면 이메일 정보를 UPDATE 하도록 안내하고 있습니다. 의무사항이므로 YES 를 선택하지 않으시면 진행이 불가합니다.

    참고로 다른 질문이 추가로 나올 수도 있고, 질문의 순서는 경우에 따라 다를 수 있으므로 모두 대문자로 표기 되는 REVOKE 과 UPDATE 를 주의 깊게 살펴보시면 되겠습니다. 만약 의무 기입사항에 대해 YES 안하시면 다음 단계로 진행이 되지 않고 같은 페이지가 다시 표시되며 상단에 경고 메시지 나오므로, 큰 걱정은 안하셔도 됩니다. 모든 질문에 YES 혹은 NO 를 선택하셨다면 를 선택해 주세요.

    이후 pages

    앞에서 YES 한 횟수 만큼 페이지가 추가 될 수 있는데요. 저희의 최종 목표인 소유권자의 주소 정보는 이라는 항목으로 아래와 같이 나타납니다.

    위에서 세번째 Mailing Address (우편주소)와 맨 아래의 Domicile Address (거주지) 를 잘 살펴봐 주세요. 만약, 거주지와 별도의 우편주소를 기입하지 않고, 하나의 주소를 기입하시려면 Mailing Address 항목에 거주지를 적고 거주지 칸은 무시하셔도 됩니다. 반대로 거주지 공개를 꺼리시는 분은 별도의 우편주소(사서함 등)를 마련하신 후, Mailing Address 항목에 우편주소를 적고 아래와 같이 Domicile Address 항목의 체크 표시를 없애 주세요.

    체크 박스가 위와 같이 빈 상태가 되면, 그 아래 공란에 거주지 정보 기입이 가능해 집니다. 여기에 거주지 정보를 입력하면 등기부에는 거주지 정보가 들어가지만, 우편주소만 대중에 공개되므로 사생활 보호나 스팸 우편(상표 관련 낚시성 광고가 상당히 많은 편입니다) 방지에 도움이 될 수 있습니다.

    마지막 page

    이제 양식에 사인을 하고 Validate 하시면 되는데요.

    서명은 전자적으로 하시는게 가장 간편합니다. 기본값이니 변경하실 필요가 없겠죠. 그 외에는 아래와 같이 상표 소유권자임을 표시하시고,

    아래와 같이 서명란에 특허청 요건에 맞게 전자서명을 하시면 되는데, 기본적으로 영문 이름을 두개의 슬래쉬(/)로 가두시면 됩니다. 참고로 슬래쉬는 물음표와 같은 키에 있습니다.

    예를 들어 성함이 김훈이라면 /Hoon Kim/ 이라고 기입하시면 되고, 아래는 탐크루즈로 기입해 봤습니다.

    이때 슬래쉬를 안하시면 문제가 되니 잊지 마시고, 그 외에 Name은 영문 성함을 적으셔야 하고, Position 에는 만약 소유권자가 법인(회사명)이라면 양식을 작성하신 분의 직책을 적어주시면 됩니다. 참고로 작성하신 분이 회사를 대표할 수 있음이 확인되어야 하므로 단순히 Manager 라고 적기 보다는 Intellectual Property Manager 나 Legal Director, Vice President, CEO 등 직책명 만으로도 회사대표권이 확인될 수 있는 편이 좋습니다. 반대로 소유권자 본인이시라면 간단히 Owner 라고 적어주시면 됩니다.

    마지막으로 Validate 를 누르시면 양식이 완성됩니다.

    이후에는 결제단계인데, 단순 주소변경은 관납비가 무료이므로, 간단히 확인란에 체크만하고 제출버튼을 누르시면 바로 접수증을 받아보실 수 있습니다.

  • Change Address on TM registration, DIY

    Change Address on TM registration, DIY

    Businesses move. And their trademarks should come along. Unfortunately, changing your address on your trademark registration(s) (also in your application(s) if it has not been registered) is not as straightforward as changing your profile on Facebook.

    First, understand what you’re doing.

    You actually have quite a list of addresses on your trademark registration/application.

    1. Owner’s (domicile) address (or principal place of business)
    2. Owner’s mailing address (USPTO permits you to have a different mailing address than your address over privacy concern; only mailing address is made public)
    3. Address of your Domestic Representative (Domestic Representative acts like a registered agent for a business. i.e. service of process can be made on a Domestic Representative)
    4. Correspondence address (this is either your mailing address or your attorney’s address)

    If you’re shaking your head in disbelief, maybe you shouldn’t do this yourself.

    Next, you need to find an appropriate form.

    You can find any TEAS forms here or on your MyUSPTO portal. But here’s a shortcut: Change Address or Representation (CAR) Form.

    If you don’t have a USPTO.gov account (MyUSPTO), you need to create one. It’s pretty much like creating an account on any website. So, I won’t go into details.

    Let’s fill out the form.

    Page 1

    You might find this first page familiar if you have filed a trademark application yourself.

    A noticeable difference is that you can enter multiple serial/registration numbers at a time. Yes, that means you can change your address on multiple registrations/applications in a single filing. How convenient!

    Put down your serial/registration number in the blank and hit .

    Page 2

    Now, it shows your mark and your information. Make sure you are looking at your registration/application.

    Then, you have this prompt.

    It’s actually asking who you are to this registration/application. You need to be the Owner or the Attorney of Record to make any change of address. Here, we’re assuming you’re doing it DIY, so Owner it is.

    When you press the Owner button, you might see the following message.

    You see this warning because you had an attorney file the application on your behalf. If so, you must “REVOKE” the authority of a currently appointed attorney to do this address change yourself. If revoked, the attorney will be out of picture in regard to the registration/application. Select “Yes” for the “REVOKE” question.

    Also, you might see the 2. “UPDATE” question above as the first question if you did not provide your email address in the registration/application. The USPTO now requires an email address information for every trademark registration, so if you haven’t done this, you must provide one now. Thus, select “Yes” for the “UPDATE” question. You see I’m referring the questions not by numbers but by keywords. The questions, in fact, may be presented in different orders.

    Furthermore, there could be a different set of questions at times. But I won’t go into further details. You need to “REVOKE” the power of attorney before you file anything with the USPTO yourself, but in so doing, you might also need to make some other changes or updates if necessary. But don’t worry, the form is pretty smart, if you, for example, do not revoke the power of attorney, the form will not let you proceed when you click .

    Following pages

    Depending on how many “Yes” you had on the Page 2, you would encounter many more pages for the necessary changes/updates. However, the address you want to change will appear in section as below.

    You see Mailing Address (top third) and Domicile Address (very bottom). If you want to have a separate mailing address to hide your actual address from the public, insert the address you want to receive your mail in Mailing Address field, and then uncheck the box next to Domicile Address as shown below.

    Then, you can type in your address in the blank field. Alternatively, if you don’t mind making your address public or don’t have a separate mailing address, then you should put down your address next to Mailing Address and leave the box next to Domicile Address (shown above) checked.

    Last page

    Now, you need to sign the form and Validate.

    I will assume you want to “Sign directly” here. Simply, select Owner/Holder as shown below.

    Then, fill out the bottom table. Remember, the USPTO recognizes your electronic signature only if it meets certain formality. I suggest you just fill the Signature box with your full name enclosed with / on each side.

    On the above shown, replace “your name” with an actual name of yours. If Tom Cruise was the Owner, it would look like:

    Don’t forget the slashes, and fill out the Signatory’s Position. In most cases, you can simply write down Owner, but as aforementioned, you may be an employee of an business entity Owner. In this case, you can write down your job title. I doubt a company would have a Temporary Worker to do this, but if that is the case, the supervisor should sign the form not the Temporary Worker.

    You’re now set to Validate the form.

    The rest will be breeze. Unlike when you filed a trademark application, this submission does not require fees. So, as soon as you submit the form, you’re done.

    Congrats! You’ve made the address change on your registration/application yourself.