IPfever

Atlanta law firm for global business

Author: Young Jeon, Esq.

  • Amazon Brand Registry related FAQ

    Amazon Brand Registry related FAQ

    Amazon Brand Registry is one of the strongest Amazon selling tools as a seller can control the entirety of Amazon listings for all products associated with a brand. It’s a free service for a seller who owns a UPSTO registered trademark.

    As Amazon Brand Registry is a private program ran and controlled solely by Amazon, Amazon can do whatever it wants regarding the program including registration requirements.

    Hence, you should take a note the following materials are only provided as an anecdote of an attorney who only indirectly experienced enrollment in Amazon Brand Registry through his clients.

    What is Amazon Brand Registry?

    What are requirements to participate in Amazon Brand Registry?

    What is Amazon Brand Registry Beta?

    Can you use Amazon Brand Registry as soon as you have U.S. Serial Number?

    Should I give a chance to Amazon IP Accelerator program?

    Why do I need to register my mark/brand/logo with the USPTO?

    What is Amazon Brand Registry?

    Amazon Brand Registry is an Amazon’s own program that offers its sellers an ability to control, edit, and possibly remove listings related to the sellers’ registered trademark.

    Go to Amazon’s Brand Services page to get more info.

    What are requirements to participate in Amazon Brand Registry?

    The answer used to be simple. In the beginning, Amazon only allowed “registered” trademarks, meaning you need to first have your trademark registered with the USPTO before you enroll in Brand Registry.

    The problem was that when you file a trademark application with the USPTO, the following happens:

    • At least four months for the USPTO to examine your mark
    • At least a month for notice to the public via publication
    • At least two months for processing and waiting for USPTO actions

    In sum, the trademark registration process takes at least seven months, which means an Amazon seller who launched a new brand would not be eligible to enroll in Brand Registry for a significant period of time.

    That brought Amazon to recently start a pilot program Brand Registry Beta that allows sellers in the U.S. and India to apply for Brand Registry as soon as they file an application.

    What is Amazon Brand Registry Beta?

    It’s an invitation-only pilot program that allows you can request an enrollment of your brand with a pending trademark application.

    According to its introduction page, the requirements are

    1. a pending trademark application with the USPTO or the Indian counterpart,
    2. you have an Amazon seller or vendor account, and
    3. you have no trademark currently enrolled in Amazon Brand Registry.

    If you met the aforementioned requirements, you need to fill out a form to be waitlisted. The form asks you the followings:

    • Trademark office where your trademark is pending registration
    • The number of your trademark application (serial number for US trademarks and trademark application number for India trademarks)
    • First name
    • Last name
    • Email (valid email addresses only)
    • Company name
    • Brand name
    • If you have a seller central account please provide your merchant token. If you have a vendor central account please provide the email associated with your vendor central account

    Can you use Amazon Brand Registry as soon as you have U.S. Serial Number?

    A U.S. Serial Number is immediately available when you file a trademark application with the USPTO via TEAS. However, we don’t know yet how soon you can use tools available through Amazon Brand Registry.

    When we have statistically meaningful data as to how long the process takes, I will post here.

    last update on 9/24/2020 by Young Jeon, Esq.

    If you can’t meet the Amazon Brand Registry Beta requirements, you can alternatively consider Amazon IP Accelerator program. The IP Accelerator program has affiliated law firms that offer trademark services and allows you to file a trademark application with one of the law firms and to apply for Brand Registry with the U.S. Serial Number.

    IPfever does not participate in Amazon IP Accelerator program, but you can go to the program’s webpage via this link.

    We already analyzed the program’s worth in a previous post, but if you need Brand Registry before your trademark gets registered, this is probably your last resort.

    Should I give a chance to Amazon IP Accelerator program?

    My belief, and also the USPTO’s, is that any U.S. licensed attorney can handle trademark registration, if a sufficient time is given. The key issue is how competent and responsible the lawyer is for your case. It can vary from an attorney to another within a firm.

    However, Amazon probably requires the law firms to maintain the quality of the trademark applications, meaning a vast majority of the application should eventually render registration. This gives an incentive to law firms to reduce the likelihood of an Office Action, which gives many clients a reason to abandon their application due to the cost.

    If so, the IP Accelerator law firms should be a better choice than many unethical trademark service companies, especially non-attorney service providers of dubious legality, who often blindly files a high likelihood of refusal application without forewarnings to make money.

    The best method is to contact a law firm, preferably talk to an attorney, and ask trademark questions first. For example, if what you are hearing is nothing but a recommendation to get Brand Search or Brand Review service, then you might want to try another law firm.

    Of course, you can’t never know if a trademark is safe to use, sure to be registered, and so on. Even with Brand Search and Review, it’s never 100%. On the other hand, a competent attorney can provide a general but very helpful overview of your trademark instantly upon hearing about the mark and associated goods/services.

    Why do I need to register my mark/brand/logo with the USPTO?

    I tend to start a free trademark consultation with a saying, you have a right to a trademark when you use it. There are exceptional circumstances such as Intent-to-Use application under which you can file a trademark application before you start to use the trademark. Nonetheless, trademark registration offers registration of an existing rights related to trademark, servicemark, collective mark, and trade dress.

    The registration scheme offers a pre-screening of the alleged rights, including if there are any conflicting marks, and provide notice to the public. This helps businesses can operate with certain expectations that their trademark will be protected. As an incentive, the registered trademarks are given certain enforcement options and heightened legal status.

    That does not mean, you don’t have a right to stop others from misappropriating your trademarks by using confusing names, marks, or logos.

    It is true that federal trademark registration is almost always recommended unless you deal exclusively with a set of preexisting clients. However, it is also recommended that you should do your marker research and find a distinctive name or logo for your product/service. And when you feel ready, you proceed with the registration process in consideration of your business plan and budget.

    On the other hand, if you want to pre-register a name or logo even long before you start actually using the name or logo, let alone your business, then you can always file an ITU application that can hold a name or logo for registration upon your actual use for up to 3 years. ITU applications involve less risk because the trademark examination will be completed before you start using it, so you can more confidently file it yourself.

  • 아마존 브랜드 레지스트리 FAQ

    아마존 브랜드 레지스트리 FAQ

    아마존에서 브랜드 레지스트리 등록을 하려면 미국 특허청(USPTO)에 상표를 등록할 것을 요구하기 때문에 이와 관련한 질문을 많이 받습니다.

    하지만, 브랜드 레지스트리는 아마존에서 운영, 제공하는 프로그램으로 이에 대한 가입 요건이나 절차 등은 아마존이 임의로 결정하고 변경 및 번복할 수 있습니다.

    따라서, 아래의 내용은 단순히 정보 습득의 취지로만 활용하시고, 정확한 내용은 아마존에 직접 문의하시기 바랍니다.

    아마존 브랜드 레지스트리 (Amazon Brand Registry) 가 뭐죠?

    아마존 브랜드 레지스트리에 등록하려면 무엇이 필요하죠?

    브랜드 레지스트리 베타가 뭐죠?

    미국 상표 출원하면 바로 브랜드 레지스트리에 등록이 가능한가요?

    아이피 엑셀러레이터, 믿을 수 있는 프로그램인가요?

    상표 등록은 왜 필요한가요?

    아마존 브랜드 레지스트리 (Amazon Brand Registry) 가 뭐죠?

    아마존 브랜드 레지스트리는 아마존에서 상표권자가 관련 제품의 리스팅을 통합 관리할 수 있도록 하는 아마존 셀러를 위한 프로그램입니다.

    자세한 혜택과 관련 정보는 아마존 브랜드 레지스트리 홈페이지에서 얻으실 수 있습니다.

    아마존 브랜드 레지스트리에 등록하려면 무엇이 필요하죠?

    최근들어 혼란이 가중되고 있는 질문입니다.

    처음 브랜드 레지스트리가 탄생하고 줄곧 미특허청에 등록된 상표(registered trademarks)만이 등록 가능했는데요. 문제는 미특허청에 일단 상표를 출원(application)하면

    • 상표심사(trademark examination) 진행에 최소 4개월,
    • 등록 전 법적 공시기간(publication) 1개월,
    • 그 외 공시 대기 및 서류 절차 등에 최소 2개월

    이렇게 최종 등록(registration)까지는 최소 7개월이 걸리기 때문에 아마존 셀러들이 신규 브랜드를 출시하고 상당기간 브랜드 레지스트리를 이용하지 못하는 불편이 있어 왔습니다.

    이 때문에 최근 미국과 인도 지역 아마존에서 상표 출원(application)사실만을 근거로 브랜드 레지스트리 등록을 할 수 있는 베타 프로그램(Beta Program)을 시작했다고 합니다.

    브랜드 레지스트리 베타가 뭐죠?

    심사가 진행 중인, 즉 아직 등록되지 않은 미국 상표 출원 (pending trademark application)에 대하여 아마존 브랜드 레지스트리 등록 신청을 받는 시범적 서비스 입니다.

    해당 웹페이지에는 미국과 인도 시장의 아마존 판매자들이 “초청(invitation-only)”에 의해서 참여할 수 있는 “시범 프로그램(pilot program)” 이라고 소개되어 있는데요.

    참여 요건은

    1. 해당 판매자의 상표가 해당 국가 특허(상표)청에 출원이 되어 있어야 하고,
    2. 아마존 셀러 (or vendor) 센트럴 계정을 가지고 계셔야 하며,
    3. 기존에 브랜드 레지스트리에 등록된 상표가 없어야 합니다.

    이 3가지 조건을 만족하면 해당 페이지에서 아래와 같은 내용을 기입 후 제출하면 검토 대상 명단에 이름을 올릴 수 있다고 하네요.

    • Trademark office where your trademark is pending registration
    • The number of your trademark application (serial number for US trademarks and trademark application number for India trademarks)
    • First name
    • Last name
    • Email (valid email addresses only)
    • Company name
    • Brand name
    • If you have a seller central account please provide your merchant token. If you have a vendor central account please provide the email associated with your vendor central account

    미국 상표 출원하면 바로 브랜드 레지스트리에 등록이 가능한가요?

    원래는 출원된 상표가 등록이 될 때까지 최소 7개월은 기다리셔야 했죠. 헌데 아마존 브랜드 레지스트리 베타가 이 계산을 조금 바꾸어 놓았습니다.

    2020년 하반기에 출원된 상표를 기준으로 출원일로 부터 4-6개월 안으로 아마존 브랜드 레지스트리 등록을 위한 인증코드가 발급되는 것으로 확인됩니다.

    last update on 5/11/2020 by Young Jeon, Esq.

    위에서 소개한 아마존 브랜드 레지스트리 베타 프로그램 참여 요건을 만족시키지 못하신다면, 아마존 아이피 엑셀러레이터 (Amazon IP Accelerator) 프로그램이 대안이 될 수 있는데요. 이 프로그램에 참여하고 있는 로펌들을 통해 상표를 출원하시면 상표 등록 전에 미리 아마존 브랜드 레지스트리 등록이 가능합니다.

    IPfever는 아이피 엑셀러레이터 프로그램에 참여하고 있지 않기 때문에, 해당 프로그램 소개 페이지를 방문하셔서 자세한 정보 얻으시기 바랍니다.

    이 프로그램에 대해서는 이미 비용적인 측면에서 분석해 본 바가 있는데, 만약 부득이하게 상표가 등록될 때까지 기다릴 수 없는 아마존 판매자라면 울며 겨자먹기로 참여할 수 밖에 없겠죠.

    아이피 엑셀러레이터, 믿을 수 있는 프로그램인가요?

    기본적으로 미국에서 변호사 자격이 있다면 시간만 충분히 들인다면 모든 상표 등록 업무를 충분히 수행할 수 있는 능력이 있습니다.

    다만, 담당 변호사가 얼마나 능숙하게 책임감과 관심을 가지고 해당 업무에 임하느냐가 이슈가 되겠죠. 이는 하나의 펌이라도 변호사 개개인의 능력차와 해당 의뢰 건에 대한 책임감에 따라 큰 차이가 있을 수 있습니다.

    아마존 입장에서는 참여하고 있는 로펌에서 출원한 상표가 높은 확률로 등록될 것이 전제가 되어야 프로그램을 운영할 수 있으므로, 각 로펌에 일정 이하의 1차 거절률 내지는 일정 이상의 등록 성공률을 요구할 것입니다.

    따라서, 로펌 입장에서는 1차 혹은 최종 거절률을 최소화할 인센티브가 있고, 1차 거절(Office Action)이 되면 고객들이 눈덩이처럼 불어나는 변호사 비용 때문에 계속 진행을 포기할 가능성이 높아, 원칙적으로 1차 거절을 최대한 줄이려고 노력하지 않을까 추측해 봅니다.

    이런 면에서는 엑셀러레이터 프로그램이 일단 긍정적이라 평가할 수 있는데요. 비양심적인 일부 업체 (특히 미국 변호사가 아닌 불법 상표대행 업체) 에서는 돈을 벌기 위해 별다른 언급이나 사전 경고 없이 거절 가능성이 높은 상표를 무조건 출원하는 경우가 많기 때문입니다.

    가장 좋은 방법은 해당 로펌(가능하면 담당 변호사)과 이야기를 해보고 결정하면 좋겠습니다. 예를 들어, 최초 문의한 로펌에서 희망 상표에 대한 거절 가능성 등에 대해 답을 피하고 무조건 사전검토 (Brand Search and/or Brand Review) 를 해보라고 유도한다면 다른 펌을 접촉해 보시는게 좋겠습니다.

    물론 정확한 거절 가능성은 세밀한 사전검토 없이 답변이 불가능하지만, 능숙한 상표 전문 변호사라면 상표와 해당 제품/서비스 분야만 들어도 어느 정도 등록 가능성을 점칠 수 있기 때문이죠.

    상표 등록은 왜 필요한가요?

    제가 항상 고객님들께 강조하지만, 상표권은 “사용”으로 발생합니다. 물론 예외적으로 사전 등록(ITU)제도가 있긴 하지만, 기본적으로 상표 등록은 이미 사용하고 있는 상표를 등기부에 올리는 것과 비슷합니다.

    상표의 연방 등록제도는 제3자의 상표권과 마찰이 있는지 여부를 미리 검토(Trademark Examination)하고, 이렇게 공인된 권리를 대중에 공지하기 때문에 불필요한 법적 분쟁이나 마찰을 줄이는 역할을 합니다. 때문에 등록을 권장하기 위해 등록 상표에 한하여 몇가지 강력한 법적 혜택과 지위를 부여하고 있죠.

    그럼에도 불구하고, 기본적으로 타인이 유사상표를 사용하여 경쟁하지 못하게 막는 권리(상표권)는 제품에 원하시는 상표를 부착하거나 서비스와 연관해 사용하시면 자연히 발생합니다.

    하지만 이러한 상표권의 행사와 유지에 연방 상표 등록이 큰 도움이 되는 것이 사실이고, 불특정한 소비자를 대상으로 제품을 팔거나 서비스를 제공하는 개인/업체라면 거의 항상, 등록 비용을 훨씬 상회하는 가치가 있습니다.

    다만, 등록을 무조건 서두르기 보다는 철저한 시장 조사와 시범 서비스나 시제품 배포 등의 기간을 거쳐 기존 브랜드/상표와 변별력이 있는 좋은 상표를 선택하고, 예산과 필요성에 따라 적절한 시기에 등록을 진행하시면 좋겠습니다.

    이와는 반대로, 내가 아직 준비는 덜 되어 있지만, 나중에 꼭 사용하고 싶은 상표가 있다면 미리 미리 (최대 3년 전부터 가능) 선출원(ITU) 제도를 이용하셔서 상표를 맡아 두시는 것도 좋고, 이렇게 시간적 여유가 있는 선출원의 경우, 직접 DIY 출원하시면 많은 비용을 절감하실 수 있습니다.

  • 상표 등록/출원 – 주소 변경

    상표 등록/출원 – 주소 변경

    이제는 100% 전산화되었지만 상표 등록부는 여전히 등기부의 역할을 하는 공문서입니다. 따라서, 임의로 주소를 변경할 수는 없고, 주소 변경을 신청하는 양식을 작성 후 제출해야 합니다.

    먼저, 주소가 어떤 역할을 하는지 조금 알아 보겠습니다.

    상표 출원/등록에는 아래와 같은 주소가 기입되는데요.

    1. Owner’s (domicile) address (거주지) 는 소유권자의 거주지, 한국으로 치면 주민등록지, 혹은 소유권자가 법인이라면 사업장 소재지를 말합니다.
    2. Owner’s mailing address (우편주소). 미특허청은 개인의 사생활 보호 차원에서 실제 주민등록지의 공개를 꺼리는 사람을 위해 우편을 받기위한 별도의 주소를 기입할 수 있도록 하고 있습니다. 거주지와 다른 별도의 우편주소를 기입할 경우, 이 우편주소만 대중에 공개됩니다.
    3. Domestic Representative 의 주소. 해외 거주자의 경우 미국 내에 현지 대리인을 지정할 수 있습니다. 해외 법인이나 해외거주자는 상표 등록과 관련된 법적절차를 제기할 경우, 미특허청장에게 공지를 하면 법적요건이 만족될 수 있는데요. 만약 현지 대리인이 지정되어 있을 경우, 현지 대리인에게 공지를 해야합니다.
    4. Correspondence address (연락처). 변호사가 출원했다면 출원한 변호사를 통해 특허청과의 모든 업무가 진행됩니다. 따라서, 연락처는 자연히 변호사의 주소가 되겠죠. 하지만, 직접 출원하신 경우 소유권자의 주소가 바로 연락처의 역할을 하게 됩니다.

    주소 변경 신청서 양식

    상표 등록과 관련된 모든 양식은 이곳에서 찾으실 수 있습니다. 물론 MyUSPTO 에 로그인하셔서 찾을 수도 있죠. 다음의 바로가기를 클릭하셔도 좋습니다. (주소변경 양식 바로가기)

    혹시 아직 MyUSPTO 계정이 없으시다면, “Create USPTO.gov account “링크를 이용해 간단히 생성할 수 있습니다.

    세부 양식

    Page 1

    상표 출원 경험이 있다면 익숙하실 첫 페이지 입니다.

    다른 점이 있다면 다수의 상표 출원 번호 (등록 번호)를 한번에 입력할 수 있다는 것인데, 여러개의 등록 상표를 가지고 있는 소유권자가 주소를 옮기게 되면 유용한 기능이겠죠.

    정확한 출원(등록) 번호를 입력 후 눌러 주세요.

    Page 2

    다음 페이지에서 상표에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

    그 아래에는 다음의 선택지가 존재하는데,

    주소 변경도 상표 등록에 관한 공식 업무이므로 소유권자인 Owner 가 직접하거나 변호사(Attorney)를 통해서 진행하셔야 합니다. 만약, 소유권자가 해외 기업이거나 해외 거주자일 경우, 반드시 미국 변호사가 모든 업무를 대리해야 한다는 규칙이 2019년부터 발효되었으므로, 직접 진행은 불가능합니다.

    따라서, 미국 내 거주 중인 개인 혹은 미국 법인의 담당자가 직접 주소 변경을 신청한다고 가정해 보겠습니다. 소유권자(Owner)를 선택하시면 아래와 같은 메시지가 나올 수 있는데요.

    출원을 변호사 통해서 진행하셨다면 기존 변호사의 대리권을 “REVOKE” 할거냐고 묻는 질문이 나옵니다. 당연히 YES 를 선택하셔야 하는데, 그 이유는 변호사가 대리인으로 등록되어 있으면 모든 상표 업무는 해당 변호사를 통해 진행하도록 되어 있기 때문입니다.

    추가로 주소를 “UPDATE” 하라는 질문도 나올 수 있는데요. 2020년 부터 이메일주소 기입이 의무화 되면서 그 이전에 이메일 주소 없이 상표등록을 진행하셨다면 이메일 정보를 UPDATE 하도록 안내하고 있습니다. 의무사항이므로 YES 를 선택하지 않으시면 진행이 불가합니다.

    참고로 다른 질문이 추가로 나올 수도 있고, 질문의 순서는 경우에 따라 다를 수 있으므로 모두 대문자로 표기 되는 REVOKE 과 UPDATE 를 주의 깊게 살펴보시면 되겠습니다. 만약 의무 기입사항에 대해 YES 안하시면 다음 단계로 진행이 되지 않고 같은 페이지가 다시 표시되며 상단에 경고 메시지 나오므로, 큰 걱정은 안하셔도 됩니다. 모든 질문에 YES 혹은 NO 를 선택하셨다면 를 선택해 주세요.

    이후 pages

    앞에서 YES 한 횟수 만큼 페이지가 추가 될 수 있는데요. 저희의 최종 목표인 소유권자의 주소 정보는 이라는 항목으로 아래와 같이 나타납니다.

    위에서 세번째 Mailing Address (우편주소)와 맨 아래의 Domicile Address (거주지) 를 잘 살펴봐 주세요. 만약, 거주지와 별도의 우편주소를 기입하지 않고, 하나의 주소를 기입하시려면 Mailing Address 항목에 거주지를 적고 거주지 칸은 무시하셔도 됩니다. 반대로 거주지 공개를 꺼리시는 분은 별도의 우편주소(사서함 등)를 마련하신 후, Mailing Address 항목에 우편주소를 적고 아래와 같이 Domicile Address 항목의 체크 표시를 없애 주세요.

    체크 박스가 위와 같이 빈 상태가 되면, 그 아래 공란에 거주지 정보 기입이 가능해 집니다. 여기에 거주지 정보를 입력하면 등기부에는 거주지 정보가 들어가지만, 우편주소만 대중에 공개되므로 사생활 보호나 스팸 우편(상표 관련 낚시성 광고가 상당히 많은 편입니다) 방지에 도움이 될 수 있습니다.

    마지막 page

    이제 양식에 사인을 하고 Validate 하시면 되는데요.

    서명은 전자적으로 하시는게 가장 간편합니다. 기본값이니 변경하실 필요가 없겠죠. 그 외에는 아래와 같이 상표 소유권자임을 표시하시고,

    아래와 같이 서명란에 특허청 요건에 맞게 전자서명을 하시면 되는데, 기본적으로 영문 이름을 두개의 슬래쉬(/)로 가두시면 됩니다. 참고로 슬래쉬는 물음표와 같은 키에 있습니다.

    예를 들어 성함이 김훈이라면 /Hoon Kim/ 이라고 기입하시면 되고, 아래는 탐크루즈로 기입해 봤습니다.

    이때 슬래쉬를 안하시면 문제가 되니 잊지 마시고, 그 외에 Name은 영문 성함을 적으셔야 하고, Position 에는 만약 소유권자가 법인(회사명)이라면 양식을 작성하신 분의 직책을 적어주시면 됩니다. 참고로 작성하신 분이 회사를 대표할 수 있음이 확인되어야 하므로 단순히 Manager 라고 적기 보다는 Intellectual Property Manager 나 Legal Director, Vice President, CEO 등 직책명 만으로도 회사대표권이 확인될 수 있는 편이 좋습니다. 반대로 소유권자 본인이시라면 간단히 Owner 라고 적어주시면 됩니다.

    마지막으로 Validate 를 누르시면 양식이 완성됩니다.

    이후에는 결제단계인데, 단순 주소변경은 관납비가 무료이므로, 간단히 확인란에 체크만하고 제출버튼을 누르시면 바로 접수증을 받아보실 수 있습니다.

  • Change Address on TM registration, DIY

    Change Address on TM registration, DIY

    Businesses move. And their trademarks should come along. Unfortunately, changing your address on your trademark registration(s) (also in your application(s) if it has not been registered) is not as straightforward as changing your profile on Facebook.

    First, understand what you’re doing.

    You actually have quite a list of addresses on your trademark registration/application.

    1. Owner’s (domicile) address (or principal place of business)
    2. Owner’s mailing address (USPTO permits you to have a different mailing address than your address over privacy concern; only mailing address is made public)
    3. Address of your Domestic Representative (Domestic Representative acts like a registered agent for a business. i.e. service of process can be made on a Domestic Representative)
    4. Correspondence address (this is either your mailing address or your attorney’s address)

    If you’re shaking your head in disbelief, maybe you shouldn’t do this yourself.

    Next, you need to find an appropriate form.

    You can find any TEAS forms here or on your MyUSPTO portal. But here’s a shortcut: Change Address or Representation (CAR) Form.

    If you don’t have a USPTO.gov account (MyUSPTO), you need to create one. It’s pretty much like creating an account on any website. So, I won’t go into details.

    Let’s fill out the form.

    Page 1

    You might find this first page familiar if you have filed a trademark application yourself.

    A noticeable difference is that you can enter multiple serial/registration numbers at a time. Yes, that means you can change your address on multiple registrations/applications in a single filing. How convenient!

    Put down your serial/registration number in the blank and hit .

    Page 2

    Now, it shows your mark and your information. Make sure you are looking at your registration/application.

    Then, you have this prompt.

    It’s actually asking who you are to this registration/application. You need to be the Owner or the Attorney of Record to make any change of address. Here, we’re assuming you’re doing it DIY, so Owner it is.

    When you press the Owner button, you might see the following message.

    You see this warning because you had an attorney file the application on your behalf. If so, you must “REVOKE” the authority of a currently appointed attorney to do this address change yourself. If revoked, the attorney will be out of picture in regard to the registration/application. Select “Yes” for the “REVOKE” question.

    Also, you might see the 2. “UPDATE” question above as the first question if you did not provide your email address in the registration/application. The USPTO now requires an email address information for every trademark registration, so if you haven’t done this, you must provide one now. Thus, select “Yes” for the “UPDATE” question. You see I’m referring the questions not by numbers but by keywords. The questions, in fact, may be presented in different orders.

    Furthermore, there could be a different set of questions at times. But I won’t go into further details. You need to “REVOKE” the power of attorney before you file anything with the USPTO yourself, but in so doing, you might also need to make some other changes or updates if necessary. But don’t worry, the form is pretty smart, if you, for example, do not revoke the power of attorney, the form will not let you proceed when you click .

    Following pages

    Depending on how many “Yes” you had on the Page 2, you would encounter many more pages for the necessary changes/updates. However, the address you want to change will appear in section as below.

    You see Mailing Address (top third) and Domicile Address (very bottom). If you want to have a separate mailing address to hide your actual address from the public, insert the address you want to receive your mail in Mailing Address field, and then uncheck the box next to Domicile Address as shown below.

    Then, you can type in your address in the blank field. Alternatively, if you don’t mind making your address public or don’t have a separate mailing address, then you should put down your address next to Mailing Address and leave the box next to Domicile Address (shown above) checked.

    Last page

    Now, you need to sign the form and Validate.

    I will assume you want to “Sign directly” here. Simply, select Owner/Holder as shown below.

    Then, fill out the bottom table. Remember, the USPTO recognizes your electronic signature only if it meets certain formality. I suggest you just fill the Signature box with your full name enclosed with / on each side.

    On the above shown, replace “your name” with an actual name of yours. If Tom Cruise was the Owner, it would look like:

    Don’t forget the slashes, and fill out the Signatory’s Position. In most cases, you can simply write down Owner, but as aforementioned, you may be an employee of an business entity Owner. In this case, you can write down your job title. I doubt a company would have a Temporary Worker to do this, but if that is the case, the supervisor should sign the form not the Temporary Worker.

    You’re now set to Validate the form.

    The rest will be breeze. Unlike when you filed a trademark application, this submission does not require fees. So, as soon as you submit the form, you’re done.

    Congrats! You’ve made the address change on your registration/application yourself.

  • 리테이너가 뭐죠?

    리테이너가 뭐죠?

    많은 미국 변호사들이 리테이너 (Retainer)를 요구하는데, 이 리테이너라는 말은 때에 따라서 위임/수임계약 (engagement letter, retainer agreement) 을 의미하기도 하기도 하지만 수임료와 관련되어 있기도 합니다.

    수임료와 관련, 리테이너는 2가지로 구분할 수 있습니다.

    착수금 (Availability Retainer)

    먼저, 착수금이란 말 그대로 일을 시작하는 대가로 받는 돈인데, 주로 하나의 일을 착수하면 다른 일을 맡기 어려울 때, 그 기회비용을 보상하는 의미에서 지불하는 금액입니다.

    이를테면 미국에서는 재판과 같은 경우, 배심원들이 재판이 끝날 때까지 집에 못가기 때문에, 한번 시작되면 몇 일 동안 하루 종일 진행되는데요. 따라서, 하나의 재판이 시작되면 몇 일간은 다른 일을 전혀 손을 댈 수 없겠죠.

    따라서, 재판 전문 변호사들은 한번에 맡을 수 있는 의뢰 건수가 정해져 있기 마련입니다. 이럴 때 착수금을 요구하게 되고, 이 착수금은 당연히 환불이 안되겠죠.

    선금 (Retainer)

    가장 흔하게 말하는 리테이너는 변호사 비용을 선불로 지급하는 개념입니다. 거의 대부분의 변호사가 먼저 선불을 받아두고, 그 잔액(balance)에서 시간 당 수임료(hourly charge)를 공제해 나가는데요.

    사실 많은 변호사들이 고민하는 것이 자신들이 한 일의 가치를 증명하는 일입니다. 예를 들어, 변호사가 전화 한통으로 일을 해결하면 의뢰인은 고마워하기 보다는 “이렇게 간단한 일에 몇백불을 내야 하나?” 하고 생각 하기 쉽죠. 따라서, 변호사 입장에서는 돈을 먼저 받아두는 것이 안심이 됩니다.

    이렇게 선금을 받는 경우, 통상 월 1회 해당 기간에 발생한 수임료를 정산하고, 잔금이 일정 금액 이하로 떨어지면 최초 리테이너 금액만큼 다시 채워넣도록 정하는 경우가 많습니다.

    따라서, retainer 의 액수를 정할 때는 통상 1달에서 2달 (여유분 포함) 간 발생할 수임료를 예상한 뒤, 이를 retainer 액수로 정하는 경우가 많습니다. 물론 어떤 경우에는 2달에서 3달간의 발생 비용에 맞춘 뒤, 1/3 이하로 잔액이 떨어지면 다시 채우도록 요구하는 경우도 있죠.

    당연하지만, 선금이기 때문에 더 이상 의뢰할 업무가 없거나, 변호사를 해고하는 등의 사유로 위임계약을 종료하는 경우 잔액을 전액 환불 받을 수 있습니다.

    참고: IPfever 의 Retainer Policy

    Retainer 는 변호사를 보호하는 역할을 합니다. 물론 고객이 피치 못한 사정으로 비용을 납부하지 못하게 되는 상황이 발생할 수도 있지만, 대부분의 경우는 상호간의 신뢰가 깨지거나 고객이 변호사의 서비스에 100% 만족하지 못할 때 미지급이 발생합니다. 따라서, IPfever 의 모든 변호사는 특별한 사유가 없으면 retainer 없이 업무를 진행합니다.

    리테이너에 관한 다른 글

  • 아마존 IP Accelerator 프로그램

    아마존 IP Accelerator 프로그램

    아마존 브랜드 레지스트리 등록을 위해서는 USPTO 에 상표를 등록해야만 합니다. 하지만 출원 후 최소 6-9개월이 걸리는 터라 새로운 브랜드를 시작하는 경우 상당한 지연이 발생할 수 있는데요. 아마존에서는 이를 해결코자 IP Accelerator Program (the IPAP)를 운영하고 있습니다.

    등록된 로펌들이 IPAP에서 정한 최대 고정 수임료를 수수한다고 가정했을 때, 이러한 고정 수임료와 IPfever의 수임료를 비교해 보았습니다.

    여러 사례 별로 비교해 볼 때, IPAP의 고정 수임료(붉은색) 대비 변동 수임료(오렌지)로 진행했을 때 상당한 비용 절약이 있음을 확인할 수 있죠. 게다가 많은 상표들이 비교적 단순한 등록 절차만 요구되기 때문에 평균 수임료(파란색)와의 차이는 매우 클 수 밖에 없습니다.

    그럼에도 불구하고 대부분 상표 등록 경험이 없는 신규 아마존 판매자에게는 고정 수임료가 상당히 매력적일 수 밖에 없습니다.

    이런 경우, 조심해야 할 것은 자칫 눈덩이처럼 불어날 수 있는 출원 이후의 비용입니다. 최악의 경우, 등록에 대한 대가(성공 보수)를 요구하거나 중간사건(Office Action) 발생 시 과도한 비용을 청구하는 경우가 발생할 수 있는데요.

    일단 어떤 이유에서든 Office Action 이 발행되면 서면 대응이 반드시 이루어져야 하므로, 이미 발을 들여놓은 후에는 빼기가 어려워 질 수 있습니다.

    반대로 아이피 피버에서는 OA도 마찬가지로 변동수임료를 적용하여 단순히 상품목록을 수정하는 등의 경우 최소 $20 정도의 비용을 청구하도록 되어 있고, 그 밖에도 여러가지 구조와 절차적으로 상표 등록까지의 모든 과정에서 최대한 비용효율적인 선택을 할 수 있도록 되어 있습니다.

    더 자세한 내용은 무료 상담을 통해 변호사와 직접 상담하세요.

  • Amazon IP Accelerator Program

    Amazon IP Accelerator Program

    Amazon’s IP Accelerator Program (hereinafter “IPAP”) allows sellers to use Amazon Brand Registry as soon as they file for a trademark application with the USPTO. Typically, registration takes 6-9 months, so this is an exciting program for Amazon sellers.

    Are the maximum service fees set by Amazon fair?

    Assuming that the law firms participating in the IPAP charge the maximum fees set by the program, we compared the service charges as below:

    As you can see, the cost savings in non-flat fee structure is significant. Nevertheless, because most Amazon sellers do not have their own lawyers who can do trademark prosecution at a competitive rate, they prefer to find one with a flat fee structure.

    Unfortunately, the flat fees set by the IPAP, or advertised online, do not tell the whole story. Even if reviewed, researched and filed by a professional, a trademark application can be still subject to an office action (“OA”) by the USPTO for various reasons. When the time comes, service providers who set their flat fees too low will try to recoup their actual cost. Note, office actions must be responded in writing however simple or trivial they might be. This really opens the door for unethical conducts by service providers.

    IPfever attorneys handle OA as it should be. If it involves a simple amendment to the identification of goods and services, the cost may be as low as $20. There are attorneys charge flat fees for OA, which do not make any sense because while some OA might require an extensive legal argument to overcome, others may be resolved with a simple email to the examiner.

    Every attorney at IPfever wants to be your long-lasting partner (not a one-time trademark application service provider), and our fee structure as well as the workflow prevent attorneys from taking advantage of clients’ unfamiliarity with the process. That explains the unbelievably low cost associated with an average case at IPfever. In fact, most trademark cases are quite straightforward.

    Request your free consultation today and talk to an attorney.

    • You can find out what you need or expect for trademark registration.
    • You can ask any general question such as if your mark can be registered or used, how much it would cost for you trademark, and so on.
    • Even if you eventually retain the attorney, anything offered during the free consultation stays free.
  • 미국 상표 소유 자격

    미국 상표 소유 자격

    상표는 법인이나 개인 구분 없이 누구나 소유할 수 있습니다. 미국법상 소송을 제기하거나 제소 될 수 있는 사람이나 단체, 업체 등은 모두 상표권을 소유할 수 있기 때문입니다. 그렇다면 상표를 소유한다는 것이 무엇을 의미하고, 또 상표를 소유하려면 어떻게 해야할까요?

    상표를 “소유”한다는게 무슨 뜻이죠?

    시장에서 판매되는 물건이나 서비스에 특정 이름이나 로고, 이미지, 색상 등(“상표”)을 물리적으로 부착하거나 광고나 각종 판매 수단을 통해 연관시키는 행위를 “상표의 사용”이라고 합니다.

    이렇게 사용되고 있는 상표의 경우, 해당 제품이나 서비스에 대하여 그 성격과 품질에 대한 결정권(control)을 가지면 상표를 소유한다고 할 수 있는데요. 만약, 아직 이러한 사용을 하고 있지 않지만 앞으로 사용할 계획이라면, 향후 계획에 이러한 결정권이 포함되어 있어야 합니다.

    상표 등록 시 소유자 정보가 중요한가요?

    사실 상표 소유권이 상표 심사시 문제가 되는 경우는 드뭅니다. 상표권의 소유에 관해서는 출원 서류 상 명백히 일관성이 결여되는 경우가 아니면 심사관이 먼저 문제를 제기하지 않기 때문인데요.

    그럼에도 불구하고, 일단 상표가 소유권자가 아닌 사람에 의해 부적절하게 출원될 경우, 이후 올바르게 변경할 기회가 주어지지 않고 출원 자체가 “무효” 처리 되기 때문에 소유권에 대한 올바른 이해는 매우 중요합니다.

    자주 묻는 질문

    Q. 수입업체가 상표를 소유할 수 있나요?

    이미 미국 외의 국가에서 상표를 부착하고 판매되고 있는 상품을 그대로 미국으로 들여오실 경우에도, 미국 내의 상표권을 수입 업체가 가질 수 있습니다. 예를 들어, 수입업체가 미국내에 독점판매권을 가지거나 미국 시장 진출이 수입 업체 주도로 진행될 경우를 생각해 볼 수 있는데요.

    원 판매자 혹은 생산자와 수입업체 간에 서면 합의가 이루어져야 하고, 출원 시 증빙 서류가 제출되어야 합니다.

    Q. 업체의 소유주(개인)가 상표를 소유할 수 있나요?

    사업체의 소유주가 단 한 명 존재하는 경우 해당 상표의 사용과 관련된 모든 결정권이 그 개인에게 있다고 볼 수 있기 때문에 사업체가 아닌 개인 명의로 출원을 고려할 수 있습니다.

    하지만 법인의 설립 목적 중 하나인 유한책임(사업체의 빚이나 법적 책임을 소유주 개인이 지지 않음)을 무력화하는 구실이 될 수 있고, 사업체의 소유권 이전 시 상표권을 별도 이전해야하는 불편함이 있습니다.

    Q. 회사 명의가 아닌 사업부 명의로 진행 가능한가요?

    특정 브랜드를 독립된 사업부로 운영하는 경우가 있는데요. 이때 해당 사업부가 별도 법인 등록을 한 자회사라면, 자회사 명의로 상표 등록을 진행하실 수 있습니다.

    다만, 위에서 언급한 바와 같이 상표의 소유자는 법적인 권리가 있는 개인 또는 법인이여야 하므로, 회사 내부 행정상으로 만들어진 사업부는 상표 소유자가 될 수 없습니다.

    Q. 프랜차이즈의 상표권 등록

    프랜차이즈의 경우 상표의 실 사용은 가맹점을 통해 이루어진다는 특징이 있습니다. 하지만 프랜차이즈 업체(가맹본부)가 판매되는 상품/서비스의 성격과 품질에 대해 결정권을 가지고 있는 한, 소유권은 업체/가맹본부에 있다고 볼 수 있습니다.

    다만, 가맹점이 직접 상표를 등록하려는 경우가 있는데요. 예를 들면, 한국에서 운영하는 프랜차이즈를 미국에 들여오는 경우가 있겠죠. 이런 경우, 가맹계약의 내용과 그 외 별도 협의 내용에 따라 가맹점의 상표권 소유가 가능할 수 있습니다.

    Q. 두 업체가 하나의 상표를 사용할 수 있나요?

    원칙적으로 인증 마크 등 특별한 경우를 제외하면 하나의 상표를 두 업체가 사용해서는 안되겠죠. 예외적인 경우는 두 업체가 밀접한 관계에 있는 경우인데요. 이를 테면, 한 회사가 다른 회사를 100% 소유하는 (모-자회사) 경우가 있습니다.

    그 외의 경우를 생각해 보면, 두 회사가 하나의 제품/서비스를 위해 협력하는 경우가 있을 수 있는데요. 이런 경우 하나의 합작회사를 설립하는 것이 가장 간단한 방법이지만, 두 회사가 공동 소유주가 되는 방법도 있습니다. 공동 소유주는 해당 상표와 연관된 제품/서비스에 대해 함께 결정권과 소유권을 행사합니다.

  • 유사 상표: 베이비몬스터스(케이팝) vs. 베이비몬스터즈 (유모차)?

    유사 상표: 베이비몬스터스(케이팝) vs. 베이비몬스터즈 (유모차)?

    한국의 3대 연예기획사로 꼽히는 YG 엔터테인먼트, 요즘 여러가지 잇따르는 추문에 뒤얽혀 그 위상이 예전 같지는 않죠. 하지만 빅뱅이나 블랙핑크 등의 케이팝 대표 그룹들이 소속된 YG는 아직도 케이팝을 대표하는 기획사입니다. 최근 YG에서 “베이비몬스터스”라는 이름을 상표로 출원하면서, 많은 케이팝 팬들이 새로운 그룹의 탄생을 기대하고 있다고 하네요.

    한국 특허정보원의 “특허정보넷“을 이용하면, 한국에 출원/ 등록된 상표에 대한 정보를 무료로 확인할 볼 수 있습니다

    여기서 한가지 눈여겨 볼 것은 첫번째 항목인 “상품분류”인데요. 엔터테인먼트 서비스가 포함되어 있는 제41류 뿐만 아니라, 주로 전자제품을 포함하는 제9류, 의류 등의 제25류 및 오락기구 등을 포함하는 제29류까지 다양한 분야의 상품에 대한 사용권을 주장하고 있습니다.

    캐릭터 상품 등의 굿즈(goods) 시장을 고려하면 당연하다고 볼 수 있지만, 유아용품에 관심이 있는 분들은 고개를 갸웃하실 것 같습니다. “베이비 몬스터즈”라는 스페인 유모차 전문 브랜드 때문입니다.

    베이비 몬스터즈는 불과 십수년 사이에 전세계로 뻗어나가고 있는 유모차 브랜드로 한국에도 꽤 알려져 있는데다가, 해당 유모차를 수입하여 온라인으로 판매하고 있는 (주)베이비몬스터 라는 동명의 회사도 있습니다.

    해당 유모차를 한국에 직수입해서 팔고 있는 (주)베이비몬스터 회사의 표장

    이쯤되면 아무리 관심이 없어도 고개를 갸우뚱하실 수 밖에 없죠. 같은 이름을 너도나도 사용하게 되는 상황.

    도대체 누가 권리를 갖게 될까요? 

    답은 생각보다 간단합니다. 한국 상표법의 “선출원주의”에 따르면 출원을 가장 먼저 한 YG가 권리를 취득하게 됩니다.

    그렇다면 유모차 브랜드 베이비몬스터즈는 한국 시장에서 상표 사용이 불가능해 지나요?

    이 문제는 오히려 간단하지 않은데요. 사실 유모차는 “탈것”으로 보아 상품분류 제12류에 포함 됩니다. 상품분류라는 것이 존재하는 이유는 하나의 이름이 여러 분야에서 다른 업체에 의해 마찰 없이 사용될 가능성이 있기 때문인데요. 물론 “디즈니“처럼 한 회사가 여러 분야에 진출해 있는 상표도 있지만, 반대로 “신한“과 같은 이름은 유명 은행, 기계설비 업체를 비롯 요식업, 사무업 등 다양한 분야에서 여러 업체들이 큰 마찰 없이 사용하고 있는 이름입니다.

    간단하지 않다고 한 이유는 사용에 있어서의 마찰이 있는지를 판단하는데 주관이 개입되기 때문입니다. 궁극적인 판단 기준이 “소비자에게 혼동을 주는가”이기 때문에, YG의 베이비몬스터스가 높은 인지도를 얻게 되면 베이비몬스터즈의 유모차 관련 용품, 특히 가방이나 액세서리 등에 있어서 마찰이 예상됩니다.

    간단히 YG의 베이비몬스터스 상표 출원에 관련하여 알아 보았는데요. 미국은 선출원주의를 따르지 않지만, 상품분류나 소비자의 혼동에 관련해서는 거의 동일한 해석이 적용됩니다. 

  • Specimen (or AOU after ITU; 사용증명) 이 뭔가요?

    Specimen (or AOU after ITU; 사용증명) 이 뭔가요?

    미국 상표 등록 시 Specimen 을 반드시 제출해야 하는데, 이 Specimen 을 한국말로 설명할 때는 저는 “사용증빙” 혹은 “사용 예” 라고 부르고, 이 절차를 사용증명 이라고 합니다.

    그 이유는 이 스페시먼이 말그대로 상표를 사용하고 있다는 증명을 하기 위해 사용되기 때문인데요. 미국 상표법은 “사용주의“를 따르고 있기 때문에 사용하고 있지도 않은 상표를 (1) 단순히 미리 선점하거나 (2) 그 상표 자체에 존재하는 저작권 등을 보호하려는 목적으로 등록할 수 없습니다.

    그렇다면 스페시먼은 어떻게 준비해야 할까요? 크게 상표를 어디에 사용하고 있느냐, 다시 말해 Goods(제품) 인지 Services (서비스) 인지에 따라 두가지로 나누어서 알아보겠습니다.

    제품의 경우는 오히려 더 직관적일 수 있는데요.

    제품에는 보통 패키징이나 제품 일부에 프린트나 tag (가격표), 라벨 등을 이용해 상표를 표기하기 마련이죠. 이런 경우 제품 전체를 사진으로 찍되 해당 상표가 잘 노출되어 식별이 가능하도록 하여 스페시먼으로 사용할 수 있습니다.

    가장 자주 하는 실수 중 하나가 가격표만 사진으로 촬영하는 경우인데, 이 경우 어떤 제품에 사용하고 있는지 확인이 안되므로 스페시먼으로는 부적절합니다.

    물론 제품 하나 하나에 굳이 상표가 표기 안되는 경우도 있는데요. 이런 경우는 관련 제품을 소개하는 자료 (catalog, brochure, etc.) 에 표기한 상표를 “사용”으로 볼 수 있습니다.

    서비스의 경우는 서비스의 구입이 가능하다는 사실을 확인할 수 있는 자료이면 됩니다.

    예를 들어, 웹사이트를 통해 서비스를 제공한다면 해당 서비스를 제공받기 위해 연락해야 하는 연락처와 함께 등록하고자 하는 상표가 함께 노출된 페이지를 스크린샷으로 제출할 수 있겠죠.

    여기서 큰 차이가 서비스의 경우는 이렇게 “광고” 자체가 스페시먼이 되지만, 제품의 경우에는 “광고”는 판매라기 보다는 판매를 준비하는 단계로 해석하기 때문에 스페시먼이 될 수 없다는 거죠. 이 차이는 미국 상표법에서 “사용” 이란 광고가 아닌 실제로 제품/서비스를 사고 파는 행위를 뜻하기 때문에 발생합니다.

    따라서, 서비스의 경우는 웹사이트 뿐 아니라 신문 등의 지면광고를 스캔하여 스페시먼으로 제출 할 수 있습니다.

    세부적인 상황 별로 좀 더 자세히 알아 보겠습니다.

    시제품만 나와 있는 상황

    시제품이 단순히 패키징이나 라벨 표기만을 확인하기 위해 실제 제품을 포함하고 있지 않은 경우에는 당연히 “사용”이라고 보기 어렵습니다. 하지만 실제로 사용할 수 있는 제품에 해당 상표를 표기했다면 이 시제품도 스페시먼으로 활용할 수 있습니다.

    표기된 상표가 등록 예정인 상표와 상이한 경우

    상표 디자인을 업데이트하거나 인쇄과정에서 상표가 조금 달라지는 경우도 있습니다. 하지만 이런 경우 적절한 스페시먼으로 볼 수 없고, 특허청에서는 이미 출원한 “상표”를 수정하는 것을 허락하지 않고 있습니다. 이른바 “표장(mark)”이 “스페시먼”보다 우선한다는 원칙인데요. 다시 말해 첫 출원 시 부터 표장과 스페시먼 사이에 차이점이 있었다면 표장을 기준으로 스페시먼을 정정하도록 요구하고 있습니다.

    따라서 이런 경우에 변경된 상표 디자인을 계속 사용하시려면 재 출원 밖에 답이 없겠죠.

    회사 이름이 상표인 경우

    회사이름을 상표로 사용하는 경우가 많은데, 특히 서비스업일 경우 이슈가 될 수 있습니다. 예를 들어 지면 광고를 낼 때 서비스의 종류를 큰 글씨로 강조하고 회사이름/상표는 연락처에만 작게 등장하는 경우가 있는데요. 이런 경우, 상표라기 보다는 회사이름으로 사용하는 것으로 보고 적절하지 않은 사용 예로 거절될 수 있습니다.

    따라서, 상표는 소비자가 상품(제품/서비스)를 인지할 때 제조원/서비스제공자를 구분할 수 있는 식별자(source identifier)가 될 수 있도록 사용하시는 것이 상표법 적으로 올바릅니다.

    이상 사용증빙 (혹은 사용 예)에 대해 알아보았습니다.