상표 사전 조사는 내가 사용하려는 상표가 이미 시장에서 사용되고 있는지 혹은 등록되어 있지는 않은지 확인하는 단계입니다.
간단하게는 Google 검색을 이용해 직접하실 수도 있고, 보다 전문적인 결과를 위해서 전문서치펌에서 제공하는 trademark (clearance) search 서비스를 이용할 수도 있습니다. 비용은 $200 에서 $800 까지 천차만별인데, 기본적으로 미국 각 주 및 연방정부의 상표 등록부와 법인 등기부 등의 관공서 기록을 포함합니다.
상표의 특성 상, 모든 기록이나 자료는 이미 대중에 공개되어 있다고 보시면 되고, 각 서치펌에서는 이러한 기록을 포함하여 자체 데이타베이스를 구축하고 그 안에서 원하는 상표의 유사성, 해당 상표를 적용하게 될 상품/서비스의 근접성을 기준으로 검색을 하게 됩니다.
상표는 완전히 똑같지 않더라도 소비자에게 혼동을 줄 수 있으면 상표 침해가 됩니다. 따라서, 일반적으로 전문서치펌에서는 조금만 유사하더라도 전부 검색 결과에 포함시키게 되고, 결국은 검색결과에 대한 해석이 필요하게 되죠. 변호사가 사전조사(Clearance Search)를 실시 한다고 하면, 바로 검색결과에 대한 해석을 제공하는 것을 의미합니다.
스스로 검색을 하시게 된다면, 먼저 Google 을 통해서 시장조사를 하시고, 다음으로 USPTO의 TESS 에서 검색을 하시면 좋습니다.
일단 구글 검색창에 <상표명> <제품명> 을 입력하는 것으로 시작하시면 가장 무난합니다. 구글은 기본적으로 유사 이름을 자동으로 검색해 줍니다. 따라서, 페이지를 계속 넘겨가면서 전혀 다른 이름/제품 만 등장하게 되면 검색을 멈추면 되겠죠.
다음으로 USPTO의 TESS는 미국 연방 상표 등록부라고 보시면 됩니다. 이제까지 미국 특허청에 출원 및 등록된 모든 상표가 (등록이 취소된 상표 포함) 검색됩니다. 하지만 구글과 달리 입력한 키워드만을 근거로 검색되므로, 좀 더 본격적인 검색을 위해서는 검색 연산자를 이용한 free form search 를 하셔야 합니다. Boolean 연산자에 익숙하신 분은 USPTO 검색 매뉴얼 을 참고하시면서 금방 배우실 수 있습니다. 이제 미특허청에서는 TESS 대신 새로운 Trademark Search 서비스를 제공합니다. 관련 꿀팁 확인!
마지막으로는 발견한 상표들과 자신의 상표가 얼마나 유사한지 판단해야 합니다. 소비자의 입장에서 생각하세요. 일반 대중이 아닌 해당 상품의 잠재적, 실질적 소비자 입니다.
제가 시카고에서 공부하던 시절, 원조 버거킹에 대한 이야기를 접했습니다. 물론 한국에서는 맛집이라 자부하는 음식점이라면 한번쯤 겪는 ‘원조’ 다툼. 그런데 미국에도 ‘원조’ 싸움이 있다구요?
위 사진에서 뭔가 이상한 점을 못 느끼셨나요? 일리노이 주 매툰 시에는 세계적인 버거체인점 버거킹과 아무런 관계가 없는 사진 속의 버거킹이라는 음식점이 존재합니다. 이게 가능한일 일까요?
여기서 흥미로운 점은 실제 버거킹이라는 이름을 먼저 사용한 쪽은 1959년 영업을 시작한 일리노이 매툰의 버거집이 아니고, 1954년에 인스타-버거킹에서 버거킹으로 이름을 바꾼 세계적인 버거체인이라는 점 입니다.
그렇다면 도대체 동네 버거집은 무슨 강단으로 버거킹이라는 이름을 사용했고 어떤 조화를 부렸길래 아직까지 문제 없이 성업하고 있을까요? 사실 여기에는 두 버거킹 사이의 민사 소송을 비롯해 길고 복잡한 사연이 있습니다.
하지만 소송의 경과를 간단히 소개하자면, 동네 버거집이 일리노이에서 상호 등록을 한 시점(1959년)에 버거체인은 아직 일리노이 시장에 진입하지 않았었기 때문에 동네 버거집이 판정승을 거둘 수 있었습니다.
굳이 판정승이라 한 이유는 비록 동네 버거집이 버거킹이라는 상호에 대한 권리를 인정 받았지만, 그 권리의 범위가 매툰 시를 기준으로 한 반경 20마일로 제한되었기 때문입니다.
일반적으로 가게를 낼 때, 해당 주에 영업 등록과 함께 상호를 등록하는 경우가 많은데요. 이렇게 등록한 상호가 해당 주 전체도 아닌 해당 점포의 영업범위 안으로 한정됐다는 점은 막대한 자본을 가진 체인점을 상대로 분투하는 작은 레스토랑에게는 좋은 소식은 아닙니다.
그렇다면 한판승을 거둘 방법은 없을까요?
비즈니스에 항상 간단하고 쉬운 정답이 있다면 상사 눈치 보며 직장 다닐 사람이 몇 안되겠죠. 유도의 한판승 같은 깔끔한 해법은 실제 비즈시스 세계에는 찾아 보기 힘듭니다. 물론 버거킹의 사례에서 둘 중 어느 하나라도 먼저 ‘버거킹’을 미특허청에 상표 등록했다면 그것만으로 모든 이슈가 정리됐을 것 입니다. 하지만 상표 등록이란게 그렇게 간단하고 쉬운 일이 아니다 보니, 특허청에 상표를 등록하는 것이 항상 최선의 방책이라 보기는 어렵습니다.
그렇다고 소비자의 신뢰가 담겨 있는 상호에 대한 권리를 그대로 방치할 수는 없겠죠. 상표 등록 외에도 상호를 보호하기 위해 스스로 할 수 있는 일이 있습니다.
연 12불로 인터넷 홈페이지 운영
장사에 자리가 중요하듯, 인터넷 세상에서는 웹주소(도메인, 인터넷 주소)가 중요하다는 것 다들 익히 아실 겁니다. 그렇다면 과연 오프라인 소매점도 인터넷 주소가 필요할까요?
요즘 소비자들은 심지어 동네 가게라 할지라도 전화번호를 찾거나 길을 찾기 위해 인터넷 검색을 하는 경우가 많습니다.가게 이름을 검색했을 때 동명의 다른 가게나 온라인 쇼핑몰이 검색되면 소비자들은 혼란에 빠질 수 밖에 없겠죠. 때로는 영업 손실로 이어지는 골칫거리 입니다.
물론 영업적인 경쟁도 문제지만, 해당 주소가 불법사이트나 불건전 사이트로 악용돼도 큰일입니다. 다행히도 연 10불 정도만 투자하면, 본인의 상호로 다름 사람이 웹사이트를 운영하는 것을 방지할 수 있는데요. 남들 보다 먼저 자신의 상호로 된 인터넷 홈페이지를 개설해 두면 됩니다.
Have you been to a Burger King restaurant in Mattoon, Illinois? I mean the other Burger King restaurant. There is a restaurant called Burger King, which has nothing to do with Burger King franchise.
While there’s innovative product like iPhone, most new products are improved versions of old products.
Patent protects both.
It really doesn’t matter whether your invention makes people’s lives better or not.
For example, there is a famous case of a “fake juice dispenser”. The dispenser by its appearance has a tank that contains liquid juice. But inside, the dispenser has a water tank and a juice powder container as well as a mixing mechanism, all hidden from the plain view. The design enables the juice seller to use powdered juice concentrate that has a longer shelf life while appealing to customers who like the freshness of liquid juice.
Long story short, the dispenser got patent protection.
Patent is often the only way to curb competition.
Patent is a strong legal right. It grants you government-sanctioned monopoly, though for a limited time, over a thing or a way to do something. And moreover it can raise a high bar blocking others from encroaching on your market.
Let’s say you invented a method in which you make a sandwich while wearing a thimble, and this way, you can make your sandwich miraculously delicious.
Now, if there is no known method or record in which you make a sandwich using a thimble, you can probably get that method patented. I know it’s far-fetched; someone probably made a sandwich or two while wearing a thimble in the past. Nonetheless, if nobody did, this invention is quite innovative, right? It’s certainly not an improvement of traditional sandwich recipes.
Now, for 20 years, nobody can make sandwich with a thimble without your permission. How does this work in a real life? Well, as soon as people learn about this (getting a patent means your method is no longer a secret), they will start making sandwiches with a thimble at home, and there is no way you can monitor everyone’s kitchen to enforce your right. Nonetheless, if it’s a sandwich shop, you can probably do something about it. And more importantly, you will have monopoly on thimbles for sandwich-making because anyone who markets a thimble for sandwich-making will indirectly infringe your patent.
Then, competitors will try to design around your method. If the thimbles work because of certain physical attributes, there could be other ways to achieve similar effect. That involves reverse-engineering and some research effort. After all, they might come up with a better way.
To prevent this, you want to keep inventing or improving your method. By keep inventing, I mean you should try to patent new ways to make sandwiches. On the other hand, if there is improvement, you should consider patenting the improvement as well. When you have so many ways to make sandwiches patented, then your competitors will feel like it’s easier to just pay you licensing fees or just leave the market. Improvement on your old invention makes other alternatives less efficient and thus less appealing.
Two lessons from the above hypothetical.
Your invention needs not be new. A thimble? I definitely remember seeing my grandma using it. There’s always a way to patent (and thus protect) your thing.
You need to keep inventing or improving. Stay forward-looking. Unless you keep working on it, others will find a way to circumvent it.
신제품은 기존 제품의 단점을 보완하거나 기능을 개선하고 가성비를 높이는 등의 기존보다 “조금 더 나은 제품”일 때가 많습니다. 물론 때로는 완전히 새로운 시장을 탄생시키기도 하죠.
예를 들어, “새로운 시장”을 만들어내는 혁신적인 제품으로 애플 사가 처음 출시한 아이폰을 예로 들 수 있겠고, 그 이후로 등장한 아이폰 3G 부터 최신 아이폰에 이르기까지는 “조금 더 나은 제품”들을 통한 계속적인 진보로 볼 수 있습니다.
특허는 “혁신”과 “진보”를 모두 보호합니다.
완전히 새로운 것만 특허로 보호되는 건 아닙니다.
인류 문명에 대한 기여나 우리의 삶에 미치는 영향 등은 특허와는 큰 관련이 없습니다. 재미있는 예로 미국에서 특허를 받은 발명품 중 눈속임 쥬스통이 있습니다.
이 발명품은 액상의 쥬스를 보관하고 있는 듯한 외형을 가지고 있지만, 실제로는 쥬스 분말과 물을 따로 보관하고 있다가 섞어서 배출하는 장치이죠. 이 쥬스통을 만든 목적은 (1) 분말을 이용해 유통기한을 늘리면서도 (2) 액상쥬스에 대한 소비자의 구매욕구를 자극하는 (3) 일종의 눈속임 마케팅이라 할 수 있지만, 해당 쥬스통의 구조는 기존에 없던 것이었고 이에 따라 개발 업체는 특허권을 인정 받았습니다.
이렇듯 과학 기술 발전에의 공헌과는 무관하게 상업적 혹은 기타 용도를 가진 많은 발명들이 특허로 보호 받습니다.
특히, 규모나 기술적으로 대등한 업체 간의 경쟁 속에서는 자사 신제품의 특장점을 특허로 출원하는 것이 유일무이한 법적 보호수단이 됩니다.
특허권은 포괄적이고 강력한 권리입니다.
특허는 일반인에게도 잘 알려져 있고, 다양한 분야의 기업들이 주요 무형 자산으로 취급하고 있는 지적재산권 입니다. 그렇다면 구체적으로 특허는 어떤 권리를 포함할까요?
흔히 알려져 있는 특허의 대상으로 기계장치나 부품 등을 포함하는 “물건” 이 있습니다. 이 경우, 자신의 발명품을 대중에 공개하고, 몇 가지 주요 부분으로 요약한 뒤, 해당 부분을 모두 포함하는 물건에 대한 독점권을 주장하게 됩니다. 오래된 발명을 예로 들자면 “지우개가 달린 연필”은 (1) 일반 연필, (2) 연필과 지우개를 연결하는 금속 연결부, 그리고 (3) 지우개 세가지 성분으로 요약할 수 있고, 이상의 세가지를 포함한 모든 필기구에 대한 독점적 권리를 얻게 됩니다.
하지만 물건 외에도 “방법”에 대해서도 특허를 출원할 수 있습니다. 예를 들어, A라는 사람이 바느질 할 때 흔히 사용하는 골무를 이용하여 샌드위치를 쉽고 빠르게 만드는 방법을 고안해 냈다고 가정합시다. 이 경우 골무를 이용해 샌드위치를 만드는 방법을 세부 단계로 나누어 공개한 후, 해당 단계를 포함하는 방법에 대한 독점권을 청구할 수 있습니다.
일단 특허가 나면, A의 허락 없이 어떤 사람도 A씨의 방법으로 샌드위치를 만들지 못합니다. 하지만, 일반 가정에서 골무를 이용해 샌드위치를 만드는 행위를 적발하고 규제하는 것은 현실적으로 불가능하겠죠. 그렇다고 A씨의 특허가 쓸모 없는 것은 아닙니다. 설령 바느질용 골무를 임시방편으로 사용할 수 있다고 하더라도, 소비자 입장에서는 샌드위치용 골무의 구입을 희망하기 마련입니다. 이러한 식품용 골무의 제조 및 판매 행위는 소비자가 A씨의 샌드위치 제조법을 사용하도록 유도하고 있으므로, 간접 특허 침해로 간주되어 금지됩니다.
이를 응용하면, 신제품 자체에 특별히 새로운 점이 없더라도 이를 이용하는 방법에 대한 특허를 통해 보호할 수 있습니다.
특허는 미래 지향적인 권리 입니다.
특허는 특정 요소/단계를 포함하는 물건/방법에 대해 권리를 갖는다고 했죠. A씨가 낸 “골무”를 사용해 샌드위치 만드는 방법에 “골무”를 사용하는 단계 외에 특별한 단계가 없다고 가정합시다. 이 경우, 샌드위치를 만들 때 “골무”를 사용하는 행위는 모두 A씨의 권리 범위에 포함됩니다. 그렇다면 B라는 사람이 혁신적인 샌드위치용 골무를 발명하면 어떻게 될까요?
B씨는 혁신적인 “샌드위치용 골무”에 대한 특허를 받을 수는 있지만, 그러한 특허를 받더라도 A씨의 허락 없이 “샌드위치용 골무”를 판매할 수 없습니다. 제작된 골무가 샌드위치용이라는 전제하에서 그러한 행위는 결과적으로 A씨의 특허권을 침해하기 때문입니다. 이러한 특허의 포괄적 특성 때문에 하나의 기술에 대한 권리를 확보하게 되면 이후의 파생 기술에 대해서도 진입장벽을 확보하게 됩니다.
따라서, A씨의 경쟁자들은 회피 기술(예: 골무가 아닌 다른 도구를 써서 샌드위치를 쉽게 만들 수 있는 방법) 개발에 주력하게 되지만, A 씨도 가만히 있지는 않겠죠. 이후 A씨가 추가로 “샌드위치용 틀”을 개발하여 특허를 출원한다면 경쟁자들의 입지는 더욱 좁아지게 됩니다. 선택의 폭이 계속 좁아지다 보면 경쟁업체는 결국 A씨에게 기술 라이센스를 받거나 해당 분야에서 경쟁을 포기하는 것이 경제적으로 더 이익이 되는 상황까지 도달하게 될 것입니다.
경쟁이
심한 업계일 수록 혁신과 모방의 경계는 희미하기
마련입니다. 하지만
어떤 업계에서든 조금만 관심을 가지면,
특허권 소송이니
상표권 분쟁이니 하는 이야기를 어렵지 않게 들을 수
있죠.
특히
미국에서 소송이나 법적 분쟁은 업주에겐 정말 골칫거리
입니다. 일단
소송장을 받게 되면, 대응을
하지 않으면 상대방이 자동으로 승소하게 되므로 그냥
손 놓을 수도 없고, 시간당
$1,000 을
넘나드는 변호사 비용은 생각만 해도 끔찍하죠.
따라서,
많은 경우에 당사자간의
합의(settlement, 세틀먼트)를
통해 일정 금액을 지급하고 마무리 짓게 됩니다.
이렇다
보니 억울한 경우도 드물지 않습니다.
지적재산권 소송의
경우는 특히 관련 경험과 지식이 부족한 경우가 많아,
엉터리 특허나 상표를
가지고 협박하여 돈을 뜯어내는 경우도 있습니다.
계획적으로 망한
회사를 인수하여 지재권을 획득, 경쟁
업체 다수를 대상으로 소송을 제기하여 선량한 업체들에게
큰 피해를 입히는 사례가 종종 보고됩니다.
물론
억울한 경우만 있는 건 아니겠죠. 관련
법규에 무지하다 보면 나도 모르게 다른 사람의 정당한
권리를 침해할 수도 있습니다. 경우에
따라서, 소송
당할 때는 당하더라도 지금 벌어 두는게 우선일 수도
있죠. 하지만
보통 “이 정도는 남들도 다 따라하는 데 뭐” 하며
쉽게 생각하는 경우가 더 많습니다.
조금만
알아도 큰 손해를 예방할 수 있습니다. 정확히
어떤 것들이 지적재산권법으로 보호되고 있는지 간단히
알아보겠습니다.
간단히 말해, 특허권은 “아이디어”, 저작권은 “표현”, 상표권은 “신뢰”를 보호합니다.
Patent (특허)
여기서
특허는 가장 보편적인 발명특허(utility
patent)를 말하는데,
발명이라는 단어가
제시하듯 “여지껏 없던 새로운 생각”을 보호합니다.
헌데 새롭다고 무조건
보호하면, 시장
경제의 꽃이라 할 수 있는 경쟁을 억제 하겠죠.
따라서,
특허는 그 취득
요건을 매우 까다롭게 하고 있는데, 그
중에 가장 어려운 요건이 “뻔하지 않을 것” 입니다.
다시
말해, 해당
분야에 종사하고 있는 사람이 쉽게 생각해 낼 수 있는
아이디어는 특허로 인정하지 않습니다.
따라서,
기존 물건의 단순한
조합이나 익히 알려진 방식을 단순 응용한 경우는
보호받기 어렵죠. 예를
들면, 자동차
엔진에 전기모터를 추가해 하이브리드 자동차를
만들었다고 해서 특허를 받을 수는 없습니다.
따라서, 특허와 관련해 여러분이 물어야 할 질문은 이 제품의 새로운 점이 “당연한 수순 (또는 트렌드) 에 따른 것인지, 아니면 색다른 시도인지” 입니다.
Copyright (저작권)
위에서
저작권은 “표현”을 보호한다고 했습니다.
여기서 표현이라는
것은 글이나 사진, 음성,
영상 등으로 기록될
수 있음을 뜻하죠. 이렇게
기록될 수 있는 “표현” 만이 보호되는 것이 저작권의
특징입니다.
예를
들어, 한
업체에서 고양이를 모델로한 사진을 패키징에 이용하여
큰 성공을 거뒀다고 가정해 보죠. 타
업체에서 고양이 아이디어를 그대로 베끼더라도,
다른 고양이 사진을
사용하면 저작권 침해를 피할 수 있습니다.
패키징에 고양이
사진을 사용한다는 아이디어는 특허 출원을 통해
보호해야겠죠. (물론
고양이 사진을 마케팅에 활용하는 것은 전혀 새로울
것이 없으므로 특허 취득은 어렵습니다😉)
저작권
문제는 제품 광고 문구에 관련하여 발생할 수도 있습니다.
보통 간단하고
보편적인 단어의 조합은 법으로 보호받기 어렵지만,
경쟁업체의 헤드라인를
통째로 베끼는 경우는 문제가 될 수 있죠.
이런 문제를 피하기
위해서는 paraphrasing (패러프레이징)이
필수입니다. 예를
들어, “what you must bring to your second marriage
(당신의 두번째
결혼의 필수품)” 이라는
문구를 그대로 갖다 쓰면 저작권 침해가 될 수 있지만,
“you should bring this if you ever marry again (재혼
생활에 꼭 필요한 아이템)” 으로
바꾸어 쓰면 다른 표현이 되므로 저작권 문제가 없습니다.
따라서, 저작권과 관련해서는 “(실질적으로) 똑같은 표현인지” 여부가 중요합니다.
Trademark (상표)
마지막으로
상표입니다. 사실
위에서 언급한 패키지 상의 고양이 사진의 경우,
상표법 위반의 소지가
있습니다. 한
업체가 고양이 사진을 패키징에 사용하여 소비자들이
해당 업체를 고양이 사진과 결부시키게 되면 여기서
신뢰가 발생합니다. 즉,
소비자들이 고양이
사진을 보고 제품을 선택하게 되는거죠.
따라서,
다른 사진사가 촬영한
다른 고양이의 사진을 사용한다고 해도 상표법 위반을
피해갈 수는 없습니다.
결과적으로
이 때의 고양이 사진은 상표라고 볼 수 있는데요.
제품의 이름이나
회사 로고 문양 등만 상표의 역할을 하는 것이 아니라는
사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 다만,
실제로 소비자의
신뢰가 발생했는지 여부는 지극히 주관적이고 증명하기가
어렵습니다. 그렇기
때문에 상표는 미특허청(USPTO)에
등록하는 것이 일반화 되어 있습니다.
There is often a grey area between innovation and imitation when it comes to a highly competitive industry. Nevertheless, you often hear about patent infringement lawsuits and trademark disputes.
Especially in the U.S., lawsuits and other legal disputes are a serious problem for business owners. If you once get served with a complaint, you cannot simply ignore it because your failure to respond will result in default judgment against you. And attorney’s fees that easily go around a thousand of dollars an hour will make you dizzy. As it happens, most accused companies end up settling rather than challenging the allegation of wrongdoing.
There goes potential unfairness. As to intellectual property lawsuits, many business owners lack relevant experience and knowledge, so there are cases where an accuser wields a bogus patent or trademark to threaten a business in bad faith. There are reports of entities that strategically acquire a failing or bankrupt company, obtain its intellectual property rights, and sue a bunch of other companies in the same field to score settlements with a sheer threat of lawsuits.
Of course, not every claim is without merit. Sometimes, you can unknowingly infringe other people’s right. Occasionally, you have to push forward to make profit despite a possible lawsuit that ensues. Nevertheless, it is important to fully evaluate the seriousness of the outcome.
Well, you can possibly avoid a serious problem with a tad bit of caution. You first ought to know what are protected under the intellectual property law.
Simply put, patent protects “idea”, copyright “expression”, and trademark “goodwill”.
1. Patent
We are talking about utility patent here, which is commonly known as patent. It protects an invention, which is to say protecting “a new idea that did not exist before”. Not all new idea is protected because doing so would seriously deter a free competition in the market. Therefore, a grant of patent happened only after a set of strict requirements is met, the toughest among which is that the idea should be “not obvious”.
In other words, an idea that is within an ordinary practice of a person who is skilled in the field is not considered a patentable idea. Consequently, a simple combination of parts that already exist or a straightforward application of known principle will not produce a patent. For example, making of a hybrid automobile, which involves simply adding an electrical motor to an automobile, would not deserve the protection of patent law.
Now the question to ask yourself as to patent law is if your new product is based on ” an ordinary practice” or “a step ahead it”.
2. Copyright
As mentioned
above, copyright protects “expression”. Here, expression
implies that it can be recorded in writings, pictures, sounds, or
videos. Only such things that can be recorded, i.e. expressions, can
be protected under the copyright law.
To illustrate, let’s say a company achieved a great success by using a picture of a cat on their product label. Another company can simply copy the idea of a cat label without infringing any copyrights if the company uses a different picture of a cat. The idea of using a cat picture in packaging should be protected by applying for a patent. (Of course, there is nothing new about the idea of using a cat picture in marketing, so a patent grant is unlikely. Instead, you should rely on the trademark law.)
Copyright disputes can occur with regard to phrases used in marketing. Normally, short and common combination of ordinary words are not protected by copyright, but if you copy an entire phrase of another’s headlines in the promotional materials, there can be a problem. To avoid copyright disputes, you can paraphrase. For example, a catchphrase, “what you must bring to your second marriage”, may be protected by the copyright law, but you can simply use a different phrase with a similar meaning such as “you should bring this if you ever marry again”.
Now the question you must ask yourself is “if there’s a virtually identical expression”.
3. Trademark
The last one is trademark. In fact, the above hypothetical case of a cat printed product has a trademark issue. If a company starts to use a cat on its product label and consumers starts to associate a cat label with the company, then it can be said there is a goodwill attached to the use of cat on label. That is, consumers start to prefer a product with a photo of a cat on the product because of past experience. As such, you cannot avoid the trademark infringement even if you use a different photo of a different cat photographed by a different person.
To consumers,
it’s all the same cat label. And in this case, the cat photo is a
trademark. So, you need to remember that not just brand names or
logos are trademarks. There is a caveat in trademark protection. The
existence of goodwill is very subjective and hard to prove.
Therefore, it is a common business practice to register a trademark
with the United States Patent and Trademark Office (USPTO).
Now, the question to ask yourself is if “your brand name/logo is registered with the USPTO”.
많은 분들이 상품 출시 후 상표 등록을 의뢰하시는데요. 사실 상품 출시 후 어느정도 반응이 있을 때까지는 상표 등록이 필요하다고 느끼기 어렵죠.
하지만 대부분의 큰 회사들은 상품 개발 단계에서 이미 잠정적인 후보 상표를 정하고, 상표 등록을 마치는 경우가 많습니다. 그 이유는 개발을 완료한 단계에서 상표의 사용이 불가능해질 경우, 그 개발/판매 전략에 큰 차질이 발생할 수 있기 때문입니다.
물론 작은 회사도 똑같은 리스크를 가지고 있지만, 그렇다고 해서 상표 등록에 드는 비용을 항상 정당화 할 수 있는 것은 아니죠.
따라서, 상표의 종류에 따라서 적절한 상표 등록 시기를 결정하는 것이 중요합니다.
회사명 혹은 최상위 브랜드
보통 Parent Brand 라는 말을 많이 사용하는데요. 현대(최상위 브랜드) 자동차에 소나타, 소렌토 등 다양한 세부 브랜드명이 존재하듯이, 특히 다양한 제품군을 출시할 경우에는 개개의 브랜드 외에 이를 총괄할 수 있는 하나의 브랜드가 필요하기 마련입니다.
이런 경우, 회사명을 parent brand로 사용하는 경우가 많고 회사명은 쉽게 바뀌지 않죠? 그렇다면 당연히 회사명의 상표 등록시기는 빠를수록 좋습니다.
지금이라도 당장 등록하세요.
로고 상표
보통 상표에 디자인이 포함되어 있는 경우를 로고라고 칭하죠. 로고는 단순히 컨셉이나 요소를 등록하는 것이 아니라, 로고 전체 디자인을 등록하게 됩니다. 따라서, 약간의 색/모양/위치의 변화가 있을 경우에도 새로운 등록이 필요할 수 있습니다.
아직 로고 제작이 완료되지 않거나, 상품에 적용된 상태가 아니고 이후 수정이 요구되는 상황이라면 이후 수정된 로고의 추가적인 등록이 필요할 수 있죠. 물론 하나의 로고를 등록해 두면, 해당 디자인 컨셉이나 요소에 대한 우선권을 가지게 되므로 이후 로고 등록에 유리합니다.
그러므로 디자인 컨셉과 요소가 타인에 의해 도용될 가능성이 있다면 추가 비용을 감수하더라도 현재의 로고를 일단 등록해 놓는 것이 현명하겠죠.
반면에, 워낙 특이하고 도용 가능성이 희박한 상표의 경우에는 로고가 완성된 후 등록하는 것이 가장 경제적인 방법입니다.
문구나 합성어 상표
문구나 합성어의 경우, 전적으로 투자의 개념으로 생각하시면 됩니다. 문구/합성어는 유행에 민감한 경우가 많아서, 지금 좋은 상표라고 생각했던 것이 나중에 전혀 쓸모가 없어지는 경우가 있고, 반면에 혹시나 해서 등록해둔 상표가 나중에 큰 가치를 갖게 되는 경우도 있습니다. 따라서, 지금 투자를 해서 미리 해당 문구/합성어에 대한 상표권을 확보해 두는 것이 비즈니스적으로 현명한 선택인지 결정하셔야 합니다.
만든 단어
세상에 없던 말을 상표로 사용하는 경우가 있죠. 예를 들면, 코닥과 같은 경우입니다.
이때는 조금 의외일 수 있지만, 우선 도메인 등록을 먼저 하시는 것을 고려하시기 바랍니다. 물론 도메인 등록은 상표 등록과는 아무런 관계가 없죠. 그럼에도 불구하고 “상표.com”을 등록하시는 것은 연$12불 정도의 등록비 밖에 들지 않는 점을 생각하면, 관납비만 $225 이상 드는 상표 등록에 비해 굉장히 효율적인 투자입니다.
미국에서 닷컴 도메인의 중요성은 매우 큽니다. 일단 브랜드가 노출되기 시작하면, 대부분의 미국인은 “브랜드.com”이 해당 브랜드의 공식 웹사이트일 것이라고 생각하기 마련입니다. 따라서, 도메인을 먼저 취득해 두면 해당 이름의 상표를 사용하려는 제3자에 대한 어느정도 견제가 가능하겠죠.
Most clients come to me after their products reached the market. In fact, that’s when you know for sure that your product has the potential to be something. If not, why invest in registering trademark?
On the other hand, most big companies register their intent-to-use (“ITU”) marks months before they actually develop or start selling an item. Why? It’s simply much safer to invest their money into marketing and so on once you know that nobody else has or can have a trademark registration on your potential mark.
Does this mean you also need to act fast? Probably not. Simply put, many new products or services eventually fail. This is not because of some poor planning or lack of insight but because of the nature of the market.
Then, when is the right time to register a trademark? The answer depends on the type of your mark.
Is it your company name?
Maybe you intend to use a certain mark for every single product you would produce in the future. This is sometimes called a Parent Brand. For example, under parent brand Apple there are sub-brands such as iPhone, Mac, and iPad. But everything is still Apple. Well, in this case, what are you waiting for? Go ahead and register unless you’re counting days for the demise of your company.
Is it a logo?
Now you be cautious. Once you register a mark, you can’t change the registered mark. This includes minor changes and renewals that most companies eventually do on their logos. It might be a slight change of color, or it could be a modernization of some characters or graphic. The law is clear: no change is allowed.
Hence, if your logos are still in development, I’d suggest you to wait till you have the final version. Nonetheless, there is some benefit from acting fast. If you have a logo registered, other people are stopped from registering similar logos. In other words, you would claim the priority, and priority is always good.
I suggest you act fast if you’re concerned that someone else might be taking your idea or concept of a logo. If the current version of your logo includes all elements that you consider important, registering it would give you priority for those elements.
On the other hand, if your logo is pretty unique and unlikely anyone else would be interested, then don’t hurry into registering a draft in order to avoid incurring unnecessary cost.
Is it a phrase or a combination of words?
Now, this is a business decision. Think about how valuable your trademark would become in months or even years. There is possibility that you might not be using the phrase or words ever. Do you still want to take the risk of spending your money for a trademark certificate, which can become a piece of paper if things go the wrong way?
Is it a made-up word?
This is a real advice you would get it from this article. You go ahead and register a domain name YOUR_TRADEMARK.com. Sure, domain names are the same as trademark registration. On the other hand, it costs only $12 a year. Trademark application on the other hand costs you $250 (after discount for doing everything including filing and amending your application on TEAS) just for application fees alone.
I’m not saying domain names can somehow replace trademark protection. However, it just makes economic sense to get a domain registered first and then think about getting trademark registered later.
This article contains
fictional scenarios that include facts and legal issues that are created for an
explanatory purpose. Any of those facts and legal issues including legal
conclusions may not be true when applied to your case. Please seek a legal advice
or counsel if you need any help.
In past articles, we discussed how to name your products and register the names with respect to a trademark protection.
To briefly summarize, we discussed the followings.
1. Most of all, you need a good name for a trademark.
Avoid any name that is similar to competitor’s.
Do not use a generic name that is commonly used in the industry.
If possible, you try minting a term that describes your product.
2. If you anticipate a possible trademark infringement,
registration is a must.
Search the internet using internet search engines like Google for any taken names out there.
You can also use USPTO’s Trademark Electronic Application System to register your trademark by yourself.
Don’t forget to pay maintenance fees once every 10 years.
Let’s see how it works out in the business environment.
1. Antique Metal Zig-zag Hair Band
Mike has been in the beauty supply industry for 15
years. He experienced sales and retail management to a good extent, so he is
good at forecasting consumer trends and popularity of new items.
He realized at some point that zig-zag hair band is a
next it-item for 2018. He did some research and found out zig-zag hair bands
available in the market are mostly made of plastic. Based on this, he came up
with a premium zig-zag hair band with oil-rubbed bronze finish.
He had a Chinese supplier mass-produce the product and
has been receiving increasing number of orders for the product, which he named
“Antique Metal Zig-zag Hair Band”. It is about to become a huge success, and
then he finds out a wholesale is selling “Antiquity” Metal Zig-zag Hair Band,
replacing Antique with Antiquity, with basically an identical product as they
are produced in the same manufacturing line.
Q: How expensive would a lawsuit be?
A: It will be decided by hours. In certain areas of the law,
attorneys offer a legal service for a contingency fee, but trademark
infringement is not one of those special circumstances. The legal bill will be
largely dependent upon the hours your attorney spends for a lawsuit including
following up court proceedings, negotiate with your opponents, and so on.
Q: How long does it take to get an injunction?
A: This is a non-registered trademark, so you will first
prove that you own the trademark. This involves whether the opponent have used
the trademark prior to your use, among other things. Later on, it will
ultimately come to a finding of likelihood of confusion among consumers
regarding two trademarks. Another difficulty in this situation is that you
cannot claim an exclusive use of the “Metal Zig-zag Hair Band”. Even an
exclusive use of “antique” can be contested at court. As there are
many legal issues, legal actions may cost you more than thousands of dollars.
Q: How likely we prevail?
A: The knockoff at issue has not only a similar name but
also an identical packaging, color, style, and so on. As long as we can prove
that we have priority (e.g. we used it first), we will likely prevail.
2. Bear Tooth Hair Band
Mr. Lee has entered the field of beauty supply at his
late career, but his previous job at a retail service company made him aware of
the importance of trademark.
Just like Mr. Kim, he also foresaw a zig-zag hair band
trend this fall and had “Bear Tooth” trademark registered with the
USPTO via an Intend-To-Use Application. He thought the crooked shape of bear
tooth would suggest a zig-zag shape of a hair band. He had no idea what
material to be used, but later he noticed that Antique’s oil-rubbed bronze
finish products are received very fairly in the retailers. He placed an order from
a Chinese supplier.
The product was only launched in July, but in a few months,
customers started looking for “bear tooth hair band” since the name
was very catchy. Not long after, people started to call any zig-zag hair band
made of metal “bear tooth”. In turn, many retail stores are
displaying and selling Antique and Antiquity products as if they are all Bear
Tooth Hair Bands.
Q: What can be done legally?
A: Bear Tooth is a registered trademark of Mr. Lee, so any
use of the name to sell a similar product is unlawful. You can send letters
asking for cooperation, and if a retail store continues to use the trademark
illegally, then you can bring a lawsuit.
Q: What would be a legal cost for lawsuit?
A: In this case, the trademark is registered with the USPTO,
and the infringement is clear and obvious. More than likely, the retailers will
cooperate upon receiving letters. Therefore, the cost would be attorney’s fee
for drafting a cease and desist letter plus administrative cost including
postage and handling, which could run a few hundreds of dollars.
Q: What about similar names like Black Bear Tooth? What can
be done?
A: Thanks to the ITU Application, the trademark is
registered with the USPTO by now. There is no need to prove priority as it is
given by the fact that the trademark is registered. You can just let retailers
know of the registration and proceed with other legal measures such as
injunction prohibiting import. After the acknowledge of registration, any
profit made through illegal use of your trademark becomes recoverable upon
trademark infringement lawsuit. There is very little incentive to continue
illegal use of a trademark for retailers and distributions alike.
What about the retail store owner’s liability?
Q: Can a retail store advertise and sell another product as
Bear Tooth Hair Band?
A: Of course not. It is a trademark infringement. Bear Tooth
is a registered trademark of Mr. Lee. He
has an exclusive right to commercially use the name. Technically, no one can
use Bear Tooth mark on a hair band packaging, retail display, brochures,
advertisements without Mr. Lee’s consent. Of course, you can use the mark in
association with the original Bear Tooth Hair Band. However, you may not place
another product in a section you marked with Bear Tooth mark. This would lead
your customers to believe any product in the section is Bear Tooth products,
which results in a trademark infringement. Not only civil liability but also
criminal penalties can be imposed based on the intent of using the mark.
Q: If I had no idea about the trademark infringement, am I
okay?
A: There is no intent requirement for trademark
infringement. On the other hand, you may be subject to a lesser punishment if
you did not know about it. Often, trademark owners will send letters to retail
stores regarding a trademark infringement. If the retail owners keep infringing
trademark after receiving the letters, they cannot later argue that they did
not know. Knowingly violating other’s trademark rights will make you liable for
all loss of profit for the trademark owner plus other damages.
Q: How do you know what is a trademark of others?
A: Registered trademark owners can use ® mark to notify the public of
their rights. Even if not registered, TM is available for marking any
trademark. Beware that because TM mark does not require registration, it can be
abused for marking non-trademarks as trademarks.
Let’s compare the two scenarios.
Antique Metal Zig-zag
Bear Tooth
Trademark
“Antique” and “metal” is generic terms for the
material and design.
Weak
trademark rights
“Bear Tooth” is a unique, suggestive term for the
product.
TM
rights immediately available
USPTO Registration
None
Need to prove your rights
Intent-to-use Application
ITU provides priority
Similarity of Marks
Antiquity Metal Zig-zag is very similar to Antique
Metal Zig-zag
Other
factors like color, font, and design are considered.
Black Bear Tooth is just a black Bear Tooth.
Obvious
infringement
Legal Action
Unlikely to succeed without a substantial time and money
Affordable options available: letters, reporting to law enforcement,
etc.
When a product becomes a success, it is rather expected that
similar products start to crowd the market. Nonetheless, it is forbidden by the
law that second comers to deceive consumers with a confusingly similar mark or
product package.
As we saw in the above Bear Tooth scenario, a good planning
of trademark protection often helps more efficiently dealing with any
infringement activities.
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