Author: Young Jeon, Esq.

  • “기존에 없던 새로운 접근 방식”에 대한 특허

    같은 접근방식이라도 특별한 문제를 해결하거나, 특정한 결과를 얻기 위한 일련의 절차 는 특허로 보호하는 것이 간단합니다.

    예를 들자면, ‘물 속에서 금속과 비금속을 붙이는 화학접착제’, ‘전기적 자극을 이용해 특정 부위의 암세포만 죽이는 방법’, ‘미생물에 특수한 자극을 주어서 항산화물질을 생산하는 방법’ 등이 이에 해당할 수 있겠죠.

    헌데, 어떠한 문제를 극복하기 위한 일반적인 방법론을 보호하려면 조금 복잡해집니다.

    유전자 조작 CRISPR 특허

    예를 들어, 유전자조작 기술인 CRISPR 에 대한 특허의 권리 범위를 살펴 보면,

    •  A method of altering expression of at least one gene product comprising introducing into a eukaryotic cell containing and expressing a DNA molecule having a target sequence and encoding the gene product an engineered, non-naturally occurring Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)—CRISPR associated (Cas) (CRISPR-Cas) system comprising one or more vectors comprising:
      • a) a first regulatory element operable in a eukaryotic cell operably linked to at least one nucleotide sequence encoding a CRISPR-Cas system guide RAN that hybridizes with the target sequence, and
      • b) a second regulatory element operable in a eukaryotic cell operably linked to a nucleotide sequence encoding a Type-II Cas9 protein, wherein components (a) and (b) are located on same or different vectors of the system, whereby the guide RNA targets the target sequence and the Cas9 protein cleaves the DNA molecule, whereby expression of the at least one gene product is altered; and, wherein the Cas9 protein and the guide RNA do not naturally occur together.

    밑줄 친 부분과 같이, 자연에 존재하지않는 염기서열(CRISPR)과 Type-II Cas9 단백질을 발현하는 염기서열을 인위적으로 동시에 포함시켜 유전자를 편집할 수 있는 방법에 대해 권리를 주장하고 있습니다.

    특허의 보호 범위와 그 한계 – IPfever 에서 알아 보았듯이, 이런 경우, Type-II Cas9 과 같은 기능을 하는 다른 단백질을 이용하면 특허 침해 회피 내지는 design around 할 수 있습니다. 즉, Type-II Cas9 을 대신할 만한 단백질만 찾아낼 수 있다면, 특허사용료를 내지 않아도 아무런 문제없이 해당 기술을 사용할 수 있게 됩니다.

    ‘미생물에 나타나는 반복적인 염기서열과 “DNA분자를 자를 수 있는 단백질”을 이용해 유전자조작을 하는 방법’ 자체에 특허를 걸면 될텐데, 왜 저렇게 허술하게 특허를 냈을까 생각하실 수도 있습니다.

    참고로, 해당 기술의 특허권자인 하버드 외 몇몇 대학의 협력체에서는 이 기술과 관련해서 현재까지 총 31개의 특허를 등록했을 정도로 기술의 보호에 진심입니다.

    왜, “DNA 분자를 자를 수 있는 단백질”을 클레임하지 않았을까요?

    특허를 받을 수 있는 대상

    일반적인 방법론에 특허를 걸 수 없는 이유를 설명하려면, 특허제도의 목적에 대한 이야기를 먼저 해야 합니다.

    특허는 역설적으로 공익을 위해 존재합니다. 얼핏 생각하면 특허권자의 사사로운 이익, 즉 발명을 독점해 영리를 추구할 수 있도록 허용하는 권리 같지만, 조금 더 생각해보면,

    1. 특허권자의 사익을 보호함으로써,
    2. 발명/개발에 대한 인센티브를 주고,
    3. 이를 통해 사회에 도움이 될 연구/개발을 독려

    하는 큰 그림을 볼 수 있습니다.

    이 때문에 일반적인 방법론에 특허를 부여하면 그러한 방법론을 이용한 모든 추가적인 기술이나 응용에 대한 개발이나 발전이 이루어지기 어려운 폐해가 있습니다.

    따라서, 특허법에서는 “특허을 받을 수 있는 대상”을 명료하게 규정하고 있고, 그러한 의도에 부합하기 위해 “특허를 받을 수 없는 대상” 또한 대법원 판례를 통해 정해져 있습니다.

    그러한 “특허를 받을 수 없는 대상” 중에 대표적인 것이 자연적인 현상이나 규칙, 그리고 추상적인 아이디어 입니다. 다시 위의 CRISPR 의 예에 적용해 보면,

    • CRISPR-Cas 시스템 = 특정한 염기서열이 염색체에 작용해 염기서열을 절단 = 자연적인 현상이나 규칙
    • 또한, ‘CRISPR-Cas 시스템을 이용해 염기서열을 조작할 수 있다’는 사실은 추상적인 아이디어입니다.

    따라서, ‘이 시스템을 이용해 유방암을 유발하는 BRCA 유전자를 삭제하는 방법’ 에 대한 특허는 받을 수 있겠지만, 시스템 자체에 대한 특허는 결국 자연적인 현상에 대한 특허가 됩니다.

    하지만 조작대상을 BRCA 유전자에 한정시키면, 앞으로 다양한 학교, 기업, 연구소 등에서 CRISPR-Cas 시스템을 이용해 연구를 하게 될 때, 별다른 제약 없이 자유롭게 사용할 수 있을 겁니다.

    이러한 연유로 Type-II Cas9 을 특정했고, 이 단백질은 자연상태에서 CRISPR-Cas System Guide RNA 와 공존하지 않기 때문에, 특허를 받을 수 있는 새롭고 유용한 “세포”가 규정된 것입니다. 그 이후 비슷한 기능을 하는 단백질을 발견해 계속해서 출원하는 식으로 지속적으로 권리 범위를 넓혀 나가다 보면 사례처럼 31개의 특허를 받게 되는 것이죠.

    얻어갈 점

    산업전반이나 다른 연구에 영향을 줄만한 핵심기술에 대한 연구가 이루어지는 곳에서는 대부분 특허에 대한 대비가 연구 시작단계부터 잘 되어 있는 반면, 하나의 번뜩이는 아디이어를 가지고 사업을 시작하는 스타트업은 그렇지 않은 편입니다.

    이런 경우, 아이디어를 가지고 특허전문가를 찾아가게 되고, 이 특허전문가와 스타트업의 이해관계는 꼭 일치하지 않고, 특히 비용적인 부분에서는 상충하는 경우가 대부분입니다.

    따라서, 단순히 특허를 받는 것이 중요한 것이 아니라, 어떤 특허를 받느냐가 중요하다는 사실은 기본적으로 꼭 숙지하고, 이를 성취해나가기 위한 구체적 단계를 전문가와 상의하시기 바랍니다.

  • LLC 명의의 상표권, LLC 가 없어지면?

    창업을 위해 LLC 로 회사를 설립, 회사 명의로 상표를 등록해 사용했는데, 이후 여러가지 사정으로 회사가 사라지고, 개인사업자로 영업을 계속하는 경우가 있습니다.

    이런 경우, 상표권의 등기를 제대로 해두지 않으면 이후 상표권의 유지나 행사에 어려움이 발생하므로 주의가 필요합니다.

    회사의 소멸

    LLC (유한책임회사) 는 주식회사 (corporation) 와 마찬가지로 독립적인 법인격을 가지고 있습니다. 다시 말해, 본인이 100% 소유하고 운영하는 회사라 할지라도, 회사 명의의 재산이 곧 본인의 재산이라고 할 수는 없습니다.

    물론 통상의 해산절차를 거치면, LLC든 주식회사이든 재산을 정리해 적절히 분배하는 절차를 거치지만, 정식 절차를 밟지 않고 회사가 소멸되면 회사가 소유하던 재산의 행방이 묘연할 수 있습니다.

    양도계약서

    따라서 회사가 소멸되기 전, 양도계약서1를 작성해 회사(회사 대표로써 서명)로부터 본인(개인)에게 상표권을 양도해 두셔야 합니다.

    이때, 권리를 주는 양도인 (Assignor) 는 회사가 되고, 권리를 받는 양수인 (Assignee) 는 본인이 됩니다.

    물론 양도인의 서명도 본인(회사의 대표로써 서명)이 하게 되므로, 본인이 본인을 위해 계약서를 작성 및 서명하게 되므로 요식행위처럼 느껴질 수 있지만, 법적으로는 독립된 별개의 법인으로부터 개인에게 재산권이 양도되는 지극히 정상적인 절차입니다.

    등기 및 갱신된 등록증 발급

    양도계약서의 작성(서명) 만으로도 법률적으로 권리의 양도는 끝나지만, 이를 더 확실히 하려면 양도계약서를 등기할 수 있습니다.

    부동산과 마찬가지로 상표권도 등기를 하면 선의의 제3자에 대해서도 권리를 주장할 수 있는데, 쉽게 얘기하자면 상표등록증을 개인 이름으로 변경해서 발급 받으시려면 등기가 꼭 필요합니다.

    등기는 미특허청의 Assignment Center 를 통해 비교적 간단히 하실 수 있고, 이후 개인 명의로 상표등록증을 새로 발급 받으시려면 TEAS forms 중 Section 7 을 기입해 접수하시면 됩니다.

    1. Assignment Center 에서 상표 양도계약서 양식 (Sample of Trademark Assignment)을 다운로드 받으실 수 있습니다. ↩︎
  • 미국 생활 – 스캠(피싱) 피하기

    미국은 “신용사회”라는 말이 있죠. 신용이 없으면 할부나 대출이 어려울 뿐 아니라, 심지어 전기나 가스, 수도를 연결할 때도 신용이 필요합니다.

    각종 BILL (고지서)이나 INVOICE (청구서)에 익숙해지면, 그럴듯 하게 꾸며낸 가짜 고지서/청구서를 의심 없이 결제하는 경우도 발생하게 됩니다.

    그 외에도 다양한 피싱이 많은데, 의외로 영어와 미국 생활이 익숙해진 분들의 “방심”을 파고드는 경우가 많아 한번 짚고 넘어갈 필요가 있습니다.

    의외로 쉽게 당하는 몇가지

    1. 보안경고 이메일


    Hello Customer,

    Your Amazon account has been temporarily restricteds.

    Due to a problem with your card, we have been unable to charge your account. Your Amazon automatically locked to protect your security and you can’t sign in to any Amazon Services.

    If you don’t update your card information, your Amazon will be locked. You can unlock your Amazon after you update your card information.

    Next?

    After you complete the requested task, we will review the account and contact you regarding its status within 1 business day.

    Thank you for your attention to this matter.


    Sincerely,

    Amazon Team

    무슨 일인가 하는 마음에, 링크를 클릭하고 입력한 개인정보는 실시간으로 해커의 손에 넘어가게 됩니다.

    2. 서비스 연장 안내

    상세 날짜 및 ID 등이 기입되어 있고, “Available ONLY TODAY” 같은 문구로 현혹하고 있습니다.

    3. 사은품/증정품/현금 증정

    범죄의 수단이라기 보다는 사은품을 빌미로 개인정보를 요구하는 일종의 마케팅 사업도 많습니다.

    손쉽게 선물, 기프트 카드 등을 받을 수 있을 것 처럼 보이지만, 클릭에 클릭을 반복하다 보면 과도한 개인정보를 요구를 하는 경우가 대부분입니다.

    한번 시작하면 아쉬운 마음에 포기하기 어렵고, 특히 중간에 그만두어도 그때까지 기입한 정보는 그대로 수집/저장되는 경우가 많기 때문에 시작도 안하는 것이 좋습니다.

    4. 정부 기관 사칭

    가장 흔한 예로 IRS(미 국세청)를 사칭한 문자, 이메일 등이 있고, “범죄에 연루되어 수사 중이다” 하는 섬뜻한 이야기로 보이스 피싱이 이루어지는 경우도 있습니다.

    이러한 스캠은 눈에 익은 문구나 로고 등으로 속이는 경우도 있지만, 주로 순간 당황하게 만들어 판단을 흐리기 때문에, 단순히 사전지식만으로 예방하기가 어렵습니다.

    세금이나 범죄 쪽으로 “진짜” 문제가 생겼다면, 당연히 누군가의 도움이 필요하지 않을까요? 영화에서 처럼, 당당하게 “I need to talk to a lawyer first”, 먼저 변호사와 얘기해 보겠다고 말하고, 생각할 시간을 가지세요.

    5. 배송 지연 문자

    요즘 배송 업체를 사칭하는 피싱이 성행하고 있습니다.

    배송이 언제되는지 궁금하시면 주문한 곳에서 확인하시고, 정체 불명의 문자에 포함된 링크는 누르지 않는 것이 좋습니다.

    피싱 안당하는 습관

    위의 아마존 사칭 이메일의 경우, “Dear Customer” 로 시작하는 것 부터 의심이 들지 않나요? 업체가 자기 고객의 이름을 모른다니.

    헌데, 다른 경로로 유출된 개인정보를 토대로 실제 이름을 포함하는 이메일을 받으면 도리어 쉽게 속을 수도 있습니다.

    따라서, 너무 경험이나 정보에 의존하는 것도 위험합니다.

    1. 발신인 확인

    우편을 이용한 사기는 줄어들고 있는데, 아무래도 발송 비용을 무시할 수 없기 때문입니다. 반면에 전화(보이스 & 문자)나 이메일을 이용한 사기는 늘어나고 있습니다.

    전화의 경우, 손쉽게 발신인 번호를 속일 수 있기 때문에, 조금이라도 의심이 생기면 걸려온 전화를 끊고, 해당 관공서나 업체의 번호를 직접 찾아 걸어야 합니다.

    이메일의 발신인 주소는 주로 실제 주소 “auto-confirm@amazon.com” 와 유사한 “auto-confirm@amazon.com.delivery134.co” 와 같은 주소로 가장하는 경우가 있습니다. 끝까지 읽어보지 않으면 깜빡 속아넘어갈 수 있겠죠.

    2. 문법 체크

    해외 범죄단체가 연루된 경우가 많아서 인지, 스캠에는 어색한 표현이나 문법적 오류가 많습니다.

    위의 아마존 보안경고 사칭 이메일의, “restricteds” 부터 시작해서 코스트코 사칭 이메일의 “each billing cycle,but” 까지 조금만 신경써서 들여다 보면 “이러면 누가 속지?” 할만한 오류가 눈에 띕니다.

    3. 나와 다른 시점은 어떤 것이든 도움이 됩니다.

    얼마전 미국 실리콘밸리의 IT 업체 중역이 온라인 상에서 수억원을 사기당한 사실을 공개해 화제가 된 적이 있습니다.

    25년간 IT 업계에 몸 담았던 사람도 당할 수 있는게 온라인 사기입니다.

    “나는 안당해” 하지 마시고, 바로 옆에 계신 분이 평소에 못미더웠던 배우자든, 어린 자녀이든, 연로하신 부모님이든 한번 물어나 보시기 바랍니다.

    다급한 마음에, 꼼꼼히 확인한 겨를이 없는 탓에, 상황이 상황인지라, 그렇게 당하는 것이 사기입니다.

  • 상표 갱신/유지 DIY – 5년차 – 선택사항

    상표가 등록된지 6년이 되면, 등록을 유지하려면 양식 Sec. 8 (사용증명)은 반드시 제출해야 합니다. 반대로, 상표권 관련 다툼이 있을 때 상표권 주장에 큰 도움이 되는 불가쟁력을 획득하기 위한 Sec. 15 은 꼭 제출하지 않아도 등록이 유지됩니다.

    다만, 상표 등록이 결국 상표권 분쟁을 대비한 포석인 만큼, 불가쟁력을 획득할 수 있는 첫 기회에 바로 진행하지 않을 합리적인 이유를 찾기 어렵습니다. 만약 비용적 고려나 상표를 계속 사용할지 여부가 확실하지 않아 망설여지신다면, 그렇다면 원점으로 돌아가 상표 등록을 계속 유지할 필요가 있는지부터 재고해 볼 필요가 있습니다.

    Section 15

    이제 본격적으로 양식 기입 방법을 살펴보겠습니다. 상표 관련 모든 양식은 아래의 링크(모든 양식 목록)에서 찾아보실 수 있습니다.

    Section 15 을 선택하면 로그인 > 기본 정보 > 상표 정보 > 소유권 정보 > 대리인 정보 > 기타 정보 > 비용 확인 > 서명 페이지까지 Section 8 의 사용증명 페이지를 빼고 동일한 순서로 진행됩니다.

    기본 정보

    참고로, MyUSPTO 계정이 없으시면 계정을 새로 만들고 로그인하셔야 하는데, 일반적인 웹사이트와 딱히 다를바가 없어 따로 설명하지 않습니다.

    첫번째 입력상자(하얀 박스)에 상표 등록번호를 적고 Continue 를 선택해 다음 페이지로 이동합니다.

    상표 정보

    첫번째 페이지에는 등록된 상표와 상표 소유주 정보가 표시됩니다. 본인이 연장/유지하려는 상표가 맞는지 확인하시고 다음 페이지로 이동합니다.

    소유권자 정보

    이제 상표 소유주 정보를 변경할 수 있는 페이지입니다. 주소나 연락처, 이메일 등이 변경되셨으면 바꿔 쓰시면 되고, 없으면 바로 Continue 를 선택하셔도 됩니다.

    대리인 정보

    다음 페이지는 대리인 (변호사) 정보입니다. 상표 등록 시 변호사를 통한 경우, 해당 변호사의 정보가 아직 남아 있을 수 있습니다.

    이런 경우, 아래 이미지에 붉은 색 동그라미로 표시된 항목을 체크해서 더 이상 대리인이 없음(상표 소유권자 본인이 직접 진행함)을 나타낼 수 있습니다.

    대리인이 없는 경우, 연락처 정보(Correspondence Information) 페이지가 나옵니다. 우편물을 수령할 수 있는 주소 및 자주 확인하는 이메일 주소가 맞는지 확인 및 수정하고 다음 페이지로 넘어가시면 됩니다.

    기타 정보

    Miscellaneous information 페이지(아래)는 특별한 경우가 아니면 비워두셔도 무방합니다.

    비용 확인

    정부수수료(관납료) 계산 페이지 입니다.

    Section 15의 비용은 2024년 기준으로 국제분류 당 $200 입니다.

    서명

    가장 중요한 서명페이지 입니다. 사용증명과 다르게 Sec. 15 은 별도의 증빙이 필요없고, 상표권 소유자의 진술/선언(declaration)만으로 이루어집니다.

    따라서, 아래의 5가지 사항을 잘 읽고 체크하셔야 합니다.

    편의를 위해 요약하면

    • 지난 5년간 꾸준히 사용해 왔고,
    • 상표권 소유 및 등록에 반하는 법원의 명령이 없고,
    • 현재 상표권과 관련한 소송을 진행 중이지 않고,
    • 상기 내용을 증명할 수 있고,
    • 상기에 거짓이 있을 경우 민형사상의 처벌을 받음

    위의 사항은 매우 중요하므로 원문을 꼼꼼히 읽어보셔야 합니다.

    그 외에는 아래와 같이 기재하시면 됩니다.

    1. 일단 가장 편리한 전자서명을 위해, 파란 글씨로 된 선택지 중 첫번째 (Sign directly) 를 선택하시고,
    2. 서명란에 /본인 영문 이름/ 의 형식으로 서명하시고 (아래 참고), 우측의 날짜 및 아래에 표시된 사항 (이름, Position, 전화번호)를 정확히 기입합니다.

    하단의 Validate 를 선택하면, 다음 페이지에서 기재 내용을 검토할 수 있고, 제출(Submit)을 선택하면 결제페이지로 이동합니다.

    결제는 평소 온라인 쇼핑하실 때와 크게 차이가 없으므로 설명은 생략합니다.

    이상으로 등록 후 5년이 지나면 제출할 수 있는 Sec. 15 양식에 대해 알아보았습니다.

  • 상표 갱신/유지 DIY – 5년차 – 의무

    상표 갱신/유지 DIY – 5년차 – 의무

    먼저, 본인의 (등록)상표가 갱신/유지가 필요한지 TSDR 에서 검색해 봅니다.

    Trademark Status & Document Retrieval (uspto.gov) 페이지를 열고, 빈칸에 Registration number 혹은 serial number 중 아무것이나 입력 후 Status 를 선택합니다.

    위와 같은 검색 결과에서 노란색으로 표시한 부분이 현재 등록 상태입니다. 파란색으로 표시한 MAINTENANCE 탭을 누르시면 갱신/유지일자 정보(아래 사진에서 노란색이 기한, 그 아래는 유예기한)를 확인할 수 있습니다.

    상표 갱신 및 유지는 단순히 비용만 납부하는 것이 아니고, 실제로 상표를 사용하고 있다는 증거를 제출(Section 8)해야 하고, 그 외에도 상표권에 대한 제3자의 권리주장이 없었다는 사실을 확인(Section 15)하거나 매 10년 갱신(Section 9) 등 필요에 따라 알맞은 양식을 제출해야 합니다.

    여기서는 5년이 지나면 의무사항, 즉 반드시 제출해야 하는(제출하지 않으면 등록이 취소됨) Section 8 에 대해서 알아봅니다.

    Section 8

    첫 6년차에는 보통 Section 8 과 15를 함께 제출하고, 이후 매 10년마다 Section 8 과 9 을 함께 제출하게 됩니다. Section 15에 대해서는 상표 갱신/유지 DIY – 6년차 – 선택사항 – IPfever 을 참고해 주세요.

    어떤 제품/서비스인지에 따라 어떤 증빙을 제출하느냐에 차이가 있을 수 있는데, 가장 쉽게는 예전(상표 출원/등록 시)에 제출한 증빙(specimen)을 참고하면 됩니다.

    위에서 검색한 TSDR 에서 두번째 DOCUMENTS 탭을 선택하면 아래와 같이 기존에 제출한 서류 목록이 나옵니다.

    날짜 상으로 봤을 때, 빨간밑줄의 Specimen 을 제출했다가, 문제가 생겨 노란밑줄의 Specimen을 다시 한번 제출한 듯 합니다. 마지막으로 제출한 노란밑줄의 Specimen 을 선택하면 제대로 제출된 증빙을 살펴볼 수 있습니다.

    이렇게 제출된 증빙이 제품의 사진이든 웹페이지의 스크린 샷이든 해당 파일을 다운로드 받아 다시 제출하시지 말고, 업데이트된 제품/웹페이지를 새로 촬영/캡쳐해서 제출하셔야 합니다.

    참고로, 제품 사진은 사진만 제출하면 되지만, 스크린샷은 파일 업로드 외에 해당 웹페이지의 주소와 접속한 날짜(스크린샷 캡쳐한 날짜) 정보를 기입해야 하니 따로 기록해 두세요.

    이제 본격적으로 양식 기입 방법을 살펴보겠습니다. 상표 관련 모든 양식은 아래의 링크(모든 양식 목록)에서 찾아보실 수 있습니다.

    기본 정보

    목록에서 Section 8 을 찾아 들어가시면 아래와 같은 화면이 나옵니다. (참고로, MyUSPTO 계정이 없으시면 계정을 새로 만들고 로그인하셔야 하는데, 일반적인 웹사이트와 딱히 다를바가 없어 따로 설명하지 않습니다.)

    첫번째 입력상자(하얀 박스)에 상표 등록번호를 적고 Continue 를 선택해 다음 페이지로 이동합니다.

    상표 정보

    첫번째 페이지에는 등록된 상표와 상표 소유주 정보가 표시됩니다. 본인이 연장/유지하려는 상표가 맞는지 확인하시고 다음 페이지로 이동합니다.

    소유권자 정보

    이제 상표 소유주 정보를 변경할 수 있는 페이지입니다. 주소나 연락처, 이메일 등이 변경되셨으면 바꿔 쓰시면 되고, 없으면 바로 Continue 를 선택하셔도 됩니다.

    사용증명

    이제 본격적으로 사용증명을 제출하는 페이지입니다.

    첫번째 박스에는 현재 등록된 세부품목이 표시되어 있습니다.

    표시된 세부품목 중 이제 더이상 취급하지 않는 품목이 있으면, 두번째 하얀색 박스에 기입하고 나머지 항목(계속 사용 중인 품목)을 세번째 하얀색 박스에 기입하시면 됩니다. 변경 사항이 없으면 그대로 두시면 됩니다.

    첫번째 박스 밑의 선택 버튼(아래 그림)은 사용하지 않는 품목을 기입(두번째 박스)하시면 자동으로 선택되니 따로 신경쓰지 않으셔도 됩니다.

    다음으로, 페이지 하단(아래 참조)의 내용은 누구나 예외없이 기재해야 합니다.

    잘 눈에 띄지는 않지만 중간 정도 어중간한 위치에 파일을 업로드 하는 버튼(아래 참조)가 있습니다.

    해당 버튼을 선택하면 나타나는 페이지에서 Choose file > (업로드할 파일 선택) > Attach 를 차례로 선택해 준비하신 제품사진이나 스크린샷을 업로드 합니다. 최소 한장은 반드시 제출해야 합니다.

    예를 들어, 저희의 상표 등록 서비스에 대한 사용증명을 위해서는 아래와 같은 스크린샷을 제출할 수 있습니다.

    제품 사진이라면 상표가 잘 보이게 제품 전체를 촬영해 업로드하시면 됩니다.

    업로드 후, Return to Form 버튼을 선택해 본 양식으로 돌아오면 바로 이전 단계에서 눌렀던 버튼 옆에 1file(s) attached 라는 작은 글씨가 생겨서 (아래 참조) 파일이 잘 첨부 되었음을 확인할 수 있습니다.

    그 아래로 제출한 증빙이 어떠한 내용인지 간단한 설명을 적는 칸이 있습니다.

    예를 들어 손비누 제품 사진일 경우, “a photographic image of a hand soap product associated with the registered mark” 라고 기입할 수 있습니다.

    만약 웹페이지의 스크린샷을 업로드 하셨다면, 웹링크 주소(URL)과 스크린샷을 캡쳐한 날짜를 적는 칸이 있습니다. 이 주소와 날짜는 출처를 밝히기 위해 “추가”로 제출해야 하는 내용입니다. (웹주소를 적었다고 스크린샷을 첨부 안하시면 안됩니다.)

    위와 같이 필요한 항목을 다 채워넣고, Continue 선택합니다.

    대리인 정보

    다음 페이지는 대리인 (변호사) 정보입니다. 상표 등록 시 변호사를 통한 경우, 해당 변호사의 정보가 아직 남아 있을 수 있습니다.

    이런 경우, 아래 이미지에 붉은 색 동그라미로 표시된 항목을 체크해서 더 이상 대리인이 없음(상표 소유권자 본인이 직접 진행함)을 나타낼 수 있습니다.

    대리인이 없는 경우, 연락처 정보(Correspondence Information) 페이지가 나옵니다. 우편물을 수령할 수 있는 주소 및 자주 확인하는 이메일 주소가 맞는지 확인 및 수정하고 다음 페이지로 넘어가시면 됩니다.

    기타 정보

    Miscellaneous information 페이지는 특별한 경우가 아니면 비워두셔도 무방합니다.

    비용 확인

    정부수수료(관납료) 계산 페이지 입니다.

    국제분류 하나1를 기준으로 $225 입니다. (2024년 기준) 다수의 국제분류일 경우, $225 x 국제분류 갯수 만큼 수수료를 지불하게 됩니다.

    서명

    여기서는 사실관계 진술 및 서명을 하게 됩니다.

    1. 일단 가장 편리한 전자서명을 위해, 파란 글씨로 된 선택지 중 첫번째 (Sign directly) 를 선택하시고,

    2. 붉은 글씨 “Read the statement …” 밑의 4가지 항목(체크박스)을 모두 선택합니다. 각 항목을 요약하면,

    • 상표를 계속해서 사용 중임
    • 제출한 증빙이 현재 사용 상황을 정확하게 나타냄
    • 그 외 기재 사항에 대해 입증이 가능함
    • 이상의 사실에 거짓이 있을 경우 등록 취소 뿐 아니라 민형사상 제재를 받을 수 있음

    의 내용이며, 중요한 내용이므로 원문을 꼼꼼히 읽어보시고 다음 단계로 진행하시기 바랍니다.

    3. 서명란에 /본인 영문 이름/ 의 형식으로 서명하시고 (아래 참고), 우측의 날짜 및 아래에 표시된 사항 (이름, Position, 전화번호)를 정확히 기입합니다.

    하단의 Validate 를 선택하면, 다음 페이지에서 기재 내용을 검토할 수 있고, 제출(Submit)을 선택하면 결제페이지로 이동합니다.

    결제는 평소 온라인 쇼핑하실 때와 크게 차이가 없으므로 설명은 생략합니다.

    이상으로 등록 후 5년이 지나면 꼭 제출해야하는 Sec. 8 양식에 대해 알아보았습니다.

    1. 다수의 국제분류에 등록되어 있는 경우, 위의 사용증명 단계에서 각 국제분류 별로 품목을 확인 및 수정하시고, 증빙 첨부 및 기타 정보 기재를 반복하시면 됩니다. ↩︎
  • 미국 상표 – 사람 이름(인명)

    미국 상표 – 사람 이름(인명)

    이름을 상표로 등록할 때는 크게 2가지 이슈가 있는데, 하나는 “성씨”에 대한 제약이고, 또 하나는 “널리 알려진 이름”인 경우 입니다.

    I. 성씨 (Surname)

    원칙적으로 미국에서 성씨는 상표로 사용하지 못합니다. 미국 상표법을 만들 시절만 해도 많은 사업체들이 창업자(주인)의 성씨를 업체명으로 사용하는 경우가 많았기 때문에, 한명이 성씨를 독점하면 같은 분야에 종사하는 같은 성을 가진 사람들에게 불이익이 발생하는 문제가 있었다고 합니다.

    그럼에도 불구하고, 디자이너의 이름을 딴 수 많은 패션 브랜드(아르마니, 샤넬, 등)부터 헐리우드의 영화제작사 20th Century Fox (창업자: William Fox) 까지, 다양한 업계에서 알게 모르게 성씨가 상표로 활용되고 있습니다.

    A. 후천적으로 발생한 변별력 (Acquired distinctiveness)

    원칙적으로는 안되지만, 하나의 성씨를 하나의 업체가 이미 오랜기간 독점, 배타적으로 사용하고 있었다면 그 성씨를 계속 이용하도록 하는 것이 오히려 합리적일 수 있습니다.

    이미 널리 알려진 이름을 단지 자신의 이름과 같다는 이유로 제3의 사업자가 사용한다면, 소비자들에게는 큰 혼란이 될 수 있겠죠. 상표법은 본래 시장질서와 소비자 권익을 보호하자는 취지로 만들어졌기 때문에, 이런 혼란을 방지하는 것이 중요합니다.

    따라서, 한 업체가 시장에서 하나의 이름을 오랫동안 사용하면서 “후천적 변별력”을 갖게 되면 성씨라 할지라도 등록을 허락하고 있습니다. “후천적 변별력”의 전제가 시장에서의 사용이기 때문에 ITU(사용 예정인 상표의 선등록)인 경우에는 당연히 후천적 변별력을 주장할 수 없고, 일반적으로 약 5년 이상 시장에서 문제 없이 사용해 왔다면 등록이 가능합니다.

    만약 후천적 변별력에 대한 증명이 어렵다면, 본 등록부(Principal Register)가 아닌, 보조 등록부(Supplemental Register)에 미리 등록을 해두고, 5년을 기다렸다가 Principal Register 에 등록을 하는 방법도 있습니다. 이렇게 되면 5년을 기다리는 동안 다른 사람이 같은 이름을 등록하지 못하게 되는 부수적인 효과도 있습니다.

    B. 성씨로 쓴게 아닌데…

    사실 사업자 본인의 성도 아니고, 딱히 관련이 있지도 않은데, 우연히 등록하려던 상표가 성씨라는 이유로 상표 등록이 거절되는 경우도 있습니다.

    이런 경우, 해당 성씨가 얼마나 흔한지, 성씨라는 사실 외에 어떤 의미가 있는지, 성씨와 다른 단어가 함께 쓰인 경우, 어느정도의 디자인 요소가 포함되어 있는지 등을 종합적으로 판단해 단순한 성씨로 볼지, 혹은 등록이 가능한 선천적 변별력을 가진 상표로 볼 지에 대한 결정을 내리게 됩니다.

    요즘은 한번 들어보지 못한 성씨라도 ancestry.com 등의 웹사이트 뿐만 아니라 LinkedIn 등의 매체를 통해 쉽게 성씨에 대한 정보를 얻을 수 있기 때문에, 단지 희소한 성씨라는이유만으로 등록하기가 어렵습니다.

    따라서, 사용하고 있거나, 향후 사용하려는 상표가 혹 성씨가 아닌지 미리 검색해볼 필요가 있습니다.

    II. 널리 알려진 이름 (유명인)

    조금 다른 의미로 상표로 등록할 수 없는 이름이 있습니다. 바로 유명인의 이름인데, 이 경우에는 해당 유명인이 본인이거나 허락을 받고 사용하는 경우가 아니라면 당연히 문제가 되겠죠.

    물론 이름뿐 아니라 얼굴이나 형상 등을 포함해 특정 인물로 인식될 수 있는 상표인 경우에도 본인 동의 없이 함부로 사용하거나 등록할 수 없습니다.

    따라서, 이러한 이름, 얼굴 형상 등을 상표로 출원 시 반드시 서면 동의서를 함께 제출해야 합니다.

    사실, 이름이나 증명 사진이 아닌 별명이나 특징, 캐릭터화 된 디자인을 사용하는 경우에도, 이럴 때 과연 유명인의 허락이 필요한가 여부가 이슈가 되는 경우가 많으므로, 조금이라도 오해의 소지가 있다면 한번쯤 짚고 넘어가야 하는 부분입니다.

    이상으로 인명을 포함하는 상표의 등록에 대해 알아봤습니다.

  • Trademark fee 청구서/독촉장/고지서

    Trademark fee 청구서/독촉장/고지서

    아래의 인보이스는 전형적인 사기성 피싱 인보이스입니다.

    1. 일반적으로 미국 특허청(USPTO)에서는 인보이스를 발행하지 않습니다. (출원인이 적절한 비용을 계산해 납부하는 방식이고, 비공식적인 안내문을 보내는 경우는 있지만, 이 경우에도 비용을 계산해서 청구하지 않습니다.)
    2. 아래 서류를 자세히 보면 미국 특허청 (United States Patent and Trademark Office) 에서 발행한 문서가 아닙니다. 매우 유사한 이름과 혼동을 일으킬 소지가 다분한 문구와 양식을 사용하고 있습니다.
    3. 일부 정보는 정확하지만, 많은 중요한 정보가 거짓입니다. (예: “about to expire”, renewal date: Sep. 14, 2024)

    위와 같거나 비슷한 인보이스를 받으셨다면 절대 결제하지 마시고, 꼼꼼하게 확인하시기 바랍니다.

    아울러, 본인의 상표 등록에 갱신이나 기타 유지 업무가 필요한지는 TSDR 에서 검색해 볼수 있습니다. 먼저 상단의 검색창에 상표의 registration number(등록번호) 혹은 serial number (출원번호)를 입력합니다.

    위의 검색 결과에서 노란색으로 표시한 부분이 현재 등록 상태입니다.

    파란색으로 표시한 탭을 누르시면 갱신/유지일자 정보(아래의 노란색으로 표시한 부분이 기한, 그 아랫줄에 표시된 기한에는 납부는 가능하지만 late fee 를 내야함)를 확인할 수 있습니다.

    상표 갱신 및 유지는 단순히 비용만 납부하는 것이 아니고, 실제로 상표를 사용하고 있다는 증거를 제출(Section 8)해야 하고, 그 외에도 상표권에 대한 제3자의 권리주장이 없었다는 사실을 확인(Section 15)할 수 있는 등, 여러가지 이슈가 있습니다.

    아래의 양식 중 해당하는 양식을 처음부터 끝까지 잘 읽어보시고, 필수기재 사항을 다 적은 후 제출하시면, 마지막 단계에서 비용을 납부할 수 있습니다.

    Registration Maintenance/Renewal Forms

  • 상표 거절 (OA) 방지하기

    상표 거절 (OA) 방지하기

    상표 등록 서비스를 검색 하다보면 흔히 “출원 비용”이라고 하지 “등록 비용” 이라고 하지 않죠. 여기에는 이유가 있는데, 바로 상표를 출원(등록 신청서의 제출) 후에 심사관이 거절 통지문 (Office Action) 을 발행했을 때 여러가지 사유로 거절이 나는 경우가 있기 때문입니다.

    먼저, 상표 등록은 특허와는 달리 간단한 절차입니다.

    미국에서 상표 출원은 이미 보유하고 있는 상표권을 등록하는 절차입니다. 따라서 상표권을 소유한 사람의 정보, 상표가 무엇인지, 상표를 사용하는 제품/서비스에 대한 설명, 상표 사용의 증거만 제출하면 됩니다.

    게다가 미특허청에서 심사 및 등록에 대한 수수료 명목으로 징수하는 출원수수료(application fee)는 2024년 기준 국제분류 당 250달러로 상당히 저렴한 편입니다. 복잡한 심사가 필요하지 않다는 사실의 반증일 수 있겠죠.

    참고로, 대부분의 상표는 한개 내지는 2-3개의 국제분류에 등록하게 됩니다.

    상표 거절 (Office Action) = 추가 비용 & 시간

    그러나 OA (상표 거절) 이 나면 골치가 아픕니다. 추가 심사에는 따로 정부 수수료는 없지만 서면대응을 위해서 아무래도 변호사의 도움이 필요하기 때문이죠.

    상표 출원 비용에는 OA 비용이 포함되어 있지 않기 마련이고, 정해진 기간(주로 3개월) 안에 대응을 하지 않으면 상표 출원을 포기한 것으로 간주됩니다.

    OA는 어느정도 예측이 가능하지만 이러한 예측을 위해서는 상당한 노력과 시간이 필요하므로 대부분의 상표 출원 시에는 이러한 사전예측을 생략하는 경우가 많습니다. 이런 이유로 미국 상표 출원의 최종 등록률은 50%도 되지 않습니다.

    OA는 다시 말하면 “출원인에게 상표권이 없다”는 해석입니다.

    상표 대리인이 변호사라면 사실 없는 상표권을 등록하려는 시도 자체가 어불성설 일 수 있지만, 사실 그리 간단한 문제는 아닙니다.

    상표권은 상표 자체의 독창성이나 창의성을 보호하는 것이 아니라, 상표로 제품의 출처를 확인하는 고객과 고유의 상표를 사용하는 업체 간에 발생하는 선의(善意)를 보호합니다.

    따라서 이미 유사한 상표가 등록되어 있거나, 공공의 이익을 위해서 등록을 지양해야 하는 문구 등은 등록이 거절되고, 이러한 판단에는 법리 뿐만 아니라 해당 업계 실정과 타겟 소비자의 인식 등에 대한 이해와 해석이 필요합니다.

    OA 가능성을 줄이려면,

    적어도 이미 유사한 상표가 유사한 제품군에 등록되어 있는지 확인해야 합니다.

    이를 위해서는 구글(Google)과 미국 특허청의 상표검색 서비스를 이용할 수 있습니다.

    미국 특허청에서 제공하는 Trademark Search를 이용하면 다른 사람이 출원했거나 이미 등록된 상표를 검색할 수 있습니다. 이용 방법은 별도의 글을 확인 부탁 드립니다.

    유사한 상표가 LIVE 상태라면 피해갈 필요가 있습니다.

    일련 번호만 있고 Reg. 번호가 없으면 출원되었을 뿐 등록은 되지 않았다는 뜻 입니다. 물론 아직 심사 중일 수도 있지만, 이미 한차례 OA(등록이 거절)가 났을 수도 있습니다. 반대로 상태가 DEAD로 표시되면 신청 또는 등록이 포기되거나 취소된 것입니다.

    따라서, 상태가 LIVE라고 표시되면 일단 주의해야 합니다.

    어떻게 유사상표를 피해갈 수 있을까요?

    1. 쉽게는 아예 다른 상표를 생각해 볼 수 있습니다.
    2. 다른 철자를 사용할 수 있습니다.
    3. 앞부분에 문구를 추가할 수 있습니다.
    4. 상표에 디자인 요소를 도입하여 ‘특수 양식’ (Special form) 마크로 등록할 수 있습니다.
    5. 위의 2~5개 중 하나 이상을 조합하는 것이 좋습니다.

    항목 별로 자세히 설명해드리겠습니다.

    스킨케어 브랜드로 ‘철학’이라는 문구를 사용하고 싶다고 가정해 봅시다. 검색을 통해 Philosophy라는 유명한 화장품 브랜드가 이미 존재한다는 것을 알 수 있습니다.

    1. 이미 한국에서 “철학”이라는 문구를 사용 중이라 도저히 포기할 수가 없다고 가정해 보겠습니다.
    2. 철자의 변경: “Freelosophy” 나 “Feelosophy” 같은 철자 변경을 시도해 볼 수 있습니다. 사실 Feelosophy 는 발음이 완전히 똑같아서 문제가 있습니다. (이미 거절당한 기록이 있습니다).
    3. 문구의 추가. 예를 들어 “Body Philosophy” 및 “Jean & Len Philosophy” 와 같은 상표는 문제 없이 등록되어 있습니다. 다만 의미에 차이를 주지 않는 문구를 특히 마지막에 추가하는 것은 효과가 없습니다. The Philosophy 나 Philosophy: Origin 과 같은 경우가 이미 거절된 사례입니다.
    4. 디자인 추가. 평법한 글꼴, 색상 또는 이미지를 추가하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 하지만 아래의 디자인을 포함한 Freelosophy 는 등록된 상표입니다.

    참고로, 디자인을 포함하지 않은 문구 “Feelosophy”는 거절되었습니다.

    사실 유사상표가 가장 극복하기 어려운 OA 이기 때문에, 위의 내용만 잘 실천하셔도 상표 등록에 큰 도움이 됩니다.

    그 외에 다른 거절 사유에 대해 알고 싶으시면 상표 심사 지침서 TMEP §§1207.01 를 직접 읽어 보시는 것도 도움이 됩니다.

  • Domicile Address (거주지 주소) 작성법

    Domicile Address (거주지 주소) 작성법

    미국 상표 출원 (TEAS) 시 Domicile Address (거주지 주소) 라는 기재사항이 있습니다. 통상은 우편주소(mailing address)와 일치하므로 신경쓰지 않아도 되지만, 때로 꼭 필요한 경우가 있어 주의해야 합니다.

    미국 거주 여부를 확인*하기 위한 주소이기 때문에, 꼭 실제 거주하는 곳(혹은 회사 업무가 이루어지는 곳)의 주소를 입력해야 합니다.

    *거주지(회사의 경우 사무실)가 해외인 경우 반드시 미국 변호사를 고용해 상표등록을 진행해야 한다는 행정규칙** 때문입니다.

    **이러한 규칙이 생긴 배경에는 중국 업체들이 있습니다. 아마존을 통해 미국 시장에 직접 판매를 위해 중국 본토의 업체들이 무분별하게 상표를 출원했기 때문인데요. 중국 내 정부 지원까지 이루어지며, 안되도 그만 식의 상표 출원이 이루어졌고, 결국 해외 셀프 출원가 금지 되었습니다.

    거주지 주소가 필요한 경우 1. 사생활 보호

    상표 등록의 내용은 대중에 공개되는데, 이때 주소도 공개되므로 내가 사는 곳의 주소를 대중에 공개하기를 꺼리는 경우에 문제가 됩니다.

    이런 경우에 우편물만 받아 볼 수 있는 연락처(사서함이나 우편물 대리수령 주소 등)를 대중에 공개하고, 거주지 주소는 공개하지 않음으로써 사생활침해나 기타 범죄에 노출될 걱정을 덜 수 있습니다.

    거주지 주소가 필요한 경우 2. 사무실이 없는 1인 회사

    창업 초기에는 오피스 임대가 불필요한 경우가 많아서, 최근 사업자 등록만을 위한 주소를 임대하는 업체도 많이 생겼습니다.

    일부 업체의 경우 (특히 사무공간을 전혀 제공하지 않고 우편물만 수령해 주는 경우), 우편물 대리 수령 주소, 즉, U.S. third-party commercial mail receiving agency (CMRA) 로 등록된 경우가 있습니다.

    미특허청에서는 CMRA 주소를 거주지 주소로 인정하지 않기 때문에, 이 경우에도 별도의 거주지 주소가 필요할 수 있습니다.

    거주지 주소 입력하는 방법

    TEAS 출원 양식의 상표 소유권자(Owner) 주소칸은 Mailing Address (우편주소) 라고 표기되어 있습니다. 통상의 경우에는 여기에 거주지 혹은 회사 주소를 입력하면 해결됩니다.

    위의 1 혹은 2의 경우에 해당해 거주지와 우편주소를 다르게 입력하려면 조금 내려가 Domicile Address 의 체크박스(아래 그림의 최하단)를 언체크(기본값으로 체크되어 있음)합니다.

    여기에 거주지 주소를 입력하면, 이 주소는 미특허청의 기록상에만 존재하고, 대중에 공개되지는 않습니다.

  • 오늘부터 창업, 상표등록은 언제 할까?

    오늘부터 창업, 상표등록은 언제 할까?

    창업하시는 분들이 첫번째로 생각하는게 회사명 (상호) 내지는 브랜드 네임 (상표) 입니다. 그만큼 어느 업종이든 브랜드 이미지가 중요해졌다는 얘기도 되지만, 역으로 준비가 되지 않은 상태에서 상표를 정하게 되는 경우가 많다는 이야기도 됩니다.

    법인설립 시 회사명

    먼저, 상표등록과 별개인 회사명부터 설명하고 넘어가겠습니다.

    회사명은 주민등록번호나 마찬가지 입니다. 고유한 이름을 사용해 회사를 식별하는 중요한 역할을 하지만, 꼭 회사 이름이 상표로 기능하지는 않습니다.

    공식적인 문서나 세금보고, 은행계좌 등에는 회사명을 사용하지만, 소비자들은 회사명과 상관없이 별도 상표를 보고 제품/서비스를 구입하는 경우도 많습니다.

    예를 들면, 도브 비누의 경우입니다.

    회사명: Unilever PLC

    물론 회사명이 상표를 포함하거나

    회사명: The Coca-Cola Company

    일치하는 경우도 많지만,

    회사명: The Home Depot, Inc.

    꼭 그래야 하는 것은 아니라는 점 염두에 두시면 회사명 선택에 부담을 덜 수 있습니다.

    회사명을 선택해야 법인을 설립하고, 정식으로 법인 명의로 사업행위를 할 수 있기 때문에 회사명은 D-1 부터 필요합니다.

    회사명 똑같지만 않으면 OK!

    회사명이 꼭 상표로 기능하기를 희망하는 경우가 아니라면, 회사명은 정하기도 쉽고 큰 제한도 없습니다. 예를 들어, “Apple Inc” 의 법인 등록지인 캘리포니아주에는 실제 애플과는 아무런 연관이 없는 별개 회사인 “Apple (iCloud) Inc” 도 문제 없이 등록되어 있습니다. (as of 4/11/2024)

    물론 이렇게 법인등록을 하더라도, Apple (iCloud) Inc. 를 상표로 “사용”한다면 상표권 침해가 되겠지만, 적어도 회사명으로서는 문제가 없습니다. 이 “사용”에 대해서는 아래에서 자세히 설명하겠습니다.

    사용 예정인 상표의 출원

    미국 상표법 상, 상표권은 “사용”을 통해 발생합니다. (상표 등록 시 상표권이 발생하는 한국과 다릅니다.) 이때 “사용”이란 상표를 부착하거나 표기하여 제품을 판매하거나 서비스를 제공하는 행위를 의미합니다. 따라서, 원칙 상, 미국에서 상표 등록을 하려면 미국 시장에서 이미 제품의 판매가 이루어진 후여야 합니다.

    하지만 이런 경우, 하나의 브랜드를 위한 제품 개발, 제작, 포장까지 마친 후, 브랜드 론칭 몇일을 앞두고 타사에서 동일한 이름으로 제품을 출시해 낭패를 보는 일이 발생할 수 있겠죠.

    따라서, 사용 예정인 상표에 대한 ITU 출원 (Intend-to-use application, 줄여서 ITU application 혹은 1(b) application) 을 허용하고 있습니다. 물론 이 경우에도, 출원 날짜에 대한 우선권을 주고, 상표 심사를 미리 진행할 뿐이고, 상표를 사용하고 있음을 증명해야 최종 등록 됩니다.

    ITU 를 꼭 해야하는 경우

    먼저, 제품 출시를 단 몇주 앞두고 있는 상황에서는 ITU 를 하는 의미가 크지 않습니다. ITU 는 심사 통과 후 사용증명이라는 별도 단계를 거쳐야 하므로, 사용증명 제출 시 납부하는 $100 의 추가 관납료 외 일반 출원보다 약 3달 정도 시일이 더 소요됩니다.

    그럼에도 불구하고, ITU 를 권장하는 경우는 앞으로 사용코자 하는 상표를 다른 사람이 먼저 사용할 가능성이 큰 경우입니다. 예를 들어, 최근 K-POP 열풍으로 K 가 들어간 상표가 우후죽순 등록되고 있기 때문에, K가 들어간 상표의 경우, 불과 며칠차이로 성패가 갈리는 경우가 발생할 수 있습니다.

    그 외에 역설적이지만 경쟁이 없음에도 상표에 대한 우선권 확보가 꼭 필요한 경우가 있습니다. 완전히 새로운 제품의 경우, 시장을 만들어 나가야 하므로 시장상황이나 시제품 테스트 등을 통한 반응을 살피는 것이 중요합니다. 이런 경우, 브랜드/제품명을 포함해 소비자의 반응을 보아야 할 필요가 있으므로 제품 개발 단계에서 미리 상표 등록을 진행하는 것이 좋습니다.

    제가 자주 드는 예로 Squatty Potty® 가 있는데, 쪼그려 앉는 자세를 연상시키는 Squatty 라는 단어와 유아용 변기를 의미하는 Potty 를 재미있게 연결한 이름으로, 위 사진처럼 올바른 배변자세를 돕는 제품입니다.

    물론 이전에도 올바른 배변자세를 돕는 각종 기구가 있었지만, 이제는 많은 사람이 배변자세를 돕는 도구를 그냥 “스콰티 파티”라고 부를 정도로 대중화된 이름이자 상품이죠.

    단순히 XXX 브랜드 변기의자와 같은 이름으로 출시했을 때, 지금만큼의 성공을 거두었을까 생각해 보면 아무래도 좋은 이름이 얼마나 큰 역할을 하는지 상상해 볼 수 있습니다.

    이렇게 상표가 마케팅에 큰 비중을 차지한다면, 상표 출원을 미룰 이유가 없습니다.

    ITU 가 부적합한 경우

    물론 반대의 경우도 있습니다. 상표가 흔히 말하는 로고인 경우, 즉 디자인이나 이미지 등이 포함되어 있는 경우에는 ITU를 진행했을 때 문제가 발생할 수 있습니다.

    마케팅적인 고려나 상표의 인쇄 품질 등 여러가지 상황에 따라 최종 출시 전에 로고 디자인이 변경되는 경우가 많기 때문입니다.

    예를 들어, 오랜 기간 이미 다른 제품군에 사용하고 있어, 변경할 계획이 전혀 없던 상표인데, 새롭게 출시되는 의류 상품에 자수하는 과정에서 디테일한 부분의 표현이 어려워 상표 디자인을 수정해야 하는 경우도 발생합니다.

    이런 디자인의 수정은 작은 수정이라도 상표의 재출원이 필요합니다.

    참고로, 미국 상표 등록 시에는 상표에 한국어가 포함되면 이 부분은 문자로 취급할 수 없어 꼭 디자인(그림)으로 등록해야 한다는 점 염두에 두시기 바랍니다.

    사용하고 있는 상표는 꼭 등록해야 하나?

    위에서는 사용 전과 후로 구분해 설명했지만, 사용이 이루어지면 이미 상표권이 발생한 후입니다.

    미국 상표 등록은 한국과 전혀 다른 개념이라 이해하기 어려우실 수 있어, 저는 주로 “등기”의 개념으로 설명드립니다. 땅을 사고 팔때, 개인간의 계약을 통해 재산권은 이전되지만, 이를 꼭 등기하는 이유는 권리를 좀 더 공고히 하기 위해서죠.

    마찬가지로, 미국의 상표 등록은 이미 가지고 있는 상표권을 등기한다고 생각하시면 됩니다. 다시 말해, 상표의 사용과 관련해 제3자와의 마찰이나 혼선이 발생할 가능성이 거의 없다면 굳이 상표를 등록할 필요가 없다는 거죠.

    상표 등록을 서두를 필요가 없는 경우

    제가 항상 예로 드는 것이 음식점입니다. 음식점 장사는 자리가 중요하다는 말 들어 보셨을겁니다. 손님들은 음식점을 매장의 지리적 위치와 결부시키는 경향이 큽니다.

    물론 프랜차이즈의 경우 상표가 매우 중요하지만, 오너셰프가 운영하는 음식점처럼 2호점의 계획이 없다면 굳이 상표를 등록할 필요가 없을수 있습니다.

    다만, 이렇게 상표를 등록할 필요가 없다고 해서 타인의 상표에 대해서도 무관심하면 곤란합니다. 일단 간판을 만들어 세우면, 선의의 제3자가 자신의 상표권이 침해 당했다고 주장할 수 있기 때문이죠.

    미특허청의 무료 상표검색 서비스 이용하시면 구글/네이버 검색창에 검색하듯 쉽게 검색할 수 있으니, 꼭 한번 내가 쓰고자 하는 이름 검색해 보시기 바랍니다.