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Atlanta law firm for global business

Author: Young Jeon, Esq.

  • 테무(TEMU) – 상표/저작권 침해 신고

    테무의 경우 워낙 저가에, 타겟 소비자층(가격대, 지역이나 나이 등)이 다르다는 이유로 방관하는 경우가 많습니다.

    헌데, 테무에서 판매되는 모조품이나 가짜 상품은 결국 아마존이나 그 밖의 리테일 시장에도 유입될 수 있으므로 싹부터 제거하는 것이 좋겠죠.

    신고의 중요성

    테무는 저가 시장을 공략하고 있지만, 매달 10억달러 (1조 4천억원) 이상의 매출을 올리는 초대형 마켓플레이스입니다.

    따라서, 개개의 판매자(영세사업자)를 대상으로 한 지적재산권 침해 소송은 무의미할 수 있더라도, 테무의 책임을 묻는다면 큰 배상을 받을 수 있겠죠.

    테무는 법적으로 판매자가 아닌 중개업자입니다. 하지만 일단 “신고”가 이루어지면 책임을 면하기 어렵습니다.

    어떤 경우, 어떻게 신고할 수 있는지 살펴보겠습니다.

    나의 지적재산권 어떤 것이 있나?

    시장에서 여러 업체가 서로 선의의 경쟁을 하는 것은 소비자 입장에서도 큰 이득이 되지만, 한 회사가 새롭게 개발한 기능이나 특징, 조합을 완전히 똑같이 베끼거나, 잘 팔리는 브랜드와 비슷한 상표를 이용해 소비자를 속이는 경우는 공정한 경쟁이라 보지 않습니다.

    이러한 맥락에서 공정한 시장 경쟁을 촉진하는 다양한 법이 있습니다.

    1. 상표법 – 내 제품에 고유의 문구, 색상, 디자인, 포장, 형태를 부여하면, 이것들을 미국 내 소비자에게 판매하는 것 만으로, 자연히 상표권이 발생합니다.
      • 모조품 – 제품 디자인부터 상표까지 완전히 베껴서 불법 유통시키는 경우
      • 상표 도용 – 소비자가 제조/판매자를 혼동할 정도로 유사한 상표를 사용하는 경우
      • 상업적 디자인 – 제품에 들어간 고유의 디자인(패턴, 장식, 색상 등)을 유사 품목에 그대로 사용할 경우
    2. 저작권법 – 제품에 표기되는 고유의 문구, 디자인, 형태는 대부분 “창작”에 의해 발생하는 저작권으로 보호됩니다. 예를 들어, 뜻이 있는 긴 문구를 브랜드 아이덴티티와 결부시켜 사용하는 경우가 있는데, 이런 경우 문구가 상표도 되지만, 저작권으로 보호하기가 더 쉬울 수도 있습니다.
      • 저작권 침해 사례 1 – 광고나 마케팅 목적으로 사용되는 캐릭터 디자인을 가져다 사용하는 경우
      • 저작권 침해 사례 2 – 광고 및 제품 설명을 위해 촬영한 영상을 그대로 가져다 쓰는 경우
    3. 특허법 – 상업적으로 지적재산권하면 처음 떠오르는 것이 특허입니다.
      • 특허는 심사를 거쳐 정부에서 인정(특허등록)한 특정한 권리 범위에 대한 독점권입니다.
      • 단, 출원 및 심사에 비용이 많이 발생하고, 특허를 받는 과정에서 전문가의 도움을 받지 않는 경우는 극히 드물기 때문에, 권리행사에 대한 도움도 같은 전문가의 도움을 받는 것이 가장 좋습니다.

    위 3가지 중, (1) 상표와 (2) 저작권은 별도의 등록이나 출원 절차 없이도 권리가 발생하기 때문에, 거의 대부분의 업체가 알게 모르게 가지고 있으므로, 이러한 권리를 제대로 인식하고 행사하는 것이 중요합니다.

    테무에 신고하기

    테무에 신고하는 절차는 생각보다 간단합니다.

    테무에 로그인

    먼저, 테무에서 물건을 구입할 때와 마찬가지로, 간단히 이메일 등의 개인정보를 입력하고 계정을 만듭니다.

    다음으로 테무의 IP Portal 에 접속하면, 아래와 같이 지재권 침해에 대한 사실을 신고할 수 있는 링크를 확인할 수 있습니다.

    위와 같이 주황색으로 표시된 링크를 누르면, 아래와 같은 페이지로 이동합니다.

    시작하기 버튼을 눌러 봅시다.

    신고 양식 작성하기 – 페이지 1

    지적재산권 침해가 발생한 지역과 종류를 기입하고, 침해 사실을 발견한 페이지의 링크(상품 리스팅 등)를 붙여 넣습니다.

    • 특히 상표권은 실제로 판매가 이루어지고 있는 지역이나 상표 등록이 이루어진 국가에 국한되기 때문에 중요합니다.
    • 예를 들어, 실제 대부분의 판매는 미국 소비자에게 되고 있지만 한국에서 판매관리를 하고 계시다면, Proxy 를 이용하거나 미국에 있는 직원이나 관계자에게 부탁해서 미국에서 해당 제품을 다시 한번 검색해 해당 링크의 주소를 입력하셔야 합니다.

    Patent 는 위에서 설명한 특허를, Copyright 는 저작권, Trademark 는 상표권을 의미합니다.

    • Patent 를 선택하면 Design patent 인지 Utility patent 인지 선택지가 나옵니다. 실제 특허를 등록하셨다면 이 차이를 모르실리가 없으므로 생략합니다.
    • Copyright 를 선택하면 2가지의 침해 경우 중 어디에 해당하는지 묻습니다.
      • 위의 침해 사례 1처럼 그림이나 도안 등을 무단으로 상품에 사용한 경우는 첫번째 선택지
      • 위의 침해 사례 2처럼 광고나 제품설명에 사진, 영상물 등을 무단으로 사용한 경우는 두번째 선택지입니다.

    모든 정보를 입력하고 다음 페이지로 이동합니다. 여기서는 Trademark 를 예로 들어 설명하겠습니다.

    신고 양식 작성하기 – 페이지 2

    Infringement Product Information

    첫번째 문항은 상표를 불법으로 사용한 정확한 위치를 묻고 있습니다.

    • 제품 설명 (제품명, 상세설명 등 상표가 포함된 경우)
    • 제품 포장 (제품 사진 속 제품 포장이나 제품 표면에 상표가 나타나는 경우)
    • 모조품 (단순히 같거나 비슷한 상표를 사용하는 것이 아니라 제품까지 따라 만든 경우)

    다음으로는 상세설명을 추가해야 합니다.

    예를 들어, 모조품인 경우에는 모조품으로 판단할 수 있는 근거를 제공해야겠죠. 유사하거나 비슷한 명칭을 포함한 경우에는, 소비자들이 왜 혼동할 수 있는지 등 되도록 상세히 적어야 합니다.

    세번째, 서류를 첨부할 수 있는데 필수 항목은 아닙니다.

    Trademark information

    첫번째로 등록된 상표인지 묻고 있습니다.

    • 등록된 상표인 경우, 등록 번호 및 소유권자 정보만 입력하면 됩니다.
    • 등록이 되지 않은 상표인 경우, 상표를 언제부터 어떻게 어디에 사용했는지도 제공해야 합니다.
      • 위에서 설명한 바와 같이, 미등록 상표는 상표를 사용하면서 자연히 권리가 발생하므로 이 날짜는 매우 중요합니다. 예를 들어, 신고자보다 테무 판매자가 더 먼저 판매를 시작했다면, 오히려 신고자가 테무 판매자의 권리를 침해하고 있다고 볼 수도 있습니다.
      • 상표권의 범위는 상표권자가 해당 상표를 사용한 상품의 종류 및 그 관련 품목에만 제한되므로, 여태까지 판매했던 모든 품목을 포함하는 것이 중요합니다.

    신고 양식 작성하기 – 페이지 3

    다음으로는 신고자의 개인정보를 기입해야 합니다.

    신고자 본인인지 혹은 변호사나 기타 대리인(agent)인지 적고, 이름, 전화번호, 주소 및 이메일 주소를 적습니다.

    • 본인을 선택하면 natural person (개인) 인지 corporation (법인) 인지 묻는데, LLC 등의 회사명의로 영업을 하고 계시다면 corporation 을 선택하셔야 합니다.
      • 참고로, 사업자 등록은 법인으로 하셨더라도 저작권이나 상표권을 개인이 가지고 있는 경우도 많으므로 주의가 필요합니다.
      • 일단, 상표를 USPTO 에 등록하셨다면 등록할 때 Owner 명의가 누구인지 확인해서 개인/법인 여부를 결정하셔야 합니다.
      • Corporation 을 선택하면 중국 기준 내국/외국 법인인지 여부를 묻고, 법인등록증을 요구합니다. 미국의 경우 Article of Organization 등 법인 설립 시 발급받은 서류를 제출하시면 됩니다.
    • 이메일 주소의 경우, 실제 이메일 주소가 맞는지 확인하는 절차(verification code)를 거치게 됩니다.

    신고 양식 작성하기 – 페이지 4

    마지막으로 허위신고가 아님을 확인하고 서명합니다. 아래와 같이, 본인의 이름을 입력하는 것으로 서명을 대체합니다.

    이후 작성 내역을 확인하고 제출하면 신고 절차가 완료됩니다.

    끝으로 당부의 말씀

    이렇게 간단히 신고가 가능함에도 불구하고, 아래와 같은 경우 도움이 필요할 수 있습니다.

    1. 지속적이고 효율적인 모니터링이 필요할 때
    2. 불확실한 신고를 반복해 상습 신고자로 분류(블랙 리스트)된 경우
    3. 신고에 대한 테무의 조치/결정이 잘못됐다고 느낄 때

    물론 문제가 생긴 뒤 도움을 찾는 것 보다, 미리 종합적인 케어를 받는다면 더 좋겠죠. 하지만 병원에 가면 주사라도 한 대 맞아야 손해보지 않은 느낌이 들듯이, 특별한 문제가 없을 때 변호사 비용을 쓰기 아까운게 사람 심리입니다.

    그럼에도 불구하고 지재권에 대한 막연한 기대나 걱정이 있으시다면, 무료 상담을 이용해 짧은 시간이나마 궁금증을 풀어보는 기회를 가지시기 바랍니다.

  • 미국 상표 – Statement of Use (사용증명) 제출 방법

    상표 등록 시 생소하게 느끼실 수 있는 부분이 바로 사용증명 관련 절차 (Allegation of Use 혹은 Statement of Use) 입니다.

    사용증명은 미국 상표법은 “사용주의” 를 따르고 있기 때문에 필요합니다.

    사용주의란?

    미국 상표 등록은 이미 “사용”하고 있는 상표를 등록하는 등기의 개념에 가까워서

    • 상표를 사용하면 자동으로 상표권이 발생합니다.
    • 등록을 하면 하기의 추가적인 보호장치가 발생합니다.
      • 보호 범위를 미국 전역으로 확장,
      • 유사 상표 등록 방지,
      • 침해 고발 및 소송 시 용이

    즉, 등록으로 상표권이 발생하는 한국의 상표법(“등록주의”)과 다릅니다.

    상표의 사용이란?

    그렇다면 어떻게 하면 상표를 “사용”하는지가 중요하겠죠. 미국 상표법에서 정의하는 “사용”은 제품인지 용역(서비스)인지에 따라 조금 차이가 있습니다.

    • 제품의 경우,
      • 상표를 제품이나 포장에 인쇄 또는 태그나 디스플레이 등에 표기한 상태에서
      • “판매”가 이루어지면 사용했다고 봅니다.
    • 용역의 경우,
      • 상표를 광고나 판촉물, 비즈니스 카드, 브로셔 등에 표기한 상태에서
      • 용역을 “제안”하는 것 만으로 사용했다고 봅니다.

    이 때 “판매”는 당연히 값을 치루고 물건을 넘겨줘야 완성되지만, “제안”은 용역을 제공할 모든 준비가 되어 있으면 됩니다.

    여기에 더해, 미특허청에서는 Use in Commerce 와 Use in Anywhere 를 구분합니다.

    • Use in Commerce (연방 사용)
      • 주 경계(혹은 국경)를 넘어가는 판매/제안을 의미합니다.
      • 쉽게는 타주에 판매가 이루어질 경우를 생각할 수 있지만,
      • 통상 중국 등에서 상표를 부착한 완제품 상태에서 미국으로 수입되는 경우가 많기 때문에, 실제로 소비자에게 판매가 이루어지기 전에 “사용”이 이루어지는 경우가 많습니다.
      • 또한, 용역의 경우 타주에서 온라인(웹사이트 등)을 통해 해당 용역을 구입할 수 있는 상태가 되면 “연방 사용”이 이루어졌다고 볼 수 있습니다.
    • Use Anywhere (일반 사용)
      • “연방 사용”은 만족하지 않지만, “사용”은 만족하는 경우를 말합니다.
      • 당연히 연방 사용보다 이른 날짜가 되어야 하지만, 동일한 날짜일 수도 있습니다.

    사용증거(specimen)의 제출

    사용주의에 따라 모든 상표는 이미 사용하고 있다는 증명을 해야 등록 됩니다.

    사용증명은 크게 2가지로 구성됩니다.

    1. 상표의 사용 행태
      • 제품의 경우, 흔히 상표가 잘 보이도록 사진을 촬영해 제출하면 쉽습니다.
        • 항상 제품(혹은 패키지) 전체를 찍어야 하고, 제품이 포장된 상태에서 촬영해도 무관합니다.
        • 사진은 디지털 보정 없이 제출합니다. 흔히 배경을 없애는 경우가 많은데, 티가 나는 보정 시에는 상표등록 거절 사유가 됩니다.
      • 용역의 경우, 광고나 판촉물, 비즈니스 카드, 브로셔 등의 사본이나 웹사이트의 스크린샷을 제출하게 됩니다.
        • 웹사이트의 경우, 어떠한 용역인지(서비스의 종류 등)와 주문하는 방법(전화번호, 사무실 위치 등)이 같은 화면에 있어야 합니다.
    2. 상표의 사용 시기
      • 따로 증빙은 필요없고 날짜만 제출하면 됩니다.
      • 다만, 이후에 증빙이 필요할 수 있으므로 통관서류, 카드 결제 영수증, 인보이스 등으로 증명이 가능한 가장 이른 날짜를 제출해야 합니다.

    Specimen에 대한 더 자세한 내용은 Specimen (or AOU after ITU; 사용증명) 이 뭔가요? – IPfever 에서 알아보세요.

    사용증거의 제출 시기

    1. 출원 시

    일반적으로 사용증명은 출원과 동시에 이루어집니다. 즉, 상표 등록을 신청(출원)할 때 사용증거가 함께 제출됩니다.

    “사용주의”에 따르면 당연한 수순이지만, 큰 제약이기도 합니다.

    예를 들어, 2개의 회사가 서로 모르는 사이에 동시에 하나의 이름을 선택해 제품개발 부터 브랜딩 및 마케팅까지 많은 투자를 한다면, 둘 중 하나는 불과 몇일 차이로 그 이름을 포기해야 하는 상황이 발생할 수 있습니다.

    2. 심사 후

    위에서 열거한 사회적 손실을 예방하기 위해, 아직 사용을 하지 않은 상표에 대해 선출원 하는 제도가 있습니다.

    이 경우, 사용증거는 모든 심사가 종료된 후 약 한달간의 의무 공시기간까지 종료된 후 Notice of Allowance 를 받으면 제출하게 됩니다.

    심사 후 사용증명 제출 방법

    먼저, 온라인 사용증거 제출 양식으로 이동: Statement of Use/Amendment to Allege Use for Intent-to-Use Application

    USPTO 로그인 후, 첫 페이지에서 상표 출원 시 발급받은 US Serial No. (출원번호)를 아래 표기된 빨간색 원안에 기입하고, Continue 를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.

    이번 페이지에서는 사용증명을 진행코자 하는 상표정보가 나타납니다. 특별한 경우, 예를 들어, 사용증명 기한이 얼마남지 않았거나, 출원 시 대리인(변호사)이 있었던지 등 특이사항이 있는 경우가 아니면 바로 Continue 누르시면 됩니다.

    다음 페이지에는 상표권 소유자의 정보가 나타납니다. 여기도 주소 변경 등 특이사항이 없으면 바로 다음 페이지로 이동(Continue)하셔도 좋습니다.

    이번 페이지에서 본격적으로 specimen 사용증빙 내지는 사용증거를 업로드하게 됩니다.

    A. 위의 스크린샷과 같이, 상단에는 이미 제출한 상품에 대한 정보가 미리 기입되어 나타납니다. 상품에 대한 정보를 변경할 경우가 아니면 손대지 않으시면 됩니다.

    B. 빨간 원안의 버튼을 누르면 제품사진 (혹은 웹사이트 스크린샷 등)을 업로드 할 수 있습니다. 버튼을 눌러 아래와 같은 메뉴가 나오면 Choose File 에서 컴퓨터에 저장된 이미지 파일 (JPG 나 PDF) 를 불러내, Attach 를 눌러 업로드하고, Return to Form 으로 이전 페이지로 돌아갑니다. 웹브라우저의 “뒤로가기” 기능을 사용하시면 안됩니다.

    C. 업로드 완료 후 이전 페이지로 돌아오면

    위와 같이 사진 1개가 첨부되었다고 표시가 나오는 지 확인하세요.

    D. 그 다음에는 아래에 노란색 원으로 표시된 부분에 어떤 사용증빙인지 설명을 기입하면 됩니다. 아래의 예에서 보면 상세제품(서비스)명이 On-line retail store services featuring women’s underwear 입니다. 이 경우 아무래도 여성속옷 온라인 스토어의 스크린샷을 제출하는 것이 가장 간단하겠죠. 웹사이트의 스크린샷을 업로드 후, 노란원으로 표시된 설명란에는 a screenshot image of a webpage offering online retail store services featuring women’s underwear 와 같이 적으시면 됩니다.

    E. 단, 웹페이지 스크린샷을 제출할 경우에는 녹색 원으로 표시된 부분에 링크주소와 스크린샷을 저장한 날짜를 반드시 기입하셔야 합니다.

    F. 마지막으로 가장 아래 파란색 원으로 표시된 부분에는 위에서 설명한 연방 사용과 일반 사용에 해당하는 날짜를 적으시면 됩니다.

    다음은 아래와 같이 보충서류가 있으면 제출하는 페이지이므로, 특사항이 없으면 Continue 눌러서 다음 페이지로 이동하시면 됩니다.

    다음은 아래와 같이 연락처 정보를 적는 페이지입니다.

    이제 거의 다 왔습니다. 관납료 안내 페이지입니다.

    국제분류 당 $100 이 부과됩니다. 참고로, 하나의 출원번호에 국제분류가 여럿일 경우 아래 이미지와 같은 페이지에 여러 국제분류가 다 같이 나타납니다. 따라서, 하나의 페이지에서 위의 A 부터 F 까지의 절차를 국제분류 수 만큼 반복하시면 됩니다.

    드디어 마지막 서명페이지입니다.

    상단의 체크박스는 당연히 모드 체크해야 하고, 나머지 서명은 TEAS Plus 와 동일하므로 TEAS 화면 6: 서명 참고하시면 되겠습니다.

    서명 후 Validate 누르시면, 제출하게 될 작성내역을 검토하는 페이지가 나오고, 환불 정책에 동의하는 체크박스만 체크하시고 결제로 진행하실 수 있습니다. 따로 설명은 필요 없으리라 믿습니다.

    심사 후 사용증명 기한을 연장하려면?

    최초 6개월이라는 기간안에 사용증거를 제출하게 되어 있지만, 지속적으로 제품개발이나 마케팅 등 해당 상표를 사용할 의지를 표현하는 행위를 하고 있는 한 6개월씩 총 5번 연장이 가능합니다.

    • 온라인 사용증명 기한연장 양식: Request for Extension of Time to File a Statement of Use – 비교적 간단한 양식이고, 많은 분들이 이용하시지 않을 듯 해, step-by-step 설명은 생략합니다. 특히, 첫번째 연장시에는 내용 확인 후, 서명하고 제출하면 되는 매우 간단한 서류 입니다.

    궁극적으로는 사용증명에 3년이라는 기한이 주어진다고 보면 됩니다.

    직접 제출하실 때 주의점

    기본적으로 증명서류를 제출하는 단계이니 만큼, 간단해 보이지만 부적절함을 사유로 거절이 될 수 있으므로 주의가 필요합니다.

    • 출원시 제출한 상표 이미지가 상표증빙(specimen)에 나타난 상표와 정확하게 일치해야 합니다.
      • 예를 들어, 상표를 옷감에 자수(embroidery)로 표현하는 경우, 출원서에 포함시킨 상표이미지와 제품에 수놓아진 상표 사이에 차이가 발생할 수 있습니다. 이 차이가 식별 가능할 정도로 커지면 상표등록이 거절됩니다.
    • 선출원 시, 사용증명 제출 시 $100 의 관납료(정부수수료)가 추가로 발생합니다. 일반 출원 시에는 출원수수료 $250만 내면 사용증명까지 심사해 주기 때문에 조금 손해라고 생각할 수 있지만, 시장 출시 전에 미리 상표를 맡아둔다는 선출원의 이점을 생각하면 큰 손해는 아닙니다.
    • 사용증명 기한을 연장하려면 매번 $125 의 관납료가 추가로 발생합니다. 매 6개월마다 연장하지 않으면 이후 출원부터 다시 시작해야 하므로 잊지 않는 것이 중요합니다. 기한이 지나 출원이 취소되면, 우선권 날짜도 사라지므로 재출원 후 심사를 받았을 때 다시 심사를 통과한다는 보장이 없습니다.

  • “기존에 없던 새로운 접근 방식”에 대한 특허

    같은 접근방식이라도 특별한 문제를 해결하거나, 특정한 결과를 얻기 위한 일련의 절차 는 특허로 보호하는 것이 간단합니다.

    예를 들자면, ‘물 속에서 금속과 비금속을 붙이는 화학접착제’, ‘전기적 자극을 이용해 특정 부위의 암세포만 죽이는 방법’, ‘미생물에 특수한 자극을 주어서 항산화물질을 생산하는 방법’ 등이 이에 해당할 수 있겠죠.

    헌데, 어떠한 문제를 극복하기 위한 일반적인 방법론을 보호하려면 조금 복잡해집니다.

    유전자 조작 CRISPR 특허

    예를 들어, 유전자조작 기술인 CRISPR 에 대한 특허의 권리 범위를 살펴 보면,

    •  A method of altering expression of at least one gene product comprising introducing into a eukaryotic cell containing and expressing a DNA molecule having a target sequence and encoding the gene product an engineered, non-naturally occurring Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)—CRISPR associated (Cas) (CRISPR-Cas) system comprising one or more vectors comprising:
      • a) a first regulatory element operable in a eukaryotic cell operably linked to at least one nucleotide sequence encoding a CRISPR-Cas system guide RAN that hybridizes with the target sequence, and
      • b) a second regulatory element operable in a eukaryotic cell operably linked to a nucleotide sequence encoding a Type-II Cas9 protein, wherein components (a) and (b) are located on same or different vectors of the system, whereby the guide RNA targets the target sequence and the Cas9 protein cleaves the DNA molecule, whereby expression of the at least one gene product is altered; and, wherein the Cas9 protein and the guide RNA do not naturally occur together.

    밑줄 친 부분과 같이, 자연에 존재하지않는 염기서열(CRISPR)과 Type-II Cas9 단백질을 발현하는 염기서열을 인위적으로 동시에 포함시켜 유전자를 편집할 수 있는 방법에 대해 권리를 주장하고 있습니다.

    특허의 보호 범위와 그 한계 – IPfever 에서 알아 보았듯이, 이런 경우, Type-II Cas9 과 같은 기능을 하는 다른 단백질을 이용하면 특허 침해 회피 내지는 design around 할 수 있습니다. 즉, Type-II Cas9 을 대신할 만한 단백질만 찾아낼 수 있다면, 특허사용료를 내지 않아도 아무런 문제없이 해당 기술을 사용할 수 있게 됩니다.

    ‘미생물에 나타나는 반복적인 염기서열과 “DNA분자를 자를 수 있는 단백질”을 이용해 유전자조작을 하는 방법’ 자체에 특허를 걸면 될텐데, 왜 저렇게 허술하게 특허를 냈을까 생각하실 수도 있습니다.

    참고로, 해당 기술의 특허권자인 하버드 외 몇몇 대학의 협력체에서는 이 기술과 관련해서 현재까지 총 31개의 특허를 등록했을 정도로 기술의 보호에 진심입니다.

    왜, “DNA 분자를 자를 수 있는 단백질”을 클레임하지 않았을까요?

    특허를 받을 수 있는 대상

    일반적인 방법론에 특허를 걸 수 없는 이유를 설명하려면, 특허제도의 목적에 대한 이야기를 먼저 해야 합니다.

    특허는 역설적으로 공익을 위해 존재합니다. 얼핏 생각하면 특허권자의 사사로운 이익, 즉 발명을 독점해 영리를 추구할 수 있도록 허용하는 권리 같지만, 조금 더 생각해보면,

    1. 특허권자의 사익을 보호함으로써,
    2. 발명/개발에 대한 인센티브를 주고,
    3. 이를 통해 사회에 도움이 될 연구/개발을 독려

    하는 큰 그림을 볼 수 있습니다.

    이 때문에 일반적인 방법론에 특허를 부여하면 그러한 방법론을 이용한 모든 추가적인 기술이나 응용에 대한 개발이나 발전이 이루어지기 어려운 폐해가 있습니다.

    따라서, 특허법에서는 “특허을 받을 수 있는 대상”을 명료하게 규정하고 있고, 그러한 의도에 부합하기 위해 “특허를 받을 수 없는 대상” 또한 대법원 판례를 통해 정해져 있습니다.

    그러한 “특허를 받을 수 없는 대상” 중에 대표적인 것이 자연적인 현상이나 규칙, 그리고 추상적인 아이디어 입니다. 다시 위의 CRISPR 의 예에 적용해 보면,

    • CRISPR-Cas 시스템 = 특정한 염기서열이 염색체에 작용해 염기서열을 절단 = 자연적인 현상이나 규칙
    • 또한, ‘CRISPR-Cas 시스템을 이용해 염기서열을 조작할 수 있다’는 사실은 추상적인 아이디어입니다.

    따라서, ‘이 시스템을 이용해 유방암을 유발하는 BRCA 유전자를 삭제하는 방법’ 에 대한 특허는 받을 수 있겠지만, 시스템 자체에 대한 특허는 결국 자연적인 현상에 대한 특허가 됩니다.

    하지만 조작대상을 BRCA 유전자에 한정시키면, 앞으로 다양한 학교, 기업, 연구소 등에서 CRISPR-Cas 시스템을 이용해 연구를 하게 될 때, 별다른 제약 없이 자유롭게 사용할 수 있을 겁니다.

    이러한 연유로 Type-II Cas9 을 특정했고, 이 단백질은 자연상태에서 CRISPR-Cas System Guide RNA 와 공존하지 않기 때문에, 특허를 받을 수 있는 새롭고 유용한 “세포”가 규정된 것입니다. 그 이후 비슷한 기능을 하는 단백질을 발견해 계속해서 출원하는 식으로 지속적으로 권리 범위를 넓혀 나가다 보면 사례처럼 31개의 특허를 받게 되는 것이죠.

    얻어갈 점

    산업전반이나 다른 연구에 영향을 줄만한 핵심기술에 대한 연구가 이루어지는 곳에서는 대부분 특허에 대한 대비가 연구 시작단계부터 잘 되어 있는 반면, 하나의 번뜩이는 아디이어를 가지고 사업을 시작하는 스타트업은 그렇지 않은 편입니다.

    이런 경우, 아이디어를 가지고 특허전문가를 찾아가게 되고, 이 특허전문가와 스타트업의 이해관계는 꼭 일치하지 않고, 특히 비용적인 부분에서는 상충하는 경우가 대부분입니다.

    따라서, 단순히 특허를 받는 것이 중요한 것이 아니라, 어떤 특허를 받느냐가 중요하다는 사실은 기본적으로 꼭 숙지하고, 이를 성취해나가기 위한 구체적 단계를 전문가와 상의하시기 바랍니다.

  • LLC 명의의 상표권, LLC 가 없어지면?

    창업을 위해 LLC 로 회사를 설립, 회사 명의로 상표를 등록해 사용했는데, 이후 여러가지 사정으로 회사가 사라지고, 개인사업자로 영업을 계속하는 경우가 있습니다.

    이런 경우, 상표권의 등기를 제대로 해두지 않으면 이후 상표권의 유지나 행사에 어려움이 발생하므로 주의가 필요합니다.

    회사의 소멸

    LLC (유한책임회사) 는 주식회사 (corporation) 와 마찬가지로 독립적인 법인격을 가지고 있습니다. 다시 말해, 본인이 100% 소유하고 운영하는 회사라 할지라도, 회사 명의의 재산이 곧 본인의 재산이라고 할 수는 없습니다.

    물론 통상의 해산절차를 거치면, LLC든 주식회사이든 재산을 정리해 적절히 분배하는 절차를 거치지만, 정식 절차를 밟지 않고 회사가 소멸되면 회사가 소유하던 재산의 행방이 묘연할 수 있습니다.

    양도계약서

    따라서 회사가 소멸되기 전, 양도계약서1를 작성해 회사(회사 대표로써 서명)로부터 본인(개인)에게 상표권을 양도해 두셔야 합니다.

    이때, 권리를 주는 양도인 (Assignor) 는 회사가 되고, 권리를 받는 양수인 (Assignee) 는 본인이 됩니다.

    물론 양도인의 서명도 본인(회사의 대표로써 서명)이 하게 되므로, 본인이 본인을 위해 계약서를 작성 및 서명하게 되므로 요식행위처럼 느껴질 수 있지만, 법적으로는 독립된 별개의 법인으로부터 개인에게 재산권이 양도되는 지극히 정상적인 절차입니다.

    등기 및 갱신된 등록증 발급

    양도계약서의 작성(서명) 만으로도 법률적으로 권리의 양도는 끝나지만, 이를 더 확실히 하려면 양도계약서를 등기할 수 있습니다.

    부동산과 마찬가지로 상표권도 등기를 하면 선의의 제3자에 대해서도 권리를 주장할 수 있는데, 쉽게 얘기하자면 상표등록증을 개인 이름으로 변경해서 발급 받으시려면 등기가 꼭 필요합니다.

    등기는 미특허청의 Assignment Center 를 통해 비교적 간단히 하실 수 있고, 이후 개인 명의로 상표등록증을 새로 발급 받으시려면 TEAS forms 중 Section 7 을 기입해 접수하시면 됩니다.

    1. Assignment Center 에서 상표 양도계약서 양식 (Sample of Trademark Assignment)을 다운로드 받으실 수 있습니다. ↩︎

  • 상표 5년차 유지 의뢰서

      의뢰인 연락처


      상표 정보


      사용 정보

      잘 읽고 해당하는 경우에만 내용을 기입하시면 됩니다.



      불가쟁권 주장 여부


      YESNO

      확인 사항

      각 항목을 잘 읽고 체크해주세요.


    • 미국 생활 – 스캠(피싱) 피하기

      미국은 “신용사회”라는 말이 있죠. 신용이 없으면 할부나 대출이 어려울 뿐 아니라, 심지어 전기나 가스, 수도를 연결할 때도 신용이 필요합니다.

      각종 BILL (고지서)이나 INVOICE (청구서)에 익숙해지면, 그럴듯 하게 꾸며낸 가짜 고지서/청구서를 의심 없이 결제하는 경우도 발생하게 됩니다.

      그 외에도 다양한 피싱이 많은데, 의외로 영어와 미국 생활이 익숙해진 분들의 “방심”을 파고드는 경우가 많아 한번 짚고 넘어갈 필요가 있습니다.

      의외로 쉽게 당하는 몇가지

      1. 보안경고 이메일

      Hello Customer,

      Your Amazon account has been temporarily restricteds.

      Due to a problem with your card, we have been unable to charge your account. Your Amazon automatically locked to protect your security and you can’t sign in to any Amazon Services.

      If you don’t update your card information, your Amazon will be locked. You can unlock your Amazon after you update your card information.

      Login to Amazon

      Next?

      After you complete the requested task, we will review the account and contact you regarding its status within 1 business day.

      Thank you for your attention to this matter.

      Sincerely,

      Amazon Team

      무슨 일인가 하는 마음에, 링크를 클릭하고 입력한 개인정보는 실시간으로 해커의 손에 넘어가게 됩니다.

      2. 서비스 연장 안내

      상세 날짜 및 ID 등이 기입되어 있고, “Available ONLY TODAY” 같은 문구로 현혹하고 있습니다.

      3. 사은품/증정품/현금 증정

      범죄의 수단이라기 보다는 사은품을 빌미로 개인정보를 요구하는 일종의 마케팅 사업도 많습니다.

      손쉽게 선물, 기프트 카드 등을 받을 수 있을 것 처럼 보이지만, 클릭에 클릭을 반복하다 보면 과도한 개인정보를 요구를 하는 경우가 대부분입니다.

      한번 시작하면 아쉬운 마음에 포기하기 어렵고, 특히 중간에 그만두어도 그때까지 기입한 정보는 그대로 수집/저장되는 경우가 많기 때문에 시작도 안하는 것이 좋습니다.

      4. 정부 기관 사칭

      가장 흔한 예로 IRS(미 국세청)를 사칭한 문자, 이메일 등이 있고, “범죄에 연루되어 수사 중이다” 하는 섬뜻한 이야기로 보이스 피싱이 이루어지는 경우도 있습니다.

      이러한 스캠은 눈에 익은 문구나 로고 등으로 속이는 경우도 있지만, 주로 순간 당황하게 만들어 판단을 흐리기 때문에, 단순히 사전지식만으로 예방하기가 어렵습니다.

      세금이나 범죄 쪽으로 “진짜” 문제가 생겼다면, 당연히 누군가의 도움이 필요하지 않을까요? 영화에서 처럼, 당당하게 “I need to talk to a lawyer first”, 먼저 변호사와 얘기해 보겠다고 말하고, 생각할 시간을 가지세요.

      5. 배송 지연 문자

      요즘 배송 업체를 사칭하는 피싱이 성행하고 있습니다.

      배송이 언제되는지 궁금하시면 주문한 곳에서 확인하시고, 정체 불명의 문자에 포함된 링크는 누르지 않는 것이 좋습니다.

      피싱 안당하는 습관

      위의 아마존 사칭 이메일의 경우, “Dear Customer” 로 시작하는 것 부터 의심이 들지 않나요? 업체가 자기 고객의 이름을 모른다니.

      헌데, 다른 경로로 유출된 개인정보를 토대로 실제 이름을 포함하는 이메일을 받으면 도리어 쉽게 속을 수도 있습니다.

      따라서, 너무 경험이나 정보에 의존하는 것도 위험합니다.

      1. 발신인 확인

      우편을 이용한 사기는 줄어들고 있는데, 아무래도 발송 비용을 무시할 수 없기 때문입니다. 반면에 전화(보이스 & 문자)나 이메일을 이용한 사기는 늘어나고 있습니다.

      전화의 경우, 손쉽게 발신인 번호를 속일 수 있기 때문에, 조금이라도 의심이 생기면 걸려온 전화를 끊고, 해당 관공서나 업체의 번호를 직접 찾아 걸어야 합니다.

      이메일의 발신인 주소는 주로 실제 주소 “auto-confirm@amazon.com” 와 유사한 “auto-confirm@amazon.com.delivery134.co” 와 같은 주소로 가장하는 경우가 있습니다. 끝까지 읽어보지 않으면 깜빡 속아넘어갈 수 있겠죠.

      2. 문법 체크

      해외 범죄단체가 연루된 경우가 많아서 인지, 스캠에는 어색한 표현이나 문법적 오류가 많습니다.

      위의 아마존 보안경고 사칭 이메일의, “restricteds” 부터 시작해서 코스트코 사칭 이메일의 “each billing cycle,but” 까지 조금만 신경써서 들여다 보면 “이러면 누가 속지?” 할만한 오류가 눈에 띕니다.

      3. 나와 다른 시점은 어떤 것이든 도움이 됩니다.

      얼마전 미국 실리콘밸리의 IT 업체 중역이 온라인 상에서 수억원을 사기당한 사실을 공개해 화제가 된 적이 있습니다.

      25년간 IT 업계에 몸 담았던 사람도 당할 수 있는게 온라인 사기입니다.

      “나는 안당해” 하지 마시고, 바로 옆에 계신 분이 평소에 못미더웠던 배우자든, 어린 자녀이든, 연로하신 부모님이든 한번 물어나 보시기 바랍니다.

      다급한 마음에, 꼼꼼히 확인한 겨를이 없는 탓에, 상황이 상황인지라, 그렇게 당하는 것이 사기입니다.

    • 상표 갱신/유지 DIY – 5년차 – 선택사항

      상표가 등록된지 6년이 되면, 등록을 유지하려면 양식 Sec. 8 (사용증명)은 반드시 제출해야 합니다. 반대로, 상표권 관련 다툼이 있을 때 상표권 주장에 큰 도움이 되는 불가쟁력을 획득하기 위한 Sec. 15 은 꼭 제출하지 않아도 등록이 유지됩니다.

      다만, 상표 등록이 결국 상표권 분쟁을 대비한 포석인 만큼, 불가쟁력을 획득할 수 있는 첫 기회에 바로 진행하지 않을 합리적인 이유를 찾기 어렵습니다. 만약 비용적 고려나 상표를 계속 사용할지 여부가 확실하지 않아 망설여지신다면, 그렇다면 원점으로 돌아가 상표 등록을 계속 유지할 필요가 있는지부터 재고해 볼 필요가 있습니다.

      Section 15

      이제 본격적으로 양식 기입 방법을 살펴보겠습니다. 상표 관련 모든 양식은 아래의 링크(모든 양식 목록)에서 찾아보실 수 있습니다.

      Section 15 을 선택하면 로그인 > 기본 정보 > 상표 정보 > 소유권 정보 > 대리인 정보 > 기타 정보 > 비용 확인 > 서명 페이지까지 Section 8 의 사용증명 페이지를 빼고 동일한 순서로 진행됩니다.

      기본 정보

      참고로, MyUSPTO 계정이 없으시면 계정을 새로 만들고 로그인하셔야 하는데, 일반적인 웹사이트와 딱히 다를바가 없어 따로 설명하지 않습니다.

      첫번째 입력상자(하얀 박스)에 상표 등록번호를 적고 Continue 를 선택해 다음 페이지로 이동합니다.

      상표 정보

      첫번째 페이지에는 등록된 상표와 상표 소유주 정보가 표시됩니다. 본인이 연장/유지하려는 상표가 맞는지 확인하시고 다음 페이지로 이동합니다.

      소유권자 정보

      이제 상표 소유주 정보를 변경할 수 있는 페이지입니다. 주소나 연락처, 이메일 등이 변경되셨으면 바꿔 쓰시면 되고, 없으면 바로 Continue 를 선택하셔도 됩니다.

      대리인 정보

      다음 페이지는 대리인 (변호사) 정보입니다. 상표 등록 시 변호사를 통한 경우, 해당 변호사의 정보가 아직 남아 있을 수 있습니다.

      이런 경우, 아래 이미지에 붉은 색 동그라미로 표시된 항목을 체크해서 더 이상 대리인이 없음(상표 소유권자 본인이 직접 진행함)을 나타낼 수 있습니다.

      대리인이 없는 경우, 연락처 정보(Correspondence Information) 페이지가 나옵니다. 우편물을 수령할 수 있는 주소 및 자주 확인하는 이메일 주소가 맞는지 확인 및 수정하고 다음 페이지로 넘어가시면 됩니다.

      기타 정보

      Miscellaneous information 페이지(아래)는 특별한 경우가 아니면 비워두셔도 무방합니다.

      비용 확인

      정부수수료(관납료) 계산 페이지 입니다.

      Section 15의 비용은 2024년 기준으로 국제분류 당 $200 입니다.

      서명

      가장 중요한 서명페이지 입니다. 사용증명과 다르게 Sec. 15 은 별도의 증빙이 필요없고, 상표권 소유자의 진술/선언(declaration)만으로 이루어집니다.

      따라서, 아래의 5가지 사항을 잘 읽고 체크하셔야 합니다.

      편의를 위해 요약하면

      • 지난 5년간 꾸준히 사용해 왔고,
      • 상표권 소유 및 등록에 반하는 법원의 명령이 없고,
      • 현재 상표권과 관련한 소송을 진행 중이지 않고,
      • 상기 내용을 증명할 수 있고,
      • 상기에 거짓이 있을 경우 민형사상의 처벌을 받음

      위의 사항은 매우 중요하므로 원문을 꼼꼼히 읽어보셔야 합니다.

      그 외에는 아래와 같이 기재하시면 됩니다.

      1. 일단 가장 편리한 전자서명을 위해, 파란 글씨로 된 선택지 중 첫번째 (Sign directly) 를 선택하시고,
      2. 서명란에 /본인 영문 이름/ 의 형식으로 서명하시고 (아래 참고), 우측의 날짜 및 아래에 표시된 사항 (이름, Position, 전화번호)를 정확히 기입합니다.

      하단의 Validate 를 선택하면, 다음 페이지에서 기재 내용을 검토할 수 있고, 제출(Submit)을 선택하면 결제페이지로 이동합니다.

      결제는 평소 온라인 쇼핑하실 때와 크게 차이가 없으므로 설명은 생략합니다.

      이상으로 등록 후 5년이 지나면 제출할 수 있는 Sec. 15 양식에 대해 알아보았습니다.

    • 상표 갱신/유지 DIY – 5년차 – 의무

      상표 갱신/유지 DIY – 5년차 – 의무

      먼저, 본인의 (등록)상표가 갱신/유지가 필요한지 TSDR 에서 검색해 봅니다.

      Trademark Status & Document Retrieval (uspto.gov) 페이지를 열고, 빈칸에 Registration number 혹은 serial number 중 아무것이나 입력 후 Status 를 선택합니다.

      위와 같은 검색 결과에서 노란색으로 표시한 부분이 현재 등록 상태입니다. 파란색으로 표시한 MAINTENANCE 탭을 누르시면 갱신/유지일자 정보(아래 사진에서 노란색이 기한, 그 아래는 유예기한)를 확인할 수 있습니다.

      상표 갱신 및 유지는 단순히 비용만 납부하는 것이 아니고, 실제로 상표를 사용하고 있다는 증거를 제출(Section 8)해야 하고, 그 외에도 상표권에 대한 제3자의 권리주장이 없었다는 사실을 확인(Section 15)하거나 매 10년 갱신(Section 9) 등 필요에 따라 알맞은 양식을 제출해야 합니다.

      여기서는 5년이 지나면 의무사항, 즉 반드시 제출해야 하는(제출하지 않으면 등록이 취소됨) Section 8 에 대해서 알아봅니다.

      Section 8

      첫 6년차에는 보통 Section 8 과 15를 함께 제출하고, 이후 매 10년마다 Section 8 과 9 을 함께 제출하게 됩니다. Section 15에 대해서는 상표 갱신/유지 DIY – 6년차 – 선택사항 – IPfever 을 참고해 주세요.

      어떤 제품/서비스인지에 따라 어떤 증빙을 제출하느냐에 차이가 있을 수 있는데, 가장 쉽게는 예전(상표 출원/등록 시)에 제출한 증빙(specimen)을 참고하면 됩니다.

      위에서 검색한 TSDR 에서 두번째 DOCUMENTS 탭을 선택하면 아래와 같이 기존에 제출한 서류 목록이 나옵니다.

      날짜 상으로 봤을 때, 빨간밑줄의 Specimen 을 제출했다가, 문제가 생겨 노란밑줄의 Specimen을 다시 한번 제출한 듯 합니다. 마지막으로 제출한 노란밑줄의 Specimen 을 선택하면 제대로 제출된 증빙을 살펴볼 수 있습니다.

      이렇게 제출된 증빙이 제품의 사진이든 웹페이지의 스크린 샷이든 해당 파일을 다운로드 받아 다시 제출하시지 말고, 업데이트된 제품/웹페이지를 새로 촬영/캡쳐해서 제출하셔야 합니다.

      참고로, 제품 사진은 사진만 제출하면 되지만, 스크린샷은 파일 업로드 외에 해당 웹페이지의 주소와 접속한 날짜(스크린샷 캡쳐한 날짜) 정보를 기입해야 하니 따로 기록해 두세요.

      이제 본격적으로 양식 기입 방법을 살펴보겠습니다. 상표 관련 모든 양식은 아래의 링크(모든 양식 목록)에서 찾아보실 수 있습니다.

      기본 정보

      목록에서 Section 8 을 찾아 들어가시면 아래와 같은 화면이 나옵니다. (참고로, MyUSPTO 계정이 없으시면 계정을 새로 만들고 로그인하셔야 하는데, 일반적인 웹사이트와 딱히 다를바가 없어 따로 설명하지 않습니다.)

      첫번째 입력상자(하얀 박스)에 상표 등록번호를 적고 Continue 를 선택해 다음 페이지로 이동합니다.

      상표 정보

      첫번째 페이지에는 등록된 상표와 상표 소유주 정보가 표시됩니다. 본인이 연장/유지하려는 상표가 맞는지 확인하시고 다음 페이지로 이동합니다.

      소유권자 정보

      이제 상표 소유주 정보를 변경할 수 있는 페이지입니다. 주소나 연락처, 이메일 등이 변경되셨으면 바꿔 쓰시면 되고, 없으면 바로 Continue 를 선택하셔도 됩니다.

      사용증명

      이제 본격적으로 사용증명을 제출하는 페이지입니다.

      첫번째 박스에는 현재 등록된 세부품목이 표시되어 있습니다.

      표시된 세부품목 중 이제 더이상 취급하지 않는 품목이 있으면, 두번째 하얀색 박스에 기입하고 나머지 항목(계속 사용 중인 품목)을 세번째 하얀색 박스에 기입하시면 됩니다. 변경 사항이 없으면 그대로 두시면 됩니다.

      첫번째 박스 밑의 선택 버튼(아래 그림)은 사용하지 않는 품목을 기입(두번째 박스)하시면 자동으로 선택되니 따로 신경쓰지 않으셔도 됩니다.

      다음으로, 페이지 하단(아래 참조)의 내용은 누구나 예외없이 기재해야 합니다.

      잘 눈에 띄지는 않지만 중간 정도 어중간한 위치에 파일을 업로드 하는 버튼(아래 참조)가 있습니다.

      해당 버튼을 선택하면 나타나는 페이지에서 Choose file > (업로드할 파일 선택) > Attach 를 차례로 선택해 준비하신 제품사진이나 스크린샷을 업로드 합니다. 최소 한장은 반드시 제출해야 합니다.

      예를 들어, 저희의 상표 등록 서비스에 대한 사용증명을 위해서는 아래와 같은 스크린샷을 제출할 수 있습니다.

      제품 사진이라면 상표가 잘 보이게 제품 전체를 촬영해 업로드하시면 됩니다.

      업로드 후, Return to Form 버튼을 선택해 본 양식으로 돌아오면 바로 이전 단계에서 눌렀던 버튼 옆에 1file(s) attached 라는 작은 글씨가 생겨서 (아래 참조) 파일이 잘 첨부 되었음을 확인할 수 있습니다.

      그 아래로 제출한 증빙이 어떠한 내용인지 간단한 설명을 적는 칸이 있습니다.

      예를 들어 손비누 제품 사진일 경우, “a photographic image of a hand soap product associated with the registered mark” 라고 기입할 수 있습니다.

      만약 웹페이지의 스크린샷을 업로드 하셨다면, 웹링크 주소(URL)과 스크린샷을 캡쳐한 날짜를 적는 칸이 있습니다. 이 주소와 날짜는 출처를 밝히기 위해 “추가”로 제출해야 하는 내용입니다. (웹주소를 적었다고 스크린샷을 첨부 안하시면 안됩니다.)

      위와 같이 필요한 항목을 다 채워넣고, Continue 선택합니다.

      대리인 정보

      다음 페이지는 대리인 (변호사) 정보입니다. 상표 등록 시 변호사를 통한 경우, 해당 변호사의 정보가 아직 남아 있을 수 있습니다.

      이런 경우, 아래 이미지에 붉은 색 동그라미로 표시된 항목을 체크해서 더 이상 대리인이 없음(상표 소유권자 본인이 직접 진행함)을 나타낼 수 있습니다.

      대리인이 없는 경우, 연락처 정보(Correspondence Information) 페이지가 나옵니다. 우편물을 수령할 수 있는 주소 및 자주 확인하는 이메일 주소가 맞는지 확인 및 수정하고 다음 페이지로 넘어가시면 됩니다.

      기타 정보

      Miscellaneous information 페이지는 특별한 경우가 아니면 비워두셔도 무방합니다.

      비용 확인

      정부수수료(관납료) 계산 페이지 입니다.

      국제분류 하나1를 기준으로 $225 입니다. (2024년 기준) 다수의 국제분류일 경우, $225 x 국제분류 갯수 만큼 수수료를 지불하게 됩니다.

      서명

      여기서는 사실관계 진술 및 서명을 하게 됩니다.

      1. 일단 가장 편리한 전자서명을 위해, 파란 글씨로 된 선택지 중 첫번째 (Sign directly) 를 선택하시고,

      2. 붉은 글씨 “Read the statement …” 밑의 4가지 항목(체크박스)을 모두 선택합니다. 각 항목을 요약하면,

      • 상표를 계속해서 사용 중임
      • 제출한 증빙이 현재 사용 상황을 정확하게 나타냄
      • 그 외 기재 사항에 대해 입증이 가능함
      • 이상의 사실에 거짓이 있을 경우 등록 취소 뿐 아니라 민형사상 제재를 받을 수 있음

      의 내용이며, 중요한 내용이므로 원문을 꼼꼼히 읽어보시고 다음 단계로 진행하시기 바랍니다.

      3. 서명란에 /본인 영문 이름/ 의 형식으로 서명하시고 (아래 참고), 우측의 날짜 및 아래에 표시된 사항 (이름, Position, 전화번호)를 정확히 기입합니다.

      하단의 Validate 를 선택하면, 다음 페이지에서 기재 내용을 검토할 수 있고, 제출(Submit)을 선택하면 결제페이지로 이동합니다.

      결제는 평소 온라인 쇼핑하실 때와 크게 차이가 없으므로 설명은 생략합니다.

      이상으로 등록 후 5년이 지나면 꼭 제출해야하는 Sec. 8 양식에 대해 알아보았습니다.

      1. 다수의 국제분류에 등록되어 있는 경우, 위의 사용증명 단계에서 각 국제분류 별로 품목을 확인 및 수정하시고, 증빙 첨부 및 기타 정보 기재를 반복하시면 됩니다. ↩︎
    • 미국 상표 – 사람 이름(인명)

      미국 상표 – 사람 이름(인명)

      이름을 상표로 등록할 때는 크게 2가지 이슈가 있는데, 하나는 “성씨”에 대한 제약이고, 또 하나는 “널리 알려진 이름”인 경우 입니다.

      I. 성씨 (Surname)

      원칙적으로 미국에서 성씨는 상표로 사용하지 못합니다. 미국 상표법을 만들 시절만 해도 많은 사업체들이 창업자(주인)의 성씨를 업체명으로 사용하는 경우가 많았기 때문에, 한명이 성씨를 독점하면 같은 분야에 종사하는 같은 성을 가진 사람들에게 불이익이 발생하는 문제가 있었다고 합니다.

      그럼에도 불구하고, 디자이너의 이름을 딴 수 많은 패션 브랜드(아르마니, 샤넬, 등)부터 헐리우드의 영화제작사 20th Century Fox (창업자: William Fox) 까지, 다양한 업계에서 알게 모르게 성씨가 상표로 활용되고 있습니다.

      A. 후천적으로 발생한 변별력 (Acquired distinctiveness)

      원칙적으로는 안되지만, 하나의 성씨를 하나의 업체가 이미 오랜기간 독점, 배타적으로 사용하고 있었다면 그 성씨를 계속 이용하도록 하는 것이 오히려 합리적일 수 있습니다.

      이미 널리 알려진 이름을 단지 자신의 이름과 같다는 이유로 제3의 사업자가 사용한다면, 소비자들에게는 큰 혼란이 될 수 있겠죠. 상표법은 본래 시장질서와 소비자 권익을 보호하자는 취지로 만들어졌기 때문에, 이런 혼란을 방지하는 것이 중요합니다.

      따라서, 한 업체가 시장에서 하나의 이름을 오랫동안 사용하면서 “후천적 변별력”을 갖게 되면 성씨라 할지라도 등록을 허락하고 있습니다. “후천적 변별력”의 전제가 시장에서의 사용이기 때문에 ITU(사용 예정인 상표의 선등록)인 경우에는 당연히 후천적 변별력을 주장할 수 없고, 일반적으로 약 5년 이상 시장에서 문제 없이 사용해 왔다면 등록이 가능합니다.

      만약 후천적 변별력에 대한 증명이 어렵다면, 본 등록부(Principal Register)가 아닌, 보조 등록부(Supplemental Register)에 미리 등록을 해두고, 5년을 기다렸다가 Principal Register 에 등록을 하는 방법도 있습니다. 이렇게 되면 5년을 기다리는 동안 다른 사람이 같은 이름을 등록하지 못하게 되는 부수적인 효과도 있습니다.

      B. 성씨로 쓴게 아닌데…

      사실 사업자 본인의 성도 아니고, 딱히 관련이 있지도 않은데, 우연히 등록하려던 상표가 성씨라는 이유로 상표 등록이 거절되는 경우도 있습니다.

      이런 경우, 해당 성씨가 얼마나 흔한지, 성씨라는 사실 외에 어떤 의미가 있는지, 성씨와 다른 단어가 함께 쓰인 경우, 어느정도의 디자인 요소가 포함되어 있는지 등을 종합적으로 판단해 단순한 성씨로 볼지, 혹은 등록이 가능한 선천적 변별력을 가진 상표로 볼 지에 대한 결정을 내리게 됩니다.

      요즘은 한번 들어보지 못한 성씨라도 ancestry.com 등의 웹사이트 뿐만 아니라 LinkedIn 등의 매체를 통해 쉽게 성씨에 대한 정보를 얻을 수 있기 때문에, 단지 희소한 성씨라는이유만으로 등록하기가 어렵습니다.

      따라서, 사용하고 있거나, 향후 사용하려는 상표가 혹 성씨가 아닌지 미리 검색해볼 필요가 있습니다.

      II. 널리 알려진 이름 (유명인)

      조금 다른 의미로 상표로 등록할 수 없는 이름이 있습니다. 바로 유명인의 이름인데, 이 경우에는 해당 유명인이 본인이거나 허락을 받고 사용하는 경우가 아니라면 당연히 문제가 되겠죠.

      물론 이름뿐 아니라 얼굴이나 형상 등을 포함해 특정 인물로 인식될 수 있는 상표인 경우에도 본인 동의 없이 함부로 사용하거나 등록할 수 없습니다.

      따라서, 이러한 이름, 얼굴 형상 등을 상표로 출원 시 반드시 서면 동의서를 함께 제출해야 합니다.

      사실, 이름이나 증명 사진이 아닌 별명이나 특징, 캐릭터화 된 디자인을 사용하는 경우에도, 이럴 때 과연 유명인의 허락이 필요한가 여부가 이슈가 되는 경우가 많으므로, 조금이라도 오해의 소지가 있다면 한번쯤 짚고 넘어가야 하는 부분입니다.

      이상으로 인명을 포함하는 상표의 등록에 대해 알아봤습니다.

    • Trademark fee 청구서/독촉장/고지서

      Trademark fee 청구서/독촉장/고지서

      아래의 인보이스는 전형적인 사기성 피싱 인보이스입니다.

      1. 일반적으로 미국 특허청(USPTO)에서는 인보이스를 발행하지 않습니다. (출원인이 적절한 비용을 계산해 납부하는 방식이고, 비공식적인 안내문을 보내는 경우는 있지만, 이 경우에도 비용을 계산해서 청구하지 않습니다.)
      2. 아래 서류를 자세히 보면 미국 특허청 (United States Patent and Trademark Office) 에서 발행한 문서가 아닙니다. 매우 유사한 이름과 혼동을 일으킬 소지가 다분한 문구와 양식을 사용하고 있습니다.
      3. 일부 정보는 정확하지만, 많은 중요한 정보가 거짓입니다. (예: “about to expire”, renewal date: Sep. 14, 2024)

      위와 같거나 비슷한 인보이스를 받으셨다면 절대 결제하지 마시고, 꼼꼼하게 확인하시기 바랍니다.

      아울러, 본인의 상표 등록에 갱신이나 기타 유지 업무가 필요한지는 TSDR 에서 검색해 볼수 있습니다. 먼저 상단의 검색창에 상표의 registration number(등록번호) 혹은 serial number (출원번호)를 입력합니다.

      위의 검색 결과에서 노란색으로 표시한 부분이 현재 등록 상태입니다.

      파란색으로 표시한 탭을 누르시면 갱신/유지일자 정보(아래의 노란색으로 표시한 부분이 기한, 그 아랫줄에 표시된 기한에는 납부는 가능하지만 late fee 를 내야함)를 확인할 수 있습니다.

      상표 갱신 및 유지는 단순히 비용만 납부하는 것이 아니고, 실제로 상표를 사용하고 있다는 증거를 제출(Section 8)해야 하고, 그 외에도 상표권에 대한 제3자의 권리주장이 없었다는 사실을 확인(Section 15)할 수 있는 등, 여러가지 이슈가 있습니다.

      아래의 양식 중 해당하는 양식을 처음부터 끝까지 잘 읽어보시고, 필수기재 사항을 다 적은 후 제출하시면, 마지막 단계에서 비용을 납부할 수 있습니다.

      Registration Maintenance/Renewal Forms