저는 대학 재학 중 부모님의 해외전근 소식을 접했고, 군 복무 마치고 복학해서 졸업까지 하고, 미국 유학길에 올랐습니다. 처음 부모님 해외 전근 소식을 접했을 때부터 어느정도 미국 로스쿨 유학이라는 계획을 가지고 있었기 때문에 대학 재학 중에 토익이나 토플 학원도 다녔습니다.
영어 공부
돌이켜 보면 내내 영어 실력을 키워야지 하는 생각을 머릿속에 가지고 있었던 것 같습니다. 예를 들면, 전공서적도 원문으로 읽기를 고집했고, 매번 단어를 찾아 볼때는 발음도 익히려고 하는 등 나름 열심히 했던 것 같고 덕분에 어느 정도 성과도 있었다고 생각합니다.
반면에, 어학연수 과정을 선택하는 과정에서는 별 생각 없이 유학원을 통해 미국 주립대학 어학연수 (ESL) 프로그램에 등록, F1 비자를 받고 미국에 왔습니다.
돌이켜 보면, 유학원이라는 편한 길을 선택한 것이 오히려 독이 되지 않았나 싶습니다. Auburn University 의 ESL 프로그램을 한 학기 다니게 되었는데, 전체 학생의 1/3 에 달했던 한국 학생 및 그 밖의 비영어권 학생들과 많은 시간을 보내면서, 솔직히 영어 습득면에 있어서 한국에서 학원 다니는 것과 큰 차이가 없다고 느꼈습니다.
반면에 평일에는 매일 오전과 오후 계속 수업을 들어야 했기 때문에, 오히려 가서 어학연수는 구실이고 미국 친구를 사귀고, 미국 생활을 경험하기를 원하시는 분들에게는 더할 나위 없는 속박이 될 수 있을 듯 싶네요.
주니어 칼리지
조금 알아보니 약 30-40분 거리, 저희 집에서는 오히려 더 가까운 거리에 주니어 칼리지가 있었습니다. 한국에서는 2년제 대학은 전문대라고 해서 주로 직업 학교로 생각했는데, 미국에서는 많은 학생들이 (특히 Auburn University 학생들) 학비를 절약하기 위해 주니어 칼리지에서 교양학점을 이수하고 있었습니다.
저는 한국에서 학사를 취득했기에 post baccalaureate 전형으로 주니어 칼리지에 쉽게 입학할 수 있었습니다. 저도 정확히는 모르지만 4년제 대학교를 이미 졸업한 사람이 대학원이나 전문학위 과정에 지원하기 위해서는 특정 과목을 이수해야 하는 경우가 있는데, 아마도 그런 경우를 위해 마련된 전형인 듯 합니다. 아무튼 대학 졸업증명 (미국에서는 보통 transcript (성적표)를 제출하게 됩니다) 후, 간단히 입학할 수 있었고, 원래 가지고 있던 F1 비자를 이전(SEVIS transfer)해 유지했습니다.
영어로 공부
SAT나 ACT 같은 대학입학 시험 점수가 필요하지 않는 대신, 입학 후COMPASS 라는 시험을 봐서 수강할 수 있는 과목(특히 영어, 수학)에 제한을 두었던 걸로 기억하는데, 저도 모른채로 가서 당일 응시했고, 성적이 나쁘지 않아서 그 성적으로 그대로 사용했기 때문에 특별한 기억은 나지 않네요.
주니어 칼리지의 장점 중 하나로 매 학기 12학점만 채우면 수강 과목도 자유롭게 선택할 수 있고, 따라서 수강신청만 잘하면 일주일에 하루 이틀만 학교에 가도 된다는 것입니다. 기본적으로 F1 신분으로 학교 밖에서 일을 하는 것은 불법이지만, 꼭 수업을 들어야 영어가 느는 것은 아니기에 친구들과 어울리거나 자원봉사 등 다양한 체험을 하는 것도 가능하겠죠.
수업 중에도 아무래도 현지인들과 같은 입장에서 토론에도 참여하고 과제 등을 수행하니 영어에 자신도 생겼고, 몇몇 친한 친구들도 생겼습니다. 사실 이때의 경험이 토대가 되서, 이후 로스쿨 진학 후에도 미국인 친구들과만 어울리게 되었고, 덕분에 약 5-6년 간 한국말을 쓸 기회가 거의 없을 정도였으니 당연히 영어가 부쩍부쩍 늘 수 밖에 없었죠.
영어를 공부할게 아니라 영어로 공부해야 하는 이유
이런 경험을 통해 느낀바는 (1) “언어의 습득”을 위한 영어 수업은 한국 중고등학교 수준에서 끝이 나야 한다는 겁니다. 그 이후에는 (2) 실제로 영어라는 언어를 이용해서 새로운 지식을 얻고, 대화를 나누고, 글을 쓰는 “언어의 활용” 실력을 키워야 실질적인 언어 능력이 는다고 봅니다. 흔히들 말하는 죽은 영어, 살아 있는 영어의 차이인데 이런 사실을 미리 알았다면 애초부터 주니어 칼리지를 통해 유학비자를 받을 수 있었을 것이고, 비용도 많이 절약할 수 있었겠죠.
물론 비자, 계획이나 실행에 있어서 맨땅에 헤딩하는 어려움은 있겠지만 요즘은 온라인으로 정보를 많이 입수할 수 있어서 결코 불가능하지는 않다고 생각합니다. 그 외 3개월 이하의 단기 어학연수라면 오히려 차라리 그 돈으로 미국에 관광 목적으로 입국해서 낮에는 관광, 하이킹, 자원봉사 같이 의미있는 일을 하고, 밤에 온라인으로 영어 수업을 듣는게 낫지 않나 싶은 생각입니다. 밤에 외운 단어나 표현을 낮에 활용하는 식으로 말이죠.
살아 있는 영어?
저는 미국에 와서 약 3-4년 간은 검색엔진도 구글만 사용하고, 한국 티비도 보지 않았고, 한국 사람들과도 매우 제한적인 교류를 했습니다. 쉽게 말해 독하게 영어 공부한 것인데, 덕분에 주변에서 “너는 영어에 소질이 있어” 라는 말도 들었습니다. 저는 실제로 소질의 차이, 제 식대로 풀자면 “영어에 대한 접근방식”에서 차이가 있었다고 생각합니다.
당연히 남들처럼 단어도 외우고 토익/토플 공부도 했지만, 저는 무엇보다 말하고 듣는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 그 중에서도 듣기보다는 말하기, 읽기 보다는 쓰기입니다. 말하거나 쓰는 것은 자신의 생각을 표현하는 것이고, 그것이 영어로 이루어진다면 그야말로 “살아 있는 영어” 아닐까요.
한국 사람이 영어 못하는 이유
영어는 한국말과 소리를 내는 방식이 너무 달라, 귀로는 들려도 머리로는 인식하지 못하는 경우가 많습니다. 한가지 소개하고 넘어가자면, “가장” 할때의 “가” 소리와 “자장가” 할때의 “가”소리에는 차이가 있는데, 한국말에서는 첫음절에 ‘ㄱ’ 이나 ‘ㅂ’ 처럼 울림을 이용하는 소리가 나오면 완전히 울리지 않고 살짝 바람이 새기 때문입니다.
때문에 한국분들이 특히 b나 g 소리로 시작하는 단어를 말할때 소리가 울리지 않고 터져버리는 경우가 있는데, 저도 항상 제 전공인 bioengineering 을 언급하면 잘 못알아 듣거나 pio-engineering 이 뭐냐고 묻는 경우가 있어서 왜 인가 생각해 보니, 제가 bio 할때 소리가 살짝 터져서 pio 로 들리기 때문이더군요. 첫 소리에서만 문제가 되기에, 이유를 깨닫기도 어렵고, 고치기도 쉽지 않은 발음상의 문제라고 할 수 있습니다.
이런 걸 제가 어디서 배워본 적도 없고 들어본 적도 없는데, 말을 효과적으로 정확히 전달하는데는 굉장히 중요하다고 느껴져서 생각날 때 마다 “고전영어” 라는 블로그에 올리고 있으니 관심이 있으시면 찾아가 보시면 좋을 듯 합니다.
학업을 시작하기 전 부터, 진로를 결정하고 이민을 결심하기 까지 제 경험과 느낀점을 공유하려고 합니다.
미국 유학의 계기
저는 아버지가 미국으로 발령이 나셨을 때 대학 3년 재학 중이었고, 해외 생활을 경험해 볼 좋은 기회를 놓치고 싶지 않았습니다.
헌데 남자는 군대에 다녀오지 않으면 해외체류에 불편함이 있다는 말을 듣고 바로 군입대를 결정 했습니다. 그때까지만 해도 현역 외에 큰 고민을 안 해봐서 그냥 당연한 일처럼 생각했던 것 같습니다.
다만 지금 생각해보면 저는 한살 빠르게 학교에 들어갔기 때문에 당시 만 21살로서 부모님과 동반이민이 가능한 나이였죠. 그때 제대로 된 이민법 전문 변호사와 상담했다면 영주권, 시민권 취득으로 병역을 피해 바로 미국으로 이주하는 선택지도 있었을 듯 합니다.
물론 그 당시에 선택이 주어졌다면 어떤 선택을 했을지는 잘 모르겠습니다. 하지만 군 생활이 이후 삶과 가치관에 큰 영향을 주었고, 군대에 안 다녀온 제 자신은 조금 다른 사람일 듯해서 지금 다시 선택한다면 또 군대에 가는 쪽을 택할 듯 합니다.
조금 미련이 남는 부분은 “21세 초과 미혼 자녀”는 영주권 순위에서 많이 밀리기 때문에 제가 학업을 마치는 시점까지 신분을 취득하지 못했다는 점 입니다. 아무래도 신분이 있는 경우와 없는 경우에 취업 기회의 폭에는 큰 차이가 있습니다. 물론 제가 대체불가한 인재였다면 아무 문제 없었겠지만 말이죠.
지금 생각해보면 “적성”이나 “꿈”도 중요하지만, “고용 시장”, “경제 흐름”, “이민 동향” 등 진로 결정 시 고려할 점이 참 많은 것 같습니다. 저는 적어도 한국 대학을 졸업하고 미국 로스쿨을 졸업한 분을 단 1명이라도 찾아 이야기를 나눠 보았다면 어땠을까 하고 후회를 많이 합니다. 물론 그 당시의 저는 그런 생각을 할 수도, 했어도 실천으로 옮길 용기나 능력도 없었을 테지만 말이죠. 어쨌든 그때 제가 꾸었던 “미국 변호사가 되고 싶다”는 꿈은 지금 생각해보면 “이층집에서 살고 싶다”는 꿈 만큼이나 막연한 이야기였던 겉 같습니다.
미국 취업
취업 이야기를 좀 하자면, 산업 동향이나 사회적 필요, 직종 간의 차이도 생각해야 하지만 거시 경제의 흐름 또한 중요하기 때문에, 때를 잘 못 만나면 아무리 유망한 직군이라도 취업이 어려울 수 있다고 생각합니다.
굳이 꼬집자면 아무래도 한국에서는 미국 생활 및 취업에 대해 아주 잘 풀린 케이스를 선별적으로 듣게 되는 경우가 많고, 실제 미국 고용주 입장에서는 동등한 능력을 가진 내국인 인재를 찾지 못했다는 증명을 정부에 제출해야만 국외인을 고용할 수 있기 때문에, 특별히 구인난이 있는 분야가 아니라면 신분 없이 취업은 쉽지 않습니다.
제가 이런 부분을 잘 알아봤다면 로스쿨을 선택하지는 않았을 듯 합니다. 한국에도 로스쿨 제도가 생겼기에 어느정도 체감이 가능하겠지만 미국의 변호사는 결코 자격증만 있으면 직장과 보수가 보장되는 그런 직종이 결코 아닙니다. 미국 영화에서 가끔 등장하는 변호사 광고 빌보드나 티비광고는 얼마나 경쟁이 치열한지 보여주는 한 단편입니다. 제가 로스쿨을 선택할 때만 해도 직업에 대한 사회적 평판이나 막연한 동경 등이 큰 작용을 했기에, 그 당시 제 가치관으로 볼 때도 상당히 잘못된 선택이 아니었나 싶습니다.
결과적으로는 로스쿨에서 배우고 익힌 것들이 지금의 저라는 사람을 만들었기에 로스쿨에 투자한 시간과 경험이 헛되지는 않았지만, “참 생각 없이 결정을 했구나” 하는 자조는 가끔 합니다. 한국에서 미국 유학을 꿈꾸시는 분이라면 특히 성공 사례에 편향된 정보와 영어라는 언어에 대한 사회적 요구 등에 의해 생성된 막연한 동경이나 기대감에 의해 조금 성급한 결정을 하기 쉽다고 생각합니다.
제가 만나본 사람들 중에는 대학 졸업 후 돈도 벌어보고, 진로에 대한 생각도 많이 해보신 분들이 미국 유학에 대해서도 좋은 결정을 하시는 경우가 많았습니다. 물론 어학연수는 진로결정과 무관할 수도 있고, 진로를 탐색하는 과정에서 필요한 수단일 수도 있기에 조금 다를 수 있겠죠.
저작권 (copyright) 은 흔히 상표 (trademark) 와 혼동하시는데, 이 두가지는 태생부터 다릅니다.
상표권이 소비자를 보호하고 생산/판매자 간의 공정한 경쟁을 도모하기 위해 탄생했다면,
저작권은 창작물에 대한 작가의 권리를 인정하고, 타인이 함부로 유용하지 못하게 함을 목적으로 합니다.
다만, 패션 분야에서 저작권이라고 하면 디자인, 무늬, 인쇄/자수된 형상 등에 대한 권리를 꼽을 수 있는데, 이 부분들에 각각 별도의 상표권이 발생할 수 있기 때문에 혼동하기 쉽죠.
상표권과의 차이
상표법의 궁극적인 보호대상은 소비자라고 볼 수 있기 때문에, 단순히 내가 만들어낸 캐릭터, 로고, 브랜드명 이라고 내 것이라고 할 수 없습니다. 이런 점에서 저작권과는 다르죠.
최근 이슈가 됐었던 “뽀로로” 상표권에 대한 분쟁이 이를 잘 보여줍니다. 뽀로로라는 캐릭터를 만든 저작권자와 뽀로로를 상표로 등록한 상표권자가 달라 생긴 갈등이었죠. 이런 경우, 상표권자는 등록한 상표를 사용할 때마다 저작권 위반을 하게 되고, 저작권자는 자신의 저작물을 부착한 상품을 판매할 때 상표권 위반을 하게 되는 부조리가 발생합니다.
근본적인 이유는 상표권에서 상표는 단순히 상품의 원산지/생산자/판매자를 인식하는 표시로만 취급하기 때문입니다. 상표권자는 해당 표시에 대한 권리를 갖는 것이 아니라, 해당 표시를 특정 상품에 표기하는 권리를 갖게 됩니다.
패션 분야의 경우에도 옷에 장식이나 무늬 등은 별도의 예술 작품으로 볼 수 있는데, 회화 작품 뿐 아니라 사진이나 글 등의 모든 예술적 표현은 매체(종이나 컴퓨터 파일 등)에 기록되는 순간 저작권이 발생합니다.
따라서 타인이 만든 디자인 뿐만 아니라 문구 등 어떠한 것도 무단으로 사용하면 문제가 될 수 있습니다. 물론 문구의 경우, 티셔츠에 시 한편을 통채로 인쇄하는 경우는 없고, 주로 길어 봐야 3-4 단어 정도가 사용되기 때문에 한 작가의 고유한 표현이라 하기에는 너무 짧은 경우가 많습니다.
그렇다고 일부만 사용한다고 무조건 괜찮다고 보기도 어렵습니다. 예를 들어, MS 사의 윈도우에 사용되는 알림음(아래)과 같은 경우, 아주 짧고 단순한 소리이지만 저작권은 당연하고 상표로도 정식 등록되어 있습니다.
Microsoft’s Trademark 알림음
패션 저작권의 보호
저작권은 등록과 상관 없이 발생하지만, 저작권을 기반으로 연방법원에서 소송을 제기하려면 저작권의 등록절차를 꼭 거쳐야 합니다. 이 저작권의 등록은 단순히 하나의 사본을 미국의회도서관에 제출하는 것으로 특별한 절차나 심사를 거치지 않습니다.
헌데 위에서 언급한 바와 같이, 저작권과 상표권은 별개의 권리입니다. 다시 말해, 저작권은 디자인, 패턴 등을 머릿속에 떠올리고 종이 등에 옮겨 표현하는 순간 발생하지만, 이를 차후 특정 상품에 표기해 판매를 해야만 상표권이 발생하게 됩니다. 다시 말해, 저작권을 가지고 있다고 상표권을 자동적으로 취득하지는 않는 다는 것이죠.
물론 해당 디자인을 상표로써든 다른 방식으로든 타인이 이용하려면 저작권자의 동의가 필요하므로 멋대로 사용할 수는 없겠지만, 뽀로로의 예와 같이 비정상적으로 상표권이 발생해 마찰이 발생할 수 있습니다.
이 때문에 로고나 브랜드 명과 같이 당연히 상표로 등록하는 경우 외에도 디자인적인 요소 또한 트레이드 드레스나 디자인 특허 등록을 통해 사전에 권리를 공고히 하고, 분쟁을 예방할 수 있습니다.
물론 자신의 권리를 보호하는 것도 중요하지만, 남의 권리를 침해하지 않는 것도 중요하겠죠.
이런 면에서 저작권은 상당히 까다로울 수 있습니다. 상표의 경우 시장에서 제품이 판매되고 있는지를 조사하고, 미국 특허청의 상표 등록 검색 시스템을 이용해 상표가 등록되어 있는지 확인하는 등 어느정도 타인의 권리 침해를 피할 수 있습니다.
반면에 저작권 등록(copyright registration)은 특별한 절차 없이 검색이 가능한 건 카달로그 뿐 이므로 등록된 저작물을 일일히 확인하는 것이 어렵습니다. 더더구나 심사 절차가 없기 때문에 등록이 되어 있다고 항상 유효한 저작권이 존재한다고 말할 수 없겠죠.
그렇다면 패션업계의 모든 업체는 저작권이라는 지뢰밭을 걷는 셈일까요? 다행히 저작권은 무단 사용을 금지하는 것이기 때문에 독립적으로 어떤 모방의 의도도 없이 유사한 결과물(독립적인 창작물)이 나온 경우, 저작권 위반으로 보지 않습니다. 물론 이를 증명하기는 쉽지 않을 수 있지만, 창작에 관련된 기록 (업무 일지, 사내 문서, 소셜 미디어 등에 업로드한 기록 등) 등을 게을리 하지 않고, 필요할 경우 저작권, 상표, 특허 등록 등을 해두면 도움이 됩니다.
참고로, 저작권과 달리 상표나 특허의 경우 당연히 의도와 상관없이 유사성만 보게 되고, 고의성이 있을 경우 배상금을 3배까지 부과하는 식입니다.
결론적으로, 저작권은 일부 영화나 음악 산업 등을 제외하면 상업적으로는 그다지 강력한 권리라고 보기 어렵습니다. 특히 창조와 모방의 경계가 모호한 패션 업계에서 저작권을 무기로 사용하게 되면, 소송으로 돈을 버는 회사라는 오명을 쓰기 쉽상이죠. 따라서, 주로 방어적인 의미에서 표절 의혹이 발생할 수 있는 유사한 디자인은 삼가고, 자체 제작한 디자인, 이미지, 문구가 아니면 반드시 따로 저작권자가 있는지 확인해 보는 등 주의를 기울이시면 좋겠습니다.
IC (국제분류) 와 ID (acceptable identification of goods/services) 는 미국 상표 등록을 위해서 꼭 필요한 사항입니다.
상표는 관련된 상품/서비스 없이는 존재할 수 없습니다. 물론 나이키나 월마트와 같은 유명 상표의 경우, 특정 상품(운동 용품, 의류, 등)이나 서비스(리테일 서비스)에 국한되지 않고 막연히 생각하기 쉽지만, 엄밀히 말하자면 두개의 독립적인 회사가 동일한 상표를 서로 다른 제품군에 사용하는 것이 가능합니다.
예를 들어, 미국의 대형 항공사 델타(Delta Airline)와 주방이나 화장실 등에서 쉽게 찾아 볼 수 있는 브랜드 델타(Delta Faucet)는 서로 다른 영역에서 각기 자리매김한 유명 브랜드 입니다.
따라서, 상표 출원 시에는 이미 해당 상표를 사용하고 있는 (혹은 향후 사용 예정인) 상품/서비스의 목록을 기재하게 됩니다. 이렇게 기재된 상품/서비스의 명칭을 통일하고 검색 및 비교가 쉽도록 하기 위해 만든 체계가 IC 와 ID 입니다.
국제분류 IC 와 세부명칭 ID
간단히는 국제분류 (혹은 IC)가 상위 분류, 세부명칭 (혹은 ID)이 하위 분류에 해당합니다. 국제분류는 니스협약에 따라 여러 나라에서 공통적으로 사용하고 있는 NICE International Class 를 지칭합니다. 이 분류 시스템은 모든 상품과 서비스를 총 45개의 분류 (혹은 Class) 로 나누고 있습니다.
예를 들어, 항공여객 서비스는 운송업, 보관업 등을 포함하는 제39류, 주방이나 화장실의 수도꼭지 등의 제품은 조명, 가열, 환기용 장치 등을 포함하는 제11류에 속합니다. 예외는 있지만, 통상 같은 분류에 똑같거나 유사한 상표가 이미 등록되어 있으면, 해당 상표의 사용 혹은 등록은 어렵다고 보시면 됩니다.
세부명칭은 정확히 어떤 제품/서비스에 상표를 사용하고 있는지를 지칭하게 됩니다. 예를 들어, 델타 항공사의 경우 AIR TRANSPORTATION OF PERSONS, PROPERTY, AND MAIL 이라는 세부명칭으로 등록되어 있습니다. 이러한 세부명칭를 각 상표권 소유자 마다 제각기 기입하면 행정적으로 관리가 어렵기 때문에, 미특허상표청(USPTO)에서는 Trademark ID Manual 을 통해 이미 사용이 승인된 세부명칭을 공개하고 있습니다. 이 세부명칭을 그대로 쓰는 것으로, TEAS Plus (분류 당 $50 할인) 출원이 가능해지므로, TM ID Manual 에 적합한 세부명칭이 있는지 확인하시면 좋습니다.
자주 묻는 질문
Q1. 하나의 국제분류에 세부명칭은 많이 포함할 수록 유리하지 않나요?
A. 물론 출원 시 정부수수료는 국제분류 당 책정되고, 세부명칭은 제한 없이 추가가 가능합니다. 하지만 미국 상표는 “사용주의”에 따라 실제로 상표를 사용하고 있는 제품/서비스만 기입하셔야 합니다. 출원 및 등록 시에는 통상 한 분류 당 한 제품/서비스에 대한 증빙이 요구되지만, 언제든 추가 요청 받을 수 있고, USPTO에서는 주기적으로 감사(audit)를 통해 미사용 상표를 추려내고 있으므로 주의가 필요합니다.
Q2. 하나의 상표를 여러 국제분류에 대하여 출원할 필요가 있나요?
향후 경쟁 업체가 출원/등록할 가능성이 미리 선점해 두는 것이 안전합니다. 물론 분류가 달라도 경쟁 가능성이 우려되면 USPTO 상표심사시 등록이 거절되는 경우가 많지만, 특히 일반적으로 함께 판매/서비스하는 업종이 아닐 경우에는 다수의 국제분류에 출원하는 것이 좋습니다.
출원/등록에 드는 비용이 부담이 될 경우, USPTO에서 매주 간행하는 Official Gazette (향후 등록될 상표 명단을 발표) 을 지속적으로 검색하여, 경쟁업체의 유사한 상표가 관심이 있는 분류에 등록예고 되지는 않는지 확인하는 방법이 있습니다. 이 경우, Official Gazette 발행일로부터 30일 이내에 이의를 제기해 해당 상표의 등록을 보류/취소시킬 수 있습니다.
When you go through a TEAS application, you will be required to assign an acceptable identification of goods/services for your trademark. In doing so, you will be (sometimes unknowingly) assigning an international class as well. Find out what are these and how to choose them.
International Classes & Acceptable Identifications of Goods or Services
These are two separate systems of categorizing goods and services. As you probably know by now, a trademark (or servicemark) cannot exist without an associated good or service. In other words, you cannot claim a phrase like “Your Favorite Snarky Joe” alone as a trademark. When you make and sell t-shirts printed with the wording “Your Favorite Snarky Joe”, you can stop others from selling T-shirts with the same print. That’s how trademark works.
Naturally, when you file a trademark application (or TEAS) for your brand with the USPTO, you need to provide a list of goods/services your brand sells/offers (or plan to do so) in the U.S. market. An option is to search something called “ID Manual” that has a list of goods/services. For your information, they are called “acceptable identification” because they are pre-approved for use in trademark registration. In fact, you are required to choose exclusively from the ID Manual if you want to qualify for TEAS plus, which is at least $50 cheaper to file.
It’s “at least” $50 cheaper because application fees are calculated based on how many International Classes you have. In the ID Manual, you will see a three-digit number with a heading “Class” next to each item. That’s short for International Class, and it’s international because representatives of many countries met in Nice and agreed to have a common classification system for trademark. There are only 45 Classes, each encompassing a wide range of goods or services. For example, Class 1 includes various chemicals for industrial and commercial purposes such as
sensitized paper;
tyre repairing compositions;
salt for preserving, other than for foodstuffs;
certain additives for use in the food industry, for example, pectin, lecithin, enzymes and chemical preservatives;
certain ingredients for use in the manufacture of cosmetics and pharmaceuticals, for example, vitamins, preservatives and antioxidants;
certain filtering materials, for example, mineral substances, vegetable substances and ceramic materials in particulate form.
In many cases, all of goods/services you sell/offer will belong to a single Class. If that’s the case, it does not matter how many goods/services you include in your application. The application fee stays the same. However, if your goods/services span over two Classes, you will pay double the application fee (which is $250 as of 2022). Three Classes, then triple the amount. If you cannot find a suitable description of your good/service in the ID Manual for your goods/services, you will have to opt out of TEAS plus and simply type up a description in your own words. For the $50 extra fee, the USPTO will examine whether it’s an acceptable identification or not.
Which is better: Over- or under-inclusive of goods/services?
If you are already selling/offering the goods/services in the U.S. market, obviously there is no reason to be over-inclusive. To include goods/service planned for future, you will have to file a separate intent-to-use (“ITU”) application for those items. But if you are filing for a trademark that is not currently in use in the U.S. (i.e. filing an ITU application), it may be tempting for you to include as many goods/services as possible. As long as they all belong to a Class, you pay the same, right?
You should not include more than those you firmly plan to sell or offer in the U.S. because you are required to prove that you are currently selling or offering all goods/services listed in your registration at all times. To explain further, although you only need to submit a single specimen for an entire Class in your application and most likely throughout the registration process, the USPTO can always ask for more later. In fact, they do periodical audits to carve out trademarks that are no longer in use.
On the other hand, when your goods/services span over multiple Classes, you might consider going under-inclusive. Many trademark DIY-ers have a tight budget, and application fees are the ultimate cost for them. So, having multiple Classes may need to be avoided at all costs. In this case, you should focus on your core business. The USPTO will almost always first reject an application if they find a registration with a similar trademark in the same Class. In terms of fending off your competitors, you should have your trademark registered in Classes where your competition happens.
If you’re worried that your competitors may have a similar or same trademark registered in a Class potentially competing with your interest in the future, you can either file an intent-to-use application preemptively or monitor USPTO Official Gazette that publish trademarks to be registered if not opposed. Filing a preemptive application will only work for a period of time because you will be required to submit proof of use within 6 months (can be extended up to 3 years) after the examination of the application is completed. And there are professional Gazette monitoring services, which can be highly efficient if you have a large trademark portfolio.
Although Classes and IDs are made by the USPTO for administrative purpose, they often make big differences in real-life outcomes and affect your legal rights in terms of enforcing your trademark right. Do spend time and double-check if you’re in doubt.
특허 출원은 자신만이 알고 있는 기술을 세상에 공개하는 대가로 일정기간 동안 독점권을 얻는 사회적 계약이라고 볼 수 있습니다. 기술 공유에 의한 공익과 독점이라는 사익의 균형을 잘 맞춰야 하는 만큼 그 심사에 시간과 비용이 많이 들고, 과정과 결과에도 큰 차이가 있습니다.
먼저 특허 출원 및 등록은 다음과 같은 순서로 진행됩니다.
1. 사전 검토 (Clearance)
제3자가 이미 원천 기술이나 유사 기술에 특허를 가지고 있지 않은지 살펴봅니다.
$0 – $10,000
2. 출원 접수 (Application)
특허 전략에 따라 잠정 혹은 본 출원 진행
$700 – $7,000
3. 심사 (Examination)
특허 권리의 범위를 결정하는 과정이며 사업적 필요에 따라 짧게도 길게도 가능합니다.
$0 – ?
4. 등록 (Issuance)
출원인/발명인의 소득 및 사업 규모, 기존 소유 특허의 갯수에 따라 약간의 차이가 있습니다.
관납비*만 발생 ($300 – $1,200)
5. 유지 (Maintenance)
마찬가지로 직접 관납비만 제출해도 되고, 특허의 지속기간 (20년) 동안 3번** 발생합니다. 매회차 마다 비용이 다른 관계로 우측에 연 평균 비용을 제시해 드립니다.
관납비만 발생 ($165 – $650)
*관납비(i.e. 관납료, 정부수수료, government fees, USPTO fees)는 미국의 특허 관할청인 USPTO 에 납부하는 수수료를 말합니다.
**3년, 7년, 11년이 되는 해에 유지 비용을 납부합니다.
특허가 정말 필요하신가요?
학교나 연구소 같이 연구가 목적인 곳에서는, 당장 사업 계획이 없더라도 일단 특허 출원을 검토하는 경우가 있습니다.
하지만 특허에 대해 직접 알아보시는 분들은 보통 반짝이는 사업 아이템이 있는데 다른 사람들이 그대로 베끼지 않을까 걱정을 하십니다. “이러저러한 사업을 시작하는데 특허를 받을 수 있는지?” 그리고 “비용은 얼마나 드는지?” 가 주로 하시는 질문입니다.
사실 이 질문에 대한 답변이 술술 나온다면 문제가 좀 있습니다. 제대로 된 답변을 위해서는 특허의 대상 뿐 아니라 관련 분야, 관련 시장, 향후 전망부터 시작하여 사업 목표 및 전략까지 고려해야 하기 때문입니다.
특허 최소 비용은?
이를테면 특허를 받는 목적이 “내 이름으로 특허장을 하나 받아 벽에 걸어 놓는 것이다”라면 아래와 같은 최소 비용을 계산해 볼 수 있습니다.
사전 검토는 생략해도 될 것이고, 개인의 생애 첫 발명인 경우 연소득이 $210k 가 넘지 않는 한 모든 관납료(USPTO fees)를 75% 할인 받기 때문에,
기술적/이론적 난이도에 따라 출원 접수에 $700-$2,500,
형식적인 1차 거절이 발생해도 인터뷰/반박/보정 서류 제출에 $500-$1,000,
출원 및 등록 시 관납비 $700 정도
총 $3,000 정도로 특허를 취득하는 것이 가능합니다.
참고로, 유지 비용을 납부하지 않더라도 특허가 취소되는 것은 아니고 특허 권리가 조기에 만료하는 것이므로, 특허로 수익을 낼 계획이 없다면 유지비를 납부하지 않아도 됩니다.
또한, 특허는 순수하게 사회적인 필요에 따라 만들어진 법적인 장치인 탓에 “특허가 무엇인지” 정확히 알고 계신 분이 드물고, 알더라도 “사업에 어떤 도움이 될 수 있는지” 비전문가가 판단하기도 어렵습니다.
특허의 대표적 용도
경쟁 업체의 시장 진입을 저지
유사 제품이나 서비스에 대해 법적인 제재
라이센싱을 통한 수입 발생
소비자에게 경쟁 제품과의 차별성이나 비교 우위를 광고
따라서, “어떤 목적으로 특허를 취득하는지“를 먼저 확실히 해야, 그 목적에 합당한 (즉, 원하는 결과를 얻을 수 있는) 특허를 취득할 수 있는지 여부, 또 그러한 특허를 취득하기 위해 비용은 얼마나 드는지 등을 따져 볼 수 있습니다.
특허 출원 전 꼭 고려할 사항
수익성 – 특허는 해당 장치나 방법으로 사업을 했을 때 발생하는 수익을 극대화하고, 투자 가치를 높이거나 객관화 하는 역할을 합니다. 결코 특허 취득이 자동으로 수익으로 연결되는 것은 아닙니다. 특허에 가치가 있으려면 수익의 실현이 가능해야 합니다. 즉, 제품/서비스를 팔 수 있어야 합니다.
시기 (타이밍) – 특허는 새로운 장치나 방법 등에 부여하는 권리이므로, 다른 사람들이 이미 알거나 사용하고 있지 않다는 전제가 필요합니다. 이미 해당 제품을 다른 나라에 특허 출원, 시연, 광고, 제조 및 판매하셨다면 반드시 1년 안에 출원이 이루어져야 합니다. 물론 가급적이면 공개 하기 전에 미리 출원하는 편이 좋습니다.
초기 자문 – 안타깝게도 특허 상담에는 딜레마가 있습니다. 큰 기업이 고객이 아닌 한, 특허는 단발성이 많기 때문에 특허 관련 서비스 제공자의 입장에서 수익을 따지면, 사업적 타당성, 특허 출원의 효율성 등은 고려하지 않고 “특허는 있으면 좋은 것”이라는 전제하에 자문하는 경우가 많습니다. 헌데 예산이 빠듯한 개인 발명가나 스타트업, 중소 규모의 사업체는 특허 취득의 당위성부터 검토하셔야 합니다.
업계/시장의 특성 – 예를 들어, 제품이나 서비스가 비교적 단순하고 수명이 짧은 경우, 소비자가 유사 제품을 구입하는데 큰 망설임이 없을 수 있습니다. 해외에 위치한 소규모 제조업자에게 법적 책임을 전가하는 것은 대단히 어렵기 때문에 결국 이런 경우 미국 내 판매자(e.g. Amazon sellers, eBay sellers)를 대상으로 특허권리를 행사해야 합니다. 헌데, 제품의 단가가 낮을수록 판매자가 개인 혹은 소규모 업체인 경우가 많아서, 결국 피해를 봐도 책임을 물 곳이 없는 경우가 많습니다.
특허 시나리오
특허 출원 시 고려할 점을 이 페이지에 모두 나열하고 논하기는 무리가 있기에, 가상의 시나리오를 통해 전체 흐름을 위주로 설명 드리고자 합니다.
개인 사업자 마이클의 발명 이야기
마이클은 지난 20여년간 미국 내 가정 및 비즈니스에 핸디맨(가정 내 크고 작은 수리, 유지, 보수 등의 용역) 서비스를 제공하는 베테랑 핸디맨입니다. 때에 따라 2-3명의 직원을 고용하고 있지만, 아무래도 난이도가 있거나 흔치 않은 문제가 발생하면 직접 나서야 하기에 아직까지도 현장 업무를 놓고 있지 않습니다.
마이클이 현장에서 가장 당혹스러운 때가 바로 작업공간이 협소한 곳에서 작은 부품을 분실하거나 파손하는 경우입니다. 부품의 구조나 작동 방식을 잘 알고 있다면 손끝의 감각에 집중해 미연에 방지할 수 있지만, 주로 숙련도가 떨어지는 직원들에게는 불가능한 일입니다.
말로는 아무리 설명해도 작은 부품이 어떻게 생겼고, 어떻게 동작하는지 정확히 전달하기가 어려운지라, 2인조로 일을 할 때에는 결국 마이클이 직접 소매를 걷어 부치는 일이 많은데, 이렇게 반복하다 보니 일의 효율이 떨어지고 직원들의 실력도 늘지 않는다는 걸 깨닫게 됐습니다.
이런 고민을 항상 마음 한 구석에 간직하던 마이클은 어느날 Google Glass (안경처럼 쓰는 웨어러블 장치)에 대한 광고를 보다가 손뼉을 탁 쳤습니다. ‘안경을 쓰는 것 만으로 눈 앞에 스마트폰과 같은 정보를 나오게 할 수 있다면 직원한테 이것만 씌우면 해결될 일이 아닌가?‘
좀 더 알아보고 궁리해 본 결과, 구글 글래스, 카메라 장치, 진단과 조언을 할 수 있는 메신져/화상전화 앱을 조합하면 앱을 통해 직원을 먼 곳에서도 카메라 영상을 통해 지시/감독하고, 직원은 좁고 어두운 공간에서도 카메라와 구글 글래스를 통해 시야를 확보하고 작업을 수월하게 진행할 수 있을 듯 했습니다.
마이클은 “어떻게든 있는 것으로 해결하는” 자신의 핸디맨 철학에 따라 소형 고프로 (GoPro) 카메라를 스카이프 (Skype) 앱에 연결해서 고프로 카메라를 좁은 작업 공간에 설치하고, 숙련된 기술자는 화상 전화로 고프로 카메라로 촬영한 영상을 보며 지시를 내리고, 현장에 있는 작업자는 구글 글래스를 통해 같은 영상을 보면서 자유롭게 손을 움직여 작업하는데 성공했습니다.
현장에 있는 고객들도 첨단 기술을 활용하고 있는 직원들에게 좋은 인상을 갖게 되고, 비숙련 직원도 마음 놓고 1인조로 움직일 수 있게 되어 업무 능률도 좋아지고 수입도 늘었습니다.
다만, 고프로 카메라에는 플래쉬 기능이 내장되어 있지 않아 어두운 곳에서는 추가 조명장치를 연결해야 하는 점, 정작 작업자는 고프로 촬영화면(자신의 화면)을 (화상통화로 지시를 내리는 숙련공의 모습이 큰 화면으로 나오기 때문에) 작은 화면으로만 볼 수 있다는 점 등이 불편했습니다.
손목에 장착할 수 있는 플래쉬 기능이 내장된 카메라,
통화 상대의 화면을 볼 필요가 없을 때는 자신의 카메라 화면을 전체화면으로 볼 수 있는 화상채팅 앱,
그리고 안경을 착용하면 눈 앞에 화면을 보여주는 웨어러블 장치,
이 세가지를 합친 키트를 만들어 판매하면 사업성이 있겠다고 생각한 마이클은 이 아이디어를 토대로 특허 상담을 받게 됩니다.
마이클의 첫 특허 상담
Q. 특허 받을 수 있을까요?
특허는 받고 안받고가 중요한 것이 아니고, 강력한 권리를 행사할 수 있는 “좋은 특허”를 받는 것이 중요합니다.
통상 다수의 기존 장치를 단순히 조합하는 경우, 좋은 특허가 나오기 어렵습니다. 특히, 각 장치(구글 글래스, 화상채팅 앱, 고프로 카메라, 스마트폰)를 이용하는 방식이 통상의 사용방법에서 크게 벗어나지 않고, 이 4가지를 함께 쓰는 경우가 처음이라 할지라도 각각의 2가지를 함께 쓰는 사례가 이미 존재한다면 4가지를 동시에 쓰는 것도 누구나 생각할 만한 응용인 경우가 많습니다.
그럼에도 불구하고, 화상채팅에서 자신의 화면만 전체화면으로 보는 기능은 일반적인 채팅 앱에서는 전혀 쓸모가 없어 보이고, 이 4가지 장치를 작업자가 실시간으로 업무지시/지원을 받기 위해 활용한다는 개념은 새로울 수 있습니다. 게다가, 단순히 1:1 현장 기술지원 뿐 아니라 향후 AI 나 증강현실 등의 기술 추가를 통해 교육 현장이나 고객지원에도 적용될 수 있는 발전 가능성이 있습니다.
따라서, 기존 장치들의 단순한 조합과의 차별성을 확보하고 이후의 기술의 발전과 적용분야의 확장을 고려해 기술을 선점하면 좋은 특허가 됩니다.
Q. 앞으로 어떻게 진행해야 하나요?
시기적으로,
현 시점에서 용도에 적합한 카메라와 채팅 앱이 존재하지 않더라도, 자신의 화면만 전체화면으로 보는 기능은 기존의 채팅 앱에 쉽게 추가 가능하고, 카메라에 플래쉬를 내장하고 손목 고정 장치를 추가하는 등의 개선은 비교적 단순하므로 먼저 제품을 출시해도 시장을 선점하는 효과가 거의 없고, 도리어 기존의 채팅앱, 카메라 장치 회사에 아이디어만 제공하는 셈이 됩니다.
게다가 상용화(제품 및 S/W 제작)를 직접 진행할 수 없는 상황이므로, 본격적인 개발, 제작 과정에서 보안유지가 쉽지 않습니다. 이런 경우 특허 출원을 선행할 필요가 있습니다. 혹, 투자 유치를 통한 자체 개발/제작이 가능하더라도 투자자와의 NDA(비밀유지계약)을 맹신해서는 안됩니다.
사전 검토와 관련,
웨어러블 분야는 특히나 아직 상용화 되지 않은 특허가 다수 출원되고 있기에, 이미 유사한 기술이 출원되어 있을 가능성이 큽니다. 허나 워낙 기술적 진보가 빠른 분야이므로, 사전 검토에 너무 많은 시간과 비용을 낭비하는 것이 독이 될 수 있습니다. 따라서, 출원 전 검토는 생략 내지는 최소화해도 좋겠습니다.
따라서, 현재 가지고 있는 개념과 아이디어를 즉시 실현할 수 있는 기술로 정리해 최대한 빠르게 잠정 출원(provisional)하고, 1년 안으로 추가적인 기술과 개선사항을 추가해 본 출원 (nonprovisional, continue-in-part application)하는 방식이 가장 적합해 보입니다.
Q. 비용은 얼마나 들까요?
사전 검토를 생략하게 되므로, 잠정 출원까지 약 $2,500 에서 $4,000 의 초기 비용을 생각하면 되시고, 이후 1년간 시제품 출시, 시장 조사 등 사업의 진척 상황에 맞게 진행하시면 좋습니다.
Q. 비용은 어떻게 지불하고, 언제 특허 출원할 수 있나요?
$2,500 을 선금 리테이너(refundable retainer)로 지불하시면, 이 선금에서 변호사가 일한 만큼 시간당(hourly rate)요율을 적용해 변호사 비용을 차감하게 됩니다. 줄어든 금액은 매달 말에 변호사로부터 상세 내역이 적힌 인보이스(itemized invoice)로 확인하실 수 있고, 차감된 금액 만큼 매달 추가 결제하여 다시 채워넣게 됩니다. 선금은 항상 에스크로 계좌에 예탁되어 안전하게 보관되며, 업무가 종료되거나 어떤 사유(e.g. 변호사를 해고)로든 수임관계가 종료되면 그 시점에서 남아 있는 금액을 환불 받을 수 있습니다.
특허 출원서의 준비에는 발명가와의 인터뷰, 도면 작성 (전문 도면사가 특허청 규격에 맞게 작성), 명세서 작성 (특허 전문가가 작성) 등이 필요하며 시일을 특정하기는 어렵습니다. 다만, 본 원격지원시스템의 경우 기술적으로 비교적 단순하고 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 장치들을 활용하고 있으므로 인터뷰 및 도면 작성에 긴 시일이 걸리지 않을 것으로 봅니다. 따라서, 2주 안으로 출원을 목표로 진행해 볼 수 있습니다.
마이클의 특허 출원
몇 명의 특허 변호사 및 특허 대리인을 더 만나본 결과, 상담 내용 뿐 아니라 비용도 정액(flat rate)이나 정액-시간당 하이브리드 방식 그 외 리테이너 액수의 차이 등 다양한 선택의 폭이 존재함을 알게 되었습니다. 마이클은 향후 업무 진행이나 의사소통에 있어서 잘 맞고 편할 것 같은 전문가 스미스를 선택합니다.
먼저 스미스에게 직접 구글 글라스와 고프로 카메라를 장착하게 한 후 원격지원을 시연했습니다. 이 과정에서 스미스는 고프로 카메라로 찍은 화면과 구글 글라스를 통해 보는 영상 사이에 1-2초의 지연이 발생함을 발견했습니다. 마이클은 이 지연이 먼 거리에서 화상통화를 연결하는 과정에서 발생하는 것으로 생각하고 어쩔 수 없다고 생각해 왔지만, 통화 연결 전의 카메라 테스트 영상에서도 지연이 발생함을 확인했습니다. 스미스는 이 부분을 개선하는 기술이 특허에 포함되면 보다 좋은 특허가 될 수 있다고 조언했습니다.
마이클은 해결책을 생각하던 중, 이미 핸디맨 서비스 현장에서 벽 안쪽이나 파이프 내부 등을 촬영하는 용도로 활용하고 있는 내시경 카메라는 스마트폰에 유선 연결하게 되므로 지연이 발생하지 않는다는 점을 떠올렸습니다. 유선 카메라와 스마트폰을 연결하고, 구글 글라스와 스마트폰을 싱크하니 지연이 없을 뿐 아니라 카메라가 더 작아서 작업자에게 편의성이 증가했습니다. 게다가 내시경 카메라에는 조명이 기본 장착되어 있고 매우 작아서 휴대 및 사용이 편리했습니다. 물론 아직까지 카메라로 촬영한 화면을 작업자가 전체화면으로 볼 수 없었지만 그 외에는 모든 원하던 조건을 충족시켰습니다.
스미스는 이 개선된 발명에 대하여 내시경 (유선 카메라), 스마트폰, 화상채팅 앱, 구글 글라스(웨어러블) 4가지 요소가 특허에 들어가면 이후 경쟁업체에서 기술개발을 통해 영상에 지연이 발생하지 않는 무선 카메라를 개발하여 특허침해를 회피할 수 있다고 조언합니다. 하지만 마이클은 무선 카메라의 경우 무게가 무거워지고 충전이 필요할 뿐 아니라, 손에 장착할 경우 작업자의 피로도를 증가시킬 수 있어, 유선 카메라가 더 경쟁력이 있다고 보았습니다.
따라서, 오히려 유선 카메라와 스마트폰 사이의 연결이 작업에 방해되지 않도록 스마트폰과 카메라와의 연결 코드를 팔에 고정하는 장치를 특허에 추가하기를 원했습니다. 스미스는 추가하는 것은 좋지만, 발명의 실시에 꼭 필요한 요소로 포함시키지는 않고, 그 확장 가능성만 포함하는 것이 좋겠다고 조언했습니다. 이 부분에 있어서 마이클은 그 차이가 잘 이해가지 않았지만 어쨌든 팔에 고정하는 장치 또한 특허로 보호가 된다는 스미스의 말을 믿고 따르기로 결정합니다.
출원 이후 투자자 및 파트너와의 관계
특허 출원을 한 후 조금 여유가 생긴 마이클은, 자신이 개발한 원격지원시스템을 공개하고 시장성을 판단하기 위해 핸디맨 트레이드 쇼에 참석했습니다. 여러 핸디맨 및 관련 업체 앞에서 시스템을 시연하자 반응이 뜨거웠습니다. ‘어디서 살 수 있는지’, ‘얼마에 살 수 있는지’ 묻는 동업자(핸디맨, 수리공 등)들부터 시작해서 ‘특허는 나 있는지’, ‘기술 이전이나 제휴 등으로 협업해 볼 생각이 있는지’를 묻는 업체까지, 예상 외의 적극적인 반응에 놀라게 됩니다.
마이클은 일단 생각을 정리할 필요를 느끼고, 업체와는 명함을 교환하고, 제품 출시를 준비 중이라며 앞으로 자신의 비즈니스 웹사이트를 확인해 달라고 부탁했습니다.
스미스에게 위와 같은 희소식을 전하자, 스미스도 반가워하며 주로 어떤 업체들이 접촉을 해 왔는지 물었습니다. 업체의 리스트를 공유한 뒤, 각 업체들이 어느 정도 규모이고, 어떤 사업을 진행하고 있는 지, 현재 어떤 기술을 보유하고 있는지 등을 검토하기 시작했습니다.
그러던 중 접촉했던 업체 가운데 소프트웨어 스타트업 “핸디익스프레스”가 있음을 발견합니다. 이 업체는 핸디맨들이 작업 현장에서 손쉽게 부품이나 작업도구 등을 주문하도록 돕는 앱을 개발하고 있는 업체로, 스마트폰 카메라를 통해 모델넘버, 부품의 모양 등을 인식해, 해당 제품의 재고를 가지고 있는 판매업체와의 통화/채팅을 연결, 주문을 할 수 있도록 하고, 방문 구입을 원할 경우 위치정보 시스템을 이용해 가장 가까운 판매처를 안내하는 등의 기능을 통합하여 제공하는 것을 목표로 하고 있었습니다.
마이클에게는 핸디맨 현장과 하드웨어적인 지식만 있고, 핸디익스프레스는 이러한 지식은 결여한 IT 전문 업체이다 보니 이 둘 사이에 협업이 가능해 보였습니다. 다만 두 업체 모두 투자여력이 없기 때문에 하드웨어까지 통합한 제품을 선보이기 위해서는 투자가 꼭 필요한 상황이였습니다. 다행히 핸디익스프레스는 스타트업 답게 지재권 포트폴리오를 포함해 투자를 받기 위한 준비가 어느정도 되어 있었기 때문에, 마이클의 특허와 그의 노하우까지 포함시켜 투자유치를 노려보기로 합니다.
스미스는 특허 전문가로써 투자, 창업에 대해서는 말을 아꼈지만, 투자자들을 찾아가기 전 상호 간의 향후 사업적 상호 이해를 문서화 해두기를 조언합니다. 빠른 진행을 희망하는 마이클과 핸디익스프레스 모두 약간의 저항감을 느꼈지만, 그래도 마이클이 스미스의 말에 일리가 있다 생각해 협의를 요청한 결과, 생각보다 이견이 많고 합의에 어려움이 있음을 깨닫게 됩니다.
첫째로 수익 분배에 있어, 핸디익스프레스는 해당 원격지원시스템 “장치의 판매액” 일정 비율을 로열티로 지급하기를 원했습니다. 헌데 스미스의 조언에 따르면, 핸디익스프레스는 고객 및 시장 확보가 우선이고, 수익은 이후 앱을 통한 부품 판매 중개, 기타 광고 수입 등으로 얻을 수 있기 때문에 장치는 비교적 헐값으로 판매할 가능성이 높다며 반대했습니다. 따라서, 마이클은 핸디익스프레스 “전체 매출”의 일정비율을 로열티로 요구했습니다.
둘째로 지재권 관리에 있어, 핸디익스프레스는 스타트업인 자신들의 IP 포트폴리오에 마이클의 특허를 포함시켜 함께 관리하는 것이 효율적이고 투자 유치에도 유리함을 주장했지만, 스미스는 해당 특허권을 넘긴 다면 이후 특허의 활용이나 특허권 행사에 마이클이 전혀 관여할 수 없음을 이유로 반대했습니다. 만약 특허권을 양도하게 된다면, 반드시 핸디익스프레스의 의사결정권 지분을 대가로 받아야 함을 강조했습니다.
결국 특허의 소유권은 마이클이 그대로 갖고, 장치 판매 시 제조원가에 최소 20%의 부가가치를 더해 판매해야 함을 약속하는 조건으로 “장치 판매액”의 10%를 로열티로 받기로 했습니다. 추가로, 핸디익스프레스에서 마이클의 특허를 사용할 수 있는 권리는 2년으로 한정하고, 이후 자동 갱신이 아닌 완전히 새롭게 협의를 하는 것으로 타협을 봤습니다.
특허 심사의 전략적 지연
투자를 유치하는 동안에도 제반기술에 대한 특허권을 더 공고히 해야 할 필요가 있다는 스미스의 조언에 따라, 작업자에게 방해가 되지 않도록 스마트폰과 내시경 카메라를 팔에 부착하는 방식에 관한 특허, 구글 글라스 등의 웨어러블 장치가 스마트폰 없이 작동할 미래에 대비하여 내시경 카메라와 구글 글라스, 화상채팅 앱 만으로 작동할 수 있는 시스템에 대비한 특허를 추가로 출원했고, 핸디익스프레스와의 공동연구를 통해 작업 현장에서의 원격지원에 최적화 된 전용 화상채팅 앱에 대한 특허에도 이름을 올렸습니다.
이후 한 투자자가 최종 결정에 앞서 타사의 특허에 대한 검토를 실시할 것을 요구했고, 이에 따라 마이클의 원격지원시스템이 제3자의 특허를 침해하지는 않는지를 확인하는 FTO 검토를 진행했습니다. 다행히 FTO 검토는 긍정적으로 결론이 났고, 핸디익스프레스 지분 15%를 대가로 십만불 상당의 투자를 유치, 하드웨어 제작에 들어갔습니다. 다만, 마이클이 특허 소유권을 유지하는 대가로 해당 특허의 취득 및 유지 관련 비용은 마이클이 개인 부담하기로 했기 때문에, 마이클로써는 심사를 최대한 늦추어서 비용 발생을 줄이기를 희망했습니다.
따라서, 특허 1차 거절이 발생하자 스미스는 심사관과의 인터뷰는 요청하지 않고, 모든 실질 거절 사유에 대해 반박하고, 일부 행정적인 거절 사유에 대해서만 심사관의 의견에 따르는 의견서를 제출했습니다. 이후 일부 시제작된 제품으로 소프트웨어의 베타테스트를 마치고 출시일을 결정한 상태에서 2차 (최종) 거절이 됐습니다. 심사결과가 거의 바뀌지 않았지만, 스미스는 이미 예상이 되었던 상황이라며 마이클을 안심시켰고, 최종 거절에 대한 의견이 받아들여지지 않더라도 추가 심사를 청구할 수 있다며, 아직 제품 출시 및 판매가 진행되지 않았으므로 좀 더 상황을 살펴보고 전략을 결정할 것을 권유했습니다. 따라서, 2차 거절의 의견서 제출 기한을 꽉 채우기 위해 기다리기로 합니다.
이 다음의 이야기는 여러분의 상상에 맡기고 싶습니다.
사실 많은 발명이 세상의 빛을 보지 못하고 그냥 아이디어 단계에서 끝나거나, 초기 생산 후 노블티 아이템으로 전락하거나, 반응은 좋았지만 마케팅에 실패하여 그저 그런 아이템으로 연명하다가 결국 특허가 만료된 후 대기업에서 제품을 출시해 큰 수익을 거두기도 합니다.
특히 발명으로 기존에 없던 시장을 만들어 내야 하는 경우, 리스크가 크기 때문에 투자 자본에 의지하는 경우가 많습니다. 하지만 투자를 받으려고 하면 역설적으로 특허가 필요한 경우가 많아서, 특허 비용이 초기 창업 비용에 큰 비중을 차지하게 됩니다. 반면에 실제로 특허가 세상의 빛을 보고 매출이 발생하기 시작하면, 출원 이후의 비용 즉, 심사, 등록, 유지 등에 관련 된 비용은 오히려 큰 부담이 되지 않습니다.
무슨 일이든 시작이 중요하듯, 최초 출원 시 잘못된 부분은 나중에 이를 보완하거나 내용을 추가하는 것이 힘들어집니다. 특히, 출원 이후에 발명에 더해진 개선사항이나 때로 최초 출원 시 누락된 내용이 있으면 신규 출원이 필요하고 우선권 날짜도 신규 출원일이 기준이 됩니다. 우선권 날짜는 발명의 신규성을 판단하는 기준일이 되기 때문에, 더러는 남의 아이디어를 베낀 사람에게 중요한 특허권을 뺏기는 경우도 발생할 수 있습니다.
결국 가장 자금이 부족할 때 결정한 특허의 내용이 그 후 투자를 유치하고, 이후 지속적으로 경쟁 업체의 진입을 저지하고 경쟁력을 키우는데 큰 역할을 하게 됩니다.
사업 중반 이후의 대비
제 경험으로 볼때 미국 시장에서의 성공은 시작 단계에서는 마케팅이, 중반 이후 부터는 지재권이 중요합니다. 예를 들어, 반짝 매출을 노리고 치고 빠지는 전략이라면 특허에 투자할 필요가 없을 수도 있습니다. 하지만, 시장 지배력을 유지하면서 경쟁업체와의 격차를 만들고 일류 기업으로 성장해 나가는 장기적인 계획이 있다면 사업 초기 단계부터 미리 특허에 관심을 가지시기 바랍니다.
You may be able to move the USPTO to expunge or cancel a trademark registration for not being commercially used in the U.S.
What is Expungement (and Reexamination) of Trademark Registration?
Virtually anyone can petition for an expungement of a registered trademark with the evidence of record supporting that the registered mark has never been used in commerce on or in connection with some or all of the goods and/or services recited in the registration.
Similarly, for registered marks that were not used at the time of filing or by the time provided for statement of alleged use, a petition for a reexamination can be filed with the corresponding evidence.
Either one is an ex parte proceeding before the USPTO, meaning once you establish that there is a prima facie case of non-use (see below), the registrant will need to prove otherwise.
Eligible period?
The registration should be in between 3 and 10 years from the date of registration. However, till December 27, 2023, you can file for an expungement proceeding for a registration that is at least 3 years old, regardless of the 10-year limit.
What is a prima facie case?
It’s a legal term of art that requires a working knowledge regarding burden of proof in a legal proceeding. The more important thing is how to establish a prima facie case.
When you file a petition for an expungement or reexamination you must include evidence as follows:
a. The elements of the reasonable investigation of nonuse conducted, as defined under § 2.91(d), where for each source of information relied upon, the statement includes a description of how and when the searches were conducted and what the searches disclosed; and
b. A concise factual statement of the relevant basis for the petition, including any additional facts that support the allegation of nonuse of the mark in commerce on or in connection with the goods and services as specified in § 2.91(a);
A clear and legible copy of all documentary evidence supporting a prima facie case of nonuse of the mark in commerce and an itemized index of such evidence.
What can be used as evidence?
As set forth in § 2.91(d)(2), appropriate sources of evidence and information for a reasonable investigation may include, but are not limited to:
State and Federal trademark records;
internet websites and other media likely to or believed to be owned or controlled by the registrant;
internet websites, other online media, and publications where the relevant goods and/or services likely would be advertised or offered for sale;
Print sources and web pages likely to contain reviews or discussions of the relevant goods and/or services;
• Records of filings made with or of actions taken by any State or Federal business registration or regulatory agency;
The registrant’s marketplace activities, including, for example, any attempts to contact the registrant or purchase the relevant goods and/or services;
Records of litigation or administrative proceedings reasonably likely to contain evidence bearing on the registrant’s use or nonuse of the registered mark; and
Any other reasonably accessible source with information establishing that the mark was never in use in commerce (expungement), or was not in use in commerce as of the relevant date (reexamination), on or in connection with the relevant goods and/or services.
Notes
If you find a trademark registration that blocks your trademark’s registration or simply in the way of your commercial utilization of the trademark, it is definitely worth a look to see if the registration was legitimate and valid.
Also, the ex parte proceedings can be an effective way to respond to any claims against your trademark use or application based on a previous trademark registration, including a letter of protest, a TTAB opposition proceeding, and other legal disputes. The ex parte proceedings will suspend any actions before the USPTO and the TTAB.
US News Best Law School 랭킹, 얼마나 중요하고 어떻게 받아들이면 좋을까?
ABA Approved Schools
미국에는 ABA (American Bar Association, 전미 변호사 협회) 의 평가 및 인정 (accredited and approved) 을 받은 로스쿨이 약 200여개 있습니다. 이들 로스쿨을 졸업하면 취득하는 법학박사(JD) 학위 하나로 미 50개주 + DC 의 모든 state bar (주별 변호사 시험) 응시자격을 얻게 됩니다.
평균을 내면 주별로 4개 정도이지만, 사실 알라스카와 같은 주는 로스쿨이 아예 없고, 캘리포니아 같이 사람이 많이 사는 주는 20개가 넘는 로스쿨이 있습니다.
여기에 학교가 위치한 주 (혹은 인접 지역까지) 에서만 변호사가 될 수 있는 학위를 수여하는 로스쿨(주 인가)이 20-30개 있는데, 아무래도 특정 주에서만 학위를 인정 받는다는 것은 큰 제약이 됩니다.
미국 변호사의 대부분은 ABA approved (예전에는 accredited 라고 함) 로스쿨에서 JD 를 취득하고, 하나 이상의 주에서 state bar exam 을 통과한 사람이라고 생각하면 됩니다.
고로, 미국 변호사 채용 시 항상 볼 수 있는 기본 요건 2가지는 (1) JD from an ABA accredited law school and (2) admitted to practice law in [STATE] 입니다.
US News Best Law Schools
US News 에서는 매년 자체적으로 로스쿨의 순위를 매겨 발표 합니다. 이 순위는 본래 지원자들의 학교 선택을 돕기 위해 마련한 지표이지만 실제 이 순위는 입학 지원자의 학부 성적이나 졸업률, 법조계에서의 학교에 대한 평가, 졸업생들의 취업률 등을 반영하기 때문에 단순히 지원자 간 뿐 아니라 로스쿨 들도 촉각을 곤두세우는 중요한 지표입니다.
Simply the best schools (T-14)
가장 상위권이라 볼 수 있는 Top 14 (혹은 20위권, 아무래도 매년 순위 변동이 있음) 에 속하는 누구나 인정하는 최고의 명문들이 있습니다. 정확히 어떤 학교들이 이 그룹에 속하는지 이견이 있을 수 있고, 몇 개의 학교인지도 이견이 있지만, 이들은 매년 거의 예외없이 20위 권에서 머무는 프로그램들 입니다.
하버드, 예일, 스탠포드, NYU, University of Chicago 와 같은 학교들이 이 그룹에 속하며, 굳이 한국과 비교하면 SKY 라고 불리우는 서울, 고려, 연세 대학교의 위상과 비슷하다고 생각하시면 됩니다.
미 전역의 어느 로스쿨에 가도 이들 학교 출신의 교수님들이 많은 것은 물론이고, 저명한 법학자나 항소 법원 판사, 대형 로펌 파트너 변호사 등에 이들 학교 출신이 많습니다.
이러한 학교들은 워낙 전국에서 지원자들이 몰리기 때문에 의외로 해당 지역 출신 학생이 많지 않고, 졸업 후에 자신의 출신 지역으로 돌아가는 학생이 많아 전국적인 지명도가 유지되는, 선 순환이 이루어지고 있습니다.
이 그룹에서는 학교별로 특성과 분위기, 인재상에 큰 차이가 있으므로 이를 잘 살펴서 자신이 원할 뿐 아니라, 학교에서도 자신을 원할 것이라는 확신을 가졌을 때 지원하는 것이 좋습니다.
Top schools (20-100)
다음으로 누구나 이름을 들으면 알만한 학교이며, 교육, 연구 측면에서 수준을 인정 받는 로스쿨로 인정 받는 학교들이 있습니다. 때로는, 해당 주 혹은 지역에서는 손에 꼽는 명문으로 꼽히기도 하지만, 다른 주에 나가면 무게감이 떨어질 수 있는 학교들입니다.
예를 들어, Emory University 같은 학교는 남동부의 하버드라고 불리우기도 하고, 조지아에서는 최고의 명문이지만, 아직까지 20위권의 엘리트 프로그램들과 비교하면 조금 부족한 느낌입니다. 하지만 50개의 주가 각자의 법률 시스템을 갖고 있기에 당연히 주마다 “서울대”가 있겠죠. 적어도 조지아에서는 University of Georgia (UGA) 와 더불어 Emory University 가 최고의 명문임이 틀림 없습니다.
참고로 Emory 는 사립(하버드와 마찬가지)이고 UGA 는 주립(공립, public)입니다. 사람이 적은 주의 경우 Emory University와 같은 명문 사립은 없거나 있더라도 소규모라 로스쿨이 없는 경우가 많습니다. 이처럼 각 주에는 보통 가장 큰 주립대학 University of [STATE] 이 있어 그 주에서는 최고의 수재들이 모인다는 느낌이고, 추가로 한국의 연고대에 해당하는 사립 명문이 있기 마련입니다. 이런 대학들은 해당 주에서는 거의 20위권의 최상위 대학과 비견할 만 합니다.
물론 캘리포니아나 텍사스의 주립대(UCLA & Univ. of Texas) 등은 앞에서 소개한 최상위 그룹에 속하지만, 그 외 주립대들은 어느정도 지역색이 있고, 해당 지역 출신 학생이 많아, 졸업생도 그 주에 머무르는 경우가 많고, 따라서 타 주에서는 졸업생 네트워크가 약한 편입니다.
항상 University of STATE 와 STATE State University 가 있어 헷갈릴 수 있는데, 예를 들어, University of Georgia (“UGA”) 는 조지아 주의 가장 큰 주립대로 Athens 이라는 college town (대학을 중심으로 발전한 지방 도시) 에 위치하고 있고, Georgia State University (“GSU”) 는 조지아 주도인 아틀란타에 위치합니다. 통상 한국에서 미국 주립대 하면 생각하는 학교는 지방에 위치한 UGA입니다. 캠퍼스도 크고 아름다우며, 역사나 재정면에서도 더 낫다고 보시면 됩니다. 굳이 비교하자면, 로스쿨은 보통 역사와 전통을 중시 여기는 경우가 많아, 통상 STATE State University (e.g. GSU) 보다는 University of STATE (e.g. UGA) 가 상위에 랭크되어 있습니다.
이 그룹 안에서는 몇 단계의 랭크 차이보다는 자신이 공부를 하고 졸업 후 일을 하고 싶은 지역의 학교를 선택하는 것이 좋다고 봅니다. 당연히 30위 학교와 80위 학교는 인지도나 여러가지 면에서 큰 차이가 있지만, 30위 학교를 졸업하고 80위 학교가 위치한 지역에서 취업을 하려고 하면 오히려 80위 학교 출신이 유리할 수 있습니다. (게다가 30위-80위 정도 차이면 분명 80위 학교에서는 장학금 제안이 있을 가능성이 높습니다.)
License School (100-)
학위를 따서 변호사 “자격”을 취득하는 것이 유일한 목표라면 오히려 이런 학교들이 유리할 수 있습니다. 물론 ABA에서 요구하는 최소한의 학문적 소양도 갖추게 되겠지만, 아무래도 궁극적으로 변호사 시험 (bar exam) 을 통과시키는 것이 중요해지다 보니 수업도 시험에 나올 것에 집중하게 되고, 취업률을 높이기 위한 여러가지 교육, 상담 등이 잘 이루어질 수 있습니다.*
*사실 로스쿨 JD 학위 자체가 Professional Doctorate (PhD 와 구분됨) 로써 실무적인 부분이 주가 되어야 하므로, 어찌보면 본래의 의미에 더 충실하다고 할 수 있습니다.
참고로 100위 이상 학교 중에는 일시적으로 순위가 하락한 학교, 새로 설립되어 아직 순위가 상승중인 학교, 애초에 자격 취득을 목표로 하는 교육시설로 누구든 입학할 기회를 주는 학교 등 여러 종류의 학교들이 혼재합니다. 때로는 불과 몇년 사이에 100위권 밖의 학교가 80위권 이내로 진입할 수 있고, 그 반대도 가능하다는 사실 꼭 염두에 두시기 바랍니다.
이상은 로스쿨을 졸업하고 변호사로 10여년 일하면서 느낀 제 개인적인 생각입니다. 다만, 로스쿨에 들어가기 전에 이런 이야기를 해주는 사람이 있었더라면 좋았을 걸 하는 생각이 들어 적어 봅니다.
USPTO의 전자출원 시스템(TEAS)을 이용하면 누구나 30분 정도면 출원을 마칠 수 있습니다.
my.USPTO.gov 계정을 만들고, ID.me 를 통해 본인인증을 마친 후, 소유권자 정보, 상표, 제품/서비스 정보 등을 입력(참고: 미국 상표—DIY로 직접 출원 – IPfever)하고, 온라인 결제를 마치면 출원이 완료되고, 즉석에서 출원번호(US Serial No.)와 함께 접수증이 발급됩니다.
참고로, MyUSPTO 는 이메일 주소만 있으면 쉽게 가입이 가능한 반면, ID.me 는 미국 신분증과 미국 연락처로 인증이 필요합니다.
*문제는 30분의 시간만 들여 출원을 했을 때, 1차 거절될 가능성이 매우 높다는 것입니다.
주로 기재 내용이나 제출한 자료가 부족하거나 부적합한 내용을 지적하고 이를 어떻게 고쳐야 할지에 대한 일반적인 안내를 (때로 수정 방안을 제시하기도 함) 하는 것이 1차 거절 통지문 (Office Action) 입니다.
우선 1차 거절이 되면 심사기간이 최소 몇개월 추가되고, 1차 거절에 대한 대응이 적절히 이루어지지 않으면 최종 거절되어 등록에 실패할 수 있습니다.
아무래도 업체를 이용하면 시간은 절약이 되지만, 비용이 저렴하다는 건 결국 업체에서도 시간을 많이 쓰지 않는 다는 뜻이고, 결국은 혼자서 많은 시간을 쓴것 만도 못한 결과가 됩니다.
본인 시간 투자
출원 비용
1차 거절 가능성
본인 명의
30분
$50 + $250 /class
높음
변호사 명의
30분
$200 + $250 /class
높음
참고로, 로펌(변호사)이 아닌 업체인 “대행업체”로는 대표적으로 (1) 불법 법률 서비스 (unauthorized practice of law), (2) 소개/알선 서비스 (온라인 플랫폼을 제공하고 법률 서비스는 불특정 혹은 선택한 변호사에게 위탁), 그리고 (3) 위 1, 2의 혼합이 있습니다.
(2)는 feverr. 같은 플랫폼이 유명한데, 실제 서비스를 제공하는 사람이 그 서비스 범위나 방식을 결정하므로, 각 서비스 별로 차이가 있을 수 있습니다. 따라서, 아래 내용은 주로 (1)과 (3)의 유형 그리고 (2)에서 제공하는 서비스의 대부분을 기준으로 한다고 보시면 됩니다.
대행업체는 주로 출원서 작성을 돕는 역할을 합니다.
대행업체는 웹사이트 혹은 전화를 통해 신상정보와 상표정보를 수집하고, 이를 토대로 출원서가 자동으로 준비되면,
(상표 소유권자가 미국내 거주할 경우) 업체 직원 혹은 변호사가
(상표 소유권자가 해외에 거주할 경우) 변호사가
USPTO 에 정식으로 제출하게 됩니다.
위 미국 내 출원일 경우, 반드시 변호사가 제출할 의무가 없으므로 직원이 검토 후 제출할 수 있고,
이 경우에는 출원서가 본인(상표권 소유자) 명의(signatory)로 서명됩니다.
본인 이름과 함께 Owner (혹은 회사명의로 출원 시 Authorized Representative 등) 로 표시 됩니다.
반면에 변호사가 제출하게 되면 아래와 같이 변호사 명의(attorney of record)로 출원 됩니다.
일단 변호사 이름이 서류상에 등장하는 것 만으로도 대행비용이 높아지게 되지만 (약 $150 정도), 이미 출원서가 작성된 상태에서는 실질적인 법률적 자문이나 상담은 불가능하므로 진정한 의미에서의 법률서비스(아래 3. 로펌 참고)는 아니라고 볼 수 있습니다.
참고로, 많은 대행업체가 약 2년이 지나면 사라지고 새로운 업체가 등장하는데, 특허청 심사 주기가 한번 (출원>심사>1차거절>최종거절; 약 2년) 지나면 민원, 신고, 악평, 신용카드 결제취소 등 때문에 정상적인 영업이 불가능하기 때문으로 보입니다. 따라서, 업체의 존속기간을 살피시는 것이 중요할 수 있습니다.
대행업체를 이용할 경우, USPTO의 전자출원 시스템 보다는 훨씬 나은 편의 기능을 가지고 있기 때문에 어느정도 노력과 사소한 실수를 줄여줄 수 있기는 하지만, 정말 큰 실수 (상표 자체가 부적절하거나 상품에 잘못 사용하는 경우 등) 는 방지하지 못합니다.
또한 대부분의 업체에서 1차 거절 대응은 제3의 변호사를 소개하는 방식으로 진행하기 때문에, 그다지 비용 절감 효과는 없다고 보여지고, 오히려 간단한 케이스임에도 어렵게 돌아가게 되는 경우를 자주 목격하게 됩니다.
결국, 운이 좋으면 총 비용 $300 정도로 상표 등록을 마칠 수 있지만, 그렇지 않은 경우도 많으므로 주의가 필요합니다.
3. 로펌 (변호사)
여기서는 로펌, 파트너쉽, 변호사 사무소 등 어디에 속하느냐를 불문하고, 변호사를 직접 고용(위임계약 체결)하는 경우를 말합니다.
거꾸로 말하면, 어떤 업체이든 대표 변호사의 이름이 명기되어 있지 않다면 불법업체이거나 직접 법률서비스를 제공하지 않는 업체입니다.
따라서, 업무를 시작하기 앞서 체결하는 위임 계약에 담당/책임 변호사의 이름이 적혀 있어야 정상적인 법률 서비스라고 볼 수 있습니다.
변호사는 출원을 준비하기에 앞서 상표를 언제, 어떤 형태로, 어떤 유형으로 출원해야 좋을지 대한 상담부터 진행합니다.
결국 “등록을 목적으로 서류를 준비하는 작업 (출원서 작성)” 보다는 “어떤 방향으로 등록해야 좋을 지 결정하는 과정 (출원 전 상담 및 자문)” 에 큰 비중을 두게 됩니다.
이러한 결정에 상담과 자문이 필요하고, 상담 결과에 따라 바로 상표를 출원하는 것보다 미루는 것이 유리할 때도, 아예 출원하지 않는 것이 좋을 때도, 때로는 상표를 변경해야 하거나 사업계획 전반을 수정해야 할 필요도 있습니다.
*물론, 역으로 1차 거절 가능성이 높더라도 그대로 출원을 강행해야 할 경우도 있습니다. 이런 경우에는 사전에 그 가능성과 대처 방안 및 예상 비용을 미리 충분히 상의하는 것이 중요합니다.
그렇기 때문에 미리 비용을 정해 두고 일을 시작하기는 어렵습니다.
물론, 일부 로펌에서 평균 비용보다 크게 높은 비용(약 $2,000)을 책정하여 정액으로 수임하는 경우도 있다고 들었지만, 이 경우에는 1차 거절이 날 경우에도 추가 비용 없이 끝까지 책임지는지, 최종 거절이 될 경우 얼마나 환급 받을 수 있는 지 등을 꼼꼼히 따져보셔야 합니다.
의외로 많은 경우에 총 $700 이하의 비용으로 등록까지 가능합니다.
예를 들어, 주로 소규모인 신생 업체는 1차 거절 가능성을 줄여서 빠른 시간안에 추가 비용 없이 등록을 마치는 것이 가장 중요할 때가 많습니다.
이런 경우에는 적절한 자문과 상담을 통해 만전을 기하면 (상표 자체를 변경, 등록 형태를 변경, 비용 효율적인 방식을 선택 등) 95% 이상의 확률로, 1차 거절 없이 한번에 심사를 통과하고, $700 이하의 총 비용(관납비 포함 출원부터 등록까지)으로 등록까지 마치는 것도 충분히 가능합니다.
의류나 장식품, 그리고 생활용품의 디자인 중 큰 비중을 차지하는 것으로 패턴이나 무늬, 장식 등이 있습니다. 이러한 디자인은 예술적인 가치 뿐 아니라 상품의 심미적 가치를 증대시키고, 자연히 가격에 큰 영향을 미치기 때문에 상업적으로 매우 가치가 있는 지적재산권이라 할 수 있습니다.
이러한 디자인을 어렵게 만들어서 상업적 성공을 거두었을 때, 곧장 다른 경쟁업체에서 베껴서 그대로 사용한다면 공정한 경쟁이라 할 수 없겠죠. 따라서 법적으로 대응할 수 있는 수단도 다양하고, 각각 상호 보완적인 부분이 있어서 모두 고려해 보실 필요가 있습니다.
1. 저작권 (Copyright)
디자인을 예술적 창조물로 보고, 이를 저작권자의 동의 없이 무단으로 복제한 업체를 대상으로 소송을 제기할 수 있습니다. 간단히 디자인을 사진으로 찍어 U.S. Copyright Office 에 접수해서 저작권 등록을 마칠 수 있고, 등록에 의거 소송을 제기할 수 있습니다. 하지만 소송이 유일한 문제 해결 방법이라는 점이 단점입니다.
좋은 상표 소송 변호사를 찾는 것이 관건입니다.
2. 특허 (Patent)
새롭고 진보한 디자인으로 정부의 인정을 받으면 (즉, 특허 등록이 되면) 강력한 권리가 됩니다. 행정적인 수입 금지 조치 뿐 아니라, 소송을 통해 손해액의 최대 3배까지 회수할 수 있습니다. 등록까지 수년 소요되고, 같은 무늬라도 제품의 종류와 형상이 달라지면 추가적인 특허 출원이 필요할 수 있다는 단점이 있습니다.
특허 등록만으로도 많은 비용이 발생하므로 장기간 많은 매출이 발생할 경우에만 효율적입니다.
3. 상표 (Trademark)
디자인의 전체 혹은 일부를 브랜드로 인식(예: 루이비통 체크 패턴)할 만큼 인지도와 독특성이 있다는 전제 하에 디자인 자체를 상표 (trademark) 라고 볼 수 있습니다. 상표를 등록하려면 10-11개월 정도 소요되지만, 소송은 등록여부와 상관 없이 언제든 가능합니다. 일단 상표 등록이 되면 권리가 좀 더 확실해 질 뿐 아니라, 증명이 쉽고, 관세청을 통한 수입 금지 등 행정조치도 가능합니다.
당장 꼭 소송까지 갈 의사가 없더라도, 해당 디자인을 1년 이상 사용하실 계획일 경우 상표 등록해두는 것이 좋습니다.
