When you go through a TEAS application, you will be required to assign an acceptable identification of goods/services for your trademark. In doing so, you will be (sometimes unknowingly) assigning an international class as well. Find out what are these and how to choose them.
International Classes & Acceptable Identifications of Goods or Services
These are two separate systems of categorizing goods and services. As you probably know by now, a trademark (or servicemark) cannot exist without an associated good or service. In other words, you cannot claim a phrase like “Your Favorite Snarky Joe” alone as a trademark. When you make and sell t-shirts printed with the wording “Your Favorite Snarky Joe”, you can stop others from selling T-shirts with the same print. That’s how trademark works.
Naturally, when you file a trademark application (or TEAS) for your brand with the USPTO, you need to provide a list of goods/services your brand sells/offers (or plan to do so) in the U.S. market. An option is to search something called “ID Manual” that has a list of goods/services. For your information, they are called “acceptable identification” because they are pre-approved for use in trademark registration. In fact, you are required to choose exclusively from the ID Manual if you want to qualify for TEAS plus, which is at least $50 cheaper to file.
It’s “at least” $50 cheaper because application fees are calculated based on how many International Classes you have. In the ID Manual, you will see a three-digit number with a heading “Class” next to each item. That’s short for International Class, and it’s international because representatives of many countries met in Nice and agreed to have a common classification system for trademark. There are only 45 Classes, each encompassing a wide range of goods or services. For example, Class 1 includes various chemicals for industrial and commercial purposes such as
sensitized paper;
tyre repairing compositions;
salt for preserving, other than for foodstuffs;
certain additives for use in the food industry, for example, pectin, lecithin, enzymes and chemical preservatives;
certain ingredients for use in the manufacture of cosmetics and pharmaceuticals, for example, vitamins, preservatives and antioxidants;
certain filtering materials, for example, mineral substances, vegetable substances and ceramic materials in particulate form.
In many cases, all of goods/services you sell/offer will belong to a single Class. If that’s the case, it does not matter how many goods/services you include in your application. The application fee stays the same. However, if your goods/services span over two Classes, you will pay double the application fee (which is $250 as of 2022). Three Classes, then triple the amount. If you cannot find a suitable description of your good/service in the ID Manual for your goods/services, you will have to opt out of TEAS plus and simply type up a description in your own words. For the $50 extra fee, the USPTO will examine whether it’s an acceptable identification or not.
Which is better: Over- or under-inclusive of goods/services?
If you are already selling/offering the goods/services in the U.S. market, obviously there is no reason to be over-inclusive. To include goods/service planned for future, you will have to file a separate intent-to-use (“ITU”) application for those items. But if you are filing for a trademark that is not currently in use in the U.S. (i.e. filing an ITU application), it may be tempting for you to include as many goods/services as possible. As long as they all belong to a Class, you pay the same, right?
You should not include more than those you firmly plan to sell or offer in the U.S. because you are required to prove that you are currently selling or offering all goods/services listed in your registration at all times. To explain further, although you only need to submit a single specimen for an entire Class in your application and most likely throughout the registration process, the USPTO can always ask for more later. In fact, they do periodical audits to carve out trademarks that are no longer in use.
On the other hand, when your goods/services span over multiple Classes, you might consider going under-inclusive. Many trademark DIY-ers have a tight budget, and application fees are the ultimate cost for them. So, having multiple Classes may need to be avoided at all costs. In this case, you should focus on your core business. The USPTO will almost always first reject an application if they find a registration with a similar trademark in the same Class. In terms of fending off your competitors, you should have your trademark registered in Classes where your competition happens.
If you’re worried that your competitors may have a similar or same trademark registered in a Class potentially competing with your interest in the future, you can either file an intent-to-use application preemptively or monitor USPTO Official Gazette that publish trademarks to be registered if not opposed. Filing a preemptive application will only work for a period of time because you will be required to submit proof of use within 6 months (can be extended up to 3 years) after the examination of the application is completed. And there are professional Gazette monitoring services, which can be highly efficient if you have a large trademark portfolio.
Although Classes and IDs are made by the USPTO for administrative purpose, they often make big differences in real-life outcomes and affect your legal rights in terms of enforcing your trademark right. Do spend time and double-check if you’re in doubt.
특허 출원은 자신만이 알고 있는 기술을 세상에 공개하는 대가로 일정기간 동안 독점권을 얻는 사회적 계약이라고 볼 수 있습니다. 기술 공유에 의한 공익과 독점이라는 사익의 균형을 잘 맞춰야 하는 만큼 그 심사에 시간과 비용이 많이 들고, 과정과 결과에도 큰 차이가 있습니다.
먼저 특허 출원 및 등록은 다음과 같은 순서로 진행됩니다.
1. 사전 검토 (Clearance)
제3자가 이미 원천 기술이나 유사 기술에 특허를 가지고 있지 않은지 살펴봅니다.
$0 – $10,000
2. 출원 접수 (Application)
특허 전략에 따라 잠정 혹은 본 출원 진행
$700 – $7,000
3. 심사 (Examination)
특허 권리의 범위를 결정하는 과정이며 사업적 필요에 따라 짧게도 길게도 가능합니다.
$0 – ?
4. 등록 (Issuance)
출원인/발명인의 소득 및 사업 규모, 기존 소유 특허의 갯수에 따라 약간의 차이가 있습니다.
관납비*만 발생 ($300 – $1,200)
5. 유지 (Maintenance)
마찬가지로 직접 관납비만 제출해도 되고, 특허의 지속기간 (20년) 동안 3번** 발생합니다. 매회차 마다 비용이 다른 관계로 우측에 연 평균 비용을 제시해 드립니다.
관납비만 발생 ($165 – $650)
*관납비(i.e. 관납료, 정부수수료, government fees, USPTO fees)는 미국의 특허 관할청인 USPTO 에 납부하는 수수료를 말합니다.
**3년, 7년, 11년이 되는 해에 유지 비용을 납부합니다.
특허가 정말 필요하신가요?
학교나 연구소 같이 연구가 목적인 곳에서는, 당장 사업 계획이 없더라도 일단 특허 출원을 검토하는 경우가 있습니다.
하지만 특허에 대해 직접 알아보시는 분들은 보통 반짝이는 사업 아이템이 있는데 다른 사람들이 그대로 베끼지 않을까 걱정을 하십니다. “이러저러한 사업을 시작하는데 특허를 받을 수 있는지?” 그리고 “비용은 얼마나 드는지?” 가 주로 하시는 질문입니다.
사실 이 질문에 대한 답변이 술술 나온다면 문제가 좀 있습니다. 제대로 된 답변을 위해서는 특허의 대상 뿐 아니라 관련 분야, 관련 시장, 향후 전망부터 시작하여 사업 목표 및 전략까지 고려해야 하기 때문입니다.
특허 최소 비용은?
이를테면 특허를 받는 목적이 “내 이름으로 특허장을 하나 받아 벽에 걸어 놓는 것이다”라면 아래와 같은 최소 비용을 계산해 볼 수 있습니다.
사전 검토는 생략해도 될 것이고, 개인의 생애 첫 발명인 경우 연소득이 $210k 가 넘지 않는 한 모든 관납료(USPTO fees)를 75% 할인 받기 때문에,
기술적/이론적 난이도에 따라 출원 접수에 $700-$2,500,
형식적인 1차 거절이 발생해도 인터뷰/반박/보정 서류 제출에 $500-$1,000,
출원 및 등록 시 관납비 $700 정도
총 $3,000 정도로 특허를 취득하는 것이 가능합니다.
참고로, 유지 비용을 납부하지 않더라도 특허가 취소되는 것은 아니고 특허 권리가 조기에 만료하는 것이므로, 특허로 수익을 낼 계획이 없다면 유지비를 납부하지 않아도 됩니다.
또한, 특허는 순수하게 사회적인 필요에 따라 만들어진 법적인 장치인 탓에 “특허가 무엇인지” 정확히 알고 계신 분이 드물고, 알더라도 “사업에 어떤 도움이 될 수 있는지” 비전문가가 판단하기도 어렵습니다.
특허의 대표적 용도
경쟁 업체의 시장 진입을 저지
유사 제품이나 서비스에 대해 법적인 제재
라이센싱을 통한 수입 발생
소비자에게 경쟁 제품과의 차별성이나 비교 우위를 광고
따라서, “어떤 목적으로 특허를 취득하는지“를 먼저 확실히 해야, 그 목적에 합당한 (즉, 원하는 결과를 얻을 수 있는) 특허를 취득할 수 있는지 여부, 또 그러한 특허를 취득하기 위해 비용은 얼마나 드는지 등을 따져 볼 수 있습니다.
특허 출원 전 꼭 고려할 사항
수익성 – 특허는 해당 장치나 방법으로 사업을 했을 때 발생하는 수익을 극대화하고, 투자 가치를 높이거나 객관화 하는 역할을 합니다. 결코 특허 취득이 자동으로 수익으로 연결되는 것은 아닙니다. 특허에 가치가 있으려면 수익의 실현이 가능해야 합니다. 즉, 제품/서비스를 팔 수 있어야 합니다.
시기 (타이밍) – 특허는 새로운 장치나 방법 등에 부여하는 권리이므로, 다른 사람들이 이미 알거나 사용하고 있지 않다는 전제가 필요합니다. 이미 해당 제품을 다른 나라에 특허 출원, 시연, 광고, 제조 및 판매하셨다면 반드시 1년 안에 출원이 이루어져야 합니다. 물론 가급적이면 공개 하기 전에 미리 출원하는 편이 좋습니다.
초기 자문 – 안타깝게도 특허 상담에는 딜레마가 있습니다. 큰 기업이 고객이 아닌 한, 특허는 단발성이 많기 때문에 특허 관련 서비스 제공자의 입장에서 수익을 따지면, 사업적 타당성, 특허 출원의 효율성 등은 고려하지 않고 “특허는 있으면 좋은 것”이라는 전제하에 자문하는 경우가 많습니다. 헌데 예산이 빠듯한 개인 발명가나 스타트업, 중소 규모의 사업체는 특허 취득의 당위성부터 검토하셔야 합니다.
업계/시장의 특성 – 예를 들어, 제품이나 서비스가 비교적 단순하고 수명이 짧은 경우, 소비자가 유사 제품을 구입하는데 큰 망설임이 없을 수 있습니다. 해외에 위치한 소규모 제조업자에게 법적 책임을 전가하는 것은 대단히 어렵기 때문에 결국 이런 경우 미국 내 판매자(e.g. Amazon sellers, eBay sellers)를 대상으로 특허권리를 행사해야 합니다. 헌데, 제품의 단가가 낮을수록 판매자가 개인 혹은 소규모 업체인 경우가 많아서, 결국 피해를 봐도 책임을 물 곳이 없는 경우가 많습니다.
특허 시나리오
특허 출원 시 고려할 점을 이 페이지에 모두 나열하고 논하기는 무리가 있기에, 가상의 시나리오를 통해 전체 흐름을 위주로 설명 드리고자 합니다.
개인 사업자 마이클의 발명 이야기
마이클은 지난 20여년간 미국 내 가정 및 비즈니스에 핸디맨(가정 내 크고 작은 수리, 유지, 보수 등의 용역) 서비스를 제공하는 베테랑 핸디맨입니다. 때에 따라 2-3명의 직원을 고용하고 있지만, 아무래도 난이도가 있거나 흔치 않은 문제가 발생하면 직접 나서야 하기에 아직까지도 현장 업무를 놓고 있지 않습니다.
마이클이 현장에서 가장 당혹스러운 때가 바로 작업공간이 협소한 곳에서 작은 부품을 분실하거나 파손하는 경우입니다. 부품의 구조나 작동 방식을 잘 알고 있다면 손끝의 감각에 집중해 미연에 방지할 수 있지만, 주로 숙련도가 떨어지는 직원들에게는 불가능한 일입니다.
말로는 아무리 설명해도 작은 부품이 어떻게 생겼고, 어떻게 동작하는지 정확히 전달하기가 어려운지라, 2인조로 일을 할 때에는 결국 마이클이 직접 소매를 걷어 부치는 일이 많은데, 이렇게 반복하다 보니 일의 효율이 떨어지고 직원들의 실력도 늘지 않는다는 걸 깨닫게 됐습니다.
이런 고민을 항상 마음 한 구석에 간직하던 마이클은 어느날 Google Glass (안경처럼 쓰는 웨어러블 장치)에 대한 광고를 보다가 손뼉을 탁 쳤습니다. ‘안경을 쓰는 것 만으로 눈 앞에 스마트폰과 같은 정보를 나오게 할 수 있다면 직원한테 이것만 씌우면 해결될 일이 아닌가?‘
좀 더 알아보고 궁리해 본 결과, 구글 글래스, 카메라 장치, 진단과 조언을 할 수 있는 메신져/화상전화 앱을 조합하면 앱을 통해 직원을 먼 곳에서도 카메라 영상을 통해 지시/감독하고, 직원은 좁고 어두운 공간에서도 카메라와 구글 글래스를 통해 시야를 확보하고 작업을 수월하게 진행할 수 있을 듯 했습니다.
마이클은 “어떻게든 있는 것으로 해결하는” 자신의 핸디맨 철학에 따라 소형 고프로 (GoPro) 카메라를 스카이프 (Skype) 앱에 연결해서 고프로 카메라를 좁은 작업 공간에 설치하고, 숙련된 기술자는 화상 전화로 고프로 카메라로 촬영한 영상을 보며 지시를 내리고, 현장에 있는 작업자는 구글 글래스를 통해 같은 영상을 보면서 자유롭게 손을 움직여 작업하는데 성공했습니다.
현장에 있는 고객들도 첨단 기술을 활용하고 있는 직원들에게 좋은 인상을 갖게 되고, 비숙련 직원도 마음 놓고 1인조로 움직일 수 있게 되어 업무 능률도 좋아지고 수입도 늘었습니다.
다만, 고프로 카메라에는 플래쉬 기능이 내장되어 있지 않아 어두운 곳에서는 추가 조명장치를 연결해야 하는 점, 정작 작업자는 고프로 촬영화면(자신의 화면)을 (화상통화로 지시를 내리는 숙련공의 모습이 큰 화면으로 나오기 때문에) 작은 화면으로만 볼 수 있다는 점 등이 불편했습니다.
손목에 장착할 수 있는 플래쉬 기능이 내장된 카메라,
통화 상대의 화면을 볼 필요가 없을 때는 자신의 카메라 화면을 전체화면으로 볼 수 있는 화상채팅 앱,
그리고 안경을 착용하면 눈 앞에 화면을 보여주는 웨어러블 장치,
이 세가지를 합친 키트를 만들어 판매하면 사업성이 있겠다고 생각한 마이클은 이 아이디어를 토대로 특허 상담을 받게 됩니다.
마이클의 첫 특허 상담
Q. 특허 받을 수 있을까요?
특허는 받고 안받고가 중요한 것이 아니고, 강력한 권리를 행사할 수 있는 “좋은 특허”를 받는 것이 중요합니다.
통상 다수의 기존 장치를 단순히 조합하는 경우, 좋은 특허가 나오기 어렵습니다. 특히, 각 장치(구글 글래스, 화상채팅 앱, 고프로 카메라, 스마트폰)를 이용하는 방식이 통상의 사용방법에서 크게 벗어나지 않고, 이 4가지를 함께 쓰는 경우가 처음이라 할지라도 각각의 2가지를 함께 쓰는 사례가 이미 존재한다면 4가지를 동시에 쓰는 것도 누구나 생각할 만한 응용인 경우가 많습니다.
그럼에도 불구하고, 화상채팅에서 자신의 화면만 전체화면으로 보는 기능은 일반적인 채팅 앱에서는 전혀 쓸모가 없어 보이고, 이 4가지 장치를 작업자가 실시간으로 업무지시/지원을 받기 위해 활용한다는 개념은 새로울 수 있습니다. 게다가, 단순히 1:1 현장 기술지원 뿐 아니라 향후 AI 나 증강현실 등의 기술 추가를 통해 교육 현장이나 고객지원에도 적용될 수 있는 발전 가능성이 있습니다.
따라서, 기존 장치들의 단순한 조합과의 차별성을 확보하고 이후의 기술의 발전과 적용분야의 확장을 고려해 기술을 선점하면 좋은 특허가 됩니다.
Q. 앞으로 어떻게 진행해야 하나요?
시기적으로,
현 시점에서 용도에 적합한 카메라와 채팅 앱이 존재하지 않더라도, 자신의 화면만 전체화면으로 보는 기능은 기존의 채팅 앱에 쉽게 추가 가능하고, 카메라에 플래쉬를 내장하고 손목 고정 장치를 추가하는 등의 개선은 비교적 단순하므로 먼저 제품을 출시해도 시장을 선점하는 효과가 거의 없고, 도리어 기존의 채팅앱, 카메라 장치 회사에 아이디어만 제공하는 셈이 됩니다.
게다가 상용화(제품 및 S/W 제작)를 직접 진행할 수 없는 상황이므로, 본격적인 개발, 제작 과정에서 보안유지가 쉽지 않습니다. 이런 경우 특허 출원을 선행할 필요가 있습니다. 혹, 투자 유치를 통한 자체 개발/제작이 가능하더라도 투자자와의 NDA(비밀유지계약)을 맹신해서는 안됩니다.
사전 검토와 관련,
웨어러블 분야는 특히나 아직 상용화 되지 않은 특허가 다수 출원되고 있기에, 이미 유사한 기술이 출원되어 있을 가능성이 큽니다. 허나 워낙 기술적 진보가 빠른 분야이므로, 사전 검토에 너무 많은 시간과 비용을 낭비하는 것이 독이 될 수 있습니다. 따라서, 출원 전 검토는 생략 내지는 최소화해도 좋겠습니다.
따라서, 현재 가지고 있는 개념과 아이디어를 즉시 실현할 수 있는 기술로 정리해 최대한 빠르게 잠정 출원(provisional)하고, 1년 안으로 추가적인 기술과 개선사항을 추가해 본 출원 (nonprovisional, continue-in-part application)하는 방식이 가장 적합해 보입니다.
Q. 비용은 얼마나 들까요?
사전 검토를 생략하게 되므로, 잠정 출원까지 약 $2,500 에서 $4,000 의 초기 비용을 생각하면 되시고, 이후 1년간 시제품 출시, 시장 조사 등 사업의 진척 상황에 맞게 진행하시면 좋습니다.
Q. 비용은 어떻게 지불하고, 언제 특허 출원할 수 있나요?
$2,500 을 선금 리테이너(refundable retainer)로 지불하시면, 이 선금에서 변호사가 일한 만큼 시간당(hourly rate)요율을 적용해 변호사 비용을 차감하게 됩니다. 줄어든 금액은 매달 말에 변호사로부터 상세 내역이 적힌 인보이스(itemized invoice)로 확인하실 수 있고, 차감된 금액 만큼 매달 추가 결제하여 다시 채워넣게 됩니다. 선금은 항상 에스크로 계좌에 예탁되어 안전하게 보관되며, 업무가 종료되거나 어떤 사유(e.g. 변호사를 해고)로든 수임관계가 종료되면 그 시점에서 남아 있는 금액을 환불 받을 수 있습니다.
특허 출원서의 준비에는 발명가와의 인터뷰, 도면 작성 (전문 도면사가 특허청 규격에 맞게 작성), 명세서 작성 (특허 전문가가 작성) 등이 필요하며 시일을 특정하기는 어렵습니다. 다만, 본 원격지원시스템의 경우 기술적으로 비교적 단순하고 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 장치들을 활용하고 있으므로 인터뷰 및 도면 작성에 긴 시일이 걸리지 않을 것으로 봅니다. 따라서, 2주 안으로 출원을 목표로 진행해 볼 수 있습니다.
마이클의 특허 출원
몇 명의 특허 변호사 및 특허 대리인을 더 만나본 결과, 상담 내용 뿐 아니라 비용도 정액(flat rate)이나 정액-시간당 하이브리드 방식 그 외 리테이너 액수의 차이 등 다양한 선택의 폭이 존재함을 알게 되었습니다. 마이클은 향후 업무 진행이나 의사소통에 있어서 잘 맞고 편할 것 같은 전문가 스미스를 선택합니다.
먼저 스미스에게 직접 구글 글라스와 고프로 카메라를 장착하게 한 후 원격지원을 시연했습니다. 이 과정에서 스미스는 고프로 카메라로 찍은 화면과 구글 글라스를 통해 보는 영상 사이에 1-2초의 지연이 발생함을 발견했습니다. 마이클은 이 지연이 먼 거리에서 화상통화를 연결하는 과정에서 발생하는 것으로 생각하고 어쩔 수 없다고 생각해 왔지만, 통화 연결 전의 카메라 테스트 영상에서도 지연이 발생함을 확인했습니다. 스미스는 이 부분을 개선하는 기술이 특허에 포함되면 보다 좋은 특허가 될 수 있다고 조언했습니다.
마이클은 해결책을 생각하던 중, 이미 핸디맨 서비스 현장에서 벽 안쪽이나 파이프 내부 등을 촬영하는 용도로 활용하고 있는 내시경 카메라는 스마트폰에 유선 연결하게 되므로 지연이 발생하지 않는다는 점을 떠올렸습니다. 유선 카메라와 스마트폰을 연결하고, 구글 글라스와 스마트폰을 싱크하니 지연이 없을 뿐 아니라 카메라가 더 작아서 작업자에게 편의성이 증가했습니다. 게다가 내시경 카메라에는 조명이 기본 장착되어 있고 매우 작아서 휴대 및 사용이 편리했습니다. 물론 아직까지 카메라로 촬영한 화면을 작업자가 전체화면으로 볼 수 없었지만 그 외에는 모든 원하던 조건을 충족시켰습니다.
스미스는 이 개선된 발명에 대하여 내시경 (유선 카메라), 스마트폰, 화상채팅 앱, 구글 글라스(웨어러블) 4가지 요소가 특허에 들어가면 이후 경쟁업체에서 기술개발을 통해 영상에 지연이 발생하지 않는 무선 카메라를 개발하여 특허침해를 회피할 수 있다고 조언합니다. 하지만 마이클은 무선 카메라의 경우 무게가 무거워지고 충전이 필요할 뿐 아니라, 손에 장착할 경우 작업자의 피로도를 증가시킬 수 있어, 유선 카메라가 더 경쟁력이 있다고 보았습니다.
따라서, 오히려 유선 카메라와 스마트폰 사이의 연결이 작업에 방해되지 않도록 스마트폰과 카메라와의 연결 코드를 팔에 고정하는 장치를 특허에 추가하기를 원했습니다. 스미스는 추가하는 것은 좋지만, 발명의 실시에 꼭 필요한 요소로 포함시키지는 않고, 그 확장 가능성만 포함하는 것이 좋겠다고 조언했습니다. 이 부분에 있어서 마이클은 그 차이가 잘 이해가지 않았지만 어쨌든 팔에 고정하는 장치 또한 특허로 보호가 된다는 스미스의 말을 믿고 따르기로 결정합니다.
출원 이후 투자자 및 파트너와의 관계
특허 출원을 한 후 조금 여유가 생긴 마이클은, 자신이 개발한 원격지원시스템을 공개하고 시장성을 판단하기 위해 핸디맨 트레이드 쇼에 참석했습니다. 여러 핸디맨 및 관련 업체 앞에서 시스템을 시연하자 반응이 뜨거웠습니다. ‘어디서 살 수 있는지’, ‘얼마에 살 수 있는지’ 묻는 동업자(핸디맨, 수리공 등)들부터 시작해서 ‘특허는 나 있는지’, ‘기술 이전이나 제휴 등으로 협업해 볼 생각이 있는지’를 묻는 업체까지, 예상 외의 적극적인 반응에 놀라게 됩니다.
마이클은 일단 생각을 정리할 필요를 느끼고, 업체와는 명함을 교환하고, 제품 출시를 준비 중이라며 앞으로 자신의 비즈니스 웹사이트를 확인해 달라고 부탁했습니다.
스미스에게 위와 같은 희소식을 전하자, 스미스도 반가워하며 주로 어떤 업체들이 접촉을 해 왔는지 물었습니다. 업체의 리스트를 공유한 뒤, 각 업체들이 어느 정도 규모이고, 어떤 사업을 진행하고 있는 지, 현재 어떤 기술을 보유하고 있는지 등을 검토하기 시작했습니다.
그러던 중 접촉했던 업체 가운데 소프트웨어 스타트업 “핸디익스프레스”가 있음을 발견합니다. 이 업체는 핸디맨들이 작업 현장에서 손쉽게 부품이나 작업도구 등을 주문하도록 돕는 앱을 개발하고 있는 업체로, 스마트폰 카메라를 통해 모델넘버, 부품의 모양 등을 인식해, 해당 제품의 재고를 가지고 있는 판매업체와의 통화/채팅을 연결, 주문을 할 수 있도록 하고, 방문 구입을 원할 경우 위치정보 시스템을 이용해 가장 가까운 판매처를 안내하는 등의 기능을 통합하여 제공하는 것을 목표로 하고 있었습니다.
마이클에게는 핸디맨 현장과 하드웨어적인 지식만 있고, 핸디익스프레스는 이러한 지식은 결여한 IT 전문 업체이다 보니 이 둘 사이에 협업이 가능해 보였습니다. 다만 두 업체 모두 투자여력이 없기 때문에 하드웨어까지 통합한 제품을 선보이기 위해서는 투자가 꼭 필요한 상황이였습니다. 다행히 핸디익스프레스는 스타트업 답게 지재권 포트폴리오를 포함해 투자를 받기 위한 준비가 어느정도 되어 있었기 때문에, 마이클의 특허와 그의 노하우까지 포함시켜 투자유치를 노려보기로 합니다.
스미스는 특허 전문가로써 투자, 창업에 대해서는 말을 아꼈지만, 투자자들을 찾아가기 전 상호 간의 향후 사업적 상호 이해를 문서화 해두기를 조언합니다. 빠른 진행을 희망하는 마이클과 핸디익스프레스 모두 약간의 저항감을 느꼈지만, 그래도 마이클이 스미스의 말에 일리가 있다 생각해 협의를 요청한 결과, 생각보다 이견이 많고 합의에 어려움이 있음을 깨닫게 됩니다.
첫째로 수익 분배에 있어, 핸디익스프레스는 해당 원격지원시스템 “장치의 판매액” 일정 비율을 로열티로 지급하기를 원했습니다. 헌데 스미스의 조언에 따르면, 핸디익스프레스는 고객 및 시장 확보가 우선이고, 수익은 이후 앱을 통한 부품 판매 중개, 기타 광고 수입 등으로 얻을 수 있기 때문에 장치는 비교적 헐값으로 판매할 가능성이 높다며 반대했습니다. 따라서, 마이클은 핸디익스프레스 “전체 매출”의 일정비율을 로열티로 요구했습니다.
둘째로 지재권 관리에 있어, 핸디익스프레스는 스타트업인 자신들의 IP 포트폴리오에 마이클의 특허를 포함시켜 함께 관리하는 것이 효율적이고 투자 유치에도 유리함을 주장했지만, 스미스는 해당 특허권을 넘긴 다면 이후 특허의 활용이나 특허권 행사에 마이클이 전혀 관여할 수 없음을 이유로 반대했습니다. 만약 특허권을 양도하게 된다면, 반드시 핸디익스프레스의 의사결정권 지분을 대가로 받아야 함을 강조했습니다.
결국 특허의 소유권은 마이클이 그대로 갖고, 장치 판매 시 제조원가에 최소 20%의 부가가치를 더해 판매해야 함을 약속하는 조건으로 “장치 판매액”의 10%를 로열티로 받기로 했습니다. 추가로, 핸디익스프레스에서 마이클의 특허를 사용할 수 있는 권리는 2년으로 한정하고, 이후 자동 갱신이 아닌 완전히 새롭게 협의를 하는 것으로 타협을 봤습니다.
특허 심사의 전략적 지연
투자를 유치하는 동안에도 제반기술에 대한 특허권을 더 공고히 해야 할 필요가 있다는 스미스의 조언에 따라, 작업자에게 방해가 되지 않도록 스마트폰과 내시경 카메라를 팔에 부착하는 방식에 관한 특허, 구글 글라스 등의 웨어러블 장치가 스마트폰 없이 작동할 미래에 대비하여 내시경 카메라와 구글 글라스, 화상채팅 앱 만으로 작동할 수 있는 시스템에 대비한 특허를 추가로 출원했고, 핸디익스프레스와의 공동연구를 통해 작업 현장에서의 원격지원에 최적화 된 전용 화상채팅 앱에 대한 특허에도 이름을 올렸습니다.
이후 한 투자자가 최종 결정에 앞서 타사의 특허에 대한 검토를 실시할 것을 요구했고, 이에 따라 마이클의 원격지원시스템이 제3자의 특허를 침해하지는 않는지를 확인하는 FTO 검토를 진행했습니다. 다행히 FTO 검토는 긍정적으로 결론이 났고, 핸디익스프레스 지분 15%를 대가로 십만불 상당의 투자를 유치, 하드웨어 제작에 들어갔습니다. 다만, 마이클이 특허 소유권을 유지하는 대가로 해당 특허의 취득 및 유지 관련 비용은 마이클이 개인 부담하기로 했기 때문에, 마이클로써는 심사를 최대한 늦추어서 비용 발생을 줄이기를 희망했습니다.
따라서, 특허 1차 거절이 발생하자 스미스는 심사관과의 인터뷰는 요청하지 않고, 모든 실질 거절 사유에 대해 반박하고, 일부 행정적인 거절 사유에 대해서만 심사관의 의견에 따르는 의견서를 제출했습니다. 이후 일부 시제작된 제품으로 소프트웨어의 베타테스트를 마치고 출시일을 결정한 상태에서 2차 (최종) 거절이 됐습니다. 심사결과가 거의 바뀌지 않았지만, 스미스는 이미 예상이 되었던 상황이라며 마이클을 안심시켰고, 최종 거절에 대한 의견이 받아들여지지 않더라도 추가 심사를 청구할 수 있다며, 아직 제품 출시 및 판매가 진행되지 않았으므로 좀 더 상황을 살펴보고 전략을 결정할 것을 권유했습니다. 따라서, 2차 거절의 의견서 제출 기한을 꽉 채우기 위해 기다리기로 합니다.
이 다음의 이야기는 여러분의 상상에 맡기고 싶습니다.
사실 많은 발명이 세상의 빛을 보지 못하고 그냥 아이디어 단계에서 끝나거나, 초기 생산 후 노블티 아이템으로 전락하거나, 반응은 좋았지만 마케팅에 실패하여 그저 그런 아이템으로 연명하다가 결국 특허가 만료된 후 대기업에서 제품을 출시해 큰 수익을 거두기도 합니다.
특히 발명으로 기존에 없던 시장을 만들어 내야 하는 경우, 리스크가 크기 때문에 투자 자본에 의지하는 경우가 많습니다. 하지만 투자를 받으려고 하면 역설적으로 특허가 필요한 경우가 많아서, 특허 비용이 초기 창업 비용에 큰 비중을 차지하게 됩니다. 반면에 실제로 특허가 세상의 빛을 보고 매출이 발생하기 시작하면, 출원 이후의 비용 즉, 심사, 등록, 유지 등에 관련 된 비용은 오히려 큰 부담이 되지 않습니다.
무슨 일이든 시작이 중요하듯, 최초 출원 시 잘못된 부분은 나중에 이를 보완하거나 내용을 추가하는 것이 힘들어집니다. 특히, 출원 이후에 발명에 더해진 개선사항이나 때로 최초 출원 시 누락된 내용이 있으면 신규 출원이 필요하고 우선권 날짜도 신규 출원일이 기준이 됩니다. 우선권 날짜는 발명의 신규성을 판단하는 기준일이 되기 때문에, 더러는 남의 아이디어를 베낀 사람에게 중요한 특허권을 뺏기는 경우도 발생할 수 있습니다.
결국 가장 자금이 부족할 때 결정한 특허의 내용이 그 후 투자를 유치하고, 이후 지속적으로 경쟁 업체의 진입을 저지하고 경쟁력을 키우는데 큰 역할을 하게 됩니다.
사업 중반 이후의 대비
제 경험으로 볼때 미국 시장에서의 성공은 시작 단계에서는 마케팅이, 중반 이후 부터는 지재권이 중요합니다. 예를 들어, 반짝 매출을 노리고 치고 빠지는 전략이라면 특허에 투자할 필요가 없을 수도 있습니다. 하지만, 시장 지배력을 유지하면서 경쟁업체와의 격차를 만들고 일류 기업으로 성장해 나가는 장기적인 계획이 있다면 사업 초기 단계부터 미리 특허에 관심을 가지시기 바랍니다.
You may be able to move the USPTO to expunge or cancel a trademark registration for not being commercially used in the U.S.
What is Expungement (and Reexamination) of Trademark Registration?
Virtually anyone can petition for an expungement of a registered trademark with the evidence of record supporting that the registered mark has never been used in commerce on or in connection with some or all of the goods and/or services recited in the registration.
Similarly, for registered marks that were not used at the time of filing or by the time provided for statement of alleged use, a petition for a reexamination can be filed with the corresponding evidence.
Either one is an ex parte proceeding before the USPTO, meaning once you establish that there is a prima facie case of non-use (see below), the registrant will need to prove otherwise.
Eligible period?
The registration should be in between 3 and 10 years from the date of registration. However, till December 27, 2023, you can file for an expungement proceeding for a registration that is at least 3 years old, regardless of the 10-year limit.
What is a prima facie case?
It’s a legal term of art that requires a working knowledge regarding burden of proof in a legal proceeding. The more important thing is how to establish a prima facie case.
When you file a petition for an expungement or reexamination you must include evidence as follows:
a. The elements of the reasonable investigation of nonuse conducted, as defined under § 2.91(d), where for each source of information relied upon, the statement includes a description of how and when the searches were conducted and what the searches disclosed; and
b. A concise factual statement of the relevant basis for the petition, including any additional facts that support the allegation of nonuse of the mark in commerce on or in connection with the goods and services as specified in § 2.91(a);
A clear and legible copy of all documentary evidence supporting a prima facie case of nonuse of the mark in commerce and an itemized index of such evidence.
What can be used as evidence?
As set forth in § 2.91(d)(2), appropriate sources of evidence and information for a reasonable investigation may include, but are not limited to:
State and Federal trademark records;
internet websites and other media likely to or believed to be owned or controlled by the registrant;
internet websites, other online media, and publications where the relevant goods and/or services likely would be advertised or offered for sale;
Print sources and web pages likely to contain reviews or discussions of the relevant goods and/or services;
• Records of filings made with or of actions taken by any State or Federal business registration or regulatory agency;
The registrant’s marketplace activities, including, for example, any attempts to contact the registrant or purchase the relevant goods and/or services;
Records of litigation or administrative proceedings reasonably likely to contain evidence bearing on the registrant’s use or nonuse of the registered mark; and
Any other reasonably accessible source with information establishing that the mark was never in use in commerce (expungement), or was not in use in commerce as of the relevant date (reexamination), on or in connection with the relevant goods and/or services.
Notes
If you find a trademark registration that blocks your trademark’s registration or simply in the way of your commercial utilization of the trademark, it is definitely worth a look to see if the registration was legitimate and valid.
Also, the ex parte proceedings can be an effective way to respond to any claims against your trademark use or application based on a previous trademark registration, including a letter of protest, a TTAB opposition proceeding, and other legal disputes. The ex parte proceedings will suspend any actions before the USPTO and the TTAB.
US News Best Law School 랭킹, 얼마나 중요하고 어떻게 받아들이면 좋을까?
ABA Approved Schools
미국에는 ABA (American Bar Association, 전미 변호사 협회) 의 평가 및 인정 (accredited and approved) 을 받은 로스쿨이 약 200여개 있습니다. 이들 로스쿨을 졸업하면 취득하는 법학박사(JD) 학위 하나로 미 50개주 + DC 의 모든 state bar (주별 변호사 시험) 응시자격을 얻게 됩니다.
평균을 내면 주별로 4개 정도이지만, 사실 알라스카와 같은 주는 로스쿨이 아예 없고, 캘리포니아 같이 사람이 많이 사는 주는 20개가 넘는 로스쿨이 있습니다.
여기에 학교가 위치한 주 (혹은 인접 지역까지) 에서만 변호사가 될 수 있는 학위를 수여하는 로스쿨(주 인가)이 20-30개 있는데, 아무래도 특정 주에서만 학위를 인정 받는다는 것은 큰 제약이 됩니다.
미국 변호사의 대부분은 ABA approved (예전에는 accredited 라고 함) 로스쿨에서 JD 를 취득하고, 하나 이상의 주에서 state bar exam 을 통과한 사람이라고 생각하면 됩니다.
고로, 미국 변호사 채용 시 항상 볼 수 있는 기본 요건 2가지는 (1) JD from an ABA accredited law school and (2) admitted to practice law in [STATE] 입니다.
US News Best Law Schools
US News 에서는 매년 자체적으로 로스쿨의 순위를 매겨 발표 합니다. 이 순위는 본래 지원자들의 학교 선택을 돕기 위해 마련한 지표이지만 실제 이 순위는 입학 지원자의 학부 성적이나 졸업률, 법조계에서의 학교에 대한 평가, 졸업생들의 취업률 등을 반영하기 때문에 단순히 지원자 간 뿐 아니라 로스쿨 들도 촉각을 곤두세우는 중요한 지표입니다.
Simply the best schools (T-14)
가장 상위권이라 볼 수 있는 Top 14 (혹은 20위권, 아무래도 매년 순위 변동이 있음) 에 속하는 누구나 인정하는 최고의 명문들이 있습니다. 정확히 어떤 학교들이 이 그룹에 속하는지 이견이 있을 수 있고, 몇 개의 학교인지도 이견이 있지만, 이들은 매년 거의 예외없이 20위 권에서 머무는 프로그램들 입니다.
하버드, 예일, 스탠포드, NYU, University of Chicago 와 같은 학교들이 이 그룹에 속하며, 굳이 한국과 비교하면 SKY 라고 불리우는 서울, 고려, 연세 대학교의 위상과 비슷하다고 생각하시면 됩니다.
미 전역의 어느 로스쿨에 가도 이들 학교 출신의 교수님들이 많은 것은 물론이고, 저명한 법학자나 항소 법원 판사, 대형 로펌 파트너 변호사 등에 이들 학교 출신이 많습니다.
이러한 학교들은 워낙 전국에서 지원자들이 몰리기 때문에 의외로 해당 지역 출신 학생이 많지 않고, 졸업 후에 자신의 출신 지역으로 돌아가는 학생이 많아 전국적인 지명도가 유지되는, 선 순환이 이루어지고 있습니다.
이 그룹에서는 학교별로 특성과 분위기, 인재상에 큰 차이가 있으므로 이를 잘 살펴서 자신이 원할 뿐 아니라, 학교에서도 자신을 원할 것이라는 확신을 가졌을 때 지원하는 것이 좋습니다.
Top schools (20-100)
다음으로 누구나 이름을 들으면 알만한 학교이며, 교육, 연구 측면에서 수준을 인정 받는 로스쿨로 인정 받는 학교들이 있습니다. 때로는, 해당 주 혹은 지역에서는 손에 꼽는 명문으로 꼽히기도 하지만, 다른 주에 나가면 무게감이 떨어질 수 있는 학교들입니다.
예를 들어, Emory University 같은 학교는 남동부의 하버드라고 불리우기도 하고, 조지아에서는 최고의 명문이지만, 아직까지 20위권의 엘리트 프로그램들과 비교하면 조금 부족한 느낌입니다. 하지만 50개의 주가 각자의 법률 시스템을 갖고 있기에 당연히 주마다 “서울대”가 있겠죠. 적어도 조지아에서는 University of Georgia (UGA) 와 더불어 Emory University 가 최고의 명문임이 틀림 없습니다.
참고로 Emory 는 사립(하버드와 마찬가지)이고 UGA 는 주립(공립, public)입니다. 사람이 적은 주의 경우 Emory University와 같은 명문 사립은 없거나 있더라도 소규모라 로스쿨이 없는 경우가 많습니다. 이처럼 각 주에는 보통 가장 큰 주립대학 University of [STATE] 이 있어 그 주에서는 최고의 수재들이 모인다는 느낌이고, 추가로 한국의 연고대에 해당하는 사립 명문이 있기 마련입니다. 이런 대학들은 해당 주에서는 거의 20위권의 최상위 대학과 비견할 만 합니다.
물론 캘리포니아나 텍사스의 주립대(UCLA & Univ. of Texas) 등은 앞에서 소개한 최상위 그룹에 속하지만, 그 외 주립대들은 어느정도 지역색이 있고, 해당 지역 출신 학생이 많아, 졸업생도 그 주에 머무르는 경우가 많고, 따라서 타 주에서는 졸업생 네트워크가 약한 편입니다.
항상 University of STATE 와 STATE State University 가 있어 헷갈릴 수 있는데, 예를 들어, University of Georgia (“UGA”) 는 조지아 주의 가장 큰 주립대로 Athens 이라는 college town (대학을 중심으로 발전한 지방 도시) 에 위치하고 있고, Georgia State University (“GSU”) 는 조지아 주도인 아틀란타에 위치합니다. 통상 한국에서 미국 주립대 하면 생각하는 학교는 지방에 위치한 UGA입니다. 캠퍼스도 크고 아름다우며, 역사나 재정면에서도 더 낫다고 보시면 됩니다. 굳이 비교하자면, 로스쿨은 보통 역사와 전통을 중시 여기는 경우가 많아, 통상 STATE State University (e.g. GSU) 보다는 University of STATE (e.g. UGA) 가 상위에 랭크되어 있습니다.
이 그룹 안에서는 몇 단계의 랭크 차이보다는 자신이 공부를 하고 졸업 후 일을 하고 싶은 지역의 학교를 선택하는 것이 좋다고 봅니다. 당연히 30위 학교와 80위 학교는 인지도나 여러가지 면에서 큰 차이가 있지만, 30위 학교를 졸업하고 80위 학교가 위치한 지역에서 취업을 하려고 하면 오히려 80위 학교 출신이 유리할 수 있습니다. (게다가 30위-80위 정도 차이면 분명 80위 학교에서는 장학금 제안이 있을 가능성이 높습니다.)
License School (100-)
학위를 따서 변호사 “자격”을 취득하는 것이 유일한 목표라면 오히려 이런 학교들이 유리할 수 있습니다. 물론 ABA에서 요구하는 최소한의 학문적 소양도 갖추게 되겠지만, 아무래도 궁극적으로 변호사 시험 (bar exam) 을 통과시키는 것이 중요해지다 보니 수업도 시험에 나올 것에 집중하게 되고, 취업률을 높이기 위한 여러가지 교육, 상담 등이 잘 이루어질 수 있습니다.*
*사실 로스쿨 JD 학위 자체가 Professional Doctorate (PhD 와 구분됨) 로써 실무적인 부분이 주가 되어야 하므로, 어찌보면 본래의 의미에 더 충실하다고 할 수 있습니다.
참고로 100위 이상 학교 중에는 일시적으로 순위가 하락한 학교, 새로 설립되어 아직 순위가 상승중인 학교, 애초에 자격 취득을 목표로 하는 교육시설로 누구든 입학할 기회를 주는 학교 등 여러 종류의 학교들이 혼재합니다. 때로는 불과 몇년 사이에 100위권 밖의 학교가 80위권 이내로 진입할 수 있고, 그 반대도 가능하다는 사실 꼭 염두에 두시기 바랍니다.
이상은 로스쿨을 졸업하고 변호사로 10여년 일하면서 느낀 제 개인적인 생각입니다. 다만, 로스쿨에 들어가기 전에 이런 이야기를 해주는 사람이 있었더라면 좋았을 걸 하는 생각이 들어 적어 봅니다.
USPTO의 전자출원 시스템(TEAS)을 이용하면 누구나 30분 정도면 출원을 마칠 수 있습니다.
my.USPTO.gov 계정을 만들고, ID.me 를 통해 본인인증을 마친 후, 소유권자 정보, 상표, 제품/서비스 정보 등을 입력(참고: 미국 상표—DIY로 직접 출원 – IPfever)하고, 온라인 결제를 마치면 출원이 완료되고, 즉석에서 출원번호(US Serial No.)와 함께 접수증이 발급됩니다.
참고로, MyUSPTO 는 이메일 주소만 있으면 쉽게 가입이 가능한 반면, ID.me 는 미국 신분증과 미국 연락처로 인증이 필요합니다.
*문제는 30분의 시간만 들여 출원을 했을 때, 1차 거절될 가능성이 매우 높다는 것입니다.
주로 기재 내용이나 제출한 자료가 부족하거나 부적합한 내용을 지적하고 이를 어떻게 고쳐야 할지에 대한 일반적인 안내를 (때로 수정 방안을 제시하기도 함) 하는 것이 1차 거절 통지문 (Office Action) 입니다.
우선 1차 거절이 되면 심사기간이 최소 몇개월 추가되고, 1차 거절에 대한 대응이 적절히 이루어지지 않으면 최종 거절되어 등록에 실패할 수 있습니다.
아무래도 업체를 이용하면 시간은 절약이 되지만, 비용이 저렴하다는 건 결국 업체에서도 시간을 많이 쓰지 않는 다는 뜻이고, 결국은 혼자서 많은 시간을 쓴것 만도 못한 결과가 됩니다.
본인 시간 투자
출원 비용
1차 거절 가능성
본인 명의
30분
$50 + $250 /class
높음
변호사 명의
30분
$200 + $250 /class
높음
참고로, 로펌(변호사)이 아닌 업체인 “대행업체”로는 대표적으로 (1) 불법 법률 서비스 (unauthorized practice of law), (2) 소개/알선 서비스 (온라인 플랫폼을 제공하고 법률 서비스는 불특정 혹은 선택한 변호사에게 위탁), 그리고 (3) 위 1, 2의 혼합이 있습니다.
(2)는 feverr. 같은 플랫폼이 유명한데, 실제 서비스를 제공하는 사람이 그 서비스 범위나 방식을 결정하므로, 각 서비스 별로 차이가 있을 수 있습니다. 따라서, 아래 내용은 주로 (1)과 (3)의 유형 그리고 (2)에서 제공하는 서비스의 대부분을 기준으로 한다고 보시면 됩니다.
대행업체는 주로 출원서 작성을 돕는 역할을 합니다.
대행업체는 웹사이트 혹은 전화를 통해 신상정보와 상표정보를 수집하고, 이를 토대로 출원서가 자동으로 준비되면,
(상표 소유권자가 미국내 거주할 경우) 업체 직원 혹은 변호사가
(상표 소유권자가 해외에 거주할 경우) 변호사가
USPTO 에 정식으로 제출하게 됩니다.
위 미국 내 출원일 경우, 반드시 변호사가 제출할 의무가 없으므로 직원이 검토 후 제출할 수 있고,
이 경우에는 출원서가 본인(상표권 소유자) 명의(signatory)로 서명됩니다.
본인 이름과 함께 Owner (혹은 회사명의로 출원 시 Authorized Representative 등) 로 표시 됩니다.
반면에 변호사가 제출하게 되면 아래와 같이 변호사 명의(attorney of record)로 출원 됩니다.
일단 변호사 이름이 서류상에 등장하는 것 만으로도 대행비용이 높아지게 되지만 (약 $150 정도), 이미 출원서가 작성된 상태에서는 실질적인 법률적 자문이나 상담은 불가능하므로 진정한 의미에서의 법률서비스(아래 3. 로펌 참고)는 아니라고 볼 수 있습니다.
참고로, 많은 대행업체가 약 2년이 지나면 사라지고 새로운 업체가 등장하는데, 특허청 심사 주기가 한번 (출원>심사>1차거절>최종거절; 약 2년) 지나면 민원, 신고, 악평, 신용카드 결제취소 등 때문에 정상적인 영업이 불가능하기 때문으로 보입니다. 따라서, 업체의 존속기간을 살피시는 것이 중요할 수 있습니다.
대행업체를 이용할 경우, USPTO의 전자출원 시스템 보다는 훨씬 나은 편의 기능을 가지고 있기 때문에 어느정도 노력과 사소한 실수를 줄여줄 수 있기는 하지만, 정말 큰 실수 (상표 자체가 부적절하거나 상품에 잘못 사용하는 경우 등) 는 방지하지 못합니다.
또한 대부분의 업체에서 1차 거절 대응은 제3의 변호사를 소개하는 방식으로 진행하기 때문에, 그다지 비용 절감 효과는 없다고 보여지고, 오히려 간단한 케이스임에도 어렵게 돌아가게 되는 경우를 자주 목격하게 됩니다.
결국, 운이 좋으면 총 비용 $300 정도로 상표 등록을 마칠 수 있지만, 그렇지 않은 경우도 많으므로 주의가 필요합니다.
3. 로펌 (변호사)
여기서는 로펌, 파트너쉽, 변호사 사무소 등 어디에 속하느냐를 불문하고, 변호사를 직접 고용(위임계약 체결)하는 경우를 말합니다.
거꾸로 말하면, 어떤 업체이든 대표 변호사의 이름이 명기되어 있지 않다면 불법업체이거나 직접 법률서비스를 제공하지 않는 업체입니다.
따라서, 업무를 시작하기 앞서 체결하는 위임 계약에 담당/책임 변호사의 이름이 적혀 있어야 정상적인 법률 서비스라고 볼 수 있습니다.
변호사는 출원을 준비하기에 앞서 상표를 언제, 어떤 형태로, 어떤 유형으로 출원해야 좋을지 대한 상담부터 진행합니다.
결국 “등록을 목적으로 서류를 준비하는 작업 (출원서 작성)” 보다는 “어떤 방향으로 등록해야 좋을 지 결정하는 과정 (출원 전 상담 및 자문)” 에 큰 비중을 두게 됩니다.
이러한 결정에 상담과 자문이 필요하고, 상담 결과에 따라 바로 상표를 출원하는 것보다 미루는 것이 유리할 때도, 아예 출원하지 않는 것이 좋을 때도, 때로는 상표를 변경해야 하거나 사업계획 전반을 수정해야 할 필요도 있습니다.
*물론, 역으로 1차 거절 가능성이 높더라도 그대로 출원을 강행해야 할 경우도 있습니다. 이런 경우에는 사전에 그 가능성과 대처 방안 및 예상 비용을 미리 충분히 상의하는 것이 중요합니다.
그렇기 때문에 미리 비용을 정해 두고 일을 시작하기는 어렵습니다.
물론, 일부 로펌에서 평균 비용보다 크게 높은 비용(약 $2,000)을 책정하여 정액으로 수임하는 경우도 있다고 들었지만, 이 경우에는 1차 거절이 날 경우에도 추가 비용 없이 끝까지 책임지는지, 최종 거절이 될 경우 얼마나 환급 받을 수 있는 지 등을 꼼꼼히 따져보셔야 합니다.
의외로 많은 경우에 총 $700 이하의 비용으로 등록까지 가능합니다.
예를 들어, 주로 소규모인 신생 업체는 1차 거절 가능성을 줄여서 빠른 시간안에 추가 비용 없이 등록을 마치는 것이 가장 중요할 때가 많습니다.
이런 경우에는 적절한 자문과 상담을 통해 만전을 기하면 (상표 자체를 변경, 등록 형태를 변경, 비용 효율적인 방식을 선택 등) 95% 이상의 확률로, 1차 거절 없이 한번에 심사를 통과하고, $700 이하의 총 비용(관납비 포함 출원부터 등록까지)으로 등록까지 마치는 것도 충분히 가능합니다.
의류나 장식품, 그리고 생활용품의 디자인 중 큰 비중을 차지하는 것으로 패턴이나 무늬, 장식 등이 있습니다. 이러한 디자인은 예술적인 가치 뿐 아니라 상품의 심미적 가치를 증대시키고, 자연히 가격에 큰 영향을 미치기 때문에 상업적으로 매우 가치가 있는 지적재산권이라 할 수 있습니다.
이러한 디자인을 어렵게 만들어서 상업적 성공을 거두었을 때, 곧장 다른 경쟁업체에서 베껴서 그대로 사용한다면 공정한 경쟁이라 할 수 없겠죠. 따라서 법적으로 대응할 수 있는 수단도 다양하고, 각각 상호 보완적인 부분이 있어서 모두 고려해 보실 필요가 있습니다.
1. 저작권 (Copyright)
디자인을 예술적 창조물로 보고, 이를 저작권자의 동의 없이 무단으로 복제한 업체를 대상으로 소송을 제기할 수 있습니다. 간단히 디자인을 사진으로 찍어 U.S. Copyright Office 에 접수해서 저작권 등록을 마칠 수 있고, 등록에 의거 소송을 제기할 수 있습니다. 하지만 소송이 유일한 문제 해결 방법이라는 점이 단점입니다.
좋은 상표 소송 변호사를 찾는 것이 관건입니다.
2. 특허 (Patent)
새롭고 진보한 디자인으로 정부의 인정을 받으면 (즉, 특허 등록이 되면) 강력한 권리가 됩니다. 행정적인 수입 금지 조치 뿐 아니라, 소송을 통해 손해액의 최대 3배까지 회수할 수 있습니다. 등록까지 수년 소요되고, 같은 무늬라도 제품의 종류와 형상이 달라지면 추가적인 특허 출원이 필요할 수 있다는 단점이 있습니다.
특허 등록만으로도 많은 비용이 발생하므로 장기간 많은 매출이 발생할 경우에만 효율적입니다.
3. 상표 (Trademark)
디자인의 전체 혹은 일부를 브랜드로 인식(예: 루이비통 체크 패턴)할 만큼 인지도와 독특성이 있다는 전제 하에 디자인 자체를 상표 (trademark) 라고 볼 수 있습니다. 상표를 등록하려면 10-11개월 정도 소요되지만, 소송은 등록여부와 상관 없이 언제든 가능합니다. 일단 상표 등록이 되면 권리가 좀 더 확실해 질 뿐 아니라, 증명이 쉽고, 관세청을 통한 수입 금지 등 행정조치도 가능합니다.
당장 꼭 소송까지 갈 의사가 없더라도, 해당 디자인을 1년 이상 사용하실 계획일 경우 상표 등록해두는 것이 좋습니다.
“The Story of” series of articles are written by Young Jeon, Esq. to share his experience with a trademark application filed with the USPTO. It is intended to be informative as to the USPTO trademark registration process. Only information readily available to the public is contained in this article.
DASAMOA® is an online retail department store based in Texas.
I particularly remember this case for taking only three days to file. That means I spent only three days on reviewing, preparing, and filing the application. One might say, “Three days? I can do it in 20 minutes.”
What needs to be done?
When you have a totally arbitrary standard character mark, such as “QEGIX”, you often find no similar mark used for related goods or services. Also, when the mark is currently used for a good and you can personally verify the use, you can move pretty quickly.
However, even in those cases, it typically takes more than a week due to things like executing a retainer agreement, following up with the clients, and so on.
What’s arbitrary?
A mark is arbitrary when it does not have any pertinence to the good or service with which it is associated. I used QEGIX as an example above because it is probably not pertinent to any good or service. However, even a common word like Apple can be arbitrary when it is used in association with electronics and computers.
What’s “current used for”?
Before registration, a trademark must be used, and a mark is used when goods bearing the mark are sold in the United States. Technically, the marked goods have to move across the state borders, but in today’s world it’s rather hard to find a good that is made and sold within a single state.
Why verify?
I work with diverse clients with different backgrounds. A lot of businesses are based in a country that has a different trademark registration scheme than the U.S. system. In fact, in many countries one can simply file for a trademark regardless of the “use” requirement. Hence, I make sure if they are using the mark correctly among others before filing an application.
Notes
For a service, the “use” requirement is satisfied when a service is offered.
A web page can be used as a specimen for both goods and services. However, you will need to include the web address and the date on which you produced the screenshot in your application.
Timeline
10/26/2020: Initial consultation 10/28/2020: Application filed 4/5/2021: Office action* 4/5/2021: Response to the OA 8/10/2021: Published for opposition 10/26/2021: Registered
*A clerical error caused an office action to be issued. It was resolved without additional charges to the client.
There are many business owners who own registered trademarks but have no idea about it. How come?
Possible scenarios:
You’ve registered a trademark when you started up, and you never looked back.
You thought having your business/brand name registered was a good idea one day, then you managed to get it registered. And now it feels like an ancient history.
You hired someone for your trademark registration, and you don’t know where to find them now.
Well, here comes what to do when that happens.
First, see if you have “U.S. Serial No.” or “Registration No.” in your hands.
If you have any of the following, you can find the number easily:
Registration Certificate (for your trademark)
USPTO Official Receipt (for your trademark application)
An email from the USPTO regarding your application or registration
If you don’t have any of those, you need to go to TESS and look up your trademark. See generally TESS Search Hacks.
Second, you go to TSDR and access the current status of your application/registration.
Just type the number you have in the box, and hit Status.
If it reads “Registered” on your status as highlighted below, you have a registered trademark.
If you don’t have a registered trademark, it’s obvious that you need to do something about it.
However, even if you have a registered mark that’s issued and active, you might still need to something.
Lastly, click Maintenance tab on the top.
Then, you’ll see something like this.
It will tell you if your maintenance is due. In other words, if you don’t act in time, your trademark registration will be canceled.
Well, losing registration doesn’t mean you lose your trademark altogether. In some cases, you can even revive your registration. However, there will be at least a suspension of your statutory rights under the registration, so you do not want that to happen.
If you didn’t do your application yourself, you may need help with maintenance as well, but not always.
Maintenance chiefly comes in two varieties: (1) making sure the registrant is still using the mark and (2) impose reasonable fees for keeping the trademark Registers. The latter is, as you probably guessed, about paying the bill while the former requires some documentation to prove your use.
Let’s talk about the former variety. This type of maintenance filing is often rejected for submitting a wrong specimen. So, you probably should check out Specimens | USPTO before filing.
Other than that, I believe the maintenance filing is pretty straightforward as long as you read and follow instruction carefully. Just make sure you find a correct form on the Index of all TEAS forms | USPTO.
