If you are wondering if the invoice or bill you received by mail is legit, please read on.
Scammers consistently target US trademark applicants and registrants. Many of those have names bearing a close resemblance to the name of the United States Patent and Trademark Office (USPTO) such as Patent and Trademark Office, LLC.
First off, if you have hired a U.S. attorney to work on your trademark application, you can safely ignore all but your attorney. The USPTO do not contact trademark owners directly when it has other contacts such as an attorney of record.
Second, the renewal of trademark registration requires paperwork. You simply cannot extend the life of a trademark registration by just footing a bill. Hence, the USPTO never sends you a bill; instead, it accepts filing fees along with required paperwork.
Lastly, this goes without saying. But when you are in doubt, do not pay!
이미 누군가 사용중인 상표라면 등록은 커녕 사용 시에도 문제가 있겠죠. 따라서, 등록하려는 상표와 같거나 유사한 상표가 이미 존재하는 지 확인은 필수입니다.
일단은 구글로 사전조사를 한 뒤, 미국 특허청의 무료 상표검색시스템을 이용해 출원/등록된 상표의 검색을 하시면 좋습니다.
A. 구글 (인터넷 서치)
구글을 이용한 검색 요령을 간단히 소개하자면,
상표 명칭
상표 + 제품의 일반명칭
상표 + 제품의 일반명칭 + 제품의 특징
이상의 순서로 검색을 확장해 나가면 좋습니다.
예를 들어, InnoBasic 이라는 상표를 인체공학적 디자인이 특징인 필기구 제품 (볼펜, 샤프, 수정액 등) 에 사용하고 싶다고 가정해 봅시다.
검색에 앞서 구글의 언어설정이 영어로 되어 있는지 확인해주세요. 구글 검색 창에서 우측 상단의 ⚙ 표시를 선택해 “설정” > “언어” > “English” 를 선택 후 “저장” 하시면 됩니다.
i) 상표명을 Google 에서 검색
Innobasic Solutions: Home https://www.innobasic.com was launched, as an Automation as a Service (AaaS) that leverage on Robotic Process Automation to take on high-volume, tedious, manual, repetitive and error …
구글 “InnoBasic” 검색한 결과 – 첫번째 아이템
이미 완전히 동일한 이름을 사용중인 업체가 있네요. 다행히 “자동화”에 관련된 컨설팅을 제공하는 업체로 보입니다. 필기구와는 조금 거리가 있기에 소비자의 혼동을 가져올 가능성은 크지 않아 보입니다. 그럼에도 불구하면 똑같은 상표가 있다면 조금 차별화하면 좋겠죠.
상업적인 인상은 유지하되 inno- 를 evo- 로 바꾸고 basic 에 -s 를 추가해 EvoBasics 로 바꿔보면 어떨까요?
구글 검색의 장점은 검색어의 유사어까지 자동으로 인지하여 검색해 준다는 점입니다. 위와 같이 Evo’s Basics 가 첫번째 검색결과로 등장했다는 것은 (1) EvoBasics 은 존재하지 않거나 (2) Evo’s Basics 가 워낙 널리 알려진 이름인 경우라고 생각할 수 있겠죠.
하지만 Evo’s Basics 은 사용하려는 EvoBasics 와는 철자에 큰 차이가 있고, 더군다나 무술(Martial Arts)에 초점을 맞춘 유튜버의 채널명이기에 유사한 이름의 필기구와는 문제의 소지가 적어 보입니다.
ii) 상표+ 영문명칭
일반적인 영문 명칭을 이용해 검색을 확장합니다. 볼펜, 샤프, 수정액은 각각 pen, mechanical pencil, correction fluid 라고 번역할 수 있습니다.
정확한 영문명칭을 모르실 경우에도 사전 혹은 아는 영어를 총 동원해서 검색하면 구글의 알고리즘 덕분에 가장 흔한 명칭이 검색되는 경우가 많습니다.
예를 들어, 일단 볼펜을 그대로 영어로 적어 ballpen 을 검색하면 더 흔히 사용되는 명칭인 ballpoint pen 의 Wikipedia 항목이 검색됩니다.
evobasics ballpoint pen 을 검색하면 다음과 같은 결과를 확인할 수 있습니다.
It looks like there aren’t many great matches for your search
Tip: Try using words that might appear on the page you’re looking for. For example, “cake recipes” instead of “how to make a cake.”
Need help? Check out other tips for searching on Google.
구글 “evobasics ballpoint pen” 검색 결과
물론 그 아래로 실제 검색결과도 등장하지만, 우리가 찾는 내용과는 거리가 멀죠. 구글에서 “evobasics ballpoint pen” 과 근접한 결과를 찾지 못했기에, 위와 같은 알림문이 먼저 등장하고 그 다음으로 구글이 생각하기에 가장 근접한 내용을 표시합니다.
근접한 결과가 없다니 잘된 일이죠. 다음 단계로 넘어갑니다.
iii) 추가로 제품 특징을 포함하여 검색
제품 특징을 퐣ㅁ해 evobasics ballpoint pen ergonomic design comfort grip 을 검색하면 “Did you mean eco-basics … ?” 이라는 문구가 노출되는데요.
이 때 등장한 “eco-basics” 는 요주의 입니다. 구글 검색 시 제품 명칭, 특징 등 판매하고자 제품과 연관된 검색어를 상표와 함께 입력하면, 구글의 검색엔진은 우리가 어떤 것을 찾고 있는지 추측하게 되는데요. 그에 기반하여 우리 상표인 evobasics 가 혹 이미 알려진 특정 상표명이나 문구의 오타가 아닌지 Did you mean XXX ? 식으로 확인할 때가 있습니다.
따라서 eco-basics 라는 이름이 문구류 혹은 인체공학적 디자인과 관련되어 기존에 사용중인 상표라는 의심을 해볼만 합니다. (물론 항상 그렇지는 않습니다.)
상표 등록에 앞서 꼭 준비해야 할 자료는 (A) 상품군 정보 (Goods/Services Identification), (B) 사용증빙 (Specimen), 그리고 (C) 첫 사용일 (Date of First Use) 입니다.
A. 상품군 정보 (IC & ID)
상품군은 국제분류(International Class, IC)와 미국 내에서 사용하는 세부 상품군(Good/Service Identification, ID)이 있고, 두가지 모두 중요합니다.
i) 국제분류 (IC)
International Class, 즉 국제분류는 니스조약 가입국에서 공통적으로 사용하는 분류체계로, 모든 상품/서비스의 종류를 총 45류로 나누어 놓았습니다.
이 국제분류는 한국과 미국에서 공통으로 사용하므로 한국 특허정보원에서 운영하는 키프리스의 상품명칭(상품류)검색 을 이용하시면 편리합니다. 예를 들어, 상품명칭: “모자” 를 검색하시면 안전 모자, 수술용 모자 등 모자를 포함하는 상품 모두를 보여주는데요. 여기서 가장 적당한 상품명칭을 골라 “류” (1-2자리 숫자) 를 확인하시면 됩니다.
위 링크에 오류가 발생하면 KIPRIS 특허정보넷 특허무료검색서비스 홈페이지에서 > 지적재산권 검색 > 상표 > 우측 상단에 작은 상품명칭(상품류 검색) 버튼 이용하시면 됩니다.
ii) 미국 세부상품군
US Identification 은 한국으로 치면 “상품명칭”에 해당합니다. 즉, 안전 모자나 수술용 모자 등의 세부 명칭입니다. 미국 특허청에서도 키프리스와 마찬가지로 검색서비스 (Trademark ID Manual) 를 제공합니다.
간혹 상품명칭을 검색하다 보면, 조금 포괄적인 것과 세부적인 것을 놓고 갈등하게 될 수 있는데요. 예를 들어, 아래와 같이 수 많은 모자에 대한 세부분류가 존재합니다.
자, 만약 털모자에 부착할 상표를 등록한다면 Hats 와 Fur hats 중 무엇을 선택해야 할까요? 간단히 말하자면, 상표의 사용처를 가장 적절히 설명하는 분류를 선택하시면 됩니다. 만약 모피를 취급하는 회사에서 만든 모자라면 향후에도 모피가 아닌 모자를 판매할 가능성이 없으니 fur hats 를 선택하시는게 맞겠죠.
하지만 모자 전문 회사이고, 이번에 나온 털모자에 부착한 상표를 등록한다고 합시다. 그렇다면 해당 상표가 향후 다른 품목에도 적용이 가능할지 생각하셔야겠죠. 만약 털모자에만 특화하실 생각이라면 fur hats 라고 하시면 되겠지만, 아무래도 브랜드가 인기가 좋아지면 다른 모자에도 적용할 가능성이 높겠죠. 따라서, hats 가 조금 더 적절하다고 볼 수 있겠습니다.
참고로 Trademark ID Manual 이나 키프리스에서 TM5* 라고 표시된 상품명칭 혹은 ID 는 5개 주요 국가에서 통용되는 세부상품군입니다.
*미국과 한국에 모두 등록할 예정이시라면 세부상품군은 TM5 표기된 것 중 선택하시면 좋습니다.
B. 사용증빙 (Specimen)
사용 증빙은 대부분의 경우, 상표가 인쇄된 제품(제품포장) 사진 1장으로 족합니다. 원칙적으로는 각각의 세부상품군에 대해 모두 사용증빙이 필요하지만, 출원 시에는 국제분류 당 1개 씩만 제출해도 무방합니다.
법적으로는 제품에 상표가 물리적으로 부착만 되어 있으면 되기 때문에, 종이에 상표를 프린트해 풀로 붙여도 사용증빙이 될 수 있습니다. 물론 마커를 이용해 손으로 쓴다고 문제될 이유가 없죠. 하지만 그렇다고 허위로 제출할 경우 등록은 언제든 취소될 수 있습니다.
꼭 상품사진이 아니여도, 예를 들면 아마존 리스팅의 스크린샷도 사용증빙이 될 수 있습니다. 이 경우, 제품 자체에는 상표가 표시되어 있지 않더라도, (1) 상품제목/소개에 상표가 포함되어 있고, (2) 이를 실제로 구매할 수 있는 수단(구매 버튼이나 전화 주문 전화번호)이 마련되어 있으면 됩니다.
위와 같이 웹페이지의 스크린샷를 사용증빙으로 제출할 때에는 “인터넷 링크 주소”와 “해당 스크린샷을 저장한 날짜” 정보를 함께 표기해야 합니다.
C. 첫 사용일 (Date of First Use)
미국에서 상표에 대한 권리는 기본적으로 상표를 사용하면서 발생합니다. 이렇게 발생한 권리를 등기하는 개념이 미국의 상표등록이죠.
따라서, 첫 사용일은 권리가 발생한 날짜이고, 타인에 대한 우선권 날짜가 되므로 중요한 날짜입니다. 그러므로 제3자와 분쟁이 발생할 경우에 대비하여 첫 사용일을 “증명 가능한 가장 빠른 날짜”로 기입하는 것이 중요합니다.
그렇다면 첫 사용일은 어떻게 증명할까요?
해당 제품이 미국에서 실제로 판매가 이루어졌다면, 그 판매기록으로 첫 사용일을 증명할 수 있습니다.
해당 제품이 아직 미국에서 판매가 이루어지지 않았다면, 미국 내에 수입통관된 날짜가 (상표가 제품에 인쇄되어 수입되었다는 가정하에) 첫 사용일이 될 수 있습니다. 이는 제조업체와 판매자와의 거래도 판매로 보기 때문입니다.
왼쪽 상단의 메뉴탭에서 Start application 을 선택하거나, 화면 상단의 중간 박스 Apply to register a trademark 를 선택합니다.
1. 이용약관 동의
특허청의 상표출원 시스템을 이용하기에 앞서 이용약관에 동의합니다.
주의사항에 굵은 글씨로 미특허청 사칭 사기를 조심하라는 문구가 보입니다. 상표출원자의 개인정보(이름, 주소, 전화번호 등)은 공개됩니다. 이를 이용해 허위 인보이스 등을 보내는 사기가 많으니 주의하시기 바랍니다. (참고: Trademark fee 청구서/독촉장/고지서 – IPfever)
박스를 체크하고 “I agree”를 누르면 다음 페이지로 이동합니다.
2. 출원비용 안내
두번째 페이지에서 조금만 아래로 스크롤 하면, 위와 같은 2개의 선택지가 나옵니다.
기본값인 첫번째가 일반적인 상표등록입니다.
일반적인 상표 등록이 어렵거나, 특별한 상표(여러 멤버가 사용하는 단체의 상표 등)의 경우에 두번째를 선택하게 됩니다. 일반 업체의 경우에도 적용될 수 있는 Supplemental Register 에 대해서는 한번쯤 알아두면 좋습니다. 참고: 홍보성 문구를 상표로 사용할 때 주의점 – IPfever
기본값 (첫번째 선택지 선택) 그대로 두고, 우측하단에 아래 그림과 같이 생긴 Continue를 눌러 다음으로 이동합니다.
참고로 Save draft 를 누르시면, 본인의 myUSPTO 계정에 이때까지 작성한 내용이 저장되고, 이후에 Drafts and docket 탭에서 확인하실 수 있습니다.
3. 연락처
연락처는 총 3가지가 있습니다. Attorney (변호사), Owner (소유권자), 그리고 Correspondence (연락처)입니다.
DIY 출원이므로 변호사는 당연히 해당사항이 없겠죠.
소유권자는 실제 법률적인 소유권을 가진 사람입니다. “등기권자” 라고 생각하시면 되고, 사업체, 사업주 혹은 자영업자 본인의 정보를 정확히 입력합니다.
연락처는 실제 연락을 받을 분의 정보입니다. 소유권자가 법인(회사)일 경우, 회사내 담당자 정보가 되겠죠. 소유권자가 개인일 경우에도 변호사가 아닌 사람이 업무를 대신해서 처리해 주는 경우, 연락처 정보에 대리인 정보를 적으시면 됩니다.
소유권자의 이름과 주소는 대중에 공개하게 되어 있습니다. 개인 소유권자의 거주지 정보를 공개하는 것이 꺼려지시면 공개될 mailing address (우편물 수령이 가능한 주소)를 적고, 따로 domicile address (실거주지)를 적을 수 있습니다. Domicile Address (거주지 주소) 작성법 – IPfever
i) Owner of Mark (소유권자)
여기에는 사업체 혹은 개인사업자의 정보를 적으시면 됩니다.
사업체의 경우는 법인의 종류(Inc., LLC 등) 및 설립등기가 된 국가를 선택하고, 개인의 경우는 국적을 적어야 합니다.
밑의 DBA, AKA 등은 한국의 경우 해당사항이 없을 것이고, 미국에서 사업 중이시라면 해당 사항이 있으면 이미 알고 계실껍니다.
그 외 자세한 설명은 생략합니다.
ii) Correspondence (연락처)
이미 설명드린바와 같이, 변호사가 아닌 대리인의 정보를 기입하게 됩니다.
상표는 출원 후 약 1년의 심사기간 뿐 아니라, 등록 후에도 매 5년마다 등록 연장/갱신이 필요합니다. 따라서, 그냥 아는 분께 출원을 부탁한 후, 아는 분과 연락이 끊기면 이후 곤란해 지는 경우가 발생합니다.
직원의 “개인” 이메일 주소를 사용하는 경우도 마찬가지이므로, 주의 바랍니다.
4. Trademark details
드디어 본격적인 상표 관련 정보입니다.
A. 상표의 종류
이번 화면에서는 아래의 Mark type 를 구분하셔서 선택하셔야 합니다.
위처럼 첫번째 옵션인 I want to protect wording alone / Standard character format을 선택합니다.
위에서 말씀드린 바와 같이 Standard Character Mark 가 DIY에 유리하지만, 디자인을 포함시켜 등록을 원하실 경우 (special form) 아래와 같이 I want to protect what my trademark looks like / Stylized wording and designs 를 선택하고, 지난 글 TEAS 화면 3: 상표 관련 – IPfever 을 참고하시기 바랍니다.
Standard character를 선택하고, Continue 를 누르시면 아래와 같이 상표로 등록할 문구를 입력하는 상자가 나옵니다.
B. 상표 입력
띄어쓰기나 특수기호, 악센트 점 등에 유의하여 정확히 기입합니다. 대소문자는 구분하지 않습니다.
C. 번역
상표가 영어단어 또는 어떤 나라 말로도 아무런 의미가 없는 단어라면
위와 같이 No 선택하고 바로 다음으로 넘어가시면 됩니다.
하지만, 상표에 외국어로는 뜻이 있는 경우가 있습니다. 예를 들어, 비누사랑을 미국에서 문구(standard character)로 등록하려면 BEENOOSARANG 와 같이 영문 표기를 등록해야 합니다. 물론, 한글을 디자인(special form)으로 등록하는 방법도 있습니다.
영문 표기는 아무래도 발음도 어렵고 보기가 어려우므로 Soap Sarang 정도로 쓰는 경우가 많습니다.
이를 예로 들어 작성해 보면, 아래와 같습니다.
상표 검색 시 참고!
위와 같은 번역문이 요구되는 이유는, 예를 들어, Soap Love 라는 브랜드가 미국에 이미 있다면 Soap Sarang은 한국말 “사랑”을 아는 미국내 소비자에게 같은 브랜드라는 인상을 줄 수 있기 때문에 등록이 거절 될 수 있습니다.
따라서, 외국어를 포함하는 상표를 검색 시에는 그에 대응하는 영문도 함께 검색해야 합니다. 예: Soap Sarang 과 유사한 상표가 이미 등록되어있는지 확인할 떄는, soap sarang 뿐 아니라 soap love 도 검색해 봐야 합니다.
D. 사람 이름이나 형상
유명한 요리사의 이름을 딴 파스타 소스나 음식점 체인이라면, 해당 인물의 동의 없이 상표 등록이 이루어지면 곤란하겠죠.
이런 특수한 경우에 해당하는 Yes 를 선택해야 하지만, 여기서는 아래와 같이 No 를 선택하고 다음으로 넘어갑니다.
5. 출원근거(Filing Basis) 지정
아래와 같이 출원근거는 Section 1(a), Section 1(b), Section 44(d)/Section 44(e), 그리고 Combined 각각 순서대로 이미 사용 중인 상표, 사용 예정인 상표, 미국 외 타지에서 이미 등록이 됐거나 등록 진행 중인 상표, 여러가지 출원근거를 동시에 갖춘 경우가 있습니다.
1(a), 즉, 이미 상표를 사용 중인 경우가 아니라면 아직 상표를 좀 더 보완하거나 변경할 기회가 있기 때문에 DIY를 추천하지 않습니다. 따라서, 여기서는 1(a)를 기준으로 설명드리겠습니다.
첫번째 박스 – 1(a)를 선택하시면 국제분류 및 상품/서비스 분류를 검색하는 페이지로 이동합니다.
i) IC and ID
위의 빈 상자안에 제품이나 서비스의 이름을 적으면 검색할 수 있는데, 예를 들면 facial soap 이나 toothpaste 와 같이 일반적인 이름을 적어보시고, 검색결과에 적당한게 나오지 않으면 facial cleanser 나 tooth cleaning paste 같이 제품을 설명하는 문구로 다시 검색해 보시면 됩니다.
적당한 상품명칭이 나타나면 바로 우측에 보이는 ADD 를 클릭하시면 추가됩니다.
이때 상품명칭의 좌측에 등장하는 세자리 숫자가 국제분류를 뜻합니다. 이 국제분류(예: 003)가 같으면 품목을 다수 입력하셔도 출원비용이 증가하지 않습니다.
하지만, 반대로 국제분류가 다른 2가지 품목을 선택하면 2배의 출원수수료($350 x 2 = $700) 를 부담해야 하므로 주의가 필요합니다.
ii) Specimen
다음으로 상표가 적용된 상품의 사진 혹은 스크린샷을 첨부하셔야 합니다.
Add specimen 버튼을 누르면 증빙을 제출하는 페이지로 이동합니다.
Add specimen 버튼을 눌러 상품 사진을 제출하면 되고, 만약 상품이 아닌 서비스라면 서비스 리스팅, 광고, 서비스 소개 웹사이트 등으로 대신합니다.
여기서 주의하실 점은 상기 사례는 상표의 실제 사용 사실 뿐 아니라 상표가 등록하고자 하는 상표 이미지/문구 와 동일하게 사용되고 있는지를 확인하는 지표가 되기 때문에 (1) 상표가 상품/서비스에 부착/표기/인쇄 등으로 연관되어 있을 뿐 아니라, (2) 상표 자체가 명확하게 식별되어야 합니다.
연관성 – 특히 웹페이지 스크린샷일 경우, 일반적으로 브랜드(상표)가 표시되는 위치에 해당상표가 노출되어야 합니다. 주로, 상표로써 표기된 것이 아니라 단순히 제조회사명이나 회사 연락처 등으로만 표기된 경우에 문제가 됩니다.
상표의 식별 – 상표에 특수문자나 띄어쓰기 등이 포함되어 있는 경우, 이를 일관되게 사용하지 않는 경우가 자주 문제가 됩니다.
서비스의 경우,
보이지 않기 때문에 어떻게 증빙을 제출할 지 의문이 생기실 수 있습니다.
이런 경우, 서비스를 구입할 수 있는 방법이 상표와 함께 표기되어 있으면 상표의 사용으로 봅니다. 예를 들어, 웹페이지 스크린샷의 경우 서비스를 이용할 수 있는 장소 안내나 문의 전화번호 등이 상표와 함께 노출되어 있으면 됩니다.
참고로, 사업장이 있는 경우, 간판과 함께 해당 오피스/웨어하우스/매장 등을 촬영해 제출할 수 있습니다.
다음으로는 Description of specimen, 즉, 심사관에게 증빙(사진)이 무엇을 보여주고 있는지 설명하시면 됩니다. 예를 들어, A photographic image of a hat with an embroidered applied-for mark 정도가 되겠죠.
iii) Date of first use
그 아래로는 제품을 처음 판매한 날짜를 적는 칸이 있습니다. 참고로, 웹페이지 스크린샷의 경우 반드시 해당 페이지의 URL 과 스크린샷을 캡쳐한 날짜(Date of access)를 반드시 적어야 합니다.
최초 사용일(Date of first use)은 두 날짜(anywhere, in commerce)로 구분되어 있습니다. 기본적으로 판매 인보이스 등으로 증명 가능한 날짜를 입력하시고, 특별한 경우가 아니라면 anywhere 과 in commerce 는 두 날짜 모두 동일하게 입력해 주시면 됩니다.
사용 예정인 상표- 1(b) 는 심사는 똑같이 진행되지만 심사 후 바로 등록되지 않고, 향후 실제로 사용이 이루어지면 그때 1(a)와 똑같이 사용 사례를 제출하는 절차를 거쳐 등록이 이루어집니다.
이 때, 추가 수수료가 발생하므로 현재 사용 중이라는 것을 입증할 수 있다면, 실제 판매가 이루어질 때까지 잠시 기다리셨다가 등록하시면 다소 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
해외에서 이미 출원/등록을 하신 상표의 경우 44(d)나 44(e)를 선택하시고 해당하는 출원/등록 정보를 기입하시면 됩니다.
Continue 버튼을 눌러 다음 단계로 이동하실 수 있습니다.
6. 기타 사항
잘 읽어보시고, 해당사항이 있으면 체크합니다.
첫번째 항목의 Disclaimer 는 주로 상품명칭이 상표에 포함된 경우 해당됩니다.
다만, 위의 translation 등과 다르게 disclaimer 는 빠뜨려도 페널티가 없고, XXX 를 disclaimer 에 포함시키라는 내용으로 거절 통지문을 발송하면, 이에 대해 서면으로 동의하기만 되므로 큰 문제가 되지는 않습니다. 더 자세한 내용은 미국 상표 Disclaimer 쉽게 이해하기 – IPfever 를 참고하시기 바랍니다.
두번째 항목과 세번째 항목은 잘 읽어보시고 해당사항이 있으시면 체크 후, 그에 해당하는 정보를 적으시면 됩니다.
그 외 항목은 조금 전문적인 영역이라, 만약 해당사항이 있으시면 DIY가 어렵다고 생각하시면 됩니다.
7. 리뷰
이제까지 작성한 내용을 확인하는 페이지입니다.
8. 서명
이제 서명을 하시고 제출하면 됩니다.
세가지 서명 방법 중 하나를 선택하실 수 있습니다. 가장 편리한 방식은 현재 온라인 양식을 작성하고 계신 분이 상표권자가 되실 분 즉 출원인을 대행할 권한이 있는 경우입니다. 직접서명 (sign directly) 을 선택 후 화면의 하단에서 서명할 수 있습니다.
직접 서명이 어려운 경우, Sign directly 를 누르면 나오는 메뉴 중 하나를 선택하여, 상표권자 본인이나 그 외 권한이 있는 분에게 email 을 보내거나 같은 내용을 종이에 출력 후 서명을 받을 수 있습니다.
위의 체크박스는 일단 전부 동의하시지 않으면 진행이 안됩니다. 주요 내용은 허위 사실을 기재할 경우 법적 처벌을 받는다는 내용인데, 시간을 들여 꼼꼼히 읽어보시기 바랍니다.
실제 서명은 아래와 같이 S-signature 형식으로 글자를 입력하는 디지털 서명으로 이루어집니다.
간단히 설명드리자면 서명란에는 /young jeon/ 와 같이 이름과 성을 “/” (슬래쉬, 키보드의 마침표 오른쪽에 있는 기호입니다) 안에 가두어서 기재하시면 됩니다. 그 옆의 날짜란은 클릭하시면 자동으로 현재 날짜로 입력됩니다.
다음으로 맨 아래에 서명하시는 분의 position 을 적으시면 됩니다.
보통은 회사명의로 상표를 등록하는 경우가 많으니 Signatory’s Position은 직책이 되겠죠. 상표권자가 개인이고 직접 등록하시는 경우에는 Owner라고 적으시면 되고, 만약 두명 이상의 개인/법인이 공동으로 소유하는 상표의 경우에는 add signatory 버튼을 사용해 서명인을 추가 할 수 있습니다.
미국에 살지 않더라도 미국 내에 법인을 설립하여 미국 거주자가 될 수 있습니다. 하지만 미국 법인 설립을 위해서는 미국 소재 Registered Agent 가 필요하고 한달에 $10 미만의 비용으로 Registered Agent 서비스를 제공하는 전문 업체도 있습니다. 하지만, 지속적으로 발생하는 비용이므로 미국에 법인을 설립할 다른 이유가 없다면 추천드리지는 않습니다. ↩︎
특허청은 출원인에게 이메일로 공지할 의무가 없으므로, 출원인이 최소 매 2-3개월마다 한번씩 TSDR을 이용해 출원/등록상태를 확인해야 합니다. ↩︎
The information I provided in the application is saved in my account, so I could work on the application whenever I had a free time. You can make a payment via credit card when you “submit” the completed application. I paid $1,510 including the convenience fee of $10.
After you submit the application, you will need to access your account from time to time. e.g. An internal message system will prompt you to provide additional information or missing documents. You will also receive an email when there is a new message.
Background Check (GAPS)
You will submit your fingerprint for background check via GAPS. The GAPS registration fee was $49.25, and my registration was approved in about 10 days from the submission of Fitness Application.
Once your registration is approved, you will physically visit a GAPS fingerprint site to digitally submit your fingerprint.
Character and Fitness
A fitness analyst was assigned to my case in about 4 weeks from the submission. It seemed my references received an email inquiry about the same time. I was asked to provide an email address for my old employee in South Korea.
Admission in other jurisdiction
Illinois Bar
You need to be admitted to at least one jurisdiction.
I have a JD from Chicago-Kent College of Law and was admitted to the Illinois bar in 2012. I had been active and good standing ever since.
Patent Bar
You need to provide disciplinary records from all applicable jurisdictions.
In my case, I was notified of a missing information because I did not provide information about my USPTO registration.
Motion Eligibility
5 of past 7 years
You must have practiced law for 5 of 7 past years.
Per reciprocity rule, Georgia might require a stricter rule. I was from Illinois that requires 3 of 5 past years. So, it was 5 of 7 past years for me.
I worked as a corporate counsel for two years, and I had a year of unemployment, after which I started my solo practice.
If you worked at a firm, there is little issue about the eligibility. Additionally, Georgia recognize law teaching, gov’t agency, military, in-house corporate, and judicial court of record as practice of law.
I had a work history in South Korea, and I was working solo. Not sure what prompted the inquiry, but I had to provide a written explanation what was the nature of my employment and practice.
You need to submit a Good Standing Letter including disciplinary records from all jurisdiction you are admitted.
I submitted one with my application, and it was probably a few days old. However, by the time they looked at it, (I assumed it was after fitness was cleared) it was too old. So, I had to submit a new one.
Birth Certificate
I was born in South Korea. Although I submitted a Resident Registration Card issued by South Korean government, I was asked to submit a birth certificate or an equivalent. I provided an English version of Family Relations Certificate issued by South Korean government.
MPRE score
You need to provide your MPRE score. I requested NCBE to send an official transcript to Georgia Office of Bar Admissions. You can do it on the NCBE website, and the fee was $25.
I hope the above information can help attorneys who are interested in GA admission on Motion without Examination to have a better idea about what to expect in the process.
수시로 내용을 수정할 수 있고, 기입한 내용을 SUBMIT 할 때까지 계정에 저장할 수 있으므로 시간 날때마다 조금씩 완성해 갈 수 있어서 편리했습니다. 완성 후 제출할 때 결제도 신용카드로 바로 가능한데 수수료 $10을 포함 $1,510 이였습니다. (Reciprocity Rule에 따라 조금씩 다를 수 있을 듯 합니다.)
이후 추가 설명이 필요하거나 서류를 제출이 필요하면 동 웹사이트의 Message 기능을 통해 연락이 오고, 해당 Message 를 확인하라는 안내문도 등록한 이메일로 받아보실 수 있습니다.
Background Check (GAPS)
범죄 경력 조회를 위해 지문을 제출합니다. 별도 등록 ($49.25) 이 필요하고 제 경우에는 Fitness Application 을 제출 후 약 10일 정도 후에 Registration Approved 됐습니다.
일단 승인이 되면 GAPS fingerprint site 를 방문해야 합니다.
Character and Fitness
지원서 접수 후 약 4주 후에 Fitness Analyst 가 배정되었고, 이때 추천인(reference)에게 연락이 간듯 합니다. 저의 경우는 한국에서 다니던 회사의 이메일을 미기입해서 추가정보 제공 요청을 받았습니다.
Admission in other jurisdiction
Illinois Bar
하나 이상의 주에 Good Standing 으로 등록되어 있어야 합니다.
저는 2012년에 Chicago-Kent (ABA approved law school) 에서 JD 후, Illinois Bar Exam 을 통해 일리노이 변호사가 됐습니다. 이후 8년여 기간 동안 Active & Good Standing 유지했습니다.
Patent Bar
자격 등록되어 있는 모든 주로부터 Disciplinary Record 를 발급받아 제출해야 합니다.
저는 Admission in other jurisdiction 관련 특허변호사 자격을 빼먹었다가 추가 제출 요구를 받았습니다. Patent bar 도 별도의 other jurisdiction 에 포함된다는 점 잊지 마시기 바랍니다.
Motion Eligibility
5 of past 7 years
조지아에 무시험 전형으로 변호사 등록을 하려면 최근 7년간 5년간의 업무 경력이 있어야 합니다.
조지아는 reciprocity rule 이 있으므로 현재 자격증을 가진 주의 요건이 더 엄격하다면 그 주의 요건에 따르셔야 합니다. 일리노이는 덜 엄격한 5년 중 3년인 관계로 저는 7년 중 5년이 그대로 적용됐습니다.
신청일 기준으로 한국에서 사내변호사로 2년 일했고, 약 1년간 일을 쉰뒤 미국에서 3년 조금 넘게 solo practice 를 하고 있었습니다.
참고로, 각 주별로 무시험 전형 요건(기간)은 아래의 링크(NCBE)에서 확인하실 수 있습니다.
해당 기간 동안에 로펌에 고용되서 일하거나 변호사 사무소를 운영했다면 당연히 별 이슈가 없겠죠. 그 외에도 Law teaching, gov’t agency, military, in-house corporate, judicial court of record 도 인정해 준다고 하네요.
저의 경우는 한국에서 근무한 기록 때문인지 아니면 solo practice 때문인지, 업무 내역에 대한 자세한 설명을 서면 제출해야 했습니다.
신약 특허니 원천 특허니 하는 기사를 자주 접하게 됩니다만, 실제로 특허에는 단 2가지만 존재합니다. 하나는 발명특허이고 다른 하나는 디자인특허이죠.
발명특허 vs. 디자인특허
이 2가지의 가장 큰 차이점은
발명특허: 독특하고 유용한 물리적 혹은 방법적 특징을 보호
디자인특허: 독특하지만 순전히 장식적인 특징을 보호
입니다.
결국 우리가 흔히 생각하는 새로운 기술이나 제품을 보호하는 수단은 발명특허라 할 수 있습니다. 반면에 디자인특허는 비전문가의 경우 대부분 “이런것도 보호가 된다구요?” 하고 반문하시는 경우가 많습니다.
발명특허의 종류
사실 발명특허에 따로 세부 종류가 있지 않습니다. 단지 이 발명특허가 보호하는 것이 신약일 경우 신약 특허, 원천 기술일 경우 원천 특허 하는 식으로 부를 따름이죠.
헌데 이런 명칭은 특허의 가치와 보호 범위에 관해 큰 힌트를 줍니다.
신약 특허
신약 특허와 같이 “특허의 대상” + “특허” 라고 부르는 경우, 대부분 대상이 되는 물질 자체에 대한 권리 뿐 아니라 그 생산(원료의 추출이나 제조 및 합성) 과 사용(약의 복용과 투여)에 대한 권리를 모두 포함하는 경우가 대부분입니다.
일반적으로 신약의 경우, 해당 물질 자체가 이용가능한 상태로 자연계에 존재하지 않는 경우가 대부분이므로, 새로운 물질일 뿐 아니라 그 생산법이나 사용법도 새롭게 개발되는 경우가 많겠죠.
따라서, 새로운 것 (즉, 발명) 을 보호하는 특허가 물질 자체 뿐 아니라 생산과 사용에 모두 적용됩니다.
제조 특허
반면에 통상 제조 특허라 하면 어떤 물건이나 물질을 만드는 방법에 대한 특허를 말합니다. 해당 물건이나 물질이 이미 존재하거나 알려져 있지만, 그 대량 생산이 어렵거나 특정 용도에 맞지 않는 경우가 있는데요.
예를 들어, 칼은 기원전으로 거슬러 올라가는 친숙한 연장인데요. 마찬가지로 세라믹은 도자기라는 형태로 수천년의 인류 역사와 함께 했죠. 헌데, 세라믹 칼이 등장한 것은 그리 오래되지 않았습니다. 세라믹이라는 재료를 칼과 같이 얇고 단단하게 만들 기술이 생긴 것은 최근이기 때문이죠.
누구나 다 아는 도구를 그 재료만 주변에서 쉽게 찾을 수 있는 다른 물질로 바꿨다고 해서 발명이라 하기는 어렵겠죠. 따라서, 세라믹 칼 자체에 대해 특허를 받기는 어렵기 때문에, 제조 기술에 한정하여 특허를 받게 됩니다.
원천 특허
원천 특허는 또 다른 개념인데, 이 경우 테크트리 (Technology Tree) 상 뿌리에 해당하는 기술에 대한 특허라는 뜻으로, 사실 상대적인 개념이고 법적으로 큰 의미가 없는 말이기도 합니다.
예를 들면 새로운 조성의 합성 섬유를 개발한 경우, 원료의 배합이나 열처리, 가공법에 대한 원천 기술이 있을 수 있지만, 결국 그러한 기술도 기존의 합성 섬유 제조방식에 근거하여 변형한 파생기술이라 볼 수 있겠죠.
따라서, 원천 특허라는 말은 여러 특허를 구분하여 설명할 때 도움이 되는 말로, 그 외의 경우에는 대부분 마케팅 효과를 노리고 쓰는 말에 불과합니다.
디자인 특허
이미 언급이 됐으니 디자인특허에 대해서도 간단히 짚고 넘어가겠습니다.
발명특허의 대상이 물질이나 생산방식, 사용법 등으로 다양한 반면, 디자인특허의 대상은 오로지 디자인 (형태와 조성) 에 국한 됩니다. 따라서, 하나의 도구나 장치, 피복, 장식품 등 무엇이든 그 물건의 일부에 색다른 디자인이 포함되었다면 그 물건의 종류나 용도를 따지지 않고 디자인 특허를 받을 수 있습니다.
물론 그 보호범위는 디자인적인 요소에만 한정되지만, 법적인 효용이 작다고 볼 수는 결코 없는데요. 예를 들어, 수년간 세간을 떠들썩하게 했던 스마트폰을 둘러싼 애플과 삼성의 소송 분쟁은 아이폰의 직사각형+동그란 홈버튼에 대한 디자인특허를 중심으로 진행된 바 있습니다.
의류나 잡화 제품은 생산설비나 원재료에서 차별화가 어렵기 때문에 무형자산(특히 지적재산권)의 중요성이 부각됩니다.
동시에 Child Labor 등 수출입 관련 제한과 생산자의 책임, 각종 유해물질에 대한 법규 등 다양한 일반 제조업 관련 이슈를 피해갈 수 없기도 합니다.
몇가지 대표적인 이슈에 대해서 간단하게 소개합니다.
Legal Framework
기본적으로 모든 브랜드 (“B” for brands) 는 디자이너 (“D” for designers) 의 창조물을 생산자 (“M” for manufacturers) 에게 의뢰하여 생산, 도매/소매상(“R” for retailers)을 통해 판매하게 됩니다.
1. Development
Keywords: Confidentiality & IP Rights
B와 D는 고용관계인 경우가 많은데요. 이때 고용계약서 상으로 일을 하며 만들어낸 디자인이나 상표, 저작권에 대한 권리를 누가 갖는지 분명하게 해둘 필요가 있습니다. 통상 모든 디자인이 “Work made for hire” 인 경우가 많죠.
만약 D가 직원이 아니라면 업무를 의뢰하고 그 대가를 지불하면서 무형자산에 대한 권리를 취득하므로 권리의 소유관계는 비교적 명확한 편이지만, 이후에 같은 디자인을 타회사에 유출하거나 팔 수 없도록 비밀유지 계약이 필수입니다.
2. Manufacturing
Keywords: Ethics and Consumer Safety
섬유나 플라스틱 제품의 특성상 M은 개발도상국에 위치한 경우가 많고, 따라서 child labor 나 원료/생산품의 관리, 소비자의 건강과 안전에 대한 규제가 미약한 경우가 많습니다.
따라서, 판매지인 미국의 Consumer Product Safety Act 나 FDA regulations 각 주의 Supply Chain 관련 법에 관심을 가지셔야 합니다. 예를 들면, 제품 라벨에 표시해야 할 내용이나 소비자에게 공개해야 하는 supply chain 관련 정보 등인데요. 원자재 수급부터 제조과정, 완성품까지 신경써야 할 부분들이 많습니다.
다만, 동종 업계라면 획일적으로 적용되므로, 앞서가고 있는 업체를 참고해서 그대로 따라해도 문제가 없는 부분입니다. 가장 쉽게는 경쟁업체나 M이 거래하는 타회사(특히 미국 내에서 이미 규모와 인지도가 있는 브랜드)를 벤치마크하는 방법이 있겠죠.
3. Distribution
Keywords: Exclusivity and Agency
내 상표를 붙인 제품이니 만큼 내 손을 떠났다고 안심할 수 없겠죠. B와 R 의 관계에서 가장 핵심인 부분은 아무래도 독점판매권과 에이젼시입니다.
독점판매권은 말그대로 하나의 R가 시장을 독점한다는 얘긴데, 단순히 YES/NO 이슈가 아닐 수 있습니다. 예를 들어, 오프라인과 온라인 채널을 나누어, 더 나아가는 지역과 온라인 마켓플레이스 별로 나누어 R간의 지나친 가격 경쟁을 예방할 수 있습니다.
또한 브랜드 이미지와 상표권의 보호를 위해서 상표의 사용이나 가격과 관련해 여러가지 제약을 둘 수 있는데요. 쉽게는 모든 판매자를 에이젼트(예: 판매 대리점)로 하고, 커미션을 지급할 수 있겠죠. 하지만 에이젼트의 법적행위에 대한 권리와 책임을 모두 B가 질 수 있으므로 양날의 검이 될 수 있습니다.
대부분 유통은 B와 R의 매매 형태로 이루어지기 때문에 나와 상관 없는 일이라고 생각하실 수 있지만, 꼭 에이젼시 계약을 하지 않아도 “사실상의 에이젼시 관계”로 추정될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
4. Occupational Health and Safety
Keywords: Supply Chain
고용주라면 OSHA 에 대해 익히 들어보셨을 겁니다. 헌데 직장 내의 안전과 건강을 위한 규정이 Supply Chain 에서 일하는 종업원에게도 적용될 수 있다는 사실을 아는분은 많지 않은데요.
물론 직접적인 책임이라고 볼 수는 없지만 기업의 사회적 책임이나 공헌이 큰 이슈가 되고 있는 만큼, 이 부분도 눈여겨 봐야 합니다.
위 2. Manufacturing 에서 언급한 바와 같이 M 이 거래하는 다른 업체들의 best practice 를 똑같이 적용하도록 요구하는 방식으로 접근할 수 있습니다.
위 4가지 외에도 수출입 관련 규제 등의 다양한 이슈가 있지만, 주로 깜빡하고 놓치기 쉬운 부분에 초점을 맞추어 봤습니다.
Well, I get that question a lot as an IP attorney. I have been working on trademark cases for about ten years now. In fact, one of the first things I did as a newly minted attorney in Chicago was to file a response to an office action rejecting a trademark application by YS bee farms.
Ever since, I’ve been working with small and large businesses to get their trademarks registered or help them enforce or defend their trademark rights in courts. These clients are more or less established businesses.
Then, Amazon Brand Registry happened, and everyone wants a registered trademark now. Literally, everyone. I get an email from an individual who wants to aspire to become a successful Amazon seller every now and then. Unfortunately, these online retail newbies often ask the wrong questions:
How much does it cost to get a registered trademark?
Well, it depends, if you want just something with ®, it would only cost you $250, seriously. If you want something of value, it can go way up.
Are there any requirements to get a registered trademark?
Well, ironically, the answer is a trademark. You’re registering a trademark you already have! (With an exception of ITU, of course.)
The question you should ask
A business experienced in retail always come with brand/name candidates instead of a product label already printed out. They ask me questions like:
“Can we use any of them?”
“What do you think is the best?”
“Are there any conflicting marks out there?
And the ultimate question: “is this a good one?”
These are all really good questions. Also, I hear them so often. When it comes to a certain mark there are always specifics that do not apply to other cases. However, there are repeating themes that are sort of universal. I want to discuss some of the universal tips.
Use TESS
Your brand name should be remembered. To achieve that, often you resort to tapping into your own memory and experience. Then, you come up with something familiar.
Now, familiarity is the enemy of a distinctive mark. You don’t want to pick something that has been used by another for many years. In fact, if there is likelihood of confusion between the old mark and your mark, you will be legally barred from using or registering the name.
TESS is an acronym of Trademark Electronic Search System. It’s a free and powerful tool. You can simply type up your candidate to see if there’s any identical trademarks that are registered, applied-for registration, or cancelled of registration.
I mentioned likelihood of confusion, which means you should also avoid similar marks. To find similar marks, you can do advanced searches on TESS as well. Advanced search needs some knowledge and practice. But, there are some easy things you can start right away.
Use $ signs to expand your search.
Let’s say your brand name candidate is “Aweriginal”. You can try “Awe$” or “$riginal”, which will return anything starting with awe- and ending with -riginal, respectively.
The dollar sign works fine in the non-advanced search option, “Basic Word Mark Search (New User)”.
Narrow it down to your market.
Well, the internet made all trademarks essentially nationwide. In other words, I’m not talking about the geographical market. On the other hand, you can still have identical trademarks used by independent entities. For example, you may use “Aweriginal” for your grocery store while “Aweriginal” has been used for decades by someone else for a beauty salon service.
Although there is no clear cut answer to what types of good/service can be said to be distinctive (or in different markets), you can more often than not rely on international classes. To narrow your search to a specific international class, you should use “Structured Search”.
Searching for anything with “awe-” in advertising and business category only.
In doing so, you can eliminate a lot of candidates that are too similar to already existing marks.
Use common sense
If your brand name reminds of someone else other than you, it’s not a good name. If your name tricks a customer into a belief that they are buying from someone else, it goes against the very idea of trademark: it should tell consumers where the good/service comes from.
Similarly, if your brand name simply tells what the good/service is, it’s not a good name. It should tell where it comes from, but not what it is.
Tips for good naming
I digress. This article is actually about how to give a good name. All I said so far is how to avoid bad names.
So, here are some hacks.
Tweak spellings
This is probably all too familiar. Our example “Awerigional” is indeed a tweak of “original” using awe- instead of “o”.
Use suffixes
If you are fond of a certain word or common name, you can add suffixes to it for extra distinctiveness. If I were to use my name “Jeon” for a trademark, I would soon realize there are more than 500,000 people with the same name in South Korea alone.
However, Jeonish, Jeonastic, and Jeonity are all pretty distinctive and easy to remember names if you’re already familiar with the “Jeon” name.
Make it simple
A catchphrase is very attractive, but it does not go far legally. It’s not to say that you can’t have a phrase registered as a trademark. In fact, it’s often easier to have a phrase registered than a word.
However, when it comes to trademark protection, it should not just protect against identical copycats but also against similar rip-offs. As phrases often convey a meaning, your competitors can easily claim that they’re just using the phrase for the meaning.
So, “it’s so deli-cious” is never be a good name for your delicatessen however tempting.
Use it properly
My final advice has nothing to do with naming. Nonetheless, if you’re using a good name the wrong way, it would be shame.
Don’t refer your product/service by just the trademark. For example, don’t call your specialty raisin bread Aweriginal. It should be Awriginal raisin bread. It’s true even if no other bread in your bakery is called Awriginal.
Patent protects inventor’s exclusive right to an invention, but at the same time it aims to promote further advancement of the same technology.
These are conflicting goals for which patent provides a comprehensive exclusivity that is also clearly defined.
If you are considering patenting your invention, you should first understand the limitations which define the scope of your patent right.
Patent limitations
It is often said that patent protects an idea or more specifically a product. However, technically, a patent is a document that claims rights to a certain combination of characteristics included within the idea or product.
Let me illustrate with a hypothetical whitening cosmetic product. In your patent, you claim rights to a product
that includes whitening ingredient A and
moisturizing ingredient B
in a solution.
Anything that includes all three of limitations above can infringe the patent unless the patent owner allows it.
I said “all three”, so if one sells a product containing ingredients A and B but in a solid form instead of a solution, your patent can’t stop it.
Overcoming limitations
To avoid a situation where your right is limited in a way that can be easily designed around, your claims need to be as less limited as possible.
For example, you can claim rights to a product
that includes whitening ingredient A and
moisturizing ingredient B.
This can protect anything that contains A and B at the same time. However, on the other hand, if there was anything that contains A and B at the same time before your invention, your invention is no longer “new”, which is a requirement to get patented.
Not convinced? Let’s say your ingredient A is extracted from apple and ingredient B is glycerin. You can easily find a beauty tip suggesting an addition of glycerin to apple juice for a homemade facial mask.
Hence, in all likelihood, you will claim something like
a solution
that contains no less than 0.2% of whitening ingredient A
and no more than 5% of moisturizing ingredient B.
Well, let’s say in the nature you will not find an apple that has so much enriched with the A.
Design around
Now you have clearly defined patent claims. It’s time for your competitors to find a way around it. We call it a design-around.
For example, your competitor can market a product that contains 0.19% of whitening ingredient A. As explained above, this does not infringe your patent.
Patent sounds pretty useless now? Well, not so fast. There should be an assumption that if A is less than 0.2%, the product will not have adequate potency to brighten skin complexion.
The same goes to ingredient B. You should set the numbers in a way that, for example, if you have more than 5% of B, the solution will be too sticky to be easily applied on skin.
Conclusion
Getting a patent is easier than you think, but getting a strong patent is harder than you think.
In fact, when you apply for a patent, the patent examiner at USPTO will find something like homemade facial mask to say your invention is not new, during a process called Office Action. You can overcome the argument by adding limitations such as 0.2% and 5%.
In so doing, you may end up with a weak patent unless you anticipate ways to design around and make it harder for your competitors.
특허는 발명자의 독점적인 지위를 보호함과 동시에 지속적인 기술의 발전을 독려하는 2가지 서로 상충되는 목적을 가지고 있습니다.
때문에 특허권은 매우 포괄적, 독점적, 배타적인 성격도 가지고 있지만, 한편으로는 아주 명확한 한계를 규정하여 추가적인 기술개발을 위한 동기를 부여하고 있죠.
따라서, 이 한계를 이해하는 것이 중요합니다.
특허권의 설정
일반적으로 특허를 제품이나 아이디어에 대한 보호라고 생각하지만, 실제로 특허를 출원할 때는 물리적/기술적/방식적 특징들의 조합에 대한 권리를 청구하게 됩니다.
예를 들어, 미백 기능성 화장품에 대한 특허를 낸다고 가정해 보겠습니다. 이때 실제로 권리를 청구하게 되는 것은 다음과 같은 특징을 포함하는 화장품에 대한 권리입니다.
미백성분 A를 포함하고
보습성분 B를 포함하는
수용액
위의 세가지 요건을 모두 충족하는 제품에 대해서는 특허권자가 독점적 생산/판매권을 갖습니다.
하지만 3가지 요건을 모두 충족해야 하기 때문에, 경쟁사에서 A가 들어가 있지만 B는 없는 수용성 제품을 판매한다면 특허권 침해는 아니게 됩니다.
권리의 한계와 극복
마찬가지로 만약 3번째 요건에 “수용액”이 아니라 “화장품”이라 청구했다면, 예를 들어 A와 B를 포함하는 “세안제” 는 엄밀히 말해 화장에 쓰이는 물건은 아니므로 특허권 침해가 아닐 수 있겠죠.
위와 같은 제한적인 효과를 생각하면 애초에
미백성분 A와
보습성분 B의
혼합물
에 대해 특허를 낸다면 좋겠죠. 이와 같은 특허를 A + B 조합에 대한 원천특허라 할 수 있습니다.
하지만 A 와 B 가 완전히 새로운 화합물이 아니면, A와 B를 포함하는 혼합물이 이미 존재/사용되었을 가능성이 높습니다. 예를 들면 A가 사과에서 분리 추출한 물질이고, B가 Glycerin 이라면 사과에 glycerin 을 추가하는 천연팩 활용법을 소개하는 8 Benefits of Apple for the Skin | Femina.in 가 이미 공개한 발명이라고 할 수 있겠죠.
따라서 “새로운 것” 이라는 요건을 만족하지 못하므로 특허를 받기 어려워 집니다.
이를 극복하기 위해서,
미백성분 A를 0.2% 이상 포함하고
보습성분 B를 3–5% 함유하는
수용액
과 같이 특허권을 설정하게 됩니다.
이 경우 미백성분 A가 자연상태에서 0.2% 의 농도로 존재하기 어렵다는 가정하에, 이미 공개됐을 가능성은 매우 적어지겠죠.
침해회피 (Design Around)
이런 특허권리 범위의 한계 때문에 후발주자(경쟁업체)들은 침해를 회피하는 것이 가능해 집니다.
예를 들어,
미백성분 A를 0.19% 포함하고
보습성분 B를 4% 포함하는
제품의 경우, 특허를 침해하지 않습니다.
보습성분 B의 요건은 만족했지만, 제품이 수용성이라고 가정하더라도 미백성분 A의 요건을 만족하지 않기 때문이죠.
이러한 한계 때문에 애초에 0.2% 라는 숫자는 단순히 시판할 제품에 포함시킬 A 성분의 함량이 아니라, 미백성분 A가 미백기능성을 갖게 되는 최소 함유량이어야 합니다.
마찬가지로 보습성분 B 또한 5% 이상 포함시켰을 때는 발림성이나 흡수되는 속도가 떨어져서 화장품으로서 상품성이 없다는 전제하에 5%미만이라는 한도를 설정해야 합니다.
결론
위에서 알아본 바와 같이, 특허권은 단순히 하나의 제품에 대해 권리가 아니고, 세부 특징들의 조합에 대한 권리입니다.
따라서, 이러한 세부 특징들의 조합을 쉽게 침해회피 될 수 없도록 잘 설정한 “강력한” 특허를 취득하는 것이 중요하겠죠.
“특허를 받을 수 있나?” 가 아니라 “얼마나 강력한 특허를 받을 수 있나” 를 고민하시기 바랍니다.
2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 특허청의 상표전자출원 (TEAS) 양식의 첫 페이지는 다음과 같습니다. 여러가지 주의사항이 있고, 가장 아래에 보면 두가지 질문이 있죠. 1. Is an attorney filing this application? 양식을 제출하는 사람이 변호사인지 묻고 있습니다. 자동으로 Yes가 선택되어 있으므로 No로 바꾸어 주셔야 합니다. 특별한 불이익은 없으니 안심하셔도… Read more: (OLD) TEAS 화면 1: 기본 정보
2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 미특허청 상표전자출원 양식 (TEAS Plus) 2번째 페이지에서는 출원인의 정보를 기입하게 됩니다. 출원인은 양식을 기입하는 사람이 아니고, 상표를 소유하고 있는 법인 혹은 개인 사업자를 말합니다. 빨간* 표시 되어 있는 부분은 필수 기재정보라 비워 놓으면 넘어 갈 수 없습니다. 그럼 좀 더 자세히 알아… Read more: (OLD) TEAS 화면 2: 출원인 정보
2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 미국 상표 전자출원 (TEAS Plus) 의 세번째 페이지는 드디어 상표 관련 정보입니다. 이번 화면에서는 아래의 Mark type 를 구분하셔서 선택하셔야 합니다. Standard Characters 쉽게 말해 숫자나 기호를 포함한 영문이라고 생각하시면 됩니다. 예를 들어, 국문으로 “자유지대”가 상표일 경우 세가지 선택지가 있습니다. Zahyoo-Zeedae 처럼… Read more: (OLD) TEAS 화면 3: 상표 관련
2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. TEAS Plus 의 4번째 페이지에서는 특허청의 분류 시스템에 맞게 상표를 기술하셔야 합니다. 상표 등록이 처음이신 분에게는 약간 생소할 수 있지만, 굳이 말하자면 순전히 행정적인 절차이며 큰 법률적 지식을 요구하지 않습니다. 크게는 (1) 해당하는 상품/서비스를 선택하고, (2) 각각의 분류에 대해 상표 출원 방식을… Read more: (OLD) TEAS 화면 4: 상표의 분류
2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center 의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 여기서는 심사 및 등록을 위한 연락처를 확인합니다. 미특허청으로부터 출원/심사/등록 을 위한 서신을 받고자 하는 주소가 이미 기입하신 출원인 정보와 다르지 않다면 그대로 입력하시면 되고, 아니라면 이 화면에서 다른 우편주소를 지정하셔도 됩니다. 다만, 이메일 주소를 입력하고 체크박스를 확인하면 미특허청에서는 따로 종이로 된… Read more: (OLD) TEAS 화면 5: 연락처
2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center 의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 미특허청 상표 출원 TEAS Plus 의 6번째 화면입니다. 세가지 서명 방법 중 하나를 선택하실 수 있는데요. 현재 온라인 양식을 작성하고 계신 분이 상표권자가 되실 분 즉 출원인을 대행할 권한이 있으시면 직접 sign directly 를 통해 화면의 하단에 서명하시면 됩니다. 그렇지 않을… Read more: (OLD) TEAS 화면 6: 서명
미국 상표 출원 (TEAS) 시 Domicile Address (거주지 주소) 라는 기재사항이 있습니다. 통상은 우편주소(mailing address)와 일치하므로 신경쓰지 않아도 되지만, 때로 꼭 필요한 경우가 있어 주의해야 합니다. 미국 거주 여부를 확인*하기 위한 주소이기 때문에, 꼭 실제 거주하는 곳(혹은 회사 업무가 이루어지는 곳)의 주소를 입력해야 합니다. *거주지(회사의 경우 사무실)가 해외인 경우 반드시 미국 변호사를 고용해 상표등록을 진행해야… Read more: Domicile Address (거주지 주소) 작성법
미국 상표 등록 시 Specimen 을 반드시 제출해야 하는데, 이 Specimen 을 한국말로 설명할 때는 저는 “사용증빙” 혹은 “사용 예” 라고 부르고, 이 절차를 사용증명 이라고 합니다. 그 이유는 이 스페시먼이 말그대로 상표를 사용하고 있다는 증명을 하기 위해 사용되기 때문인데요. 미국 상표법은 “사용주의“를 따르고 있기 때문에 사용하고 있지도 않은 상표를 (1) 단순히 미리 선점하거나 (2)… Read more: Specimen (or AOU after ITU; 사용증명) 이 뭔가요?
아이피 피버는 미국내 스타트업과 중소기업들을 위한 통합적인 지재권 솔루션을 제공하고 있는 전문 변호사 그룹입니다. 저희는 하나 하나의 상표를 따로 취급하지 않고, 전체 비즈니스의 지재권 포트폴리오 안에서 그 개별적, 사업적, 재정적 배경과 관련 시장, 향후 계획 등 여러가지 요소를 고려 하여 상표 출원을 진행하고 있습니다. 헌데, 특허나 저작권, 각종 지재권 침해 및 상표 관련 분쟁 등… Read more: 간단한 상표 출원
미국 상표 등록(USPTO Trademark Registration)은 비교적 간단하지만, 도움이 반드시 필요한 경우도 있습니다. 아래의 5가지 자가진단 질문에 대한 답이 모두 YES 라면 미국 상표, $250 (+약간의 노력과 시간 투자) 로 등록까지 가능합니다. 1. 미국에 계십니까? 회사의 직원 혹은 본인이 직접 상표 출원을 진행하려면 (1) 법인일 경우 Principal Office가 미국 소재 (2) 개인사업자일 경우 거주지가 미국내에 있어야만… Read more: 미국 상표 2분 자가진단: DIY(본인) vs. 대리인(변호사)
Disclaimer 를 간단히 정의하면, “상표의 일부에 대한 권리 포기” 라고 생각하시면 됩니다. 이런 disclaimer 가 필요한 이유는 상표는 구입코자 하는 상품이 어떤 제품인지 알려주는 역할이 아니라, 어디의 제품인지 알려주는 역할을 해야하기 때문입니다. 예를 들어, 누군가가 “탁상 시계”를 탁상 시계의 상표로 등록해 사용한다면, 다른 탁상 시계 제조/판매자들에게 곤란한 일이 발생하겠죠. 따라서, 제품의 종류나 특징을 설명하는 문구나… Read more: 미국 상표 Disclaimer 쉽게 이해하기
IC (국제분류) 와 ID (acceptable identification of goods/services) 는 미국 상표 등록을 위해서 꼭 필요한 사항입니다. 상표는 관련된 상품/서비스 없이는 존재할 수 없습니다. 물론 나이키나 월마트와 같은 유명 상표의 경우, 특정 상품(운동 용품, 의류, 등)이나 서비스(리테일 서비스)에 국한되지 않고 막연히 생각하기 쉽지만, 엄밀히 말하자면 두개의 독립적인 회사가 동일한 상표를 서로 다른 제품군에 사용하는 것이 가능합니다.… Read more: 미국 상표 DIY 등록: ICs and IDs?
