신약 특허니 원천 특허니 하는 기사를 자주 접하게 됩니다만, 실제로 특허에는 단 2가지만 존재합니다. 하나는 발명특허이고 다른 하나는 디자인특허이죠.
발명특허 vs. 디자인특허
이 2가지의 가장 큰 차이점은
발명특허: 독특하고 유용한 물리적 혹은 방법적 특징을 보호
디자인특허: 독특하지만 순전히 장식적인 특징을 보호
입니다.
결국 우리가 흔히 생각하는 새로운 기술이나 제품을 보호하는 수단은 발명특허라 할 수 있습니다. 반면에 디자인특허는 비전문가의 경우 대부분 “이런것도 보호가 된다구요?” 하고 반문하시는 경우가 많습니다.
발명특허의 종류
사실 발명특허에 따로 세부 종류가 있지 않습니다. 단지 이 발명특허가 보호하는 것이 신약일 경우 신약 특허, 원천 기술일 경우 원천 특허 하는 식으로 부를 따름이죠.
헌데 이런 명칭은 특허의 가치와 보호 범위에 관해 큰 힌트를 줍니다.
신약 특허
신약 특허와 같이 “특허의 대상” + “특허” 라고 부르는 경우, 대부분 대상이 되는 물질 자체에 대한 권리 뿐 아니라 그 생산(원료의 추출이나 제조 및 합성) 과 사용(약의 복용과 투여)에 대한 권리를 모두 포함하는 경우가 대부분입니다.
일반적으로 신약의 경우, 해당 물질 자체가 이용가능한 상태로 자연계에 존재하지 않는 경우가 대부분이므로, 새로운 물질일 뿐 아니라 그 생산법이나 사용법도 새롭게 개발되는 경우가 많겠죠.
따라서, 새로운 것 (즉, 발명) 을 보호하는 특허가 물질 자체 뿐 아니라 생산과 사용에 모두 적용됩니다.
제조 특허
반면에 통상 제조 특허라 하면 어떤 물건이나 물질을 만드는 방법에 대한 특허를 말합니다. 해당 물건이나 물질이 이미 존재하거나 알려져 있지만, 그 대량 생산이 어렵거나 특정 용도에 맞지 않는 경우가 있는데요.
예를 들어, 칼은 기원전으로 거슬러 올라가는 친숙한 연장인데요. 마찬가지로 세라믹은 도자기라는 형태로 수천년의 인류 역사와 함께 했죠. 헌데, 세라믹 칼이 등장한 것은 그리 오래되지 않았습니다. 세라믹이라는 재료를 칼과 같이 얇고 단단하게 만들 기술이 생긴 것은 최근이기 때문이죠.
누구나 다 아는 도구를 그 재료만 주변에서 쉽게 찾을 수 있는 다른 물질로 바꿨다고 해서 발명이라 하기는 어렵겠죠. 따라서, 세라믹 칼 자체에 대해 특허를 받기는 어렵기 때문에, 제조 기술에 한정하여 특허를 받게 됩니다.
원천 특허
원천 특허는 또 다른 개념인데, 이 경우 테크트리 (Technology Tree) 상 뿌리에 해당하는 기술에 대한 특허라는 뜻으로, 사실 상대적인 개념이고 법적으로 큰 의미가 없는 말이기도 합니다.
예를 들면 새로운 조성의 합성 섬유를 개발한 경우, 원료의 배합이나 열처리, 가공법에 대한 원천 기술이 있을 수 있지만, 결국 그러한 기술도 기존의 합성 섬유 제조방식에 근거하여 변형한 파생기술이라 볼 수 있겠죠.
따라서, 원천 특허라는 말은 여러 특허를 구분하여 설명할 때 도움이 되는 말로, 그 외의 경우에는 대부분 마케팅 효과를 노리고 쓰는 말에 불과합니다.
디자인 특허
이미 언급이 됐으니 디자인특허에 대해서도 간단히 짚고 넘어가겠습니다.
발명특허의 대상이 물질이나 생산방식, 사용법 등으로 다양한 반면, 디자인특허의 대상은 오로지 디자인 (형태와 조성) 에 국한 됩니다. 따라서, 하나의 도구나 장치, 피복, 장식품 등 무엇이든 그 물건의 일부에 색다른 디자인이 포함되었다면 그 물건의 종류나 용도를 따지지 않고 디자인 특허를 받을 수 있습니다.
물론 그 보호범위는 디자인적인 요소에만 한정되지만, 법적인 효용이 작다고 볼 수는 결코 없는데요. 예를 들어, 수년간 세간을 떠들썩하게 했던 스마트폰을 둘러싼 애플과 삼성의 소송 분쟁은 아이폰의 직사각형+동그란 홈버튼에 대한 디자인특허를 중심으로 진행된 바 있습니다.
의류나 잡화 제품은 생산설비나 원재료에서 차별화가 어렵기 때문에 무형자산(특히 지적재산권)의 중요성이 부각됩니다.
동시에 Child Labor 등 수출입 관련 제한과 생산자의 책임, 각종 유해물질에 대한 법규 등 다양한 일반 제조업 관련 이슈를 피해갈 수 없기도 합니다.
몇가지 대표적인 이슈에 대해서 간단하게 소개합니다.
Legal Framework
기본적으로 모든 브랜드 (“B” for brands) 는 디자이너 (“D” for designers) 의 창조물을 생산자 (“M” for manufacturers) 에게 의뢰하여 생산, 도매/소매상(“R” for retailers)을 통해 판매하게 됩니다.
1. Development
Keywords: Confidentiality & IP Rights
B와 D는 고용관계인 경우가 많은데요. 이때 고용계약서 상으로 일을 하며 만들어낸 디자인이나 상표, 저작권에 대한 권리를 누가 갖는지 분명하게 해둘 필요가 있습니다. 통상 모든 디자인이 “Work made for hire” 인 경우가 많죠.
만약 D가 직원이 아니라면 업무를 의뢰하고 그 대가를 지불하면서 무형자산에 대한 권리를 취득하므로 권리의 소유관계는 비교적 명확한 편이지만, 이후에 같은 디자인을 타회사에 유출하거나 팔 수 없도록 비밀유지 계약이 필수입니다.
2. Manufacturing
Keywords: Ethics and Consumer Safety
섬유나 플라스틱 제품의 특성상 M은 개발도상국에 위치한 경우가 많고, 따라서 child labor 나 원료/생산품의 관리, 소비자의 건강과 안전에 대한 규제가 미약한 경우가 많습니다.
따라서, 판매지인 미국의 Consumer Product Safety Act 나 FDA regulations 각 주의 Supply Chain 관련 법에 관심을 가지셔야 합니다. 예를 들면, 제품 라벨에 표시해야 할 내용이나 소비자에게 공개해야 하는 supply chain 관련 정보 등인데요. 원자재 수급부터 제조과정, 완성품까지 신경써야 할 부분들이 많습니다.
다만, 동종 업계라면 획일적으로 적용되므로, 앞서가고 있는 업체를 참고해서 그대로 따라해도 문제가 없는 부분입니다. 가장 쉽게는 경쟁업체나 M이 거래하는 타회사(특히 미국 내에서 이미 규모와 인지도가 있는 브랜드)를 벤치마크하는 방법이 있겠죠.
3. Distribution
Keywords: Exclusivity and Agency
내 상표를 붙인 제품이니 만큼 내 손을 떠났다고 안심할 수 없겠죠. B와 R 의 관계에서 가장 핵심인 부분은 아무래도 독점판매권과 에이젼시입니다.
독점판매권은 말그대로 하나의 R가 시장을 독점한다는 얘긴데, 단순히 YES/NO 이슈가 아닐 수 있습니다. 예를 들어, 오프라인과 온라인 채널을 나누어, 더 나아가는 지역과 온라인 마켓플레이스 별로 나누어 R간의 지나친 가격 경쟁을 예방할 수 있습니다.
또한 브랜드 이미지와 상표권의 보호를 위해서 상표의 사용이나 가격과 관련해 여러가지 제약을 둘 수 있는데요. 쉽게는 모든 판매자를 에이젼트(예: 판매 대리점)로 하고, 커미션을 지급할 수 있겠죠. 하지만 에이젼트의 법적행위에 대한 권리와 책임을 모두 B가 질 수 있으므로 양날의 검이 될 수 있습니다.
대부분 유통은 B와 R의 매매 형태로 이루어지기 때문에 나와 상관 없는 일이라고 생각하실 수 있지만, 꼭 에이젼시 계약을 하지 않아도 “사실상의 에이젼시 관계”로 추정될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
4. Occupational Health and Safety
Keywords: Supply Chain
고용주라면 OSHA 에 대해 익히 들어보셨을 겁니다. 헌데 직장 내의 안전과 건강을 위한 규정이 Supply Chain 에서 일하는 종업원에게도 적용될 수 있다는 사실을 아는분은 많지 않은데요.
물론 직접적인 책임이라고 볼 수는 없지만 기업의 사회적 책임이나 공헌이 큰 이슈가 되고 있는 만큼, 이 부분도 눈여겨 봐야 합니다.
위 2. Manufacturing 에서 언급한 바와 같이 M 이 거래하는 다른 업체들의 best practice 를 똑같이 적용하도록 요구하는 방식으로 접근할 수 있습니다.
위 4가지 외에도 수출입 관련 규제 등의 다양한 이슈가 있지만, 주로 깜빡하고 놓치기 쉬운 부분에 초점을 맞추어 봤습니다.
Well, I get that question a lot as an IP attorney. I have been working on trademark cases for about ten years now. In fact, one of the first things I did as a newly minted attorney in Chicago was to file a response to an office action rejecting a trademark application by YS bee farms.
Ever since, I’ve been working with small and large businesses to get their trademarks registered or help them enforce or defend their trademark rights in courts. These clients are more or less established businesses.
Then, Amazon Brand Registry happened, and everyone wants a registered trademark now. Literally, everyone. I get an email from an individual who wants to aspire to become a successful Amazon seller every now and then. Unfortunately, these online retail newbies often ask the wrong questions:
How much does it cost to get a registered trademark?
Well, it depends, if you want just something with ®, it would only cost you $250, seriously. If you want something of value, it can go way up.
Are there any requirements to get a registered trademark?
Well, ironically, the answer is a trademark. You’re registering a trademark you already have! (With an exception of ITU, of course.)
The question you should ask
A business experienced in retail always come with brand/name candidates instead of a product label already printed out. They ask me questions like:
“Can we use any of them?”
“What do you think is the best?”
“Are there any conflicting marks out there?
And the ultimate question: “is this a good one?”
These are all really good questions. Also, I hear them so often. When it comes to a certain mark there are always specifics that do not apply to other cases. However, there are repeating themes that are sort of universal. I want to discuss some of the universal tips.
Use TESS
Your brand name should be remembered. To achieve that, often you resort to tapping into your own memory and experience. Then, you come up with something familiar.
Now, familiarity is the enemy of a distinctive mark. You don’t want to pick something that has been used by another for many years. In fact, if there is likelihood of confusion between the old mark and your mark, you will be legally barred from using or registering the name.
TESS is an acronym of Trademark Electronic Search System. It’s a free and powerful tool. You can simply type up your candidate to see if there’s any identical trademarks that are registered, applied-for registration, or cancelled of registration.
I mentioned likelihood of confusion, which means you should also avoid similar marks. To find similar marks, you can do advanced searches on TESS as well. Advanced search needs some knowledge and practice. But, there are some easy things you can start right away.
Use $ signs to expand your search.
Let’s say your brand name candidate is “Aweriginal”. You can try “Awe$” or “$riginal”, which will return anything starting with awe- and ending with -riginal, respectively.
The dollar sign works fine in the non-advanced search option, “Basic Word Mark Search (New User)”.
Narrow it down to your market.
Well, the internet made all trademarks essentially nationwide. In other words, I’m not talking about the geographical market. On the other hand, you can still have identical trademarks used by independent entities. For example, you may use “Aweriginal” for your grocery store while “Aweriginal” has been used for decades by someone else for a beauty salon service.
Although there is no clear cut answer to what types of good/service can be said to be distinctive (or in different markets), you can more often than not rely on international classes. To narrow your search to a specific international class, you should use “Structured Search”.
Searching for anything with “awe-” in advertising and business category only.
In doing so, you can eliminate a lot of candidates that are too similar to already existing marks.
Use common sense
If your brand name reminds of someone else other than you, it’s not a good name. If your name tricks a customer into a belief that they are buying from someone else, it goes against the very idea of trademark: it should tell consumers where the good/service comes from.
Similarly, if your brand name simply tells what the good/service is, it’s not a good name. It should tell where it comes from, but not what it is.
Tips for good naming
I digress. This article is actually about how to give a good name. All I said so far is how to avoid bad names.
So, here are some hacks.
Tweak spellings
This is probably all too familiar. Our example “Awerigional” is indeed a tweak of “original” using awe- instead of “o”.
Use suffixes
If you are fond of a certain word or common name, you can add suffixes to it for extra distinctiveness. If I were to use my name “Jeon” for a trademark, I would soon realize there are more than 500,000 people with the same name in South Korea alone.
However, Jeonish, Jeonastic, and Jeonity are all pretty distinctive and easy to remember names if you’re already familiar with the “Jeon” name.
Make it simple
A catchphrase is very attractive, but it does not go far legally. It’s not to say that you can’t have a phrase registered as a trademark. In fact, it’s often easier to have a phrase registered than a word.
However, when it comes to trademark protection, it should not just protect against identical copycats but also against similar rip-offs. As phrases often convey a meaning, your competitors can easily claim that they’re just using the phrase for the meaning.
So, “it’s so deli-cious” is never be a good name for your delicatessen however tempting.
Use it properly
My final advice has nothing to do with naming. Nonetheless, if you’re using a good name the wrong way, it would be shame.
Don’t refer your product/service by just the trademark. For example, don’t call your specialty raisin bread Aweriginal. It should be Awriginal raisin bread. It’s true even if no other bread in your bakery is called Awriginal.
Patent protects inventor’s exclusive right to an invention, but at the same time it aims to promote further advancement of the same technology.
These are conflicting goals for which patent provides a comprehensive exclusivity that is also clearly defined.
If you are considering patenting your invention, you should first understand the limitations which define the scope of your patent right.
Patent limitations
It is often said that patent protects an idea or more specifically a product. However, technically, a patent is a document that claims rights to a certain combination of characteristics included within the idea or product.
Let me illustrate with a hypothetical whitening cosmetic product. In your patent, you claim rights to a product
that includes whitening ingredient A and
moisturizing ingredient B
in a solution.
Anything that includes all three of limitations above can infringe the patent unless the patent owner allows it.
I said “all three”, so if one sells a product containing ingredients A and B but in a solid form instead of a solution, your patent can’t stop it.
Overcoming limitations
To avoid a situation where your right is limited in a way that can be easily designed around, your claims need to be as less limited as possible.
For example, you can claim rights to a product
that includes whitening ingredient A and
moisturizing ingredient B.
This can protect anything that contains A and B at the same time. However, on the other hand, if there was anything that contains A and B at the same time before your invention, your invention is no longer “new”, which is a requirement to get patented.
Not convinced? Let’s say your ingredient A is extracted from apple and ingredient B is glycerin. You can easily find a beauty tip suggesting an addition of glycerin to apple juice for a homemade facial mask.
Hence, in all likelihood, you will claim something like
a solution
that contains no less than 0.2% of whitening ingredient A
and no more than 5% of moisturizing ingredient B.
Well, let’s say in the nature you will not find an apple that has so much enriched with the A.
Design around
Now you have clearly defined patent claims. It’s time for your competitors to find a way around it. We call it a design-around.
For example, your competitor can market a product that contains 0.19% of whitening ingredient A. As explained above, this does not infringe your patent.
Patent sounds pretty useless now? Well, not so fast. There should be an assumption that if A is less than 0.2%, the product will not have adequate potency to brighten skin complexion.
The same goes to ingredient B. You should set the numbers in a way that, for example, if you have more than 5% of B, the solution will be too sticky to be easily applied on skin.
Conclusion
Getting a patent is easier than you think, but getting a strong patent is harder than you think.
In fact, when you apply for a patent, the patent examiner at USPTO will find something like homemade facial mask to say your invention is not new, during a process called Office Action. You can overcome the argument by adding limitations such as 0.2% and 5%.
In so doing, you may end up with a weak patent unless you anticipate ways to design around and make it harder for your competitors.
특허는 발명자의 독점적인 지위를 보호함과 동시에 지속적인 기술의 발전을 독려하는 2가지 서로 상충되는 목적을 가지고 있습니다.
때문에 특허권은 매우 포괄적, 독점적, 배타적인 성격도 가지고 있지만, 한편으로는 아주 명확한 한계를 규정하여 추가적인 기술개발을 위한 동기를 부여하고 있죠.
따라서, 이 한계를 이해하는 것이 중요합니다.
특허권의 설정
일반적으로 특허를 제품이나 아이디어에 대한 보호라고 생각하지만, 실제로 특허를 출원할 때는 물리적/기술적/방식적 특징들의 조합에 대한 권리를 청구하게 됩니다.
예를 들어, 미백 기능성 화장품에 대한 특허를 낸다고 가정해 보겠습니다. 이때 실제로 권리를 청구하게 되는 것은 다음과 같은 특징을 포함하는 화장품에 대한 권리입니다.
미백성분 A를 포함하고
보습성분 B를 포함하는
수용액
위의 세가지 요건을 모두 충족하는 제품에 대해서는 특허권자가 독점적 생산/판매권을 갖습니다.
하지만 3가지 요건을 모두 충족해야 하기 때문에, 경쟁사에서 A가 들어가 있지만 B는 없는 수용성 제품을 판매한다면 특허권 침해는 아니게 됩니다.
권리의 한계와 극복
마찬가지로 만약 3번째 요건에 “수용액”이 아니라 “화장품”이라 청구했다면, 예를 들어 A와 B를 포함하는 “세안제” 는 엄밀히 말해 화장에 쓰이는 물건은 아니므로 특허권 침해가 아닐 수 있겠죠.
위와 같은 제한적인 효과를 생각하면 애초에
미백성분 A와
보습성분 B의
혼합물
에 대해 특허를 낸다면 좋겠죠. 이와 같은 특허를 A + B 조합에 대한 원천특허라 할 수 있습니다.
하지만 A 와 B 가 완전히 새로운 화합물이 아니면, A와 B를 포함하는 혼합물이 이미 존재/사용되었을 가능성이 높습니다. 예를 들면 A가 사과에서 분리 추출한 물질이고, B가 Glycerin 이라면 사과에 glycerin 을 추가하는 천연팩 활용법을 소개하는 8 Benefits of Apple for the Skin | Femina.in 가 이미 공개한 발명이라고 할 수 있겠죠.
따라서 “새로운 것” 이라는 요건을 만족하지 못하므로 특허를 받기 어려워 집니다.
이를 극복하기 위해서,
미백성분 A를 0.2% 이상 포함하고
보습성분 B를 3–5% 함유하는
수용액
과 같이 특허권을 설정하게 됩니다.
이 경우 미백성분 A가 자연상태에서 0.2% 의 농도로 존재하기 어렵다는 가정하에, 이미 공개됐을 가능성은 매우 적어지겠죠.
침해회피 (Design Around)
이런 특허권리 범위의 한계 때문에 후발주자(경쟁업체)들은 침해를 회피하는 것이 가능해 집니다.
예를 들어,
미백성분 A를 0.19% 포함하고
보습성분 B를 4% 포함하는
제품의 경우, 특허를 침해하지 않습니다.
보습성분 B의 요건은 만족했지만, 제품이 수용성이라고 가정하더라도 미백성분 A의 요건을 만족하지 않기 때문이죠.
이러한 한계 때문에 애초에 0.2% 라는 숫자는 단순히 시판할 제품에 포함시킬 A 성분의 함량이 아니라, 미백성분 A가 미백기능성을 갖게 되는 최소 함유량이어야 합니다.
마찬가지로 보습성분 B 또한 5% 이상 포함시켰을 때는 발림성이나 흡수되는 속도가 떨어져서 화장품으로서 상품성이 없다는 전제하에 5%미만이라는 한도를 설정해야 합니다.
결론
위에서 알아본 바와 같이, 특허권은 단순히 하나의 제품에 대해 권리가 아니고, 세부 특징들의 조합에 대한 권리입니다.
따라서, 이러한 세부 특징들의 조합을 쉽게 침해회피 될 수 없도록 잘 설정한 “강력한” 특허를 취득하는 것이 중요하겠죠.
“특허를 받을 수 있나?” 가 아니라 “얼마나 강력한 특허를 받을 수 있나” 를 고민하시기 바랍니다.
2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 특허청의 상표전자출원 (TEAS) 양식의 첫 페이지는 다음과 같습니다. 여러가지 주의사항이 있고, 가장 아래에 보면 두가지 질문이 있죠. 1. Is an attorney filing this application? 양식을 제출하는 사람이 변호사인지 묻고 있습니다. 자동으로 Yes가 선택되어 있으므로 No로 바꾸어 주셔야 합니다. 특별한 불이익은 없으니 안심하셔도… Read more: (OLD) TEAS 화면 1: 기본 정보
2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 미특허청 상표전자출원 양식 (TEAS Plus) 2번째 페이지에서는 출원인의 정보를 기입하게 됩니다. 출원인은 양식을 기입하는 사람이 아니고, 상표를 소유하고 있는 법인 혹은 개인 사업자를 말합니다. 빨간* 표시 되어 있는 부분은 필수 기재정보라 비워 놓으면 넘어 갈 수 없습니다. 그럼 좀 더 자세히 알아… Read more: (OLD) TEAS 화면 2: 출원인 정보
2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 미국 상표 전자출원 (TEAS Plus) 의 세번째 페이지는 드디어 상표 관련 정보입니다. 이번 화면에서는 아래의 Mark type 를 구분하셔서 선택하셔야 합니다. Standard Characters 쉽게 말해 숫자나 기호를 포함한 영문이라고 생각하시면 됩니다. 예를 들어, 국문으로 “자유지대”가 상표일 경우 세가지 선택지가 있습니다. Zahyoo-Zeedae 처럼… Read more: (OLD) TEAS 화면 3: 상표 관련
2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. TEAS Plus 의 4번째 페이지에서는 특허청의 분류 시스템에 맞게 상표를 기술하셔야 합니다. 상표 등록이 처음이신 분에게는 약간 생소할 수 있지만, 굳이 말하자면 순전히 행정적인 절차이며 큰 법률적 지식을 요구하지 않습니다. 크게는 (1) 해당하는 상품/서비스를 선택하고, (2) 각각의 분류에 대해 상표 출원 방식을… Read more: (OLD) TEAS 화면 4: 상표의 분류
2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center 의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 여기서는 심사 및 등록을 위한 연락처를 확인합니다. 미특허청으로부터 출원/심사/등록 을 위한 서신을 받고자 하는 주소가 이미 기입하신 출원인 정보와 다르지 않다면 그대로 입력하시면 되고, 아니라면 이 화면에서 다른 우편주소를 지정하셔도 됩니다. 다만, 이메일 주소를 입력하고 체크박스를 확인하면 미특허청에서는 따로 종이로 된… Read more: (OLD) TEAS 화면 5: 연락처
2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center 의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 미특허청 상표 출원 TEAS Plus 의 6번째 화면입니다. 세가지 서명 방법 중 하나를 선택하실 수 있는데요. 현재 온라인 양식을 작성하고 계신 분이 상표권자가 되실 분 즉 출원인을 대행할 권한이 있으시면 직접 sign directly 를 통해 화면의 하단에 서명하시면 됩니다. 그렇지 않을… Read more: (OLD) TEAS 화면 6: 서명
미국 상표 출원 (TEAS) 시 Domicile Address (거주지 주소) 라는 기재사항이 있습니다. 통상은 우편주소(mailing address)와 일치하므로 신경쓰지 않아도 되지만, 때로 꼭 필요한 경우가 있어 주의해야 합니다. 미국 거주 여부를 확인*하기 위한 주소이기 때문에, 꼭 실제 거주하는 곳(혹은 회사 업무가 이루어지는 곳)의 주소를 입력해야 합니다. *거주지(회사의 경우 사무실)가 해외인 경우 반드시 미국 변호사를 고용해 상표등록을 진행해야… Read more: Domicile Address (거주지 주소) 작성법
미국 상표 등록 시 Specimen 을 반드시 제출해야 하는데, 이 Specimen 을 한국말로 설명할 때는 저는 “사용증빙” 혹은 “사용 예” 라고 부르고, 이 절차를 사용증명 이라고 합니다. 그 이유는 이 스페시먼이 말그대로 상표를 사용하고 있다는 증명을 하기 위해 사용되기 때문인데요. 미국 상표법은 “사용주의“를 따르고 있기 때문에 사용하고 있지도 않은 상표를 (1) 단순히 미리 선점하거나 (2)… Read more: Specimen (or AOU after ITU; 사용증명) 이 뭔가요?
아이피 피버는 미국내 스타트업과 중소기업들을 위한 통합적인 지재권 솔루션을 제공하고 있는 전문 변호사 그룹입니다. 저희는 하나 하나의 상표를 따로 취급하지 않고, 전체 비즈니스의 지재권 포트폴리오 안에서 그 개별적, 사업적, 재정적 배경과 관련 시장, 향후 계획 등 여러가지 요소를 고려 하여 상표 출원을 진행하고 있습니다. 헌데, 특허나 저작권, 각종 지재권 침해 및 상표 관련 분쟁 등… Read more: 간단한 상표 출원
미국 상표 등록(USPTO Trademark Registration)은 비교적 간단하지만, 도움이 반드시 필요한 경우도 있습니다. 아래의 5가지 자가진단 질문에 대한 답이 모두 YES 라면 미국 상표, $250 (+약간의 노력과 시간 투자) 로 등록까지 가능합니다. 1. 미국에 계십니까? 회사의 직원 혹은 본인이 직접 상표 출원을 진행하려면 (1) 법인일 경우 Principal Office가 미국 소재 (2) 개인사업자일 경우 거주지가 미국내에 있어야만… Read more: 미국 상표 2분 자가진단: DIY(본인) vs. 대리인(변호사)
Disclaimer 를 간단히 정의하면, “상표의 일부에 대한 권리 포기” 라고 생각하시면 됩니다. 이런 disclaimer 가 필요한 이유는 상표는 구입코자 하는 상품이 어떤 제품인지 알려주는 역할이 아니라, 어디의 제품인지 알려주는 역할을 해야하기 때문입니다. 예를 들어, 누군가가 “탁상 시계”를 탁상 시계의 상표로 등록해 사용한다면, 다른 탁상 시계 제조/판매자들에게 곤란한 일이 발생하겠죠. 따라서, 제품의 종류나 특징을 설명하는 문구나… Read more: 미국 상표 Disclaimer 쉽게 이해하기
IC (국제분류) 와 ID (acceptable identification of goods/services) 는 미국 상표 등록을 위해서 꼭 필요한 사항입니다. 상표는 관련된 상품/서비스 없이는 존재할 수 없습니다. 물론 나이키나 월마트와 같은 유명 상표의 경우, 특정 상품(운동 용품, 의류, 등)이나 서비스(리테일 서비스)에 국한되지 않고 막연히 생각하기 쉽지만, 엄밀히 말하자면 두개의 독립적인 회사가 동일한 상표를 서로 다른 제품군에 사용하는 것이 가능합니다.… Read more: 미국 상표 DIY 등록: ICs and IDs?
회사이든 개인이든 상관 없이, 또한 국적과 상관 없이 법적으로 인격을 가진 누구나 “출원” 할 수 있습니다.
물론 “발명자”는 회사일 수 없겠죠? 미국 특허법은 “발명인”와 “출원인”을 구분하고 있고, 실제 발명에 대한 권리는 출원인에게 돌아갑니다. 하지만 당연히 발명인의 동의가 필요하겠죠?
참고로, 발명자가 여럿일 경우, 특허 출원 시 발명에 참여한 모든 사람의 동의가 필요하다는 점 꼭 기억하시기 바랍니다.
“언제” 출원 할 수 있을까?
미국 외 국가에서 이미 특허를 출원하셨다면 PCT 라는 것 들어보셨을 겁니다. PCT의 경우 1건의 국제출원을 통해 모든 국가에서의 우선권 날짜(출원 날짜)를 확보할 수 있는데요.
이와 상관 없이 어느 나라에서든 특허를 출원하셨다면, 일반적으로 출원일로부터 1년 안에 미국에 특허를 출원하셔야 합니다.
별개로 발명에 대한 내용을 공개 (논문, 출판, 광고 등을 통해) 하셨다면, 마찬가지로 1년 이라는 유예 기간 안에 반드시 출원하셔야 “신규성” 이라는 특허법의 요건을 만족할 수 있습니다.
부연설명 드리자면, 특허는 “새로운 것”에 대해 발급하는 권리인데 본인이든 타인이든 먼저 대중에 공개해 버리면 “새로운 것”이 아니게 되어, 특허를 받을 수 없게 됩니다. 허나 “본인”이 공개한 경우 1년이라는 유예기간을 주는 것이죠.
“어떻게” 출원하면 되나?
특허 제도는 나라 별로 대동소이 합니다. 결국 한국에서 이미 출원하셨다면 이를 번역하여 미국에서 출원할 수 있고, 그 반대도 마찬가지로 성립합니다. 물론 세부적인 부분은 아래에서 소개해 드릴 출원 요건에 맞추어야 겠죠.
미국에 첫 출원이신 경우에는 미국 변리사 (patent agent) 혹은 특허 변호사 (patent attorney) 를 통해 출원 서류를 준비하시는 편이 좋습니다. 특허 출원 서류의 경우 발명 그리고 그 관련 기술 등에 대한 상세한 정보를 포함해야 하기 때문에, 비전문가가 그 요건을 만족시키기 위해서는 상당한 시간을 들이셔야 합니다. 물론, 앞으로 많은 특허를 낼 필요가 있고, 시간과 노력을 들일 가치가 있다고 판단되시면 미특허청의 출원 가이드 (Nonprovisional (Utility) Patent Application Filing Guide | USPTO) 만 잘 확인하시면 출원 요건을 충분히 만족 가능합니다.
추가로, 출원 후 특허가 한번에 발급되는 경우는 거의 없기 때문에, Office Action 이라는 절차를 통해 1차 거절을 하게 되는데요. 이때는 미 특허청의 특허 심사 지침서 (Manual of Patent Examining Procedure (uspto.gov)) 가 좋은 참고가 됩니다. 1차 거절은 결코 특허를 못 받게 됐다는 의미는 아니고, 심지어 2차 최종 거절되더라도 얼마든지 심사를 연장해 갈 수 있습니다. 말은 “최종”이지만 결국은 한번 낸 수수료로는 2번까지만 심사해 주겠다는 의미가 강하죠.
미특허청은 출원인들이 납부하는 정부수수료(관납비)로 100% 운영되는 정부기관이므로, 개인이나 외국인이 출원했다고 차별하는 경우는 없습니다. 따라서, 심사관이든 고객지원 센터이든 필요한 서류나 절차, 방식에 대해 질문하면 친절히 답변해 주는 편입니다. 물론 전략적인 부분은 알려주지 않겠지만, 전화/서면을 통해 끈기있게 대응하면 발명인이 직접 특허 취득하는 것이 결코 불가능하지 않습니다.