상표가 등록된지 6년이 되면, 등록을 유지하려면 양식 Sec. 8 (사용증명)은 반드시 제출해야 합니다. 반대로, 상표권 관련 다툼이 있을 때 상표권 주장에 큰 도움이 되는 불가쟁력을 획득하기 위한 Sec. 15 은 꼭 제출하지 않아도 등록이 유지됩니다.
다만, 상표 등록이 결국 상표권 분쟁을 대비한 포석인 만큼, 불가쟁력을 획득할 수 있는 첫 기회에 바로 진행하지 않을 합리적인 이유를 찾기 어렵습니다. 만약 비용적 고려나 상표를 계속 사용할지 여부가 확실하지 않아 망설여지신다면, 그렇다면 원점으로 돌아가 상표 등록을 계속 유지할 필요가 있는지부터 재고해 볼 필요가 있습니다.
Section 15
이제 본격적으로 양식 기입 방법을 살펴보겠습니다. 상표 관련 모든 양식은 아래의 링크(모든 양식 목록)에서 찾아보실 수 있습니다.
위와 같은 검색 결과에서 노란색으로 표시한 부분이 현재 등록 상태입니다. 파란색으로 표시한 MAINTENANCE 탭을 누르시면 갱신/유지일자 정보(아래 사진에서 노란색이 기한, 그 아래는 유예기한)를 확인할 수 있습니다.
상표 갱신 및 유지는 단순히 비용만 납부하는 것이 아니고, 실제로 상표를 사용하고 있다는 증거를 제출(Section 8)해야 하고, 그 외에도 상표권에 대한 제3자의 권리주장이 없었다는 사실을 확인(Section 15)하거나 매 10년 갱신(Section 9) 등 필요에 따라 알맞은 양식을 제출해야 합니다.
여기서는 5년이 지나면 의무사항, 즉 반드시 제출해야 하는(제출하지 않으면 등록이 취소됨) Section 8 에 대해서 알아봅니다.
이름을 상표로 등록할 때는 크게 2가지 이슈가 있는데, 하나는 “성씨”에 대한 제약이고, 또 하나는 “널리 알려진 이름”인 경우 입니다.
I. 성씨 (Surname)
원칙적으로 미국에서 성씨는 상표로 사용하지 못합니다. 미국 상표법을 만들 시절만 해도 많은 사업체들이 창업자(주인)의 성씨를 업체명으로 사용하는 경우가 많았기 때문에, 한명이 성씨를 독점하면 같은 분야에 종사하는 같은 성을 가진 사람들에게 불이익이 발생하는 문제가 있었다고 합니다.
그럼에도 불구하고, 디자이너의 이름을 딴 수 많은 패션 브랜드(아르마니, 샤넬, 등)부터 헐리우드의 영화제작사 20th Century Fox (창업자: William Fox) 까지, 다양한 업계에서 알게 모르게 성씨가 상표로 활용되고 있습니다.
A. 후천적으로 발생한 변별력 (Acquired distinctiveness)
원칙적으로는 안되지만, 하나의 성씨를 하나의 업체가 이미 오랜기간 독점, 배타적으로 사용하고 있었다면 그 성씨를 계속 이용하도록 하는 것이 오히려 합리적일 수 있습니다.
이미 널리 알려진 이름을 단지 자신의 이름과 같다는 이유로 제3의 사업자가 사용한다면, 소비자들에게는 큰 혼란이 될 수 있겠죠. 상표법은 본래 시장질서와 소비자 권익을 보호하자는 취지로 만들어졌기 때문에, 이런 혼란을 방지하는 것이 중요합니다.
따라서, 한 업체가 시장에서 하나의 이름을 오랫동안 사용하면서 “후천적 변별력”을 갖게 되면 성씨라 할지라도 등록을 허락하고 있습니다. “후천적 변별력”의 전제가 시장에서의 사용이기 때문에 ITU(사용 예정인 상표의 선등록)인 경우에는 당연히 후천적 변별력을 주장할 수 없고, 일반적으로 약 5년 이상 시장에서 문제 없이 사용해 왔다면 등록이 가능합니다.
만약 후천적 변별력에 대한 증명이 어렵다면, 본 등록부(Principal Register)가 아닌, 보조 등록부(Supplemental Register)에 미리 등록을 해두고, 5년을 기다렸다가 Principal Register 에 등록을 하는 방법도 있습니다. 이렇게 되면 5년을 기다리는 동안 다른 사람이 같은 이름을 등록하지 못하게 되는 부수적인 효과도 있습니다.
B. 성씨로 쓴게 아닌데…
사실 사업자 본인의 성도 아니고, 딱히 관련이 있지도 않은데, 우연히 등록하려던 상표가 성씨라는 이유로 상표 등록이 거절되는 경우도 있습니다.
이런 경우, 해당 성씨가 얼마나 흔한지, 성씨라는 사실 외에 어떤 의미가 있는지, 성씨와 다른 단어가 함께 쓰인 경우, 어느정도의 디자인 요소가 포함되어 있는지 등을 종합적으로 판단해 단순한 성씨로 볼지, 혹은 등록이 가능한 선천적 변별력을 가진 상표로 볼 지에 대한 결정을 내리게 됩니다.
요즘은 한번 들어보지 못한 성씨라도 ancestry.com 등의 웹사이트 뿐만 아니라 LinkedIn 등의 매체를 통해 쉽게 성씨에 대한 정보를 얻을 수 있기 때문에, 단지 희소한 성씨라는이유만으로 등록하기가 어렵습니다.
따라서, 사용하고 있거나, 향후 사용하려는 상표가 혹 성씨가 아닌지 미리 검색해볼 필요가 있습니다.
II. 널리 알려진 이름 (유명인)
조금 다른 의미로 상표로 등록할 수 없는 이름이 있습니다. 바로 유명인의 이름인데, 이 경우에는 해당 유명인이 본인이거나 허락을 받고 사용하는 경우가 아니라면 당연히 문제가 되겠죠.
물론 이름뿐 아니라 얼굴이나 형상 등을 포함해 특정 인물로 인식될 수 있는 상표인 경우에도 본인 동의 없이 함부로 사용하거나 등록할 수 없습니다.
따라서, 이러한 이름, 얼굴 형상 등을 상표로 출원 시 반드시 서면 동의서를 함께 제출해야 합니다.
사실, 이름이나 증명 사진이 아닌 별명이나 특징, 캐릭터화 된 디자인을 사용하는 경우에도, 이럴 때 과연 유명인의 허락이 필요한가 여부가 이슈가 되는 경우가 많으므로, 조금이라도 오해의 소지가 있다면 한번쯤 짚고 넘어가야 하는 부분입니다.
상표 등록 서비스를 검색 하다보면 흔히 “출원 비용”이라고 하지 “등록 비용” 이라고 하지 않죠. 여기에는 이유가 있는데, 바로 상표를 출원(등록 신청서의 제출) 후에 심사관이 거절 통지문 (Office Action) 을 발행했을 때 여러가지 사유로 거절이 나는 경우가 있기 때문입니다.
먼저, 상표 등록은 특허와는 달리 간단한 절차입니다.
미국에서 상표 출원은 이미 보유하고 있는 상표권을 등록하는 절차입니다. 따라서 상표권을 소유한 사람의 정보, 상표가 무엇인지, 상표를 사용하는 제품/서비스에 대한 설명, 상표 사용의 증거만 제출하면 됩니다.
게다가 미특허청에서 심사 및 등록에 대한 수수료 명목으로 징수하는 출원수수료(application fee)는 2024년 기준 국제분류 당 250달러로 상당히 저렴한 편입니다. 복잡한 심사가 필요하지 않다는 사실의 반증일 수 있겠죠.
참고로, 대부분의 상표는 한개 내지는 2-3개의 국제분류에 등록하게 됩니다.
상표 거절 (Office Action) = 추가 비용 & 시간
그러나 OA (상표 거절) 이 나면 골치가 아픕니다. 추가 심사에는 따로 정부 수수료는 없지만 서면대응을 위해서 아무래도 변호사의 도움이 필요하기 때문이죠.
상표 출원 비용에는 OA 비용이 포함되어 있지 않기 마련이고, 정해진 기간(주로 3개월) 안에 대응을 하지 않으면 상표 출원을 포기한 것으로 간주됩니다.
OA는 어느정도 예측이 가능하지만 이러한 예측을 위해서는 상당한 노력과 시간이 필요하므로 대부분의 상표 출원 시에는 이러한 사전예측을 생략하는 경우가 많습니다. 이런 이유로 미국 상표 출원의 최종 등록률은 50%도 되지 않습니다.
OA는 다시 말하면 “출원인에게 상표권이 없다”는 해석입니다.
상표 대리인이 변호사라면 사실 없는 상표권을 등록하려는 시도 자체가 어불성설 일 수 있지만, 사실 그리 간단한 문제는 아닙니다.
상표권은 상표 자체의 독창성이나 창의성을 보호하는 것이 아니라, 상표로 제품의 출처를 확인하는 고객과 고유의 상표를 사용하는 업체 간에 발생하는 선의(善意)를 보호합니다.
따라서 이미 유사한 상표가 등록되어 있거나, 공공의 이익을 위해서 등록을 지양해야 하는 문구 등은 등록이 거절되고, 이러한 판단에는 법리 뿐만 아니라 해당 업계 실정과 타겟 소비자의 인식 등에 대한 이해와 해석이 필요합니다.
미국 특허청에서 제공하는 Trademark Search를 이용하면 다른 사람이 출원했거나 이미 등록된 상표를 검색할 수 있습니다. 이용 방법은 별도의 글을 확인 부탁 드립니다.
유사한 상표가 LIVE 상태라면 피해갈 필요가 있습니다.
일련 번호만 있고 Reg. 번호가 없으면 출원되었을 뿐 등록은 되지 않았다는 뜻 입니다. 물론 아직 심사 중일 수도 있지만, 이미 한차례 OA(등록이 거절)가 났을 수도 있습니다. 반대로 상태가 DEAD로 표시되면 신청 또는 등록이 포기되거나 취소된 것입니다.
따라서, 상태가 LIVE라고 표시되면 일단 주의해야 합니다.
어떻게 유사상표를 피해갈 수 있을까요?
쉽게는 아예 다른 상표를 생각해 볼 수 있습니다.
다른 철자를 사용할 수 있습니다.
앞부분에 문구를 추가할 수 있습니다.
상표에 디자인 요소를 도입하여 ‘특수 양식’ (Special form) 마크로 등록할 수 있습니다.
위의 2~5개 중 하나 이상을 조합하는 것이 좋습니다.
항목 별로 자세히 설명해드리겠습니다.
스킨케어 브랜드로 ‘철학’이라는 문구를 사용하고 싶다고 가정해 봅시다. 검색을 통해 Philosophy라는 유명한 화장품 브랜드가 이미 존재한다는 것을 알 수 있습니다.
이미 한국에서 “철학”이라는 문구를 사용 중이라 도저히 포기할 수가 없다고 가정해 보겠습니다.
철자의 변경: “Freelosophy” 나 “Feelosophy” 같은 철자 변경을 시도해 볼 수 있습니다. 사실 Feelosophy 는 발음이 완전히 똑같아서 문제가 있습니다. (이미 거절당한 기록이 있습니다).
문구의 추가. 예를 들어 “Body Philosophy” 및 “Jean & Len Philosophy” 와 같은 상표는 문제 없이 등록되어 있습니다. 다만 의미에 차이를 주지 않는 문구를 특히 마지막에 추가하는 것은 효과가 없습니다. The Philosophy 나 Philosophy: Origin 과 같은 경우가 이미 거절된 사례입니다.
디자인 추가. 평법한 글꼴, 색상 또는 이미지를 추가하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 하지만 아래의 디자인을 포함한 Freelosophy 는 등록된 상표입니다.
참고로, 디자인을 포함하지 않은 문구 “Feelosophy”는 거절되었습니다.
사실 유사상표가 가장 극복하기 어려운 OA 이기 때문에, 위의 내용만 잘 실천하셔도 상표 등록에 큰 도움이 됩니다.
그 외에 다른 거절 사유에 대해 알고 싶으시면 상표 심사 지침서 TMEP §§1207.01를 직접 읽어 보시는 것도 도움이 됩니다.
미국 상표 출원 (TEAS) 시 Domicile Address (거주지 주소) 라는 기재사항이 있습니다. 통상은 우편주소(mailing address)와 일치하므로 신경쓰지 않아도 되지만, 때로 꼭 필요한 경우가 있어 주의해야 합니다.
미국 거주 여부를 확인*하기 위한 주소이기 때문에, 꼭 실제 거주하는 곳(혹은 회사 업무가 이루어지는 곳)의 주소를 입력해야 합니다.
*거주지(회사의 경우 사무실)가 해외인 경우 반드시 미국 변호사를 고용해 상표등록을 진행해야 한다는 행정규칙** 때문입니다.
**이러한 규칙이 생긴 배경에는 중국 업체들이 있습니다. 아마존을 통해 미국 시장에 직접 판매를 위해 중국 본토의 업체들이 무분별하게 상표를 출원했기 때문인데요. 중국 내 정부 지원까지 이루어지며, 안되도 그만 식의 상표 출원이 이루어졌고, 결국 해외 셀프 출원가 금지 되었습니다.
거주지 주소가 필요한 경우 1. 사생활 보호
상표 등록의 내용은 대중에 공개되는데, 이때 주소도 공개되므로 내가 사는 곳의 주소를 대중에 공개하기를 꺼리는 경우에 문제가 됩니다.
이런 경우에 우편물만 받아 볼 수 있는 연락처(사서함이나 우편물 대리수령 주소 등)를 대중에 공개하고, 거주지 주소는 공개하지 않음으로써 사생활침해나 기타 범죄에 노출될 걱정을 덜 수 있습니다.
거주지 주소가 필요한 경우 2. 사무실이 없는 1인 회사
창업 초기에는 오피스 임대가 불필요한 경우가 많아서, 최근 사업자 등록만을 위한 주소를 임대하는 업체도 많이 생겼습니다.
일부 업체의 경우 (특히 사무공간을 전혀 제공하지 않고 우편물만 수령해 주는 경우), 우편물 대리 수령 주소, 즉, U.S. third-party commercial mail receiving agency (CMRA) 로 등록된 경우가 있습니다.
미특허청에서는 CMRA 주소를 거주지 주소로 인정하지 않기 때문에, 이 경우에도 별도의 거주지 주소가 필요할 수 있습니다.
거주지 주소 입력하는 방법
TEAS 출원 양식의 상표 소유권자(Owner) 주소칸은 Mailing Address (우편주소) 라고 표기되어 있습니다. 통상의 경우에는 여기에 거주지 혹은 회사 주소를 입력하면 해결됩니다.
위의 1 혹은 2의 경우에 해당해 거주지와 우편주소를 다르게 입력하려면 조금 내려가 Domicile Address 의 체크박스(아래 그림의 최하단)를 언체크(기본값으로 체크되어 있음)합니다.
여기에 거주지 주소를 입력하면, 이 주소는 미특허청의 기록상에만 존재하고, 대중에 공개되지는 않습니다.
창업하시는 분들이 첫번째로 생각하는게 회사명 (상호) 내지는 브랜드 네임 (상표) 입니다. 그만큼 어느 업종이든 브랜드 이미지가 중요해졌다는 얘기도 되지만, 역으로 준비가 되지 않은 상태에서 상표를 정하게 되는 경우가 많다는 이야기도 됩니다.
법인설립 시 회사명
먼저, 상표등록과 별개인 회사명부터 설명하고 넘어가겠습니다.
회사명은 주민등록번호나 마찬가지 입니다. 고유한 이름을 사용해 회사를 식별하는 중요한 역할을 하지만, 꼭 회사 이름이 상표로 기능하지는 않습니다.
공식적인 문서나 세금보고, 은행계좌 등에는 회사명을 사용하지만, 소비자들은 회사명과 상관없이 별도 상표를 보고 제품/서비스를 구입하는 경우도 많습니다.
예를 들면, 도브 비누의 경우입니다.
회사명: Unilever PLC
물론 회사명이 상표를 포함하거나
회사명: The Coca-Cola Company
일치하는 경우도 많지만,
회사명: The Home Depot, Inc.
꼭 그래야 하는 것은 아니라는 점 염두에 두시면 회사명 선택에 부담을 덜 수 있습니다.
회사명을 선택해야 법인을 설립하고, 정식으로 법인 명의로 사업행위를 할 수 있기 때문에 회사명은 D-1 부터 필요합니다.
회사명 똑같지만 않으면 OK!
회사명이 꼭 상표로 기능하기를 희망하는 경우가 아니라면, 회사명은 정하기도 쉽고 큰 제한도 없습니다. 예를 들어, “Apple Inc” 의 법인 등록지인 캘리포니아주에는 실제 애플과는 아무런 연관이 없는 별개 회사인 “Apple (iCloud) Inc” 도 문제 없이 등록되어 있습니다. (as of 4/11/2024)
물론 이렇게 법인등록을 하더라도, Apple (iCloud) Inc. 를 상표로 “사용”한다면 상표권 침해가 되겠지만, 적어도 회사명으로서는 문제가 없습니다. 이 “사용”에 대해서는 아래에서 자세히 설명하겠습니다.
사용 예정인 상표의 출원
미국 상표법 상, 상표권은 “사용”을 통해 발생합니다. (상표 등록 시 상표권이 발생하는 한국과 다릅니다.) 이때 “사용”이란 상표를 부착하거나 표기하여 제품을 판매하거나 서비스를 제공하는 행위를 의미합니다. 따라서, 원칙 상, 미국에서 상표 등록을 하려면 미국 시장에서 이미 제품의 판매가 이루어진 후여야 합니다.
하지만 이런 경우, 하나의 브랜드를 위한 제품 개발, 제작, 포장까지 마친 후, 브랜드 론칭 몇일을 앞두고 타사에서 동일한 이름으로 제품을 출시해 낭패를 보는 일이 발생할 수 있겠죠.
따라서, 사용 예정인 상표에 대한 ITU 출원 (Intend-to-use application, 줄여서 ITU application 혹은 1(b) application) 을 허용하고 있습니다. 물론 이 경우에도, 출원 날짜에 대한 우선권을 주고, 상표 심사를 미리 진행할 뿐이고, 상표를 사용하고 있음을 증명해야 최종 등록 됩니다.
ITU 를 꼭 해야하는 경우
먼저, 제품 출시를 단 몇주 앞두고 있는 상황에서는 ITU 를 하는 의미가 크지 않습니다. ITU 는 심사 통과 후 사용증명이라는 별도 단계를 거쳐야 하므로, 사용증명 제출 시 납부하는 $100 의 추가 관납료 외 일반 출원보다 약 3달 정도 시일이 더 소요됩니다.
그럼에도 불구하고, ITU 를 권장하는 경우는 앞으로 사용코자 하는 상표를 다른 사람이 먼저 사용할 가능성이 큰 경우입니다. 예를 들어, 최근 K-POP 열풍으로 K 가 들어간 상표가 우후죽순 등록되고 있기 때문에, K가 들어간 상표의 경우, 불과 며칠차이로 성패가 갈리는 경우가 발생할 수 있습니다.
그 외에 역설적이지만 경쟁이 없음에도 상표에 대한 우선권 확보가 꼭 필요한 경우가 있습니다. 완전히 새로운 제품의 경우, 시장을 만들어 나가야 하므로 시장상황이나 시제품 테스트 등을 통한 반응을 살피는 것이 중요합니다. 이런 경우, 브랜드/제품명을 포함해 소비자의 반응을 보아야 할 필요가 있으므로 제품 개발 단계에서 미리 상표 등록을 진행하는 것이 좋습니다.
제가 자주 드는 예로 Squatty Potty® 가 있는데, 쪼그려 앉는 자세를 연상시키는 Squatty 라는 단어와 유아용 변기를 의미하는 Potty 를 재미있게 연결한 이름으로, 위 사진처럼 올바른 배변자세를 돕는 제품입니다.
물론 이전에도 올바른 배변자세를 돕는 각종 기구가 있었지만, 이제는 많은 사람이 배변자세를 돕는 도구를 그냥 “스콰티 파티”라고 부를 정도로 대중화된 이름이자 상품이죠.
단순히 XXX 브랜드 변기의자와 같은 이름으로 출시했을 때, 지금만큼의 성공을 거두었을까 생각해 보면 아무래도 좋은 이름이 얼마나 큰 역할을 하는지 상상해 볼 수 있습니다.
이렇게 상표가 마케팅에 큰 비중을 차지한다면, 상표 출원을 미룰 이유가 없습니다.
ITU 가 부적합한 경우
물론 반대의 경우도 있습니다. 상표가 흔히 말하는 로고인 경우, 즉 디자인이나 이미지 등이 포함되어 있는 경우에는 ITU를 진행했을 때 문제가 발생할 수 있습니다.
마케팅적인 고려나 상표의 인쇄 품질 등 여러가지 상황에 따라 최종 출시 전에 로고 디자인이 변경되는 경우가 많기 때문입니다.
예를 들어, 오랜 기간 이미 다른 제품군에 사용하고 있어, 변경할 계획이 전혀 없던 상표인데, 새롭게 출시되는 의류 상품에 자수하는 과정에서 디테일한 부분의 표현이 어려워 상표 디자인을 수정해야 하는 경우도 발생합니다.
이런 디자인의 수정은 작은 수정이라도 상표의 재출원이 필요합니다.
참고로, 미국 상표 등록 시에는 상표에 한국어가 포함되면 이 부분은 문자로 취급할 수 없어 꼭 디자인(그림)으로 등록해야 한다는 점 염두에 두시기 바랍니다.
사용하고 있는 상표는 꼭 등록해야 하나?
위에서는 사용 전과 후로 구분해 설명했지만, 사용이 이루어지면 이미 상표권이 발생한 후입니다.
미국 상표 등록은 한국과 전혀 다른 개념이라 이해하기 어려우실 수 있어, 저는 주로 “등기”의 개념으로 설명드립니다. 땅을 사고 팔때, 개인간의 계약을 통해 재산권은 이전되지만, 이를 꼭 등기하는 이유는 권리를 좀 더 공고히 하기 위해서죠.
마찬가지로, 미국의 상표 등록은 이미 가지고 있는 상표권을 등기한다고 생각하시면 됩니다. 다시 말해, 상표의 사용과 관련해 제3자와의 마찰이나 혼선이 발생할 가능성이 거의 없다면 굳이 상표를 등록할 필요가 없다는 거죠.
상표 등록을 서두를 필요가 없는 경우
제가 항상 예로 드는 것이 음식점입니다. 음식점 장사는 자리가 중요하다는 말 들어 보셨을겁니다. 손님들은 음식점을 매장의 지리적 위치와 결부시키는 경향이 큽니다.
물론 프랜차이즈의 경우 상표가 매우 중요하지만, 오너셰프가 운영하는 음식점처럼 2호점의 계획이 없다면 굳이 상표를 등록할 필요가 없을수 있습니다.
다만, 이렇게 상표를 등록할 필요가 없다고 해서 타인의 상표에 대해서도 무관심하면 곤란합니다. 일단 간판을 만들어 세우면, 선의의 제3자가 자신의 상표권이 침해 당했다고 주장할 수 있기 때문이죠.
미특허청의 무료 상표검색 서비스 이용하시면 구글/네이버 검색창에 검색하듯 쉽게 검색할 수 있으니, 꼭 한번 내가 쓰고자 하는 이름 검색해 보시기 바랍니다.
이 때문에 특허권을 말할 때는 특허번호 (Pat. No.) 를 빼놓을 수 없는데, 특허를 아직 취득하지 않은 경우(application pending)에는 당연히 특허번호가 없고, 접수번호 (application No.) 만으로는 확인이 안되는 경우가 많아, 특허번호가 없으면 “Patent pending” 혹은 “Pat. pending” 이라고 씁니다.
1A. 특허 번호로 검색
특허번호를 알고 있으면, Google Patents 에서 특허의 내용을 무료로 열람할 수 있고, 내용을 살펴 제품의 어떤 특징이 특허로 보호되고 있는지 확인할 수 있습니다.
자사 제품이 특허 문서에 열거된 특징(claims)을 모두 갖고 있는 경우에만 문제가 됩니다. 따라서, 하나 이상의 특징을 다른 것으로 대체하면 문제가 없겠죠. 이를 “침해 회피” (design around) 한다고 합니다. (더 자세한 내용은 신제품 출시 전 특허 분쟁 예방하기 – IPfever 참조하세요.)
이렇게 개발한 제품이 특정 특허를 침해하지 않는다는 “비침해의견”을 미리 받아두면 좋습니다.
1B. 특허 번호가 없는 경우
반대로 번호가 없는 Patent pending 의 경우, 특허권 자체가 아직 불확정한 상태입니다.
가장 좋게는, 타사가 특허를 받는 데 실패하는 경우가 있겠죠. 하지만 이를 예측하기는 어렵기 때문에 낙관만 해서는 안됩니다. 반대로, 특허 심사가 끝날 때까지 제품 개발/출시를 미룰 수도 있겠지만, 기약도 없고 현실적인 대안은 아닙니다.
공을 들이자면, 기존에 출시된 제품 및 관련 특허를 찾아서 타사 제품의 어떤 특징이 특허로 보호될 수 있을 지 예측해 볼 수 있습니다.
이런 경우, 위 1A에서 언급한 특정 특허를 침해하지 않는다는 의견이 아니라, 더 포괄적으로, 그 누구의 특허도 침해하지 않는다는 Freedom to Operate 의견을 받아둘 수 있습니다.
2. 내 제품에 특허 받기
특허는 방어적인 성격도 있기 때문에, 자사 제품에 특허를 걸어 두는 것도 고려해야 합니다.
한가지 먼저 분명히 해두어야 하는 것은, 내 제품에 특허를 걸어둔다고, 남의 특허를 무시하고 내 제품을 마음대로 만들어 팔수 있는 것은 아닙니다.
애플에서 아이폰의 외장 디자인에 특허를 걸어두었지만, 그렇다고 퀄컴이나 화웨이, 삼성 등이 가지고 있는 통신 특허를 무시하고 아이폰을 만들 수 없는 것과 마찬가지 입니다.
그럼에도 불구하고, 타사 제품 대비 차이점/개선점에 대해 특허를 확보해 두면 좋습니다.
3. 특허 분쟁의 예방
Patent pending 처럼 권리 자체가 아직 확립되지 않은 경우에는 물론이고, 이미 발급된 특허(특허 번호가 있는 경우)에 대해서도 서로 간의 해석이 일치하지 않을 수 있어서, 어떤 경우에든 항상 분쟁의 가능성은 있습니다.
일단 분쟁이 발생하면 원고, 피고 상관 없이 양방 모두 손해를 보게 됩니다. 따라서, 사전에 분쟁을 예방할 수 있다면 가장 좋겠죠.
3A. 먼저 자신을 알아야 합니다.
누구든 소송을 걸기 전에는 당연히 많은 뒷조사를 합니다.
제품 시장이 얼마나 중복되는지, 소비자들이 어느 제품을 더 선호하는지, 기타 매출 규모나 회사의 재정 상태 등 다양한 요인들을 검토 후 소송을 결심하게 됩니다.
따라서, 타사 제품에 대한 검토에 더해, 각 회사와 각각의 시장규모, 유통 경로, 매출 등을 미리 비교 분석해 분쟁이 발생할 가능성을 미리 점쳐 볼 수 있습니다.
3B. 상대의 행동을 예측해 봅니다.
유행을 많이 타는 상품의 경우, 소송이라는 기나긴 여정을 시작한 후 얼마 지나지 않아 제품의 판매가 시들해지는 경우도 있습니다. 이런 품목에서 특허 소송이 진행되는 경우는 당연히 드물겠죠.
반면에, 상대가 특허 소송을 진행해본 경험이 있거나, 업계에서 잦은 분쟁 및 소송 위협으로 악명 높은 기업일 수도 있습니다. 이런 경우, 당연히 더 조심해야 합니다.
3C. 특허 외의 지재권에도 관심을 가집니다.
특허 받은 상품과 유사성이 있더라도, 제품 패키징이나 광고문구 등에 큰 차이가 있어서 소비자에게 당연히 다른 회사의 별도의 제품이라고 인식된다면, 분쟁이 발생할 가능성이 적어집니다.
이렇게 패키징이나 광고문구도 지재권의 일부로 볼 수 있는데, 특허와는 별도의 권리이므로 따로 검토가 필요합니다.
예를 들어, 비침해의견에 따라 제품을 출시했는데, 기존 제품의 이름을 단순히 일반적인 명칭으로 생각해서 그대로 썼다가 문제가 될 수 있습니다.
그림 속의 “스콰티 파티”는 배변 시 좋은 자세를 취할 수 있도록 개발된 발받침으로, TV 방송(Shark Tank) 출연 등 많은 인지도를 가진 히트 상품입니다.
간단히 생각해보면, 이런 발받침은 어느정도의 높이와 내구성만 확보가 되는 선에서 특허를 침해하지 않는 다양한 제품을 출시할 수 있습니다. 하지만, Squatty Potty 라는 이름은 Squatty Potty USA, LLC 만 사용할 수 있는 등록상표이기 때문에, 자사 제품의 광고나 패키징에 비슷한 명칭을 사용하면 문제가 됩니다.
특허소송에 걸려 낭패를 본 경험담을 전해 들으면 아무래도 겁이 날 수 있습니다. 하지만, 모방제품은 가격 경쟁력과 선택의 폭이라는 면에서 소비자의 권익을 보호하는 긍정적인 면을 가지고 있기 때문에, 법은 무조건 원조 제품을 보호하는 것이 아니라, 적정한 선에서 상호간의 공정한 경쟁을 도모한다는 점 알고 계시면 좋겠습니다.
상표등록 비용 평균: $710 정부수수료 및 기타 지출 포함 등록까지의 총 비용