이름을 상표로 등록할 때는 크게 2가지 이슈가 있는데, 하나는 “성씨”에 대한 제약이고, 또 하나는 “널리 알려진 이름”인 경우 입니다.

I. 성씨 (Surname)

원칙적으로 미국에서 성씨는 상표로 사용하지 못합니다. 미국 상표법을 만들 시절만 해도 많은 사업체들이 창업자(주인)의 성씨를 업체명으로 사용하는 경우가 많았기 때문에, 한명이 성씨를 독점하면 같은 분야에 종사하는 같은 성을 가진 사람들에게 불이익이 발생하는 문제가 있었다고 합니다.

그럼에도 불구하고, 디자이너의 이름을 딴 수 많은 패션 브랜드(아르마니, 샤넬, 등)부터 헐리우드의 영화제작사 20th Century Fox (창업자: William Fox) 까지, 다양한 업계에서 알게 모르게 성씨가 상표로 활용되고 있습니다.

A. 후천적으로 발생한 변별력 (Acquired distinctiveness)

원칙적으로는 안되지만, 하나의 성씨를 하나의 업체가 이미 오랜기간 독점, 배타적으로 사용하고 있었다면 그 성씨를 계속 이용하도록 하는 것이 오히려 합리적일 수 있습니다.

이미 널리 알려진 이름을 단지 자신의 이름과 같다는 이유로 제3의 사업자가 사용한다면, 소비자들에게는 큰 혼란이 될 수 있겠죠. 상표법은 본래 시장질서와 소비자 권익을 보호하자는 취지로 만들어졌기 때문에, 이런 혼란을 방지하는 것이 중요합니다.

따라서, 한 업체가 시장에서 하나의 이름을 오랫동안 사용하면서 “후천적 변별력”을 갖게 되면 성씨라 할지라도 등록을 허락하고 있습니다. “후천적 변별력”의 전제가 시장에서의 사용이기 때문에 ITU(사용 예정인 상표의 선등록)인 경우에는 당연히 후천적 변별력을 주장할 수 없고, 일반적으로 약 5년 이상 시장에서 문제 없이 사용해 왔다면 등록이 가능합니다.

만약 후천적 변별력에 대한 증명이 어렵다면, 본 등록부(Principal Register)가 아닌, 보조 등록부(Supplemental Register)에 미리 등록을 해두고, 5년을 기다렸다가 Principal Register 에 등록을 하는 방법도 있습니다. 이렇게 되면 5년을 기다리는 동안 다른 사람이 같은 이름을 등록하지 못하게 되는 부수적인 효과도 있습니다.

B. 성씨로 쓴게 아닌데…

사실 사업자 본인의 성도 아니고, 딱히 관련이 있지도 않은데, 우연히 등록하려던 상표가 성씨라는 이유로 상표 등록이 거절되는 경우도 있습니다.

이런 경우, 해당 성씨가 얼마나 흔한지, 성씨라는 사실 외에 어떤 의미가 있는지, 성씨와 다른 단어가 함께 쓰인 경우, 어느정도의 디자인 요소가 포함되어 있는지 등을 종합적으로 판단해 단순한 성씨로 볼지, 혹은 등록이 가능한 선천적 변별력을 가진 상표로 볼 지에 대한 결정을 내리게 됩니다.

요즘은 한번 들어보지 못한 성씨라도 ancestry.com 등의 웹사이트 뿐만 아니라 LinkedIn 등의 매체를 통해 쉽게 성씨에 대한 정보를 얻을 수 있기 때문에, 단지 희소한 성씨라는이유만으로 등록하기가 어렵습니다.

따라서, 사용하고 있거나, 향후 사용하려는 상표가 혹 성씨가 아닌지 미리 검색해볼 필요가 있습니다.

II. 널리 알려진 이름 (유명인)

조금 다른 의미로 상표로 등록할 수 없는 이름이 있습니다. 바로 유명인의 이름인데, 이 경우에는 해당 유명인이 본인이거나 허락을 받고 사용하는 경우가 아니라면 당연히 문제가 되겠죠.

물론 이름뿐 아니라 얼굴이나 형상 등을 포함해 특정 인물로 인식될 수 있는 상표인 경우에도 본인 동의 없이 함부로 사용하거나 등록할 수 없습니다.

따라서, 이러한 이름, 얼굴 형상 등을 상표로 출원 시 반드시 서면 동의서를 함께 제출해야 합니다.

사실, 이름이나 증명 사진이 아닌 별명이나 특징, 캐릭터화 된 디자인을 사용하는 경우에도, 이럴 때 과연 유명인의 허락이 필요한가 여부가 이슈가 되는 경우가 많으므로, 조금이라도 오해의 소지가 있다면 한번쯤 짚고 넘어가야 하는 부분입니다.

이상으로 인명을 포함하는 상표의 등록에 대해 알아봤습니다.

아래의 인보이스는 전형적인 사기성 피싱 인보이스입니다.

1. 일반적으로 미국 특허청(USPTO)에서는 인보이스를 발행하지 않습니다. (출원인이 적절한 비용을 계산해 납부하는 방식이고, 비공식적인 안내문을 보내는 경우는 있지만, 이 경우에도 비용을 계산해서 청구하지 않습니다.)
2. 아래 서류를 자세히 보면 미국 특허청 (United States Patent and Trademark Office) 에서 발행한 문서가 아닙니다. 매우 유사한 이름과 혼동을 일으킬 소지가 다분한 문구와 양식을 사용하고 있습니다.
3. 일부 정보는 정확하지만, 많은 중요한 정보가 거짓입니다. (예: “about to expire”, renewal date: Sep. 14, 2024)

위와 같거나 비슷한 인보이스를 받으셨다면 절대 결제하지 마시고, 꼼꼼하게 확인하시기 바랍니다.

아울러, 본인의 상표 등록에 갱신이나 기타 유지 업무가 필요한지는 TSDR 에서 검색해 볼수 있습니다. 먼저 상단의 검색창에 상표의 registration number(등록번호) 혹은 serial number (출원번호)를 입력합니다.

위의 검색 결과에서 노란색으로 표시한 부분이 현재 등록 상태입니다.

파란색으로 표시한 탭을 누르시면 갱신/유지일자 정보(아래의 노란색으로 표시한 부분이 기한, 그 아랫줄에 표시된 기한에는 납부는 가능하지만 late fee 를 내야함)를 확인할 수 있습니다.

상표 갱신 및 유지는 단순히 비용만 납부하는 것이 아니고, 실제로 상표를 사용하고 있다는 증거를 제출(Section 8)해야 하고, 그 외에도 상표권에 대한 제3자의 권리주장이 없었다는 사실을 확인(Section 15)할 수 있는 등, 여러가지 이슈가 있습니다.

아래의 양식 중 해당하는 양식을 처음부터 끝까지 잘 읽어보시고, 필수기재 사항을 다 적은 후 제출하시면, 마지막 단계에서 비용을 납부할 수 있습니다.

Registration Maintenance/Renewal Forms

• Combined declaration of use & incontestability under Sections 8 & 15 (5년차)
• Declaration of Use and/or Excusable Nonuse of a Mark under Section 8 (매 5년)
• Combined Declaration of Use and/or Excusable Nonuse/Application for Renewal under Sections 8 & 9 (매 10년)
• Declaration of Incontestability of a Mark under Section 15 (5년차 혹은 그 이후에 1회만 제출)

상표 등록 서비스를 검색 하다보면 흔히 “출원 비용”이라고 하지 “등록 비용” 이라고 하지 않죠. 여기에는 이유가 있는데, 바로 상표를 출원(등록 신청서의 제출) 후에 심사관이 거절 통지문 (Office Action) 을 발행했을 때 여러가지 사유로 거절이 나는 경우가 있기 때문입니다.

먼저, 상표 등록은 특허와는 달리 간단한 절차입니다.

미국에서 상표 출원은 이미 보유하고 있는 상표권을 등록하는 절차입니다. 따라서 상표권을 소유한 사람의 정보, 상표가 무엇인지, 상표를 사용하는 제품/서비스에 대한 설명, 상표 사용의 증거만 제출하면 됩니다.

게다가 미특허청에서 심사 및 등록에 대한 수수료 명목으로 징수하는 출원수수료(application fee)는 2024년 기준 국제분류 당 250달러로 상당히 저렴한 편입니다. 복잡한 심사가 필요하지 않다는 사실의 반증일 수 있겠죠.

참고로, 대부분의 상표는 한개 내지는 2-3개의 국제분류에 등록하게 됩니다.

상표 거절 (Office Action) = 추가 비용 & 시간

그러나 OA (상표 거절) 이 나면 골치가 아픕니다. 추가 심사에는 따로 정부 수수료는 없지만 서면대응을 위해서 아무래도 변호사의 도움이 필요하기 때문이죠.

상표 출원 비용에는 OA 비용이 포함되어 있지 않기 마련이고, 정해진 기간(주로 3개월) 안에 대응을 하지 않으면 상표 출원을 포기한 것으로 간주됩니다.

OA는 어느정도 예측이 가능하지만 이러한 예측을 위해서는 상당한 노력과 시간이 필요하므로 대부분의 상표 출원 시에는 이러한 사전예측을 생략하는 경우가 많습니다. 이런 이유로 미국 상표 출원의 최종 등록률은 50%도 되지 않습니다.

OA는 다시 말하면 “출원인에게 상표권이 없다”는 해석입니다.

상표 대리인이 변호사라면 사실 없는 상표권을 등록하려는 시도 자체가 어불성설 일 수 있지만, 사실 그리 간단한 문제는 아닙니다.

상표권은 상표 자체의 독창성이나 창의성을 보호하는 것이 아니라, 상표로 제품의 출처를 확인하는 고객과 고유의 상표를 사용하는 업체 간에 발생하는 선의(善意)를 보호합니다.

따라서 이미 유사한 상표가 등록되어 있거나, 공공의 이익을 위해서 등록을 지양해야 하는 문구 등은 등록이 거절되고, 이러한 판단에는 법리 뿐만 아니라 해당 업계 실정과 타겟 소비자의 인식 등에 대한 이해와 해석이 필요합니다.

OA 가능성을 줄이려면,

적어도 이미 유사한 상표가 유사한 제품군에 등록되어 있는지 확인해야 합니다.

이를 위해서는 구글(Google)과 미국 특허청의 상표검색 서비스를 이용할 수 있습니다.

미국 특허청에서 제공하는 Trademark Search를 이용하면 다른 사람이 출원했거나 이미 등록된 상표를 검색할 수 있습니다. 이용 방법은 별도의 글을 확인 부탁 드립니다.

유사한 상표가 LIVE 상태라면 피해갈 필요가 있습니다.

일련 번호만 있고 Reg. 번호가 없으면 출원되었을 뿐 등록은 되지 않았다는 뜻 입니다. 물론 아직 심사 중일 수도 있지만, 이미 한차례 OA(등록이 거절)가 났을 수도 있습니다. 반대로 상태가 DEAD로 표시되면 신청 또는 등록이 포기되거나 취소된 것입니다.

따라서, 상태가 LIVE라고 표시되면 일단 주의해야 합니다.

어떻게 유사상표를 피해갈 수 있을까요?

1. 쉽게는 아예 다른 상표를 생각해 볼 수 있습니다.
2. 다른 철자를 사용할 수 있습니다.
3. 앞부분에 문구를 추가할 수 있습니다.
4. 상표에 디자인 요소를 도입하여 ‘특수 양식’ (Special form) 마크로 등록할 수 있습니다.
5. 위의 2~5개 중 하나 이상을 조합하는 것이 좋습니다.

항목 별로 자세히 설명해드리겠습니다.

스킨케어 브랜드로 ‘철학’이라는 문구를 사용하고 싶다고 가정해 봅시다. 검색을 통해 Philosophy라는 유명한 화장품 브랜드가 이미 존재한다는 것을 알 수 있습니다.

1. 이미 한국에서 “철학”이라는 문구를 사용 중이라 도저히 포기할 수가 없다고 가정해 보겠습니다.
2. 철자의 변경: “Freelosophy” 나 “Feelosophy” 같은 철자 변경을 시도해 볼 수 있습니다. 사실 Feelosophy 는 발음이 완전히 똑같아서 문제가 있습니다. (이미 거절당한 기록이 있습니다).
3. 문구의 추가. 예를 들어 “Body Philosophy” 및 “Jean & Len Philosophy” 와 같은 상표는 문제 없이 등록되어 있습니다. 다만 의미에 차이를 주지 않는 문구를 특히 마지막에 추가하는 것은 효과가 없습니다. The Philosophy 나 Philosophy: Origin 과 같은 경우가 이미 거절된 사례입니다.
4. 디자인 추가. 평법한 글꼴, 색상 또는 이미지를 추가하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 하지만 아래의 디자인을 포함한 Freelosophy 는 등록된 상표입니다.

참고로, 디자인을 포함하지 않은 문구 “Feelosophy”는 거절되었습니다.

사실 유사상표가 가장 극복하기 어려운 OA 이기 때문에, 위의 내용만 잘 실천하셔도 상표 등록에 큰 도움이 됩니다.

그 외에 다른 거절 사유에 대해 알고 싶으시면 상표 심사 지침서 TMEP §§1207.01 를 직접 읽어 보시는 것도 도움이 됩니다.

창업하시는 분들이 첫번째로 생각하는게 회사명 (상호) 내지는 브랜드 네임 (상표) 입니다. 그만큼 어느 업종이든 브랜드 이미지가 중요해졌다는 얘기도 되지만, 역으로 준비가 되지 않은 상태에서 상표를 정하게 되는 경우가 많다는 이야기도 됩니다.

법인설립 시 회사명

먼저, 상표등록과 별개인 회사명부터 설명하고 넘어가겠습니다.

회사명은 주민등록번호나 마찬가지 입니다. 고유한 이름을 사용해 회사를 식별하는 중요한 역할을 하지만, 꼭 회사 이름이 상표로 기능하지는 않습니다.

공식적인 문서나 세금보고, 은행계좌 등에는 회사명을 사용하지만, 소비자들은 회사명과 상관없이 별도 상표를 보고 제품/서비스를 구입하는 경우도 많습니다.

예를 들면, 도브 비누의 경우입니다.

회사명: Unilever PLC

물론 회사명이 상표를 포함하거나

회사명: The Coca-Cola Company

일치하는 경우도 많지만,

회사명: The Home Depot, Inc.

꼭 그래야 하는 것은 아니라는 점 염두에 두시면 회사명 선택에 부담을 덜 수 있습니다.

회사명을 선택해야 법인을 설립하고, 정식으로 법인 명의로 사업행위를 할 수 있기 때문에 회사명은 D-1 부터 필요합니다.

회사명 똑같지만 않으면 OK!

회사명이 꼭 상표로 기능하기를 희망하는 경우가 아니라면, 회사명은 정하기도 쉽고 큰 제한도 없습니다. 예를 들어, “Apple Inc” 의 법인 등록지인 캘리포니아주에는 실제 애플과는 아무런 연관이 없는 별개 회사인 “Apple (iCloud) Inc” 도 문제 없이 등록되어 있습니다. (as of 4/11/2024)

물론 이렇게 법인등록을 하더라도, Apple (iCloud) Inc. 를 상표로 “사용”한다면 상표권 침해가 되겠지만, 적어도 회사명으로서는 문제가 없습니다. 이 “사용”에 대해서는 아래에서 자세히 설명하겠습니다.

사용 예정인 상표의 출원

미국 상표법 상, 상표권은 “사용”을 통해 발생합니다. (상표 등록 시 상표권이 발생하는 한국과 다릅니다.) 이때 “사용”이란 상표를 부착하거나 표기하여 제품을 판매하거나 서비스를 제공하는 행위를 의미합니다. 따라서, 원칙 상, 미국에서 상표 등록을 하려면 미국 시장에서 이미 제품의 판매가 이루어진 후여야 합니다.

하지만 이런 경우, 하나의 브랜드를 위한 제품 개발, 제작, 포장까지 마친 후, 브랜드 론칭 몇일을 앞두고 타사에서 동일한 이름으로 제품을 출시해 낭패를 보는 일이 발생할 수 있겠죠.

따라서, 사용 예정인 상표에 대한 ITU 출원 (Intend-to-use application, 줄여서 ITU application 혹은 1(b) application) 을 허용하고 있습니다. 물론 이 경우에도, 출원 날짜에 대한 우선권을 주고, 상표 심사를 미리 진행할 뿐이고, 상표를 사용하고 있음을 증명해야 최종 등록 됩니다.

ITU 를 꼭 해야하는 경우

먼저, 제품 출시를 단 몇주 앞두고 있는 상황에서는 ITU 를 하는 의미가 크지 않습니다. ITU 는 심사 통과 후 사용증명이라는 별도 단계를 거쳐야 하므로, 사용증명 제출 시 납부하는 $100 의 추가 관납료 외 일반 출원보다 약 3달 정도 시일이 더 소요됩니다.

그럼에도 불구하고, ITU 를 권장하는 경우는 앞으로 사용코자 하는 상표를 다른 사람이 먼저 사용할 가능성이 큰 경우입니다. 예를 들어, 최근 K-POP 열풍으로 K 가 들어간 상표가 우후죽순 등록되고 있기 때문에, K가 들어간 상표의 경우, 불과 며칠차이로 성패가 갈리는 경우가 발생할 수 있습니다.

그 외에 역설적이지만 경쟁이 없음에도 상표에 대한 우선권 확보가 꼭 필요한 경우가 있습니다. 완전히 새로운 제품의 경우, 시장을 만들어 나가야 하므로 시장상황이나 시제품 테스트 등을 통한 반응을 살피는 것이 중요합니다. 이런 경우, 브랜드/제품명을 포함해 소비자의 반응을 보아야 할 필요가 있으므로 제품 개발 단계에서 미리 상표 등록을 진행하는 것이 좋습니다.

제가 자주 드는 예로 Squatty Potty® 가 있는데, 쪼그려 앉는 자세를 연상시키는 Squatty 라는 단어와 유아용 변기를 의미하는 Potty 를 재미있게 연결한 이름으로, 위 사진처럼 올바른 배변자세를 돕는 제품입니다.

물론 이전에도 올바른 배변자세를 돕는 각종 기구가 있었지만, 이제는 많은 사람이 배변자세를 돕는 도구를 그냥 “스콰티 파티”라고 부를 정도로 대중화된 이름이자 상품이죠.

단순히 XXX 브랜드 변기의자와 같은 이름으로 출시했을 때, 지금만큼의 성공을 거두었을까 생각해 보면 아무래도 좋은 이름이 얼마나 큰 역할을 하는지 상상해 볼 수 있습니다.

이렇게 상표가 마케팅에 큰 비중을 차지한다면, 상표 출원을 미룰 이유가 없습니다.

ITU 가 부적합한 경우

물론 반대의 경우도 있습니다. 상표가 흔히 말하는 로고인 경우, 즉 디자인이나 이미지 등이 포함되어 있는 경우에는 ITU를 진행했을 때 문제가 발생할 수 있습니다.

마케팅적인 고려나 상표의 인쇄 품질 등 여러가지 상황에 따라 최종 출시 전에 로고 디자인이 변경되는 경우가 많기 때문입니다.

예를 들어, 오랜 기간 이미 다른 제품군에 사용하고 있어, 변경할 계획이 전혀 없던 상표인데, 새롭게 출시되는 의류 상품에 자수하는 과정에서 디테일한 부분의 표현이 어려워 상표 디자인을 수정해야 하는 경우도 발생합니다.

이런 디자인의 수정은 작은 수정이라도 상표의 재출원이 필요합니다.

참고로, 미국 상표 등록 시에는 상표에 한국어가 포함되면 이 부분은 문자로 취급할 수 없어 꼭 디자인(그림)으로 등록해야 한다는 점 염두에 두시기 바랍니다.

사용하고 있는 상표는 꼭 등록해야 하나?

위에서는 사용 전과 후로 구분해 설명했지만, 사용이 이루어지면 이미 상표권이 발생한 후입니다.

미국 상표 등록은 한국과 전혀 다른 개념이라 이해하기 어려우실 수 있어, 저는 주로 “등기”의 개념으로 설명드립니다. 땅을 사고 팔때, 개인간의 계약을 통해 재산권은 이전되지만, 이를 꼭 등기하는 이유는 권리를 좀 더 공고히 하기 위해서죠.

마찬가지로, 미국의 상표 등록은 이미 가지고 있는 상표권을 등기한다고 생각하시면 됩니다. 다시 말해, 상표의 사용과 관련해 제3자와의 마찰이나 혼선이 발생할 가능성이 거의 없다면 굳이 상표를 등록할 필요가 없다는 거죠.

상표 등록을 서두를 필요가 없는 경우

제가 항상 예로 드는 것이 음식점입니다. 음식점 장사는 자리가 중요하다는 말 들어 보셨을겁니다. 손님들은 음식점을 매장의 지리적 위치와 결부시키는 경향이 큽니다.

물론 프랜차이즈의 경우 상표가 매우 중요하지만, 오너셰프가 운영하는 음식점처럼 2호점의 계획이 없다면 굳이 상표를 등록할 필요가 없을수 있습니다.

다만, 이렇게 상표를 등록할 필요가 없다고 해서 타인의 상표에 대해서도 무관심하면 곤란합니다. 일단 간판을 만들어 세우면, 선의의 제3자가 자신의 상표권이 침해 당했다고 주장할 수 있기 때문이죠.

미특허청의 무료 상표검색 서비스 이용하시면 구글/네이버 검색창에 검색하듯 쉽게 검색할 수 있으니, 꼭 한번 내가 쓰고자 하는 이름 검색해 보시기 바랍니다.