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Category: 지적재산권

  • 아마존 IP Accelerator 프로그램

    아마존 IP Accelerator 프로그램

    아마존 브랜드 레지스트리 등록을 위해서는 USPTO 에 상표를 등록해야만 합니다. 하지만 출원 후 최소 6-9개월이 걸리는 터라 새로운 브랜드를 시작하는 경우 상당한 지연이 발생할 수 있는데요. 아마존에서는 이를 해결코자 IP Accelerator Program (the IPAP)를 운영하고 있습니다.

    등록된 로펌들이 IPAP에서 정한 최대 고정 수임료를 수수한다고 가정했을 때, 이러한 고정 수임료와 IPfever의 수임료를 비교해 보았습니다.

    여러 사례 별로 비교해 볼 때, IPAP의 고정 수임료(붉은색) 대비 변동 수임료(오렌지)로 진행했을 때 상당한 비용 절약이 있음을 확인할 수 있죠. 게다가 많은 상표들이 비교적 단순한 등록 절차만 요구되기 때문에 평균 수임료(파란색)와의 차이는 매우 클 수 밖에 없습니다.

    그럼에도 불구하고 대부분 상표 등록 경험이 없는 신규 아마존 판매자에게는 고정 수임료가 상당히 매력적일 수 밖에 없습니다.

    이런 경우, 조심해야 할 것은 자칫 눈덩이처럼 불어날 수 있는 출원 이후의 비용입니다. 최악의 경우, 등록에 대한 대가(성공 보수)를 요구하거나 중간사건(Office Action) 발생 시 과도한 비용을 청구하는 경우가 발생할 수 있는데요.

    일단 어떤 이유에서든 Office Action 이 발행되면 서면 대응이 반드시 이루어져야 하므로, 이미 발을 들여놓은 후에는 빼기가 어려워 질 수 있습니다.

    반대로 아이피 피버에서는 OA도 마찬가지로 변동수임료를 적용하여 단순히 상품목록을 수정하는 등의 경우 최소 $20 정도의 비용을 청구하도록 되어 있고, 그 밖에도 여러가지 구조와 절차적으로 상표 등록까지의 모든 과정에서 최대한 비용효율적인 선택을 할 수 있도록 되어 있습니다.

    더 자세한 내용은 무료 상담을 통해 변호사와 직접 상담하세요.

  • 미국 상표 소유 자격

    미국 상표 소유 자격

    상표는 법인이나 개인 구분 없이 누구나 소유할 수 있습니다. 미국법상 소송을 제기하거나 제소 될 수 있는 사람이나 단체, 업체 등은 모두 상표권을 소유할 수 있기 때문입니다. 그렇다면 상표를 소유한다는 것이 무엇을 의미하고, 또 상표를 소유하려면 어떻게 해야할까요?

    상표를 “소유”한다는게 무슨 뜻이죠?

    시장에서 판매되는 물건이나 서비스에 특정 이름이나 로고, 이미지, 색상 등(“상표”)을 물리적으로 부착하거나 광고나 각종 판매 수단을 통해 연관시키는 행위를 “상표의 사용”이라고 합니다.

    이렇게 사용되고 있는 상표의 경우, 해당 제품이나 서비스에 대하여 그 성격과 품질에 대한 결정권(control)을 가지면 상표를 소유한다고 할 수 있는데요. 만약, 아직 이러한 사용을 하고 있지 않지만 앞으로 사용할 계획이라면, 향후 계획에 이러한 결정권이 포함되어 있어야 합니다.

    상표 등록 시 소유자 정보가 중요한가요?

    사실 상표 소유권이 상표 심사시 문제가 되는 경우는 드뭅니다. 상표권의 소유에 관해서는 출원 서류 상 명백히 일관성이 결여되는 경우가 아니면 심사관이 먼저 문제를 제기하지 않기 때문인데요.

    그럼에도 불구하고, 일단 상표가 소유권자가 아닌 사람에 의해 부적절하게 출원될 경우, 이후 올바르게 변경할 기회가 주어지지 않고 출원 자체가 “무효” 처리 되기 때문에 소유권에 대한 올바른 이해는 매우 중요합니다.

    자주 묻는 질문

    Q. 수입업체가 상표를 소유할 수 있나요?

    이미 미국 외의 국가에서 상표를 부착하고 판매되고 있는 상품을 그대로 미국으로 들여오실 경우에도, 미국 내의 상표권을 수입 업체가 가질 수 있습니다. 예를 들어, 수입업체가 미국내에 독점판매권을 가지거나 미국 시장 진출이 수입 업체 주도로 진행될 경우를 생각해 볼 수 있는데요.

    원 판매자 혹은 생산자와 수입업체 간에 서면 합의가 이루어져야 하고, 출원 시 증빙 서류가 제출되어야 합니다.

    Q. 업체의 소유주(개인)가 상표를 소유할 수 있나요?

    사업체의 소유주가 단 한 명 존재하는 경우 해당 상표의 사용과 관련된 모든 결정권이 그 개인에게 있다고 볼 수 있기 때문에 사업체가 아닌 개인 명의로 출원을 고려할 수 있습니다.

    하지만 법인의 설립 목적 중 하나인 유한책임(사업체의 빚이나 법적 책임을 소유주 개인이 지지 않음)을 무력화하는 구실이 될 수 있고, 사업체의 소유권 이전 시 상표권을 별도 이전해야하는 불편함이 있습니다.

    Q. 회사 명의가 아닌 사업부 명의로 진행 가능한가요?

    특정 브랜드를 독립된 사업부로 운영하는 경우가 있는데요. 이때 해당 사업부가 별도 법인 등록을 한 자회사라면, 자회사 명의로 상표 등록을 진행하실 수 있습니다.

    다만, 위에서 언급한 바와 같이 상표의 소유자는 법적인 권리가 있는 개인 또는 법인이여야 하므로, 회사 내부 행정상으로 만들어진 사업부는 상표 소유자가 될 수 없습니다.

    Q. 프랜차이즈의 상표권 등록

    프랜차이즈의 경우 상표의 실 사용은 가맹점을 통해 이루어진다는 특징이 있습니다. 하지만 프랜차이즈 업체(가맹본부)가 판매되는 상품/서비스의 성격과 품질에 대해 결정권을 가지고 있는 한, 소유권은 업체/가맹본부에 있다고 볼 수 있습니다.

    다만, 가맹점이 직접 상표를 등록하려는 경우가 있는데요. 예를 들면, 한국에서 운영하는 프랜차이즈를 미국에 들여오는 경우가 있겠죠. 이런 경우, 가맹계약의 내용과 그 외 별도 협의 내용에 따라 가맹점의 상표권 소유가 가능할 수 있습니다.

    Q. 두 업체가 하나의 상표를 사용할 수 있나요?

    원칙적으로 인증 마크 등 특별한 경우를 제외하면 하나의 상표를 두 업체가 사용해서는 안되겠죠. 예외적인 경우는 두 업체가 밀접한 관계에 있는 경우인데요. 이를 테면, 한 회사가 다른 회사를 100% 소유하는 (모-자회사) 경우가 있습니다.

    그 외의 경우를 생각해 보면, 두 회사가 하나의 제품/서비스를 위해 협력하는 경우가 있을 수 있는데요. 이런 경우 하나의 합작회사를 설립하는 것이 가장 간단한 방법이지만, 두 회사가 공동 소유주가 되는 방법도 있습니다. 공동 소유주는 해당 상표와 연관된 제품/서비스에 대해 함께 결정권과 소유권을 행사합니다.

  • 유사 상표: 베이비몬스터스(케이팝) vs. 베이비몬스터즈 (유모차)?

    유사 상표: 베이비몬스터스(케이팝) vs. 베이비몬스터즈 (유모차)?

    한국의 3대 연예기획사로 꼽히는 YG 엔터테인먼트, 요즘 여러가지 잇따르는 추문에 뒤얽혀 그 위상이 예전 같지는 않죠. 하지만 빅뱅이나 블랙핑크 등의 케이팝 대표 그룹들이 소속된 YG는 아직도 케이팝을 대표하는 기획사입니다. 최근 YG에서 “베이비몬스터스”라는 이름을 상표로 출원하면서, 많은 케이팝 팬들이 새로운 그룹의 탄생을 기대하고 있다고 하네요.

    한국 특허정보원의 “특허정보넷“을 이용하면, 한국에 출원/ 등록된 상표에 대한 정보를 무료로 확인할 볼 수 있습니다

    여기서 한가지 눈여겨 볼 것은 첫번째 항목인 “상품분류”인데요. 엔터테인먼트 서비스가 포함되어 있는 제41류 뿐만 아니라, 주로 전자제품을 포함하는 제9류, 의류 등의 제25류 및 오락기구 등을 포함하는 제29류까지 다양한 분야의 상품에 대한 사용권을 주장하고 있습니다.

    캐릭터 상품 등의 굿즈(goods) 시장을 고려하면 당연하다고 볼 수 있지만, 유아용품에 관심이 있는 분들은 고개를 갸웃하실 것 같습니다. “베이비 몬스터즈”라는 스페인 유모차 전문 브랜드 때문입니다.

    베이비 몬스터즈는 불과 십수년 사이에 전세계로 뻗어나가고 있는 유모차 브랜드로 한국에도 꽤 알려져 있는데다가, 해당 유모차를 수입하여 온라인으로 판매하고 있는 (주)베이비몬스터 라는 동명의 회사도 있습니다.

    해당 유모차를 한국에 직수입해서 팔고 있는 (주)베이비몬스터 회사의 표장

    이쯤되면 아무리 관심이 없어도 고개를 갸우뚱하실 수 밖에 없죠. 같은 이름을 너도나도 사용하게 되는 상황.

    도대체 누가 권리를 갖게 될까요? 

    답은 생각보다 간단합니다. 한국 상표법의 “선출원주의”에 따르면 출원을 가장 먼저 한 YG가 권리를 취득하게 됩니다.

    그렇다면 유모차 브랜드 베이비몬스터즈는 한국 시장에서 상표 사용이 불가능해 지나요?

    이 문제는 오히려 간단하지 않은데요. 사실 유모차는 “탈것”으로 보아 상품분류 제12류에 포함 됩니다. 상품분류라는 것이 존재하는 이유는 하나의 이름이 여러 분야에서 다른 업체에 의해 마찰 없이 사용될 가능성이 있기 때문인데요. 물론 “디즈니“처럼 한 회사가 여러 분야에 진출해 있는 상표도 있지만, 반대로 “신한“과 같은 이름은 유명 은행, 기계설비 업체를 비롯 요식업, 사무업 등 다양한 분야에서 여러 업체들이 큰 마찰 없이 사용하고 있는 이름입니다.

    간단하지 않다고 한 이유는 사용에 있어서의 마찰이 있는지를 판단하는데 주관이 개입되기 때문입니다. 궁극적인 판단 기준이 “소비자에게 혼동을 주는가”이기 때문에, YG의 베이비몬스터스가 높은 인지도를 얻게 되면 베이비몬스터즈의 유모차 관련 용품, 특히 가방이나 액세서리 등에 있어서 마찰이 예상됩니다.

    간단히 YG의 베이비몬스터스 상표 출원에 관련하여 알아 보았는데요. 미국은 선출원주의를 따르지 않지만, 상품분류나 소비자의 혼동에 관련해서는 거의 동일한 해석이 적용됩니다. 

  • Specimen (or AOU after ITU; 사용증명) 이 뭔가요?

    Specimen (or AOU after ITU; 사용증명) 이 뭔가요?

    미국 상표 등록 시 Specimen 을 반드시 제출해야 하는데, 이 Specimen 을 한국말로 설명할 때는 저는 “사용증빙” 혹은 “사용 예” 라고 부르고, 이 절차를 사용증명 이라고 합니다.

    그 이유는 이 스페시먼이 말그대로 상표를 사용하고 있다는 증명을 하기 위해 사용되기 때문인데요. 미국 상표법은 “사용주의“를 따르고 있기 때문에 사용하고 있지도 않은 상표를 (1) 단순히 미리 선점하거나 (2) 그 상표 자체에 존재하는 저작권 등을 보호하려는 목적으로 등록할 수 없습니다.

    그렇다면 스페시먼은 어떻게 준비해야 할까요? 크게 상표를 어디에 사용하고 있느냐, 다시 말해 Goods(제품) 인지 Services (서비스) 인지에 따라 두가지로 나누어서 알아보겠습니다.

    제품의 경우는 오히려 더 직관적일 수 있는데요.

    제품에는 보통 패키징이나 제품 일부에 프린트나 tag (가격표), 라벨 등을 이용해 상표를 표기하기 마련이죠. 이런 경우 제품 전체를 사진으로 찍되 해당 상표가 잘 노출되어 식별이 가능하도록 하여 스페시먼으로 사용할 수 있습니다.

    가장 자주 하는 실수 중 하나가 가격표만 사진으로 촬영하는 경우인데, 이 경우 어떤 제품에 사용하고 있는지 확인이 안되므로 스페시먼으로는 부적절합니다.

    물론 제품 하나 하나에 굳이 상표가 표기 안되는 경우도 있는데요. 이런 경우는 관련 제품을 소개하는 자료 (catalog, brochure, etc.) 에 표기한 상표를 “사용”으로 볼 수 있습니다.

    서비스의 경우는 서비스의 구입이 가능하다는 사실을 확인할 수 있는 자료이면 됩니다.

    예를 들어, 웹사이트를 통해 서비스를 제공한다면 해당 서비스를 제공받기 위해 연락해야 하는 연락처와 함께 등록하고자 하는 상표가 함께 노출된 페이지를 스크린샷으로 제출할 수 있겠죠.

    여기서 큰 차이가 서비스의 경우는 이렇게 “광고” 자체가 스페시먼이 되지만, 제품의 경우에는 “광고”는 판매라기 보다는 판매를 준비하는 단계로 해석하기 때문에 스페시먼이 될 수 없다는 거죠. 이 차이는 미국 상표법에서 “사용” 이란 광고가 아닌 실제로 제품/서비스를 사고 파는 행위를 뜻하기 때문에 발생합니다.

    따라서, 서비스의 경우는 웹사이트 뿐 아니라 신문 등의 지면광고를 스캔하여 스페시먼으로 제출 할 수 있습니다.

    세부적인 상황 별로 좀 더 자세히 알아 보겠습니다.

    시제품만 나와 있는 상황

    시제품이 단순히 패키징이나 라벨 표기만을 확인하기 위해 실제 제품을 포함하고 있지 않은 경우에는 당연히 “사용”이라고 보기 어렵습니다. 하지만 실제로 사용할 수 있는 제품에 해당 상표를 표기했다면 이 시제품도 스페시먼으로 활용할 수 있습니다.

    표기된 상표가 등록 예정인 상표와 상이한 경우

    상표 디자인을 업데이트하거나 인쇄과정에서 상표가 조금 달라지는 경우도 있습니다. 하지만 이런 경우 적절한 스페시먼으로 볼 수 없고, 특허청에서는 이미 출원한 “상표”를 수정하는 것을 허락하지 않고 있습니다. 이른바 “표장(mark)”이 “스페시먼”보다 우선한다는 원칙인데요. 다시 말해 첫 출원 시 부터 표장과 스페시먼 사이에 차이점이 있었다면 표장을 기준으로 스페시먼을 정정하도록 요구하고 있습니다.

    따라서 이런 경우에 변경된 상표 디자인을 계속 사용하시려면 재 출원 밖에 답이 없겠죠.

    회사 이름이 상표인 경우

    회사이름을 상표로 사용하는 경우가 많은데, 특히 서비스업일 경우 이슈가 될 수 있습니다. 예를 들어 지면 광고를 낼 때 서비스의 종류를 큰 글씨로 강조하고 회사이름/상표는 연락처에만 작게 등장하는 경우가 있는데요. 이런 경우, 상표라기 보다는 회사이름으로 사용하는 것으로 보고 적절하지 않은 사용 예로 거절될 수 있습니다.

    따라서, 상표는 소비자가 상품(제품/서비스)를 인지할 때 제조원/서비스제공자를 구분할 수 있는 식별자(source identifier)가 될 수 있도록 사용하시는 것이 상표법 적으로 올바릅니다.

    이상 사용증빙 (혹은 사용 예)에 대해 알아보았습니다.

  • 화장품 용기 디자인 보호하기

    화장품 용기 디자인 보호하기

    화장품 용기에도 권리가 있다구요?

    Glossier (글로시에) 라는 화장품 브랜드를 디지털 브랜드의 예로 소개드린 바가 있는데요. 디지털 브랜드라는게 결국 온라인 비즈니스 모델인데, 대표적인 디지털 브랜드 글로시에에서 오프라인 팝업 스토어(임시 매장)를 개장하는 이유가 뭘까요?

    팝업 스토어는 예전에 백화점 입구나 통로에 위치 했던 임시 판매대(혹은 가판)와는 달리, 정규 매장 못지 않은 디스플레이와 서비스를 갖춘 경우가 많습니다.

    최근 많은 뷰티 업체들이 여러 채널을 통해 적극적으로 팝업 스토어를 운영한다고 하는데, 글로시에는 그 규모와 팬덤에 걸맞게 시애틀, 뉴욕, 시카고, 달라스, 휴스턴, 워싱턴 DC, 샌터 애니타의 Nordstrom (놀드스트럼) 매장 7곳에 팝업 스토어를 개장한다고 합니다.

    온라인 리테일의 한계?

    이번 팝업 스토어에 대해서 글로시에의 창업자이자 뷰티 블로거인 에밀리 와이즈(CEO)는 소비자들이 향수 선택 시에는 실제 경험을 선호하기 때문이라고 설명 했는데요. 입소문을 통해 12억 달러(약 1조 4천억원) 가치의 기업을 창출해낸 에밀리 와이즈도 지극히 주관적인 경험인 향기에 대한 선호까지 소셜미디어에 의존할 수는 없었나 봅니다.

    그렇다면 소비자의 구매 심리에 대한 에밀리 와이즈의 분석은 어느정도 근거가 있을까요?

    영국에서 실시한 설문조사 결과를 살펴 보면, 절대 다수의 소비자가 후각에 의존하여 향수를 구입함을 알 수 있습니다. 총 221명의 응답자 중 70%에 육박하는 151명의 소비자가 테스터나 샘플 혹은 이미 알고 있는 제품의 향기에 의존하여 구매결정을 한다고 답했는데요. 

    그 이후의 순서가 사실 더 흥미롭습니다. 

    “가격”과 “용기”가 휴대성이나 광고, 패키징 등을 제치고 각각 2 위와 3 위를 차지했는데, 가격은 그렇다치고 향수의 구입 결정에 향수 병이 이만큼 큰 역할을 한다는 사실 … 예상하셨다구요?

    저는 평소에 잘 사용하지 않는 향수에 큰 관심이 있지는 않지만, 상표권을 다루는 변호사로서는 상당히 흥미로운 분야입니다. 간단히 관련 법을 요약하자면, 향수병은 예술품으로써 저작권(Copyright)의 보호 대상이기도 하지만, 상업적으로는 Trade Dress 라는 이름으로 상표법의 보호를 받습니다.

    이미 소개드린바 있는 USPTO의 TESS를 이용하면 상표로 등록된 화장품 용기 디자인을 검색해 볼 수 있는데요. 문자나 장식 문양 등을 제외한 순수한 용기 모양 만으로 한정하여도 무려 180개가 검색됩니다.

    잘 살펴보면 눈에 익는 용기도 많이 발견할 수 있습니다. 

    헌데, 창조적인 표현에 초점을 맞추는 저작권과는 달리, 상표는 소비자가 제품의 출처를 구분할 수 있도록 하는데 그 목적이 있으므로, 소비자가 병의 외양을 보고 등록된 향수 용기와 같은 회사 제품으로 오인할 정도로 비슷하면 상표법 위반이 됩니다.

    다시 말하면, 전체적인 분위기나 느낌만 비슷해도 문제가 될 수 있다는 것인데요. 마음 같아서는 생산자/공급자의 책임이라고 치부하고 눈을 돌리고 싶지만, 상표권 위반에 대해서는 리테일러도 책임이 있고, 아무래도 가장 쉽게 노출되는 마지막 유통 단계에 있다 보니 상표권 위반 소송이 시작되면 리테일이 1차적인 타겟이 되기 마련입니다.

    일단 소송이 시작되거나 그 전에 경고장이라도 받게 되면 골치가 아플 뿐 아니라 상당한 금전적 손실을 면하기 어려운데요.

    그렇다면 어떻게 상표권 문제를 예방할 수 있을까요?

    리테일 입장에서는 상표 병의 모양도 법으로 보호되고 있다는 사실을 알아 두는 것 만으로도 큰 도움이 됩니다. 앞으로 기존에 판매했거나 판매 중인 제품의 모양과 비슷한 용기 디자인이 있으면 주의하셔야겠죠.

    의심의 여지가 조금이라도 있다면 먼저 주변의 도움을 받으시면 좋겠습니다. 설령 직간접 경험을 통해 어느정도 지식을 가지고 계시다고 자신하시더라도, 주변에 다른 제품군이나 다른 상표와 관련된 경험을 하신 분들로부터 이야기를 들어보면 틀림 없이 도움이 됩니다. 주변 지인들이 어떻게 생각하는지 한번 들어보는 것, 분명히 밑지지 않는 장사입니다.

    또한, 상표법 위반 소송에서도 최종적인 판단 기준은 소비자의 눈입니다. 실제 해당 상품을 소비하는 사람이 혼동을 할지 여부는 리테일에 방문하신 손님께 물어보면 가장 잘 알수 있겠죠? 손님들을 대상으로 간단한 설문을 해보는 것도 좋은 생각입니다. 객관적이고 공평하게 진행한 설문 기록을 잘 남겨두면 나중에 법정에서 유리한 증거로 활용될 수도 있으니 참고하시기 바랍니다.

    그래도 마음이 놓이지 않으시면 꼭 전문가의 도움을 받으시기 바랍니다. 

    많은 로펌이나 비즈니스 컨설팅 펌 등이 이윤을 목적으로 하다보니, 전문가를 찾아가면 돈만 쓴다는 인식이 많은데요. 그래서 일이 커지기 전에 미리 찾아가는 경우가 드문게 사실입니다. 비용에 걸맞는 서비스를 제공하지 못하고 있는 공급자들이 반성해야 할 문제이지만, 결국 일이 커지면 어디 하소연 할 곳이 없는게 현실입니다.

    문제가 발생하기 전 미리 예방적인 차원에서 전문가를 찾아 가시게 되면 가장 먼저 (1) 어떤 부분에서 (2) 어떤 식으로 도움을 줄 수 있고, (3) 비용은 어떻게 청구 되는지를 분명히 알아보고 본격적인 상담을 시작하셔서 “괜히 돈만 썼다”는 후회가 아니라 “돌다리도 한번 두들겨 보길 잘했다”는 결과를 얻으시기 바랍니다.

  • 디지털 브랜드 따라잡기

    디지털 브랜드 따라잡기

    “디지털” 브랜드란?

    디지털 브랜드의 특징은 온라인, 즉 블로그나 소셜미디어, 유튜브 등에서 팬덤을 형성하고, 이들을 핵심 소비자로 하여 입소문을 통해 시장을 넓혀가는 새로운 디지털 마케팅에 중점을 둔다는 것입니다.

    이러한 마케팅 전략에 따라 대표적 디지털 브랜드 중 하나인 화장품 회사 Glossier 는 그동안 공식 온라인 스토어를 통해서만 제품을 판매해왔고, 작년 말에 뉴욕에 플래그쉽 스토어를 오픈했다고는 하지만, 아직까지도 주 판매 경로는 온라인 직판 입니다.

    이런 경우, 유통 구조를 단순화하고, 품질 및 고객 서비스의 밀착 관리를 통해 소비자 만족도를 높일 수 있지만, 제품을 테스트 해 보기를 원하거나 오프라인을 선호하는 소비자에게는 접근성이 떨어지기도 합니다.

    디지털 브랜드는 온라인 플랫폼을 통해 소량 생산된 맞춤형 제품을 판매하는 경우가 많습니다.  

    이때, 다양한 제품명이 타사의 상표권을 침해/도용 하지 않도록 각별히 주의해야 합니다. 단순히 제품 이름이라고 생각한 이름이 타사의 등록된 상표일 경우, 문제가 발생할 수 있습니다.

    예를 들어, 리테일 입장에서는 해당 유사제품을 판매하는 것 만으로도 상표권 침해에 대한 법적 책임이 발생할 수 있고, 형사 처벌이나 소송의 대상이 될 수도 있습니다.

    1. 유명 브랜드와 비슷한 “상표”의 제품을 판매하는 것은 피해야 합니다.

    이때, “상표”는 어떻게 정의할 수 있을까요? 제품의 라벨/광고/용기에 나타난다고 하더라도 모든 형상이나 그림, 문구가 상표는 아닙니다. 

    상표와 상표가 아닌 문구/그림을 구분하는 가장 쉬운 방법은 ™ 혹은 ® 표기를 확인하는 것입니다. 하지만 모든 상표에 ™ 혹은 ® 를 표기할 의무가 있는 것은 아니므로 100% 확실하진 않죠. 

    다만, 미특허청에 등록된 상표는 아래와 같은 방법으로 무료로 확인할 수 있습니다.

    1. 미국 특허청 전자검색서비스 TESS (웹주소: tess2.uspto.gov) 에 접속
    2. 원하는 검색 옵션을 선택
      1. (Basic) 주요 Keyword 를 부분적으로 입력
      2. (Structured/Free Form) 검색연산자를 이용 유사단어/단어의 변형/조합 등을 검색
    3. TSDR을 통해 상세 정보 확인

    예를 들어, Glossier 의 인기 제품 중 하나인 “Milky Jelly Cleanser” 를 검색하기 위해 Basic Word Mark Search 에 Milky Jelly 라고 입력하면, 1건의 출원 기록이 나타납니다. 해당 기록이 선택된 상태에서 TSDR 버튼을 누르면 출원 및 심사 기록을 조회할 수 있고, Documents 탭의 Office Action 을 조회하면 Milky Jelly Cleanser 는 단순히 제품의 특징을 설명하고 있다는 사유로 등록이 거절됐음을 알 수 있습니다.

    2. 용기나 포장이 특이할 경우 제품 포장 또한 상표가 될 수 있으므로, 유사 용기나 포장을 사용하는 것도 피하는 것이 좋습니다. 

    일반적으로 많이 쓰이는 용기는 상표로 보호받기 어려우므로, 주로 특이한 모양이나 색상 등에 유의하시면 됩니다. 제품 포장도 미특허청에 등록된 경우에는 마찬가지로 TESS에서 확인할 수 있습니다.

    3. 자체 상표의 상표 출원을 통해 이후 문제가 발생할 지 여부를 점쳐볼 수 있습니다.

    미특허청에 상표를 출원하게 되면, 기존의 상표권을 침해할 소지가 있거나 법적 문제를 야기할 수 있는 상표의 경우 등록 거절 통지를 받게 되죠. 이러한 거절통지문이 향후 문제의 소지를 알려주는 리트머스 시험지가 될 수 있습니다.

    상표권자가 직접 서류를 제출하게 되면 온라인 상표 출원은 최소 $225 의 비용으로 가능합니다. 따라서, 상표 출원은 적은 비용으로 전문가(특허청 심사관)의 의견을 들어 볼 수 있는 좋은 기회가 될 수 있습니다.

    참고로, 2019년 부터 미국에 주소를 가지고 있지 않은 법인이나 개인은 상표 출원 시 미국 변호사 선임이 의무화 되었습니다. (관련 포스트 링크)

    독특한 이름이나 로고 등의 선출원 (현재 사용되지 않은 상표를 미리 출원) 의 경우, 최소 $200 정도의 비용으로 미국 변호사와 직접 대면/전화 상담, 서류 대행, 출원까지 가능할 수 있습니다. (단, 선출원의 경우 심사 완료 후 등록 전에 추가 비용이 발생합니다.)

    Young Jeon, Esq.
  • 미국 상표 만료/연장/재등록?

    미국 상표 만료/연장/재등록?

    상표권은 기한이 정해져 일정기간 이후에 만료되는 특허와는 다릅니다.

    사용을 계속 하는 한 상표권이 사라지지는 않죠. 하지만 한번 등록했다고, 등록이 평생 가는 것은 아닙니다. 법인 등록이 매년 갱신되듯이 상표도 갱신되어야 합니다.

    일단 기본적으로 등록은 10년을 주기로 갱신이 필요합니다. 등록이 끝난다고 상표권이 없어지는 것은 아니지만, 일단 등록이 취소되면 다시 등록하는 것이 번거로워지고, 등록권에 공백이 생기므로 10년 마다 꼭 갱신을 하는 것이 좋죠.

    그 외에 첫 5년차는 특별해서, (1) 계속해서 사용하고 있음을 증명하고, (2) 제3자의 상표 등록 적절성에 대한 이의제기를 막는 절차를 함께 진행할 수 있습니다. 첫번째 계속된 사용에 대한 증명은 그 이후에는 갱신시에 함께 진행하기 때문에 따로 신경 쓰지 않아도 됩니다.

    이러한 절차와 관련하여 USPTO는 상표 등록시 기입된 “연락처 (correspondence)”를 이용하여 상표권자에게 연락하기 때문에, 연락처를 지속적으로 업데이트하는 것이 중요합니다.

    그 외에도 최소 몇달에 한번씩은 TSDR (상표 상태 및 문서 열람) 서비스를 이용하여 상표등록에 특이사항은 없는지 확인하시는 것이 좋습니다.

  • 상표 국제 분류 (NICE 11-2018)

    상표 국제 분류 (NICE 11-2018)

    제1류

                   공업용, 과학용, 사진용, 농업용, 원예용 및 임업용 화학제; 미가공 인조수지, 미가공 플라스틱; 비료; 소화용(消火用) 조성물; 조질제(調質劑) 및 땜납용 조제; 식품보존제; 무두질제; 공업용 접착제

    제2류

                   페인트, 니스, 래커; 녹 방지제 및 목재 보존제; 착색제; 매염제(媒染劑); 미가공 천연수지; 도장용, 장식용, 인쇄용 및 미술용 금속박(箔)과 금속분(粉)

    제3류

                   표백제 및 기타 세탁용 제제; 세정, 광택 및 연마재; 비의료용 비누; 향료, 에센셜 오일, 비의료용 화장품, 비의료용 헤어로션; 비의료용 치약

    제4류

                   공업용 오일 및 그리스(Grease); 윤활제; 먼지흡수제, 먼지습윤제 및 먼지흡착제; 연료(자동차용 연료포함), 발광체; 조명용 양초 및 심지

    제5류

                   약제, 의료용 및 수의과용 제제; 의료용 위생제; 의료용 또는 수의과용 식이요법 식품 및 제제, 영아용 식품; 인체용 또는 동물용 식이보충제; 플레스터, 외상치료용 재료; 치과용 충전재료, 치과용 왁스; 소독제; 해충구제제(驅除劑); 살균제, 제초제

    제6류

                   일반금속 및 그 합금, 광석; 금속제 건축 및 구축용 재료; 금속제 이동식 건축물; 비전기용 일반금속제 케이블 및 와이어; 소형금속제품; 저장 또는 운반용 금속제 용기; 금고

    제7류

                   기계 및 공작기계; 모터 및 엔진(육상차량용은 제외); 기계 커플링 및 전동장치 부품(육상차량용은 제외); 비수동식 농기구; 부란기(孵卵器); 자동판매기

    제8류

                   수공구 및 수동기구; 커틀러리; 휴대용 무기; 면도기

    제9류

                   과학, 항해, 측량, 사진, 영화, 광학, 계량, 측정, 신호, 검사(감시), 구명 및 교육용 기기; 전기의 전도, 전환, 변형, 축적, 조절 또는 통제를 위한 기기; 음향 또는 영상의 기록, 전송 또는 재생용 장치; 자기(磁氣)데이터 매체,녹음디스크; CD, DVD 기타 디지털 기록매체; 동전작동식 기계장치; 금전등록기, 계산기, 데이터 처리장치, 컴퓨터; 컴퓨터 소프트웨어, 소화기기

    제10류

                   외과용, 내과용, 치과용 및 수의과용 기계기구; 의지(義肢), 의안(義眼), 의치(義齒); 정형외과용품; 봉합용 재료; 장애인용 치료 및 재활보조장치; 안마기; 유아수유용 기기 및 용품; 성활동용 기기 및 용품

    제11류

                   조명용, 가열용, 증기발생용, 조리용, 냉각용, 건조용, 환기용, 급수용 및 위생용 장치

    제12류

                   수송기계기구; 육상, 항공 또는 해상을 통해 이동하는 수송수단

    제13류

                   화기(火器); 탄약 및 발사체; 폭약; 폭죽

    제14류

                   귀금속 및 그 합금; 보석, 귀석 및 반귀석; 시계용구

    제15류

                   악기

    제16류

                   종이 및 판지; 인쇄물; 제본재료; 사진; 문방구 및 사무용품(가구는 제외); 문방구용 또는 가정용 접착제; 미술용 및 제도용 재료; 회화용 솔; 교재; 포장용 플라스틱제 시트, 필름 및 가방; 인쇄활자, 프린팅블록

    제17류

                   미가공 및 반가공 고무, 구타페르카, 고무액(gum), 석면, 운모(雲母) 및 이들의 제품; 제조용 압출성형형태의 플라스틱 및 수지; 충전용, 마개용 및 절연용 재료; 비금속제 신축관, 튜브 및 호스

    제18류

                   가죽 및 모조가죽; 수피; 수하물가방 및 운반용 가방; 우산 및 파라솔; 걷기용 지팡이; 채찍 및 마구(馬具); 동물용 목걸이, 가죽끈 및 의류

    제19류

                   비금속제 건축재료; 건축용 비금속제 경질관(硬質管); 아스팔트, 피치 및 역청; 비금속제 이동식 건축물; 비금속제 기념물

    제20류

                   가구, 거울, 액자; 보관 또는 운송용 비금속제 컨테이너; 미가공 또는 반가공 뼈, 뿔, 고래수염 또는 나전(螺鈿); 패각; 해포석(海泡石); 호박(琥珀)(원석)

    제21류

                   가정용 또는 주방용 기구 및 용기; 빗 및 스펀지; 솔(페인트 솔은 제외); 솔 제조용 재료; 청소용구; 비건축용 미가공 또는 반가공 유리; 유리제품, 도자기제품 및 토기제품

    제22류

                   로프 및 노끈; 망(網); 텐트 및 타폴린; 직물제 또는 합성재료제 차양; 돛; 하역물운반용 및 보관용 포대; 충전재료(종이/판지/고무 또는 플라스틱제는 제외); 직물용 미가공 섬유 및 그 대용품

    제23류

                   직물용 실(絲)

    제24류

                   직물 및 직물대용품; 가정용 린넨; 직물 또는 플라스틱제 커튼

    제25류

                   의류, 신발, 모자

    제26류

                   레이스 및 자수포, 리본 및 장식용 끈; 단추, 갈고리 단추(Hooks and eyes), 핀 및 바늘; 조화(造花); 머리장식품; 가발

    제27류

                   카펫, 융단, 매트, 리놀륨 및 기타 바닥깔개용 재료; 비직물제 벽걸이

    제28류

                   오락용구, 장난감; 비디오게임장치; 체조 및 스포츠용품; 크리스마스트리용 장식품

    제29류

                  식육, 생선, 가금 및 엽조수; 고기진액; 가공처리, 냉동, 건조 및 조리된 과일 및 채소; 젤리, 잼, 설탕에 절인 과실; 달걀; 우유 및 그 밖의 유제품; 식용 유지(油脂)

    제30류

                   커피, 차(茶), 코코아와 대용커피; 쌀; 타피오카와 사고(Sago); 곡분 및 곡물조제품; 빵, 페이스트리 및 과자; 식용 얼음; 설탕, 꿀, 당밀(糖蜜); 식품용 이스트, 베이킹파우더; 소금; 겨자(향신료); 식초, 소스(조미료); 향신료; 얼음

    제31류

                   미가공 농업, 수산양식, 원예 및 임업 생산물; 미가공 또는 반가공 곡물 및 종자; 신선한 과실 및 채소, 신선한 허브; 살이있는 식물 및 꽃; 구근(球根), 모종 및 재배용 곡물종자; 살아있는 동물; 동물용 사료 및 음료; 맥아

    제32류

                   맥주; 광천수, 탄산수 및 기타 무주정(無酒精)음료; 과실음료 및 과실주스; 음료용 시럽 및 음료수 제조제

    제33류

                   알코올 음료(맥주는 제외)

    제34류

                   담배; 흡연용구; 성냥

     제35류

                   광고업; 사업관리업; 기업경영업; 사무처리업

    제36류

                   보험업; 재무업; 금융업; 부동산업

    제37류

                   건축물건설업; 수선업; 설치서비스업

    제38류

                   통신업

    제39류

                   운송업; 상품의 포장 및 보관업; 여행알선업

    제40류

                   재료처리업

    제41류

                   교육업; 훈련제공업; 연예오락업; 스포츠 및 문화활동업

    제42류

                   과학적, 기술적 서비스업 및 관련 연구, 디자인업; 산업분석 및 연구 서비스업; 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 디자인 및 개발업

    제43류

                   음식료품을 제공하는 서비스업; 임시숙박업

    제44류

                   의료업; 수의업; 인간 또는 동물을 위한 위생 및 미용업; 농업, 원예 및 임업 서비스업

    제45류

                   법무서비스업; 유형의 재산 및 개인을 물리적으로 보호하기 위한 보안서비스업; 개인의 수요를 충족시키기 위해 타인에 의해 제공되는 사적인 또는 사회적인 서비스업

  • 미국 특허: 무엇을 특허로 보호할 수 있나요?

    미국 특허: 무엇을 특허로 보호할 수 있나요?

    특히 개인 발명가 분들은 자신이 스스로 생각해서 개발한 제품이므로 당연히 특허를 낼 수 있다고 생각하고 찾아 오십니다.

    문제는 사실 그렇지 않다는 거죠.

    첫째로, 생각보다 훨씬 자주 동일한 내용의 특허를 타인이 이미 출원한 경우를 발견하게 됩니다.

    사실 모든 특허가 실제로 상품화/상업화되지는 않는데요. 여러가지 이유가 있지만, 모든 제품에는 때가 있다고 해야할까요? 분명히 상업적 가치가 있는데도 상품화에 실패하는 경우가 있습니다.

    이런 특허는 묻혀 있다가 특허기간이 만료된 후, 제3자에 의해 상업화 되어 성공을 거두는 경우도 있죠.

    둘째로는, 세상에 잘 알려지지 않은 발명입니다.

    관련 학계나 해당 업계에서는 잘 알려진 지식이나 기술이 다른 곳에서 잘 알려지지 않은 경우가 있죠? 예를 들어, 공업소에는 흔히 사용하는 연마 방식이 요식 업계에서는 전혀 새로운 재료 처리 기술일 수 있습니다.

    이렇게 때로는 내가 속한 분야에서 전혀 알려지지 않은 기술을 내가 새롭게 발명했다고 느끼더라도, 알고보면 이미 다른 분야에서는 널리 활용되고 있는 기술일 수 있다는 거죠. 이런 단순한 용도 변경은 특별한 경우가 아니면 특허를 받기 어렵습니다.

    별개로, 특허법 상의 “발명”은일반 사전적 정의와 조금 다를 수 있습니다.

    예를 들어 설명해 보죠.

    대나무를 원재료로 한 마우스 패드를 개발했다고 가정해 보겠습니다. 추가로 여태껏 대나무로 만든 마우스패드는 없었다고 가정해 보죠.

    당연한 얘기지만, 대나무는 전혀 새로운 재료는 아닙니다. 마우스패드도 마찬가지죠.

    그렇다면 대나무가 마우스패드에 이용되었다는 사실이 얼마 만큼 보호할 가치가 있는 것일까요? 이런 문제가 있을때, 특허법은 ‘해당 분야의 평범한 기술을 가진 사람’을 가정하고 그 사람이 같은 생각을 할 수 있는지 따져봅니다.

    따라서, 여기서는 예를 들어 마우스패드를 주문이나 제작, 납품등을 하는 회사의 직원이 대나무라는 원재료를 생각해내고 사용할 수 있는지가 쟁점이 되겠죠.

    여러가지 고려할 점이 있지만, 우선 대나무는 자연상에 존재하는 재료이면서, 우리 주변의 각종 일상 제품을 제작할 때 자주 이용되죠. 그러므로 대나무로 만들었다는 점 만으로 특허를 받기는 어려워 보입니다.

    반면에, 조금만 고민해 보면 특허를 받을 수 있는 여지는 항상 있습니다.

    아무래도 마우스패드를 사용하는 큰 목적 중 하나는 손목을 편안하게 지탱해주는 받침대죠. 대나무로 충분한 쿠션감을 주려면 어떠한 특별한 구조가 필요할 수 있습니다.

    물론 받침대 외에도 마우스의 움직임이 부드럽게 잘 인식되려면 패드 자체에도 특별한 구조나 형태, 대나무 조각 간의 접합 방식 등 여러가지 분야에서 기존의 마우스패드와 구분되는 점이 있을 것입니다.

    이러한 특별한 구조나 조성은 대나무로 만든 마우스패드에만 국한될 가능성이 있고, 일반적인 마우스패드를 제작하는 기술을 가진 사람이 알거나 쉽게 생각해 낼 수 있는게 아닐 수 있습니다. 따라서, 이러한 구조나 조성에 대한 특허를 고려해 볼 수 있습니다.

    추가로 대나무로 마우스패드를 만드는 방법이나 제작 공정은 같은 대나무로 다른 물건을 만들 때와는 다를 수 있고, 다른 재료로 마우스패드를 만들 때와도 다릅니다. 따라서 이런 특수한 방식에 대한 특허도 고려 대상이죠.

    마지막으로, 특허의 출원은 과정일 뿐입니다.

    오히려, 결과적으로 받은 특허로 자신의 제품의 경쟁력을 얼마나 보호할 수 있는지가 중요합니다.

    시장성이나 경쟁력이 있다고 여겨지는 제품이나 공정이 있으시면 어떤 부분을 특허로 출원할 수 있고, 출원 한다면 결과적으로 어느 정도의 보호가 가능할 지 꼭 상담해 보시기 바랍니다.

  • 디자인 특허는 뭐죠?

    디자인 특허는 뭐죠?

    우리가 흔히 알고 있는 ‘특허’ 혹은 ‘발명 특허’는 미국에서는 Utility Patent 라고 합니다. 그 외에도 미국 특허법에는 Design Patent 이라는 것이 존재합니다.

    이 디자인 특허라는 것은 말 그대로 “디자인” 요소를 보호하는데, 역시 특허인지라 ‘새로운’ 디자인 이여야 합니다.

    그렇다면 무엇을 디자인 특허로 보호할 수 있을까요?

    예를 들면, 코카콜라 병의 디자인은 어떤가요? 일반병과는 다른 유선형 디자인의 특징이 있지만, 이 디자인은 사실 기능성과 관련되어 있습니다. 콜라병을 손으로 쥐었을때 아무래도 손으로 쥐는 부분이 날렵하다 보니 잘 쥐어지고, 잘 미끄러지지도 않죠.

    이렇게 기능성이 있는 것으로 판단되면 디자인 특허가 주어지지 않습니다. 이런 디자인은 Utility Patent 를 통해 보호해야만 하죠.

    반면에 아이폰의 초기 디자인은 어떤가요? 물론 최근의 아이폰은 버튼 없이 화면으로 꽉 찬 형태로 나오고 있지만, 전체적으로 둥글둥글한 사각 형상은 여전히 아이폰의 상징이라고 할 수 있습니다.

    삼성과 애플의 특허 소송

    2007년에 제기되어 한 때 세간을 떠들석하게 했던 삼성과 애플의 특허 소송의 핵심이 되었던 특허가 바로 이 제품 디자인과 관련된 애플의 디자인 특허였습니다.

    두 차례의 특허 소송은 애플의 승리로 끝나고 결국은 삼성이 약 6천억원 이상의 배상금을 지불하는 것으로 마무리 되었는데요.

    물론 삼성 스마트폰의 시장 점유도나 매출 총액을 생각해 보면 이윤의 일부를 잃는데 불과 하겠지만, 애플의 제품을 베꼈다는 불명예는 피해갈 수 없겠죠.

    자영업자 혹은 중소기업 입장에서는?

    사실 배상금 보다도 수만불은 우스운 소송 비용을 무시할 수 없습니다. 이 때문에, 소송이 제기되면 울며 겨자 먹기로 상대방의 요구를 그대로 들어주는 억울한 경우가 발생하는데요.

    이를 막기 위해서는 제품 개발 단계에서 미리 특허를 선점해 두어 제3자가 해당 디자인에 대한 특허를 받지 못하도록 하고, 혹 유사한 디자인에 대한 만료된 혹은 유효한 특허가 있는지 미리 확인해 두는 것이 도움이 됩니다.