인기리에 판매 중인 타사 제품을 벤치마킹할 때, 지재권 소송 특히 특허 문제에 발목이 잡히는 경우가 많습니다.

1. 특허 확인 절차

타사 제품이 특허를 출원하거나 취득했는지 여부는 보통 패키지 등에 표기된 “Patent pending” 혹은 “Patent No. 00,000,000” 문구를 통해 알 수 있습니다.

참고로, 상대가 특허를 받았다고 꼭 유사한 상품을 못 만드는 건 아닙니다.

특허는 하나의 상품 그 자체를 보호하는 것이 아니라, 그 상품이 가지고 있는 몇가지 특징의 조합을 보호하는 것이기 때문이죠.

더 자세한 내용은 특허의 보호 범위와 그 한계 – IPfever 를 참고하세요.

이 때문에 특허권을 말할 때는 특허번호 (Pat. No.) 를 빼놓을 수 없는데, 특허를 아직 취득하지 않은 경우(application pending)에는 당연히 특허번호가 없고, 접수번호 (application No.) 만으로는 확인이 안되는 경우가 많아, 특허번호가 없으면 “Patent pending” 혹은 “Pat. pending” 이라고 씁니다.

1A. 특허 번호로 검색

특허번호를 알고 있으면, Google Patents 에서 특허의 내용을 무료로 열람할 수 있고, 내용을 살펴 제품의 어떤 특징이 특허로 보호되고 있는지 확인할 수 있습니다.

자사 제품이 특허 문서에 열거된 특징(claims)을 모두 갖고 있는 경우에만 문제가 됩니다. 따라서, 하나 이상의 특징을 다른 것으로 대체하면 문제가 없겠죠. 이를 “침해 회피” (design around) 한다고 합니다. (더 자세한 내용은 신제품 출시 전 특허 분쟁 예방하기 – IPfever 참조하세요.)

이렇게 개발한 제품이 특정 특허를 침해하지 않는다는 “비침해의견”을 미리 받아두면 좋습니다.

1B. 특허 번호가 없는 경우

반대로 번호가 없는 Patent pending 의 경우, 특허권 자체가 아직 불확정한 상태입니다.

가장 좋게는, 타사가 특허를 받는 데 실패하는 경우가 있겠죠. 하지만 이를 예측하기는 어렵기 때문에 낙관만 해서는 안됩니다. 반대로, 특허 심사가 끝날 때까지 제품 개발/출시를 미룰 수도 있겠지만, 기약도 없고 현실적인 대안은 아닙니다.

공을 들이자면, 기존에 출시된 제품 및 관련 특허를 찾아서 타사 제품의 어떤 특징이 특허로 보호될 수 있을 지 예측해 볼 수 있습니다.

이런 경우, 위 1A에서 언급한 특정 특허를 침해하지 않는다는 의견이 아니라, 더 포괄적으로, 그 누구의 특허도 침해하지 않는다는 Freedom to Operate 의견을 받아둘 수 있습니다.

2. 내 제품에 특허 받기

특허는 방어적인 성격도 있기 때문에, 자사 제품에 특허를 걸어 두는 것도 고려해야 합니다.

한가지 먼저 분명히 해두어야 하는 것은, 내 제품에 특허를 걸어둔다고, 남의 특허를 무시하고 내 제품을 마음대로 만들어 팔수 있는 것은 아닙니다.

애플에서 아이폰의 외장 디자인에 특허를 걸어두었지만, 그렇다고 퀄컴이나 화웨이, 삼성 등이 가지고 있는 통신 특허를 무시하고 아이폰을 만들 수 없는 것과 마찬가지 입니다.

그럼에도 불구하고, 타사 제품 대비 차이점/개선점에 대해 특허를 확보해 두면 좋습니다.

3. 특허 분쟁의 예방

Patent pending 처럼 권리 자체가 아직 확립되지 않은 경우에는 물론이고, 이미 발급된 특허(특허 번호가 있는 경우)에 대해서도 서로 간의 해석이 일치하지 않을 수 있어서, 어떤 경우에든 항상 분쟁의 가능성은 있습니다.

일단 분쟁이 발생하면 원고, 피고 상관 없이 양방 모두 손해를 보게 됩니다. 따라서, 사전에 분쟁을 예방할 수 있다면 가장 좋겠죠.

3A. 먼저 자신을 알아야 합니다.

누구든 소송을 걸기 전에는 당연히 많은 뒷조사를 합니다.

제품 시장이 얼마나 중복되는지, 소비자들이 어느 제품을 더 선호하는지, 기타 매출 규모나 회사의 재정 상태 등 다양한 요인들을 검토 후 소송을 결심하게 됩니다.

따라서, 타사 제품에 대한 검토에 더해, 각 회사와 각각의 시장규모, 유통 경로, 매출 등을 미리 비교 분석해 분쟁이 발생할 가능성을 미리 점쳐 볼 수 있습니다.

3B. 상대의 행동을 예측해 봅니다.

유행을 많이 타는 상품의 경우, 소송이라는 기나긴 여정을 시작한 후 얼마 지나지 않아 제품의 판매가 시들해지는 경우도 있습니다. 이런 품목에서 특허 소송이 진행되는 경우는 당연히 드물겠죠.

반면에, 상대가 특허 소송을 진행해본 경험이 있거나, 업계에서 잦은 분쟁 및 소송 위협으로 악명 높은 기업일 수도 있습니다. 이런 경우, 당연히 더 조심해야 합니다.

3C. 특허 외의 지재권에도 관심을 가집니다.

특허 받은 상품과 유사성이 있더라도, 제품 패키징이나 광고문구 등에 큰 차이가 있어서 소비자에게 당연히 다른 회사의 별도의 제품이라고 인식된다면, 분쟁이 발생할 가능성이 적어집니다.

이렇게 패키징이나 광고문구도 지재권의 일부로 볼 수 있는데, 특허와는 별도의 권리이므로 따로 검토가 필요합니다.

예를 들어, 비침해의견에 따라 제품을 출시했는데, 기존 제품의 이름을 단순히 일반적인 명칭으로 생각해서 그대로 썼다가 문제가 될 수 있습니다.

간단히 생각해보면, 이런 발받침은 어느정도의 높이와 내구성만 확보가 되는 선에서 특허를 침해하지 않는 다양한 제품을 출시할 수 있습니다. 하지만, Squatty Potty 라는 이름은 Squatty Potty USA, LLC 만 사용할 수 있는 등록상표이기 때문에, 자사 제품의 광고나 패키징에 비슷한 명칭을 사용하면 문제가 됩니다.

특허소송에 걸려 낭패를 본 경험담을 전해 들으면 아무래도 겁이 날 수 있습니다. 하지만, 모방제품은 가격 경쟁력과 선택의 폭이라는 면에서 소비자의 권익을 보호하는 긍정적인 면을 가지고 있기 때문에, 법은 무조건 원조 제품을 보호하는 것이 아니라, 적정한 선에서 상호간의 공정한 경쟁을 도모한다는 점 알고 계시면 좋겠습니다.

상표나 특허 (patent, trademark) 침해 사실이 발견되면 소송을 걸기 전에, 우선 경고와 대응 및 보상을 요구하는 차원에서 경고서한 (cease and desist letter) 을 먼저 보냅니다.

이러한 서한은 보통 변호사가 작성하게 되고,

• 침해의 근거가 되는 보유 지재권의 목록 (list of intellectual properties including patent, registered or common law trademark)
• 침해한 것으로 여겨지는 수신인의 상품이나 서비스의 목록 (infringing goods or services),
• 피해 사실과 함께 그에 따른 희망 조치 (to stop selling goods or offering services, to respond in writing by DATE, disclosure of any infringing activities, disposal of goods, information about suppliers and distributors)
• 대응이 없으면 소송을 진행하겠다는 경고 (threat of lawsuit for punitive damages, treble damages, statutory damages, etc)

등이 담겨져 있는게 보통입니다.

일단 일의 심각성을 드러내 주의를 끌어야 하기 때문에 법적으로 보장된 보상금액(statutory damages)이나, 일정 기간 동안 응답이 없을 경우 바로 소송을 진행하겠다는 경고 등을 포함하기 마련이므로 처음 서신을 받아 보는 경우 당황하기 쉽습니다.

수신인/발신인 정보부터 확인하세요.

서한의 내용도 중요하지만 누가, 누구에게, 누구를 통해 보냈는지도 중요합니다.

예를 들어, 글로벌 기업의 IP담당 부서에서 직접 중소 사업체에 보냈다면, 실질적인 보상을 위해서라기 보다는 경고를 통해서 일이 커지는 것을 방지하려는 경우가 많습니다.

이러한 해석의 근거로

1. 해당 중소업체가 명백한 모조품이나 위조품을 판매했다면 모르겠지만, 조금 유사한 제품을 판매했다고 큰 기업에서 작은 업체에 소송을 걸면 큰 회사의 횡포라는 사회적 비난을 피해하기 어렵습니다.
2. 해당 중소업체의 관할법원에서 소송을 진행하기 위해서는 해당 지역의 로펌을 선정해야 하므로, 만약 소송을 이미 염두에 뒀다면 굳이 내부적으로 경고서한을 발행하는 수고를 할 필요가 없습니다.
3. 특히 자산이 거의 없는 영세업체의 경우, 시간과 비용을 들여 법원 판결을 받더라도 실제로 배상금을 징수할 가능성이 매우 적습니다.

물론 추측에 불과하지만, 경고문을 보낸 변호사/로펌에 대해 알아보거나, 경고문을 보낸 업체가 기존에 지재권 소송을 걸었던 법원 기록이나 뉴스 기사가 있는지 등을 알아보면 더 신빙성 있는 결론을 내릴 수도 있겠죠.

• 예를 들어, 침해 사실의 증명이 까다로운 “특허” 침해의 경우, 보내는 쪽의 변호사/로펌의 경력이나 규모, 전문분야 등을 확인해 보는 것 만으로도 소송의 위협이 어느정도 다가와 있는지 점쳐 볼 수 있습니다.
• 참고로, 지재권 등록 및 소송에 관련된 기록은 비교적 문서화, 디지털화가 잘 되어 있고, 인터넷으로 검색이 가능한 경우도 많아서 열심히 찾다보면 여러가지 정보를 얻을 수 있습니다.

침해 여부/가능성을 판단

진정성이 없는 경고서한*이 아니라는 가정하에, 실제로 상대방의 지재권을 침해했는지 여부 내지는 가능성을 우선 판단해야 적절한 대응을 할 수 있겠죠.

*단순히 소송의 위협만으로 합의금을 노리는 경우도 있는데, 이런 경우는 뉴스, 피해자 커뮤니티 등 다양한 정보 매체를 통해 피해 사례나 정보가 공유되는 경우가 많아, 발신인/수신인 정보만으로도 어느정도 걸러낼 수 있습니다.

먼저 상대방이 정말로 권리를 가지고 있는지부터 확인해야 합니다.

물론 특허나 상표가 등록되어 있다면 적법한 권리를 가졌다는 추정을 하게 되지만, 등록되어 있어도 실제로는 취소사유가 있거나 애초에 무효인 경우도 있습니다. 따라서, 오래전부터 널리 사용해온 기술이나 문구, 상품명칭에 대해 지적재산권을 주장하는 경우에는 의심해 볼 만 합니다.

적법한 권리를 가졌다고 판단되면 실제로 문제가 된 상품/서비스가 권리를 침해하는지 따져봐야 합니다. 상대방 제품을 베꼈다고 하더라도 침해가 아닐 수 있고, 전혀 상관이 없어 보이는데 침해인 경우도 있습니다.

따라서, 단순히 직감이나 경고서한의 내용에 의존해 판단해서는 안되고, 법에 의거하여 침해 여부를 판단하는 것이 중요합니다.

특허와 상표의 침해여부를 판단하는 법적 근거를 요약하면 다음과 같습니다.

• 특허는 issued patent 의 claims (특허 문서의 마지막 부분) 중 어느 하나의 claim (아라빅 숫자로 번호가 매겨져 있고, 그 중 하나의 번호에 해당하는 모든 단락을 포함합니다) 의 모든 요소를 해당 상품/서비스가 포함하는지에 따라 침해 여부가 결정됩니다.
• 상표는 소비자가 해당 상품/서비스를 상표권자의 상품/서비스와 혼동할 가능성이 있는지 여부가 핵심이 됩니다. 이를 판단하기 위해 크게 “문제가 된 두 상표(사용한 문구, 그림, 전체적 디자인 등)가 얼마나 유사한지” 그리고 “두가지 상품/서비스가 얼마나 유사한지 (유통경로, 타겟 소비자, 제품의 특성 등)” 를 고려합니다.

자체 대응 (변호사 없이)

변호사의 도움을 받지 않고 직접 대응할 때, 꼭 더 안 좋은 결과가 있다고 보기는 어렵습니다.

가상의 특허 침해 분쟁을 예로 설명해 보겠습니다.

특허 침해로 경고서한을 받았는데, 침해의 소지가 있는 상품의 판매총액이 $2,000 가량으로 작고, 판매하지 않고 남아 있는 물건도 원가 기준 약 $1,000 정도 밖에 되지 않아, 상대측 변호사에게 모두 공개하고 합의를 요청해본 결과, 다음의 조건으로 합의를 제안 받았다고 합시다.

1. 특허 침해 사실을 인정,
2. 특허권자 측에 발생한 피해액 $8,000 (변호사 비용 $4,000 + 유사품 판매액은 $2,000 이지만 특허제품은 개당 2배 더 비싸서 그로 인한 특허권자의 매출 손실은 $4,000) 배상
3. 특허 침해 상품의 판매 중지 및 폐기
4. 구입처(제조사)에 대한 정보 공개

양측의 득실 비교

이 경우, 보상하는 측의 경제적 손실을 따져보면 배상액 $8,000 에 폐기할 상품의 원가 $1,000 정도를 합해 총 $9,000이 됩니다.

상대측의 득실을 따져보면, 변호사 비용은 보상 받았지만 같은 금액을 지출했으므로 본전이고, 보상액 $4,000 에 $1,000 상당의 유사품이 시장에서 판매되지 않았을 때, 시장에 다른 유사품/대체품이 없다는 가정하에, 발생할 수 있는 매출 $2,000 합해 총 $6,000 이 됩니다. 헌데 특허 침해 사실을 인정받았고, 구입처 정보를 얻게 되었으므로, 추가적인 배상을 얻을 가능성 및 기회가 증가하게 됩니다.

변호사를 통해 진행했다면

만약, 경고 서한을 받고 변호사를 찾아갔을 때, 소송으로 가면 70% 정도의 확률로 특허를 무효화 할 수 있다는 결론이 나왔고, 이에 따라 상대방과 대화를 해본 결과, 상대방이 특허 무효화의 리스크 때문에 더 이상 일을 크게 만드는 것을 원치 않았다고 가정해 봅시다. 이 경우, 경고서한은 없던 일이 되고, 원가 $1,000 에 해당하는 물품도 계속 판매가 가능하게 됩니다.

하지만, 그때까지 발생한 변호사 비용은 각자 부담하게 되겠죠. 만약 특허를 분석해 70% 무효 가능 결론을 내고, 이를 상대방 특허권자 측에 전달하는데 발생하는 변호사 비용이 $8,000 이 넘어가면 (실제로, 특허 침해 가능성 분석 및 소견서 만으로도 $10,000 이 훌쩍 넘어 갈 수 있습니다), 변호사를 고용했을 때 경제적으로 이익이 없거나 손해가 발생할 수도 있습니다.

물론, 향후 해당 제품을 계속 판매해서 그 손실액 이상의 매출이익을 얻는다면 문제가 없겠죠. 하지만, 문제가 된 제품이 매출액에 큰 비중을 차지하지 않고, 향후 매출 이익도 보장되지 않는다면 굳이 변호사를 고용해 불필요한 비용을 발생시킬 이유가 없게됩니다.

참고로, 한 수 더 생각해 보면, 만약 특허권자가 70% 무효 가능성을 이미 알고 시작했다면, 특허 침해도 인정받고 제조사의 정보도 얻게 되는 합의가 더욱 매력적인 선택이 되고, 이 때문에 합의조건이 $8,000 보다 더 좋았을 수도 있다는 사실입니다. 예를 들어, 특허 침해 사실 인정 및 제조사 정보가 더 중요한 상황이였다면, $2,000 정도의 명목상 합의금만 요구할 수도 있기 때문이죠.

하지만, 너무 여러 수 앞을 내다보다 보면 변수가 너무 많아집니다. 예를 들어, 특허권자 측에서 해당 특허 침해를 굉장히 개인적으로 받아들여 화가 단단히 나 있다던가, 상대측 변호사가 contingency (기본 수임료 없이 배상액의 일정 % 를 수임료로 받음) 로 일을 수임했다든지, 등에 따라 전혀 예상치 못했던 결과가 나올 수도 있습니다.

최악의 실수 피하기

만약 직접 대응을 원하신다면 꼭 주의하셔야 할 점이 몇가지 있습니다.

첫째로, 단지 화해의 제스쳐로 침해 사실을 인정해서는 안됩니다. 통상 합의를 위한 대화를 위해 서로 오고간 내용은 법정에서 증거로 사용할 수 없지만, 어디서 부터 어디까지가 합의를 위한 대화인지 불분명할 수 있습니다.

둘째로, 거짓말은 언젠가 밝혀질 수 있습니다. 상대방이 경고서한에 담긴 내용보다 더 많이 알고 있으면서도 숨기고 있을 가능성을 항상 생각해야 하고, 한번 거짓말을 해서 신용을 잃으면 이를 회복하기는 참 어렵습니다. 소송으로 가면 비용만 증가하는 것이 아니고, 자신도 잊고 있거나 몰랐던 사실들이 파헤쳐지게 됩니다.

셋째로, 절대로 상대측의 변호사가 자신을 위한다고 착각해서는 안됩니다. 변호사는 중립도 아니고, 고용한 특허권자의 최대의 이익을 쫓아야 할 법적, 도덕적 의무가 있는 사람입니다.

위 사항만 염두에 두시면 잘 대처할 수 있다…는 무책임한 말씀은 당연히 드리기 어렵습니다. 하지만, 여러가지 사정으로 변호사를 찾아가지 않고 해결하기 원하시는 분들이 있을거라는 생각에 조금이나마 도움이 되고자 몇자 적어보았습니다.

특허 출원은 자신만이 알고 있는 기술을 세상에 공개하는 대가로 일정기간 동안 독점권을 얻는 사회적 계약이라고 볼 수 있습니다. 기술 공유에 의한 공익과 독점이라는 사익의 균형을 잘 맞춰야 하는 만큼 그 심사에 시간과 비용이 많이 들고, 과정과 결과에도 큰 차이가 있습니다.

먼저 특허 출원 및 등록은 다음과 같은 순서로 진행됩니다.

1. 사전 검토 (Clearance)	제3자가 이미 원천 기술이나 유사 기술에 특허를 가지고 있지 않은지 살펴봅니다.	$0 – $10,000
2. 출원 접수 (Application)	특허 전략에 따라 잠정 혹은 본 출원 진행	$700 – $7,000
3. 심사 (Examination)	특허 권리의 범위를 결정하는 과정이며 사업적 필요에 따라 짧게도 길게도 가능합니다.	$0 – ?
4. 등록 (Issuance)	출원인/발명인의 소득 및 사업 규모, 기존 소유 특허의 갯수에 따라 약간의 차이가 있습니다.	관납비*만 발생 ($300 – $1,200)
5. 유지 (Maintenance)	마찬가지로 직접 관납비만 제출해도 되고, 특허의 지속기간 (20년) 동안 3번** 발생합니다. 매회차 마다 비용이 다른 관계로 우측에 연 평균 비용을 제시해 드립니다.	관납비만 발생 ($165 – $650)

*관납비(i.e. 관납료, 정부수수료, government fees, USPTO fees)는 미국의 특허 관할청인 USPTO 에 납부하는 수수료를 말합니다.

**3년, 7년, 11년이 되는 해에 유지 비용을 납부합니다.

특허가 정말 필요하신가요?

학교나 연구소 같이 연구가 목적인 곳에서는, 당장 사업 계획이 없더라도 일단 특허 출원을 검토하는 경우가 있습니다.

하지만 특허에 대해 직접 알아보시는 분들은 보통 반짝이는 사업 아이템이 있는데 다른 사람들이 그대로 베끼지 않을까 걱정을 하십니다. “이러저러한 사업을 시작하는데 특허를 받을 수 있는지?” 그리고 “비용은 얼마나 드는지?” 가 주로 하시는 질문입니다.

사실 이 질문에 대한 답변이 술술 나온다면 문제가 좀 있습니다. 제대로 된 답변을 위해서는 특허의 대상 뿐 아니라 관련 분야, 관련 시장, 향후 전망부터 시작하여 사업 목표 및 전략까지 고려해야 하기 때문입니다.

또한, 특허는 순수하게 사회적인 필요에 따라 만들어진 법적인 장치인 탓에 “특허가 무엇인지” 정확히 알고 계신 분이 드물고, 알더라도 “사업에 어떤 도움이 될 수 있는지” 비전문가가 판단하기도 어렵습니다.

따라서, “어떤 목적으로 특허를 취득하는지“를 먼저 확실히 해야, 그 목적에 합당한 (즉, 원하는 결과를 얻을 수 있는) 특허를 취득할 수 있는지 여부, 또 그러한 특허를 취득하기 위해 비용은 얼마나 드는지 등을 따져 볼 수 있습니다.

특허 시나리오

특허 출원 시 고려할 점을 이 페이지에 모두 나열하고 논하기는 무리가 있기에, 가상의 시나리오를 통해 전체 흐름을 위주로 설명 드리고자 합니다.

개인 사업자 마이클의 발명 이야기

마이클은 지난 20여년간 미국 내 가정 및 비즈니스에 핸디맨(가정 내 크고 작은 수리, 유지, 보수 등의 용역) 서비스를 제공하는 베테랑 핸디맨입니다. 때에 따라 2-3명의 직원을 고용하고 있지만, 아무래도 난이도가 있거나 흔치 않은 문제가 발생하면 직접 나서야 하기에 아직까지도 현장 업무를 놓고 있지 않습니다.

마이클이 현장에서 가장 당혹스러운 때가 바로 작업공간이 협소한 곳에서 작은 부품을 분실하거나 파손하는 경우입니다. 부품의 구조나 작동 방식을 잘 알고 있다면 손끝의 감각에 집중해 미연에 방지할 수 있지만, 주로 숙련도가 떨어지는 직원들에게는 불가능한 일입니다.

말로는 아무리 설명해도 작은 부품이 어떻게 생겼고, 어떻게 동작하는지 정확히 전달하기가 어려운지라, 2인조로 일을 할 때에는 결국 마이클이 직접 소매를 걷어 부치는 일이 많은데, 이렇게 반복하다 보니 일의 효율이 떨어지고 직원들의 실력도 늘지 않는다는 걸 깨닫게 됐습니다.

이런 고민을 항상 마음 한 구석에 간직하던 마이클은 어느날 Google Glass (안경처럼 쓰는 웨어러블 장치)에 대한 광고를 보다가 손뼉을 탁 쳤습니다. ‘안경을 쓰는 것 만으로 눈 앞에 스마트폰과 같은 정보를 나오게 할 수 있다면 직원한테 이것만 씌우면 해결될 일이 아닌가?‘

좀 더 알아보고 궁리해 본 결과, 구글 글래스, 카메라 장치, 진단과 조언을 할 수 있는 메신져/화상전화 앱을 조합하면 앱을 통해 직원을 먼 곳에서도 카메라 영상을 통해 지시/감독하고, 직원은 좁고 어두운 공간에서도 카메라와 구글 글래스를 통해 시야를 확보하고 작업을 수월하게 진행할 수 있을 듯 했습니다.

마이클은 “어떻게든 있는 것으로 해결하는” 자신의 핸디맨 철학에 따라 소형 고프로 (GoPro) 카메라를 스카이프 (Skype) 앱에 연결해서 고프로 카메라를 좁은 작업 공간에 설치하고, 숙련된 기술자는 화상 전화로 고프로 카메라로 촬영한 영상을 보며 지시를 내리고, 현장에 있는 작업자는 구글 글래스를 통해 같은 영상을 보면서 자유롭게 손을 움직여 작업하는데 성공했습니다.

현장에 있는 고객들도 첨단 기술을 활용하고 있는 직원들에게 좋은 인상을 갖게 되고, 비숙련 직원도 마음 놓고 1인조로 움직일 수 있게 되어 업무 능률도 좋아지고 수입도 늘었습니다.

다만, 고프로 카메라에는 플래쉬 기능이 내장되어 있지 않아 어두운 곳에서는 추가 조명장치를 연결해야 하는 점, 정작 작업자는 고프로 촬영화면(자신의 화면)을 (화상통화로 지시를 내리는 숙련공의 모습이 큰 화면으로 나오기 때문에) 작은 화면으로만 볼 수 있다는 점 등이 불편했습니다.

• 손목에 장착할 수 있는 플래쉬 기능이 내장된 카메라,
• 통화 상대의 화면을 볼 필요가 없을 때는 자신의 카메라 화면을 전체화면으로 볼 수 있는 화상채팅 앱,
• 그리고 안경을 착용하면 눈 앞에 화면을 보여주는 웨어러블 장치,

이 세가지를 합친 키트를 만들어 판매하면 사업성이 있겠다고 생각한 마이클은 이 아이디어를 토대로 특허 상담을 받게 됩니다.

마이클의 첫 특허 상담

Q. 특허 받을 수 있을까요?

특허는 받고 안받고가 중요한 것이 아니고, 강력한 권리를 행사할 수 있는 “좋은 특허”를 받는 것이 중요합니다.

통상 다수의 기존 장치를 단순히 조합하는 경우, 좋은 특허가 나오기 어렵습니다. 특히, 각 장치(구글 글래스, 화상채팅 앱, 고프로 카메라, 스마트폰)를 이용하는 방식이 통상의 사용방법에서 크게 벗어나지 않고, 이 4가지를 함께 쓰는 경우가 처음이라 할지라도 각각의 2가지를 함께 쓰는 사례가 이미 존재한다면 4가지를 동시에 쓰는 것도 누구나 생각할 만한 응용인 경우가 많습니다.

그럼에도 불구하고, 화상채팅에서 자신의 화면만 전체화면으로 보는 기능은 일반적인 채팅 앱에서는 전혀 쓸모가 없어 보이고, 이 4가지 장치를 작업자가 실시간으로 업무지시/지원을 받기 위해 활용한다는 개념은 새로울 수 있습니다. 게다가, 단순히 1:1 현장 기술지원 뿐 아니라 향후 AI 나 증강현실 등의 기술 추가를 통해 교육 현장이나 고객지원에도 적용될 수 있는 발전 가능성이 있습니다.

따라서, 기존 장치들의 단순한 조합과의 차별성을 확보하고 이후의 기술의 발전과 적용분야의 확장을 고려해 기술을 선점하면 좋은 특허가 됩니다.

Q. 앞으로 어떻게 진행해야 하나요?

시기적으로,

현 시점에서 용도에 적합한 카메라와 채팅 앱이 존재하지 않더라도, 자신의 화면만 전체화면으로 보는 기능은 기존의 채팅 앱에 쉽게 추가 가능하고, 카메라에 플래쉬를 내장하고 손목 고정 장치를 추가하는 등의 개선은 비교적 단순하므로 먼저 제품을 출시해도 시장을 선점하는 효과가 거의 없고, 도리어 기존의 채팅앱, 카메라 장치 회사에 아이디어만 제공하는 셈이 됩니다.

게다가 상용화(제품 및 S/W 제작)를 직접 진행할 수 없는 상황이므로, 본격적인 개발, 제작 과정에서 보안유지가 쉽지 않습니다. 이런 경우 특허 출원을 선행할 필요가 있습니다. 혹, 투자 유치를 통한 자체 개발/제작이 가능하더라도 투자자와의 NDA(비밀유지계약)을 맹신해서는 안됩니다.

사전 검토와 관련,

웨어러블 분야는 특히나 아직 상용화 되지 않은 특허가 다수 출원되고 있기에, 이미 유사한 기술이 출원되어 있을 가능성이 큽니다. 허나 워낙 기술적 진보가 빠른 분야이므로, 사전 검토에 너무 많은 시간과 비용을 낭비하는 것이 독이 될 수 있습니다. 따라서, 출원 전 검토는 생략 내지는 최소화해도 좋겠습니다.

따라서, 현재 가지고 있는 개념과 아이디어를 즉시 실현할 수 있는 기술로 정리해 최대한 빠르게 잠정 출원(provisional)하고, 1년 안으로 추가적인 기술과 개선사항을 추가해 본 출원 (nonprovisional, continue-in-part application)하는 방식이 가장 적합해 보입니다.

Q. 비용은 얼마나 들까요?

사전 검토를 생략하게 되므로, 잠정 출원까지 약 $2,500 에서 $4,000 의 초기 비용을 생각하면 되시고, 이후 1년간 시제품 출시, 시장 조사 등 사업의 진척 상황에 맞게 진행하시면 좋습니다.

Q. 비용은 어떻게 지불하고, 언제 특허 출원할 수 있나요?

$2,500 을 선금 리테이너(refundable retainer)로 지불하시면, 이 선금에서 변호사가 일한 만큼 시간당(hourly rate)요율을 적용해 변호사 비용을 차감하게 됩니다. 줄어든 금액은 매달 말에 변호사로부터 상세 내역이 적힌 인보이스(itemized invoice)로 확인하실 수 있고, 차감된 금액 만큼 매달 추가 결제하여 다시 채워넣게 됩니다. 선금은 항상 에스크로 계좌에 예탁되어 안전하게 보관되며, 업무가 종료되거나 어떤 사유(e.g. 변호사를 해고)로든 수임관계가 종료되면 그 시점에서 남아 있는 금액을 환불 받을 수 있습니다.

특허 출원서의 준비에는 발명가와의 인터뷰, 도면 작성 (전문 도면사가 특허청 규격에 맞게 작성), 명세서 작성 (특허 전문가가 작성) 등이 필요하며 시일을 특정하기는 어렵습니다. 다만, 본 원격지원시스템의 경우 기술적으로 비교적 단순하고 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 장치들을 활용하고 있으므로 인터뷰 및 도면 작성에 긴 시일이 걸리지 않을 것으로 봅니다. 따라서, 2주 안으로 출원을 목표로 진행해 볼 수 있습니다.

마이클의 특허 출원

몇 명의 특허 변호사 및 특허 대리인을 더 만나본 결과, 상담 내용 뿐 아니라 비용도 정액(flat rate)이나 정액-시간당 하이브리드 방식 그 외 리테이너 액수의 차이 등 다양한 선택의 폭이 존재함을 알게 되었습니다. 마이클은 향후 업무 진행이나 의사소통에 있어서 잘 맞고 편할 것 같은 전문가 스미스를 선택합니다.

먼저 스미스에게 직접 구글 글라스와 고프로 카메라를 장착하게 한 후 원격지원을 시연했습니다. 이 과정에서 스미스는 고프로 카메라로 찍은 화면과 구글 글라스를 통해 보는 영상 사이에 1-2초의 지연이 발생함을 발견했습니다. 마이클은 이 지연이 먼 거리에서 화상통화를 연결하는 과정에서 발생하는 것으로 생각하고 어쩔 수 없다고 생각해 왔지만, 통화 연결 전의 카메라 테스트 영상에서도 지연이 발생함을 확인했습니다. 스미스는 이 부분을 개선하는 기술이 특허에 포함되면 보다 좋은 특허가 될 수 있다고 조언했습니다.

마이클은 해결책을 생각하던 중, 이미 핸디맨 서비스 현장에서 벽 안쪽이나 파이프 내부 등을 촬영하는 용도로 활용하고 있는 내시경 카메라는 스마트폰에 유선 연결하게 되므로 지연이 발생하지 않는다는 점을 떠올렸습니다. 유선 카메라와 스마트폰을 연결하고, 구글 글라스와 스마트폰을 싱크하니 지연이 없을 뿐 아니라 카메라가 더 작아서 작업자에게 편의성이 증가했습니다. 게다가 내시경 카메라에는 조명이 기본 장착되어 있고 매우 작아서 휴대 및 사용이 편리했습니다. 물론 아직까지 카메라로 촬영한 화면을 작업자가 전체화면으로 볼 수 없었지만 그 외에는 모든 원하던 조건을 충족시켰습니다.

스미스는 이 개선된 발명에 대하여 내시경 (유선 카메라), 스마트폰, 화상채팅 앱, 구글 글라스(웨어러블) 4가지 요소가 특허에 들어가면 이후 경쟁업체에서 기술개발을 통해 영상에 지연이 발생하지 않는 무선 카메라를 개발하여 특허침해를 회피할 수 있다고 조언합니다. 하지만 마이클은 무선 카메라의 경우 무게가 무거워지고 충전이 필요할 뿐 아니라, 손에 장착할 경우 작업자의 피로도를 증가시킬 수 있어, 유선 카메라가 더 경쟁력이 있다고 보았습니다.

따라서, 오히려 유선 카메라와 스마트폰 사이의 연결이 작업에 방해되지 않도록 스마트폰과 카메라와의 연결 코드를 팔에 고정하는 장치를 특허에 추가하기를 원했습니다. 스미스는 추가하는 것은 좋지만, 발명의 실시에 꼭 필요한 요소로 포함시키지는 않고, 그 확장 가능성만 포함하는 것이 좋겠다고 조언했습니다. 이 부분에 있어서 마이클은 그 차이가 잘 이해가지 않았지만 어쨌든 팔에 고정하는 장치 또한 특허로 보호가 된다는 스미스의 말을 믿고 따르기로 결정합니다.

출원 이후 투자자 및 파트너와의 관계

특허 출원을 한 후 조금 여유가 생긴 마이클은, 자신이 개발한 원격지원시스템을 공개하고 시장성을 판단하기 위해 핸디맨 트레이드 쇼에 참석했습니다. 여러 핸디맨 및 관련 업체 앞에서 시스템을 시연하자 반응이 뜨거웠습니다. ‘어디서 살 수 있는지’, ‘얼마에 살 수 있는지’ 묻는 동업자(핸디맨, 수리공 등)들부터 시작해서 ‘특허는 나 있는지’, ‘기술 이전이나 제휴 등으로 협업해 볼 생각이 있는지’를 묻는 업체까지, 예상 외의 적극적인 반응에 놀라게 됩니다.

마이클은 일단 생각을 정리할 필요를 느끼고, 업체와는 명함을 교환하고, 제품 출시를 준비 중이라며 앞으로 자신의 비즈니스 웹사이트를 확인해 달라고 부탁했습니다.

스미스에게 위와 같은 희소식을 전하자, 스미스도 반가워하며 주로 어떤 업체들이 접촉을 해 왔는지 물었습니다. 업체의 리스트를 공유한 뒤, 각 업체들이 어느 정도 규모이고, 어떤 사업을 진행하고 있는 지, 현재 어떤 기술을 보유하고 있는지 등을 검토하기 시작했습니다.

그러던 중 접촉했던 업체 가운데 소프트웨어 스타트업 “핸디익스프레스”가 있음을 발견합니다. 이 업체는 핸디맨들이 작업 현장에서 손쉽게 부품이나 작업도구 등을 주문하도록 돕는 앱을 개발하고 있는 업체로, 스마트폰 카메라를 통해 모델넘버, 부품의 모양 등을 인식해, 해당 제품의 재고를 가지고 있는 판매업체와의 통화/채팅을 연결, 주문을 할 수 있도록 하고, 방문 구입을 원할 경우 위치정보 시스템을 이용해 가장 가까운 판매처를 안내하는 등의 기능을 통합하여 제공하는 것을 목표로 하고 있었습니다.

마이클에게는 핸디맨 현장과 하드웨어적인 지식만 있고, 핸디익스프레스는 이러한 지식은 결여한 IT 전문 업체이다 보니 이 둘 사이에 협업이 가능해 보였습니다. 다만 두 업체 모두 투자여력이 없기 때문에 하드웨어까지 통합한 제품을 선보이기 위해서는 투자가 꼭 필요한 상황이였습니다. 다행히 핸디익스프레스는 스타트업 답게 지재권 포트폴리오를 포함해 투자를 받기 위한 준비가 어느정도 되어 있었기 때문에, 마이클의 특허와 그의 노하우까지 포함시켜 투자유치를 노려보기로 합니다.

스미스는 특허 전문가로써 투자, 창업에 대해서는 말을 아꼈지만, 투자자들을 찾아가기 전 상호 간의 향후 사업적 상호 이해를 문서화 해두기를 조언합니다. 빠른 진행을 희망하는 마이클과 핸디익스프레스 모두 약간의 저항감을 느꼈지만, 그래도 마이클이 스미스의 말에 일리가 있다 생각해 협의를 요청한 결과, 생각보다 이견이 많고 합의에 어려움이 있음을 깨닫게 됩니다.

첫째로 수익 분배에 있어, 핸디익스프레스는 해당 원격지원시스템 “장치의 판매액” 일정 비율을 로열티로 지급하기를 원했습니다. 헌데 스미스의 조언에 따르면, 핸디익스프레스는 고객 및 시장 확보가 우선이고, 수익은 이후 앱을 통한 부품 판매 중개, 기타 광고 수입 등으로 얻을 수 있기 때문에 장치는 비교적 헐값으로 판매할 가능성이 높다며 반대했습니다. 따라서, 마이클은 핸디익스프레스 “전체 매출”의 일정비율을 로열티로 요구했습니다.

둘째로 지재권 관리에 있어, 핸디익스프레스는 스타트업인 자신들의 IP 포트폴리오에 마이클의 특허를 포함시켜 함께 관리하는 것이 효율적이고 투자 유치에도 유리함을 주장했지만, 스미스는 해당 특허권을 넘긴 다면 이후 특허의 활용이나 특허권 행사에 마이클이 전혀 관여할 수 없음을 이유로 반대했습니다. 만약 특허권을 양도하게 된다면, 반드시 핸디익스프레스의 의사결정권 지분을 대가로 받아야 함을 강조했습니다.

결국 특허의 소유권은 마이클이 그대로 갖고, 장치 판매 시 제조원가에 최소 20%의 부가가치를 더해 판매해야 함을 약속하는 조건으로 “장치 판매액”의 10%를 로열티로 받기로 했습니다. 추가로, 핸디익스프레스에서 마이클의 특허를 사용할 수 있는 권리는 2년으로 한정하고, 이후 자동 갱신이 아닌 완전히 새롭게 협의를 하는 것으로 타협을 봤습니다.

특허 심사의 전략적 지연

투자를 유치하는 동안에도 제반기술에 대한 특허권을 더 공고히 해야 할 필요가 있다는 스미스의 조언에 따라, 작업자에게 방해가 되지 않도록 스마트폰과 내시경 카메라를 팔에 부착하는 방식에 관한 특허, 구글 글라스 등의 웨어러블 장치가 스마트폰 없이 작동할 미래에 대비하여 내시경 카메라와 구글 글라스, 화상채팅 앱 만으로 작동할 수 있는 시스템에 대비한 특허를 추가로 출원했고, 핸디익스프레스와의 공동연구를 통해 작업 현장에서의 원격지원에 최적화 된 전용 화상채팅 앱에 대한 특허에도 이름을 올렸습니다.

이후 한 투자자가 최종 결정에 앞서 타사의 특허에 대한 검토를 실시할 것을 요구했고, 이에 따라 마이클의 원격지원시스템이 제3자의 특허를 침해하지는 않는지를 확인하는 FTO 검토를 진행했습니다. 다행히 FTO 검토는 긍정적으로 결론이 났고, 핸디익스프레스 지분 15%를 대가로 십만불 상당의 투자를 유치, 하드웨어 제작에 들어갔습니다. 다만, 마이클이 특허 소유권을 유지하는 대가로 해당 특허의 취득 및 유지 관련 비용은 마이클이 개인 부담하기로 했기 때문에, 마이클로써는 심사를 최대한 늦추어서 비용 발생을 줄이기를 희망했습니다.

따라서, 특허 1차 거절이 발생하자 스미스는 심사관과의 인터뷰는 요청하지 않고, 모든 실질 거절 사유에 대해 반박하고, 일부 행정적인 거절 사유에 대해서만 심사관의 의견에 따르는 의견서를 제출했습니다. 이후 일부 시제작된 제품으로 소프트웨어의 베타테스트를 마치고 출시일을 결정한 상태에서 2차 (최종) 거절이 됐습니다. 심사결과가 거의 바뀌지 않았지만, 스미스는 이미 예상이 되었던 상황이라며 마이클을 안심시켰고, 최종 거절에 대한 의견이 받아들여지지 않더라도 추가 심사를 청구할 수 있다며, 아직 제품 출시 및 판매가 진행되지 않았으므로 좀 더 상황을 살펴보고 전략을 결정할 것을 권유했습니다. 따라서, 2차 거절의 의견서 제출 기한을 꽉 채우기 위해 기다리기로 합니다.

이 다음의 이야기는 여러분의 상상에 맡기고 싶습니다.

사실 많은 발명이 세상의 빛을 보지 못하고 그냥 아이디어 단계에서 끝나거나, 초기 생산 후 노블티 아이템으로 전락하거나, 반응은 좋았지만 마케팅에 실패하여 그저 그런 아이템으로 연명하다가 결국 특허가 만료된 후 대기업에서 제품을 출시해 큰 수익을 거두기도 합니다.

특히 발명으로 기존에 없던 시장을 만들어 내야 하는 경우, 리스크가 크기 때문에 투자 자본에 의지하는 경우가 많습니다. 하지만 투자를 받으려고 하면 역설적으로 특허가 필요한 경우가 많아서, 특허 비용이 초기 창업 비용에 큰 비중을 차지하게 됩니다. 반면에 실제로 특허가 세상의 빛을 보고 매출이 발생하기 시작하면, 출원 이후의 비용 즉, 심사, 등록, 유지 등에 관련 된 비용은 오히려 큰 부담이 되지 않습니다.

무슨 일이든 시작이 중요하듯, 최초 출원 시 잘못된 부분은 나중에 이를 보완하거나 내용을 추가하는 것이 힘들어집니다. 특히, 출원 이후에 발명에 더해진 개선사항이나 때로 최초 출원 시 누락된 내용이 있으면 신규 출원이 필요하고 우선권 날짜도 신규 출원일이 기준이 됩니다. 우선권 날짜는 발명의 신규성을 판단하는 기준일이 되기 때문에, 더러는 남의 아이디어를 베낀 사람에게 중요한 특허권을 뺏기는 경우도 발생할 수 있습니다.

결국 가장 자금이 부족할 때 결정한 특허의 내용이 그 후 투자를 유치하고, 이후 지속적으로 경쟁 업체의 진입을 저지하고 경쟁력을 키우는데 큰 역할을 하게 됩니다.

사업 중반 이후의 대비

제 경험으로 볼때 미국 시장에서의 성공은 시작 단계에서는 마케팅이, 중반 이후 부터는 지재권이 중요합니다. 예를 들어, 반짝 매출을 노리고 치고 빠지는 전략이라면 특허에 투자할 필요가 없을 수도 있습니다. 하지만, 시장 지배력을 유지하면서 경쟁업체와의 격차를 만들고 일류 기업으로 성장해 나가는 장기적인 계획이 있다면 사업 초기 단계부터 미리 특허에 관심을 가지시기 바랍니다.

신약 특허니 원천 특허니 하는 기사를 자주 접하게 됩니다만, 실제로 특허에는 단 2가지만 존재합니다. 하나는 발명특허이고 다른 하나는 디자인특허이죠.

발명특허 vs. 디자인특허

이 2가지의 가장 큰 차이점은

• 발명특허: 독특하고 유용한 물리적 혹은 방법적 특징을 보호
• 디자인특허: 독특하지만 순전히 장식적인 특징을 보호

입니다.

결국 우리가 흔히 생각하는 새로운 기술이나 제품을 보호하는 수단은 발명특허라 할 수 있습니다. 반면에 디자인특허는 비전문가의 경우 대부분 “이런것도 보호가 된다구요?” 하고 반문하시는 경우가 많습니다.

발명특허의 종류

사실 발명특허에 따로 세부 종류가 있지 않습니다. 단지 이 발명특허가 보호하는 것이 신약일 경우 신약 특허, 원천 기술일 경우 원천 특허 하는 식으로 부를 따름이죠.

헌데 이런 명칭은 특허의 가치와 보호 범위에 관해 큰 힌트를 줍니다.

신약 특허

신약 특허와 같이 “특허의 대상” + “특허” 라고 부르는 경우, 대부분 대상이 되는 물질 자체에 대한 권리 뿐 아니라 그 생산(원료의 추출이나 제조 및 합성) 과 사용(약의 복용과 투여)에 대한 권리를 모두 포함하는 경우가 대부분입니다.

일반적으로 신약의 경우, 해당 물질 자체가 이용가능한 상태로 자연계에 존재하지 않는 경우가 대부분이므로, 새로운 물질일 뿐 아니라 그 생산법이나 사용법도 새롭게 개발되는 경우가 많겠죠.

따라서, 새로운 것 (즉, 발명) 을 보호하는 특허가 물질 자체 뿐 아니라 생산과 사용에 모두 적용됩니다.

제조 특허

반면에 통상 제조 특허라 하면 어떤 물건이나 물질을 만드는 방법에 대한 특허를 말합니다. 해당 물건이나 물질이 이미 존재하거나 알려져 있지만, 그 대량 생산이 어렵거나 특정 용도에 맞지 않는 경우가 있는데요.

예를 들어, 칼은 기원전으로 거슬러 올라가는 친숙한 연장인데요. 마찬가지로 세라믹은 도자기라는 형태로 수천년의 인류 역사와 함께 했죠. 헌데, 세라믹 칼이 등장한 것은 그리 오래되지 않았습니다. 세라믹이라는 재료를 칼과 같이 얇고 단단하게 만들 기술이 생긴 것은 최근이기 때문이죠.

누구나 다 아는 도구를 그 재료만 주변에서 쉽게 찾을 수 있는 다른 물질로 바꿨다고 해서 발명이라 하기는 어렵겠죠. 따라서, 세라믹 칼 자체에 대해 특허를 받기는 어렵기 때문에, 제조 기술에 한정하여 특허를 받게 됩니다.

원천 특허

원천 특허는 또 다른 개념인데, 이 경우 테크트리 (Technology Tree) 상 뿌리에 해당하는 기술에 대한 특허라는 뜻으로, 사실 상대적인 개념이고 법적으로 큰 의미가 없는 말이기도 합니다.

예를 들면 새로운 조성의 합성 섬유를 개발한 경우, 원료의 배합이나 열처리, 가공법에 대한 원천 기술이 있을 수 있지만, 결국 그러한 기술도 기존의 합성 섬유 제조방식에 근거하여 변형한 파생기술이라 볼 수 있겠죠.

따라서, 원천 특허라는 말은 여러 특허를 구분하여 설명할 때 도움이 되는 말로, 그 외의 경우에는 대부분 마케팅 효과를 노리고 쓰는 말에 불과합니다.

디자인 특허

이미 언급이 됐으니 디자인특허에 대해서도 간단히 짚고 넘어가겠습니다.

발명특허의 대상이 물질이나 생산방식, 사용법 등으로 다양한 반면, 디자인특허의 대상은 오로지 디자인 (형태와 조성) 에 국한 됩니다. 따라서, 하나의 도구나 장치, 피복, 장식품 등 무엇이든 그 물건의 일부에 색다른 디자인이 포함되었다면 그 물건의 종류나 용도를 따지지 않고 디자인 특허를 받을 수 있습니다.

물론 그 보호범위는 디자인적인 요소에만 한정되지만, 법적인 효용이 작다고 볼 수는 결코 없는데요. 예를 들어, 수년간 세간을 떠들썩하게 했던 스마트폰을 둘러싼 애플과 삼성의 소송 분쟁은 아이폰의 직사각형+동그란 홈버튼에 대한 디자인특허를 중심으로 진행된 바 있습니다.

이상 특허의 종류에 대해 간단히 알아보았습니다.

특허는 발명자의 독점적인 지위를 보호함과 동시에 지속적인 기술의 발전을 독려하는 2가지 서로 상충되는 목적을 가지고 있습니다.

때문에 특허권은 매우 포괄적, 독점적, 배타적인 성격도 가지고 있지만, 한편으로는 아주 명확한 한계를 규정하여 추가적인 기술개발을 위한 동기를 부여하고 있죠.

따라서, 이 한계를 이해하는 것이 중요합니다.

특허권의 설정

일반적으로 특허를 제품이나 아이디어에 대한 보호라고 생각하지만, 실제로 특허를 출원할 때는 물리적/기술적/방식적 특징들의 조합에 대한 권리를 청구하게 됩니다.

예를 들어, 미백 기능성 화장품에 대한 특허를 낸다고 가정해 보겠습니다. 이때 실제로 권리를 청구하게 되는 것은 다음과 같은 특징을 포함하는 화장품에 대한 권리입니다.

• 미백성분 A를 포함하고
• 보습성분 B를 포함하는
• 수용액

위의 세가지 요건을 모두 충족하는 제품에 대해서는 특허권자가 독점적 생산/판매권을 갖습니다.

하지만 3가지 요건을 모두 충족해야 하기 때문에, 경쟁사에서 A가 들어가 있지만 B는 없는 수용성 제품을 판매한다면 특허권 침해는 아니게 됩니다.

권리의 한계와 극복

마찬가지로 만약 3번째 요건에 “수용액”이 아니라 “화장품”이라 청구했다면, 예를 들어 A와 B를 포함하는 “세안제” 는 엄밀히 말해 화장에 쓰이는 물건은 아니므로 특허권 침해가 아닐 수 있겠죠.

위와 같은 제한적인 효과를 생각하면 애초에

• 미백성분 A와
• 보습성분 B의
• 혼합물

에 대해 특허를 낸다면 좋겠죠. 이와 같은 특허를 A + B 조합에 대한 원천특허라 할 수 있습니다.

하지만 A 와 B 가 완전히 새로운 화합물이 아니면, A와 B를 포함하는 혼합물이 이미 존재/사용되었을 가능성이 높습니다. 예를 들면 A가 사과에서 분리 추출한 물질이고, B가 Glycerin 이라면 사과에 glycerin 을 추가하는 천연팩 활용법을 소개하는 8 Benefits of Apple for the Skin | Femina.in 가 이미 공개한 발명이라고 할 수 있겠죠.

따라서 “새로운 것” 이라는 요건을 만족하지 못하므로 특허를 받기 어려워 집니다.

이를 극복하기 위해서,

• 미백성분 A를 0.2% 이상 포함하고
• 보습성분 B를 3–5% 함유하는
• 수용액

과 같이 특허권을 설정하게 됩니다.

이 경우 미백성분 A가 자연상태에서 0.2% 의 농도로 존재하기 어렵다는 가정하에, 이미 공개됐을 가능성은 매우 적어지겠죠.

침해회피 (Design Around)

이런 특허권리 범위의 한계 때문에 후발주자(경쟁업체)들은 침해를 회피하는 것이 가능해 집니다.

예를 들어,

• 미백성분 A를 0.19% 포함하고
• 보습성분 B를 4% 포함하는

제품의 경우, 특허를 침해하지 않습니다.

보습성분 B의 요건은 만족했지만, 제품이 수용성이라고 가정하더라도 미백성분 A의 요건을 만족하지 않기 때문이죠.

이러한 한계 때문에 애초에 0.2% 라는 숫자는 단순히 시판할 제품에 포함시킬 A 성분의 함량이 아니라, 미백성분 A가 미백기능성을 갖게 되는 최소 함유량이어야 합니다.

마찬가지로 보습성분 B 또한 5% 이상 포함시켰을 때는 발림성이나 흡수되는 속도가 떨어져서 화장품으로서 상품성이 없다는 전제하에 5%미만이라는 한도를 설정해야 합니다.

결론

위에서 알아본 바와 같이, 특허권은 단순히 하나의 제품에 대해 권리가 아니고, 세부 특징들의 조합에 대한 권리입니다.

따라서, 이러한 세부 특징들의 조합을 쉽게 침해회피 될 수 없도록 잘 설정한 “강력한” 특허를 취득하는 것이 중요하겠죠.

“특허를 받을 수 있나?” 가 아니라 “얼마나 강력한 특허를 받을 수 있나” 를 고민하시기 바랍니다.

“시작이 반”이라는 말이 있죠. 그만큼 한번도 해보지 않은 일에 첫 걸음을 내딛기가 쉽지 않습니다. 미국 특허 받기 위해 가장 먼저 무엇을 해야 할까요?

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누가, 언제, 어떻게 미국 특허를 출원할 수 있을까?

먼저, “누가”에 대한 답은 단순합니다.

회사이든 개인이든 상관 없이, 또한 국적과 상관 없이 법적으로 인격을 가진 누구나 “출원” 할 수 있습니다.

물론 “발명자”는 회사일 수 없겠죠? 미국 특허법은 “발명인”와 “출원인”을 구분하고 있고, 실제 발명에 대한 권리는 출원인에게 돌아갑니다. 하지만 당연히 발명인의 동의가 필요하겠죠?

참고로, 발명자가 여럿일 경우, 특허 출원 시 발명에 참여한 모든 사람의 동의가 필요하다는 점 꼭 기억하시기 바랍니다.

“언제” 출원 할 수 있을까?

미국 외 국가에서 이미 특허를 출원하셨다면 PCT 라는 것 들어보셨을 겁니다. PCT의 경우 1건의 국제출원을 통해 모든 국가에서의 우선권 날짜(출원 날짜)를 확보할 수 있는데요.

이와 상관 없이 어느 나라에서든 특허를 출원하셨다면, 일반적으로 출원일로부터 1년 안에 미국에 특허를 출원하셔야 합니다.

별개로 발명에 대한 내용을 공개 (논문, 출판, 광고 등을 통해) 하셨다면, 마찬가지로 1년 이라는 유예 기간 안에 반드시 출원하셔야 “신규성” 이라는 특허법의 요건을 만족할 수 있습니다.

부연설명 드리자면, 특허는 “새로운 것”에 대해 발급하는 권리인데 본인이든 타인이든 먼저 대중에 공개해 버리면 “새로운 것”이 아니게 되어, 특허를 받을 수 없게 됩니다. 허나 “본인”이 공개한 경우 1년이라는 유예기간을 주는 것이죠.

“어떻게” 출원하면 되나?

특허 제도는 나라 별로 대동소이 합니다. 결국 한국에서 이미 출원하셨다면 이를 번역하여 미국에서 출원할 수 있고, 그 반대도 마찬가지로 성립합니다. 물론 세부적인 부분은 아래에서 소개해 드릴 출원 요건에 맞추어야 겠죠.

미국에 첫 출원이신 경우에는 미국 변리사 (patent agent) 혹은 특허 변호사 (patent attorney) 를 통해 출원 서류를 준비하시는 편이 좋습니다. 특허 출원 서류의 경우 발명 그리고 그 관련 기술 등에 대한 상세한 정보를 포함해야 하기 때문에, 비전문가가 그 요건을 만족시키기 위해서는 상당한 시간을 들이셔야 합니다. 물론, 앞으로 많은 특허를 낼 필요가 있고, 시간과 노력을 들일 가치가 있다고 판단되시면 미특허청의 출원 가이드 (Nonprovisional (Utility) Patent Application Filing Guide | USPTO) 만 잘 확인하시면 출원 요건을 충분히 만족 가능합니다.

추가로, 출원 후 특허가 한번에 발급되는 경우는 거의 없기 때문에, Office Action 이라는 절차를 통해 1차 거절을 하게 되는데요. 이때는 미 특허청의 특허 심사 지침서 (Manual of Patent Examining Procedure (uspto.gov)) 가 좋은 참고가 됩니다. 1차 거절은 결코 특허를 못 받게 됐다는 의미는 아니고, 심지어 2차 최종 거절되더라도 얼마든지 심사를 연장해 갈 수 있습니다. 말은 “최종”이지만 결국은 한번 낸 수수료로는 2번까지만 심사해 주겠다는 의미가 강하죠.

미특허청은 출원인들이 납부하는 정부수수료(관납비)로 100% 운영되는 정부기관이므로, 개인이나 외국인이 출원했다고 차별하는 경우는 없습니다. 따라서, 심사관이든 고객지원 센터이든 필요한 서류나 절차, 방식에 대해 질문하면 친절히 답변해 주는 편입니다. 물론 전략적인 부분은 알려주지 않겠지만, 전화/서면을 통해 끈기있게 대응하면 발명인이 직접 특허 취득하는 것이 결코 불가능하지 않습니다.