Category: 미국 특허

  • 특허/상표 침해 경고문 – 어떻게 대응할까?

    특허/상표 침해 경고문 – 어떻게 대응할까?

    열심히 비즈니스를 하시다가 아닌 밤중에 홍두깨 식으로 Cease and Desist Letter (씨즈-앤-디씨스트 레터) 라고 하는 특허/상표 침해 경고문을 받는 경우가 있습니다.

    특허나 상표권을 가진 업체는 그 권리를 이용하여 시장 지배력을 확보하고 수익을 최대화해야 하겠죠. 이를 위해 제3자의 침해 행위를 예방하고 근절하기 위한 여러가지 노력을 하는데, 그 중 하나가 바로 변호사를 고용하여 유사 상표나 제품에 대해 경고문을 발송하는 것입니다.

    한국 정서로는 ‘법 없이도 산다’ 는게 자랑할 일이지만, 미국 땅에서는 잘 통하지 않는 얘기죠. 실제로 많은 한인 업체들이 크고 작은 법률 문제에 적절히 대응하지 못하고 있는게 현실입니다.

    특허나 상표 침해(Patent or Trademark Infringement)에 대한 경고문을 받았을 경우, 어떻게 대응하면 좋을까요?

    1. 모든 경고문이 다 같지는 않습니다.

    소송 이야기가 나오면 덜컥 겁이 나는 것은 당연합니다. 손해 배상 문제는 차치하더라도 소송에 들이게 될 시간과 번거로움만 따져도 충분한 골칫거리 입니다.

    물론 중대하고 명확한 침해 사실을 발견한 후, 이에 대한 초동 조치로 경고문을 발송하는 경우도 있지만, 상표나 특허의 침해가 확실치 않은 경우에도 무작정 경고문을 보내는 경우도 많습니다. 

    사실 경고문은 하나를 작성하여 수신자명만 바꿔 다수에게 보낼 수 있기 때문에, 큰 비용이 들지 않습니다. 반면에 경고문을 받는 입장에서는 경험도 없고 예기치 못한 상황이기 때문에 당황하여 서둘러 합의를 보는 등의 성급한 대응을 하기 쉽죠. 이러한 점을 악용하여, 침해로 보기 어려운 경우에도 매우 공격적인 경고문을 보내 합의를 종용하는 경우가 있습니다.

    2. 주변의 믿을 수 있는 분들과 상의하세요.

    대부분의 한인 비즈니스가 이런 골칫거리가 생겼을 때 마음편히 찾아갈 수 있는 변호사가 없습니다. 사실 아파서 찾아가면 늦은게 병원이라는 말이 있듯이, 법률 문제가 발생하고 변호사를 찾아가면, 어찌보면 돈 쓸일만 남았다고 볼 수 있습니다. 

    변호사 입장에서는 비즈니스가 당면한 골칫거리를 가장 효과적으로 그리고 확실하게 해결해야 할 것이고, 따라서 대부분의 경우에 가장 빠르고 안전한 방법인 ‘합의’를 권하게 됩니다.

    헌데, 합의가 항상 비용효율적이거나 올바른 해결책은 아닙니다.

    사실 제조사가 직접 소비자에게 물건을 파는 경우가 아닌 이상, 상표/특허의 침해는 제조 및 유통에 걸쳐 다양한 이해관계가 얽혀 있는 복잡한 문제입니다. 주변에 유사한 사례나 경험이 있는 분을 찾아가 이야기를 나눠보세요. 많은 비용과 시간을 절약하시게 될 것입니다.

    3. 특허 상표 전문가를 찾으세요.

    결국은 특허/상표 전문가에게 의뢰하지 않는 이상, 경고문이 혹 잘못 온 것은 아닌지, 상대방이 어느정도 심각하게 소송을 고려하고 있는지, 어떻게 하면 특허/상표 침해를 피해갈 수 있을 지 등에 대한 해답을 얻기는 어렵습니다.

    특허 변호사는 변호사 중에서도 별도 자격 시험을 통과하고 미국 특허청 (USPTO) 에 등록된 변호사만 사용할 수 있는 칭호입니다. 특허에 관한 궁금증이 있으시면, ‘특허 변호사 (Patent Attorney)‘ 를 찾으시면 확실합니다.

    반면에 상표는 별도의 자격 시험이 없습니다. 하지만 많은 ‘스몰 비즈니스 변호사 (Small Business Attorney)‘ 들이 직접 상표 관련 상담을 진행할 능력을 가지고 있고, 그 외에도 대기업이나 대형 로펌에는 상표 업무만 담당하는 전문인력이 있기도 합니다.

  • 신제품, 특허로 보호하기

    신제품, 특허로 보호하기

    기업 성장의 밑거름: 혁신과 진보

    신제품은 기존 제품의 단점을 보완하거나 기능을 개선하고 가성비를 높이는 등의 기존보다 “조금 더 나은 제품”일 때가 많습니다. 물론 때로는 완전히 새로운 시장을 탄생시키기도 하죠.

    예를 들어, “새로운 시장”을 만들어내는 혁신적인 제품으로 애플 사가 처음 출시한 아이폰을 예로 들 수 있겠고, 그 이후로 등장한 아이폰 3G 부터 최신 아이폰에 이르기까지는 “조금 더 나은 제품”들을 통한 계속적인 진보로 볼 수 있습니다.

    특허는 “혁신”과 “진보”를 모두 보호합니다.

    완전히 새로운 것만 특허로 보호되는 건 아닙니다.

    인류 문명에 대한 기여나 우리의 삶에 미치는 영향 등은 특허와는 큰 관련이 없습니다. 재미있는 예로 미국에서 특허를 받은 발명품 중 눈속임 쥬스통이 있습니다.

    이 발명품은 액상의 쥬스를 보관하고 있는 듯한 외형을 가지고 있지만, 실제로는 쥬스 분말과 물을 따로 보관하고 있다가 섞어서 배출하는 장치이죠. 이 쥬스통을 만든 목적은 (1) 분말을 이용해 유통기한을 늘리면서도 (2) 액상쥬스에 대한 소비자의 구매욕구를 자극하는 (3) 일종의 눈속임 마케팅이라 할 수 있지만, 해당 쥬스통의 구조는 기존에 없던 것이었고 이에 따라 개발 업체는 특허권을 인정 받았습니다.

    이렇듯 과학 기술 발전에의 공헌과는 무관하게 상업적 혹은 기타 용도를 가진 많은 발명들이 특허로 보호 받습니다.

    특히, 규모나 기술적으로 대등한 업체 간의 경쟁 속에서는 자사 신제품의 특장점을 특허로 출원하는 것이 유일무이한 법적 보호수단이 됩니다.

    특허권은 포괄적이고 강력한 권리입니다.

    특허는 일반인에게도 잘 알려져 있고, 다양한 분야의 기업들이 주요 무형 자산으로 취급하고 있는 지적재산권 입니다. 그렇다면 구체적으로 특허는 어떤 권리를 포함할까요?

    흔히 알려져 있는 특허의 대상으로 기계장치나 부품 등을 포함하는 “물건” 이 있습니다. 이 경우, 자신의  발명품을 대중에 공개하고, 몇 가지 주요 부분으로 요약한 뒤, 해당 부분을 모두 포함하는 물건에 대한 독점권을 주장하게 됩니다. 오래된 발명을 예로 들자면 “지우개가 달린 연필”은 (1) 일반 연필, (2) 연필과 지우개를 연결하는 금속 연결부, 그리고 (3) 지우개 세가지 성분으로 요약할 수 있고, 이상의 세가지를 포함한 모든 필기구에 대한 독점적 권리를 얻게 됩니다.

    하지만 물건 외에도 “방법”에 대해서도 특허를 출원할 수 있습니다. 예를 들어, A라는 사람이 바느질 할 때 흔히 사용하는 골무를 이용하여 샌드위치를 쉽고 빠르게 만드는 방법을 고안해 냈다고 가정합시다. 이 경우 골무를 이용해 샌드위치를 만드는 방법을 세부 단계로 나누어 공개한 후, 해당 단계를 포함하는 방법에 대한 독점권을 청구할 수 있습니다.

    일단 특허가 나면, A의 허락 없이 어떤 사람도 A씨의 방법으로 샌드위치를 만들지 못합니다. 하지만, 일반 가정에서 골무를 이용해 샌드위치를 만드는 행위를 적발하고 규제하는 것은 현실적으로 불가능하겠죠. 그렇다고 A씨의 특허가 쓸모 없는 것은 아닙니다. 설령 바느질용 골무를 임시방편으로 사용할 수 있다고 하더라도, 소비자 입장에서는 샌드위치용 골무의 구입을 희망하기 마련입니다. 이러한 식품용 골무의 제조 및 판매 행위는 소비자가 A씨의 샌드위치 제조법을 사용하도록 유도하고 있으므로, 간접 특허 침해로 간주되어 금지됩니다.

    이를 응용하면, 신제품 자체에 특별히 새로운 점이 없더라도 이를 이용하는 방법에 대한 특허를 통해 보호할 수 있습니다.

    특허는 미래 지향적인 권리 입니다.

    특허는 특정 요소/단계를 포함하는 물건/방법에 대해 권리를 갖는다고 했죠. A씨가 낸 “골무”를 사용해 샌드위치 만드는 방법에 “골무”를 사용하는 단계 외에 특별한 단계가 없다고 가정합시다. 이 경우, 샌드위치를 만들 때 “골무”를 사용하는 행위는 모두 A씨의 권리 범위에 포함됩니다. 그렇다면 B라는 사람이 혁신적인 샌드위치용 골무를 발명하면 어떻게 될까요?

    B씨는 혁신적인 “샌드위치용 골무”에 대한 특허를 받을 수는 있지만, 그러한 특허를 받더라도 A씨의 허락 없이 “샌드위치용 골무”를 판매할 수 없습니다. 제작된 골무가 샌드위치용이라는 전제하에서 그러한 행위는 결과적으로 A씨의 특허권을 침해하기 때문입니다. 이러한 특허의 포괄적 특성 때문에 하나의 기술에 대한 권리를 확보하게 되면 이후의 파생 기술에 대해서도 진입장벽을 확보하게 됩니다.

    따라서, A씨의 경쟁자들은 회피 기술(예: 골무가 아닌 다른 도구를 써서 샌드위치를 쉽게 만들 수 있는 방법) 개발에 주력하게 되지만, A 씨도 가만히 있지는 않겠죠. 이후 A씨가 추가로 “샌드위치용 틀”을 개발하여 특허를 출원한다면 경쟁자들의 입지는 더욱 좁아지게 됩니다. 선택의 폭이 계속 좁아지다 보면 경쟁업체는 결국 A씨에게 기술 라이센스를 받거나 해당 분야에서 경쟁을 포기하는 것이 경제적으로 더 이익이 되는 상황까지 도달하게 될 것입니다.

  • 미국 특허 – 개요

    미국 특허 – 개요

    특허의 본질은 한국과 미국이 크게 다르지 않습니다.

    특허는 이제껏 없던 새롭고 유용한  아이디어를 현실화 시킨 첫번째 사람에게 그에 대한 독점적인 사용권리를 부여하죠. 물론 특허권은 국가가 부여하는 것이므로 미국에서 보호를 받으려면 미국 특허를 출원해야 합니다.

    따라서 미국시장을 겨냥한 제품의 경우, 반드시 미국에서 출원이 이루어져야 하겠죠. 또한 제품의 생산, 유통 등 모든 부분에서 독점권이 발생하므로, 생산 국가나 유통 경로에 있는 나라에서도 특허 등록을 고려할 수 있습니다.

    하지만 중국, 베트남 등의 대표적인 생산기지 들은 아직 개발도상국으로서 특허권의 보호가 제대로 이루어지고 있지 않으므로, 미국에서 특허 등록 후 수입 금지 조치 등의 제재를 활용하는 것이 더 효과적이죠.

    특허 등록의 절차

    특허의 출원 및 심사 절차는 크게 다르지 않습니다. 이는 한미 양국이 지재권 기구 (WIPO)의 가입을 통해 상호간의 발행 특허 기록 및 심사 과정 등을 공유하고 있기 때문이죠.

    일단 특허 출원을 하기 위해, 출원서 다시 말해 Application 을 작성해야 합니다. 헌데, 특허 출원은 기술적으로 복잡하고 까다롭기 때문에 변호사 자격을 가지고 있더라도 미국 특허청의 별도 자격시험을 추가로 통과한 사람만이 그 출원을 대리할 수 있습니다. 물론 본인의 출원서를 직접 작성하여 제출하는 경로도 있지만, 이러한 경우 서류 미비, 기재 불비 등의 사유로 거절 당할 가능성이 매우 높죠.

    특허 등록 요건

    Application 을 작성하기 위해서는 먼저 기술이 구현되어 있어야 합니다. 단순히 아이디어만 가지고는 특허를 받을 수 없고, 이를 실제로 사용할 수 있도록 만든 후에야 등록을 고려할 수 있습니다.

    예를 들어, “연필과 지우개가 한 제품에 있으면 편리하겠다” 라는 것은 단순한 아이디어에 불과하지만, “연필의 한쪽 끝에 지우개를 구속하고 있는 금속 접합부를 연결한 필기도구”는 구현화된 기술입니다. 후자의 경우 금속 접합부를 상세설명 및 도면을 통해 공개하고 특허를 받을 수 있습니다.

    출원 된 특허는 형식요건을 만족하는 지에 대한 1차 서류 심사를 거쳐, 미 특허청의 해당 분야 전문 심사관에게 전달 됩니다. 심사관은 특허청의 데이타베이스를 이용하여 동일하거나 유사한 발명이 있는 지 확인하고, 심사 통과/거절 여부를 결정합니다.

    특허 출원 비용

    출원 비용은 해당 발명의 복잡성이나 그 외 다양한 요소들에 의하여 크게 다를 수 있습니다. 간단한 기계장치 등의 출원서 작성에는 $2,000-3000 정도의 변호사 비용에 추가하여, 특허청에 지불하는 관납료가 발생하는데 관납료는 개인 발명가의 경우 출원에서 발행까지 총 $680 정도로 대폭 할인 받을 수 있습니다.

    참고로, 단순히 이익 창출을 위하여 기업적으로 특허 출원 대행을 하는 업체의 경우, 최초 출원 비용을 받고 발행 가능성이 없는 출원서를 작성한 후, 1차 거절 후 대응 비용을 추가 부담시키고, 2차 거절 시에는 포기를 종용하는 등의 악질적인 수법으로 개인 발명가의 꿈을 좌절시키는 경우가 다수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

    특허 대리인과 일할 때는 해당 특허 변호사/변리사가 (1) 해당 기술을 어느정도 이해 하는지, (2) 그 이해를 바탕으로 기존 기술과의 차별화를 위한 조언 및 견해를 구하는지, (3) 출원 비용과 등록 가능성을 저울질 하여 비용-효율적인 방법을 제안하는 지 등을 잘 살펴보시는 것이 중요합니다.

    특허의 가치

    특허는 출원자가 권리 범위를 마음대로 설정할 수 있다는 점에서 다른 재산권과 차이가 있습니다. 그 때문에 권리 범위에 따라서 특허 등록 가능성 및 심사 난이도가 매우 달라지기도 하죠.

    예를 들어, 지우개가 달린 연필을 특허 출원하면서, 연필의 길이, 두께, 지우개의 성분 등을 특정지어 권리를 청구하게 되면, 심사 통과의 가능성은 높아지는 반면에 결과적으로 발행된 특허의 권리 범위가 매우 좁아지게 되겠죠.

    다시 말해, 경쟁 업체에서 연필을 조금 길게 만들거나 더 두껍게 만드는 방법을 통하여 특허권의 보호 범위를 피해갈 수 있다는 겁니다. 따라서, 특허의 가치는 권리의 청구 범위에 따라 크게 달라짐을 유의하세요.

    청구 범위는 최초 출원 이후 심사과정에서 계속 수정이 가능하므로, 출원부터 발행까지 지속적으로 특허권의 범위에 대하여 주의를 기울이셔야 합니다.

  • 미국 특허 소송 – 비즈니스 리스크 관리

    미국 특허 소송 – 비즈니스 리스크 관리

    특허권은 발명에 대한 독점적인 권리입니다.

    한국에서 보다 더 비싼 비용이 드는 탓에, 미국 특허는  중소기업 들에게는 조금 다가가기 힘든 것이 사실입니다. 하지만 미국에서는 특허에 의거한 수입금지 조치 및 특허 소송이 매우 일반화 되어 있어, 특허를 이해하는 것은 중요합니다.

    수입금지 조치나 특허 소송의 위협에서 벗어 나려면?

    특허 소송은 터무니 없이 비싼 경우가 많아서, 중소기업 뿐 아니라 큰 기업들에게도 소송을 피하기 위한 노력은 필요합니다. 한국 대기업의 경우는 대부분 법무팀에 특허담당 부서가 있어, 문제가 될 수 있는 특허를 미리 취득하거나 문제 예방을 위해 노력하고 있습니다.

    중소기업이 겪을 수 있는 최악의 사태:

    • 당사에서 개발한 기술에 대해 타 업체가 특허권을 취득한다면 정말 억울하겠죠.
    • 타사에 특허권이 있는지도 모른채 신제품에 해당 기술을 적용하는 경우도 생깁니다.
    • 때로는 뻔한 기술이나 업계에서 보편적으로 사용하는 기술에 대해 특허권을 주장하는 업체가 나타날 수도 있습니다.

    신기술이나 신제품에 관련하여 특허 이슈가 있는지 무료 상담을 통해 확인하세요!

  • 월마트의 숨겨진 경쟁력

    월마트의 숨겨진 경쟁력

    아마존이 온라인 리테일의 제왕으로 군림하고 있지만, 2016년 매출액을 기준으로 보면 연매출 약 3,628억불의 월마트는 약 770억불을 기록한 아마존의 거의 다섯배에 달하는 규모를 자랑합니다. 이름만 들어도 고개를 끄덕일 만한 경쟁 업체가 즐비한 오프라인 시장에서 거둔 유의미한 성공이죠.

    월마트에게는 도대체 어떤 특별한 점이 있어서 (1) 월마트 스토어와 거의 유사한 디스카운트 스토어 타겟 (약 695억불) 과 (2) 월마트의 샘스클럽과 같은 회원제 스토어 코스트코 (약 858억불) 의 매출을 합쳐도 미치지 못하는 높은 매출을 기록하고 하고 있을까요?

    잘 알려진 바와 같이, 까다롭기로 유명한 공급업체 선정과 효율적인 물류 및 점포의 운영, 더 낮은 가격으로 소비자에게 혜택을 준다는 단순하면서도 효과적인 기업 운영 철학 등의 많은 요인들이 월마트의 성공에 기여하고 있습니다.

    하지만 월마트가 바코드 기술의 리테일 사용에 큰 역할을 했다는 사실을 아시는 분은 의외로 적습니다.

    바코드가 물품의 거래에 있어서 얼마나 많은 노력과 시간을 절약하는지는 바코드가 없던 시절을 기억하시는 분들은 쉽게 공감하실 겁니다. 바코드로 표시되는 표준화된 UPC를 리테일에 도입한 월마트가 없었더라면, 바코드 또한 다양한 인벤토리 시스템 중의 하나로 머물렀을지 모를 일 입니다.

    비슷한 사례로 월마트는 최근 모든 공급업체에게 스마트태그 (RFID) 를 사용하여 물품정보를 표시하도록 요구하고 있다 합니다. 바코드 보다 한 단계 진보하여 무선 통신을 통해 정보를 전달하는 스마트태그를 이용하면 물류 시스템의 개선 뿐 아니라 매장 내 진열 상품의 수량도 쉽게 파악할 수 있습니다.

    물론 바코드는 월마트가 개발한 기술은 아닙니다. 스마트태그도 마찬가지로, 월마트는 이미 개발된 기술을 적극적으로 받아 들이고 활용하는 입장 입니다. 그도 그럴 것이, 표준화 및 규격화가 곧 바로 효율과 비용절감으로 이어지는 유통업계의 특성을 고려하면 독자적인 기술을 개발하고 이를 배타적으로 사용해, 타 업체와 경쟁하는 것은 이치에 맞지 않습니다.

    헌데 월마트는 지난 몇년 간 그 50여년 역사에 유래 없이 특허 확보에 열을 올리고 있습니다.

    특허 공개일을 기준으로, 2012-13년 사이 2년 간 단 26건에 그치던 특허 출원이 최근 2년 (2016-17년) 사이에는 201건으로 늘어났죠. 특허가 “독립적으로 개발한 신규 기술을 독점적으로 사용하기 위한 법적 권리”인 점을 감안할 때, 예상을 뒤엎는 행보라고 볼 수 있습니다.

    이러한 예상 밖의 움직임은 특허의 내용을 살펴 보면 설명이 가능합니다. 좋은 예로 2016년에 등록된 월마트의 특허 중 하나인 U.S. Patent No. 9,470,532 는 소비자가 상점 안에서 물건을 찾는 것을 도와주는 네비게이션 시스템에 대한 독점적인 권리를 청구하고 있습니다.

    이 네비게이션 시스템은 (1) 고객이 모바일 기기를 통해 찾고 있는 상품 정보를 입력하면 (2) 현재 위치한 매장의 안내도 위에 상품의 위치를 표시해 주고, (3) 이동 경로 상에 추천 상품의 위치를 표시하여 상품의 비교와 구매를 돕습니다.

    이러한 기술이 상용화 되면 도움을 줄 직원을 찾기 어려운 월마트에서의 쇼핑이 한층 편리해 질 것을 예상할 수 있습니다. 헌데 이런 서비스는 이미 보편화된 스마트폰과 매장의 인벤토리 관리 시스템을 접목하면 중소 매장에서도 쉽게 도입할 수 있는 서비스입니다. 그럼에도 불구하고, 향후 약 20년간 월마트 이외의 업체는 이와 같은 시스템의 도입을 미루거나 라이센스를 얻어 사용해야 합니다.

    그 외에도 나이제한이 있는 물건을 살 때 모바일 앱을 통해 고객의 나이를 인증하는 시스템 (U.S. Pat. No. 9,665,896) 이나 매장 내에서 앱을 통해 쇼핑카트를 호출하면 그 위치를 파악하여 쇼핑카트를 배달하는 시스템 (U.S. Pat. Application No. 6,619,546) 등, 월마트의 특허를 살펴보면 심오한 과학적 발견이라기 보다는 쇼핑객의 편의를 위한 배려에 가까운 아이디어가 많습니다.

    이러한 아이디어는 인터넷과 개인 모바일 기기의 보급 없이는 공상에 가까운 이야기겠지만, 이제는 특별한 장치나 추가적인 인프라 없이도 쉽게 현실화 할 수 있게 되었고, 월마트는 이러한 아이디어를 특허로 등록하여 리테일 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

    사실 제품의 디자인이나 포장에 관련한 간단한 아이디어부터, 제품의 진열과 배치, 고객 유치 및 관리를 위한 아이디어 등 남들이 하고 있지 않은 것은 무엇이든 특허 등록의 가능성이 있고, 이를 통해 차별화된 서비스 경쟁력을 확보하고, 타 업체의 무분별한 도용을 효과적으로 방지할 수 있습니다.

    정말 획기적인 아이디어임에도 불구하고 단순히 남들보다 한발 앞서 움직이는데 그치는 경우를 주변에서 많이 봅니다. 좋은 아이디어가 있을 때에는 먼저 그러한 아이디어가 효과적이고 경제적인 가치가 있는 특허로 발전할 수 있을지를 판단하고, 예산과 필요에 맞는 방안을 적절히 선택하여, 법적 권리의 취득을 통해 장기적인 경쟁력을 확보해 나가야 하겠습니다.