많은 분들이 하시는 실수입니다.

어디선가 본 상표, 있을 법한 상표이지만 미국 상표 등록부만 검색해 보고, 아직 등록이 안되어 있으니 내가 먼저 등록하면 되겠다는 생각으로 상표출원을 하는 경우가 있습니다.

실제로 상표 심사관들은 미국 상표 등록부를 기준으로 심사를 진행합니다. 따라서, 등록이 안된 상표는 심사 시 고려가 되지 않는 경우가 많습니다. 하지만, 심사에 고려 안된 상표가 법적으로는 우선권을 가질 수 있습니다.

문제는 그 후에 발생합니다.

심사통과 후 공시기간에 발생하는 문제

심사를 무사히 통과하더라도 모든 상표는 30일간의 공시기간을 거쳐야 합니다. 곧 등록될 예정인 상표의 목록을 공개하고, 만약 등록에 반대하는 사람이 있으면 30일 안으로 이의를 제기할 수 있도록 하는 절차입니다.

어느정도 규모가 있는 브랜드/업체는 상표 공시를 항상 모니터링 하고 있습니다. 꼭 등록된 상표와 일치하거나 혼동을 줄 정도로 유사하지 않더라도 자신의 브랜드 이미지를 희석하거나, 나쁘게 만들 수 있는 상표의 등록을 방지하기 위함이죠.

예를 들어, PATAGONIA 와 같은 브랜드에서는 신생 아웃도어 브랜드가 -ONIA 로 끝나는 이름을 쓰기를 원치 않습니다. 실제로 CAMPONIA 라는 브랜드가 심사를 무사히 통과한 후, PATAGONIA 의 이의제기 때문에 등록이 무산된 사례가 있습니다.

등록 후 분쟁 및 소송

물론 30일만 잘 지나가면 무사히 등록이 될 수 있습니다.

하지만, 등록 후에도 5년차에 불가쟁력을 획득하기 전까지는 기존 브랜드에서 상표등록의 적법성에 문제를 제기할 수 있습니다. 최악의 경우에는 상표권 무효소송에 휘말릴 수 있죠.

이렇게 등록 후 잘 키워나가던 브랜드에 대해 기존 브랜드에서 그제야 문제를 제기할 경우, 아무래도 피차 큰 손해가 발생합니다.

문제를 예방하기 위한 방법

사실 당장 마켓플레이스에 상표를 등록하기 위해 상표등록을 진행하시는 분들은 이런 문제를 간과하기 쉽습니다.

하지만 ‘급할 때일 수록 돌아가라’는 말이 있죠. 상표 등록 시에는 등록가능성만 고려할 것이 아니라, 이후 다른 브랜드와의 마찰 없이 사용할 수 있을 지도 꼭 생각해보세요.

추가로 이후 모방 상표를 효과적으로 예방할 수 있는지도 꼭 따져보시면 좋겠습니다.