아마존 상표 등록을 위해 미국 USPTO 에 상표 등록을 하시려는 분들이 많습니다. 미국에 거주하고 계시다면 변호사의 도움 없이 USPTO 에 등록이 가능하신데, 특히 standard character 로 상표를 등록하실 때 유의하실 점 몇가지 소개 드립니다.
Standard Character 로 등록하는 방법
스탠다드 캐릭터로 등록한다는 의미는 결국 “이름”을 등록한다고 생각하시면 됩니다. 당연히, 영어권에서 사용되는 문자만 등록 가능하며 다음의 리스트에 있는 문자의 조합을 출원 시에 입력하시면 됩니다.
국문 상표라면, 예를 들어, 삼성(參星)을 상표 등록하려면 “Samsung” 라고 표기하면 되겠죠. 물론 원하시면 뜻을 풀어서 “Three Stars” 조금 더 나아가면 “Tristar” 도 가능합니다.
물론 어떤 경우에도 미국에서 제3자가 “삼성”이라는 상표를 부착하여 판매하는 것을 어느정도 제한할 수 있지만, 엄격히 말해서는 “Samsung” 이라는 영문표기 (글씨체나 표기 방식은 무관) 에 대한 보호입니다.
이미 등록된 상표나 흔한 문구, 제품의 종류, 특성을 소개하는 문구 등은 피하시는게 좋습니다.
1. 이미 등록된 상표
예를 들어, NIKE 와 같은 상표는 굳이 스포츠용품이 아니여도, 행여 심사를 통과하더라도 NIKE에서 심사불복 행정 소송을 진행할 가능성이 큽니다.
2. 흔한 문구
예를 들어, TRISTAR 같은 문구는 이미 누군가 사용하고 있을 확률이 높겠죠. 상표에 대한 권리는 사용 범위 (예를 들면 상품이나 서비스 품목)에 따라 제한되지만, 꼭 완전히 똑같은 상표만 거절되는 건 아닙니다. 소비자의 혼동 가능성을 이유로 등록 거절될 수 있습니다.
3. 제품의 종류, 특성을 소개하는 문구
A. 이름의 일부인 경우
제품의 종류나 특성을 설명하는 문구는 기본적으로 DISCLAIM 되어야 합니다. 결국은 상표의 일부여도 상표권이 있다고 보지 않는 부분이 되죠. 예를 들어, Samsung Electronics 에서 Electronics 는 당연히 DISCLAIM 되어야 하고, 이 때문에 LG Electronics 와 Samsung Electronics 는 전혀 유사성이 없다고 보게 됩니다. (이유: LG 와 Samsung 만을 가지고 비교)
B. 이름의 전체인 경우
이름 전체가 제품의 단순한 종류나 특성을 소개한다고 판단되면 이미 해당 문구를 미국 시장에서 오랫동안 사용해서 소비자에게 특별한 의미로 받아들여지고 있다는 증명을 제출하지 않는 한 Supplemental Register 에만 등록이 가능합니다.
Supplemental Register 도 USPTO 상표 등록이지만 아마존 브랜드 레지스트리 등록은 불가능한 점을 유의하시기 바랍니다.
Principal Register 에 등록하시는 방법
위에서 소개한 대로 미국 상표 등록은 본(本)등록부와 부(附)등록부로 나누어집니다.
부등록부에 등록할 경우에도 ® 마크를 사용할 수 있지만, 기본적으로는 본등록부에 등록되기 위한 대기 리스트의 역할을 합니다. 아마존에서 본등록부에 등록된 상표만 브랜드로 인정하는데에는 이유가 있겠죠.
별도의 부등록부 출원서(Trademark/Servicemark Application, Supplemental Register)가 마련되어 있으므로 선택을 잘 못 할 가능성은 크게 없지만 없지만, 본등록부 출원서(TEAS Plus/TEAS Standard Application)를 이용하셔서 출원 하시더라도, 심사 중 본등록부에 부적합하다고 판단되면 심사 거절 시에 부등록부 기재를 권고할 수 있습니다.
온라인 대행 서비스는 피하세요.
기본적으로 상표 등록 대행은 미국에서는 변호사만 할 수 있습니다. 변호사가 자신의 이름을 내걸고 하지 않는 온라인 상표 서비스는 모두 불법이라고 보시면 되며, 이런 서비스 대부분이 출원인(의뢰인)의 이름을 이용해 출원서(Application)에 서명합니다.
이렇게 미특허청의 TEAS 시스템에 제3자가 출원인의 이름으로 전자서명하는 것은 출원 시의 서명요건을 만족하지 않습니다.
37 C.F.R. §2.193
이 외에도 상품의 국제분류를 추가한다는 명분으로 비용을 추가 청구하고 해당 국제분류로는 출원하지 않거나, 1차 심사 거절이 되면 과도한 추가 비용을 청구하는 등 여러가지 곤란을 겪으신 분들이 많습니다.
DIY (직접 출원)
물론 상표를 전문으로 하는 변호사를 찾아가면 가장 좋겠지만, 비용 때문에 꺼려지시는 분들이 많습니다. 이런 경우 직접 미특허청의 상표 출원서 리스트에서 본등록부 출원서(TEAS Plus/TEAS Standard Application)를 선택하여 출원하시면 됩니다.
1. 출원 전 유사 상표의 등록 여부 확인
미특허청의 Trademark Electronic Search System (TESS) 를 통해 무료로 가능합니다. 상기 TESS(테스) 는 인터넷 검색 엔진과는 달리 자연어 검색이나 AI 등이 없는 아주 기본적인 키워드 검색입니다.
참고로 온라인 대행업체에서는 단순히 똑같은 단어가 있는 상표만 검색해 주는데, 동일한 상표가 발견되어 등록이 거절되는 경우는 극히 일부에 불과합니다. 혼동 가능성이 있는 유사한 상표가 있는 경우가 훨씬 많죠.
따라서, 검색 연사자를 적절히 사용하셔서 유사한 상표를 모두 검색하실 필요가 있습니다. 검색 연산자는 테스의 HELP 탭/메뉴에 자세히 설명되어 있습니다.
2. MY USPTO 계정 생성
모든 상표 출원 업무가 전산화되면서 일반 출원인도 모두 USPTO.GOV 에 계정을 만들셔야 합니다. 계정을 만드는 과정은 네이버나 페이스북에 가입하는 것과 크게 다르지 않습니다. 물론 가입 및 이용은 100% 무료입니다.
3. TEAS Plus/TEAS Standard Application
상기의 이름과 같은 본등록부 출원서를 선택하셔서 출원서를 직접 작성하시면 됩니다. 직접 진행하실 때는 TEAS PLUS 로 진행하시기를 추천드립니다.
자세한 내용 및 출원서 기입 방법은 미국 상표—DIY로 직접 출원 – IPfever을 참고하시기 바랍니다. (링크: 미국 상표 – DIY로 직접 출원)
당부의 말씀
상표 출원의 대부분이 거절로 끝납니다. 이를 피하기 위해선 유사한 상표가 등록되어 있는지 여부 뿐 아니라 그 외 여러가지 상표 출원의 법적요건 만족시키는 것이 중요합니다.
미특허청의 상표 등록 관련 기본 정보를 모두 검토 후 신중히 진행하시기 바라며, 추가로 아래의 여러 상표 관련 글이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.