IPfever

Atlanta law firm for global business

Tag: 등록

  • 한국에서 미국 상표 등록 시 미국 변호사 필수

    한국에서 미국 상표 등록 시 미국 변호사 필수

    금년 8월 3일 (2019.8.3) 부터 미국에 주소지가 없는 업체나 개인이 미국에 상표를 등록하려면 반드시 대리인 (미국 변호사) 을 고용해야 합니다.

    8월 3일 이전에는 해외에서도 아무나 직접 미국 특허청 웹사이트(USPTO TEAS)에서 온라인으로 상표 등록을 할 수 있었는데요. (물론 이 사실을 모르고 계셨던 분도 많을겁니다.)

    이번 출원 절차 상의 변경과는 상관 없이 미국 특허청 웹사이트는 사용자 편의성도 떨어지고, 모두 영문으로 되어 있어서 접근하기 어려운 면이 있습니다. 하지만 변호사에게 무조건 출원을 의뢰하기에는 비용도 만만치 않고, 때로는 변호사 자문 없이 간단히 등록하는게 더 나을 때도 있죠.

    이런 경우를 위해, 한글로 된 웹 양식을 이용하여 출원에 필요한 정보를 직접 입력하면 간단한 변호사 리뷰를 거쳐서 출원 대행하는 방식으로 저렴하게 진행할 수 있는 업체들이 많이 있습니다.

    예: 마크인포 글로벌, 곰마크

    (저와는 아무런 관련이 없는 업체들입니다.)

    예를 들어, 이미 사용하고 있는 상표를 단순히 등록만 한다면, 상기와 같은 서비스를 이용하여 미국 현지 대리인 문제를 해결할 수 있겠죠.

    저도 흥미가 있어 한번 들어가 보았는데, 말 그대로 사용자가 모든 정보를 입력하게 되어 있어서, 상표에 대해 어느정도 지식을 가지고 있지 않으시면 자신도 모르게 잘못된 선택을 할 수도 있을 듯 합니다.

    예를 들어, 상표가 문자 혹은 이미지인지 선택하도록 되어 있더군요.

    헌데, 상표는 문자로 등록하느냐 이미지로 등록하느냐에 따라 보호범위가 달라집니다.

    단순히 현재 상표 이미지를 만들어서 사용하고 있다고 해서, 이미지로 등록해야 하는 것은 아닙니다. 오히려 그럴 경우, 이미지를 조금 변경할 때 마다 재등록이 필요해지고, 궁극적으로 원하는 만큼의 보호를 받지 못할 수도 있죠.

    물론 이상적으로는 이름을 정하고 사용할 로고를 다듬는 단계부터 상표 등록을 염두에 두시는게 가장 현명하지만, 이미 이름을 정했고 로고를 만드셨다면 둘중 어느것을 등록할지를 고민해 보셔야겠죠.

    간단히 팁을 드리자면, 문자로 등록하시면 해당 문자가 표현될 수 있는 모든 방식(글꼴, 스타일, 색상 등)으로 보호되므로, 문자로 등록하시는게 가장 무난한 방법입니다.

    따라서 이미 상표 이미지가 결정되어 있고, 항상 해당 스타일과 색상으로 사용하실 계획이더라도 문자로 등록하시는게 더 보호 범위가 넓어 유리하다고 볼 수 있죠.

    물론 어떤 경우에는 문자보다 스타일이나 색상 등이 더 부각되고 특별한 상표도 있으므로 항상 정답은 아닙니다.

    물론 그 외에도 고려할 사항이 많이 있는데요. IPfever 혹은 Google 에서 관련 키워드 (예: trademark considerations) 검색해보시기 바랍니다.

    온라인 상표 출원 서비스, 이전에는 상기 등의 이유로 추천드리지 않았지만, 이제는 미국 내 주소가 없는 사업자/개인의 경우 불가피하게 선택할 수 밖에 없게 되었네요.

    효용 면에서는 직접하시는 것과 크게 다르지 않으니 너무 큰 기대하지 마시고, 이용하실 때, 반드시 상기 외 여러가지 사항에 대하여 검색, 조사 및 고려해 보시고 적절한 선택하시기 바랍니다.

  • 미국 상표 – 변호사 없이 혼자?

    미국 상표 – 변호사 없이 혼자?

    상표 등록은 100% 스스로도 가능하고, 변호사를 통해 할 수도 있습니다.

    두가지 경우를 비교해 보겠습니다.

    변호사 없이 DIY변호사 통해 등록
    상표소비자 및 해당 업계를 잘 파악한 상표여서 좋지만, 이미 유사상표가 등록되어 있을 가능성이 큽니다.상표 등록 가능성이 높으면서 이후에도 법적으로 보호하기 좋은 상표가 될 가능성이 높습니다.
    출원별도의 계정 없이 100% 온라인으로 가능하고, 미국에 주소만 가지고 계시면 누구든지 가능합니다.모든 서류나 증빙을 변호사가 준비하므로 아무래도 빠르고 간단합니다. 미국 외 지역 법인 및 거주자에게는 의무화 되었습니다.
    비용특허청 웹사이트(upsto.gov)에서 최저 $250 으로도 등록이 가능합니다. 약간의 추가 비용을 지불하면 편리한 UI와 기술적인 도움을 얻을 수 있는 웹사이트도 존재합니다.전체 등록 절차에 걸쳐 변호사의 도움을 받으면 일반적으로 $1,000-$3,000 정도의 비용이 발생합니다.

    상표 출원은 복잡한 절차는 아닙니다.

    하지만 그에 따른 리스크도 존재합니다. 스스로 기입할 수 있는 만큼 변호사 비용은 절약하게 되지만, 부정확한 정보를 기입하거나 일부 내용을 빠뜨려서 심사가 지연, 거절되면 단순히 시간낭비 뿐 아니라 비용이 추가 발생할 수도 있습니다.

    참고로, 제가 가장 많이 받는 질문 중 하나가, “XXX 등록 가능한가요?” 입니다. 하지만 정말 중요한 질문은 “XXX이 좋은 상표인가요?” 입니다. 저희 IPfever에 있는 여러가지 상표 관련 글을 읽으시면서, 상표법 전반에 대한 이해도를 높이시기 바랍니다. 좋은 상표를 선택하면 등록은 따라오게 되어 있습니다.

    미 특허청 상표 출원 양식 (USPTO Trademark Application)

    TEAS plus, TEAS RF (Reduced Fee), and TEAS regular application 까지 다양한 양식이 존재하고, 이 선택에 따라 관납비에 약간의 차이가 있습니다. 가장 저렴한 TEAS Plus 로 일반적인 상표 출원에 문제가 없지만, 일정 요건을 만족하지 않는 경우 차액을 부담하셔야 합니다. (차액 이상의 추가과금은 없습니다.)

    영어 읽기/쓰기에 어느정도 자신이 있는 분은 처음부터 혼자 진행할 수 있을 만큼 설명이 잘 되어 있습니다.

    아래의 상표 출원 양식에 대한 세부 설명을 참고하시기 바랍니다.

    • 미국상표 등록 – 판매 요건 만족하기 (Statement of Use, Allegation of Use)

    • 미국상표 등록 – 거주지 (Domicile Address)

  • 신제품, 특허로 보호하기

    신제품, 특허로 보호하기

    기업 성장의 밑거름: 혁신과 진보

    신제품은 기존 제품의 단점을 보완하거나 기능을 개선하고 가성비를 높이는 등의 기존보다 “조금 더 나은 제품”일 때가 많습니다. 물론 때로는 완전히 새로운 시장을 탄생시키기도 하죠.

    예를 들어, “새로운 시장”을 만들어내는 혁신적인 제품으로 애플 사가 처음 출시한 아이폰을 예로 들 수 있겠고, 그 이후로 등장한 아이폰 3G 부터 최신 아이폰에 이르기까지는 “조금 더 나은 제품”들을 통한 계속적인 진보로 볼 수 있습니다.

    특허는 “혁신”과 “진보”를 모두 보호합니다.

    완전히 새로운 것만 특허로 보호되는 건 아닙니다.

    인류 문명에 대한 기여나 우리의 삶에 미치는 영향 등은 특허와는 큰 관련이 없습니다. 재미있는 예로 미국에서 특허를 받은 발명품 중 눈속임 쥬스통이 있습니다.

    이 발명품은 액상의 쥬스를 보관하고 있는 듯한 외형을 가지고 있지만, 실제로는 쥬스 분말과 물을 따로 보관하고 있다가 섞어서 배출하는 장치이죠. 이 쥬스통을 만든 목적은 (1) 분말을 이용해 유통기한을 늘리면서도 (2) 액상쥬스에 대한 소비자의 구매욕구를 자극하는 (3) 일종의 눈속임 마케팅이라 할 수 있지만, 해당 쥬스통의 구조는 기존에 없던 것이었고 이에 따라 개발 업체는 특허권을 인정 받았습니다.

    이렇듯 과학 기술 발전에의 공헌과는 무관하게 상업적 혹은 기타 용도를 가진 많은 발명들이 특허로 보호 받습니다.

    특히, 규모나 기술적으로 대등한 업체 간의 경쟁 속에서는 자사 신제품의 특장점을 특허로 출원하는 것이 유일무이한 법적 보호수단이 됩니다.

    특허권은 포괄적이고 강력한 권리입니다.

    특허는 일반인에게도 잘 알려져 있고, 다양한 분야의 기업들이 주요 무형 자산으로 취급하고 있는 지적재산권 입니다. 그렇다면 구체적으로 특허는 어떤 권리를 포함할까요?

    흔히 알려져 있는 특허의 대상으로 기계장치나 부품 등을 포함하는 “물건” 이 있습니다. 이 경우, 자신의  발명품을 대중에 공개하고, 몇 가지 주요 부분으로 요약한 뒤, 해당 부분을 모두 포함하는 물건에 대한 독점권을 주장하게 됩니다. 오래된 발명을 예로 들자면 “지우개가 달린 연필”은 (1) 일반 연필, (2) 연필과 지우개를 연결하는 금속 연결부, 그리고 (3) 지우개 세가지 성분으로 요약할 수 있고, 이상의 세가지를 포함한 모든 필기구에 대한 독점적 권리를 얻게 됩니다.

    하지만 물건 외에도 “방법”에 대해서도 특허를 출원할 수 있습니다. 예를 들어, A라는 사람이 바느질 할 때 흔히 사용하는 골무를 이용하여 샌드위치를 쉽고 빠르게 만드는 방법을 고안해 냈다고 가정합시다. 이 경우 골무를 이용해 샌드위치를 만드는 방법을 세부 단계로 나누어 공개한 후, 해당 단계를 포함하는 방법에 대한 독점권을 청구할 수 있습니다.

    일단 특허가 나면, A의 허락 없이 어떤 사람도 A씨의 방법으로 샌드위치를 만들지 못합니다. 하지만, 일반 가정에서 골무를 이용해 샌드위치를 만드는 행위를 적발하고 규제하는 것은 현실적으로 불가능하겠죠. 그렇다고 A씨의 특허가 쓸모 없는 것은 아닙니다. 설령 바느질용 골무를 임시방편으로 사용할 수 있다고 하더라도, 소비자 입장에서는 샌드위치용 골무의 구입을 희망하기 마련입니다. 이러한 식품용 골무의 제조 및 판매 행위는 소비자가 A씨의 샌드위치 제조법을 사용하도록 유도하고 있으므로, 간접 특허 침해로 간주되어 금지됩니다.

    이를 응용하면, 신제품 자체에 특별히 새로운 점이 없더라도 이를 이용하는 방법에 대한 특허를 통해 보호할 수 있습니다.

    특허는 미래 지향적인 권리 입니다.

    특허는 특정 요소/단계를 포함하는 물건/방법에 대해 권리를 갖는다고 했죠. A씨가 낸 “골무”를 사용해 샌드위치 만드는 방법에 “골무”를 사용하는 단계 외에 특별한 단계가 없다고 가정합시다. 이 경우, 샌드위치를 만들 때 “골무”를 사용하는 행위는 모두 A씨의 권리 범위에 포함됩니다. 그렇다면 B라는 사람이 혁신적인 샌드위치용 골무를 발명하면 어떻게 될까요?

    B씨는 혁신적인 “샌드위치용 골무”에 대한 특허를 받을 수는 있지만, 그러한 특허를 받더라도 A씨의 허락 없이 “샌드위치용 골무”를 판매할 수 없습니다. 제작된 골무가 샌드위치용이라는 전제하에서 그러한 행위는 결과적으로 A씨의 특허권을 침해하기 때문입니다. 이러한 특허의 포괄적 특성 때문에 하나의 기술에 대한 권리를 확보하게 되면 이후의 파생 기술에 대해서도 진입장벽을 확보하게 됩니다.

    따라서, A씨의 경쟁자들은 회피 기술(예: 골무가 아닌 다른 도구를 써서 샌드위치를 쉽게 만들 수 있는 방법) 개발에 주력하게 되지만, A 씨도 가만히 있지는 않겠죠. 이후 A씨가 추가로 “샌드위치용 틀”을 개발하여 특허를 출원한다면 경쟁자들의 입지는 더욱 좁아지게 됩니다. 선택의 폭이 계속 좁아지다 보면 경쟁업체는 결국 A씨에게 기술 라이센스를 받거나 해당 분야에서 경쟁을 포기하는 것이 경제적으로 더 이익이 되는 상황까지 도달하게 될 것입니다.

  • 미국 상표 등록 비용 (일반)

    20여년에 걸쳐서 발생할 미국 상표 등록 비용

    장기간에 걸친 상표 관련 비용을 3가지로 경우로 나누어서 보면

    1. Government fees—순수 관납비, 즉 혼자서 상표 등록 업무를 진행할 경우로, 미국에 소재한 개인 혹은 법인은 누구나 특허청의 TEAS 전자출원시스템을 이용해 직접 출원/등록 가능합니다.
    2. IPfever Average—지재권 전문가와 진행할 경우를 가정해 IPfever의 평균 총 비용(관납비+변호사 비용)을 예시했습니다.
    3. Office Action—출원 및 등록 과정에 문제가 발생할 경우를 가정해, 온라인 대행업체 (Office Action 까지 포함) 및 일반 변호사 사무실, 대형 로펌의 비용을 기준으로 각각의 최소 비용의 평균 정도로 계산했습니다.

    혼자서 진행할 때,

    본인의 시간과 노력을 제하고, 직접적으로 발생하는 비용인 관납비를 설명드리자면 한가지 업종/상품에 대한 상표라 가정할 때, 상표 출원비는 $250 까지 할인 받을 수 있고, 이후 5년차에 $425 그리고 9년차 부터 10년 간격으로 $525 씩 납부하게 됩니다. 따라서, 30년에 걸쳐 $1,725 이니, 연 57불 정도입니다.

    다만, Office Action 등 문제가 발생하면,

    초기 등록 비용에 $2,000 이상의 변호사 비용이 추가로 발생할 수 있습니다. 아무래도 1차 거절이 되면 서면 대응은 직접하시기 어려울 수 있기 때문이죠. 또한 상표 등록 이후에도 추가 절차 진행 시, 시기를 놓치거나 문제가 발생해 연체금, 추가 변호사 비용 등 비용이 발생한다고 가정하면, 30년에 걸쳐 총 $6,625 까지도 쉽게 발생할 수 있습니다. (연 221불 정도)

    처음부터 지재권 전문가와 진행할 경우,

    아무래도 지재권 전문 변호사와 심도 있는 사전 자문을 받고, 출원을 진행하면 서류가 미비하거나 기존 상표와의 혼동 가능성 등으로 거절 될 확률이 매우 낮아 집니다.

    물론 펌마다 차이는 있겠지만, IPfever 의 경우 90% 이상 거절 없이 바로 등록되므로 평균 비용이 최초 등록까지 관납비 포함 750불 정도입니다. 이후 30년동안 지속적인 관리, 유지 비용까지 포함했을 때 관납비 포함 총 $3125 정도 (연간 $104 정도) 생각하시면 됩니다.

    최소 비용으로 상표 등록하기

    1. 직접 하기

    본인이 상표에 대한 어느정도 지식이 있고, 어떤 상표를 어떤 상품에 대하여 어떤 방식(standard vs. special)으로 출원할 지 확정한 상태라면, 혼자서 직접 출원 및 관리하시면 가장 좋습니다.

    물론 그만큼 상표등록 관리에 신경과 시간을 쓰셔야 하지만, 연 57불 정도로 상표를 등록할 수 있다는 경제적 이익을 무시할 수 없기 때문이죠.

    반대로, 상표에 대한 지식과 경험이 부족하다면 처음부터 전문가의 도움을 받는게 좋겠죠. 비용 때문에 꼭 혼자서 하셔야 할 경우에도 전문 변호사와 무료 상담을 통해 어느정도 감을 잡고 시작하시는 것이 좋습니다.

    2. 온라인 업체 및 fiverr 등 무자격 대행업체

    정식으로 특허청에 상표 업무를 대리하려면 미국 변호사 자격이 필요합니다. 하지만, 미국에 소재한 개인/법인은 누구나 직접 가능하기 때문에, 서류 준비는 대행하고, 실제 서명 및 제출은 본인이 직접하도록 유도하는 방식으로 진행하는 무자격 대행 업체들이 많이 존재합니다.

    Fiverr 등의 프리랜싱 서비스로 변호사의 도움을 받더라도 실제로 출원과 관련된 서명, 제출 등의 법률적 행위는 본인이 직접하기 때문에 리스크가 높다고 볼 수 있는데요. 물론 상표 등록에 문제가 발생하여 이를 해결하다보면 위 Office Action 항목과 같이 추가 비용이 발생하는 문제도 있지만, 가장 큰 문제는 이후 상표 관련 분쟁이나 문제가 발생할 때까지 상표 등록이 잘못됐거나 미비함을 인지하지 못하는 상황입니다.

    이러한 업체들을 이용하면서 피해를 보시는 분들이 워낙 많아서, 이를 방지하고자 아무것도 모른 상태에서도 본인이 직접 상표 등록을 하실 수 있도록 기본적인 설명을 해두었으니 아래 링크 참고하시고, 변호사가 서류에 서명하지 않는 업체는 절대로 피하시기 바랍니다.

    3. 변호사 고용

    상표 업무의 경우 미국 변호사 자격만 있으면 대행이 가능합니다. 이는 특허 업무 처럼 자격증을 따로 마련해 둔 경우와 대비되는데요. 그 이유는 상표가 워낙 대중적이기도 하고, 출원 시 필요한 서류가 매우 간단하기 때문입니다.

    하지만 출원을 위한 법적요건만 갖춘다고, 좋은 상표권을 확보할 수 있는 것은 아니기에 상표 전문 변호사를 찾는 것이 좋습니다. 이 때 무조건 큰펌을 찾는 것이 무조건 좋은 것은 아닌데요. 큰펌에서는 변호사가 명의만 제공하고 실제 출원 업무를 타인에게 전임하는 경우가 많기 때문입니다. 일단, 시간당 수임료가 $300 이 넘어가면 소송이나 분쟁 등 본격적인 업무가 아닌 상표 출원 등은 수지가 맞지 않는다고 생각하시면 됩니다.

    따라서, 로펌을 택하실 때는 변호사에게 직접 묻고 상담할 수 있는 기회가 지속적으로 제공되는지 먼저 확인하시고, 해당 변호사가 어떤 업무를 주로 맡고 있는지, 그리고 마지막으로 비용은 합리적인지 확인하시기 바랍니다.

  • 미국 상표 등록하실 때 주의점

    미국 상표 등록하실 때 주의점

    상표는 미특허청의 TEAS Plus Application 을 이용하면 최저 $250* 만으로 직접 등록 신청이 가능합니다. 서류 작성도 간단한 편이고 정부 비용도 적다 보니, 그냥 부담 없이 직접 한번 해보자 하는 경우가 많죠.

    헌데, 서류작성이 쉬운 점이 오히려 해가 될 수 있으니 주의하셔야 합니다.

    예를 들어, 세금 보고서 같은 경우는 정부에서 가급적이면 많은 세금을 부과하기 위해 만들어낸 양식입니다. 때문에 빈칸을 채워 나가다 보면 부과할 수 있는 모든 항목을 확인하고 넘어가게 되어 있습니다.

    상표 출원서는 그 반대입니다. 정부 입장에서 최대한 정보를 많이 입력하도록 유도할 필요가 없죠. 오히려 가급적 필요한 정보만 추려서 제출하기를 기대할 겁니다.

    물론, 미정부에서도 중소기업이나 자영업자를 지원하는 의미에서 여러가지 교육/참고 자료를 만들어 두었지만, 그것을 읽도록 강제하지는 않습니다. 빠르면 10분 안에도 서류 작성을 마칠 수 있죠.

    그래서 온라인으로 상표 출원을 도와주는 서비스가 많습니다.

    인터넷을 통해 100불 미만의 수수료만 지불하면 온라인 상으로 출원서 작성 과정을 도와주죠. 이러한 서비스는 법적인 도움보다는 서류 작성 시 UI (사용자 인터페이스)를 조금 더 쉽고 편하게 만들어주는 데에 가깝습니다.

    예를 들어, 출원 후 중요한 날짜에 대한 업데이트를 해주는 서비스의 경우, 미특허청에서 출원인에게 발송하는 이메일/메일 서비스와 중복됩니다. 물론 이해하기 쉬운 말로 설명해 주기야 하겠지만, 실질적인 도움이라고 보기는 어렵죠.

    직접 출원을 ‘대행’ 하려면 변호사 자격이 필요하니, 혹 인터넷으로 출원 대행을 해주는 서비스가 있을 경우 변호사의 자격을 확인하는 것 잊지 마시기 바랍니다.

    *Updated on 12/2/2021 to reflect the USPTO fees increase.