열심히 비즈니스를 하시다가 아닌 밤중에 홍두깨 식으로 Cease and Desist Letter (씨즈-앤-디씨스트 레터) 라고 하는 특허/상표 침해 경고문을 받는 경우가 있습니다.
특허나 상표권을 가진 업체는 그 권리를 이용하여 시장 지배력을 확보하고 수익을 최대화해야 하겠죠. 이를 위해 제3자의 침해 행위를 예방하고 근절하기 위한 여러가지 노력을 하는데, 그 중 하나가 바로 변호사를 고용하여 유사 상표나 제품에 대해 경고문을 발송하는 것입니다.
한국 정서로는 ‘법 없이도 산다’ 는게 자랑할 일이지만, 미국 땅에서는 잘 통하지 않는 얘기죠. 실제로 많은 한인 업체들이 크고 작은 법률 문제에 적절히 대응하지 못하고 있는게 현실입니다.
특허나 상표 침해(Patent or Trademark Infringement)에 대한 경고문을 받았을 경우, 어떻게 대응하면 좋을까요?
1. 모든 경고문이 다 같지는 않습니다.
소송 이야기가 나오면 덜컥 겁이 나는 것은 당연합니다. 손해 배상 문제는 차치하더라도 소송에 들이게 될 시간과 번거로움만 따져도 충분한 골칫거리 입니다.
물론 중대하고 명확한 침해 사실을 발견한 후, 이에 대한 초동 조치로 경고문을 발송하는 경우도 있지만, 상표나 특허의 침해가 확실치 않은 경우에도 무작정 경고문을 보내는 경우도 많습니다.
사실 경고문은 하나를 작성하여 수신자명만 바꿔 다수에게 보낼 수 있기 때문에, 큰 비용이 들지 않습니다. 반면에 경고문을 받는 입장에서는 경험도 없고 예기치 못한 상황이기 때문에 당황하여 서둘러 합의를 보는 등의 성급한 대응을 하기 쉽죠. 이러한 점을 악용하여, 침해로 보기 어려운 경우에도 매우 공격적인 경고문을 보내 합의를 종용하는 경우가 있습니다.
2. 주변의 믿을 수 있는 분들과 상의하세요.
대부분의 한인 비즈니스가 이런 골칫거리가 생겼을 때 마음편히 찾아갈 수 있는 변호사가 없습니다. 사실 아파서 찾아가면 늦은게 병원이라는 말이 있듯이, 법률 문제가 발생하고 변호사를 찾아가면, 어찌보면 돈 쓸일만 남았다고 볼 수 있습니다.
변호사 입장에서는 비즈니스가 당면한 골칫거리를 가장 효과적으로 그리고 확실하게 해결해야 할 것이고, 따라서 대부분의 경우에 가장 빠르고 안전한 방법인 ‘합의’를 권하게 됩니다.
헌데, 합의가 항상 비용효율적이거나 올바른 해결책은 아닙니다.
사실 제조사가 직접 소비자에게 물건을 파는 경우가 아닌 이상, 상표/특허의 침해는 제조 및 유통에 걸쳐 다양한 이해관계가 얽혀 있는 복잡한 문제입니다. 주변에 유사한 사례나 경험이 있는 분을 찾아가 이야기를 나눠보세요. 많은 비용과 시간을 절약하시게 될 것입니다.
3. 특허 상표 전문가를 찾으세요.
결국은 특허/상표 전문가에게 의뢰하지 않는 이상, 경고문이 혹 잘못 온 것은 아닌지, 상대방이 어느정도 심각하게 소송을 고려하고 있는지, 어떻게 하면 특허/상표 침해를 피해갈 수 있을 지 등에 대한 해답을 얻기는 어렵습니다.
특허 변호사는 변호사 중에서도 별도 자격 시험을 통과하고 미국 특허청 (USPTO) 에 등록된 변호사만 사용할 수 있는 칭호입니다. 특허에 관한 궁금증이 있으시면, ‘특허 변호사 (Patent Attorney)‘ 를 찾으시면 확실합니다.
반면에 상표는 별도의 자격 시험이 없습니다. 하지만 많은 ‘스몰 비즈니스 변호사 (Small Business Attorney)‘ 들이 직접 상표 관련 상담을 진행할 능력을 가지고 있고, 그 외에도 대기업이나 대형 로펌에는 상표 업무만 담당하는 전문인력이 있기도 합니다.
이글은 지적재산권과 그에 얽힌 이해관계를 가상의 예를 들어 설명하고 있습니다. 이와 관련하여 언급되는 사실 관계, 법적 판단이나 결론은 여타 내용과 마찬가지로 법률 상담이나 조언을 대체할 수 없으며, 지적재산권에 대한 이해와 활용을 돕기 위한 참고 자료로 활용하시기 바랍니다.
그동안 몇 차례에 걸쳐 소개된 내용을 간단히 정리하면 다음과 같습니다.
첫째로, 상표로 좋은 이름을 정합니다.
경쟁 상품과 비슷한 이름은 피하시고,
업계에서 통용되는 일반적인 명칭은 상표로 좋지 않습니다.
만약, 가능하다면 고유 명칭을 만들어 쓰세요.
상표의 도용 우려가 있다면, 꼭 등록 해둡니다.
Google 등 인터넷 검색을 통해 중복 상표 확인하시고,
미특허청(USPTO)의 온라인 시스템(TEAS)을 통해 개인도 직접 등록할 수 있습니다.
10년에 한번씩 maintenance fee 납부 잊지 마세요.
그렇다면 실제 비즈니스 환경에선 어떨까요?
1. Antique Metal Zig-zag Hair Band
김모씨는 뷰티 서플라이 업계에 15년째 몸 담고 있습니다.
세일즈와 리테일 매니지먼트를 두루 경험하여 인기 제품이나 소비자 트렌드를 예측하는 데 능하죠.
김모씨는 지그재그 헤어밴드가 유행할 것을 예감,
시장 조사를 통해 플라스틱 제품이 주류를 이루고 있음을 파악했고,
이에 근거하여 오일-럽트 브론즈 (Oil-rubbed Bronze)로 마감한 프리미엄 헤어 밴드 제품을 개발했습니다.
제품은 중국의 거래처에서 생산하고,
Antique Metal Zig-zag Hair Band 라는 제품명으로 올 초부터 주문을 받고 있죠.
이제 막 판매가 탄력을 받으려는 참에,
한 업체에서 중국의 같은 공장에서 만든 똑같은 제품을 패키징 상의 제품명 철자만 조금 바꿔
(Antique 대신 Antiquity) 공급하고 있음을 깨닫게 됩니다.
Q: 소송 비용은 얼마나 들까요?
A: 시간 당 비용을 청구하게 됩니다.
특수한 경우,
실비 + 승소 시 배상금의 일부로 하는 경우도 있지만,
상표권 침해의 경우에는 어렵습니다.
소송 준비에 걸리는 시간과 소송/협상 진행에 걸리는 시간에 따라 비용이 발생할 것으로 전망합니다.
Q: 경쟁업체 제품을 시장에서 철수 시키는 데 얼마나 걸릴까요?
A: 미 등록 상표이므로 우선 상표에 대한 권리를 증명해야 합니다.
따라서, 소송을 제기하기 전에 미리 상대방이 상표를 사용한 시점과 경위에 대해 조사가 필요합니다.
그 후에는 경쟁업체의 유사 상표에 의한 실제 소비자의 혼동 가능성을 따져야 합니다.
상표 명 중 “Metal Zig-zag Hair Band” 부분에 대해서는 현 시점에서 상표권을 주장하기 어렵고,
antique 도 단순한 제품의 특징에 대한 설명이 아님을 증명하기 위한 법적 공방이 예상됩니다.
이슈가 많다 보니 소송 준비 및 진행에도 상당한 기간이 소요될 것입니다.
Q: 소송에 이길 가능성은?
A: 문제가 되고 있는 유사 제품
(Antiquity)은 이름만 유사한 것이 아니고 제품 패키징 상의 상표의 위치,
색상, 스타일까지 동일합니다.
이상에 대한 우선권(경쟁업체 보다 먼저 사용)이 증명되면 승소할 가능성이 높습니다.
2. Bear Tooth Hair Band
이모씨는 뷰티 서플라이 업계에는 늦게 발을 들였지만,
유통 업체 근무 경력을 통해 상표권의 중요성에 대해 잘 알고 있습니다.
이모씨도 김모씨와 마찬가지로 올 가을 지그재그 헤어밴드가 유행할 것을 예감,
헤어밴드의 들쑥날쑥한 형상을 곰의 이빨에 비유하여 일찌감치 Bear Tooth 라는 상표를 등록(Intend-To-Use
Application)해 뒀습니다.
어떤 소재를 사용할 까 계속 고민하던 차에,
오일-럽트-브론즈 (Oil-rubbed Bronze) 로 만든 프리미엄 헤어 밴드가 좋은 반응을 얻고 있다는 것을 감안하여 Antique제품을 벤치마크하여 제품을 주문 생산 했습니다.
올 6월부터 Bear Tooth Hair Band 라는 이름으로 시장에 판매를 개시한지 몇 개월 지나지 않았는데,
“베어투스”라는 이름이 입에 잘 붙다보니,
소비자 사이에서는 메탈 소재의 지그재그 헤어밴드를 Bear Tooth라고 부르는 경우가 많아졌죠.
그 때문에서 많은 리테일 매장에서 Antique 및 그 유사 제품인Antiquity제품을 Bear Tooth Hair Band로 광고해 파는 경우가 생기고 있습니다.
Q: 어떤 법적 조치가 가능한가요?
A: Bear Tooth 는 이모씨의 등록 상표이므로 이를 다른 제품을 판매하는 데 무단으로 사용하는 것은 불법입니다.
리테일 매장에 협조 서한을 보내고,
무단 사용을 계속 하는 경우,
고발 및 소송도 가능합니다.
Q: 소송 비용은 얼마나 들까요?
A: 본 사건의 경우 상표가 등록되어 있고,
상표 도용이 분명하므로,
협조 서한으로 매듭지어질 가능성이 큽니다.
비용은 서한을 작성하는 변호사 비용 외 서한 발송을 위한 행정적 비용 정도로 예상합니다.
Q: 만약 Bear Tooth 상표를 무단으로 도용한 제품(예: Black
Bear Tooth)이 나타나면 어떤 조치가 가능한가요?
A: Bear Tooth상표의 경우 ITU Application 덕분에 이미 USPTO등록이 완료된 상태입니다.
우선권 다툼이 없으므로,
해당 업체에 상표권을 서면으로 주장 후 적절한 대응이 없으면 바로 고발 및 소송을 통한 수입금지 등의 가처분이 가능합니다.
상표 등록 사실을 인지한 이후의 지속적인 상표 무단 사용을 통한 이익금은 환수가 가능하므로,
자발적으로 제품명을 변경할 가능성이 가장 큽니다.
여기서 잠깐! 소매점 점주의 책임은?
Q: 타사 제품을
Bear Tooth Hair Band 로 광고해서 판매하고 있는 소매점에게는 법적 책임이 없을까?
A: 물론 상표권 침해 입니다.
Bear Tooth 는 이모씨 소유의 등록 상표이므로,
이모씨만 사용할 수 있습니다.
원칙적으로 이모씨의 허락 없이는 누구도 Bear Tooth 라는 상표를 제품 패키지는 물론이고 소매점 내의 디스플레이,
판촉물, 광고물 등에도 사용할 수 없습니다.
물론, 이모씨의 Bear Tooth Hair Band 제품의 판매를 위해 사용할 때는 문제가 되지 않겠지요.
하지만, 예를 들어 Bear Tooth 섹션을 따로 만들고,
그 안에 타사 제품을 함께 진열하여 소비자가 타사의 유사 제품 또한 Bear Tooth 제품이라고 착각하게 만든다면 상표법 위반이 됩니다.
이런 경우 민사 상 책임 뿐 아니라,
고의성 여부에 따라 형사 처벌의 대상이 될 수도 있습니다.
Q: 상표권의 침해가 되는지 몰랐다면 처벌이 안되나요?
A: 민사상의 책임은 고의 여부를 묻지 않습니다.
다만, 침해 사실을 알았는지 몰랐는지에 따라서 그 책임의 정도에는 차이가 있습니다.
소매점이 상표권자로부터 협조 서한이나 경고문을 받는 경우가 있는데요.
그 이후에도 소매 점주가 판매를 지속할 경우,
침해 사실을 몰랐다고 주장하기 어렵겠죠.
이 경우 해당 소매점은 상표권자의 손해에 대한 배상 및 해당 판매와 관련한 영업 이익금의 반환 등 추가적인 책임을 질 수 있습니다.
Q: 그렇다면 써서는 안되는 상표를 어떻게 구분하나요?
A: 상표권자는 ®이라는 표식을 통하여 등록 상표임을 공지할 수 있습니다.
그 외에도 자신의 상표권을 주장하기 위해 TM 이라는 표식을 이용할 수 있습니다.
단, TM 이라는 표식은 실제 권리가 없는 경우에도 불구하고 무분별하게 남용되는 경우가 있으니 주의 하셔야 합니다.
위의 두 사례를 비교해 보면 다음과 같습니다.
Antique Metal
Zig-zag
Bear Tooth
상표
Antique와 Metal 은 재질과 디자인에 대한 일반적인 명칭
권리 관계가 불투명
Bear Tooth는 제품의 형상을 연상시키는 고유 명칭
즉시 상표권 발생
UPSTO 등록 여부
등록하지 않음
차후 권리 증명 요
ITU로 사용 전부터 등록 진행
ITU 우선권
유사 상표
Antiquity Metal
Zig-zag (매우 유사하여 소비자 혼동)
문구 외에도 디자인 등의 요소 감안
Black Bear Tooth (단어를 추가했지만,
등록 상표 포함)
상표 도용이 명확
법적 대응
고비용의 소송 없이는 협조를 얻기 어려움
경고 서한,
고발, 가처분 등 저비용으로 대응 가능
한 제품이 시장에서 성공을 거두게 되면,
그와 유사한 제품이 우후죽순처럼 나타나는 것은 어찌 보면 당연한 일입니다.
하지만 후발 주자가 기존 상품과 유사한 상표나 제품 패키징 등을 통하여 소비자를 혼동 시키는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.
위의 Bear Tooth (이모씨)의 경우 처럼 제품 기획 단계부터 미리 준비해 두면,
더 경제적,
효율적으로 상표권 침해를 예방할 수 있습니다.
아마존이 온라인 리테일의 제왕으로 군림하고 있지만, 2016년 매출액을 기준으로 보면 연매출 약 3,628억불의 월마트는 약 770억불을 기록한 아마존의 거의 다섯배에 달하는 규모를 자랑합니다. 이름만 들어도 고개를 끄덕일 만한 경쟁 업체가 즐비한 오프라인 시장에서 거둔 유의미한 성공이죠.
월마트에게는 도대체 어떤 특별한 점이 있어서 (1) 월마트 스토어와 거의 유사한 디스카운트 스토어 타겟 (약 695억불) 과 (2) 월마트의 샘스클럽과 같은 회원제 스토어 코스트코 (약 858억불) 의 매출을 합쳐도 미치지 못하는 높은 매출을 기록하고 하고 있을까요?
잘 알려진 바와 같이, 까다롭기로 유명한 공급업체 선정과 효율적인 물류 및 점포의 운영, 더 낮은 가격으로 소비자에게 혜택을 준다는 단순하면서도 효과적인 기업 운영 철학 등의 많은 요인들이 월마트의 성공에 기여하고 있습니다.
하지만 월마트가 바코드 기술의 리테일 사용에 큰 역할을 했다는 사실을 아시는 분은 의외로 적습니다.
바코드가 물품의 거래에 있어서 얼마나 많은 노력과 시간을 절약하는지는 바코드가 없던 시절을 기억하시는 분들은 쉽게 공감하실 겁니다. 바코드로 표시되는 표준화된 UPC를 리테일에 도입한 월마트가 없었더라면, 바코드 또한 다양한 인벤토리 시스템 중의 하나로 머물렀을지 모를 일 입니다.
비슷한 사례로 월마트는 최근 모든 공급업체에게 스마트태그 (RFID) 를 사용하여 물품정보를 표시하도록 요구하고 있다 합니다. 바코드 보다 한 단계 진보하여 무선 통신을 통해 정보를 전달하는 스마트태그를 이용하면 물류 시스템의 개선 뿐 아니라 매장 내 진열 상품의 수량도 쉽게 파악할 수 있습니다.
물론 바코드는 월마트가 개발한 기술은 아닙니다. 스마트태그도 마찬가지로, 월마트는 이미 개발된 기술을 적극적으로 받아 들이고 활용하는 입장 입니다. 그도 그럴 것이, 표준화 및 규격화가 곧 바로 효율과 비용절감으로 이어지는 유통업계의 특성을 고려하면 독자적인 기술을 개발하고 이를 배타적으로 사용해, 타 업체와 경쟁하는 것은 이치에 맞지 않습니다.
헌데 월마트는 지난 몇년 간 그 50여년 역사에 유래 없이 특허 확보에 열을 올리고 있습니다.
특허 공개일을 기준으로, 2012-13년 사이 2년 간 단 26건에 그치던 특허 출원이 최근 2년 (2016-17년) 사이에는 201건으로 늘어났죠. 특허가 “독립적으로 개발한 신규 기술을 독점적으로 사용하기 위한 법적 권리”인 점을 감안할 때, 예상을 뒤엎는 행보라고 볼 수 있습니다.
이러한 예상 밖의 움직임은 특허의 내용을 살펴 보면 설명이 가능합니다. 좋은 예로 2016년에 등록된 월마트의 특허 중 하나인 U.S. Patent No. 9,470,532 는 소비자가 상점 안에서 물건을 찾는 것을 도와주는 네비게이션 시스템에 대한 독점적인 권리를 청구하고 있습니다.
이 네비게이션 시스템은 (1) 고객이 모바일 기기를 통해 찾고 있는 상품 정보를 입력하면 (2) 현재 위치한 매장의 안내도 위에 상품의 위치를 표시해 주고, (3) 이동 경로 상에 추천 상품의 위치를 표시하여 상품의 비교와 구매를 돕습니다.
이러한 기술이 상용화 되면 도움을 줄 직원을 찾기 어려운 월마트에서의 쇼핑이 한층 편리해 질 것을 예상할 수 있습니다. 헌데 이런 서비스는 이미 보편화된 스마트폰과 매장의 인벤토리 관리 시스템을 접목하면 중소 매장에서도 쉽게 도입할 수 있는 서비스입니다. 그럼에도 불구하고, 향후 약 20년간 월마트 이외의 업체는 이와 같은 시스템의 도입을 미루거나 라이센스를 얻어 사용해야 합니다.
그 외에도 나이제한이 있는 물건을 살 때 모바일 앱을 통해 고객의 나이를 인증하는 시스템 (U.S. Pat. No. 9,665,896) 이나 매장 내에서 앱을 통해 쇼핑카트를 호출하면 그 위치를 파악하여 쇼핑카트를 배달하는 시스템 (U.S. Pat. Application No. 6,619,546) 등, 월마트의 특허를 살펴보면 심오한 과학적 발견이라기 보다는 쇼핑객의 편의를 위한 배려에 가까운 아이디어가 많습니다.
이러한 아이디어는 인터넷과 개인 모바일 기기의 보급 없이는 공상에 가까운 이야기겠지만, 이제는 특별한 장치나 추가적인 인프라 없이도 쉽게 현실화 할 수 있게 되었고, 월마트는 이러한 아이디어를 특허로 등록하여 리테일 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.
사실 제품의 디자인이나 포장에 관련한 간단한 아이디어부터, 제품의 진열과 배치, 고객 유치 및 관리를 위한 아이디어 등 남들이 하고 있지 않은 것은 무엇이든 특허 등록의 가능성이 있고, 이를 통해 차별화된 서비스 경쟁력을 확보하고, 타 업체의 무분별한 도용을 효과적으로 방지할 수 있습니다.
정말 획기적인 아이디어임에도 불구하고 단순히 남들보다 한발 앞서 움직이는데 그치는 경우를 주변에서 많이 봅니다. 좋은 아이디어가 있을 때에는 먼저 그러한 아이디어가 효과적이고 경제적인 가치가 있는 특허로 발전할 수 있을지를 판단하고, 예산과 필요에 맞는 방안을 적절히 선택하여, 법적 권리의 취득을 통해 장기적인 경쟁력을 확보해 나가야 하겠습니다.
