Tag: 사전 조사

  • 신제품 출시 전 특허 분쟁 예방하기

    신제품 출시 전 특허 분쟁 예방하기

    신제품 출시 전 특허 분쟁을 사전에 예방하실 수 있습니다.

    1. 먼저, 유사 제품이 이미 시중에 유통되고 있는 지 확인합니다.
    2. 해당 제품의 라벨에 Patent Pending 혹은 Patent No. 가 적혀 있는지 확인합니다.
    3. Google Patents 에서 상기 1–2 에서 확인한 정보 혹은 자사 제품의 종류, 구성, 특징 등을 검색하여 관련 특허를 찾습니다.
    4. 찾은 특허 문헌의 Claims 을 아래와 같이 분석합니다.
      1. Claim 에는 각각의 고유 번호가 매겨 있습니다.
      2. 다른 claim 의 번호를 포함하지 않는 claim 을 independent claim 이라 합니다.
      3. 하나의 independent claim 의 모든 단락에 포함된 제품의 구성/특징을 하나의 자사 제품이 모두 포함해야 특허 침해가 됩니다.
    5. 한 제품이 모든 구성/특징을 포함하지 않도록 하나 이상의 구성/특징을 변경하거나 제외시키면 특허 침해를 회피할 수 있습니다.

    상기 내용은 영문으로 작성된 New Product Launch: How to Avoid Patent Lawsuit Threats – IPfever 를 국문으로 요약 정리한 내용입니다. 자세한 내용은 홈페이지의 Language 선택 메뉴에서 English 를 선택하셔서 원문을 확인하시기 바랍니다.

  • 미국의 상표법: “사용 주의”

    미국의 상표법: “사용 주의”

    재밌는 사례로 시작해 볼까요.

    애플이 2007년 1월 아이폰을 데뷰하기 전부터 “i-” 로 시작하는 많은 제품들이 있었다는 것 기억하시나요? 예를 들면 iMac 시리즈는 이미 1998년에 처음, 그리고 iPod 은 2003년에 출시된 제품입니다.

    헌데, 애플보다 잘 알려지지는 않았지만 InfoGear Technology Corp. 라는 미국 회사가 있었습니다. iPhone 이라는 인터넷 전화기를 개발사 입니다.

    네, 바로 그 유명한 iPhone 이름 그대로 입니다.

    specimen in InfoGear's trademark application
    specimen in InfoGear’s trademark application

    물론, 애플이 i- 로 시작하는 제품을 만든 배경에는 아무런 문제가 없습니다. 실제로 iMac 은 Digi International Inc. 라는 회사가 1995에 등록하여 소유하고 있던 상표를 애플에서 1998년에 구입하여 사용한 바 있지요.

    그런데, iPhone 은 어떨까요? 미특허청 기록에 따르면 InfoGear 에서 1997년 부터 사용한 이 상표는 1999년 부로 상표 등록되었습니다. 애플이 처음으로 “iPhone” 의 상표 등록을 출원한 것이 2007년 1월 8일 바로 아이폰 출시 전날 입니다.

    이게 있을 수 있는 일인가요? 예상되는 것처럼 애플은 “iPhone” 상표에 대한 침해 소송을 당했습니다. 이때 이미 InfoGear는 Cisco 에 인수된 이후였기 때문에, 소송 당사자는 Cisco 였지만요.

    만약 시스코의 애플에 대한 상표 소송이 끝까지 갔다면, 우리는 아마도 iPhone 대신 iPod 5G 를 손에 들고 있을지도 모릅니다.

    하지만 그 전에 시스코는 iPhone 상표권을 애플이 사용할 수 있도록 허락합니다. 협상 테이블에서 어떤 이야기가 오고 갔을지는 알 수 없죠.

    하지만 애플은 아마도 시스코가 iPhone 상표를 사용하지 않고 있으므로 자신들의 iMac 이나 iPod 등의 제품의 인지도에 따라 i- 는 자신들에게 귀속된다고 주장했을 겁니다.

    그럼에도 불구하고 시스코가 실제로 iPhone을 만들어 판매했다면 시스코가 절대적으로 유리한 상황이죠.

    여러분도 상표권을 소유하기 위해서는 실제로 “사용” 해야 한다는 것 잊지 마시기 바랍니다.

    물론 미특허청에서는 선출원 (Intent-to-Use Application, ITU) 라는 제도를 마련하여, 상품을 개발/기획하는 단계에서 상표를 미리 출원할 수 있도록 하고 있습니다. 물론 실제 등록은 상표를 사용한 후에 이루어지지만, 상표에 대한 심사는 미리 진행할 수 있고, 그만큼 해당 상표를 사용할 수 있다는 확신을 가지고 일을 진행할 수 있겠죠.

    이 모든게 바로 미국의 상표법은 “사용 주의”를 따르기 때문입니다. 사용하지 않으면 상표권이 발생하지 않고, 등록을 위해서는 제품 광고나 예고 등이 아닌 실제 사용 (간단히 말하면, 상표를 부착한 상품이 판매/유통 등의 목적으로 주경계를 넘어야 합니다) 이 미리 이루어져야 합니다.

  • 미국 상표 – 사전 조사

    미국 상표 – 사전 조사

    상표 사전 조사는 내가 사용하려는 상표가 이미 시장에서 사용되고 있는지 혹은 등록되어 있지는 않은지 확인하는 단계입니다.

    간단하게는 Google 검색을 이용해 직접하실 수도 있고, 보다 전문적인 결과를 위해서 전문서치펌에서 제공하는 trademark (clearance) search 서비스를 이용할 수도 있습니다. 비용은 $200 에서 $800 까지 천차만별인데, 기본적으로 미국 각 주 및 연방정부의 상표 등록부와 법인 등기부 등의 관공서 기록을 포함합니다.

    상표의 특성 상, 모든 기록이나 자료는 이미 대중에 공개되어 있다고 보시면 되고, 각 서치펌에서는 이러한 기록을 포함하여 자체 데이타베이스를 구축하고 그 안에서 원하는 상표의 유사성, 해당 상표를 적용하게 될 상품/서비스의 근접성을 기준으로 검색을 하게 됩니다.

    상표는 완전히 똑같지 않더라도 소비자에게 혼동을 줄 수 있으면 상표 침해가 됩니다. 따라서, 일반적으로 전문서치펌에서는 조금만 유사하더라도 전부 검색 결과에 포함시키게 되고, 결국은 검색결과에 대한 해석이 필요하게 되죠. 변호사가 사전조사(Clearance Search)를 실시 한다고 하면, 바로 검색결과에 대한 해석을 제공하는 것을 의미합니다.

    스스로 검색을 하시게 된다면, 먼저 Google 을 통해서 시장조사를 하시고, 다음으로 USPTO의 TESS 에서 검색을 하시면 좋습니다.

    일단 구글 검색창에 <상표명> <제품명> 을 입력하는 것으로 시작하시면 가장 무난합니다. 구글은 기본적으로 유사 이름을 자동으로 검색해 줍니다. 따라서, 페이지를 계속 넘겨가면서 전혀 다른 이름/제품 만 등장하게 되면 검색을 멈추면 되겠죠.

    다음으로 USPTO의 TESS는 미국 연방 상표 등록부라고 보시면 됩니다. 이제까지 미국 특허청에 출원 및 등록된 모든 상표가 (등록이 취소된 상표 포함) 검색됩니다. 하지만 구글과 달리 입력한 키워드만을 근거로 검색되므로, 좀 더 본격적인 검색을 위해서는 검색 연산자를 이용한 free form search 를 하셔야 합니다. Boolean 연산자에 익숙하신 분은 USPTO 검색 매뉴얼 을 참고하시면서 금방 배우실 수 있습니다. 이제 미특허청에서는 TESS 대신 새로운 Trademark Search 서비스를 제공합니다. 관련 꿀팁 확인!

    마지막으로는 발견한 상표들과 자신의 상표가 얼마나 유사한지 판단해야 합니다. 소비자의 입장에서 생각하세요. 일반 대중이 아닌 해당 상품의 잠재적, 실질적 소비자 입니다.

  • 여러분의 상표 Google 해 보셨습니까?

    여러분의 상표 Google 해 보셨습니까?

    여러분은 처음 보는 가게 간판이 있으면 제일 먼저 무슨 생각을 하시나요? 소위 얼리 어답터라고 불리우는 “새로운 물건이나 서비스를 남들 보다 먼저 시도해 보는 것을 즐기는 사람”도 있지만, 대부분의 소비자에게 낯선 간판은 눈에는 쉽게 띌지 몰라도 선뜻 이용하기는 꺼려지기 마련입니다.

    때문에 많은 업체들이 자신의 상표를 소비자들에게 친숙하게 하기 위해 TV나 지면 광고에 많은 비용을 지출합니다. 헌데 요즘 다양한 매체를 통하여 수 많은 광고가 쏟아지다 보니, 대다수 현대인에게 광고는 성가시지만 어쩔 수 없이 견뎌내야 하는 가급적 피하고 싶은 존재가 되었습 니다.

    그러한 연유로 요즘은 전통적인 광고보다는 다양한 행사나 인터넷을 통한 홍보가 효과적인 마케팅 기법으로 각광받고 있습니다.

    공식 웹사이트나 소셜네트워크(SNS)를 이용하는 홍보 방법을 비롯하여, 인기 블로거나 팔로워가 많은 소셜계정에 협찬 등을 통해 제품이나 상표를 노출시키는 방법까지, 인터넷을 통한 홍보 방법이 점차 다양해 지고 보편화 되는 추세입니다

    이러한 간접적인 광고는 잠재적 소비자에게 상표를 반강제적으로 노출시키는 것이 아니라, 구매를 희망하는 소비자가 인터넷 검색 등을 통하여 직접 내용을 찾아 확인하도록 유도 합니다. 결과적으로 똑같이 제품을 소개한 글 일지라도 신뢰하기 어려운 광고주의 일방적인 주장이 아니라 소비자가 스스로 찾아낸 요긴한 정보로 다가가게 되죠.

    많은 소비자들이 익숙치 않은 가게나 신규 업체에 대한 정보나 평판을 알아 보기 위해 인터넷 검색을 이용하고, 이 때 그 업체의 상표를 이용하여 검색하게 됩니다.

    특정 상표가 아닌 일반적인 키워드를 통한 검색 순위에서는 상위가 아닐 지라도, 정확한 상표로 검색할 경우에는 해당 업체의 공식 웹사이트가 검색 결과의 첫번째 페이지에 등장할 가능성이 매우 커집니다.

    공식 웹사이트가 없을 경우에는 리뷰사이트(yelp 나 구글맵 등)의 해당 업체에 대한 리뷰가 검색 상위권에 등장할 가능성이 크죠. 헌데 공식 웹사이트와 달리 리뷰사이트의 내용은 업체가 직접 내용을 관리할 수 없기 때문에, 일부 앙심을 품은 리뷰에 의해 발생하는 부정적인 이미지가 문제가 될 수 있습니다.

    심지어는 공식 웹사이트는 커녕 해당 업체의 리뷰도 찾아 보기 어려운 경우가 있는데, 이런 경우 소비자들에게 신뢰를 주기 어렵고, 때로는 부정적인 이미지를 심어 줄 수 있습니다. 이런 경우를 잘 살펴보면 상표 자체에 문제가 있는 경우가 많습니다.

    예를 들어 상표에 지역명(카운티, 도시, 타운 이름 등) 이나 일반적인 명칭(뷰티 서플라이 등)을 사용하는 경우가 있는데, 이러한 이름을 검색하면 해당 지역의 뷰티 서플라이가 모두 검색 결과에 나타날 것을 예상할 수 있겠죠. 그 밖에도 판매 상품이나 서비스에 대한 설명을 이름으로 사용하게 되는 경우, 예를 들어, “Luxury Beauty Supply” 와 같은 이름은 검색엔진에서 일반적인 키워드 검색과 구분하지 못하므로, 해당 업체가 검색 결과 상위에 위치하기 어렵습니다.

    이렇게 상표로 부적합한 이름을 선택한 경우 인터넷에 익숙한 소비자들에게 좋은 인상을 남기기 어려워 지므로, 처음 상표를 결정할 때부터 장기적인 안목으로 향후 상표로써의 역할을 잘 할 수 있는지 고려해 봐야 합니다. 그 뿐만 아니라 상표를 사용하고 있는 동안에도, 다른 업체가 동일한 이름을 사용하고 있거나 유사 상표가 검색되지는 않는지 확인하는 등 지속적인 관리를 통하여 온라인 상의 입지를 다져가야 합니다.

    인터넷 검색엔진에 간단히 상표명을 검색해 보는 것 만으로도 해당 상표명을 사용하기 전 미리 향후 좋은 상표가 될 수 있을지 여부를 판단하는데 도움이 될 뿐 아니라, 현재 사용하고 있는 상표의 도용이나 유사 상표의 출현 등에 대해 적절히 대응하는데 큰 도움이 됩니다.

    여러분의 상표 오늘 꼭 한번 구글해 보시기 바랍니다.