같은 접근방식이라도 특별한 문제를 해결하거나, 특정한 결과를 얻기 위한 일련의 절차 는 특허로 보호하는 것이 간단합니다.
예를 들자면, ‘물 속에서 금속과 비금속을 붙이는 화학접착제’, ‘전기적 자극을 이용해 특정 부위의 암세포만 죽이는 방법’, ‘미생물에 특수한 자극을 주어서 항산화물질을 생산하는 방법’ 등이 이에 해당할 수 있겠죠.
헌데, 어떠한 문제를 극복하기 위한 일반적인 방법론을 보호하려면 조금 복잡해집니다.
유전자 조작 CRISPR 특허
예를 들어, 유전자조작 기술인 CRISPR 에 대한 특허의 권리 범위를 살펴 보면,
A method of altering expression of at least one gene product comprising introducing into a eukaryotic cell containing and expressing a DNA molecule having a target sequence and encoding the gene product an engineered, non-naturally occurring Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)—CRISPR associated (Cas) (CRISPR-Cas) system comprising one or more vectors comprising:
a) a first regulatory element operable in a eukaryotic cell operably linked to at least one nucleotide sequence encoding a CRISPR-Cas system guide RAN that hybridizes with the target sequence, and
b) a second regulatory element operable in a eukaryotic cell operably linked to a nucleotide sequence encoding a Type-II Cas9 protein, wherein components (a) and (b) are located on same or different vectors of the system, whereby the guide RNA targets the target sequence and the Cas9 protein cleaves the DNA molecule, whereby expression of the at least one gene product is altered; and, wherein the Cas9 protein and the guide RNA do not naturally occur together.
밑줄 친 부분과 같이, 자연에 존재하지않는 염기서열(CRISPR)과 Type-II Cas9 단백질을 발현하는 염기서열을 인위적으로 동시에 포함시켜 유전자를 편집할 수 있는 방법에 대해 권리를 주장하고 있습니다.
특허의 보호 범위와 그 한계 – IPfever 에서 알아 보았듯이, 이런 경우, Type-II Cas9 과 같은 기능을 하는 다른 단백질을 이용하면 특허 침해 회피 내지는 design around 할 수 있습니다. 즉, Type-II Cas9 을 대신할 만한 단백질만 찾아낼 수 있다면, 특허사용료를 내지 않아도 아무런 문제없이 해당 기술을 사용할 수 있게 됩니다.
‘미생물에 나타나는 반복적인 염기서열과 “DNA분자를 자를 수 있는 단백질”을 이용해 유전자조작을 하는 방법’ 자체에 특허를 걸면 될텐데, 왜 저렇게 허술하게 특허를 냈을까 생각하실 수도 있습니다.
참고로, 해당 기술의 특허권자인 하버드 외 몇몇 대학의 협력체에서는 이 기술과 관련해서 현재까지 총 31개의 특허를 등록했을 정도로 기술의 보호에 진심입니다.
왜, “DNA 분자를 자를 수 있는 단백질”을 클레임하지 않았을까요?
특허를 받을 수 있는 대상
일반적인 방법론에 특허를 걸 수 없는 이유를 설명하려면, 특허제도의 목적에 대한 이야기를 먼저 해야 합니다.
특허는 역설적으로 공익을 위해 존재합니다. 얼핏 생각하면 특허권자의 사사로운 이익, 즉 발명을 독점해 영리를 추구할 수 있도록 허용하는 권리 같지만, 조금 더 생각해보면,
특허권자의 사익을 보호함으로써,
발명/개발에 대한 인센티브를 주고,
이를 통해 사회에 도움이 될 연구/개발을 독려
하는 큰 그림을 볼 수 있습니다.
이 때문에 일반적인 방법론에 특허를 부여하면 그러한 방법론을 이용한 모든 추가적인 기술이나 응용에 대한 개발이나 발전이 이루어지기 어려운 폐해가 있습니다.
따라서, 특허법에서는 “특허을 받을 수 있는 대상”을 명료하게 규정하고 있고, 그러한 의도에 부합하기 위해 “특허를 받을 수 없는 대상” 또한 대법원 판례를 통해 정해져 있습니다.
그러한 “특허를 받을 수 없는 대상” 중에 대표적인 것이 자연적인 현상이나 규칙, 그리고 추상적인 아이디어 입니다. 다시 위의 CRISPR 의 예에 적용해 보면,
CRISPR-Cas 시스템 = 특정한 염기서열이 염색체에 작용해 염기서열을 절단 = 자연적인 현상이나 규칙
또한, ‘CRISPR-Cas 시스템을 이용해 염기서열을 조작할 수 있다’는 사실은 추상적인 아이디어입니다.
따라서, ‘이 시스템을 이용해 유방암을 유발하는 BRCA 유전자를 삭제하는 방법’ 에 대한 특허는 받을 수 있겠지만, 시스템 자체에 대한 특허는 결국 자연적인 현상에 대한 특허가 됩니다.
하지만 조작대상을 BRCA 유전자에 한정시키면, 앞으로 다양한 학교, 기업, 연구소 등에서 CRISPR-Cas 시스템을 이용해 연구를 하게 될 때, 별다른 제약 없이 자유롭게 사용할 수 있을 겁니다.
이러한 연유로 Type-II Cas9 을 특정했고, 이 단백질은 자연상태에서 CRISPR-Cas System Guide RNA 와 공존하지 않기 때문에, 특허를 받을 수 있는 새롭고 유용한 “세포”가 규정된 것입니다. 그 이후 비슷한 기능을 하는 단백질을 발견해 계속해서 출원하는 식으로 지속적으로 권리 범위를 넓혀 나가다 보면 사례처럼 31개의 특허를 받게 되는 것이죠.
얻어갈 점
산업전반이나 다른 연구에 영향을 줄만한 핵심기술에 대한 연구가 이루어지는 곳에서는 대부분 특허에 대한 대비가 연구 시작단계부터 잘 되어 있는 반면, 하나의 번뜩이는 아디이어를 가지고 사업을 시작하는 스타트업은 그렇지 않은 편입니다.
이런 경우, 아이디어를 가지고 특허전문가를 찾아가게 되고, 이 특허전문가와 스타트업의 이해관계는 꼭 일치하지 않고, 특히 비용적인 부분에서는 상충하는 경우가 대부분입니다.
따라서, 단순히 특허를 받는 것이 중요한 것이 아니라, 어떤 특허를 받느냐가 중요하다는 사실은 기본적으로 꼭 숙지하고, 이를 성취해나가기 위한 구체적 단계를 전문가와 상의하시기 바랍니다.
대한민국의 변리사는 특허와 상표라는 일부 분야에 한하여 모든 법률 업무를 대행할 수 있는 자격을 가진 사람인데, 미국에는 그런 자격이 없습니다.
한국의 경우, 지재권 특히 특허 분야에서 소송을 포함한 일체의 법무를 변리사에게 허용하고 있고, 변호사도 똑같은 업무를 할 수 있어 중복이 발생합니다.
기존 사법고시 체제에서는 이 중복에도 불구하고 갈등이 생기지 않았기 때문에 “로스쿨 전에는 변호사들에게 돈벌이가 많았으니까, 결국 밥그릇 싸움” 이라고 말하는 경우가 많습니다. 하지만 그렇게 간단한 이야기는 아닌듯 합니다.
변리사 vs. Patent Attorney
지재권 중 특히 발명특허는 이학이나 공학적 기반 없이 쉽사리 이해하기 어렵습니다. 예전에는 이학/공학 전공자들이 사법고시를 패스하는 경우가 드물었기에, 당연히 특허 전문 변호사를 찾아보기 어려웠고 이러한 공백을 변리사가 메우고 있던 것이죠.
헌데 한국에 로스쿨 제도가 도입되면서 학부에서 이학/공학 전공 후 로스쿨로 진학, 변호사가 되는 경우가 생겼고, 따라서 많은 변호사들이 지재권 분야에 진출하게 됩니다.
여기에 더해서, 변리사는 아직까지 사법고시에 상응하는 시험을 통해서 매년 적은 인원만 선발하고 있기 때문에, 당연히 인원이 급증한 변호사 업계에 비해 경쟁이 덜 치열하다고 느껴지는 변리사 업계에서 기회를 찾게 됩니다. 밥그릇 이야기가 여기서 나오죠.
딱히 해결방안은 아니겠지만, 미국의 예를 살펴보면 변리사법과 같이 별도 법은 없지만, 미국 특허청과 업무를 진행하기 위해서는 변호사라고 할지라도 특허청에서 주관하는 자격검정시험*을 통과해야 합니다.
*변호사가 이 시험을 통과하면 patent attorney (특허 변호사) 가 되고, 변호사가 아닌 사람이 이 시험을 통과하면 patent agent (특허 대리인) 가 됩니다.
다만, 이는 당연히 특허청 업무(출원, 심사 등)에만 해당하고, 법원에서는 이 자격을 요구하거나 인정하지 않습니다. 따라서, 특허 소송이라 할지라도 소송 관련 업무는 변호사만 수행할 수 있고, 이때 변호사 자격 외에 별도의 자격을 요구하지 않기 때문에, 꼭 특허 변호사가 아니라도 변호사라면 특허 소송을 대리할 수 있습니다.
그렇다면 patent agent 가 바로 변리사가 아닌가 생각할 수도 있겠지만, 변리사는 특허에 관해서는 소송 업무를 포함하여 모든 법무를 대행할 수 있는 자격이 있기 때문에, 특허청과의 업무에만 국한 되는 patent agent 와는 차이가 있습니다.
자격 vs. 역량
물론 이는 업무를 할 자격 내지는 권리(privilege)가 주어진다는 것이지, 실제 업무를 능숙하게 수행할 수 있는지는 개인의 역량에 따릅니다. 다만, 확률적으로 변호사 중에 특허 업무를 모르는 경우는 많아도, 변리사 중에 특허 업무를 잘 모르는 경우는 드물겠죠.
미국에서는 비 특허 변호사가 특허 소송을 하는 경우가 거의 없어서, 특허 변호사가 아닌 변호사를 특허 업계에서 찾아보기 힘듭니다. 하지만 한국에서는 변호사라면 누구든지 별도의 자격검정 없이 특허 업무를 시작할 수 있으므로, 실제로 특허에 대한 지식과 경험을 가진 변호사인지 확인하는 노력이 필요할 듯 합니다.
특허 출원은 자신만이 알고 있는 기술을 세상에 공개하는 대가로 일정기간 동안 독점권을 얻는 사회적 계약이라고 볼 수 있습니다. 기술 공유에 의한 공익과 독점이라는 사익의 균형을 잘 맞춰야 하는 만큼 그 심사에 시간과 비용이 많이 들고, 과정과 결과에도 큰 차이가 있습니다.
먼저 특허 출원 및 등록은 다음과 같은 순서로 진행됩니다.
1. 사전 검토 (Clearance)
제3자가 이미 원천 기술이나 유사 기술에 특허를 가지고 있지 않은지 살펴봅니다.
$0 – $10,000
2. 출원 접수 (Application)
특허 전략에 따라 잠정 혹은 본 출원 진행
$700 – $7,000
3. 심사 (Examination)
특허 권리의 범위를 결정하는 과정이며 사업적 필요에 따라 짧게도 길게도 가능합니다.
$0 – ?
4. 등록 (Issuance)
출원인/발명인의 소득 및 사업 규모, 기존 소유 특허의 갯수에 따라 약간의 차이가 있습니다.
관납비*만 발생 ($300 – $1,200)
5. 유지 (Maintenance)
마찬가지로 직접 관납비만 제출해도 되고, 특허의 지속기간 (20년) 동안 3번** 발생합니다. 매회차 마다 비용이 다른 관계로 우측에 연 평균 비용을 제시해 드립니다.
관납비만 발생 ($165 – $650)
*관납비(i.e. 관납료, 정부수수료, government fees, USPTO fees)는 미국의 특허 관할청인 USPTO 에 납부하는 수수료를 말합니다.
**3년, 7년, 11년이 되는 해에 유지 비용을 납부합니다.
특허가 정말 필요하신가요?
학교나 연구소 같이 연구가 목적인 곳에서는, 당장 사업 계획이 없더라도 일단 특허 출원을 검토하는 경우가 있습니다.
하지만 특허에 대해 직접 알아보시는 분들은 보통 반짝이는 사업 아이템이 있는데 다른 사람들이 그대로 베끼지 않을까 걱정을 하십니다. “이러저러한 사업을 시작하는데 특허를 받을 수 있는지?” 그리고 “비용은 얼마나 드는지?” 가 주로 하시는 질문입니다.
사실 이 질문에 대한 답변이 술술 나온다면 문제가 좀 있습니다. 제대로 된 답변을 위해서는 특허의 대상 뿐 아니라 관련 분야, 관련 시장, 향후 전망부터 시작하여 사업 목표 및 전략까지 고려해야 하기 때문입니다.
특허 최소 비용은?
이를테면 특허를 받는 목적이 “내 이름으로 특허장을 하나 받아 벽에 걸어 놓는 것이다”라면 아래와 같은 최소 비용을 계산해 볼 수 있습니다.
사전 검토는 생략해도 될 것이고, 개인의 생애 첫 발명인 경우 연소득이 $210k 가 넘지 않는 한 모든 관납료(USPTO fees)를 75% 할인 받기 때문에,
기술적/이론적 난이도에 따라 출원 접수에 $700-$2,500,
형식적인 1차 거절이 발생해도 인터뷰/반박/보정 서류 제출에 $500-$1,000,
출원 및 등록 시 관납비 $700 정도
총 $3,000 정도로 특허를 취득하는 것이 가능합니다.
참고로, 유지 비용을 납부하지 않더라도 특허가 취소되는 것은 아니고 특허 권리가 조기에 만료하는 것이므로, 특허로 수익을 낼 계획이 없다면 유지비를 납부하지 않아도 됩니다.
또한, 특허는 순수하게 사회적인 필요에 따라 만들어진 법적인 장치인 탓에 “특허가 무엇인지” 정확히 알고 계신 분이 드물고, 알더라도 “사업에 어떤 도움이 될 수 있는지” 비전문가가 판단하기도 어렵습니다.
특허의 대표적 용도
경쟁 업체의 시장 진입을 저지
유사 제품이나 서비스에 대해 법적인 제재
라이센싱을 통한 수입 발생
소비자에게 경쟁 제품과의 차별성이나 비교 우위를 광고
따라서, “어떤 목적으로 특허를 취득하는지“를 먼저 확실히 해야, 그 목적에 합당한 (즉, 원하는 결과를 얻을 수 있는) 특허를 취득할 수 있는지 여부, 또 그러한 특허를 취득하기 위해 비용은 얼마나 드는지 등을 따져 볼 수 있습니다.
특허 출원 전 꼭 고려할 사항
수익성 – 특허는 해당 장치나 방법으로 사업을 했을 때 발생하는 수익을 극대화하고, 투자 가치를 높이거나 객관화 하는 역할을 합니다. 결코 특허 취득이 자동으로 수익으로 연결되는 것은 아닙니다. 특허에 가치가 있으려면 수익의 실현이 가능해야 합니다. 즉, 제품/서비스를 팔 수 있어야 합니다.
시기 (타이밍) – 특허는 새로운 장치나 방법 등에 부여하는 권리이므로, 다른 사람들이 이미 알거나 사용하고 있지 않다는 전제가 필요합니다. 이미 해당 제품을 다른 나라에 특허 출원, 시연, 광고, 제조 및 판매하셨다면 반드시 1년 안에 출원이 이루어져야 합니다. 물론 가급적이면 공개 하기 전에 미리 출원하는 편이 좋습니다.
초기 자문 – 안타깝게도 특허 상담에는 딜레마가 있습니다. 큰 기업이 고객이 아닌 한, 특허는 단발성이 많기 때문에 특허 관련 서비스 제공자의 입장에서 수익을 따지면, 사업적 타당성, 특허 출원의 효율성 등은 고려하지 않고 “특허는 있으면 좋은 것”이라는 전제하에 자문하는 경우가 많습니다. 헌데 예산이 빠듯한 개인 발명가나 스타트업, 중소 규모의 사업체는 특허 취득의 당위성부터 검토하셔야 합니다.
업계/시장의 특성 – 예를 들어, 제품이나 서비스가 비교적 단순하고 수명이 짧은 경우, 소비자가 유사 제품을 구입하는데 큰 망설임이 없을 수 있습니다. 해외에 위치한 소규모 제조업자에게 법적 책임을 전가하는 것은 대단히 어렵기 때문에 결국 이런 경우 미국 내 판매자(e.g. Amazon sellers, eBay sellers)를 대상으로 특허권리를 행사해야 합니다. 헌데, 제품의 단가가 낮을수록 판매자가 개인 혹은 소규모 업체인 경우가 많아서, 결국 피해를 봐도 책임을 물 곳이 없는 경우가 많습니다.
특허 시나리오
특허 출원 시 고려할 점을 이 페이지에 모두 나열하고 논하기는 무리가 있기에, 가상의 시나리오를 통해 전체 흐름을 위주로 설명 드리고자 합니다.
개인 사업자 마이클의 발명 이야기
마이클은 지난 20여년간 미국 내 가정 및 비즈니스에 핸디맨(가정 내 크고 작은 수리, 유지, 보수 등의 용역) 서비스를 제공하는 베테랑 핸디맨입니다. 때에 따라 2-3명의 직원을 고용하고 있지만, 아무래도 난이도가 있거나 흔치 않은 문제가 발생하면 직접 나서야 하기에 아직까지도 현장 업무를 놓고 있지 않습니다.
마이클이 현장에서 가장 당혹스러운 때가 바로 작업공간이 협소한 곳에서 작은 부품을 분실하거나 파손하는 경우입니다. 부품의 구조나 작동 방식을 잘 알고 있다면 손끝의 감각에 집중해 미연에 방지할 수 있지만, 주로 숙련도가 떨어지는 직원들에게는 불가능한 일입니다.
말로는 아무리 설명해도 작은 부품이 어떻게 생겼고, 어떻게 동작하는지 정확히 전달하기가 어려운지라, 2인조로 일을 할 때에는 결국 마이클이 직접 소매를 걷어 부치는 일이 많은데, 이렇게 반복하다 보니 일의 효율이 떨어지고 직원들의 실력도 늘지 않는다는 걸 깨닫게 됐습니다.
이런 고민을 항상 마음 한 구석에 간직하던 마이클은 어느날 Google Glass (안경처럼 쓰는 웨어러블 장치)에 대한 광고를 보다가 손뼉을 탁 쳤습니다. ‘안경을 쓰는 것 만으로 눈 앞에 스마트폰과 같은 정보를 나오게 할 수 있다면 직원한테 이것만 씌우면 해결될 일이 아닌가?‘
좀 더 알아보고 궁리해 본 결과, 구글 글래스, 카메라 장치, 진단과 조언을 할 수 있는 메신져/화상전화 앱을 조합하면 앱을 통해 직원을 먼 곳에서도 카메라 영상을 통해 지시/감독하고, 직원은 좁고 어두운 공간에서도 카메라와 구글 글래스를 통해 시야를 확보하고 작업을 수월하게 진행할 수 있을 듯 했습니다.
마이클은 “어떻게든 있는 것으로 해결하는” 자신의 핸디맨 철학에 따라 소형 고프로 (GoPro) 카메라를 스카이프 (Skype) 앱에 연결해서 고프로 카메라를 좁은 작업 공간에 설치하고, 숙련된 기술자는 화상 전화로 고프로 카메라로 촬영한 영상을 보며 지시를 내리고, 현장에 있는 작업자는 구글 글래스를 통해 같은 영상을 보면서 자유롭게 손을 움직여 작업하는데 성공했습니다.
현장에 있는 고객들도 첨단 기술을 활용하고 있는 직원들에게 좋은 인상을 갖게 되고, 비숙련 직원도 마음 놓고 1인조로 움직일 수 있게 되어 업무 능률도 좋아지고 수입도 늘었습니다.
다만, 고프로 카메라에는 플래쉬 기능이 내장되어 있지 않아 어두운 곳에서는 추가 조명장치를 연결해야 하는 점, 정작 작업자는 고프로 촬영화면(자신의 화면)을 (화상통화로 지시를 내리는 숙련공의 모습이 큰 화면으로 나오기 때문에) 작은 화면으로만 볼 수 있다는 점 등이 불편했습니다.
손목에 장착할 수 있는 플래쉬 기능이 내장된 카메라,
통화 상대의 화면을 볼 필요가 없을 때는 자신의 카메라 화면을 전체화면으로 볼 수 있는 화상채팅 앱,
그리고 안경을 착용하면 눈 앞에 화면을 보여주는 웨어러블 장치,
이 세가지를 합친 키트를 만들어 판매하면 사업성이 있겠다고 생각한 마이클은 이 아이디어를 토대로 특허 상담을 받게 됩니다.
마이클의 첫 특허 상담
Q. 특허 받을 수 있을까요?
특허는 받고 안받고가 중요한 것이 아니고, 강력한 권리를 행사할 수 있는 “좋은 특허”를 받는 것이 중요합니다.
통상 다수의 기존 장치를 단순히 조합하는 경우, 좋은 특허가 나오기 어렵습니다. 특히, 각 장치(구글 글래스, 화상채팅 앱, 고프로 카메라, 스마트폰)를 이용하는 방식이 통상의 사용방법에서 크게 벗어나지 않고, 이 4가지를 함께 쓰는 경우가 처음이라 할지라도 각각의 2가지를 함께 쓰는 사례가 이미 존재한다면 4가지를 동시에 쓰는 것도 누구나 생각할 만한 응용인 경우가 많습니다.
그럼에도 불구하고, 화상채팅에서 자신의 화면만 전체화면으로 보는 기능은 일반적인 채팅 앱에서는 전혀 쓸모가 없어 보이고, 이 4가지 장치를 작업자가 실시간으로 업무지시/지원을 받기 위해 활용한다는 개념은 새로울 수 있습니다. 게다가, 단순히 1:1 현장 기술지원 뿐 아니라 향후 AI 나 증강현실 등의 기술 추가를 통해 교육 현장이나 고객지원에도 적용될 수 있는 발전 가능성이 있습니다.
따라서, 기존 장치들의 단순한 조합과의 차별성을 확보하고 이후의 기술의 발전과 적용분야의 확장을 고려해 기술을 선점하면 좋은 특허가 됩니다.
Q. 앞으로 어떻게 진행해야 하나요?
시기적으로,
현 시점에서 용도에 적합한 카메라와 채팅 앱이 존재하지 않더라도, 자신의 화면만 전체화면으로 보는 기능은 기존의 채팅 앱에 쉽게 추가 가능하고, 카메라에 플래쉬를 내장하고 손목 고정 장치를 추가하는 등의 개선은 비교적 단순하므로 먼저 제품을 출시해도 시장을 선점하는 효과가 거의 없고, 도리어 기존의 채팅앱, 카메라 장치 회사에 아이디어만 제공하는 셈이 됩니다.
게다가 상용화(제품 및 S/W 제작)를 직접 진행할 수 없는 상황이므로, 본격적인 개발, 제작 과정에서 보안유지가 쉽지 않습니다. 이런 경우 특허 출원을 선행할 필요가 있습니다. 혹, 투자 유치를 통한 자체 개발/제작이 가능하더라도 투자자와의 NDA(비밀유지계약)을 맹신해서는 안됩니다.
사전 검토와 관련,
웨어러블 분야는 특히나 아직 상용화 되지 않은 특허가 다수 출원되고 있기에, 이미 유사한 기술이 출원되어 있을 가능성이 큽니다. 허나 워낙 기술적 진보가 빠른 분야이므로, 사전 검토에 너무 많은 시간과 비용을 낭비하는 것이 독이 될 수 있습니다. 따라서, 출원 전 검토는 생략 내지는 최소화해도 좋겠습니다.
따라서, 현재 가지고 있는 개념과 아이디어를 즉시 실현할 수 있는 기술로 정리해 최대한 빠르게 잠정 출원(provisional)하고, 1년 안으로 추가적인 기술과 개선사항을 추가해 본 출원 (nonprovisional, continue-in-part application)하는 방식이 가장 적합해 보입니다.
Q. 비용은 얼마나 들까요?
사전 검토를 생략하게 되므로, 잠정 출원까지 약 $2,500 에서 $4,000 의 초기 비용을 생각하면 되시고, 이후 1년간 시제품 출시, 시장 조사 등 사업의 진척 상황에 맞게 진행하시면 좋습니다.
Q. 비용은 어떻게 지불하고, 언제 특허 출원할 수 있나요?
$2,500 을 선금 리테이너(refundable retainer)로 지불하시면, 이 선금에서 변호사가 일한 만큼 시간당(hourly rate)요율을 적용해 변호사 비용을 차감하게 됩니다. 줄어든 금액은 매달 말에 변호사로부터 상세 내역이 적힌 인보이스(itemized invoice)로 확인하실 수 있고, 차감된 금액 만큼 매달 추가 결제하여 다시 채워넣게 됩니다. 선금은 항상 에스크로 계좌에 예탁되어 안전하게 보관되며, 업무가 종료되거나 어떤 사유(e.g. 변호사를 해고)로든 수임관계가 종료되면 그 시점에서 남아 있는 금액을 환불 받을 수 있습니다.
특허 출원서의 준비에는 발명가와의 인터뷰, 도면 작성 (전문 도면사가 특허청 규격에 맞게 작성), 명세서 작성 (특허 전문가가 작성) 등이 필요하며 시일을 특정하기는 어렵습니다. 다만, 본 원격지원시스템의 경우 기술적으로 비교적 단순하고 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 장치들을 활용하고 있으므로 인터뷰 및 도면 작성에 긴 시일이 걸리지 않을 것으로 봅니다. 따라서, 2주 안으로 출원을 목표로 진행해 볼 수 있습니다.
마이클의 특허 출원
몇 명의 특허 변호사 및 특허 대리인을 더 만나본 결과, 상담 내용 뿐 아니라 비용도 정액(flat rate)이나 정액-시간당 하이브리드 방식 그 외 리테이너 액수의 차이 등 다양한 선택의 폭이 존재함을 알게 되었습니다. 마이클은 향후 업무 진행이나 의사소통에 있어서 잘 맞고 편할 것 같은 전문가 스미스를 선택합니다.
먼저 스미스에게 직접 구글 글라스와 고프로 카메라를 장착하게 한 후 원격지원을 시연했습니다. 이 과정에서 스미스는 고프로 카메라로 찍은 화면과 구글 글라스를 통해 보는 영상 사이에 1-2초의 지연이 발생함을 발견했습니다. 마이클은 이 지연이 먼 거리에서 화상통화를 연결하는 과정에서 발생하는 것으로 생각하고 어쩔 수 없다고 생각해 왔지만, 통화 연결 전의 카메라 테스트 영상에서도 지연이 발생함을 확인했습니다. 스미스는 이 부분을 개선하는 기술이 특허에 포함되면 보다 좋은 특허가 될 수 있다고 조언했습니다.
마이클은 해결책을 생각하던 중, 이미 핸디맨 서비스 현장에서 벽 안쪽이나 파이프 내부 등을 촬영하는 용도로 활용하고 있는 내시경 카메라는 스마트폰에 유선 연결하게 되므로 지연이 발생하지 않는다는 점을 떠올렸습니다. 유선 카메라와 스마트폰을 연결하고, 구글 글라스와 스마트폰을 싱크하니 지연이 없을 뿐 아니라 카메라가 더 작아서 작업자에게 편의성이 증가했습니다. 게다가 내시경 카메라에는 조명이 기본 장착되어 있고 매우 작아서 휴대 및 사용이 편리했습니다. 물론 아직까지 카메라로 촬영한 화면을 작업자가 전체화면으로 볼 수 없었지만 그 외에는 모든 원하던 조건을 충족시켰습니다.
스미스는 이 개선된 발명에 대하여 내시경 (유선 카메라), 스마트폰, 화상채팅 앱, 구글 글라스(웨어러블) 4가지 요소가 특허에 들어가면 이후 경쟁업체에서 기술개발을 통해 영상에 지연이 발생하지 않는 무선 카메라를 개발하여 특허침해를 회피할 수 있다고 조언합니다. 하지만 마이클은 무선 카메라의 경우 무게가 무거워지고 충전이 필요할 뿐 아니라, 손에 장착할 경우 작업자의 피로도를 증가시킬 수 있어, 유선 카메라가 더 경쟁력이 있다고 보았습니다.
따라서, 오히려 유선 카메라와 스마트폰 사이의 연결이 작업에 방해되지 않도록 스마트폰과 카메라와의 연결 코드를 팔에 고정하는 장치를 특허에 추가하기를 원했습니다. 스미스는 추가하는 것은 좋지만, 발명의 실시에 꼭 필요한 요소로 포함시키지는 않고, 그 확장 가능성만 포함하는 것이 좋겠다고 조언했습니다. 이 부분에 있어서 마이클은 그 차이가 잘 이해가지 않았지만 어쨌든 팔에 고정하는 장치 또한 특허로 보호가 된다는 스미스의 말을 믿고 따르기로 결정합니다.
출원 이후 투자자 및 파트너와의 관계
특허 출원을 한 후 조금 여유가 생긴 마이클은, 자신이 개발한 원격지원시스템을 공개하고 시장성을 판단하기 위해 핸디맨 트레이드 쇼에 참석했습니다. 여러 핸디맨 및 관련 업체 앞에서 시스템을 시연하자 반응이 뜨거웠습니다. ‘어디서 살 수 있는지’, ‘얼마에 살 수 있는지’ 묻는 동업자(핸디맨, 수리공 등)들부터 시작해서 ‘특허는 나 있는지’, ‘기술 이전이나 제휴 등으로 협업해 볼 생각이 있는지’를 묻는 업체까지, 예상 외의 적극적인 반응에 놀라게 됩니다.
마이클은 일단 생각을 정리할 필요를 느끼고, 업체와는 명함을 교환하고, 제품 출시를 준비 중이라며 앞으로 자신의 비즈니스 웹사이트를 확인해 달라고 부탁했습니다.
스미스에게 위와 같은 희소식을 전하자, 스미스도 반가워하며 주로 어떤 업체들이 접촉을 해 왔는지 물었습니다. 업체의 리스트를 공유한 뒤, 각 업체들이 어느 정도 규모이고, 어떤 사업을 진행하고 있는 지, 현재 어떤 기술을 보유하고 있는지 등을 검토하기 시작했습니다.
그러던 중 접촉했던 업체 가운데 소프트웨어 스타트업 “핸디익스프레스”가 있음을 발견합니다. 이 업체는 핸디맨들이 작업 현장에서 손쉽게 부품이나 작업도구 등을 주문하도록 돕는 앱을 개발하고 있는 업체로, 스마트폰 카메라를 통해 모델넘버, 부품의 모양 등을 인식해, 해당 제품의 재고를 가지고 있는 판매업체와의 통화/채팅을 연결, 주문을 할 수 있도록 하고, 방문 구입을 원할 경우 위치정보 시스템을 이용해 가장 가까운 판매처를 안내하는 등의 기능을 통합하여 제공하는 것을 목표로 하고 있었습니다.
마이클에게는 핸디맨 현장과 하드웨어적인 지식만 있고, 핸디익스프레스는 이러한 지식은 결여한 IT 전문 업체이다 보니 이 둘 사이에 협업이 가능해 보였습니다. 다만 두 업체 모두 투자여력이 없기 때문에 하드웨어까지 통합한 제품을 선보이기 위해서는 투자가 꼭 필요한 상황이였습니다. 다행히 핸디익스프레스는 스타트업 답게 지재권 포트폴리오를 포함해 투자를 받기 위한 준비가 어느정도 되어 있었기 때문에, 마이클의 특허와 그의 노하우까지 포함시켜 투자유치를 노려보기로 합니다.
스미스는 특허 전문가로써 투자, 창업에 대해서는 말을 아꼈지만, 투자자들을 찾아가기 전 상호 간의 향후 사업적 상호 이해를 문서화 해두기를 조언합니다. 빠른 진행을 희망하는 마이클과 핸디익스프레스 모두 약간의 저항감을 느꼈지만, 그래도 마이클이 스미스의 말에 일리가 있다 생각해 협의를 요청한 결과, 생각보다 이견이 많고 합의에 어려움이 있음을 깨닫게 됩니다.
첫째로 수익 분배에 있어, 핸디익스프레스는 해당 원격지원시스템 “장치의 판매액” 일정 비율을 로열티로 지급하기를 원했습니다. 헌데 스미스의 조언에 따르면, 핸디익스프레스는 고객 및 시장 확보가 우선이고, 수익은 이후 앱을 통한 부품 판매 중개, 기타 광고 수입 등으로 얻을 수 있기 때문에 장치는 비교적 헐값으로 판매할 가능성이 높다며 반대했습니다. 따라서, 마이클은 핸디익스프레스 “전체 매출”의 일정비율을 로열티로 요구했습니다.
둘째로 지재권 관리에 있어, 핸디익스프레스는 스타트업인 자신들의 IP 포트폴리오에 마이클의 특허를 포함시켜 함께 관리하는 것이 효율적이고 투자 유치에도 유리함을 주장했지만, 스미스는 해당 특허권을 넘긴 다면 이후 특허의 활용이나 특허권 행사에 마이클이 전혀 관여할 수 없음을 이유로 반대했습니다. 만약 특허권을 양도하게 된다면, 반드시 핸디익스프레스의 의사결정권 지분을 대가로 받아야 함을 강조했습니다.
결국 특허의 소유권은 마이클이 그대로 갖고, 장치 판매 시 제조원가에 최소 20%의 부가가치를 더해 판매해야 함을 약속하는 조건으로 “장치 판매액”의 10%를 로열티로 받기로 했습니다. 추가로, 핸디익스프레스에서 마이클의 특허를 사용할 수 있는 권리는 2년으로 한정하고, 이후 자동 갱신이 아닌 완전히 새롭게 협의를 하는 것으로 타협을 봤습니다.
특허 심사의 전략적 지연
투자를 유치하는 동안에도 제반기술에 대한 특허권을 더 공고히 해야 할 필요가 있다는 스미스의 조언에 따라, 작업자에게 방해가 되지 않도록 스마트폰과 내시경 카메라를 팔에 부착하는 방식에 관한 특허, 구글 글라스 등의 웨어러블 장치가 스마트폰 없이 작동할 미래에 대비하여 내시경 카메라와 구글 글라스, 화상채팅 앱 만으로 작동할 수 있는 시스템에 대비한 특허를 추가로 출원했고, 핸디익스프레스와의 공동연구를 통해 작업 현장에서의 원격지원에 최적화 된 전용 화상채팅 앱에 대한 특허에도 이름을 올렸습니다.
이후 한 투자자가 최종 결정에 앞서 타사의 특허에 대한 검토를 실시할 것을 요구했고, 이에 따라 마이클의 원격지원시스템이 제3자의 특허를 침해하지는 않는지를 확인하는 FTO 검토를 진행했습니다. 다행히 FTO 검토는 긍정적으로 결론이 났고, 핸디익스프레스 지분 15%를 대가로 십만불 상당의 투자를 유치, 하드웨어 제작에 들어갔습니다. 다만, 마이클이 특허 소유권을 유지하는 대가로 해당 특허의 취득 및 유지 관련 비용은 마이클이 개인 부담하기로 했기 때문에, 마이클로써는 심사를 최대한 늦추어서 비용 발생을 줄이기를 희망했습니다.
따라서, 특허 1차 거절이 발생하자 스미스는 심사관과의 인터뷰는 요청하지 않고, 모든 실질 거절 사유에 대해 반박하고, 일부 행정적인 거절 사유에 대해서만 심사관의 의견에 따르는 의견서를 제출했습니다. 이후 일부 시제작된 제품으로 소프트웨어의 베타테스트를 마치고 출시일을 결정한 상태에서 2차 (최종) 거절이 됐습니다. 심사결과가 거의 바뀌지 않았지만, 스미스는 이미 예상이 되었던 상황이라며 마이클을 안심시켰고, 최종 거절에 대한 의견이 받아들여지지 않더라도 추가 심사를 청구할 수 있다며, 아직 제품 출시 및 판매가 진행되지 않았으므로 좀 더 상황을 살펴보고 전략을 결정할 것을 권유했습니다. 따라서, 2차 거절의 의견서 제출 기한을 꽉 채우기 위해 기다리기로 합니다.
이 다음의 이야기는 여러분의 상상에 맡기고 싶습니다.
사실 많은 발명이 세상의 빛을 보지 못하고 그냥 아이디어 단계에서 끝나거나, 초기 생산 후 노블티 아이템으로 전락하거나, 반응은 좋았지만 마케팅에 실패하여 그저 그런 아이템으로 연명하다가 결국 특허가 만료된 후 대기업에서 제품을 출시해 큰 수익을 거두기도 합니다.
특히 발명으로 기존에 없던 시장을 만들어 내야 하는 경우, 리스크가 크기 때문에 투자 자본에 의지하는 경우가 많습니다. 하지만 투자를 받으려고 하면 역설적으로 특허가 필요한 경우가 많아서, 특허 비용이 초기 창업 비용에 큰 비중을 차지하게 됩니다. 반면에 실제로 특허가 세상의 빛을 보고 매출이 발생하기 시작하면, 출원 이후의 비용 즉, 심사, 등록, 유지 등에 관련 된 비용은 오히려 큰 부담이 되지 않습니다.
무슨 일이든 시작이 중요하듯, 최초 출원 시 잘못된 부분은 나중에 이를 보완하거나 내용을 추가하는 것이 힘들어집니다. 특히, 출원 이후에 발명에 더해진 개선사항이나 때로 최초 출원 시 누락된 내용이 있으면 신규 출원이 필요하고 우선권 날짜도 신규 출원일이 기준이 됩니다. 우선권 날짜는 발명의 신규성을 판단하는 기준일이 되기 때문에, 더러는 남의 아이디어를 베낀 사람에게 중요한 특허권을 뺏기는 경우도 발생할 수 있습니다.
결국 가장 자금이 부족할 때 결정한 특허의 내용이 그 후 투자를 유치하고, 이후 지속적으로 경쟁 업체의 진입을 저지하고 경쟁력을 키우는데 큰 역할을 하게 됩니다.
사업 중반 이후의 대비
제 경험으로 볼때 미국 시장에서의 성공은 시작 단계에서는 마케팅이, 중반 이후 부터는 지재권이 중요합니다. 예를 들어, 반짝 매출을 노리고 치고 빠지는 전략이라면 특허에 투자할 필요가 없을 수도 있습니다. 하지만, 시장 지배력을 유지하면서 경쟁업체와의 격차를 만들고 일류 기업으로 성장해 나가는 장기적인 계획이 있다면 사업 초기 단계부터 미리 특허에 관심을 가지시기 바랍니다.
많은 미국 변호사들이 리테이너 (Retainer)를 요구하는데, 이 리테이너라는 말은 때에 따라서 위임/수임계약 (engagement letter, retainer agreement) 을 의미하기도 하기도 하지만 수임료와 관련되어 있기도 합니다.
수임료와 관련, 리테이너는 2가지로 구분할 수 있습니다.
착수금 (Availability Retainer)
먼저, 착수금이란 말 그대로 일을 시작하는 대가로 받는 돈인데, 주로 하나의 일을 착수하면 다른 일을 맡기 어려울 때, 그 기회비용을 보상하는 의미에서 지불하는 금액입니다.
이를테면 미국에서는 재판과 같은 경우, 배심원들이 재판이 끝날 때까지 집에 못가기 때문에, 한번 시작되면 몇 일 동안 하루 종일 진행되는데요. 따라서, 하나의 재판이 시작되면 몇 일간은 다른 일을 전혀 손을 댈 수 없겠죠.
따라서, 재판 전문 변호사들은 한번에 맡을 수 있는 의뢰 건수가 정해져 있기 마련입니다. 이럴 때 착수금을 요구하게 되고, 이 착수금은 당연히 환불이 안되겠죠.
선금 (Retainer)
가장 흔하게 말하는 리테이너는 변호사 비용을 선불로 지급하는 개념입니다. 거의 대부분의 변호사가 먼저 선불을 받아두고, 그 잔액(balance)에서 시간 당 수임료(hourly charge)를 공제해 나가는데요.
사실 많은 변호사들이 고민하는 것이 자신들이 한 일의 가치를 증명하는 일입니다. 예를 들어, 변호사가 전화 한통으로 일을 해결하면 의뢰인은 고마워하기 보다는 “이렇게 간단한 일에 몇백불을 내야 하나?” 하고 생각 하기 쉽죠. 따라서, 변호사 입장에서는 돈을 먼저 받아두는 것이 안심이 됩니다.
이렇게 선금을 받는 경우, 통상 월 1회 해당 기간에 발생한 수임료를 정산하고, 잔금이 일정 금액 이하로 떨어지면 최초 리테이너 금액만큼 다시 채워넣도록 정하는 경우가 많습니다.
따라서, retainer 의 액수를 정할 때는 통상 1달에서 2달 (여유분 포함) 간 발생할 수임료를 예상한 뒤, 이를 retainer 액수로 정하는 경우가 많습니다. 물론 어떤 경우에는 2달에서 3달간의 발생 비용에 맞춘 뒤, 1/3 이하로 잔액이 떨어지면 다시 채우도록 요구하는 경우도 있죠.
당연하지만, 선금이기 때문에 더 이상 의뢰할 업무가 없거나, 변호사를 해고하는 등의 사유로 위임계약을 종료하는 경우 잔액을 전액 환불 받을 수 있습니다.
참고: IPfever 의 Retainer Policy
Retainer 는 변호사를 보호하는 역할을 합니다. 물론 고객이 피치 못한 사정으로 비용을 납부하지 못하게 되는 상황이 발생할 수도 있지만, 대부분의 경우는 상호간의 신뢰가 깨지거나 고객이 변호사의 서비스에 100% 만족하지 못할 때 미지급이 발생합니다. 따라서, IPfever 의 모든 변호사는 특별한 사유가 없으면 retainer 없이 업무를 진행합니다.
많은 한국계 이민자들에게 “변호사를 산다”라는 개념은 마치 영화나 드라마에서처럼 상대방에게 얕보이지 않기 위해 혹은 소송으로 상대방을 압박하기 위한 하나의 위협 수단입니다. 그만큼 변호사와 함께 일해 본 경험이 적고, 특히 한국계가 아닌 미국 변호사들과 일해본 경험이 적기 때문에 여러가지 시행착오가 많을 수 있죠. 그래서 오늘은 어떻게 좋은 변호사를 구하고, 합리적인 비용으로 업무를 위임할 수 있을지 알아 보겠습니다.
1. 좋은 변호사 찾기
TV, 신문 광고
막상 주변에 아는 변호사가 전혀 없으면 어떻게 변호사를 찾아가야 할지 막막하죠. 한인 변호사들은 대중매체를 통해 광고를 하지만 미국 변호사들은 그렇지 않습니다. 물론 흔히 TV Lawyer 라고 불리우는 예외도 있죠. 이들은 주로 교통사고나 형법을 전문으로 하는 변호사들로, 꽤나 보수적이라 할 수 있는 대다수의 법조인들 사이에서는 그다지 환영받지 못하는 분위기입니다.
그 이유는 사실 아직까지도 대부분의 로펌은 파트너쉽으로 이루어져 있고, 파트너쉽이라는 말그대로 변호사들끼리의 동업을 통해 하나의 조직이 구성되는 것으로 흔히 법인이라 불리우는 일반적인 회사와는 조금 다릅니다. 물론 파트너쉽이라고 해도 법인화가 추세인데요. 하지만 그럼에도 불구하고 로펌에서 광고를 안하는 이유는 무엇일까요?
변호사들은 기본적으로 의뢰인이 아닌 특정인에게 법률 서비스를 권유하지 못하도록 되어 있습니다. 예를 들면, 행복하게 잘 살고 있는 사람에게 법률 소송을 부추겨 분쟁을 만들고 이를 통해 이윤을 창출한다면 사회적으로 좋은 일은 아니겠죠? 물론 TV광고는 불특정 다수를 대상으로 하기 때문에 부추긴다 보기는 조금 어렵지만, 이윤이 아니라 정의를 쫓는 변호사의 사명과는 거리가 좀 멀다고 봅니다.
아는 변호사를 통한 소개
아는 변호사를 통해 추천을 받으면 어떨까요? 한가지 분명히 알려드리고 싶은 것은 변호사가 변호사를 추천할 때 소개비를 받는 것은 금지되어 있지만, 실제로는 거의 대부분의 경우 소개비 조로 돈을 받는다는 것입니다. 저는 개인적으로 어떤 식으로든 금전이 거래되면 의뢰인을 사고 파는 행위와 다름없고, 일정 부분 일을 분담하지 않는다면 아무런 금전적인 대가 없이 소개해야 한다고 믿지만, 거의 모든 펌이나 사무실에서 소개비를 주고 받는 것이 관행입니다.
정답은?
제가 생각하기에 좋은 변호사를 찾는 방법은 딱 한가지 입니다. 발품을 파셔야 합니다. 많은 변호사들이 처음으로 찾아오는 고객에게 무료 상담을 제공합니다. 이 기회를 활용하세요. 물론 공식적으로 무료 상담을 제공하지 않는 변호사도 많습니다. 이런 변호사도 잠시 이야기를 나눠보고 믿을 수 있는 분인지 확인해보고 싶다고 할 때, 거절하는 경우는 없을 겁니다.
참고로 예외적으로 이혼 전문 변호사처럼 굳이 이야기를 안 나눠봐도 이미 수순이 정해져 있는 경우에는 무료 상담을 제공하지 않는 경우도 있습니다. 이런 경우 변호사 입장에서 생각해보면, 최대한 무료로 법률적 조언을 얻으려는 목적으로 한번 가서 얘기나 들어보자는 식의 상담에 시달릴 수 있기 때문이죠.
변호사를 만나보시고 고민을 털어놓으세요. 위임관계가 성립하기 전에도 비밀유지 의무와 Attorney-Client Privilege 는 존재합니다. 물론 대다수의 변호사가 포괄적인 질문에 답을 주기는 꺼려할 겁니다. 실제로 포괄적인 답이란게 존재하지도 않고, 책임의 소재도 있기 때문입니다. 반대로, 굳이 법률적 조치 없이 문제가 해결될 수 있는 경우라면 무료 상담 중이라도 과감히 답을 줘야 좋은 변호사겠죠.
질문에 대한 답변의 질과 변호사의 인격, 성품, 태도, 책임감 등을 동시에 평가하세요. 아무리 법률적인 상식이 없더라도 만약 변호사가 하는 이야기를 이해할 수 없다면 문제입니다. 앞으로 변호사와 일을 함께 하면서 계속해서 이해하지 못할 가능성이 크기 때문이죠. 알아들을 수 있는 말을 하고 믿을 수 있는 사람과 위임계약을 체결하시기 바랍니다.
2. 변호사 효율적으로 부리기
변호사는 결국 의뢰인의 입이자 손과 발입니다. 잘 이용해야 좋은 결과를 얻겠죠. 하지만 기왕 돈을 주고 일을 시키는 김에 “최대한 부려 먹어야지” 라는 생각은 좋지 않습니다.
예를 들어, 생각을 정리하지 않고 머리에 떠오른 질문을 그때 그때 문자로 보내는 경우와, 생각을 잘 정리해서 잘 계획된 질문을 하는 경우가 어떻게 다를까요? 후자의 경우가 변호사의 시간도 절약되고, 답변도 빨리 받을 수 있습니다. 당연히 관련 비용도 절감되겠죠.
대부분의 의뢰인들이 변호사가 요청한 정보나 자료에 대해서는 최선을 다해 답하고 준비합니다. 그런데 거기서 만족하셔서는 안됩니다. 조금이라도 연관이 있어 보이는 사실을 적극적으로 공유하시고, 무엇이든 궁금증이나 의심이 생기면 즉각 질문하셔야 합니다. 변호사가 의뢰인에 대한 신뢰가 생기면, 상호간의 비용과 시간의 절약하고 더 효율적으로 smart 하게 움직일 수 있습니다.
결론적으로 의뢰인과 변호사는 한 팀으로 함께 일하는 것이지 제가 위에서 반 농담으로 한 표현처럼 부려먹겠다는 마음으로는 좋은 결과를 얻기 어렵습니다.
3. 상세한 설명 요구하기
특히 한국에서 늦은 나이에 이민 오신 분들이 “한번 믿기로 했으면 전부 믿고 맡기는 거지” 하시는 경우가 많습니다. 물론 서로 간의 신뢰는 매우 중요하지만, 미국에서 모든 일의 결정권자는 변호사가 아닌 의뢰인이고, 변호사는 의뢰인이 informed & educated decision 을 할 수 있도록 돕는 역할임을 이해하셔야 합니다.
즉, 변호사는 다양한 상황과 경우에 대비해 법률적인 위험과 결과를 분석하고 미리 예측하는 등, 고객이 어떠한 결정을 내리기 전에 알아야 할 사실/법률관계를 파악하고 분석해 이를 충분히 이해할 수 있도록 쉽게 설명하고, 의뢰인이 현명한 결정을 할 수 있도록 돕는 역할을 합니다.
그냥 남의 일인양 무심하게 계시다가 나중에 행여나 일이 틀어지면 “그냥 변호사가 시키는 대로 했다”는 말은 핑계도 되지 않고, 이런 경우 변호사 쪽에서는 “의뢰인이 원하는 대로 했다” 라는 대답밖에 안 나오겠죠. 물론 한국 정서를 이해하는 변호사라면 최대한 의뢰인에게 결정권이 있다는 사실을 설명하고, 올바른 결정을 하도록 잘 이끌 수 있겠지만, 항상 그렇지는 않습니다.
사건을 진행함에 있어서 어떤 부분이든 조금이라도 이해가 가지 않는 부분이 있다면 반드시 질문하셔야 합니다.
예를 들어, 모든 변호사는 itemized invoice 를 발행하게 되어 있습니다. 변호사의 청구서는 단순히 영수증 역할을 하는 것이 아니고, 그간 어떤 일을 했고, 얼마의 비용이 발생했는지 상세히 보고하는 수단이기 때문입니다.
간단히 예를 들어 설명해 볼까요.
Date
Attorney
Details
Hours
1/11/2011
Michael Johnson
Conference call with opposing counsel (Mr. Smith)
0.5
위와 같은 청구서를 받게 되면 한국 정서로는 고개를 끄덕이실 수도 있습니다. 하지만 더 많은 정보를 요구하실 수 있고, 요구하셔야 합니다.
Date
Attorney
Details
Hours
1/11/2011
Michael Johnson
Discussed a settlement proposal received on 1/7/2011 with the opposing counsel (Mr. Smith) via conference call.
0.5
위의 전화 미팅에 대한 경과 보고를 별도로 받으셨다는 전제하에 위 정도의 세부내역이면 어떤 일에 대해 비용이 발생했는지 충분히 이해가 갑니다.
만약 별도 보고가 없었다면 아래와 같이 더 자세한 내용이 기재되어야 바람직합니다.
Date
Attorney
Details
Hours
1/11/2011
Michael Johnson
Discussed with the opposing counsel (Mr. Smith) about a settlement proposal received on 1/7/2011 via email, proposing $20k plus admission of infringement as main part of the deal. I made a conference call, rejected the proposal, and made it clear that we would not admit infringement in any circumstance.
0.5
정리하자면, 인보이스를 읽어 보시고 어떤 일을 어떤 식으로 진행했고, 어떤 결과가 있었는지 충분히 이해가 가시지 않는다면 더 자세한 정보를 요구하실 권리가 있고, 꼭 확인하시는게 현명합니다. 한국 정서 상 비용에 대해 이러쿵 저러쿵 이야기 하는게 불편하실 수도 있는데요.
위와 같은 내용은 굳이 비용에 대해 전혀 불만이 없더라도, 자신의 법률적인 권리와 책임의 소재에 밀접하게 연관되는 협의 내용을 파악하기 위한 수단으로써 알아 두셔야 하는 부분입니다. 순수하게 어떤 내용이 오고 갔는지를 확인하세요. 여러분의 알 권리이자 의무입니다.
참고로 굳이 인보이스를 언급한 데에는 이유가 있습니다. 대부분의 경우 변호사들이 hourly charge 로 일을 하기 때문에, 어떤 식으로든 상담이 진행될 때 추가 비용이 발생하기 때문인데요. 인보이스에 빠진 정보를 보충하는데 비용을 별도로 청구하는 경우는 극히 드뭅니다. 따라서 비용 절감에 좋은 팁이 될 듯 합니다.
끝으로
제가 항상 하는 이야기지만, 무엇이든 주변에 아시는 분들에게 도움을 요청해서 손해 볼 것이 없습니다. 물론 법률적인 이슈를 주변에 수소문하기는 불편하시겠죠. 주변에 물어보셔야 할 것은 그 분들의 경험입니다. 답을 구하지 마시고, 어떤 경험을 하셨는지 물어보시고 잘된 부분은 배우시고 실패한 경험은 교훈 삼으세요.
변호사도 별 사람 다 있습니다. 각자 일하는 방식도 다를 수 있죠. 하지만 위의 세가지는 알아두시면 어떤 변호사와 일하든 도움이 되시리라 믿습니다.
저는
경제학자도
아니고
그냥
한국에서
공대를
졸업한
후, 미국에서 로스쿨을 다녔고, 기업 법률 업무를 하다가 얼마전 특허 변호사가 된 일개 변호사일 뿐입니다. 미국 특허 업계가 어떻게 움직일지 알리가 만무하죠.
고로, 저는 한국에서 미국으로 유학을 생각하는 분, 이민을 왔거나 이민을 고려하고 있는 분들이 미국 특허 변호사에 대해 알아보는 경우에 도움이 될 만한 내용을 공유하려고 합니다.
취업과
관련해
비유를
들자면,
미국에서
변호사로
첫
취업을
하는
것은
한국에서
직장 5년차 정도에 이직을 할 때의 상황이라 보시면 됩니다. 그 만큼 경력이나 인맥이 절대적으로 중요합니다. 로스쿨에서의 3년간 할 수 있는 경험과
networking 에는
한계가
있습니다.
때문에
로스쿨을
오기
전에
무엇을
했는지가
굉장히
중요해
지죠.
물론
이와는
별개의
단거리
코스도
존재합니다.
대학교
졸업후
바로
로스쿨로
온
학생들도
충분히
가능성은
있다는
거죠. 이 때는 성적이 중요합니다. 로스쿨에서는 1학년 여름학기 부터 인턴쉽을 시작하게 되는데요. 뛰어난 인재들은 1학년 여름학기 말에 이미 채용이 결정된다고 봐도 과언이 아닙니다. 때문에 누구나 가고 싶어하는 상위권 로펌에서는 대부분의 junior associate을 여름학기 인턴으로 충당할 수 있죠.
때문에
치열한
경쟁을
뚫고
여름학기
인턴에
선발되어도
로펌
안에서의
생존
경쟁이
시작되고,
여기서
밀려나면
조금
덜
인기있는
직장으로
밀려나겠죠.
치열하기로
소문난
로스쿨
입학은
끊임
없는
경쟁의
시작일
뿐입니다.
어찌되었든
흔히
말하는
명문
로스쿨에
입학하면
많은
대형로펌에서
면접관을
파견해
여름인턴을
선발하기
때문에
기회가
많은
것은
사실이죠.
하지만
그
안에서도
경쟁을
하기
때문에
결국
몇
몇은
밀려나게
됩니다.
2학년
여름학기,
3학년
여름학기
계속
기회는
있겠지만
이미
가장
경쟁이
치열한
position 은
채워진
후
겠죠.
때문에
학벌과
학점
외에도
다른
학생들과
차별화할
수
있는
뭔가를
가지고
있는
것이
중요합니다.
그게
바로
경력과
인맥이죠.
만약
위와
같은
경쟁을
뚫고
대형
로펌에
취업이
가능하다면
비자나
영주권
스폰서는
어려운
이야기는
아닙니다.
하지만
역으로
대형
로펌이
아니라면
어려운
것도
사실이죠.
세금으로
운영하는
연방/주정부에서 외국인을 위해 취업비자를 마련해 주기를 기대하는 건 꿈에 가깝고, 대부분의 작은 로펌이나 중소기업들에게는 취업비자/영주권 스폰서쉽은 부담이 될 수 밖에 없습니다.
아직
끝이
아닙니다.
미특허청에
등록하려면
영주권/시민권을 가지고 있어야 합니다. 다시 말해,
취업비자만
가지고는
특허변호사가
될
수
없다는
건데요.
예외적으로
해외
특허대행인
자격을
가지고
있는
외국인의
경우 (예: 변리사), 미국 로펌에서 일하고 있는 동안 조건부로 등록이 가능합니다. 조금 절망적인 이야기인가요?
그래도
불가능은
아니라
생각합니다.
예를
들어, 영주권자 시민권자가 아니더라도 미특허청 등록 시험을 응시할 수는 있습니다. 때문에 신분이 없는 동안 등록 시험을 통과한 후 이것을 이용하여 취업비자를 확보하고, 영주권이 나올때까지 계속 일을 하며 기다리면 미특허청 등록이 가능해지겠죠.
위에서
언급한
여러
사정
때문일까요?
한국에서
특허변호사를
목표로
로스쿨
유학
오시는
분들은
대부분
한국에서
이미
변리사이시거나
연구원이나
직장
생활을
오래하신
경우를
많이
봅니다.
미국 특허 변호사 연봉
이 부분에 대해서 관심도 많으시고 이런 저런 이야기가 많더군요. 요즘은 사실 간단한 구글검색으로 아래와 같은 정보를 쉽게 얻을 수 있죠.
Google Search Screenshot on 8/9/2024
물론
저
숫자를
어떻게
해석하는지에
따라서
희비가
갈릴
수
있을
거
같네요.
Top Patent Attorney 라는 건 최상위 로펌의 특허변호사 정도로 생각하면 될 것 같습니다. 저도 최근 Big Law의 junior associate 들의 starting salary가 190k 까지 올라갔다는 이야기를 접한 적이 있고, 36만불은 대형 펌의 파트너 급이라면 쉽게 수긍할 수 있는 액수입니다.
그에 반해 Patent Agent (특허대행인)은 11만불에서 시작하고 있습니다. 하지만 top law firm 의 경우 특허변호사에게 단순히 출원 업무만 시키는 경우는 없을테니, 같은 일을 하면서 2배 가까이 번다고 하기는 어려울 듯 합니다. 출원 업무를 주로하는 펌의 특허변호사들은 8만불에서 시작하는 수준의 연봉을 받을 것이라고 생각합니다.
그런데 많은 분들이 간과하는게 바로 직장 내 경쟁입니다.
특허변호사도
파트너가
되지
못하면
결국
특허대행인과
비슷한
연봉
수준에서
머무르게
될
텐데요.
여기에
특허대행인의
장점이
있습니다.
사실
모든
변호사가
파트너를
꿈꾼다고는
하지만,
정말로
파트너가
되는
변호사는
극히
일부입니다.
대형
펌에서
5년
정도면
누가
파트너가
될지
결정이
된다고
합니다.
경쟁에서
밀려난
associate 은
조금
작은
펌으로
이직하거나,
파트너를
포기하고
non-partner track을
택하거나,
개업을
하거나,
기업의
법무팀으로
들어가거나
해야겠죠.
파트너가
될
가망도
없는데,
다시
말해
승진의
기회가
없는데,
미친듯이
일하는
직원은
없겠죠?
다시
말해, 아무래도 특허대행인은 처음부터 승진 압박이 적다 보니 associate 특허 변호사만큼 삶을 포기하고 일에 집중하지 않을 듯 합니다.
그런면에서 보면 오히려 특허대행인에게는 직장 내 경쟁에 의한 압박이 덜하고 연봉은 조금 적지만 비슷하게 받으니 어찌보면 더 낫다고 할 수 있지 않을까요?
미국에서 특허 변호사(Patent Attorney)는 미국 변호사인 동시에 미국 특허 출원 대행인의 자격을 가진 사람을 말합니다. (1) 이 특허 변호사가 되기 위한 방법부터 특허 변호사가 하는 일, (2) 특허 변호사의 전망과 연봉까지 모든 것을 알아 봅시다.
한국의 변리사 제도와는 조금 다르지만, 연방제도라는 틀 안에서 생각하시면 이해가 쉽습니다.
미국의 특허제도는 미연방 헌법(U.S. Constitution)에 의거하여 만들어 졌으며, 연방법에 의해 규정되어 있습니다. 이 법규에 따라 미특허청(United State Patent and Trademark Office)이라는 연방 정부 산하기관에서 특허를 발행하고 있죠. 현행법 상 누구든지 자신의 발명을 미특허청에 공개하는 절차를 통하여 특허를 취득할 수 있지만, 그 절차가 복잡하여 미특허청에서는 전문 대행인을 통하여 신청할 것을 권유하고 있습니다.
미특허청에서 자신들의 행정적 편의를 위해 발명자가 직접 출원하기 보다는 대행인을 통해 출원할 것을 추천하고 있는만큼, 미특허청에서는 업무를 원활하게 수행할 수 있는 대행인을 선별하기 위한 엄격한 자격요건도 정해 두었는데, 이 자격 요건을 갖춘 사람들은 미특허청에 등록 후 Patent Agent (특허대행인) 혹은 Patent Attorney (특허변호사) 라는 타이틀을 사용할 수 있습니다.
이 자격요건은 크게 법적 지식 요건과 기술적 지식 요건으로 나뉘어 지는데, 후자는 이공계 특정 학과를 졸업하거나 기술사 시험 등 여러가지 경로를 통해 만족시킬 수 있습니다. 하지만 전자는 반드시 특허청에서 실시하는 미특허청 등록 시험 (USPTO Registration Examination)을 통과해야 하죠. 미특허청 등록 시험은 미특허청의 심사 절차 지침을 얼마나 숙지하고 있는지를 평가합니다.
*미특허청 등록 시험에 관해 더 궁금하시면 제가 네이버 블로그에 쓴 후기를 참고하시면 좋을듯 합니다.
이제 주 정부 이야기를 해 볼까요?
“미국 변호사”는 사실 해외에서 미국 내에서 활동하는 변호사들을 통칭하는 표현이고, 미국 내의 변호사들은 연방 정부가 아닌 각각의 주 정부로부터 법률 업무를 대행할 수 있는 자격을 부여 받습니다. 한 주에서 변호사 자격이 있더라도 타주에서 허가 없이 법률 업무를 대행하면 무자격 법률 업무를 한 죄로 엄격히 처벌 받게 되죠.
이렇게 주 별로 변호사 등록을 달리 하는 것은 미국은 주마다 법에 큰 차이가 있기 때문입니다. 그나마 연방법이 각 주의 법에 우선하기 때문에 연방 체제가 유지될 수 있지만, 실제로 사유 재산이나 친족관계 등 많은 민형사상의 법률이 연방법으로 따로 규정되어 있지 않기 때문에 타 주의 변호사가 무턱대고 법률 서비스를 제공하는 것은 무자격 법률 업무와 마찬가지로 위험합니다.
그나마 한 주에서 변호사 자격을 취득하게 되면, 다른 주에서 별도의 자격 시험 없이 자격을 주는 제도가 있는데요. 주 마다 충족시켜야 할 요건이 다르지만, 통상 최소 5년 이상의 경력을 요구하고, 자격 시험만 면제될 뿐이지 background check 등의 다른 절차는 매번 똑같이 거치게 됩니다.
그렇다면 특허대행인은 어떨까요? 위에서 언급했듯이 특허는 연방법의 규정에 따르고 있습니다. 또, 연방법은 주법에 우선하죠. 따라서, 특허대행인은 해당 주에서 변호사 자격이 없더라도 법률 대행인 업무를 수행해도 문제가 없습니다.
물론 미특허청에서 허가한 특허 출원 대행 업무에 한정 됩니다. 예를 들어, 연방 상표등록과 같은 경우 특허와 마찬가지로 미특허청에서 관리하고 있지만, 특허대행인이 타인의 상표 출원을 대행하게 되면 무자격 법률 행위로 처벌 받습니다.
그럼 특허 변호사는 미국 전역에서 활동이 가능할까요?
특허 업무에 한해서는 맞는 이야기 입니다. 하지만 이 경우 특허대행인도 같은 상황이죠. 또한 특허대행인이 수행할 수 없는 특허 외의 법률 업무는 특허 변호사도 마찬가지로 자신이 변호사 자격을 가지고 있는 주에서만 수행할 수 있습니다.
여기서 한 가지 재미있는 것은 상표 출원 업무 입니다. 상표는 연방법 뿐만 아니라 주 법으로도 보호되고 있는데 연방정부는 미특허청에서 상표 등록을 받고 있고, 각 주 정부도 별도로 상표 등록부를 만들어 운영하고 있죠. 헌데 미특허청 상표 등록 업무의 경우는 미국의 어느 주의 변호사이든 대행 업무가 가능하다 라고 정해두었습니다. 따라서 미국의 모든 변호사는 미특허청 상표등록을 위한 법률 업무를 수행할 수 있죠.
하지만 상표대행인 혹은 상표변호사라는 말은 없습니다. 흔히들 무슨 무슨 변호사라는 이야기를 많이 하는데, 모두 비공식적인 명칭이고 본래 변호사 자격은 전문 영역의 특정이 없는 것이 특징입니다. 이는 특정 분야에 대한 자격검정 시험이 없기 때문이기도 한데, 그런 점에서 미특허청에서 검증한 특허 변호사(Patent Attorney)는 유일하게 공식적인 전문 변호사라고 할 수 있습니다.
미국 특허 변호사가 하는 일
사실 특허 변호사는 변호사이면서 특허대행인이기 때문에 두가지 업무를 모두 할 수 있습니다. 다시 말해, 특허 변호사라고 할지라도 특허 출원 업무와는 동떨어진 일을 할 수도 있는 것이지요.
예를 들면, 특허 소송 업무와 같은 경우가 그렇습니다. 특허 소송 업무는 특허 업무라기 보다는 소송 업무에 가깝습니다. 물론 특허 소송을 하려면, 특허법도 잘 알아야 하겠죠. 특허 출원 절차 상의 잘못된 점 등을 구실로 특허의 무효를 주장하려면 특허 출원 절차에 대해서도 잘 알아야 할 것입니다. 하지만, 미특허청 특허 등록 시험에서 평가하는 출원 절차의 대부분은 미특허청 행정상의 편의를 위한 규정이 많기 때문에 소송에서 이슈가 되는 부분은 많지 않습니다.
오히려 특허 소송 결과에 큰 영향을 미치는 것은 증거/증인의 확보 및 선별, 대질 문답 진행, 소송 절차법의 숙지, 배심원단의 설득, 재판 전략 등 소송 업무에 해당하는 부분이 많습니다. 물론 특허는 전문 기술적인 측면이 있기 때문에 일반적인 소송 변호사(litigation attorney)가 담당하기 어려운 점이 많긴 하죠. 때문에 미국에서도 특허를 전문으로 하는 소송 변호사 (patent litigation attorney) 의 수는 손에 꼽을 수 있을 정도입니다.
특허 출원 업무를 하는 특허 변호사는 어떨까요? 이 경우에는 특허대행인과 하는 일이 다르지 않겠죠. 특허 변호사는 고객 상담을 할 수 있고, 특허대행인은 하지 못한다는 등의 이야기는 오해입니다.
미국 로펌에서는 보통 파트너 변호사들의 지시 감독하에 그 아래로 associate 변호사들이 함께 붙어서 업무를 수행합니다. 그러다 보니, 아무래도 고객 상담은 파트너 변호사 선에서 이루어지겠죠. 헌데, 원래 파트너란 말은 동업자라는 뜻으로 로펌의 지분을 소유하고 있다는 뜻에서 유래합니다. 요즘은 워낙 펌이 대형화 되어서 회사의 지분은 가지지 않고 자신의 담당 고객으로부터 발생한 수익에 대한 지분만 가지고 있거나, 혹은 완전히 직책만 파트너인 경우도 있지만, 어찌 되었든 변호사가 아니면 로펌에서 파트너가 되기는 어렵습니다. 그 결과 특허 변호사만 고객상담을 하게 되는 결과가 발생하죠.
미특허청에 등록된 특허대행인은 말 그대로 한 고객의 특허 출원 업무를 대행할 수 있습니다. 업무를 대행하려면 당연히 고객과 상담을 해야겠죠. 다만, 특허 관련 업무 중에도 특정 제품이 특허를 침해하는 지를 알아보는 침해 의견과 같이 특허 출원과는 별개의 법률 업무도 있습니다. 이런 경우 당연히 변호사만 할 수 있겠죠.
하지만 로펌에 따라서 특허 침해 의견 등의 관련 업무보다 특허 출원 업무의 비중이 절대적인 경우가 있고, 이런 경우 특허 변호사가 특허대행인과 완전히 똑같은 일을 하는 경우도 발생하겠죠. 하지만 아무래도 로펌 입장에서는 추가적인 업무도 수행할 수 있는 특허변호사에게 조금 더 높은 연봉을 책정하는 경우가 많을 것이고, 그렇다 보니 같은 업무를 수행하면서 특허 변호사가 돈을 더 많이 받는다 라는 말이 나오는 것 같습니다.
