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  • 미국상표 등록 – 거주지 (Domicile Address)

    거주지 주소(Domicile Address)는 단순히 연락처가 아닌 출원요건(미국 거주자 or 미국 변호사 선임)의 하나이므로 주의가 필요합니다.

    Mailing Address vs. Domicile Address

    개인의 거주지 혹은 회사의 본거지가 연락처(mailing address)와 동일한 경우가 많습니다.

    하지만 연락처는 우편물을 받아 볼 수 있는 주소라면 사서함을 포함 어떤 주소이든 사용 가능한 반면에, 거주지 주소는 반드시 사람이 실제 살거나 (회사의 경우) 사무실을 운영하는 장소여야 합니다.

    즉, 거주지 주소는 연락처가 될 수 있지만, 연락처가 곧 거주지 주소가 되지는 않습니다.

    거주지 주소가 중요한 이유

    미특허청은 상표 등록 시 (개인일 경우) 미국 거주자거나 (법인일 경우) 미국에 사무실이 있는 회사아니라면 반드시 미국 변호사를 출원 대리인으로 지정하도록 요구하고 있습니다.

    이는 무자격으로 상표권등록을 대행하는 업자들이 미비하거나 부적절한 출원을 마구잡이로 하게 되면서 상표 심사에 심각한 지연이 발생함에 따라 생긴 규칙으로, 아직까지도 해외 출원인의 거절율이 상대적으로 높은 상황이기 때문에 엄격한 집행이 지속될 전망입니다.

    실제로 문제가 되는 경우

    별도 사무실이나 창고 임대 없이 온라인 기반 사업을 진행하는 경우, 사생활 침해를 막기 위해 본인의 집이 아닌 주소를 업무용으로 활용하는 경우가 많습니다.

    특히, 법인 설립 시에 어떤 이유에서든 본인이 아닌 registered agent 를 필요로 하는 경우, 유료 서비스를 이용하게 되고 이때 서비스의 일환으로 회사 주소가 제공되는 경우가 많은데, 이러한 주소는 대부분 우편물만 받을 수 있는 주소입니다.

    상표 심사관들은 이러한 주소를 발견하는 경우, Office Action (1차 거절) 을 발행하게 되고 이는 상표 심사 및 등록의 지연사유가 됩니다.

    Takeaway

    거주지 정보(Domicile Address)는 반드시 실제 출원인이 (사람인 경우) 거주하거나 (회사인 경우) 사무실이 위치한 주소를 적습니다.

  • 상표 갱신/유지 DIY – 5년차 – 선택사항

    상표가 등록된지 6년이 되면, 등록을 유지하려면 양식 Sec. 8 (사용증명)은 반드시 제출해야 합니다. 반대로, 상표권 관련 다툼이 있을 때 상표권 주장에 큰 도움이 되는 불가쟁력을 획득하기 위한 Sec. 15 은 꼭 제출하지 않아도 등록이 유지됩니다.

    다만, 상표 등록이 결국 상표권 분쟁을 대비한 포석인 만큼, 불가쟁력을 획득할 수 있는 첫 기회에 바로 진행하지 않을 합리적인 이유를 찾기 어렵습니다. 만약 비용적 고려나 상표를 계속 사용할지 여부가 확실하지 않아 망설여지신다면, 그렇다면 원점으로 돌아가 상표 등록을 계속 유지할 필요가 있는지부터 재고해 볼 필요가 있습니다.

    Section 15

    이제 본격적으로 양식 기입 방법을 살펴보겠습니다. 상표 관련 모든 양식은 아래의 링크(모든 양식 목록)에서 찾아보실 수 있습니다.

    Section 15 을 선택하면 로그인 > 기본 정보 > 상표 정보 > 소유권 정보 > 대리인 정보 > 기타 정보 > 비용 확인 > 서명 페이지까지 Section 8 의 사용증명 페이지를 빼고 동일한 순서로 진행됩니다.

    기본 정보

    참고로, MyUSPTO 계정이 없으시면 계정을 새로 만들고 로그인하셔야 하는데, 일반적인 웹사이트와 딱히 다를바가 없어 따로 설명하지 않습니다.

    첫번째 입력상자(하얀 박스)에 상표 등록번호를 적고 Continue 를 선택해 다음 페이지로 이동합니다.

    상표 정보

    첫번째 페이지에는 등록된 상표와 상표 소유주 정보가 표시됩니다. 본인이 연장/유지하려는 상표가 맞는지 확인하시고 다음 페이지로 이동합니다.

    소유권자 정보

    이제 상표 소유주 정보를 변경할 수 있는 페이지입니다. 주소나 연락처, 이메일 등이 변경되셨으면 바꿔 쓰시면 되고, 없으면 바로 Continue 를 선택하셔도 됩니다.

    대리인 정보

    다음 페이지는 대리인 (변호사) 정보입니다. 상표 등록 시 변호사를 통한 경우, 해당 변호사의 정보가 아직 남아 있을 수 있습니다.

    이런 경우, 아래 이미지에 붉은 색 동그라미로 표시된 항목을 체크해서 더 이상 대리인이 없음(상표 소유권자 본인이 직접 진행함)을 나타낼 수 있습니다.

    대리인이 없는 경우, 연락처 정보(Correspondence Information) 페이지가 나옵니다. 우편물을 수령할 수 있는 주소 및 자주 확인하는 이메일 주소가 맞는지 확인 및 수정하고 다음 페이지로 넘어가시면 됩니다.

    기타 정보

    Miscellaneous information 페이지(아래)는 특별한 경우가 아니면 비워두셔도 무방합니다.

    비용 확인

    정부수수료(관납료) 계산 페이지 입니다.

    Section 15의 비용은 2024년 기준으로 국제분류 당 $200 입니다.

    서명

    가장 중요한 서명페이지 입니다. 사용증명과 다르게 Sec. 15 은 별도의 증빙이 필요없고, 상표권 소유자의 진술/선언(declaration)만으로 이루어집니다.

    따라서, 아래의 5가지 사항을 잘 읽고 체크하셔야 합니다.

    편의를 위해 요약하면

    • 지난 5년간 꾸준히 사용해 왔고,
    • 상표권 소유 및 등록에 반하는 법원의 명령이 없고,
    • 현재 상표권과 관련한 소송을 진행 중이지 않고,
    • 상기 내용을 증명할 수 있고,
    • 상기에 거짓이 있을 경우 민형사상의 처벌을 받음

    위의 사항은 매우 중요하므로 원문을 꼼꼼히 읽어보셔야 합니다.

    그 외에는 아래와 같이 기재하시면 됩니다.

    1. 일단 가장 편리한 전자서명을 위해, 파란 글씨로 된 선택지 중 첫번째 (Sign directly) 를 선택하시고,
    2. 서명란에 /본인 영문 이름/ 의 형식으로 서명하시고 (아래 참고), 우측의 날짜 및 아래에 표시된 사항 (이름, Position, 전화번호)를 정확히 기입합니다.

    하단의 Validate 를 선택하면, 다음 페이지에서 기재 내용을 검토할 수 있고, 제출(Submit)을 선택하면 결제페이지로 이동합니다.

    결제는 평소 온라인 쇼핑하실 때와 크게 차이가 없으므로 설명은 생략합니다.

    이상으로 등록 후 5년이 지나면 제출할 수 있는 Sec. 15 양식에 대해 알아보았습니다.

  • 상표 갱신/유지 DIY – 5년차 – 의무

    상표 갱신/유지 DIY – 5년차 – 의무

    먼저, 본인의 (등록)상표가 갱신/유지가 필요한지 TSDR 에서 검색해 봅니다.

    Trademark Status & Document Retrieval (uspto.gov) 페이지를 열고, 빈칸에 Registration number 혹은 serial number 중 아무것이나 입력 후 Status 를 선택합니다.

    위와 같은 검색 결과에서 노란색으로 표시한 부분이 현재 등록 상태입니다. 파란색으로 표시한 MAINTENANCE 탭을 누르시면 갱신/유지일자 정보(아래 사진에서 노란색이 기한, 그 아래는 유예기한)를 확인할 수 있습니다.

    상표 갱신 및 유지는 단순히 비용만 납부하는 것이 아니고, 실제로 상표를 사용하고 있다는 증거를 제출(Section 8)해야 하고, 그 외에도 상표권에 대한 제3자의 권리주장이 없었다는 사실을 확인(Section 15)하거나 매 10년 갱신(Section 9) 등 필요에 따라 알맞은 양식을 제출해야 합니다.

    여기서는 5년이 지나면 의무사항, 즉 반드시 제출해야 하는(제출하지 않으면 등록이 취소됨) Section 8 에 대해서 알아봅니다.

    Section 8

    첫 6년차에는 보통 Section 8 과 15를 함께 제출하고, 이후 매 10년마다 Section 8 과 9 을 함께 제출하게 됩니다. Section 15에 대해서는 상표 갱신/유지 DIY – 6년차 – 선택사항 – IPfever 을 참고해 주세요.

    어떤 제품/서비스인지에 따라 어떤 증빙을 제출하느냐에 차이가 있을 수 있는데, 가장 쉽게는 예전(상표 출원/등록 시)에 제출한 증빙(specimen)을 참고하면 됩니다.

    위에서 검색한 TSDR 에서 두번째 DOCUMENTS 탭을 선택하면 아래와 같이 기존에 제출한 서류 목록이 나옵니다.

    날짜 상으로 봤을 때, 빨간밑줄의 Specimen 을 제출했다가, 문제가 생겨 노란밑줄의 Specimen을 다시 한번 제출한 듯 합니다. 마지막으로 제출한 노란밑줄의 Specimen 을 선택하면 제대로 제출된 증빙을 살펴볼 수 있습니다.

    이렇게 제출된 증빙이 제품의 사진이든 웹페이지의 스크린 샷이든 해당 파일을 다운로드 받아 다시 제출하시지 말고, 업데이트된 제품/웹페이지를 새로 촬영/캡쳐해서 제출하셔야 합니다.

    참고로, 제품 사진은 사진만 제출하면 되지만, 스크린샷은 파일 업로드 외에 해당 웹페이지의 주소와 접속한 날짜(스크린샷 캡쳐한 날짜) 정보를 기입해야 하니 따로 기록해 두세요.

    이제 본격적으로 양식 기입 방법을 살펴보겠습니다. 상표 관련 모든 양식은 아래의 링크(모든 양식 목록)에서 찾아보실 수 있습니다.

    기본 정보

    목록에서 Section 8 을 찾아 들어가시면 아래와 같은 화면이 나옵니다. (참고로, MyUSPTO 계정이 없으시면 계정을 새로 만들고 로그인하셔야 하는데, 일반적인 웹사이트와 딱히 다를바가 없어 따로 설명하지 않습니다.)

    첫번째 입력상자(하얀 박스)에 상표 등록번호를 적고 Continue 를 선택해 다음 페이지로 이동합니다.

    상표 정보

    첫번째 페이지에는 등록된 상표와 상표 소유주 정보가 표시됩니다. 본인이 연장/유지하려는 상표가 맞는지 확인하시고 다음 페이지로 이동합니다.

    소유권자 정보

    이제 상표 소유주 정보를 변경할 수 있는 페이지입니다. 주소나 연락처, 이메일 등이 변경되셨으면 바꿔 쓰시면 되고, 없으면 바로 Continue 를 선택하셔도 됩니다.

    사용증명

    이제 본격적으로 사용증명을 제출하는 페이지입니다.

    첫번째 박스에는 현재 등록된 세부품목이 표시되어 있습니다.

    표시된 세부품목 중 이제 더이상 취급하지 않는 품목이 있으면, 두번째 하얀색 박스에 기입하고 나머지 항목(계속 사용 중인 품목)을 세번째 하얀색 박스에 기입하시면 됩니다. 변경 사항이 없으면 그대로 두시면 됩니다.

    첫번째 박스 밑의 선택 버튼(아래 그림)은 사용하지 않는 품목을 기입(두번째 박스)하시면 자동으로 선택되니 따로 신경쓰지 않으셔도 됩니다.

    다음으로, 페이지 하단(아래 참조)의 내용은 누구나 예외없이 기재해야 합니다.

    잘 눈에 띄지는 않지만 중간 정도 어중간한 위치에 파일을 업로드 하는 버튼(아래 참조)가 있습니다.

    해당 버튼을 선택하면 나타나는 페이지에서 Choose file > (업로드할 파일 선택) > Attach 를 차례로 선택해 준비하신 제품사진이나 스크린샷을 업로드 합니다. 최소 한장은 반드시 제출해야 합니다.

    예를 들어, 저희의 상표 등록 서비스에 대한 사용증명을 위해서는 아래와 같은 스크린샷을 제출할 수 있습니다.

    제품 사진이라면 상표가 잘 보이게 제품 전체를 촬영해 업로드하시면 됩니다.

    업로드 후, Return to Form 버튼을 선택해 본 양식으로 돌아오면 바로 이전 단계에서 눌렀던 버튼 옆에 1file(s) attached 라는 작은 글씨가 생겨서 (아래 참조) 파일이 잘 첨부 되었음을 확인할 수 있습니다.

    그 아래로 제출한 증빙이 어떠한 내용인지 간단한 설명을 적는 칸이 있습니다.

    예를 들어 손비누 제품 사진일 경우, “a photographic image of a hand soap product associated with the registered mark” 라고 기입할 수 있습니다.

    만약 웹페이지의 스크린샷을 업로드 하셨다면, 웹링크 주소(URL)과 스크린샷을 캡쳐한 날짜를 적는 칸이 있습니다. 이 주소와 날짜는 출처를 밝히기 위해 “추가”로 제출해야 하는 내용입니다. (웹주소를 적었다고 스크린샷을 첨부 안하시면 안됩니다.)

    위와 같이 필요한 항목을 다 채워넣고, Continue 선택합니다.

    대리인 정보

    다음 페이지는 대리인 (변호사) 정보입니다. 상표 등록 시 변호사를 통한 경우, 해당 변호사의 정보가 아직 남아 있을 수 있습니다.

    이런 경우, 아래 이미지에 붉은 색 동그라미로 표시된 항목을 체크해서 더 이상 대리인이 없음(상표 소유권자 본인이 직접 진행함)을 나타낼 수 있습니다.

    대리인이 없는 경우, 연락처 정보(Correspondence Information) 페이지가 나옵니다. 우편물을 수령할 수 있는 주소 및 자주 확인하는 이메일 주소가 맞는지 확인 및 수정하고 다음 페이지로 넘어가시면 됩니다.

    기타 정보

    Miscellaneous information 페이지는 특별한 경우가 아니면 비워두셔도 무방합니다.

    비용 확인

    정부수수료(관납료) 계산 페이지 입니다.

    국제분류 하나1를 기준으로 $225 입니다. (2024년 기준) 다수의 국제분류일 경우, $225 x 국제분류 갯수 만큼 수수료를 지불하게 됩니다.

    서명

    여기서는 사실관계 진술 및 서명을 하게 됩니다.

    1. 일단 가장 편리한 전자서명을 위해, 파란 글씨로 된 선택지 중 첫번째 (Sign directly) 를 선택하시고,

    2. 붉은 글씨 “Read the statement …” 밑의 4가지 항목(체크박스)을 모두 선택합니다. 각 항목을 요약하면,

    • 상표를 계속해서 사용 중임
    • 제출한 증빙이 현재 사용 상황을 정확하게 나타냄
    • 그 외 기재 사항에 대해 입증이 가능함
    • 이상의 사실에 거짓이 있을 경우 등록 취소 뿐 아니라 민형사상 제재를 받을 수 있음

    의 내용이며, 중요한 내용이므로 원문을 꼼꼼히 읽어보시고 다음 단계로 진행하시기 바랍니다.

    3. 서명란에 /본인 영문 이름/ 의 형식으로 서명하시고 (아래 참고), 우측의 날짜 및 아래에 표시된 사항 (이름, Position, 전화번호)를 정확히 기입합니다.

    하단의 Validate 를 선택하면, 다음 페이지에서 기재 내용을 검토할 수 있고, 제출(Submit)을 선택하면 결제페이지로 이동합니다.

    결제는 평소 온라인 쇼핑하실 때와 크게 차이가 없으므로 설명은 생략합니다.

    이상으로 등록 후 5년이 지나면 꼭 제출해야하는 Sec. 8 양식에 대해 알아보았습니다.

    1. 다수의 국제분류에 등록되어 있는 경우, 위의 사용증명 단계에서 각 국제분류 별로 품목을 확인 및 수정하시고, 증빙 첨부 및 기타 정보 기재를 반복하시면 됩니다. ↩︎
  • Trademark fee 청구서/독촉장/고지서

    Trademark fee 청구서/독촉장/고지서

    아래의 인보이스는 전형적인 사기성 피싱 인보이스입니다.

    1. 일반적으로 미국 특허청(USPTO)에서는 인보이스를 발행하지 않습니다. (출원인이 적절한 비용을 계산해 납부하는 방식이고, 비공식적인 안내문을 보내는 경우는 있지만, 이 경우에도 비용을 계산해서 청구하지 않습니다.)
    2. 아래 서류를 자세히 보면 미국 특허청 (United States Patent and Trademark Office) 에서 발행한 문서가 아닙니다. 매우 유사한 이름과 혼동을 일으킬 소지가 다분한 문구와 양식을 사용하고 있습니다.
    3. 일부 정보는 정확하지만, 많은 중요한 정보가 거짓입니다. (예: “about to expire”, renewal date: Sep. 14, 2024)

    위와 같거나 비슷한 인보이스를 받으셨다면 절대 결제하지 마시고, 꼼꼼하게 확인하시기 바랍니다.

    아울러, 본인의 상표 등록에 갱신이나 기타 유지 업무가 필요한지는 TSDR 에서 검색해 볼수 있습니다. 먼저 상단의 검색창에 상표의 registration number(등록번호) 혹은 serial number (출원번호)를 입력합니다.

    위의 검색 결과에서 노란색으로 표시한 부분이 현재 등록 상태입니다.

    파란색으로 표시한 탭을 누르시면 갱신/유지일자 정보(아래의 노란색으로 표시한 부분이 기한, 그 아랫줄에 표시된 기한에는 납부는 가능하지만 late fee 를 내야함)를 확인할 수 있습니다.

    상표 갱신 및 유지는 단순히 비용만 납부하는 것이 아니고, 실제로 상표를 사용하고 있다는 증거를 제출(Section 8)해야 하고, 그 외에도 상표권에 대한 제3자의 권리주장이 없었다는 사실을 확인(Section 15)할 수 있는 등, 여러가지 이슈가 있습니다.

    아래의 양식 중 해당하는 양식을 처음부터 끝까지 잘 읽어보시고, 필수기재 사항을 다 적은 후 제출하시면, 마지막 단계에서 비용을 납부할 수 있습니다.

    Registration Maintenance/Renewal Forms

  • 미국 상표—DIY로 직접 출원

    미국 상표—DIY로 직접 출원

    미국 상표 등록은 이미 가지고 있는 권리를 등록하는 절차입니다. 한국으로 치면 부동산 등에서 많이 쓰이는 “등기”를 생각하시면 됩니다.

    어찌보면 법률적으로는 가장 중요한 절차라 할 수 있는 “어떤 상표”를, “어떻게 사용”할 지 결정하는 것에 비해 상표등록 절차는 쉽고, 간단할 수 있습니다.

    이런 연유로 상표의 등록은 상표권자(소유자)가 직접 (Do It Yourself, DIY) 가능한 경우가 많고, 실제로 미특허청에서도 이러한 사실을 인식하고 비전문가의 출원을 돕기 위한 많은 노력을 기울이고 있습니다.

    특히 영문으로만 구성된 상표의 경우, 아래의 설명을 잘 읽고 따라하시면 이 글만 읽고도 혼자서 출원부터 등록까지 가능할 수 있습니다.

    가장 일반적이고 단순한 경우를 가정해 작성한 글이므로, 이 글은 시작점으로 생각하시고, 미특허청에서 제공하는 상표기초 외에 지재권칼럼 – IPfever을 충분히 읽어보신 후 DIY 상표출원에 도전하시기 바랍니다.

    I. DIY 출원 요건

    A. 미국 거주

    2019년 부터 미국에 주소지가 없는 개인 혹은 법인1은 상표 출원 시 반드시 대리인(미국 변호사)을 통해야 합니다. 참고: 한국에서 미국 상표 출원하기 – IPfever

    대부분의 로펌/변호사 사무실에서 상표 당 $2,000-2,500 이라는 높은 비용을 책정하고 있기 때문에, 단순히 출원만 대리하는 저가의 서비스를 이용하시는 경우가 많습니다.

    저가 서비스의 경우, 본격적인 법률상담 및 검토를 포함하지 않습니다. 특히, 상품과 사업계획, 그리고 시장을 고려하지 않고 형식적으로 상표 검색 및 검토를 제공하는 경우가 많습니다.

    이런 저가의 서비스(IPfever 에서 제공하는 Have It Filed 포함)를 이용하시는 경우, 아래의 내용을 숙지하셔서 DIY 하듯이 준비하시면 비용을 절감하면서 좋은 결과를 얻는데 도움이 됩니다.

    B. 미국 신분증

    2022년 부터 미특허청의 전자출원시스템 이용을 위해서 실명확인이 의무화 되었고, 이에 따라 미국 정부 발행 신분증(예: 운전면허증)이 없으면 DIY 가 불가능해졌습니다.

    C. 결제 수단

    전자출원 시스템에서 USPTO 관납료 (정부 수수료) 납부를 위해 미국내 발행 카드나 해외 결제가 가능한 해외발행 카드 등 미국 내 결제 수단이 있어야 합니다.

    DIY로 진행할 때의 RISK 에 대하여 미국 상표 2분 자가진단: DIY(본인) vs. 대리인(변호사) – IPfever 을 참고하시면 좋습니다.

    II. 상표 정하기

    이미 상표가 결정된 상황이라도, 아직 제품/패키징을 만들어 둔 상태가 아니라면 미국법과 시장상황에 맞게 상표를 변경하는 것을 고려할 수 있습니다. 참고: 좋은 상표/브랜드명 정하기 – IPfever

    상표에도 여러 종류가 있는데, 아마존 등 온라인 플랫폼에서 판매를 계획하고 계시다면 그림이나 디자인 요소가 포함되지 않은 가장 기본적인 Standard Character Mark 가 유리합니다.

    Standard Character Mark 는 USPTO 에서 정해둔 기본문자 (영문 알파벳과 특수문자) 만을 포함하는 상표로 이 기본문자 목록은 Standard character set for trademarks | USPTO 에서 확인하실 수 있습니다.

    참고로, 혹 상표가 그림이나 디자인 요소를 포함하더라도, 기본문자에 해당하는 부분만을 Standard Character Mark 로 등록할 수 있습니다. 이렇게 문자만 등록할 경우에는 당연히 디자인요소에 대해서는 상표등록의 효과가 발생하지 않습니다.

    상표에 대한 확신이 없으시다면 미국 상표, 어떨때 혼자 DIY 해야할까? – IPfever 에서 몇가지 정보를 더 확인하시고 다음 단계로 넘어가시기 바랍니다.

    III. 유사 상표 검색

    이미 누군가 사용중인 상표라면 등록은 커녕 사용 시에도 문제가 있겠죠. 따라서, 등록하려는 상표와 같거나 유사한 상표가 이미 존재하는 지 확인은 필수입니다.

    일단은 구글로 사전조사를 한 뒤, 미국 특허청의 무료 상표검색시스템을 이용해 출원/등록된 상표의 검색을 하시면 좋습니다.

    A. 구글 (인터넷 서치)

    구글을 이용한 검색 요령을 간단히 소개하자면,

    1. 상표 명칭
    2. 상표 + 제품의 일반명칭
    3. 상표 + 제품의 일반명칭 + 제품의 특징

    이상의 순서로 검색을 확장해 나가면 좋습니다.

    예를 들어, InnoBasic 이라는 상표를 인체공학적 디자인이 특징인 필기구 제품 (볼펜, 샤프, 수정액 등) 에 사용하고 싶다고 가정해 봅시다.

    검색에 앞서 구글의 언어설정이 영어로 되어 있는지 확인해주세요. 구글 검색 창에서 우측 상단의 ⚙ 표시를 선택해 “설정” > “언어” > “English” 를 선택 후 “저장” 하시면 됩니다.

    i) 상표명을 Google 에서 검색

    Innobasic Solutions: Home https://www.innobasic.com was launched, as an Automation as a Service (AaaS) that leverage on Robotic Process Automation to take on high-volume, tedious, manual, repetitive and error …

    구글 “InnoBasic” 검색한 결과 – 첫번째 아이템

    이미 완전히 동일한 이름을 사용중인 업체가 있네요. 다행히 “자동화”에 관련된 컨설팅을 제공하는 업체로 보입니다. 필기구와는 조금 거리가 있기에 소비자의 혼동을 가져올 가능성은 크지 않아 보입니다. 그럼에도 불구하면 똑같은 상표가 있다면 조금 차별화하면 좋겠죠.

    상업적인 인상은 유지하되 inno- 를 evo- 로 바꾸고 basic 에 -s 를 추가해 EvoBasics 로 바꿔보면 어떨까요?

    Evo’s Basics – YouTube https://www.youtube.com › channel Evo’s BasicsEvo’s Basics. 1.39K subscribers. Subscribe. Home. Videos. Playlists. Community. Channels. About. Search. Info. Shopping. Tap to unmute.

    구글 “EvoBasics” 검색한 결과 – 첫번째 아이템

    구글 검색의 장점은 검색어의 유사어까지 자동으로 인지하여 검색해 준다는 점입니다. 위와 같이 Evo’s Basics 가 첫번째 검색결과로 등장했다는 것은 (1) EvoBasics 은 존재하지 않거나 (2) Evo’s Basics 가 워낙 널리 알려진 이름인 경우라고 생각할 수 있겠죠.

    하지만 Evo’s Basics 은 사용하려는 EvoBasics 와는 철자에 큰 차이가 있고, 더군다나 무술(Martial Arts)에 초점을 맞춘 유튜버의 채널명이기에 유사한 이름의 필기구와는 문제의 소지가 적어 보입니다.

    ii) 상표+ 영문명칭

    일반적인 영문 명칭을 이용해 검색을 확장합니다. 볼펜, 샤프, 수정액은 각각 pen, mechanical pencil, correction fluid 라고 번역할 수 있습니다.

    정확한 영문명칭을 모르실 경우에도 사전 혹은 아는 영어를 총 동원해서 검색하면 구글의 알고리즘 덕분에 가장 흔한 명칭이 검색되는 경우가 많습니다.

    예를 들어, 일단 볼펜을 그대로 영어로 적어 ballpen 을 검색하면 더 흔히 사용되는 명칭인 ballpoint pen 의 Wikipedia 항목이 검색됩니다.

    evobasics ballpoint pen 을 검색하면 다음과 같은 결과를 확인할 수 있습니다.

    It looks like there aren’t many great matches for your search

    Tip: Try using words that might appear on the page you’re looking for. For example, “cake recipes” instead of “how to make a cake.”

    Need help? Check out other tips for searching on Google.

    구글 “evobasics ballpoint pen” 검색 결과

    물론 그 아래로 실제 검색결과도 등장하지만, 우리가 찾는 내용과는 거리가 멀죠. 구글에서 “evobasics ballpoint pen” 과 근접한 결과를 찾지 못했기에, 위와 같은 알림문이 먼저 등장하고 그 다음으로 구글이 생각하기에 가장 근접한 내용을 표시합니다.

    근접한 결과가 없다니 잘된 일이죠. 다음 단계로 넘어갑니다.

    iii) 추가로 제품 특징을 포함하여 검색

    제품 특징을 퐣ㅁ해 evobasics ballpoint pen ergonomic design comfort grip 을 검색하면 “Did you mean eco-basics … ?” 이라는 문구가 노출되는데요.

    이 때 등장한 “eco-basics” 는 요주의 입니다. 구글 검색 시 제품 명칭, 특징 등 판매하고자 제품과 연관된 검색어를 상표와 함께 입력하면, 구글의 검색엔진은 우리가 어떤 것을 찾고 있는지 추측하게 되는데요. 그에 기반하여 우리 상표인 evobasics 가 혹 이미 알려진 특정 상표명이나 문구의 오타가 아닌지 Did you mean XXX ? 식으로 확인할 때가 있습니다.

    따라서 eco-basics 라는 이름이 문구류 혹은 인체공학적 디자인과 관련되어 기존에 사용중인 상표라는 의심을 해볼만 합니다. (물론 항상 그렇지는 않습니다.)

    iv) 유사명칭을 검색

    위에서 발견한 Eco-basics 를 구글 검색한 결과 Eco Basics | Made from Bamboo and Recycled Material | White Magic 을 발견할 수 있었는데요. Eco Basics 는 다행히 필기구는 아닌 생활용품 브랜드인 것으로 보이지만, 만약 유사한 상품에 사용되고 있었다면 이름이 EvoBasics 와 상당히 비슷하므로 문제가 될 수 도 있었겠죠.

    이렇게 추가적인 검색까지 완료하고 나면 USPTO 의 상표검색 서비스를 이용하여 이미 출원되거나 등록된 상표를 검색합니다.

    B. 미국 상표 등록부 검색하기 (TESS)

    미국 상표 등록된 모든 상표는 미국 특허 & 상표청 (USPTO)에서 제공하는 상표 전자검색 시스템 (TESS) 를 통해 검색할 수 있습니다. 다만, 구글과 같이 똑똑한 검색엔진이 아니다보니 조금 전문적인 지식과 노하우가 필요하죠.

    단순한 데이터베이스 검색 툴이였던 기존의 TESS 를 대체하는 USPTO 의 새로운 상표검색 서비스 Trademark Search는 일반적인 인터넷 쇼핑몰 수준의 검색기능을 제공합니다.

    미국 상표 검색 꿀팁 – IPfever 을 통해 기본적인 기능만 익혀도, 어느정도 시간을 투자하느냐에 따라서 만족스러운 검색을 할 수 있습니다.

    위와 같은 검색 후 결과가 다소 불안하시면 전문가에게 추가 검토를 의뢰하셔도 좋습니다. 참고: 미국 상표 – 사전 조사 – IPfever

    IV. 출원 준비

    상표 등록에 앞서 꼭 준비해야 할 자료는 (A) 상품군 정보 (Goods/Services Identification), (B) 사용증빙 (Specimen), 그리고 (C) 첫 사용일 (Date of First Use) 입니다.

    A. 상품군 정보 (IC & ID)

    상품군은 국제분류(International Class, IC)와 미국 내에서 사용하는 세부 상품군(Good/Service Identification, ID)이 있고, 두가지 모두 중요합니다.

    i) 국제분류 (IC)

    International Class, 즉 국제분류는 니스조약 가입국에서 공통적으로 사용하는 분류체계로, 모든 상품/서비스의 종류를 총 45류로 나누어 놓았습니다.

    이 국제분류는 한국과 미국에서 공통으로 사용하므로 한국 특허정보원에서 운영하는 키프리스상품명칭(상품류)검색 을 이용하시면 편리합니다. 예를 들어, 상품명칭: “모자” 를 검색하시면 안전 모자, 수술용 모자 등 모자를 포함하는 상품 모두를 보여주는데요. 여기서 가장 적당한 상품명칭을 골라 “류” (1-2자리 숫자) 를 확인하시면 됩니다.

    위 링크에 오류가 발생하면 KIPRIS 특허정보넷 특허무료검색서비스 홈페이지에서 > 지적재산권 검색 > 상표 > 우측 상단에 작은 상품명칭(상품류 검색) 버튼 이용하시면 됩니다.

    ii) 미국 세부상품군

    US Identification 은 한국으로 치면 “상품명칭”에 해당합니다. 즉, 안전 모자나 수술용 모자 등의 세부 명칭입니다. 미국 특허청에서도 키프리스와 마찬가지로 검색서비스 (Trademark ID Manual) 를 제공합니다.

    간혹 상품명칭을 검색하다 보면, 조금 포괄적인 것과 세부적인 것을 놓고 갈등하게 될 수 있는데요. 예를 들어, 아래와 같이 수 많은 모자에 대한 세부분류가 존재합니다.

    자, 만약 털모자에 부착할 상표를 등록한다면 Hats 와 Fur hats 중 무엇을 선택해야 할까요? 간단히 말하자면, 상표의 사용처를 가장 적절히 설명하는 분류를 선택하시면 됩니다. 만약 모피를 취급하는 회사에서 만든 모자라면 향후에도 모피가 아닌 모자를 판매할 가능성이 없으니 fur hats 를 선택하시는게 맞겠죠.

    하지만 모자 전문 회사이고, 이번에 나온 털모자에 부착한 상표를 등록한다고 합시다. 그렇다면 해당 상표가 향후 다른 품목에도 적용이 가능할지 생각하셔야겠죠. 만약 털모자에만 특화하실 생각이라면 fur hats 라고 하시면 되겠지만, 아무래도 브랜드가 인기가 좋아지면 다른 모자에도 적용할 가능성이 높겠죠. 따라서, hats 가 조금 더 적절하다고 볼 수 있겠습니다.

    참고로 Trademark ID Manual 이나 키프리스에서 TM5* 라고 표시된 상품명칭 혹은 ID 는 5개 주요 국가에서 통용되는 세부상품군입니다.

    *미국과 한국에 모두 등록할 예정이시라면 세부상품군은 TM5 표기된 것 중 선택하시면 좋습니다.

    B. 사용증빙 (Specimen)

    사용 증빙은 대부분의 경우, 상표가 인쇄된 제품(제품포장) 사진 1장으로 족합니다. 원칙적으로는 각각의 세부상품군에 대해 모두 사용증빙이 필요하지만, 출원 시에는 국제분류 당 1개 씩만 제출해도 무방합니다.

    법적으로는 제품에 상표가 물리적으로 부착만 되어 있으면 되기 때문에, 종이에 상표를 프린트해 풀로 붙여도 사용증빙이 될 수 있습니다. 물론 마커를 이용해 손으로 쓴다고 문제될 이유가 없죠. 하지만 그렇다고 허위로 제출할 경우 등록은 언제든 취소될 수 있습니다.

    꼭 상품사진이 아니여도, 예를 들면 아마존 리스팅의 스크린샷도 사용증빙이 될 수 있습니다. 이 경우, 제품 자체에는 상표가 표시되어 있지 않더라도, (1) 상품제목/소개에 상표가 포함되어 있고, (2) 이를 실제로 구매할 수 있는 수단(구매 버튼이나 전화 주문 전화번호)이 마련되어 있으면 됩니다.

    위와 같이 웹페이지의 스크린샷를 사용증빙으로 제출할 때에는 “인터넷 링크 주소”와 “해당 스크린샷을 저장한 날짜” 정보를 함께 표기해야 합니다.

    C. 첫 사용일 (Date of First Use)

    미국에서 상표에 대한 권리는 기본적으로 상표를 사용하면서 발생합니다. 이렇게 발생한 권리를 등기하는 개념이 미국의 상표등록이죠.

    따라서, 첫 사용일은 권리가 발생한 날짜이고, 타인에 대한 우선권 날짜가 되므로 중요한 날짜입니다. 그러므로 제3자와 분쟁이 발생할 경우에 대비하여 첫 사용일을 “증명 가능한 가장 빠른 날짜”로 기입하는 것이 중요합니다.

    그렇다면 첫 사용일은 어떻게 증명할까요?

    • 해당 제품이 미국에서 실제로 판매가 이루어졌다면, 그 판매기록으로 첫 사용일을 증명할 수 있습니다.
    • 해당 제품이 아직 미국에서 판매가 이루어지지 않았다면, 미국 내에 수입통관된 날짜가 (상표가 제품에 인쇄되어 수입되었다는 가정하에) 첫 사용일이 될 수 있습니다. 이는 제조업체와 판매자와의 거래도 판매로 보기 때문입니다.

    출원 시에는 특별한 증명 서류는 필요없고, 날짜만 잘 기재하면 됩니다.

    V. 출원서 작성

    출원서 작성은 변호사든 아니든 똑같이 Trademark Center 를 통해 할 수 있습니다.

    A. USPTO.gov 계정 만들기

    첫 출원이시라면 USPTO.gov 계정을 만드셔야 합니다. 이메일 주소를 기준으로 생성되는 계정이며, 무료이고, 전화번호가 필수 입력사항이지만, 꼭 미국 전화번호를 입력할 필요는 없습니다.

    이메일 주소는 자주 사용하는 주소를 사용하세요. 계정 생성 시 확인 이메일이 가고, 이후 이중 보안 (two-factor verification) 을 선택하시면 접속할 때 마다 보안코드가 발송됩니다. 또한, 출원 관련 업데이트도 비공식2 이메일로 받아보실 수 있습니다.

    참고로, 계정을 만드신 후에는 my.uspto.gov 에서도 Trademark Center 메뉴를 선택해 상표 출원시스템을 이용할 수 있습니다.

    B. Trademark Center 첫화면

    왼쪽 상단의 메뉴탭에서 Start application 을 선택하거나, 화면 상단의 중간 박스 Apply to register a trademark 를 선택합니다.

    1. 이용약관 동의

    특허청의 상표출원 시스템을 이용하기에 앞서 이용약관에 동의합니다.

    주의사항에 굵은 글씨로 미특허청 사칭 사기를 조심하라는 문구가 보입니다. 상표출원자의 개인정보(이름, 주소, 전화번호 등)은 공개됩니다. 이를 이용해 허위 인보이스 등을 보내는 사기가 많으니 주의하시기 바랍니다. (참고: Trademark fee 청구서/독촉장/고지서 – IPfever)

    박스를 체크하고 “I agree”를 누르면 다음 페이지로 이동합니다.

    2. 출원비용 안내

    두번째 페이지에서 조금만 아래로 스크롤 하면, 위와 같은 2개의 선택지가 나옵니다.

    기본값인 첫번째가 일반적인 상표등록입니다.

    일반적인 상표 등록이 어렵거나, 특별한 상표(여러 멤버가 사용하는 단체의 상표 등)의 경우에 두번째를 선택하게 됩니다. 일반 업체의 경우에도 적용될 수 있는 Supplemental Register 에 대해서는 한번쯤 알아두면 좋습니다. 참고: 홍보성 문구를 상표로 사용할 때 주의점 – IPfever

    기본값 (첫번째 선택지 선택) 그대로 두고, 우측하단에 아래 그림과 같이 생긴 Continue를 눌러 다음으로 이동합니다.

    참고로 Save draft 를 누르시면, 본인의 myUSPTO 계정에 이때까지 작성한 내용이 저장되고, 이후에 Drafts and docket 탭에서 확인하실 수 있습니다.

    3. 연락처

    연락처는 총 3가지가 있습니다. Attorney (변호사), Owner (소유권자), 그리고 Correspondence (연락처)입니다.

    • DIY 출원이므로 변호사는 당연히 해당사항이 없겠죠.
    • 소유권자는 실제 법률적인 소유권을 가진 사람입니다. “등기권자” 라고 생각하시면 되고, 사업체, 사업주 혹은 자영업자 본인의 정보를 정확히 입력합니다.
    • 연락처는 실제 연락을 받을 분의 정보입니다. 소유권자가 법인(회사)일 경우, 회사내 담당자 정보가 되겠죠. 소유권자가 개인일 경우에도 변호사가 아닌 사람이 업무를 대신해서 처리해 주는 경우, 연락처 정보에 대리인 정보를 적으시면 됩니다.

    소유권자의 이름과 주소는 대중에 공개하게 되어 있습니다. 개인 소유권자의 거주지 정보를 공개하는 것이 꺼려지시면 공개될 mailing address (우편물 수령이 가능한 주소)를 적고, 따로 domicile address (실거주지)를 적을 수 있습니다. Domicile Address (거주지 주소) 작성법 – IPfever

    i) Owner of Mark (소유권자)

    여기에는 사업체 혹은 개인사업자의 정보를 적으시면 됩니다.

    사업체의 경우는 법인의 종류(Inc., LLC 등) 및 설립등기가 된 국가를 선택하고, 개인의 경우는 국적을 적어야 합니다.

    밑의 DBA, AKA 등은 한국의 경우 해당사항이 없을 것이고, 미국에서 사업 중이시라면 해당 사항이 있으면 이미 알고 계실껍니다.

    그 외 자세한 설명은 생략합니다.

    ii) Correspondence (연락처)

    이미 설명드린바와 같이, 변호사가 아닌 대리인의 정보를 기입하게 됩니다.

    상표는 출원 후 약 1년의 심사기간 뿐 아니라, 등록 후에도 매 5년마다 등록 연장/갱신이 필요합니다. 따라서, 그냥 아는 분께 출원을 부탁한 후, 아는 분과 연락이 끊기면 이후 곤란해 지는 경우가 발생합니다.

    직원의 “개인” 이메일 주소를 사용하는 경우도 마찬가지이므로, 주의 바랍니다.

    4. Trademark details

    드디어 본격적인 상표 관련 정보입니다.

    A. 상표의 종류

    이번 화면에서는 아래의 Mark type 를 구분하셔서 선택하셔야 합니다.

    위처럼 첫번째 옵션인 I want to protect wording alone / Standard character format을 선택합니다.

    위에서 말씀드린 바와 같이 Standard Character Mark 가 DIY에 유리하지만, 디자인을 포함시켜 등록을 원하실 경우 (special form) 아래와 같이 I want to protect what my trademark looks like / Stylized wording and designs 를 선택하고, 지난 글 TEAS 화면 3: 상표 관련 – IPfever 을 참고하시기 바랍니다.

    Standard character를 선택하고, Continue 를 누르시면 아래와 같이 상표로 등록할 문구를 입력하는 상자가 나옵니다.

    B. 상표 입력

    띄어쓰기나 특수기호, 악센트 점 등에 유의하여 정확히 기입합니다. 대소문자는 구분하지 않습니다.

    C. 번역

    상표가 영어단어 또는 어떤 나라 말로도 아무런 의미가 없는 단어라면

    위와 같이 No 선택하고 바로 다음으로 넘어가시면 됩니다.

    하지만, 상표에 외국어로는 뜻이 있는 경우가 있습니다. 예를 들어, 비누사랑을 미국에서 문구(standard character)로 등록하려면 BEENOOSARANG 와 같이 영문 표기를 등록해야 합니다. 물론, 한글을 디자인(special form)으로 등록하는 방법도 있습니다.

    영문 표기는 아무래도 발음도 어렵고 보기가 어려우므로 Soap Sarang 정도로 쓰는 경우가 많습니다.

    이를 예로 들어 작성해 보면, 아래와 같습니다.

    상표 검색 시 참고!

    위와 같은 번역문이 요구되는 이유는, 예를 들어, Soap Love 라는 브랜드가 미국에 이미 있다면 Soap Sarang은 한국말 “사랑”을 아는 미국내 소비자에게 같은 브랜드라는 인상을 줄 수 있기 때문에 등록이 거절 될 수 있습니다.

    따라서, 외국어를 포함하는 상표를 검색 시에는 그에 대응하는 영문도 함께 검색해야 합니다. 예: Soap Sarang 과 유사한 상표가 이미 등록되어있는지 확인할 떄는, soap sarang 뿐 아니라 soap love 도 검색해 봐야 합니다.

    D. 사람 이름이나 형상

    유명한 요리사의 이름을 딴 파스타 소스나 음식점 체인이라면, 해당 인물의 동의 없이 상표 등록이 이루어지면 곤란하겠죠.

    이런 특수한 경우에 해당하는 Yes 를 선택해야 하지만, 여기서는 아래와 같이 No 를 선택하고 다음으로 넘어갑니다.

    5. 출원근거(Filing Basis) 지정

    아래와 같이 출원근거는 Section 1(a), Section 1(b), Section 44(d)/Section 44(e), 그리고 Combined 각각 순서대로 이미 사용 중인 상표, 사용 예정인 상표, 미국 외 타지에서 이미 등록이 됐거나 등록 진행 중인 상표, 여러가지 출원근거를 동시에 갖춘 경우가 있습니다.

    1(a), 즉, 이미 상표를 사용 중인 경우가 아니라면 아직 상표를 좀 더 보완하거나 변경할 기회가 있기 때문에 DIY를 추천하지 않습니다. 따라서, 여기서는 1(a)를 기준으로 설명드리겠습니다.

    첫번째 박스 – 1(a)를 선택하시면 국제분류 및 상품/서비스 분류를 검색하는 페이지로 이동합니다.

    i) IC and ID

    위의 빈 상자안에 제품이나 서비스의 이름을 적으면 검색할 수 있는데, 예를 들면 facial soap 이나 toothpaste 와 같이 일반적인 이름을 적어보시고, 검색결과에 적당한게 나오지 않으면 facial cleanser 나 tooth cleaning paste 같이 제품을 설명하는 문구로 다시 검색해 보시면 됩니다.

    적당한 상품명칭이 나타나면 바로 우측에 보이는 ADD 를 클릭하시면 추가됩니다.

    이때 상품명칭의 좌측에 등장하는 세자리 숫자가 국제분류를 뜻합니다. 이 국제분류(예: 003)가 같으면 품목을 다수 입력하셔도 출원비용이 증가하지 않습니다.

    하지만, 반대로 국제분류가 다른 2가지 품목을 선택하면 2배의 출원수수료($350 x 2 = $700) 를 부담해야 하므로 주의가 필요합니다.

    ii) Specimen

    다음으로 상표가 적용된 상품의 사진 혹은 스크린샷을 첨부하셔야 합니다.

    Add specimen 버튼을 누르면 증빙을 제출하는 페이지로 이동합니다.

    Add specimen 버튼을 눌러 상품 사진을 제출하면 되고, 만약 상품이 아닌 서비스라면 서비스 리스팅, 광고, 서비스 소개 웹사이트 등으로 대신합니다.

    여기서 주의하실 점은 상기 사례는 상표의 실제 사용 사실 뿐 아니라 상표가 등록하고자 하는 상표 이미지/문구 와 동일하게 사용되고 있는지를 확인하는 지표가 되기 때문에 (1) 상표가 상품/서비스에 부착/표기/인쇄 등으로 연관되어 있을 뿐 아니라, (2) 상표 자체가 명확하게 식별되어야 합니다.

    1. 연관성 – 특히 웹페이지 스크린샷일 경우, 일반적으로 브랜드(상표)가 표시되는 위치에 해당상표가 노출되어야 합니다. 주로, 상표로써 표기된 것이 아니라 단순히 제조회사명이나 회사 연락처 등으로만 표기된 경우에 문제가 됩니다.
    2. 상표의 식별 – 상표에 특수문자나 띄어쓰기 등이 포함되어 있는 경우, 이를 일관되게 사용하지 않는 경우가 자주 문제가 됩니다.

    서비스의 경우,

    보이지 않기 때문에 어떻게 증빙을 제출할 지 의문이 생기실 수 있습니다.

    이런 경우, 서비스를 구입할 수 있는 방법이 상표와 함께 표기되어 있으면 상표의 사용으로 봅니다. 예를 들어, 웹페이지 스크린샷의 경우 서비스를 이용할 수 있는 장소 안내나 문의 전화번호 등이 상표와 함께 노출되어 있으면 됩니다.

    참고로, 사업장이 있는 경우, 간판과 함께 해당 오피스/웨어하우스/매장 등을 촬영해 제출할 수 있습니다.

    다음으로는 Description of specimen, 즉, 심사관에게 증빙(사진)이 무엇을 보여주고 있는지 설명하시면 됩니다. 예를 들어, A photographic image of a hat with an embroidered applied-for mark 정도가 되겠죠.

    iii) Date of first use

    그 아래로는 제품을 처음 판매한 날짜를 적는 칸이 있습니다. 참고로, 웹페이지 스크린샷의 경우 반드시 해당 페이지의 URL 과 스크린샷을 캡쳐한 날짜(Date of access)를 반드시 적어야 합니다.

    최초 사용일(Date of first use)은 두 날짜(anywhere, in commerce)로 구분되어 있습니다. 기본적으로 판매 인보이스 등으로 증명 가능한 날짜를 입력하시고, 특별한 경우가 아니라면 anywhere 과 in commerce 는 두 날짜 모두 동일하게 입력해 주시면 됩니다.

    사용 예정인 상표- 1(b) 는 심사는 똑같이 진행되지만 심사 후 바로 등록되지 않고, 향후 실제로 사용이 이루어지면 그때 1(a)와 똑같이 사용 사례를 제출하는 절차를 거쳐 등록이 이루어집니다.

    이 때, 추가 수수료가 발생하므로 현재 사용 중이라는 것을 입증할 수 있다면, 실제 판매가 이루어질 때까지 잠시 기다리셨다가 등록하시면 다소 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.

    해외에서 이미 출원/등록을 하신 상표의 경우 44(d)나 44(e)를 선택하시고 해당하는 출원/등록 정보를 기입하시면 됩니다.

    Continue 버튼을 눌러 다음 단계로 이동하실 수 있습니다.

    6. 기타 사항

    잘 읽어보시고, 해당사항이 있으면 체크합니다.

    첫번째 항목의 Disclaimer 는 주로 상품명칭이 상표에 포함된 경우 해당됩니다.

    다만, 위의 translation 등과 다르게 disclaimer 는 빠뜨려도 페널티가 없고, XXX 를 disclaimer 에 포함시키라는 내용으로 거절 통지문을 발송하면, 이에 대해 서면으로 동의하기만 되므로 큰 문제가 되지는 않습니다. 더 자세한 내용은 미국 상표 Disclaimer 쉽게 이해하기 – IPfever 를 참고하시기 바랍니다.

    두번째 항목과 세번째 항목은 잘 읽어보시고 해당사항이 있으시면 체크 후, 그에 해당하는 정보를 적으시면 됩니다.

    그 외 항목은 조금 전문적인 영역이라, 만약 해당사항이 있으시면 DIY가 어렵다고 생각하시면 됩니다.

    7. 리뷰

    이제까지 작성한 내용을 확인하는 페이지입니다.

    8. 서명

    이제 서명을 하시고 제출하면 됩니다.

    세가지 서명 방법 중 하나를 선택하실 수 있습니다. 가장 편리한 방식은 현재 온라인 양식을 작성하고 계신 분이 상표권자가 되실 분 즉 출원인을 대행할 권한이 있는 경우입니다. 직접서명 (sign directly) 을 선택 후 화면의 하단에서 서명할 수 있습니다.

    직접 서명이 어려운 경우, Sign directly 를 누르면 나오는 메뉴 중 하나를 선택하여, 상표권자 본인이나 그 외 권한이 있는 분에게 email 을 보내거나 같은 내용을 종이에 출력 후 서명을 받을 수 있습니다.

    위의 체크박스는 일단 전부 동의하시지 않으면 진행이 안됩니다. 주요 내용은 허위 사실을 기재할 경우 법적 처벌을 받는다는 내용인데, 시간을 들여 꼼꼼히 읽어보시기 바랍니다.

    실제 서명은 아래와 같이 S-signature 형식으로 글자를 입력하는 디지털 서명으로 이루어집니다.

    간단히 설명드리자면 서명란에는 /young jeon/ 와 같이 이름과 성을 “/” (슬래쉬, 키보드의 마침표 오른쪽에 있는 기호입니다) 안에 가두어서 기재하시면 됩니다. 그 옆의 날짜란은 클릭하시면 자동으로 현재 날짜로 입력됩니다.

    다음으로 맨 아래에 서명하시는 분의 position 을 적으시면 됩니다.

    보통은 회사명의로 상표를 등록하는 경우가 많으니 Signatory’s Position은 직책이 되겠죠. 상표권자가 개인이고 직접 등록하시는 경우에는 Owner라고 적으시면 되고, 만약 두명 이상의 개인/법인이 공동으로 소유하는 상표의 경우에는 add signatory 버튼을 사용해 서명인을 추가 할 수 있습니다.

    VI. 출원서 제출 후 절차

    출원이 완료되면 즉시 이메일로 접수증을 받아보시게 됩니다.

    접수증에 있는 출원번호 (US Serial Number) 를 이용하여 Trademark Status & Document Retrieval (uspto.gov) 에서 심사 진행상황을 비롯해 상표등록에 관한 모든 정보를 얻으실 수 있습니다.

    예를 들어, 첫 5년째 및 10년 단위로 발생하는 지속적 사용 증명 및 등록 갱신 등에 관한 정보도 TSDR 을 통해 얻으실 수 있습니다.

    심사는 출원일로부터 6-9개월 후 부터 시작됩니다. 하지만 특허청의 업무량에 따라 이 기간은 더 길어질 수 있습니다.

    A. 거절 통지문 (Office Action)

    심사관이 상표 등록을 거절할 수 있습니다. 거절 사유는 여러가지가 있는데, 일부 내용이 부족하거나 오류가 있는 경우는 간단히 서면으로 심사관에게 해당 사항을 설명하거나 출원서를 보정하면 됩니다. 거절 통지문에 있는 링크를 통해 전자적으로 서면을 제출할 수 있습니다.

    하지만 다른 상표와의 혼동 가능성 (likelihood of confusion) 으로 거절되면 조금 골치가 아픈데요. 따라서, 미리 위에서 설명드린 방법으로 유사상표를 검색하셔서 등록이 거절되지 않도록 하시는 것이 최선입니다.

    B. 제3자의 이의제기 기간

    심사관이 상표 등록에 문제가 없다고 판단하면 실질심사가 종료되고, 한달간의 공시(Publication for Opposition)가 진행됩니다.

    이 공시 기간에는 누구나 해당 상표가 등록되면 자신에게 불이익이 발생할 수 있다는 이유로 상표 등록을 반대할 수 있습니다. 이 경우, 행정소송과 비슷한 절차를 통해 당사자간에 누가 우선권을 갖는지 다투게 됩니다.

    C. 등록 대기

    공시가 끝나면, 1(a) 사용 중인 상표의 경우는 추가 절차 없이 등록 됩니다. 따라서, 심사에도 문제가 없고 이의제기도 없다면, 출원 후 등록까지 아무것도 안하셔도 됩니다.

    1(b) 사용 예정인 상표의 경우, 공시기간이 끝나면 등록 대기 상태가 됩니다. 이때는 6개월 안에 상표를 사용하고 있다는 사용증빙을 제출해야 하는데, 이 기한은 6개월 씩 5번까지 연장 가능합니다.

    심사 후 사용증빙을 제출하거나 기한을 연장 시 마다 정부 수수료가 발생합니다.

    D. 등록 유지

    등록에는 어떤 추가 비용도 발생하지 않고, 따로 제출해야할 서류도 없습니다. 다만, 등록 후 5년 및 10년 단위로 등록 유지 및 갱신을 위해 제출할 서류와 수수료가 있습니다.

    미국 상표 등록, 아무것도 모르는 상태에서도 첫 단추부터 잘 끼울 수 있도록 가능한 자세하게 적어보았습니다.

    아무래도 최소한의 내용으로 추리다가 보니, 미흡한 부분이 많습니다.

    실제 출원을 진행하시면서 긴가민가한 부분이 있으시면 그냥 넘어가시지 마시고, Trademark Center 내에서 HELP 를 눌러 도움말을 찾아 보시기 바랍니다.

    좋은 결과 있으시길 응원 합니다~!

    1. 미국에 살지 않더라도 미국 내에 법인을 설립하여 미국 거주자가 될 수 있습니다. 하지만 미국 법인 설립을 위해서는 미국 소재 Registered Agent 가 필요하고 한달에 $10 미만의 비용으로 Registered Agent 서비스를 제공하는 전문 업체도 있습니다. 하지만, 지속적으로 발생하는 비용이므로 미국에 법인을 설립할 다른 이유가 없다면 추천드리지는 않습니다. ↩︎
    2. 특허청은 출원인에게 이메일로 공지할 의무가 없으므로, 출원인이 최소 매 2-3개월마다 한번씩 TSDR을 이용해 출원/등록상태를 확인해야 합니다. ↩︎
  • 미국 상표 2분 자가진단: DIY(본인) vs. 대리인(변호사)

    미국 상표 2분 자가진단: DIY(본인) vs. 대리인(변호사)

    미국 상표 등록(USPTO Trademark Registration)은 비교적 간단하지만, 도움이 반드시 필요한 경우도 있습니다.

    아래의 5가지 자가진단 질문에 대한 답이 모두 YES 라면 미국 상표, $250 (+약간의 노력과 시간 투자) 로 등록까지 가능합니다.

    1. 미국에 계십니까?

    회사의 직원 혹은 본인이 직접 상표 출원을 진행하려면 (1) 법인일 경우 Principal Office가 미국 소재 (2) 개인사업자일 경우 거주지가 미국내에 있어야만 합니다.

    해외 소재 상표권자는 반드시 미국 변호사를 통해 상표 업무를 진행해야 하기 때문입니다. (USPTO Exam Guide 4-19)

    2. 등록하시려는 상표가 타인이 사용하지 않는 말이나 그림입니까?

    이 질문에는 조금 엄격해질 필요가 있는데요. 만약 떡볶이를 영어로 풀어서 Tuck-bocky 라고 표현했더라도, 이를 나만 사용하는 말이라고 볼 수는 없습니다. 다른 언어에서 널리 쓰는 말을 빌려 왔기 때문이죠.

    그럼에도 불구하고 많은 상표들이 독특하고 개성있는 말, 그림 혹은 그 조합으로 이루어져 있는데요. 이런 경우 문제가 생길 가능성이 낮기 때문에 직접 진행하실 수 있습니다.

    참고로, 이런 경우에는 대리인을 통해 진행해도 변호사 비용이 $300 대로 그리 비싸지 않습니다.

    3. 이미 사용하고 계신 상표입니까?

    여기서 “사용”은 미국 시장에서 판매가 이루어졌는지로 판단합니다.

    상표 등록 진행하기 전에는 꼭 현재 사용 중이신 상표의 등록에 문제의 소지가 있는지, 거절 가능성은 어느정도 되는지 상표 전문가와 무료 상담을 받아 보시면 좋습니다.

    하지만 본격적인 상담/검토를 위해서는 상당한 비용이 발생하므로 그보다 훨씬 적은 비용으로 일단 출원해서 심사 결과를 받아 보는 것이 더 효율적인 경우가 많습니다.

    따라서, 이미 사용 중인 상표이고, 지금 그대로 등록하여 사용하시길 희망하신다면 한번 직접 출원해 보는 것도 비용면에서 큰 절약이 될 수 있습니다. 시간적으로, 상표 심사는 출원일로부터 최소 3달 후 진행됨을 감안하시기 바랍니다.

    4. Can you read?

    간단한 양식이긴 하지만, 상표 출원 서류에는 약간이나마 전문용어(예: Standard Character, Disclaimer 등)도 섞여 있고, 이에 대해 조금이라도 의문이 생기면 바로 도움말 (USPTO HELP) 을 찾아 확인하셔야 합니다.

    따라서, 영어를 겨우겨우 독해하시는 수준이라면 시간이 과도하게 걸릴 수도 있다는 점 염두에 두시기 바랍니다.

    5. 이메일 주소와 미국 내 결제수단을 가지고 계십니까?

    마지막은 정보 제공 차원에서 드리는 보너스 질문입니다.

    이메일 주소는 구글, 아웃룩 (or hotmail), 네이버, 다음 등 어떤 이메일 서비스를 이용하셔도 문제 없지만, 사용하실 계정에서 *@upsto.gov 주소를 화이트리스트 하셔서 이후 상표 관련 공문이 스팸처리 되지 않도록 주의하셔야 합니다.

    결제수단은 가장 간단하게 신용카드만 있으면 해결됩니다. 요즘 신용카드는 대부분 해외결제가 가능하고, 한국에서는 직불카드라고 칭하는 Debit 도 대부분 문제 없이 사용 가능합니다. (참고: Accepted payment methods | USPTO)

    • (OLD) TEAS 화면 1: 기본 정보
      2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 특허청의 상표전자출원 (TEAS) 양식의 첫 페이지는 다음과 같습니다. 여러가지 주의사항이 있고, 가장 아래에 보면 두가지 질문이 있죠. 1. Is an attorney filing this application? 양식을 제출하는 사람이 변호사인지 묻고 있습니다. 자동으로 Yes가 선택되어 있으므로 No로 바꾸어 주셔야 합니다. 특별한 불이익은 없으니 안심하셔도… Read more: (OLD) TEAS 화면 1: 기본 정보
    • (OLD) TEAS 화면 2: 출원인 정보
      2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 미특허청 상표전자출원 양식 (TEAS Plus) 2번째 페이지에서는 출원인의 정보를 기입하게 됩니다. 출원인은 양식을 기입하는 사람이 아니고, 상표를 소유하고 있는 법인 혹은 개인 사업자를 말합니다. 빨간* 표시 되어 있는 부분은 필수 기재정보라 비워 놓으면 넘어 갈 수 없습니다. 그럼 좀 더 자세히 알아… Read more: (OLD) TEAS 화면 2: 출원인 정보
    • (OLD) TEAS 화면 3: 상표 관련
      2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 미국 상표 전자출원 (TEAS Plus) 의 세번째 페이지는 드디어 상표 관련 정보입니다. 이번 화면에서는 아래의 Mark type 를 구분하셔서 선택하셔야 합니다. Standard Characters 쉽게 말해 숫자나 기호를 포함한 영문이라고 생각하시면 됩니다. 예를 들어, 국문으로 “자유지대”가 상표일 경우 세가지 선택지가 있습니다. Zahyoo-Zeedae 처럼… Read more: (OLD) TEAS 화면 3: 상표 관련
    • (OLD) TEAS 화면 4: 상표의 분류
      2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. TEAS Plus 의 4번째 페이지에서는 특허청의 분류 시스템에 맞게 상표를 기술하셔야 합니다. 상표 등록이 처음이신 분에게는 약간 생소할 수 있지만, 굳이 말하자면 순전히 행정적인 절차이며 큰 법률적 지식을 요구하지 않습니다. 크게는 (1) 해당하는 상품/서비스를 선택하고, (2) 각각의 분류에 대해 상표 출원 방식을… Read more: (OLD) TEAS 화면 4: 상표의 분류
    • (OLD) TEAS 화면 5: 연락처
      2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center 의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 여기서는 심사 및 등록을 위한 연락처를 확인합니다. 미특허청으로부터 출원/심사/등록 을 위한 서신을 받고자 하는 주소가 이미 기입하신 출원인 정보와 다르지 않다면 그대로 입력하시면 되고, 아니라면 이 화면에서 다른 우편주소를 지정하셔도 됩니다. 다만, 이메일 주소를 입력하고 체크박스를 확인하면 미특허청에서는 따로 종이로 된… Read more: (OLD) TEAS 화면 5: 연락처
    • (OLD) TEAS 화면 6: 서명
      2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center 의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 미특허청 상표 출원 TEAS Plus 의 6번째 화면입니다. 세가지 서명 방법 중 하나를 선택하실 수 있는데요. 현재 온라인 양식을 작성하고 계신 분이 상표권자가 되실 분 즉 출원인을 대행할 권한이 있으시면 직접 sign directly 를 통해 화면의 하단에 서명하시면 됩니다. 그렇지 않을… Read more: (OLD) TEAS 화면 6: 서명
    • Domicile Address (거주지 주소) 작성법
      미국 상표 출원 (TEAS) 시 Domicile Address (거주지 주소) 라는 기재사항이 있습니다. 통상은 우편주소(mailing address)와 일치하므로 신경쓰지 않아도 되지만, 때로 꼭 필요한 경우가 있어 주의해야 합니다. 미국 거주 여부를 확인*하기 위한 주소이기 때문에, 꼭 실제 거주하는 곳(혹은 회사 업무가 이루어지는 곳)의 주소를 입력해야 합니다. *거주지(회사의 경우 사무실)가 해외인 경우 반드시 미국 변호사를 고용해 상표등록을 진행해야… Read more: Domicile Address (거주지 주소) 작성법
    • Specimen (or AOU after ITU; 사용증명) 이 뭔가요?
      미국 상표 등록 시 Specimen 을 반드시 제출해야 하는데, 이 Specimen 을 한국말로 설명할 때는 저는 “사용증빙” 혹은 “사용 예” 라고 부르고, 이 절차를 사용증명 이라고 합니다. 그 이유는 이 스페시먼이 말그대로 상표를 사용하고 있다는 증명을 하기 위해 사용되기 때문인데요. 미국 상표법은 “사용주의“를 따르고 있기 때문에 사용하고 있지도 않은 상표를 (1) 단순히 미리 선점하거나 (2)… Read more: Specimen (or AOU after ITU; 사용증명) 이 뭔가요?
    • 간단한 상표 출원
      아이피 피버는 미국내 스타트업과 중소기업들을 위한 통합적인 지재권 솔루션을 제공하고 있는 전문 변호사 그룹입니다. 저희는 하나 하나의 상표를 따로 취급하지 않고, 전체 비즈니스의 지재권 포트폴리오 안에서 그 개별적, 사업적, 재정적 배경과 관련 시장, 향후 계획 등 여러가지 요소를 고려 하여 상표 출원을 진행하고 있습니다. 헌데, 특허나 저작권, 각종 지재권 침해 및 상표 관련 분쟁 등… Read more: 간단한 상표 출원
    • 미국 상표 2분 자가진단: DIY(본인) vs. 대리인(변호사)
      미국 상표 등록(USPTO Trademark Registration)은 비교적 간단하지만, 도움이 반드시 필요한 경우도 있습니다. 아래의 5가지 자가진단 질문에 대한 답이 모두 YES 라면 미국 상표, $250 (+약간의 노력과 시간 투자) 로 등록까지 가능합니다. 1. 미국에 계십니까? 회사의 직원 혹은 본인이 직접 상표 출원을 진행하려면 (1) 법인일 경우 Principal Office가 미국 소재 (2) 개인사업자일 경우 거주지가 미국내에 있어야만… Read more: 미국 상표 2분 자가진단: DIY(본인) vs. 대리인(변호사)
    • 미국 상표 Disclaimer 쉽게 이해하기
      Disclaimer 를 간단히 정의하면, “상표의 일부에 대한 권리 포기” 라고 생각하시면 됩니다. 이런 disclaimer 가 필요한 이유는 상표는 구입코자 하는 상품이 어떤 제품인지 알려주는 역할이 아니라, 어디의 제품인지 알려주는 역할을 해야하기 때문입니다. 예를 들어, 누군가가 “탁상 시계”를 탁상 시계의 상표로 등록해 사용한다면, 다른 탁상 시계 제조/판매자들에게 곤란한 일이 발생하겠죠. 따라서, 제품의 종류나 특징을 설명하는 문구나… Read more: 미국 상표 Disclaimer 쉽게 이해하기
    • 미국 상표 DIY 등록: ICs and IDs?
      IC (국제분류) 와 ID (acceptable identification of goods/services) 는 미국 상표 등록을 위해서 꼭 필요한 사항입니다. 상표는 관련된 상품/서비스 없이는 존재할 수 없습니다. 물론 나이키나 월마트와 같은 유명 상표의 경우, 특정 상품(운동 용품, 의류, 등)이나 서비스(리테일 서비스)에 국한되지 않고 막연히 생각하기 쉽지만, 엄밀히 말하자면 두개의 독립적인 회사가 동일한 상표를 서로 다른 제품군에 사용하는 것이 가능합니다.… Read more: 미국 상표 DIY 등록: ICs and IDs?

  • 미국 상표, 어떨때 혼자 DIY 해야할까?

    미국 상표, 어떨때 혼자 DIY 해야할까?

    미국 상표 등록은 본인이 직접 혹은 미국 변호사를 통해 진행 가능합니다. 본인이 미국에 거주하고 있지 않다면, 반드시 미국 변호사를 통하도록 되어 있지만 불과 몇 년되지 않은 다소 국수주의적 규정이죠.

    상표 등록을 본인이 직접할 수 있는 이유 중 하나는 미국 상표법의 “사용 주의” 때문으로, 실제 상표권은 “사용”에 의해서 발생하고, 상표 등록은 부동산 등기와 비슷한 개념입니다. 본인이 이미 가지고 있는 권리를 직접 등기할 수 없다면 말이 되지 않겠죠.

    하지만 스스로 혼자 상표 등록을 하기 위해 출원서를 제출했다가 일처리가 잘못되거나 등록이 거절되면, 중복 비용이 발생하고 시간 낭비를 하게 됩니다.

    따라서, DIY 를 하면 좋은 경우와 아닌 경우를 함께 알아보겠습니다.

    (more…)
  • 미국 특허—DIY로 직접 출원

    미국 특허—DIY로 직접 출원

    먼저 특허란, 이제껏 남들이 생각하지 못했던 물건이나 방식, 디자인 등(이하 편의상 “신기술” 혹은 “발명”)에 대해 배타적인 독점권을 정부로 부터 부여받는 권리입니다.

    특허권은 미연방헌법에 명시되어 있을 정도로 그 역사가 긴데요.

    [The Congress shall have power to] promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.

    U.S. Constitution Section I Clause 8

    그 오랜 역사 만큼 축적된 판례도 많고, 관습법 뿐만 아니라 매우 세부적인 법률과 규칙으로 아주 작은 부분까지 규정되어 있기에, 아주 공고하고 확고한 권리가 됩니다.

    이 때문에 투자가치나 기업가치를 평가할 때 좋은 잣대가 되고, 많은 스타트업이나 Tech 기업들은 특허자산이 기업자산의 큰 부분을 차지하고 있습니다.

    특허, 언제 받아야 하나?

    특허는 남들이 생각 못했던 것을 내가 처음으로 생각해냈다는 INVENTORSHIP(발명자의 권리)을 인정받는 절차이기 때문에, 제3자가 독립적으로 똑같은 것을 생각해낼 경우, 먼저 특허청에 출원(특허 신청서를 제출하는 행위)하는 쪽이 우선권을 가집니다.

    물론 자신이 생각해낸 것을 남들은 절대로 못한다는 확신이 있다면, 출원 없이 기다려도 되겠죠. 하지만 이 경우에는 신기술을 제3자에게 공개하거나 사용해서는 안됩니다. 말 그대로 자신만 “알고” 있어야 하죠.

    따라서, 발명이 세상에 불가피하게 공개될 수 밖에 없는 경우, 예를 들어 상업화를 준비하거나 논문을 쓰는 경우, 미리 특허 출원을 해두어야 합니다.

    특허 출원의 의의

    나라에서 특허를 주는 이유는 단순히 발명한 사람에게 신기술에 대한 권리를 무조건 독점하게 하려는 것이 아니라, 그 신기술에 대해 다른 사람들도 알고 더 발전시킬 수 있도록 하여 국가적인 기술 발전을 도모하기 위한 목적도 있습니다.

    따라서, 특허권의 대가로 발명자는 신기술의 완전한 공개해야 합니다. 다시 말해, 신기술과 관련된 지식과 기술을 가진 보통의 사람이 특허 출원서를 읽고 누구의 도움 없이도 신기술을 그대로 모방할 수 있게끔 해야 합니다.

    그렇다면 발명자에게는 너무 큰 손해가 아닌가 하는 분도 계시겠지만, 그 대가로 20년이라는 긴 세월동안 배타적인 권리를 부여 받기 때문에, 특히 리버스 엔지니어링 (reverse engineering) 이 가능하거나 영업비밀의 보호가 어려운 분야에서는 특허가 거의 유일하게 자신의 발명권을 지킬 수 있는 방법이 됩니다.

    특허 출원 고려하기—잠정 출원

    실제로 특허를 받기까지는 최소 3개월 이상 보통 1년 이상의 시간이 소요되고, 특허 심사관에게 신기술이 기존 기술과 어떻게 다르고 새로운지 설득하고, 특허권의 권리 범위를 명료하게 정리하는 등 많은 노력이 필요하기에 비전문가가 진행하기에 어려운 부분이 많습니다.

    그 때문에 DIY를 위해서는 잠정 출원(Provisional Application)을 권해드립니다. 잠정 출원은 제3자가 같은 신기술에 대해 특허를 출원하는 경우를 대비해, 실제 심사는 진행되지 않지만, 미리 자신의 발명을 특허청에 제출해 두는 절차입니다.

    잠정 출원을 하면 그 이후 1년의 기간 동안, 같은 기술에 대해서 제3자가 특허를 출원할 경우에 해당 기술에 대한 우선권을 가지게 될 뿐만 아니라, 실제 출원과 똑같은 Patent Pending (특허 출원) 이라는 법적 지위가 발생하므로, 공지를 통해 다른 사람들이 따라하는 것을 미연에 방지하거나, 경고문을 발송하는 등의 권리행사를 할 수 있습니다.

    또 하나의 장점을 꼽자면, 잠정 출원은 세상에 공개되지 않습니다. 만약 기술의 추가적인 보완이 필요하거나 시기적으로 너무 이르다고 판단될 경우에는 단순히 잠정 출원을 방치할 수 있고, 이 경우 특허청은 해당 문서를 보관하지만 이를 공개하지는 않습니다.

    잠정 출원(Provisional Patent Application)하기

    잠정 출원은 심사가 진행되지 않는다고 했죠. 이 때문에 굳이 말하자면 아무거나 끄적끄적한 노트를 제출한다고 해도, 잠정 출원 요건은 만족할 수 있습니다.

    하지만 나중에 실제 출원이 이루어질 때, 잠정 출원의 혜택(“우선권”)을 받으려면 (즉, 제3자가 자신의 잠정 출원일 이후에 똑같은 기술에 대해 특허 출원하는 경우에 대비하여 우선권을 획득하려면), 실제 출원의 내용이 잠정 출원 내용과 달라서는 안됩니다.

    물론 여기서 다르다는 잣대는 문장 구조나 기타 출원서의 양식이나 서술 방식을 말하는 것이 아니고, 기재되어 있는 기술입니다.

    예를 들어, 잠정 출원에 신기술이 A, B, C 라는 세가지 부분으로 이루어져 있었는데, 본 출원에서는 A, B, C, D 를 포함한다면, D에 대해서는 우선권이 주어지지 않게 됩니다. (참고로, 잠정 출원에 A, B, C를 공개해 두고, 본 출원에는 A, B 만 포함하는 것은 문제가 되지 않습니다.)

    따라서, 서술 양식은 크게 중요하지 않지만 적어도 신기술에 대한 모든 내용을 포함하는 것은 중요합니다. 가장 쉬운 방법은 관련된 특허를 하나 Google Patents 에서 찾아서 해당 문서의 양식과 내용과 유사하게 작성하는 것이죠.

    모델 양식 찾기

    예를 들어, 내 발명이 흔들 의자에 관련된 것이라면, Google Patents 에서 rocking chair 를 검색 후, 좌측의 패널에서 Patent Office—미국, Language—영어를 선택해 주세요.

    검색 결과에서 발명의 유사성과 출원 날짜를 고려하여 꽤 최근인 2010년에 출원된 특허를 선택해 보았습니다.

    우측의 파란 영역에 Download PDF 를 클릭하시면 해당 문서 전체를 PDF 파일로 보실 수 있고, 그 밑으로 내려가다 보면 Status (상태)에 Abandoned 라고 표시된 것을 확인하실 수 있는데요.

    심사를 거쳐 특허가 되지 않고 중간에 포기한 출원의 경우에도 이렇게 공개가 됩니다. 헌데 기왕이면 실제 특허를 받은 내용을 참고하면 더 좋겠죠?

    이를 위해서는 검색 필드에서 Status—Grant 를 선택하시면 됩니다.

    실제로 특허를 받은 것만 검색하니 아래와 같은 더 최근(2016년)의 출원이 첫 화면에 노출되네요.

    출원서 작성하기

    특허 전문을 PDF로 받아서 확인해 보시면 크게 아래와 같은 부분으로 나누어져 있습니다.

    Abstract

    말 그대로 요약입니다. 잠정 출원 시에는 꼭 필요하지 않습니다.

    Drawings

    도면은 필요 요건은 아니지만, 형상이 있는 발명이라면 꼭 제출하는 편이 좋습니다. 말로는 설명하지 못하는 부분이 있을 수 있기 때문이죠. 만약 잠정 출원에 도면이 포함되지 않으면, 본 출원 시 도면을 추가하기가 어려울 수 있습니다.

    3D CAD 이미지가 있다면 다양한 각도로 제출하는게 좋고, 정 도면을 그리기 어렵다면 프로토타입의 사진을 후작업하여 제출하는 방법도 고려해볼 수 있습니다.

    Specification

    각각의 Technical Field, Background, Summary, Description of Drawings, Detailed Description 에 맞추어 작성하시면 되겠죠.

    신기술에 대한 논문 혹은 설명서를 작성한다는 기분으로 제3자가 신기술을 시도했을 때 본인이 실현한 신기술과 동등한 결과를 낼 수 있도록 적으셔야 합니다.

    Claims

    잠정 출원에는 요구되지 않지만, 본 출원에서는 특허권의 권리 범위를 정하는 매우 중요한 부분입니다. 잠정 출원 시 생략하셔도 좋습니다.

    출원서 제출하기

    미특허청의 EFS 를 이용하여 집에서 인터넷을 통해 간편하게 제출할 수 있습니다. 특허청은 미국 연방정부 치고는 전산화가 잘되어 있는 편이고, 오랫동안 서비스를 해왔기 때문에, EFS는 겉보기에는 매우 구식이고 낡아 보이지만, 기능적으로는 잘 갖추어져 있습니다.

    물론 사용자 편의는 전혀 고려되어 있지 않기 때문에, 출원 요건이 제대로 갖추어 지지 않은 상태에서도 제출 버튼을 누르면 제출 됩니다. 반대로 업로드한 문서 파일에 문제가 있거나 하면 바로 알려주기 때문에, 기술적으로는 신뢰하셔도 좋습니다.

    EFS는 아래 링크를 이용하셔서 접속하실 수 있습니다. 참고로 Unregistered eFiler 로 별도 가입 없이 출원서 제출이 가능합니다.

    United States Patent & Trademark Office (uspto.gov)

    첫화면

    이름과 이메일 주소를 적고 New application/proceeding 을 선택 후

    알맞은 특허 카테고리를 선택 후 Continue 버튼을 누르면 되겠죠.

    기본적으로 잠정 출원은 Utility 만 가능하기 때문에 위와 같이 Utility—Provisional 선택하시면 됩니다. (Design Patent 는 우리가 흔히 아는 특허와는 달리 장식적인 요소를 보호합니다. 관련 글 참고 바랍니다.)

    로그인 첫화면

    가장 먼저 출원정보(Application Data)를 제공하게 됩니다. Application data 는 반드시 정확하게 기입하셔야 하는데요. ADS (Application Data Sheet)에 포함된 많은 정보가 출원 필수요건이므로 주의를 요합니다.

    위와 같이 Web-based ADS를 선택하면 별도의 ADS 양식을 다운받아 제출하지 않아도 되므로 편리합니다. 선택하시면 아래로 매우 긴 웹 양식이 나타납니다.

    적으셔야 하는 부분은 다음과 같습니다.

    우선 아래의 영역에 발명인에 대한 정보를 기입하세요.

    다음으로 correspondence (연락처) 입니다. 혹시 영역이 보이지 않으면 “An Address is being …”의 좌측 박스가 체크되어 있는지 확인하세요. 이처럼 경우에 따라 해당 박스가 체크되어 있지 않으면 보이지 않는 영역이 있습니다.

    여기까지는 연락처 정보에 가까운데요.

    참고로 발명자가 직접 출원하시는 경우이기 때문에 위의 Inventor (발명인), Correspondence (연락처) 그리고 아래 등장할 Applicant (출원인) 모두 본인 정보를 적으시면 됩니다. 물론 출원인은 본인 명의 혹은 회사(법인인 경우) 명의로 진행하실 수 있습니다.

    다음으로 본격적으로 발명에 대한 정보가 등장하는데요.

    Title of the invention 은 말 그대로 발명을 대표하는 이름을 적어주시면 됩니다. 기왕이면 발명을 제대로 소개하면 좋겠지만, 위에서 모델로 참고 했던 “Rope Rocking Chair” 특허처럼 그다지 성의없는 제목도 문제가 되지 않습니다.

    다음으로 Small Entity Status 를 claim (해당 box 에 체크) 해주시면 관납료를 50% 할인 받으실 수 있는데, 출원인이 대기업(종업원 500명 이상)이 아닌 이상 대부분 small entity 에 해당하므로 꼭 체크해 주세요.

    추가로 small entity 중에서도 소득이 일정 수준이 안되면 micro entity 로 추가 할인 (추가 50%, 결과적으로는 관납료의 25% 납부)도 가능한데, Micro Entity Status Gross Income Limit | USPTO 에서 소득제한을 확인하실 수 있습니다.

    만약 micro entity 에 해당한다면 Certification of Micro Entity Status 양식을 작성하여 제출하셔야 합니다. 해당 양식은 Forms For Patent Applications Filed On Or After September 16, 2012 | USPTO 에서 찾으실 수 있습니다. 이 양식을 상기 별도로 다운로드 후 서명해 PDF 파일로 업로드해야 하는데 업로드 하는 방법은 아래에서 설명합니다.

    이후 몇가지 영역은 무시하셔도 좋고, 만약 회사 명의로 출원하신다면 아래의 Applicant 영역을 찾으셔서 회사 정보 정보를 기입하시면 됩니다. 미국 특허법상 발명에 대한 권리는 기본적으로 발명인에게 있기 때문에 회사는 assignee (권리 양수인)이 됩니다. Assignee에 체크하세요. 만약 본인 명의로 출원(applicant = inventor)하신 다면 아래 영역은 비워두시면 됩니다.

    다음으로 아래 영역에 서명후 continue 클릭하시면 됩니다.

    서명은 본인 이름을 두개의 / 사이에 쓰시면 됩니다. 두개의 / 도 서명의 일부이므로 본인이 입력하셔야 함을 꼭 기억하세요.

    양식을 작성하면서 느끼셨겠지만 대체로 붉은색 * 표시(필수 기재 사항)만 작성하시면 됩니다. 다행히도 해당 부분이 미기입되면 에러가 발생하고 다음으로 넘어가지 않습니다.

    출원서류 업로드

    ADS 작성 후 Continue 클릭하시면 아래 사진의 가장 상단에 위치한 탭에서 Application Data 를 지나 Attach Document 로 진행된 것을 확인하실 수 있습니다.

    위의 화면에서 하단 영역에 Choose File 버튼으로 컴퓨터에 저장된 문서를 찾아서 알맞은 Category 와 Document Description 을 선택하면 되고, 파일을 추가하시려면 그때마다 Add File 버튼을 눌러주세요.

    참고로, 모든 서류를 하나의 PDF 문서로 만든 후 업로드 하실 수도 있습니다. 이 경우 해당 문서가 multiple documents 를 포함한다는 질문에 Yes 로 응답하신 후 몇 페이지 부터 몇 페이지까지가 어떤 category 에 해당하는 지를 지정하시면 됩니다.

    잠정 출원 시에 꼭 업로드해야 하는 문서 체크리스트

    • Category: Application Part—Document Description: Drawings
    • Application Part—Specification
    • Application Part—Provisional Cover Sheet (SB/16)

    선택적으로 업로드할 문서 체크리스트

    • Entity Status Correspondence—Certification of Micro Entity (SB/15)

    Drawings 과 Specification 는 모델 출원을 참고하여 작성하셨죠. 제출하실 때는 워드 문서가 아니라 PDF 파일로 만들어서 업로드 하시면 됩니다. 그 외 Provisional Cover Sheet 와 Certification of Micro Entity 는 괄호안의 양식 이름 참고하셔서 아래의 링크에서 PDF 로 다운로드 받아 사용하시면 됩니다.

    Forms For Patent Applications Filed On Or After September 16, 2012 | USPTO

    해당 양식도 세부적인 차이가 있는 것을 알 수 있는데, 보통 SB/16 의 경우 EFS-Form 을 사용하시면 되고, SB/15 는 Gross income basis 가 해당 됩니다. 해당 양식 기입하는 방법은 구글에서 “Guidance for filling out Micro Entity Status Form” 처럼 검색하시면 USPTO에서 직접 업로드한 유튜브 비디오 instruction 을 찾으실 수 있습니다.

    모든 파일과 상응하는 Document Description를 선택하셨으면 Upload and Validate 버튼을 누르시면 되고, 다음으로 업로드된 파일 목록을 검토 (Review) 후, 계속해서 Continue 누르시면 Calculate Fees 탭으로 이동합니다.

    관납료 계산, 비용 결제 및 제출

    관납료를 계산하실 때 Small 혹은 micro 에 해당한다면 반드시 해당 항목(아래 참고)을 클릭하셔야 계산에 반영됩니다.

    Micro Entity를 클릭 하신 경우, 아래와 같이 표시된 화면의 Provisional 박스에 체크하시면 됩니다.

    이 다음으로는 결제 및 제출만 남았는데, 당장 결제하지 않으셔도 제출은 가능하지만, 공식적으로 우선권 날짜를 받으시려면 반드시 결제를 하셔야 합니다.

    결제는 온라인에서 쇼핑하듯이 신용카드 결제하시면 되기 때문에 별도 설명이나 안내는 필요 없을 듯 하구요.

    출원서 제출 후 마지막 화면 우측 메뉴에서 접수증 저장 버튼을 이용하셔서 접수증 보관해 두는 것 잊지 마시기 바랍니다. 접수증에 적혀 있는 출원번호 외 기타 정보는 본출원시 필요하므로 잘 보관하셔야 합니다.

    추가 정보

    이후 본 출원을 대비해서는 Drawings 와 Specification 에 발명을 어떻게 잘 설명하는지가 중요합니다. 발명과 기술의 종류에 따라 너무 다양하기 때문에 모델이 될 만한 특허를 찾아서 참고하는 것으로 설명을 대체했지만, 아무래도 부족할 수 밖에 없습니다.

    이후 본 출원까지 계획하고 있지만 경제적 어려움이나 기타 사유로 전문가의 도움을 받기 어려우신 분들은 무료 상담 신청하셔서 해당 발명에 대한 조언을 받으시면 좋겠습니다.

    저희 IPfever 의 무료 상담은 단순히 고객 정보를 수집하는 과정이 아니라, 실제로 적용 가능한 법적 조언을 포함하여 필요할 경우 본인이 직접 특허/상표를 출원하는 방법도 안내해 드리고 있습니다.

  • 아마존 상표 등록 (Amazon Brand Registry)

    아마존 상표 등록 (Amazon Brand Registry)

    아마존 상표 등록을 위해 미국 USPTO 에 상표 등록을 하시려는 분들이 많습니다. 미국에 거주하고 계시다면 변호사의 도움 없이 USPTO 에 등록이 가능하신데, 특히 standard character 로 상표를 등록하실 때 유의하실 점 몇가지 소개 드립니다.

    Standard Character 로 등록하는 방법

    스탠다드 캐릭터로 등록한다는 의미는 결국 “이름”을 등록한다고 생각하시면 됩니다. 당연히, 영어권에서 사용되는 문자만 등록 가능하며 다음의 리스트에 있는 문자의 조합을 출원 시에 입력하시면 됩니다.

    미국 특허청 자료: 스탠다트 캐릭터 리스트

    국문 상표라면, 예를 들어, 삼성(參星)을 상표 등록하려면 “Samsung” 라고 표기하면 되겠죠. 물론 원하시면 뜻을 풀어서 “Three Stars” 조금 더 나아가면 “Tristar” 도 가능합니다.

    물론 어떤 경우에도 미국에서 제3자가 “삼성”이라는 상표를 부착하여 판매하는 것을 어느정도 제한할 수 있지만, 엄격히 말해서는 “Samsung” 이라는 영문표기 (글씨체나 표기 방식은 무관) 에 대한 보호입니다.

    이미 등록된 상표나 흔한 문구, 제품의 종류, 특성을 소개하는 문구 등은 피하시는게 좋습니다.

    1. 이미 등록된 상표

    예를 들어, NIKE 와 같은 상표는 굳이 스포츠용품이 아니여도, 행여 심사를 통과하더라도 NIKE에서 심사불복 행정 소송을 진행할 가능성이 큽니다.

    2. 흔한 문구

    예를 들어, TRISTAR 같은 문구는 이미 누군가 사용하고 있을 확률이 높겠죠. 상표에 대한 권리는 사용 범위 (예를 들면 상품이나 서비스 품목)에 따라 제한되지만, 꼭 완전히 똑같은 상표만 거절되는 건 아닙니다. 소비자의 혼동 가능성을 이유로 등록 거절될 수 있습니다.

    3. 제품의 종류, 특성을 소개하는 문구

    A. 이름의 일부인 경우

    제품의 종류나 특성을 설명하는 문구는 기본적으로 DISCLAIM 되어야 합니다. 결국은 상표의 일부여도 상표권이 있다고 보지 않는 부분이 되죠. 예를 들어, Samsung Electronics 에서 Electronics 는 당연히 DISCLAIM 되어야 하고, 이 때문에 LG Electronics 와 Samsung Electronics 는 전혀 유사성이 없다고 보게 됩니다. (이유: LG 와 Samsung 만을 가지고 비교)

    B. 이름의 전체인 경우

    이름 전체가 제품의 단순한 종류나 특성을 소개한다고 판단되면 이미 해당 문구를 미국 시장에서 오랫동안 사용해서 소비자에게 특별한 의미로 받아들여지고 있다는 증명을 제출하지 않는 한 Supplemental Register 에만 등록이 가능합니다.

    Supplemental Register 도 USPTO 상표 등록이지만 아마존 브랜드 레지스트리 등록은 불가능한 점을 유의하시기 바랍니다.

    Principal Register 에 등록하시는 방법

    위에서 소개한 대로 미국 상표 등록은 본(本)등록부와 부(附)등록부로 나누어집니다.

    부등록부에 등록할 경우에도 ® 마크를 사용할 수 있지만, 기본적으로는 본등록부에 등록되기 위한 대기 리스트의 역할을 합니다. 아마존에서 본등록부에 등록된 상표만 브랜드로 인정하는데에는 이유가 있겠죠.

    별도의 부등록부 출원서(Trademark/Servicemark Application, Supplemental Register)가 마련되어 있으므로 선택을 잘 못 할 가능성은 크게 없지만 없지만, 본등록부 출원서(TEAS Plus/TEAS Standard Application)를 이용하셔서 출원 하시더라도, 심사 중 본등록부에 부적합하다고 판단되면 심사 거절 시에 부등록부 기재를 권고할 수 있습니다.

    온라인 대행 서비스는 피하세요.

    기본적으로 상표 등록 대행은 미국에서는 변호사만 할 수 있습니다. 변호사가 자신의 이름을 내걸고 하지 않는 온라인 상표 서비스는 모두 불법이라고 보시면 되며, 이런 서비스 대부분이 출원인(의뢰인)의 이름을 이용해 출원서(Application)에 서명합니다.

    이렇게 미특허청의 TEAS 시스템에 제3자가 출원인의 이름으로 전자서명하는 것은 출원 시의 서명요건을 만족하지 않습니다.

    37 C.F.R. §2.193

    이 외에도 상품의 국제분류를 추가한다는 명분으로 비용을 추가 청구하고 해당 국제분류로는 출원하지 않거나, 1차 심사 거절이 되면 과도한 추가 비용을 청구하는 등 여러가지 곤란을 겪으신 분들이 많습니다.

    DIY (직접 출원)

    물론 상표를 전문으로 하는 변호사를 찾아가면 가장 좋겠지만, 비용 때문에 꺼려지시는 분들이 많습니다. 이런 경우 직접 미특허청의 상표 출원서 리스트에서 본등록부 출원서(TEAS Plus/TEAS Standard Application)를 선택하여 출원하시면 됩니다.

    1. 출원 전 유사 상표의 등록 여부 확인

    미특허청의 Trademark Electronic Search System (TESS) 를 통해 무료로 가능합니다. 상기 TESS(테스) 는 인터넷 검색 엔진과는 달리 자연어 검색이나 AI 등이 없는 아주 기본적인 키워드 검색입니다.

    참고로 온라인 대행업체에서는 단순히 똑같은 단어가 있는 상표만 검색해 주는데, 동일한 상표가 발견되어 등록이 거절되는 경우는 극히 일부에 불과합니다. 혼동 가능성이 있는 유사한 상표가 있는 경우가 훨씬 많죠.

    따라서, 검색 연사자를 적절히 사용하셔서 유사한 상표를 모두 검색하실 필요가 있습니다. 검색 연산자는 테스의 HELP 탭/메뉴에 자세히 설명되어 있습니다.

    2. MY USPTO 계정 생성

    모든 상표 출원 업무가 전산화되면서 일반 출원인도 모두 USPTO.GOV 에 계정을 만들셔야 합니다. 계정을 만드는 과정은 네이버나 페이스북에 가입하는 것과 크게 다르지 않습니다. 물론 가입 및 이용은 100% 무료입니다.

    3. TEAS Plus/TEAS Standard Application

    상기의 이름과 같은 본등록부 출원서를 선택하셔서 출원서를 직접 작성하시면 됩니다. 직접 진행하실 때는 TEAS PLUS 로 진행하시기를 추천드립니다.

    자세한 내용 및 출원서 기입 방법은 미국 상표—DIY로 직접 출원 – IPfever을 참고하시기 바랍니다. (링크: 미국 상표 – DIY로 직접 출원)

    당부의 말씀

    상표 출원의 대부분이 거절로 끝납니다. 이를 피하기 위해선 유사한 상표가 등록되어 있는지 여부 뿐 아니라 그 외 여러가지 상표 출원의 법적요건 만족시키는 것이 중요합니다.

    미특허청의 상표 등록 관련 기본 정보를 모두 검토 후 신중히 진행하시기 바라며, 추가로 아래의 여러 상표 관련 글이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

  • 간단한 상표 출원

    간단한 상표 출원

    아이피 피버는 미국내 스타트업과 중소기업들을 위한 통합적인 지재권 솔루션을 제공하고 있는 전문 변호사 그룹입니다. 저희는 하나 하나의 상표를 따로 취급하지 않고,

    전체 비즈니스의 지재권 포트폴리오 안에서 그 개별적, 사업적, 재정적 배경과 관련 시장, 향후 계획 등 여러가지 요소를 고려

    하여 상표 출원을 진행하고 있습니다.

    헌데, 특허나 저작권, 각종 지재권 침해 및 상표 관련 분쟁 등 저희가 수행하는 여러가지 지재권 업무 중 “상표 출원/등록”은 매우 간단한 업무에 속합니다. 그럼에도 불구하고, 최근 상표의 출원과 등록을 위해

    불필요하게 과다한 비용을 쓰시게 되거나, 무자격 상표 전문 업체의 기만적이고 불법적인 법률 서비스로 인해 피해를 본 사례

    등을 자주 접하게 되어, 미력한 힘으로나마 조금이라도 상황을 개선코자 여러 노력를 하고 있으며 그 일환으로 단순히 상표 출원만 진행을 원하시는 경우도 최선을 다해 도와드리고 있습니다.

    이에 따라, 무조건 상표만 출원하면 되는 (예: 아마존 브랜드 레지스트리 등록을 이유로 상표 등록이 필요한 경우) 건도

    그에 부합하는 최소의 비용(평균 $400–500 + 관납비)

    으로 원하시는 결과를 얻으실 수 있도록 도와드리고 있습니다. 다만, 일부 업체나 로펌과 같이 건당 얼마 하는 식으로 공장에서 물건을 찍어내듯이 진행하지는 못하고, 필요에 따라 고객님의 사전 동의를 거쳐 자문과 검토를 실시하고 철저히 일한 만큼 사후 청구하는 원칙을 따르고 있습니다.​

    단순한 상표 출원 업무에 대한 도움이 필요하신 경우, 먼저 무료 상담을 통해 앞으로의 진행 방향에 대해 조언을 얻으시고, 비용과 필요를 잘 고려하여 IPfever 변호사와 진행 및 직접 DIY 나 Amazon IP Accelerator 프로그램, 그 외 로펌이나 변호사 사무실 등을 선택적으로 이용하시기를 당부드립니다.