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  • Likelihood of Confusion 거절 사유 극복하기

    미국 상표 출원 시, 가장 극복하기 어려운 거절사유가 바로 likelihood of confusion (LOC) 입니다.

    번역하자면 혼동가능성, 즉 다른 출원/등록 상표와의 혼동 가능성 인데, 통상 LOC 거절에는 등록하려고 하는 상표와 유사한 기존 상표의 출원번호/등록번호가 인용됩니다.

    출원번호만 인용된 경우

    우선권(일반적으로 출원일이 더 빠른 출원이 우선함)을 가진 유사한 출원의 심사가 진행 중이라면 Notice of Suspension (심사중단통지)이 발행되고, 기존 상표의 심사가 완료될때까지 심사가 보류됩니다.

    이 경우, 상표의 심사가 생각보다 오랜 기간 동안 중단 될 수 있습니다. 통상 상표 심사에는 8-12개월 걸린다고 하지만, 선행 상표 심사 과정에서 Non-Final Action 이 발행되거나 이에 대한 대응의견을 제출시한(통상 3개월이지만 3개월 연장 가능)을 다 쓰고 제출, 그리고 이에 대한 고려 후 Final Action 이 발행된 후에도 다시 한번 재심사청구가 가능한 점을 고려하면 2년 이상 심사가 지연될 수 있습니다.

    따라서, Notice of Suspension 이 발행되면 마냥 기다리는 것이 아니고, 인용된 선행 출원의 심사 기록을 바탕으로 등록 가능성(거절사유의 번복 가능성), 소유권자의 미국 시장 진출 상황 등 을 조사하고, 필요한 경우 새로운 출원으로 방향을 틀거나 출원 내용을 변경해서 suspension 을 철회시키는 등의 조치를 취해야 합니다.

    등록번호가 인용된 경우

    유사한 등록이 존재한다면 Non-Final Action (흔히 office action 혹은 OA 라고 함) 이 발행되고, 이는 한국 특허청의 의견제출통지서와 마찬가지로 등록이 이러저러한 사유로 거절되었으니 이에 반하는 의견이 있으면 제출하라는 통지서 입니다.

    여기에 등록번호가 인용되어 LOC가 언급되면 선행 등록상표와 등록하고자 하는 상표가 얼마나 비슷한지부터 시작해서, 품목에는 어떠한 연관성이 있고, 소비자가 상표를 어떻게 인식하고 구별할 지까지 다양한 각도에서 의견을 주고, 혹 이에 반하는 의견이 있으면 제출하라는 식의 통지서를 발행합니다.

    심사관이 이미 위와 같이 다양한 시점에서 분석을 포함한 후이기 때문에, 실제로 심사관의 LOC로 인한 거절을 번복하도록 하려면, 심사관이 놓치거나 포함시키지 않은 요소를 추가하거나 지적해, 번복을 유도하는 것이 좋습니다.

    LOC 거절 극복하기

    기본적으로 두 상표가 “유사하다”라고 할때는 단순히 상표의 철자가 얼마나 똑같은지를 보는 것이 아니고, 표기 뿐만 아니라 발음과 인상을 함께 보게 됩니다. 다시말해 굉장히 주관적일 수 있다는 것이죠.

    이 때문에 한번 심사관이 유사하다고 생각을 하면, 이러한 선입견을 바꾸기가 쉽지 않습니다. 따라서, 이례적으로 상표법이나 심사지침을 무시했거나, 잘못 이해했거나, 잘못 적용한 경우를 제외하면, 이미 심사관이 통지서에 포함시킨 해석과 조금 다른 해석을 제시하는 것 만으로는 설득이 어렵습니다.

    새로운 증거 – 1. 다수의 유사한 상표 등록

    사실 출원인으로서 가장 억울한 경우가, 유사한 상표가 이미 다수 등록되어 있는 경우입니다. 다른 사람들은 유사상표를 등록해서 잘만 쓰고 있는데 왜 나만 등록을 못하게 하나? 하는 생각이 들기 마련이죠. 이러한 많은 수의 유사상표 등록 하나의 증거가 될 수 있습니다.

    헌데, 유사 상표가 단순히 등록되어 있다는 사실만으로 우리 상표를 등록해야 할 근거가 되지는 못합니다. 그러한 상표 등록이 잘못된 심사의 결과일 수도 있고, 등록 시점에서 품목 간의 연관성이 떨어졌던 상표들이 시장환경의 변화에 따라 연관성이 증가했을 수도 있기 때문이죠. 일례로 정기적으로 상표 분류체계에 대한 업데이트 시 동일한 품목의 국제분류가 바뀌는 경우가 있습니다. 이런 경우, 전혀 다른 국제분류에 있던 두개의 등록상표가 하나의 국제분류로 재분류 될 가능성도 있겠죠. 하지만 이런 경우에도 상표등록이 취소되지는 않습니다.

    간단히 소개하자면, 비슷한 이름이나 디자인으로 다양한 상표가 등록되어 있을 경우, 그러한 이름이나 디자인은 하나의 브랜드의 정체성을 나타내기 보다는, 제품의 특징이나 성분 등을 뜻하거나 제품의 종류나 효과 등을 넌지시 알려주고 있다는 주장을 할 수 있습니다. 예를 들어, 스킨케어 상표 중에는 Glow 라는 단어가 들어간 상표가 많은데요. 피부의 광택을 뜻하는 이 단어는 광택이 나는 피부의 유행과 개인/중소 브랜드 화장품의 강세와 맞물려 많은 상표가 출원된 사례 입니다.

    이런 경우, 보통은 LOC로 볼 수 있는 Glow 와 Glow Clinical* 이 공존할 수 있는 상황이 발생합니다.

    *통상 한 단어가 등록(Glow®)이 되면 그 단어를 포함한 단어(Glow Clinical™, 6/17/2025년 기준 실질심사 통과 후 공시 진행 중)는 sub-brand 정도로 취급해 등록이 안됩니다. 예를 들자면, Nike 와 Nike Golf 를 통상 한 브랜드로 생각하는 경향이 있기 때문입니.

    새로운 증거 – 2. 단어의 의미나 해석

    같은 단어가 두 분야에서 전혀 다른 의미로 해석되는 경우가 있습니다. 또한 일반적으로 같은 뜻으로 사용되는 단어가 특정 분야에서는 각각 특수한 의미를 갖거나, 반대로 일반적으로는 전혀 다른 뜻으로 사용되는 단어를 통용해서 쓰는 경우도 있습니다.

    실제로 상표심사시 말하는 혼동 가능성은 소비자의 혼동 가능성, 그 중에서도 특정 품목/서비스의 소비자의 혼동 가능성을 의미합니다. 즉, 상표를 등록했거나 등록하려는 품목/서비스를 실제 구입하고 이용하는 소비자의 인식이 중요하다는 거죠.

    따라서, 심사관이 일반적으로 구매하고 사용하는 제품이 아닌, 특수한 상품이나 서비스의 경우에는 내가 알고 있는 것을 심사관도 알고 있다고 단정하지 말고, 해당 업계의 전문가나 관계자의 증언이나 전문자료, 출판물 등을 제출하면 도움이 됩니다.

    새로운 증거 – 3. 출원 서류의 정정

    새로운 증거라고 하기는 어렵지만, 출원 시 포함시켰던 품목을 삭제하거나, disclaimer 를 추가하는 등 심사대상 자체를 변경하는 방법도 고려해 봐야 합니다.

    통상 출원 시에 없던 내용을 추가하거나 상표 자체를 변경하는 것은 불가하지만, 있던 내용을 빼거나 상표의 일부에 대한 권리 주장을 포기(disclaimer)하는 등의 변경은 허용됩니다.

    결국 심사기준이나 해석, 적용을 바꾸기는 어려우니, 아예 심사대상을 바꾸는 접근입니다. 이런 경우 원칙적으로는 새롭게 심사를 해야겠지만, 사람이 하는 일이라 그렇지 않겠죠. 따라서, 단순히 출원변경(amendment)을 제출하는데서 끝내서는 안되고, 그러한 변경이 왜 상표등록을 가능케 하는지 자세히 설명해서 함께 제출해야 좋습니다.

    모든 OA 대응 시 공통사항

    Response to office action 양식을 제출할 때, 자주 문제가 생기는 부분이 “모든 거절사유”에 대한 응답을 하지 않는 경우입니다.

    SUMMARY OF ISSUES:

    • Search results advisory: prior-filed applications may pose bar to registration
    • Section 2(d) refusal – likelihood of confusion
    • Identification of goods – clarification required
    • Email address required
    • U.S. counsel required

    모든 OA 에는 위와 같은 요약이 포함되어 있고, 위의 예를 잘 살펴보면 총 5가지 사유가 있음을 알 수 있습니다.

    첫번째 사유 advisory 는 유사 출원이 발견되었다는 내용입니다. 유사 출원이 있으면 통상 Notice of Suspension 을 하겠지만, 여기서는 실제 기존 등록에 의거한 두번째 Section 2(d) 거절 사유도 있기 때문에, 심사를 보류하지 않고 바로 거절을 냈습니다.

    이렇게 advisory라고 명기하는 이유는 이는 반드시 응답을 해야하는 거절사유에 해당하지 않기 때문입니다. 다시 말해, 그 외의 4가지 사유는 반드시 서면으로 응답을 해야 상표가 출원포기 처리 되지 않습니다.

    대응기한

    일단 OA가 발행되면, 대응기한 안에 서면으로 응답을 제출해야 합니다.

    기본적으로 OA가 발행된 날짜(issue date)로 부터 3개월이 주어지고, 필요 시 3개월 연장 신청할 수 있습니다. 이 기한을 지키지 않으면 상표는 출원포기(abandonment) 처리 되고, 출원날짜에 따라 획득한 우선권을 상실할 수 있으니 주의가 필요합니다.

    물론 청원(petition)을 통해 부활(revive)시키는 제도가 마련되어 있지만, 우편발송 사고 등 고의가 아닌 기한미준수일 경우를 대비한 제도이고, 이 또한 가능한 시일이 한정되어 있으며, 추가적인 비용 또한 발생하니 대응기한을 꼭 체크하고 이에 맞추어 대응하셔야 합니다.

    맺음말

    아무래도 OA가 나면 서면으로 대응이 필요하기 때문에 변호사에게 맡기는 경우가 많지만, 요즘은 AI Chatbot의 도움을 받아 직접 OA 대응을 하시는 경우도 적지 않아 글을 써봅니다.

    기본적으로 AI Chatbot 은 적절한 prompt 를 주지 않으면 가장 보편적이고 핵심적인 내용을 잘 정리해서 알려주기 때문에, 좋은 prompt를 입력해야 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

    “이런 OA를 받았는데 어떻게 대응하면 좋을까?” 정도의 prompt 로 작성된 응답서면은 심사관이 1차거절 시 명백한 실수를 하지 않았다면, 거절사유를 극복할 가능성이 거의 없다고 생각하시면 됩니다. 그도 그럴것이, 심사관의 실수했거나 미처 생각지 못한 부분은 당연히 OA 내용에도 없으므로 AI Chatbot 에게 전달이 되지 않겠죠.

    결과론적으로 AI는 대략적인 내용을 파악할 때 사용하시고, 그런 내용들을 바탕으로 어떤 새로운 증거들을 제시할 수 있을 지 깊히 생각해 볼 필요가 있습니다. 물론 이 과정에서도 AI의 도움을 받을 수 있겠죠. 그런 후에 자신만의 논리나 취지에 맞게끔 문서를 작성할 때에도 마찬가지로 AI 의 도움을 받을 수 있지만, 아무래도 논리를 풀어가는 스타일이나 문체가 심사관이나 변호사들이 익숙한 방식과는 조금 달라서 아무래도 이질감이 발생할 수 있으니 주의 바랍니다.

  • Patent Obviousness Rejection Explained

    Patent Obviousness Rejection Explained

    Obviousness is a very common reason for rejection.

    A grant of patent without a single rejection is quite uncommon. One of the reason is that most applicants want to claim broadest possible for the greatest protection of law.

    Broadening the scope of claims.

    To maximize the scope of your claim, you don’t want to include unnecessary details in your claim. Let’s take a look at an example (from a real patent). You don’t have to read it through, just scheme.

    [an excerpt from US8143982B1, bold added]

    Drawing-1
    always easier to understand the claims with drawings

    1. An accessory unit, comprising:

    a hinge span, the hinge span including a first magnetic element suitable for magnetic attachment to a host unit having a display; and

    a flap portion pivotally connected to the hinge span, the flap portion comprising:

    a plurality of segments all but one of which are substantially the same size and wherein one segment is wider than the other segments, wherein each segment includes a pocket that is about the same size as the corresponding segment,

    a rigid insert incorporated into each pocket, the rigid insert providing support for the associated segment, and

    a folding region between each of the segments arranged to allow the plurality of segments to fold with respect to each other, wherein a first segment is located at a first end of the flap at the hinge span and includes a magnetically attractable element and wherein a second segment is located at a second end of the flap opposite the first end and includes a plurality of magnets, wherein in a first folded configuration the flap portion forms a triangular structure when the first and second segments are folded one atop the other such that at least one of the magnets in the second segment magnetically attract the magnetically attractable element in the first segment, wherein the first and second segments that are folded one atop the other and magnetically attached to each other form one side of the triangular structure that is about equal in width to a second side of the triangular structure each of which is narrower than a third side of the triangular structure.

    [end of claim 1]

    What’s claimed?

    By looking only at highlighted words, you can figure out that it has two main components, a hinge span and a flap portion, and the flap portion has three sub-components, a plurality of segments, a rigid insert for each segment, and a folding region between each of the segments.

    What do you make out of it? Well, it’s iPad Smart Cover by Apple.

    Let’s look into the details.

    A hinge span is described as follows: including a first magnetic element suitable for magnetic attachment to a host unit having a display.

    It doesn’t say a magnet or a tablet PC. Instead, it says a magnetic element suitable for magnetic attachment and a unit having a display, respectively. If it said a magnet, someone can make a cover with a lodestone instead of a magnet and avoid infringement. The same thing goes to the tablet PC.

    But, why not just an element suitable for attachment? I think that would be the track which leads to the obviousness trap. Granted it would expand the scope, it also eliminates an outstanding element from the invention. Every cover has some element for attachment.

    On a side note,

    what about a unit having a display? Why not a unit having a flat surface? Well, Apple is an electronics company, and it probably wouldn’t make a cover for your photo frame. In that sense, a display pretty much is everything that needs to be covered in Apple’s patent.

    Infusing non-obvious elements into claims.

    Skipping forward to the bulky section, a folding region, can you guess why in the world it is so long? Well, you guess it’s important, right?

    This is the section that makes this cover distinct from any other cover design within people’s mind (at the time of invention, of course). It describes how the segments of a cover fold and magnetically bind together to form a rigid stand that can support a host unit. So, you have to describe it fully.

    By the way, a cover that folds into a stand is not an invention by Apple. Search Google Patents “US8960421B1” and you will see a prior patent filed by Incase Designs Corp. that has almost identical folding functionality.

    Let’s take a look at a claim by Incase Designs [excerpt from US8960421B1].

    Drawing-2

    1. A cover for an electronic device comprising:

    a rectangular front cover comprising first, second, and third panels between a first edge and second edge of the front cover, wherein the first panel is closer to the second edge than the second and third panels, the second panel is between the first and third panels, and the third panel is adjacent the second panel,

    between the first and second panels is a first hinge, and

    between the second and third panels is a second hinge;

    a back cover, coupled to the front cover, which will retain the electronic device in the case; and

    [It goes on, but let’s stop here.]

    So, a flap portion of Apple patent can’t overcome an obviousness rejection by itself despite the elaborated manner of how segments fold and get attracted together to form a stand; that’s where the magnetic element for attachment comes into play. This magnetic element obsolete a back cover, which is listed in the Incase Designs’ patent claim.

    Here’s an important question: if Incase Designs knew a way to make a cover without a back cover, would its claim include the back cover element in the claims?

    The fact that Incase Design included the back cover element in the claim supports the non-obviousness of replacing a back cover with a magnetic element.

    You can read more about this in “Including an unnecessary element in the claims.” 

    How to deal with an obviousness rejection.

    After a careful thought and drafting an application, you can still get a rejection based on obviousness. In this case, you can try again, or get help from patent attorneys.

  • Trademark Office Action: how to respond

    Trademark Office Action: how to respond

    Office Action calls for a legal writing.

    When there is problem with your trademark application, the Office will issue an OA.  There could be multiple instances of OA per application while many trademarks get registered without any.

    Sometimes, a simple change to your application can fix the problem, so the only thing you need to is agreeing with the change. But often you must rebut the rejection with legal arguments. This provides you of an opportunity to clarify and strengthen your application (and the trademark), but a wrong response could render the trademark unenforceable or nominal.

    You must understand the reason for rejection clearly and respond to every issue to the full extent. You might find it helpful to review similar OAs and corresponding responses from another applicants on the TSDR (Trademark Status & Document Retrieval), which is open to the public and FREE. Although you can borrow their legal argument and logic, you must apply them to your facts.

    Sometimes it’s not a good idea to proceed with responding office actions. Use free consultation to figure out whether it’s a good idea or not. You may also get a rough idea about cost and timeline.