• 11/30/23 부로 USPTO 의 TESS 가 Trademark Search 로 개선 및 대체된 사실을 반영해 내용이 대폭 수정되었습니다.

상표의 경우, 비용 때문에 로펌을 찾아가기를 꺼리는 경우가 유독 많습니다.

이 때문에 표면적으로는 담당/상담역의 변호사가 있지만 실제는 개인이 입력한 정보를 상표출원서에 그대로 자동입력하는 업체를 통해 전문가 검토 없이 진행하는 경우가 많은데요.

이런 업체를 이용할 때 실질적인 상담, 검색 등의 부가 서비스를 이용하게 되면 비용 절약의 폭이 적어지다 보니, 최소한의 서비스만 이용하다가 나중에 문제가 되는 경우가 많습니다.

흔한 예로 사전 검토가 미흡하여 심사 중 다른 상표와의 혼동 가능성(likelihood of confusion)을 이유로 등록이 거절되는 경우가 있습니다.

따라서, 어떤 업체와 진행하시든 간에 미특허청에서 제공하는 무료 Trademark Search 를 이용하여 유사 상표를 검색하는 법을 알아두면 큰 도움이 됩니다.

먼저, Trademark Search (uspto.gov) 에 접속합니다.

USPTO의 상표검색 메인 화면은 아래와 같습니다.

먼저, 좌상단의 “Search by all” 을 눌러 “Wordmark” 로 변경합니다.

Wordmark 는 단순히 문구만 검색하지 않고, 검색어와 관련된 디자인도 검색해 줍니다. 예를 들어, “apple” 을 검색하면, apple 문구를 포함하는 상표 외에 사과 디자인을 포함한 상표도 검색해 줍니다.

단순히 apple 을 검색하면 제가 글을 쓰는 시점을 기준으로 4,694개의 상표가 검색됩니다.

기본 검색 요령

한국어도 마찬가지이지만, 영어의 단어는 뿌리가 되는 주요 부분(“키워드”)을 구분할 수 있는 경우가 많죠. 상표의 경우도 이와 비슷합니다.

만약, T-mobile 을 따져보면 사실 mobile 은 서비스를 지칭하고 있으므로 “T” 가 키워드가 됩니다. 믹서기 브랜드 중 하나인 “NinjaBlender” 같은 경우 “Ninja” 겠죠. 반면에 백화점 “Saks 5th” 같은 경우 “Saks” 와 “5th” 둘다 중요하다고 볼 수 있습니다.

한국말에서 따왔거나 새롭게 만든 단어의 경우에는 약간의 영어실력이 필요할 수 있는데요. 예를 들어, Noorola 같은 경우 영어 사용자에게 친숙한 부분인 “rola” 를 키워드로 선택하면 좋습니다.

키워드 검색 후 품목을 선택

상표는 상품/서비스와 별개로 존재할 수 없습니다. 예를 들어, 과일가게에서 Apple 이란 표기를 보고, 해당 과일이 미국의 애플사에서 출시한 신제품이라고 생각할 사람은 없겠죠.

이런 이유로 세계 여러나라의 상표 등록 기관(한국의 경우 특허청)에서 공동으로 국제분류 45가지를 정해 사용하고 있습니다. 제1류는 화학제품 제3류는 화장품 및 세정용품 하는 식이죠. 오직 45개의 류에 모든 상품/서비스가 포함되므로, 같은 국제분류 안에 비슷하거나 같은 상표가 이미 존재하면 반드시 피해가시는 편이 좋습니다.

Wordmark 검색 창에 키워드를 입력 후 “돋보기” 아이콘을 누르면 하단에 검색결과가 표시되고, 상단 검색 창 바로 옆에는 “Refine search by goods or services” 창(아래 노란색 동그라미)이 새로 생깁니다.

여기에 이를테면 “socks” 를 입력하면 양말과 관련된 상표만 남게됩니다.

국제분류 이용하기

상표 심사관은 “양말”과 같이 좁은 의미로 검색하기 보다는 양말이 포함된 국제분류에 해당하는 모든 상표에 관심이 있는 경우가 많습니다.

예를 들어, NIKE 상표 등록에 특별히 “양말” 항목이 포함되어 있지 않더라도, 양말 회사에 NIKE 상표 등록을 허가해주는 것은 말이 되지 않겠죠.

더 나아가 연관 상품도 고려하셔야 합니다. 예를 들어, 육류 가공품 (IC 29) 은 생필품 (IC 30) 이나 농산품 (IC 31) 과 같은 장소에서 판매되는 경우가 많기에 연관성이 크다고 볼 수 있습니다. 이러한 연관 국제분류는 아래에 설명한 coordinated 검색 을 통해 쉽게 찾을 수 있습니다.

전체 국제분류를 한번 살펴보면 도움이 될 수 있습니다.

이제 국제분류로 검색결과를 좀 더 간추려 보겠습니다. 먼저, 우상단에 “Expert”를 선택합니다.

좌측에 Class filter 항목이 새로 생긴 것을 확인할 수 있습니다. 여기서 원하는 국제분류 번호를 선택하면 됩니다.

Class filter 에는 기본값으로 “Coordinated” 가 활성화 되어 있습니다. 이 때문에 하나의 국제분류를 선택하면 추가로 다수의 국제분류가 옅은 색으로 선택되는 것을 확인하실 수 있습니다. 이렇게 자동으로 선택된 복수의 국제분류가 USPTO 에서 추천하는 연관 국제분류라고 생각하시면 됩니다.

바로 위의 “Status filter” 에서 “Live” 와 “Dead” 도 선택할 수 있는데, 등록이 취소되거나 출원 후 최종적으로 등록되지 않은 경우에는 dead 로 표시되므로, Live 만 선택해 현재 유효한 상표 출원/등록만 검색하실 수도 있습니다.

확장 검색

영어권에는 일부러 정확하지 않은 철자를 사용한 상표가 많습니다. 예를 들어 CASH 의 S 를 $ 기호로 대체해 CA$H 로 표기한 상표가 있을 수 있겠죠. 이런 경우 CASH 를 한번 검색하고 CA$H 를 한번 더 검색해도 되지만, Regular Expression (Regex) 를 이용할 수도 있습니다.

예: /cash/ 대신 /ca[s$]h/

단, regex 는 항상 // 로 가두어 필드명과 함께 검색하셔야 합니다.

예: CM:/ca[s$]h/

CM 필드

CM 은 Combined Mark 의 약자로, 단순히 해당 문구를 포함한 상표 뿐 아니라 디자인이나 외국어가 해당 문구로 해석될 수 있는 경우도 검색해 주는 필드입니다.

기본적으로 아래 검색식의 KEYWORD 부분을 검색하고 싶은 키워드로 대체하면 됩니다. (CM 은 반드시 대문자로 입력하는 것을 잊지 마세요.)

CM:/.*KEYWORD.*/

이렇게 검색 필드를 이용할 때에는 검색창의 “Search by all” 혹은 “Wordmark”를 아래처럼 “Search by filed tag” 로 변경 합니다.

키워드가 두개 이상이라면 “AND” (대문자) 를 이용해 두개의 필드를 연결합니다. 이 경우, 두 키워드를 모두 포함한 결과만 표시됩니다.

CM:/.*KEYWORD_1.*/ AND CM:/.*KEYWORD_2.*/

예:

여기서 “.*” 는 regex 에서 “.” 아무 문자가 “*” 무한대까지 반복 될 수 있다는 뜻으로 결국 sak 앞 뒤로 뭐가 붙든 검색결과에 표시됩니다. 다만, 5th 는 “fifth” 로도 표시할 수 있기에 주의 할 필요가 있습니다. (아래에 추가 설명 참고).

위의 검색 결과는 입력한 키워드를 포함하는 모든 등록 상표, 출원 기록을 출력합니다. 이 때, 키워드가 home 이라면 Homedics 나 SweetHome 같은 상표도 검색됩니다. 또한, home 에 상응하는 외국어, 예를 들어 스페인어 casa 도 검색됩니다.

참고로, 이렇게 검색이 되도록 출원 시에 translation 을 포함하는 것이 유리한 점이 많습니다. 예를 들어, 후발주자의 상표를 심사할 때 우리 상표와 비슷한 상표에 대해 거절이 날 가능성이 높아지죠.

예를 들어 Samsung Electronics 과 Three Stars Electronics 는 전혀 다른 상표처럼 보이지만 한국어 사용자에게는 혼동을 줄 수 있습니다. 따라서 Samsung 출원 시에는 translation 으로 three stars 를 추가하여, 향후 심사관이 Three Stars Electronics 의 등록을 거절 할 수 있도록 유도하면 좋습니다.

다양한 필드 사용

흔한 키워드로 검색하면 쉽게 수천개 이상의 결과가 나오기 때문에, 범위를 좁힐 필요가 있습니다.

검색 범위를 좁히는 방법은 다양한데요. 예를 들어, 현재 살아 있는 출원/등록 만 검색하는 방법이 있습니다. 다시 말해, 이미 취소 됐거나 최종 거절이 결정된 상표는 빼고 검색하는 거죠.

아래와 같이 검색식 뒤에 “LD:true” 를 추가하면 됩니다.

CM:/.*KEYWORD.*/ AND LD:true

다만, 등록이 거절된 상표나 취소된 상표도 우리 상표의 적절성, 등록 가능성을 판단하는데 큰 도움이 되므로 한번쯤 살펴보시는게 좋습니다.

CM:/.*KEYWORD.*/ AND LD:true AND SA:registered

위와 같은 검색식를 사용하면 이미 등록된 상표 가운데, 취소되지 않은 상표만 검색하겠죠. 만약, 취소되었더라도 등록이 한번이라도 된 상표 모두를 검색하고 싶다면, 아래와 같이 중간의 (live)[LD] 를 지우면 됩니다.

CM:/.*KEYWORD.*/ AND SA:registered

국제분류 필드

위에서 설명한 국제분류를 이용한 검색은 IC 필드를 이용하면 쉽습니다. 제1류는 001 로, 제11류는 011 처럼 세자리 숫자로 입력하시는 것만 주의하시면 됩니다.

IC:THREE_DIGIT

위에서 알아본 검색식에 국제분류를 추가하면 다음과 같이 됩니다.

CM:/.*KEYWORD.*/ AND LD:true AND SA:registered AND IC:THREE_DIGIT

연관 국제분류를 한번에 검색할 수도 있습니다. 이 경우에는 아래와 같이 OR 을 사용해야 하나의 국제분류에만 등록이 되어 있어도 검색되겠죠.

IC:THREE_DIGIT OR IC:THREE_DIGIT

이렇게 OR이 들어가면 괄호안에 넣어줘야 다른 필드와 연결할 수 있습니다.

CM:/.*KEYWORD.*/ AND LD:true AND (IC:THREE_DIGIT 
OR IC:THREE_DIGIT)

참고로, 국제분류는 위에서 알아본 “Expert” 를 이용하는 것이 훨씬 편리합니다. 다만, 위의 예시 처럼 OR 와 AND 를 동시에 사용하는 방법을 알아두시면 좋겠습니다.

사용이 가능한 필드의 목록은 Trademark Search (uspto.gov) 의 “Help” > “Advanced” 탭에서 확인하실 수 있습니다.

주의사항

검색의 폭을 좁힐 수록 당연히 놓치는 상표도 많아지겠죠?

사실 엄격히 말해서는 위에서 소개한 내용만으로는 빈틈이 많습니다. 예를 들어, 키워드가 honey 일 경우, /.*honey.*/ 라는 regex 보다는 /h[ou]n[aeiou].*/ 처럼 입력해 “huneyboo” 와 같은 유사 상표를 놓치지 않을 필요가 있습니다.

예를 들어,

CM:/.*honey.*/ 

대신에

CM:/h[ou]n[aeiou].*/ 

를 사용하면 두배가 넘는 상표가 검색됩니다.

물론 검색식을 사용하는게 너무 어렵다면 위에서 알아본 기본검색 방법을 활용하실 수도 있습니다. 몇주간 사용해본 결과 정확하지는 않아도 포괄적인 검색은 가능해 보입니다.

참고로, regex (정규식) 은 컴퓨터 프로그래밍에 광범위하게 이용되고 있어, 조금만 검색해 보면 여러가지 도움말을 찾아보실 수 있습니다.

어떤 검색도 완벽할 수는 없기에, 위의 내용만으로도 큰 도움이 되실 것이라 믿습니다. 시간을 투자하여 열심히 검색하시면 나중에 후회할 일이 준다는 점 꼭 명심하세요~!