이글은 지적재산권과 그에 얽힌 이해관계를 가상의 예를 들어 설명하고 있습니다. 이와 관련하여 언급되는 사실 관계, 법적 판단이나 결론은 여타 내용과 마찬가지로 법률 상담이나 조언을 대체할 수 없으며, 지적재산권에 대한 이해와 활용을 돕기 위한 참고 자료로 활용하시기 바랍니다.
그동안 몇 차례에 걸쳐 소개된 내용을 간단히 정리하면 다음과 같습니다.
- 첫째로, 상표로 좋은 이름을 정합니다.
- 경쟁 상품과 비슷한 이름은 피하시고,
- 업계에서 통용되는 일반적인 명칭은 상표로 좋지 않습니다.
- 만약, 가능하다면 고유 명칭을 만들어 쓰세요.
- 상표의 도용 우려가 있다면, 꼭 등록 해둡니다.
- Google 등 인터넷 검색을 통해 중복 상표 확인하시고,
- 미특허청(USPTO)의 온라인 시스템(TEAS)을 통해 개인도 직접 등록할 수 있습니다.
- 10년에 한번씩 maintenance fee 납부 잊지 마세요.
그렇다면 실제 비즈니스 환경에선 어떨까요?
1. Antique Metal Zig-zag Hair Band
김모씨는 뷰티 서플라이 업계에 15년째 몸 담고 있습니다. 세일즈와 리테일 매니지먼트를 두루 경험하여 인기 제품이나 소비자 트렌드를 예측하는 데 능하죠.
김모씨는 지그재그 헤어밴드가 유행할 것을 예감, 시장 조사를 통해 플라스틱 제품이 주류를 이루고 있음을 파악했고, 이에 근거하여 오일-럽트 브론즈 (Oil-rubbed Bronze)로 마감한 프리미엄 헤어 밴드 제품을 개발했습니다.
제품은 중국의 거래처에서 생산하고, Antique Metal Zig-zag Hair Band 라는 제품명으로 올 초부터 주문을 받고 있죠. 이제 막 판매가 탄력을 받으려는 참에, 한 업체에서 중국의 같은 공장에서 만든 똑같은 제품을 패키징 상의 제품명 철자만 조금 바꿔 (Antique 대신 Antiquity) 공급하고 있음을 깨닫게 됩니다.
Q: 소송 비용은 얼마나 들까요?
A: 시간 당 비용을 청구하게 됩니다. 특수한 경우, 실비 + 승소 시 배상금의 일부로 하는 경우도 있지만, 상표권 침해의 경우에는 어렵습니다. 소송 준비에 걸리는 시간과 소송/협상 진행에 걸리는 시간에 따라 비용이 발생할 것으로 전망합니다.
Q: 경쟁업체 제품을 시장에서 철수 시키는 데 얼마나 걸릴까요?
A: 미 등록 상표이므로 우선 상표에 대한 권리를 증명해야 합니다. 따라서, 소송을 제기하기 전에 미리 상대방이 상표를 사용한 시점과 경위에 대해 조사가 필요합니다. 그 후에는 경쟁업체의 유사 상표에 의한 실제 소비자의 혼동 가능성을 따져야 합니다. 상표 명 중 “Metal Zig-zag Hair Band” 부분에 대해서는 현 시점에서 상표권을 주장하기 어렵고, antique 도 단순한 제품의 특징에 대한 설명이 아님을 증명하기 위한 법적 공방이 예상됩니다. 이슈가 많다 보니 소송 준비 및 진행에도 상당한 기간이 소요될 것입니다.
Q: 소송에 이길 가능성은?
A: 문제가 되고 있는 유사 제품 (Antiquity)은 이름만 유사한 것이 아니고 제품 패키징 상의 상표의 위치, 색상, 스타일까지 동일합니다. 이상에 대한 우선권(경쟁업체 보다 먼저 사용)이 증명되면 승소할 가능성이 높습니다.
2. Bear Tooth Hair Band
이모씨는 뷰티 서플라이 업계에는 늦게 발을 들였지만, 유통 업체 근무 경력을 통해 상표권의 중요성에 대해 잘 알고 있습니다.
이모씨도 김모씨와 마찬가지로 올 가을 지그재그 헤어밴드가 유행할 것을 예감, 헤어밴드의 들쑥날쑥한 형상을 곰의 이빨에 비유하여 일찌감치 Bear Tooth 라는 상표를 등록(Intend-To-Use Application)해 뒀습니다. 어떤 소재를 사용할 까 계속 고민하던 차에, 오일-럽트-브론즈 (Oil-rubbed Bronze) 로 만든 프리미엄 헤어 밴드가 좋은 반응을 얻고 있다는 것을 감안하여 Antique제품을 벤치마크하여 제품을 주문 생산 했습니다.
올 6월부터 Bear Tooth Hair Band 라는 이름으로 시장에 판매를 개시한지 몇 개월 지나지 않았는데, “베어투스”라는 이름이 입에 잘 붙다보니, 소비자 사이에서는 메탈 소재의 지그재그 헤어밴드를 Bear Tooth라고 부르는 경우가 많아졌죠. 그 때문에서 많은 리테일 매장에서 Antique 및 그 유사 제품인Antiquity제품을 Bear Tooth Hair Band로 광고해 파는 경우가 생기고 있습니다.
Q: 어떤 법적 조치가 가능한가요?
A: Bear Tooth 는 이모씨의 등록 상표이므로 이를 다른 제품을 판매하는 데 무단으로 사용하는 것은 불법입니다. 리테일 매장에 협조 서한을 보내고, 무단 사용을 계속 하는 경우, 고발 및 소송도 가능합니다.
Q: 소송 비용은 얼마나 들까요?
A: 본 사건의 경우 상표가 등록되어 있고, 상표 도용이 분명하므로, 협조 서한으로 매듭지어질 가능성이 큽니다. 비용은 서한을 작성하는 변호사 비용 외 서한 발송을 위한 행정적 비용 정도로 예상합니다.
Q: 만약 Bear Tooth 상표를 무단으로 도용한 제품(예: Black Bear Tooth)이 나타나면 어떤 조치가 가능한가요?
A: Bear Tooth상표의 경우 ITU Application 덕분에 이미 USPTO등록이 완료된 상태입니다. 우선권 다툼이 없으므로, 해당 업체에 상표권을 서면으로 주장 후 적절한 대응이 없으면 바로 고발 및 소송을 통한 수입금지 등의 가처분이 가능합니다. 상표 등록 사실을 인지한 이후의 지속적인 상표 무단 사용을 통한 이익금은 환수가 가능하므로, 자발적으로 제품명을 변경할 가능성이 가장 큽니다.
여기서 잠깐! 소매점 점주의 책임은?
Q: 타사 제품을 Bear Tooth Hair Band 로 광고해서 판매하고 있는 소매점에게는 법적 책임이 없을까?
A: 물론 상표권 침해 입니다. Bear Tooth 는 이모씨 소유의 등록 상표이므로, 이모씨만 사용할 수 있습니다. 원칙적으로 이모씨의 허락 없이는 누구도 Bear Tooth 라는 상표를 제품 패키지는 물론이고 소매점 내의 디스플레이, 판촉물, 광고물 등에도 사용할 수 없습니다. 물론, 이모씨의 Bear Tooth Hair Band 제품의 판매를 위해 사용할 때는 문제가 되지 않겠지요. 하지만, 예를 들어 Bear Tooth 섹션을 따로 만들고, 그 안에 타사 제품을 함께 진열하여 소비자가 타사의 유사 제품 또한 Bear Tooth 제품이라고 착각하게 만든다면 상표법 위반이 됩니다. 이런 경우 민사 상 책임 뿐 아니라, 고의성 여부에 따라 형사 처벌의 대상이 될 수도 있습니다.
Q: 상표권의 침해가 되는지 몰랐다면 처벌이 안되나요?
A: 민사상의 책임은 고의 여부를 묻지 않습니다. 다만, 침해 사실을 알았는지 몰랐는지에 따라서 그 책임의 정도에는 차이가 있습니다. 소매점이 상표권자로부터 협조 서한이나 경고문을 받는 경우가 있는데요. 그 이후에도 소매 점주가 판매를 지속할 경우, 침해 사실을 몰랐다고 주장하기 어렵겠죠. 이 경우 해당 소매점은 상표권자의 손해에 대한 배상 및 해당 판매와 관련한 영업 이익금의 반환 등 추가적인 책임을 질 수 있습니다.
Q: 그렇다면 써서는 안되는 상표를 어떻게 구분하나요?
A: 상표권자는 ®이라는 표식을 통하여 등록 상표임을 공지할 수 있습니다. 그 외에도 자신의 상표권을 주장하기 위해 TM 이라는 표식을 이용할 수 있습니다. 단, TM 이라는 표식은 실제 권리가 없는 경우에도 불구하고 무분별하게 남용되는 경우가 있으니 주의 하셔야 합니다.
위의 두 사례를 비교해 보면 다음과 같습니다.
| Antique Metal Zig-zag | Bear Tooth | |
| 상표 | Antique와 Metal 은 재질과 디자인에 대한 일반적인 명칭 권리 관계가 불투명 | Bear Tooth는 제품의 형상을 연상시키는 고유 명칭 즉시 상표권 발생 |
| UPSTO 등록 여부 | 등록하지 않음 차후 권리 증명 요 | ITU로 사용 전부터 등록 진행 ITU 우선권 |
| 유사 상표 | Antiquity Metal Zig-zag (매우 유사하여 소비자 혼동) 문구 외에도 디자인 등의 요소 감안 | Black Bear Tooth (단어를 추가했지만, 등록 상표 포함) 상표 도용이 명확 |
| 법적 대응 | 고비용의 소송 없이는 협조를 얻기 어려움 | 경고 서한, 고발, 가처분 등 저비용으로 대응 가능 |
한 제품이 시장에서 성공을 거두게 되면, 그와 유사한 제품이 우후죽순처럼 나타나는 것은 어찌 보면 당연한 일입니다. 하지만 후발 주자가 기존 상품과 유사한 상표나 제품 패키징 등을 통하여 소비자를 혼동 시키는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.
위의 Bear Tooth (이모씨)의 경우 처럼 제품 기획 단계부터 미리 준비해 두면, 더 경제적, 효율적으로 상표권 침해를 예방할 수 있습니다.