새로운 제품 디자인을 보호하려면 특허를 내야할까요? 아니면 상표로 등록해야 할까요? 사실 Design Patent 와 Trade Dress 는 우리가 알고 있는 특허 (Utility Patent) 와 상표 (Trademark) 에 각각 속하기는 하지만 많이 다른 면이 있습니다.

제품의 모양과 형태, 그리고 특징적인 장식 패턴을 보호하기 위해서는 이 2가지 지재권을 안 짚고 넘어갈 수가 없습니다.

사실 상표 (특히 trade dress 는 상업적 포장이라고 직역할 수 있습니다) 와 디자인 특허는 서로 겹치는 부분도 있고 전혀 다른점도 있는데요.

아래의 예를 들어 설명해 보겠습니다.

위와 같이 하얀 항아리 형태에 손잡이가 있고, 붉은 세줄의 장식무늬를 두른 도기제품이 있습니다.

위와 같은 형태와 무늬에 대한 지적재산권을 효과적으로 보호하기 위해 디자인 특허와 상표 등록 모두 고려해 보겠습니다.

다시 말해, 남들이 위 사진과 똑같거나 유사한 항아리를 만들어 판매하는 것을 막기 위해 할 수 있는 2가지 방안을 비교해 알아보겠습니다.

먼저, 형태와 무늬가 자신의 고유의 것이여야 합니다.

상표의 경우에는 상기 항아리의 형태와 무늬를 적어도 미국 시장에서는 나만 팔고 있으면 됩니다.

물론 내가 먼저 판매를 시작했는데, 다른 사람이 따라한 경우도 있겠죠. 이런 경우 걱정하지 않으셔도 됩니다. 미국에서는 “먼저 사용한 사람”에게 우선권이 있습니다. 한국 상표법에서 “먼저 등록한 사람”에게 우선권을 주는 것과 상이하죠.

물론 다른 사람이 먼저 상표를 출원하면 아무래도 껄끄러워지니, 상표 출원도 되도록 서두르는게 좋습니다.

특허의 경우에는 상기 항아리의 형태와 무늬가 세상에 알려지지 않은 것이여야 합니다.

조금 더 어려운 조건이겠죠? 비교해 보면, 상표는 “출시 시점”을 기준으로 생각하지만, 특허는 “출시 가능성” 이 기준이 됩니다.

다시 말해, 어떤 사람이 해당 상품 카달로그만 만들고 실제 제품은 제작하지 않았더라도, 혹은 딱 1점의 도자기만 만들어 공모전에 출품했더라도, 혹은 도자기 만드는 법을 설명한 책자에 예시로 제공했더라도, “출시 가능성”은 성립됩니다.

따라서, 누군가에 의해서 해당 형태와 무늬가 세상에 알려진 순간, 그 사람이 바로 발명인이 되고, 그 사람만 특허를 취득할 수 있게 됩니다. 나중에 제3자가 해당 발명에 대한 아무런 지식 없이 스스로 형태와 무늬를 재창조 해냈다 하더라도 특허법은 발명으로 인정하지 않기 때문이죠.

특허는 이렇게 조건이 까다로운 만큼, 우선권에 관한 다툼도 많이 발생합니다. 또한, 상표처럼 먼저 제품을 출시한다고 유리한 것이 아니기 때문에 주의가 필요합니다.

법적으로 보호 받는 부분

상표의 경우에는 특징적인 전체 형태 혹은 부분의 모양이나 장식을 보호할 수 있습니다. 이 부분에 대해서는 추가로 Trade Dress 가 뭐죠? – 아이피 피버 (ipfever.com) 글을 참고하시면 좋겠습니다.

위의 항아리의 경우 항아리 전체 윤곽과 줄 무늬를 함께 보호할 수도 있고, 둘을 따로 보호할 수도 있겠죠. 하지만 전체 윤곽이 아주 특별하지도 않고, 줄무늬의 도자기 제품 사이에서 흔하기 때문에 윤곽가 무늬 각각은 아무래도 다른 제품들과의 변별력이 떨어질 수 있습니다. 결론만 말씀드리면, 변별력이 없으면 상표 등록은 거절되게 됩니다.

상표는 근본적으로 다른 상품과 나의 상품을 구분하는 “표시” 이기 때문에 변별력이 매우 중요합니다. 예를 들어, 항아리의 손잡이를 약간 특이한 모양으로 만들거나 줄무늬를 조금 변형시켜, 단순한 선이 아닌 장식선으로 표현하는 등으로 변별력을 높일 수 있습니다.

상표법 관련 자문을 제품 개발 초기 단계부터 받으시는 게 좋은 이유이기도 하죠.

특허의 경우에는 기능성이 없는 장식적인 요소만 보호할 수 있습니다. 흔히도 알고 있는 발명 특허와 큰 차이가 있는데요.

특허 중에서도 이 글에서 다루고 있는 디자인 특허는 독특하게 장식적인 요소만 보호가 가능합니다. 예를 들어, 항아리 손잡이의 모양이 아무리 독특하더라도, 그러한 독특함이 항아리를 쥐는데 도움을 준다면(따라서 기능성이 있다면) 디자인 특허로 보호할 수 없습니다.

왜냐구요? 바로 그러한 항아리 손잡이 디자인은 발명 특허로 보호가 되기 때문입니다. 다시 말해, 기능성 디자인은 보호를 못하는 것이 아니고 디자인 특허로는 보호를 못하는 것입니다.

참고로, 줄무늬와 같은 패턴이라고 무조건 기능성이 없는 것도 아닙니다. 굳이 예를 들자면, 세 줄무늬가 아니라 더 많은 다양한 굵기의 줄무늬가 있고, 이러한 무늬가 다 함께 바코드의 기능을 할 수 있겠죠. 이러한 기능적인 패턴은 디자인 특허의 대상이 아닙니다.

그러한 이유로 손으로 쥐기 쉽게 만든 콜라병의 독특한 형태는 디자인 특허가 아닌 상표로 등록되어 있습니다. 참고: 디자인 특허는 뭐죠? – 아이피 피버 (ipfever.com).

결론적으로 위 사진속의 병처럼 단순하고 기능에 충실한 제품은 디자인 특허로 보호하기에는 조금 어려움이 있습니다. 손잡이의 형태도 워낙 기능에 충실한 기본적인 형태이고, 그나마 장식적인 요소라 할 수 있는 세줄무늬는 조금만 인터넷을 찾아보아도 쉽게 발견할 수 있기 때문입니다.

법적 보호를 위한 절차

상표의 경우, 브랜드 로고 디자인을 상표로 등록하는 경우와 유사하게 보호를 요청하는 디자인에 대한 스케치를 제출하게 됩니다.

위에서 보면 상표의 일부가 아닌 부분은 점선으로 표기했음을 알 수 있죠. 그리고 다음과 같이 해당 상표가 “독특한 병의 형태” 임을 부연설명하게 됩니다.

THE MARK CONSISTS OF A BOTTLE DESIGN FEATURING A SERIES OF ALTERNATING VERTICAL PANELS ON THE LOWER HALF OF THE BOTTLE. ONE SET OF PANELS HAS A SLIGHTLY TEXTURED SURFACE AND FEATURES THE “COCA-COLA” TRADEMARK, AND THE OTHER FEATURES A SURFACE FILLED WITH MULTIPLE RAISED CIRCULAR BUBBLES. A VERTICAL WAVY LINE OF VARYING WIDTH SEPARATES THE TWO PANELS. THE DOTTED OUTLINE OF THE SCREW TOP CLOSURE AND THE BOTTLE BASE ARE FOR POSITIONING ONLY AND DO NOT COMPRISE A FEATURE OF THE MARK.

그 외에는 일반적인 상표(로고) 출원과 유사하게 진행 됩니다.

특허의 경우, 디자인에서 기능적인 요소를 배제하고, 특허로 보호할 수 있는 부분을 결정해야 합니다.

추가로, 특허 등록 가능성과 특허권의 보호 범위를 잘 저울질하여 특허로 청구할 부분을 결정, 해당 부분을 도면으로 옮긴 후 출원합니다.

실제로 디자인 특허는 도면이 거의 대부분을 말해준다고 할 수 있을 정도로 도면이 중요하며, 이 도면이 특허의 권리 범위를 결정한다고 보시면 됩니다.

보호 범위

어찌보면 가장 중요한 것은 특허와 상표를 가졌을 때, 어떤식으로 내 제품과 비즈니스를 보호할 수 있느냐겠죠.

상표의 경우, 완전히 동일한 상표를 사용한 소위 “가짜”제품의 경우, FBI나 CBP에서 단속을 해준다는 큰 이점이 있습니다.

가짜 제품을 수입해 오려다 단속되는 경우나, 가짜 제품을 판매하다가 FBI의 수사를 받는 사례 등인데요. 이러한 수사/단속은 상표권자의 요청 없이도 이루어집니다.

참고로 CBP 의 경우, 이러한 세관 단속을 더 용이하게 하기 위한 상표 DB를 운영하고 있고, 여기에 등록 상표를 추가할 수 있습니다. (참고: https://iprr.cbp.gov)

특허의 경우, 권리를 가진 사람이 직접 권리를 행사해야 하는데요. 그렇다면 상표가 더 강력한 권리가 아니냐 하는 의문이 생기실 수 도 있겠죠?

상표의 경우, 소비자가 제품을 구입할 때 발생하는 혼동을 줄이기 위해 존재합니다. 따라서, 상표로 보호할 수 있는 디자인은 아무래도 겉으로 드러나는, 그리고 소비자가 제품을 선택하는 단계에서 드러나는 모습에만 한정되겠죠.

다시 말해, 상표로 등록된 디자인이라도 소비자가 집에서 제품을 개봉하거나 사용할 때까지 드러나지 않는다면, 상표권 침해로 단속되기 어렵습니다.

그에 반해, 특허는 해당 디자인의 생산, 판매, 사용에 대한 독점권을 부여합니다. 쉽게 말하자면, 상표 침해는 포장만 바꾸면 피해갈 수 있지만, 특허 침해는 제품 생산 라인을 전부 바꿔야 피해갈 수 있겠죠.

비슷하면서도 다른 두 권리

디자인 특허 (Design Patent)와 상표 (Trade Dress) 에 대해 알아 보았습니다.

하나의 제품에 대해서 두가지 모두 등록이 가능할 수 있고, 서로 보호되는 범위와 보호하는 방법이 다르기 때문에, 이와 관련하여 특히 제품의 개발 단계에서부터 염두에 두시면 좋겠습니다.