안녕하세요, 상표 전문 미국 변호사 전영식입니다!

한국에 이미 등록된 상표를 바탕으로 미국 상표 출원(Section 44 방식)을 진행하시는 경우가 많습니다. 한국 특허청에서 발급받은 등록증만 제출하면 끝날 것 같지만, 의외로 이 단계에서 심사관의 거절 이유(Office Action)를 받는 경우가 정말 흔합니다.

오늘은 미국 특허청(USPTO)에 한국 등록증과 번역본을 제출할 때, 비용을 아끼면서도 단 한 번에 통과할 수 있는 핵심 팁 3가지를 정리해 드립니다.

1. 한국 ‘상표등록증’만 내면 거절됩니다! 반드시 ‘등록원부’를 챙기세요.

미국 특허청은 외국 등록증을 검토할 때 “출원서에 기재된 모든 상품/서비스(Goods/Services)가 외국 등록증에도 그대로 포함되어 있는가?”를 아주 엄격하게 확인합니다.

그런데 여기서 문제가 발생합니다. 대한민국 특허청(KIPO)이 발급하는 기본 ‘상표등록증’을 보면, 지정상품이 많을 경우 첫 번째 상품만 표시되고 나머지는 ‘외 O건’ 이라고 적혀 있습니다. 이 등록증을 그대로 제출하면 심사관은 전체 상품을 확인할 수 없기 때문에 100% 거절 서한을 보냅니다.

💡 IPfever의 해결 핵(Hack): 등록증 대신, 혹은 등록증과 함께 **’상표등록원부(등록원부)’**를 발급받아 제출하셔야 합니다. 등록원부에는 출원한 모든 지정상품이 빠짐없이 나열되어 있습니다.

2. 번역 공증? 비싼 돈 쓰지 마세요. ‘셀프 인증’이면 충분합니다.

상표등록원부는 공식 영문본이 제공되지 않습니다. 따라서 반드시 영문 번역본을 함께 제출해야 하는데요. 많은 분들이 “공증 사무실에 가서 비싼 돈 주고 공증을 받아야 하나?” 하고 걱정하십니다.

결론부터 말씀드리면, 비싼 전문 번역가나 공증 서비스를 이용하실 필요가 전혀 없습니다. 미국 특허청은 번역가의 자격증보다는 “누가 번역했든 간에, 원문과 똑같이 정확하게 번역되었다”는 번역자의 서명 서약(Certification of Accuracy)을 요구합니다.

• 직접 혹은 주변의 도움을 받아 영문으로 번역합니다.
• 번역본 맨 아래에 다음과 같은 취지의 인증 문구를 넣고, 번역한 사람의 이름, 주소, 날짜, 서명을 포함시키면 됩니다.

“I, [번역자 이름], hereby state that the above is a true and correct translation of the attached Certificate of Trademark Registration.”

3. 44(d) + 1(b) 동시 신청자라면 ‘제출 타이밍’을 조절하세요!

한국 출원 기준 6개월 이내에 미국에 신청하면서 우선권(44(d))과 실제 사용 예정(1(b))을 동시에 주장하는 이른바 ‘Dual Basis(듀얼 베이스)’ 신청자 분들이 주목하셔야 할 치명적인 타이밍의 비밀이 있습니다.

한국에서 마침내 상표 등록이 완료되어 기쁜 마음에 등록원부(44(e) 요건)를 미국 특허청에 제출하는 순간, 미국 심사관은 바로 승인(Approve) 처리를 하고 승인통지서(NOA, Notice of Allowance)를 발행하게 됩니다.

문제는 이 NOA가 발행되는 순간부터 실제 미국에서 상표를 사용했다는 증거(Statement of Use)를 제출해야 하는 ‘6개월의 데드라인’ 시계가 가기 시작한다는 점입니다.

• 만약 아직 미국 내 사업 준비가 안 되었거나 상품 판매를 시작하지 못했다면? 괜히 한국 등록증을 일찍 냈다가, 비싼 수수료를 내고 기간 연장 신청을 해야 합니다.
• 전략적 팁: 미국에서 실제 판매(사용)가 가능해지는 시점을 계산해가면서, 심사관이 한국 등록증을 내라고 독촉(Office Action)할 때까지 최대한 타이밍을 늦춰서 제출하는 것이 현명한 DIY 전략입니다.

미국 상표 등록, 절차의 디테일만 알면 혼자서도 충분히 비용을 아끼며 성공할 수 있습니다. 한국 등록원부 꼼꼼히 챙기시고, 번역 인증 서명 잊지 마시고, 무엇보다 ‘제출 타이밍’을 무기로 활용해 보세요!

추가로 궁금한 점이 있거나 내 상표 전략에 맞는 타이밍 컨설팅이 필요하시다면 언제든 무료 상담을 통해 문의해 주세요. 복잡한 미국 지식재산권, 여러분의 페이스메이커가 되어 드리겠습니다.