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Author: Young Jeon, Esq.

  • 화장품 용기 디자인 보호하기

    화장품 용기 디자인 보호하기

    화장품 용기에도 권리가 있다구요?

    Glossier (글로시에) 라는 화장품 브랜드를 디지털 브랜드의 예로 소개드린 바가 있는데요. 디지털 브랜드라는게 결국 온라인 비즈니스 모델인데, 대표적인 디지털 브랜드 글로시에에서 오프라인 팝업 스토어(임시 매장)를 개장하는 이유가 뭘까요?

    팝업 스토어는 예전에 백화점 입구나 통로에 위치 했던 임시 판매대(혹은 가판)와는 달리, 정규 매장 못지 않은 디스플레이와 서비스를 갖춘 경우가 많습니다.

    최근 많은 뷰티 업체들이 여러 채널을 통해 적극적으로 팝업 스토어를 운영한다고 하는데, 글로시에는 그 규모와 팬덤에 걸맞게 시애틀, 뉴욕, 시카고, 달라스, 휴스턴, 워싱턴 DC, 샌터 애니타의 Nordstrom (놀드스트럼) 매장 7곳에 팝업 스토어를 개장한다고 합니다.

    온라인 리테일의 한계?

    이번 팝업 스토어에 대해서 글로시에의 창업자이자 뷰티 블로거인 에밀리 와이즈(CEO)는 소비자들이 향수 선택 시에는 실제 경험을 선호하기 때문이라고 설명 했는데요. 입소문을 통해 12억 달러(약 1조 4천억원) 가치의 기업을 창출해낸 에밀리 와이즈도 지극히 주관적인 경험인 향기에 대한 선호까지 소셜미디어에 의존할 수는 없었나 봅니다.

    그렇다면 소비자의 구매 심리에 대한 에밀리 와이즈의 분석은 어느정도 근거가 있을까요?

    영국에서 실시한 설문조사 결과를 살펴 보면, 절대 다수의 소비자가 후각에 의존하여 향수를 구입함을 알 수 있습니다. 총 221명의 응답자 중 70%에 육박하는 151명의 소비자가 테스터나 샘플 혹은 이미 알고 있는 제품의 향기에 의존하여 구매결정을 한다고 답했는데요. 

    그 이후의 순서가 사실 더 흥미롭습니다. 

    “가격”과 “용기”가 휴대성이나 광고, 패키징 등을 제치고 각각 2 위와 3 위를 차지했는데, 가격은 그렇다치고 향수의 구입 결정에 향수 병이 이만큼 큰 역할을 한다는 사실 … 예상하셨다구요?

    저는 평소에 잘 사용하지 않는 향수에 큰 관심이 있지는 않지만, 상표권을 다루는 변호사로서는 상당히 흥미로운 분야입니다. 간단히 관련 법을 요약하자면, 향수병은 예술품으로써 저작권(Copyright)의 보호 대상이기도 하지만, 상업적으로는 Trade Dress 라는 이름으로 상표법의 보호를 받습니다.

    이미 소개드린바 있는 USPTO의 TESS를 이용하면 상표로 등록된 화장품 용기 디자인을 검색해 볼 수 있는데요. 문자나 장식 문양 등을 제외한 순수한 용기 모양 만으로 한정하여도 무려 180개가 검색됩니다.

    잘 살펴보면 눈에 익는 용기도 많이 발견할 수 있습니다. 

    헌데, 창조적인 표현에 초점을 맞추는 저작권과는 달리, 상표는 소비자가 제품의 출처를 구분할 수 있도록 하는데 그 목적이 있으므로, 소비자가 병의 외양을 보고 등록된 향수 용기와 같은 회사 제품으로 오인할 정도로 비슷하면 상표법 위반이 됩니다.

    다시 말하면, 전체적인 분위기나 느낌만 비슷해도 문제가 될 수 있다는 것인데요. 마음 같아서는 생산자/공급자의 책임이라고 치부하고 눈을 돌리고 싶지만, 상표권 위반에 대해서는 리테일러도 책임이 있고, 아무래도 가장 쉽게 노출되는 마지막 유통 단계에 있다 보니 상표권 위반 소송이 시작되면 리테일이 1차적인 타겟이 되기 마련입니다.

    일단 소송이 시작되거나 그 전에 경고장이라도 받게 되면 골치가 아플 뿐 아니라 상당한 금전적 손실을 면하기 어려운데요.

    그렇다면 어떻게 상표권 문제를 예방할 수 있을까요?

    리테일 입장에서는 상표 병의 모양도 법으로 보호되고 있다는 사실을 알아 두는 것 만으로도 큰 도움이 됩니다. 앞으로 기존에 판매했거나 판매 중인 제품의 모양과 비슷한 용기 디자인이 있으면 주의하셔야겠죠.

    의심의 여지가 조금이라도 있다면 먼저 주변의 도움을 받으시면 좋겠습니다. 설령 직간접 경험을 통해 어느정도 지식을 가지고 계시다고 자신하시더라도, 주변에 다른 제품군이나 다른 상표와 관련된 경험을 하신 분들로부터 이야기를 들어보면 틀림 없이 도움이 됩니다. 주변 지인들이 어떻게 생각하는지 한번 들어보는 것, 분명히 밑지지 않는 장사입니다.

    또한, 상표법 위반 소송에서도 최종적인 판단 기준은 소비자의 눈입니다. 실제 해당 상품을 소비하는 사람이 혼동을 할지 여부는 리테일에 방문하신 손님께 물어보면 가장 잘 알수 있겠죠? 손님들을 대상으로 간단한 설문을 해보는 것도 좋은 생각입니다. 객관적이고 공평하게 진행한 설문 기록을 잘 남겨두면 나중에 법정에서 유리한 증거로 활용될 수도 있으니 참고하시기 바랍니다.

    그래도 마음이 놓이지 않으시면 꼭 전문가의 도움을 받으시기 바랍니다. 

    많은 로펌이나 비즈니스 컨설팅 펌 등이 이윤을 목적으로 하다보니, 전문가를 찾아가면 돈만 쓴다는 인식이 많은데요. 그래서 일이 커지기 전에 미리 찾아가는 경우가 드문게 사실입니다. 비용에 걸맞는 서비스를 제공하지 못하고 있는 공급자들이 반성해야 할 문제이지만, 결국 일이 커지면 어디 하소연 할 곳이 없는게 현실입니다.

    문제가 발생하기 전 미리 예방적인 차원에서 전문가를 찾아 가시게 되면 가장 먼저 (1) 어떤 부분에서 (2) 어떤 식으로 도움을 줄 수 있고, (3) 비용은 어떻게 청구 되는지를 분명히 알아보고 본격적인 상담을 시작하셔서 “괜히 돈만 썼다”는 후회가 아니라 “돌다리도 한번 두들겨 보길 잘했다”는 결과를 얻으시기 바랍니다.

  • Acceptable identifications of goods and services

    Acceptable identifications of goods and services

    There are good reasons you should stick to the Trademark ID Manual when you describe your goods and services in your trademark application. Picking one outside Trademark ID Manual not only cost you more but also may delay the registration process.

    Why is the description important?

    First, you need to understand there are two different classification systems: (1) the Nice Classification (NCL) and (2) a Trademark Identifications and Classifications Project (or TM5). The NCL is a “compulsory” classification system, which is annually updated and currently lists about 80 international classes (ICs). TM5 is an “optional” classification regime that simply seeks to unite the big 5 intellectual property agencies in the world (obviously the USPTO is one of them).

    Long story short, NCL gives categories and TM5 gives sub-categories. And some sub-categories adopted by the USPTO are yet adopted by all major intellectual property offices, meaning they are okay with the USPTO although not TM5.

    The reason you need to place your trademark in a proper category arises from the very reason you want your trademark registered. As you probably know by now, trademark is quite different from other intellectual properties in that it is not about protecting your ingenuity or creativity but about protecting your goodwill and reputation in the market.

    What this means is that your pretty logo or emblem is protected by the trademark law not because you created it but because you used it in association with your goods/services. If you want to protect your artistic or literary expression, you should seek copyright protection.

    So, why we need appropriate classification? On the paper, your trademark protection likely goes only as far as the IC in which your product/service belongs. For example, you run a bakery named Flew Blast, and someone launches an athletic clothing brand Flew Blast . You unlikely can argue your trademark right is being infringed.

    If you have two or more ICs in which your goods/services belong, you need to file multiple-class trademark application. In reality, you simply list all ICs in an application and pay the application fee multiplied by the number of ICs you elected.

    How to Identify My Goods/Services?

    Once you have chosen all ICs that apply to your goods/services, now you need to tell the USPTO why you selected those ICs. At least one good/service must be entered for each IC in your application, and it can be as many as you like. The thing is that your business is likely dealing with many types of goods/services in an IC. For example, all cosmetics belong to the international class 003 except those having medicinal purposes. The latter would belong to the international class 005 with other medicines.

    It might be tempting to include just every possible goods/service you can find in the USPTO’s Trademark ID manual. After all, it is for no extra charge. However, one of the goals of the USPTO is to allow all rightful owners of trademarks to register their trademarks for protection. Sometimes, even within an IC, there can be instances where quite similar trademarks can be used by two business owners without much conflict or confusion among the consumers. That might be due to no overlapping of potential customers between these two among many other reasons. The identification of goods and services can tell if there would likely be an overlapping of potential customers.

    To deter anyone in bad faith claims all the goods/services within an IC, the trademark examiner at the USPTO may require you to submit more than one specimen per international class. (see below for further discussion of specimen) Potentially, a specimen for each and every goods and services listed. Also, you should know that you trademark registration can be cancelled for your false statement.

    The TEAS allows you to search the Trademark ID Manual while you are filling in the trademark application. So, do a thorough search and find descriptions that cover all the goods and services you provide. Sometimes, you may find just one description covers it all. Other times, you find two descriptions that more or less cover the same goods and services. You do not need to include all descriptions that apply to your goods/services. If one covers it all, select it and move on. If one does not carry all the way, find another one. Just keep going till everything is covered.

    Statement of Use (Allegation of Use)

    Whether you are currently using the trademark or you only intend to use it later, at some point you must prove that you are actually using it. That proof is a specimen. A specimen is usually a photography of a good that bears the trademark. The specimen should show the entirety of the product not just the trademark, which is obvious because you already provided how the trademark looks in the earlier stage of the application. Also, it should show the trademark as it is filed, meaning if you have claimed colors in the application, you photo cannot be a black-and-white one. When it comes to services, you need to find a way to show that your mark is used in association with your service/business. Nowadays, a screenshot of your business website should be your first consideration. Simply find the page that actually selling the services, meaning customers can place an order or find contact information. A screenshot of the webpage, which obviously should show your trademark as well, would be a good and convincing specimen.

    How many specimens do you need? I would go for one specimen for one IC by default. Just think about how extensive your list of goods/services, and you feel you should show more than just one, then feel free to go ahead and include more specimens. The thing is if the examiner wants to see more specimen, they will simply ask you in an office action. You would have 6-months to add more specimen, and once you upload your specimens in the system using the Response to Office Action form, which can be found here, you are all set. You would face some delay depending on how quickly your examiner re-visit your application, but if your goods/services are cohesive and reasonable, it is unlikely that your examiner asks for more specimen.

  • 변호사 찾기 & 비용 절약하기 TIP

    변호사 찾기 & 비용 절약하기 TIP

    많은 한국계 이민자들에게 “변호사를 산다”라는 개념은 마치 영화나 드라마에서처럼 상대방에게 얕보이지 않기 위해 혹은 소송으로 상대방을 압박하기 위한 하나의 위협 수단입니다. 그만큼 변호사와 함께 일해 본 경험이 적고, 특히 한국계가 아닌 미국 변호사들과 일해본 경험이 적기 때문에 여러가지 시행착오가 많을 수 있죠. 그래서 오늘은 어떻게 좋은 변호사를 구하고, 합리적인 비용으로 업무를 위임할 수 있을지 알아 보겠습니다.

    1. 좋은 변호사 찾기

    TV, 신문 광고

    막상 주변에 아는 변호사가 전혀 없으면 어떻게 변호사를 찾아가야 할지 막막하죠. 한인 변호사들은 대중매체를 통해 광고를 하지만 미국 변호사들은 그렇지 않습니다. 물론 흔히 TV Lawyer 라고 불리우는 예외도 있죠. 이들은 주로 교통사고나 형법을 전문으로 하는 변호사들로, 꽤나 보수적이라 할 수 있는 대다수의 법조인들 사이에서는 그다지 환영받지 못하는 분위기입니다.

    그 이유는 사실 아직까지도 대부분의 로펌은 파트너쉽으로 이루어져 있고, 파트너쉽이라는 말그대로 변호사들끼리의 동업을 통해 하나의 조직이 구성되는 것으로 흔히 법인이라 불리우는 일반적인 회사와는 조금 다릅니다. 물론 파트너쉽이라고 해도 법인화가 추세인데요. 하지만 그럼에도 불구하고 로펌에서 광고를 안하는 이유는 무엇일까요?

    변호사들은 기본적으로 의뢰인이 아닌 특정인에게 법률 서비스를 권유하지 못하도록 되어 있습니다. 예를 들면, 행복하게 잘 살고 있는 사람에게 법률 소송을 부추겨 분쟁을 만들고 이를 통해 이윤을 창출한다면 사회적으로 좋은 일은 아니겠죠? 물론 TV광고는 불특정 다수를 대상으로 하기 때문에 부추긴다 보기는 조금 어렵지만, 이윤이 아니라 정의를 쫓는 변호사의 사명과는 거리가 좀 멀다고 봅니다.

    아는 변호사를 통한 소개

    아는 변호사를 통해 추천을 받으면 어떨까요? 한가지 분명히 알려드리고 싶은 것은 변호사가 변호사를 추천할 때 소개비를 받는 것은 금지되어 있지만, 실제로는 거의 대부분의 경우 소개비 조로 돈을 받는다는 것입니다. 저는 개인적으로 어떤 식으로든 금전이 거래되면 의뢰인을 사고 파는 행위와 다름없고, 일정 부분 일을 분담하지 않는다면 아무런 금전적인 대가 없이 소개해야 한다고 믿지만, 거의 모든 펌이나 사무실에서 소개비를 주고 받는 것이 관행입니다.

    정답은?

    제가 생각하기에 좋은 변호사를 찾는 방법은 딱 한가지 입니다. 발품을 파셔야 합니다. 많은 변호사들이 처음으로 찾아오는 고객에게 무료 상담을 제공합니다. 이 기회를 활용하세요. 물론 공식적으로 무료 상담을 제공하지 않는 변호사도 많습니다. 이런 변호사도 잠시 이야기를 나눠보고 믿을 수 있는 분인지 확인해보고 싶다고 할 때, 거절하는 경우는 없을 겁니다.

    참고로 예외적으로 이혼 전문 변호사처럼 굳이 이야기를 안 나눠봐도 이미 수순이 정해져 있는 경우에는 무료 상담을 제공하지 않는 경우도 있습니다. 이런 경우 변호사 입장에서 생각해보면, 최대한 무료로 법률적 조언을 얻으려는 목적으로 한번 가서 얘기나 들어보자는 식의 상담에 시달릴 수 있기 때문이죠.

    변호사를 만나보시고 고민을 털어놓으세요. 위임관계가 성립하기 전에도 비밀유지 의무와 Attorney-Client Privilege 는 존재합니다. 물론 대다수의 변호사가 포괄적인 질문에 답을 주기는 꺼려할 겁니다. 실제로 포괄적인 답이란게 존재하지도 않고, 책임의 소재도 있기 때문입니다. 반대로, 굳이 법률적 조치 없이 문제가 해결될 수 있는 경우라면 무료 상담 중이라도 과감히 답을 줘야 좋은 변호사겠죠.

    질문에 대한 답변의 질과 변호사의 인격, 성품, 태도, 책임감 등을 동시에 평가하세요. 아무리 법률적인 상식이 없더라도 만약 변호사가 하는 이야기를 이해할 수 없다면 문제입니다. 앞으로 변호사와 일을 함께 하면서 계속해서 이해하지 못할 가능성이 크기 때문이죠. 알아들을 수 있는 말을 하고 믿을 수 있는 사람과 위임계약을 체결하시기 바랍니다.

    2. 변호사 효율적으로 부리기

    변호사는 결국 의뢰인의 입이자 손과 발입니다. 잘 이용해야 좋은 결과를 얻겠죠. 하지만 기왕 돈을 주고 일을 시키는 김에 “최대한 부려 먹어야지” 라는 생각은 좋지 않습니다.

    예를 들어, 생각을 정리하지 않고 머리에 떠오른 질문을 그때 그때 문자로 보내는 경우와, 생각을 잘 정리해서 잘 계획된 질문을 하는 경우가 어떻게 다를까요? 후자의 경우가 변호사의 시간도 절약되고, 답변도 빨리 받을 수 있습니다. 당연히 관련 비용도 절감되겠죠.

    대부분의 의뢰인들이 변호사가 요청한 정보나 자료에 대해서는 최선을 다해 답하고 준비합니다. 그런데 거기서 만족하셔서는 안됩니다. 조금이라도 연관이 있어 보이는 사실을 적극적으로 공유하시고, 무엇이든 궁금증이나 의심이 생기면 즉각 질문하셔야 합니다. 변호사가 의뢰인에 대한 신뢰가 생기면, 상호간의 비용과 시간의 절약하고 더 효율적으로 smart 하게 움직일 수 있습니다.

    결론적으로 의뢰인과 변호사는 한 팀으로 함께 일하는 것이지 제가 위에서 반 농담으로 한 표현처럼 부려먹겠다는 마음으로는 좋은 결과를 얻기 어렵습니다.

    3. 상세한 설명 요구하기

    특히 한국에서 늦은 나이에 이민 오신 분들이 “한번 믿기로 했으면 전부 믿고 맡기는 거지” 하시는 경우가 많습니다. 물론 서로 간의 신뢰는 매우 중요하지만, 미국에서 모든 일의 결정권자는 변호사가 아닌 의뢰인이고, 변호사는 의뢰인이 informed & educated decision 을 할 수 있도록 돕는 역할임을 이해하셔야 합니다.

    즉, 변호사는 다양한 상황과 경우에 대비해 법률적인 위험과 결과를 분석하고 미리 예측하는 등, 고객이 어떠한 결정을 내리기 전에 알아야 할 사실/법률관계를 파악하고 분석해 이를 충분히 이해할 수 있도록 쉽게 설명하고, 의뢰인이 현명한 결정을 할 수 있도록 돕는 역할을 합니다.

    그냥 남의 일인양 무심하게 계시다가 나중에 행여나 일이 틀어지면 “그냥 변호사가 시키는 대로 했다”는 말은 핑계도 되지 않고, 이런 경우 변호사 쪽에서는 “의뢰인이 원하는 대로 했다” 라는 대답밖에 안 나오겠죠. 물론 한국 정서를 이해하는 변호사라면 최대한 의뢰인에게 결정권이 있다는 사실을 설명하고, 올바른 결정을 하도록 잘 이끌 수 있겠지만, 항상 그렇지는 않습니다.

    사건을 진행함에 있어서 어떤 부분이든 조금이라도 이해가 가지 않는 부분이 있다면 반드시 질문하셔야 합니다.

    예를 들어, 모든 변호사는 itemized invoice 를 발행하게 되어 있습니다. 변호사의 청구서는 단순히 영수증 역할을 하는 것이 아니고, 그간 어떤 일을 했고, 얼마의 비용이 발생했는지 상세히 보고하는 수단이기 때문입니다.

    간단히 예를 들어 설명해 볼까요.

    DateAttorneyDetailsHours
    1/11/2011Michael JohnsonConference call with opposing counsel (Mr. Smith)0.5

    위와 같은 청구서를 받게 되면 한국 정서로는 고개를 끄덕이실 수도 있습니다. 하지만 더 많은 정보를 요구하실 수 있고, 요구하셔야 합니다.

    DateAttorneyDetailsHours
    1/11/2011Michael JohnsonDiscussed a settlement proposal received on 1/7/2011 with the opposing counsel (Mr. Smith) via conference call.0.5

    위의 전화 미팅에 대한 경과 보고를 별도로 받으셨다는 전제하에 위 정도의 세부내역이면 어떤 일에 대해 비용이 발생했는지 충분히 이해가 갑니다.

    만약 별도 보고가 없었다면 아래와 같이 더 자세한 내용이 기재되어야 바람직합니다.

    DateAttorneyDetailsHours
    1/11/2011Michael JohnsonDiscussed with the opposing counsel (Mr. Smith) about a settlement proposal received on 1/7/2011 via email, proposing $20k plus admission of infringement as main part of the deal. I made a conference call, rejected the proposal, and made it clear that we would not admit infringement in any circumstance.0.5

    정리하자면, 인보이스를 읽어 보시고 어떤 일을 어떤 식으로 진행했고, 어떤 결과가 있었는지 충분히 이해가 가시지 않는다면 더 자세한 정보를 요구하실 권리가 있고, 꼭 확인하시는게 현명합니다. 한국 정서 상 비용에 대해 이러쿵 저러쿵 이야기 하는게 불편하실 수도 있는데요.

    위와 같은 내용은 굳이 비용에 대해 전혀 불만이 없더라도, 자신의 법률적인 권리와 책임의 소재에 밀접하게 연관되는 협의 내용을 파악하기 위한 수단으로써 알아 두셔야 하는 부분입니다. 순수하게 어떤 내용이 오고 갔는지를 확인하세요. 여러분의 알 권리이자 의무입니다.

    참고로 굳이 인보이스를 언급한 데에는 이유가 있습니다. 대부분의 경우 변호사들이 hourly charge 로 일을 하기 때문에, 어떤 식으로든 상담이 진행될 때 추가 비용이 발생하기 때문인데요. 인보이스에 빠진 정보를 보충하는데 비용을 별도로 청구하는 경우는 극히 드뭅니다. 따라서 비용 절감에 좋은 팁이 될 듯 합니다.

    끝으로

    제가 항상 하는 이야기지만, 무엇이든 주변에 아시는 분들에게 도움을 요청해서 손해 볼 것이 없습니다. 물론 법률적인 이슈를 주변에 수소문하기는 불편하시겠죠. 주변에 물어보셔야 할 것은 그 분들의 경험입니다. 답을 구하지 마시고, 어떤 경험을 하셨는지 물어보시고 잘된 부분은 배우시고 실패한 경험은 교훈 삼으세요.

    변호사도 별 사람 다 있습니다. 각자 일하는 방식도 다를 수 있죠. 하지만 위의 세가지는 알아두시면 어떤 변호사와 일하든 도움이 되시리라 믿습니다.

  • 디지털 브랜드 따라잡기

    디지털 브랜드 따라잡기

    “디지털” 브랜드란?

    디지털 브랜드의 특징은 온라인, 즉 블로그나 소셜미디어, 유튜브 등에서 팬덤을 형성하고, 이들을 핵심 소비자로 하여 입소문을 통해 시장을 넓혀가는 새로운 디지털 마케팅에 중점을 둔다는 것입니다.

    이러한 마케팅 전략에 따라 대표적 디지털 브랜드 중 하나인 화장품 회사 Glossier 는 그동안 공식 온라인 스토어를 통해서만 제품을 판매해왔고, 작년 말에 뉴욕에 플래그쉽 스토어를 오픈했다고는 하지만, 아직까지도 주 판매 경로는 온라인 직판 입니다.

    이런 경우, 유통 구조를 단순화하고, 품질 및 고객 서비스의 밀착 관리를 통해 소비자 만족도를 높일 수 있지만, 제품을 테스트 해 보기를 원하거나 오프라인을 선호하는 소비자에게는 접근성이 떨어지기도 합니다.

    디지털 브랜드는 온라인 플랫폼을 통해 소량 생산된 맞춤형 제품을 판매하는 경우가 많습니다.  

    이때, 다양한 제품명이 타사의 상표권을 침해/도용 하지 않도록 각별히 주의해야 합니다. 단순히 제품 이름이라고 생각한 이름이 타사의 등록된 상표일 경우, 문제가 발생할 수 있습니다.

    예를 들어, 리테일 입장에서는 해당 유사제품을 판매하는 것 만으로도 상표권 침해에 대한 법적 책임이 발생할 수 있고, 형사 처벌이나 소송의 대상이 될 수도 있습니다.

    1. 유명 브랜드와 비슷한 “상표”의 제품을 판매하는 것은 피해야 합니다.

    이때, “상표”는 어떻게 정의할 수 있을까요? 제품의 라벨/광고/용기에 나타난다고 하더라도 모든 형상이나 그림, 문구가 상표는 아닙니다. 

    상표와 상표가 아닌 문구/그림을 구분하는 가장 쉬운 방법은 ™ 혹은 ® 표기를 확인하는 것입니다. 하지만 모든 상표에 ™ 혹은 ® 를 표기할 의무가 있는 것은 아니므로 100% 확실하진 않죠. 

    다만, 미특허청에 등록된 상표는 아래와 같은 방법으로 무료로 확인할 수 있습니다.

    1. 미국 특허청 전자검색서비스 TESS (웹주소: tess2.uspto.gov) 에 접속
    2. 원하는 검색 옵션을 선택
      1. (Basic) 주요 Keyword 를 부분적으로 입력
      2. (Structured/Free Form) 검색연산자를 이용 유사단어/단어의 변형/조합 등을 검색
    3. TSDR을 통해 상세 정보 확인

    예를 들어, Glossier 의 인기 제품 중 하나인 “Milky Jelly Cleanser” 를 검색하기 위해 Basic Word Mark Search 에 Milky Jelly 라고 입력하면, 1건의 출원 기록이 나타납니다. 해당 기록이 선택된 상태에서 TSDR 버튼을 누르면 출원 및 심사 기록을 조회할 수 있고, Documents 탭의 Office Action 을 조회하면 Milky Jelly Cleanser 는 단순히 제품의 특징을 설명하고 있다는 사유로 등록이 거절됐음을 알 수 있습니다.

    2. 용기나 포장이 특이할 경우 제품 포장 또한 상표가 될 수 있으므로, 유사 용기나 포장을 사용하는 것도 피하는 것이 좋습니다. 

    일반적으로 많이 쓰이는 용기는 상표로 보호받기 어려우므로, 주로 특이한 모양이나 색상 등에 유의하시면 됩니다. 제품 포장도 미특허청에 등록된 경우에는 마찬가지로 TESS에서 확인할 수 있습니다.

    3. 자체 상표의 상표 출원을 통해 이후 문제가 발생할 지 여부를 점쳐볼 수 있습니다.

    미특허청에 상표를 출원하게 되면, 기존의 상표권을 침해할 소지가 있거나 법적 문제를 야기할 수 있는 상표의 경우 등록 거절 통지를 받게 되죠. 이러한 거절통지문이 향후 문제의 소지를 알려주는 리트머스 시험지가 될 수 있습니다.

    상표권자가 직접 서류를 제출하게 되면 온라인 상표 출원은 최소 $225 의 비용으로 가능합니다. 따라서, 상표 출원은 적은 비용으로 전문가(특허청 심사관)의 의견을 들어 볼 수 있는 좋은 기회가 될 수 있습니다.

    참고로, 2019년 부터 미국에 주소를 가지고 있지 않은 법인이나 개인은 상표 출원 시 미국 변호사 선임이 의무화 되었습니다. (관련 포스트 링크)

    독특한 이름이나 로고 등의 선출원 (현재 사용되지 않은 상표를 미리 출원) 의 경우, 최소 $200 정도의 비용으로 미국 변호사와 직접 대면/전화 상담, 서류 대행, 출원까지 가능할 수 있습니다. (단, 선출원의 경우 심사 완료 후 등록 전에 추가 비용이 발생합니다.)

    Young Jeon, Esq.
  • 미국 상표 만료/연장/재등록?

    미국 상표 만료/연장/재등록?

    상표권은 기한이 정해져 일정기간 이후에 만료되는 특허와는 다릅니다.

    사용을 계속 하는 한 상표권이 사라지지는 않죠. 하지만 한번 등록했다고, 등록이 평생 가는 것은 아닙니다. 법인 등록이 매년 갱신되듯이 상표도 갱신되어야 합니다.

    일단 기본적으로 등록은 10년을 주기로 갱신이 필요합니다. 등록이 끝난다고 상표권이 없어지는 것은 아니지만, 일단 등록이 취소되면 다시 등록하는 것이 번거로워지고, 등록권에 공백이 생기므로 10년 마다 꼭 갱신을 하는 것이 좋죠.

    그 외에 첫 5년차는 특별해서, (1) 계속해서 사용하고 있음을 증명하고, (2) 제3자의 상표 등록 적절성에 대한 이의제기를 막는 절차를 함께 진행할 수 있습니다. 첫번째 계속된 사용에 대한 증명은 그 이후에는 갱신시에 함께 진행하기 때문에 따로 신경 쓰지 않아도 됩니다.

    이러한 절차와 관련하여 USPTO는 상표 등록시 기입된 “연락처 (correspondence)”를 이용하여 상표권자에게 연락하기 때문에, 연락처를 지속적으로 업데이트하는 것이 중요합니다.

    그 외에도 최소 몇달에 한번씩은 TSDR (상표 상태 및 문서 열람) 서비스를 이용하여 상표등록에 특이사항은 없는지 확인하시는 것이 좋습니다.

  • 상표 국제 분류 (NICE 11-2018)

    상표 국제 분류 (NICE 11-2018)

    제1류

                   공업용, 과학용, 사진용, 농업용, 원예용 및 임업용 화학제; 미가공 인조수지, 미가공 플라스틱; 비료; 소화용(消火用) 조성물; 조질제(調質劑) 및 땜납용 조제; 식품보존제; 무두질제; 공업용 접착제

    제2류

                   페인트, 니스, 래커; 녹 방지제 및 목재 보존제; 착색제; 매염제(媒染劑); 미가공 천연수지; 도장용, 장식용, 인쇄용 및 미술용 금속박(箔)과 금속분(粉)

    제3류

                   표백제 및 기타 세탁용 제제; 세정, 광택 및 연마재; 비의료용 비누; 향료, 에센셜 오일, 비의료용 화장품, 비의료용 헤어로션; 비의료용 치약

    제4류

                   공업용 오일 및 그리스(Grease); 윤활제; 먼지흡수제, 먼지습윤제 및 먼지흡착제; 연료(자동차용 연료포함), 발광체; 조명용 양초 및 심지

    제5류

                   약제, 의료용 및 수의과용 제제; 의료용 위생제; 의료용 또는 수의과용 식이요법 식품 및 제제, 영아용 식품; 인체용 또는 동물용 식이보충제; 플레스터, 외상치료용 재료; 치과용 충전재료, 치과용 왁스; 소독제; 해충구제제(驅除劑); 살균제, 제초제

    제6류

                   일반금속 및 그 합금, 광석; 금속제 건축 및 구축용 재료; 금속제 이동식 건축물; 비전기용 일반금속제 케이블 및 와이어; 소형금속제품; 저장 또는 운반용 금속제 용기; 금고

    제7류

                   기계 및 공작기계; 모터 및 엔진(육상차량용은 제외); 기계 커플링 및 전동장치 부품(육상차량용은 제외); 비수동식 농기구; 부란기(孵卵器); 자동판매기

    제8류

                   수공구 및 수동기구; 커틀러리; 휴대용 무기; 면도기

    제9류

                   과학, 항해, 측량, 사진, 영화, 광학, 계량, 측정, 신호, 검사(감시), 구명 및 교육용 기기; 전기의 전도, 전환, 변형, 축적, 조절 또는 통제를 위한 기기; 음향 또는 영상의 기록, 전송 또는 재생용 장치; 자기(磁氣)데이터 매체,녹음디스크; CD, DVD 기타 디지털 기록매체; 동전작동식 기계장치; 금전등록기, 계산기, 데이터 처리장치, 컴퓨터; 컴퓨터 소프트웨어, 소화기기

    제10류

                   외과용, 내과용, 치과용 및 수의과용 기계기구; 의지(義肢), 의안(義眼), 의치(義齒); 정형외과용품; 봉합용 재료; 장애인용 치료 및 재활보조장치; 안마기; 유아수유용 기기 및 용품; 성활동용 기기 및 용품

    제11류

                   조명용, 가열용, 증기발생용, 조리용, 냉각용, 건조용, 환기용, 급수용 및 위생용 장치

    제12류

                   수송기계기구; 육상, 항공 또는 해상을 통해 이동하는 수송수단

    제13류

                   화기(火器); 탄약 및 발사체; 폭약; 폭죽

    제14류

                   귀금속 및 그 합금; 보석, 귀석 및 반귀석; 시계용구

    제15류

                   악기

    제16류

                   종이 및 판지; 인쇄물; 제본재료; 사진; 문방구 및 사무용품(가구는 제외); 문방구용 또는 가정용 접착제; 미술용 및 제도용 재료; 회화용 솔; 교재; 포장용 플라스틱제 시트, 필름 및 가방; 인쇄활자, 프린팅블록

    제17류

                   미가공 및 반가공 고무, 구타페르카, 고무액(gum), 석면, 운모(雲母) 및 이들의 제품; 제조용 압출성형형태의 플라스틱 및 수지; 충전용, 마개용 및 절연용 재료; 비금속제 신축관, 튜브 및 호스

    제18류

                   가죽 및 모조가죽; 수피; 수하물가방 및 운반용 가방; 우산 및 파라솔; 걷기용 지팡이; 채찍 및 마구(馬具); 동물용 목걸이, 가죽끈 및 의류

    제19류

                   비금속제 건축재료; 건축용 비금속제 경질관(硬質管); 아스팔트, 피치 및 역청; 비금속제 이동식 건축물; 비금속제 기념물

    제20류

                   가구, 거울, 액자; 보관 또는 운송용 비금속제 컨테이너; 미가공 또는 반가공 뼈, 뿔, 고래수염 또는 나전(螺鈿); 패각; 해포석(海泡石); 호박(琥珀)(원석)

    제21류

                   가정용 또는 주방용 기구 및 용기; 빗 및 스펀지; 솔(페인트 솔은 제외); 솔 제조용 재료; 청소용구; 비건축용 미가공 또는 반가공 유리; 유리제품, 도자기제품 및 토기제품

    제22류

                   로프 및 노끈; 망(網); 텐트 및 타폴린; 직물제 또는 합성재료제 차양; 돛; 하역물운반용 및 보관용 포대; 충전재료(종이/판지/고무 또는 플라스틱제는 제외); 직물용 미가공 섬유 및 그 대용품

    제23류

                   직물용 실(絲)

    제24류

                   직물 및 직물대용품; 가정용 린넨; 직물 또는 플라스틱제 커튼

    제25류

                   의류, 신발, 모자

    제26류

                   레이스 및 자수포, 리본 및 장식용 끈; 단추, 갈고리 단추(Hooks and eyes), 핀 및 바늘; 조화(造花); 머리장식품; 가발

    제27류

                   카펫, 융단, 매트, 리놀륨 및 기타 바닥깔개용 재료; 비직물제 벽걸이

    제28류

                   오락용구, 장난감; 비디오게임장치; 체조 및 스포츠용품; 크리스마스트리용 장식품

    제29류

                  식육, 생선, 가금 및 엽조수; 고기진액; 가공처리, 냉동, 건조 및 조리된 과일 및 채소; 젤리, 잼, 설탕에 절인 과실; 달걀; 우유 및 그 밖의 유제품; 식용 유지(油脂)

    제30류

                   커피, 차(茶), 코코아와 대용커피; 쌀; 타피오카와 사고(Sago); 곡분 및 곡물조제품; 빵, 페이스트리 및 과자; 식용 얼음; 설탕, 꿀, 당밀(糖蜜); 식품용 이스트, 베이킹파우더; 소금; 겨자(향신료); 식초, 소스(조미료); 향신료; 얼음

    제31류

                   미가공 농업, 수산양식, 원예 및 임업 생산물; 미가공 또는 반가공 곡물 및 종자; 신선한 과실 및 채소, 신선한 허브; 살이있는 식물 및 꽃; 구근(球根), 모종 및 재배용 곡물종자; 살아있는 동물; 동물용 사료 및 음료; 맥아

    제32류

                   맥주; 광천수, 탄산수 및 기타 무주정(無酒精)음료; 과실음료 및 과실주스; 음료용 시럽 및 음료수 제조제

    제33류

                   알코올 음료(맥주는 제외)

    제34류

                   담배; 흡연용구; 성냥

     제35류

                   광고업; 사업관리업; 기업경영업; 사무처리업

    제36류

                   보험업; 재무업; 금융업; 부동산업

    제37류

                   건축물건설업; 수선업; 설치서비스업

    제38류

                   통신업

    제39류

                   운송업; 상품의 포장 및 보관업; 여행알선업

    제40류

                   재료처리업

    제41류

                   교육업; 훈련제공업; 연예오락업; 스포츠 및 문화활동업

    제42류

                   과학적, 기술적 서비스업 및 관련 연구, 디자인업; 산업분석 및 연구 서비스업; 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 디자인 및 개발업

    제43류

                   음식료품을 제공하는 서비스업; 임시숙박업

    제44류

                   의료업; 수의업; 인간 또는 동물을 위한 위생 및 미용업; 농업, 원예 및 임업 서비스업

    제45류

                   법무서비스업; 유형의 재산 및 개인을 물리적으로 보호하기 위한 보안서비스업; 개인의 수요를 충족시키기 위해 타인에 의해 제공되는 사적인 또는 사회적인 서비스업

  • TM Int. Classes (11-2018)

    TM Int. Classes (11-2018)

    Class 1

    Chemicals for use in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire extinguishing and fire prevention compositions; tempering and soldering preparations; substances for tanning animal skins and hides; adhesives for use in industry; putties and other paste fillers; compost, manures, fertilizers; biological preparations for use in industry and science.

    Class 2

    Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants, dyes; inks for printing, marking and engraving; raw natural resins; metals in foil and powder form for use in painting, decorating, printing and art.

    Class 3

    Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; non-medicated dentifrices; perfumery, essential oils; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.

    Class 4

    Industrial oils and greases, wax; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels and illuminants; candles and wicks for lighting.

    Class 5

    Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

    Class 6

    Common metals and their alloys, ores; metal materials for building and construction; transportable buildings of metal; non-electric cables and wires of common metal; small items of metal hardware; metal containers for storage or transport; safes.

    Class 7

    Machines, machine tools, power-operated tools; motors and engines, except for land vehicles; machine coupling and transmission components, except for land vehicles; agricultural implements, other than hand-operated hand tools; incubators for eggs; automatic vending machines.

    Class 8

    Hand tools and implements, hand-operated; cutlery; side arms, except firearms; razors.

    Class 9

    Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus.

    Class 10

    Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials; therapeutic and assistive devices adapted for the disabled; massage apparatus; apparatus, devices and articles for nursing infants; sexual activity apparatus, devices and articles.

    Class 11

    Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.

    Class 12

    Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.

    Class 13

    Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks.

    Class 14

    Precious metals and their alloys; jewellery, precious and semi-precious stones; horological and chronometric instruments.

    Class 15

    Musical instruments.

    Class 16

    Paper and cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery and office requisites, except furniture; adhesives for stationery or household purposes; drawing materials and materials for artists; paintbrushes; instructional and teaching materials; plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging; printers’ type, printing blocks.

    Class 17

    Unprocessed and semi-processed rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and substitutes for all these materials; plastics and resins in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, tubes and hoses, not of metal.

    Class 18

    Leather and imitations of leather; animal skins and hides; luggage and carrying bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; collars, leashes and clothing for animals.

    Class 19

    Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

    Class 20

    Furniture, mirrors, picture frames; containers, not of metal, for storage or transport; unworked or semi-worked bone, horn, whalebone or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow amber.

    Class 21

    Household or kitchen utensils and containers; cookware and tableware, except forks, knives and spoons; combs and sponges; brushes, except paintbrushes; brush-making materials; articles for cleaning purposes; unworked or semi-worked glass, except building glass; glassware, porcelain and earthenware.

    Class 22

    Ropes and string; nets; tents and tarpaulins; awnings of textile or synthetic materials; sails; sacks for the transport and storage of materials in bulk; padding, cushioning and stuffing materials, except of paper, cardboard, rubber or plastics; raw fibrous textile materials and substitutes therefor.

    Class 23

    Yarns and threads, for textile use.

    Class 24

    Textiles and substitutes for textiles; household linen; curtains of textile or plastic.

    Class 25

    Clothing, footwear, headgear.

    Class 26

    Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; hair decorations; false hair.

    Class 27

    Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile).

    Class 28

    Games, toys and playthings; video game apparatus; gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas trees.

    Class 29

    Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; oils and fats for food.

    Class 30

    Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice (frozen water).

    Class 31

    Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products; raw and unprocessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants and flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting; live animals; foodstuffs and beverages for animals; malt.

    Class 32

    Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

    Class 33

    Alcoholic beverages (except beers).

    Class 34

    Tobacco; smokers’ articles; matches.

    Class 35

    Advertising; business management; business administration; office functions.

    Class 36

    Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.

    Class 37

    Building construction; repair; installation services.

    Class 38

    Telecommunications.

    Class 39

    Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement.

    Class 40

    Treatment of materials.

    Class 41

    Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.

    Class 42

    Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software.

    Class 43

    Services for providing food and drink; temporary accommodation.

    Class 44

    Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services.

    Class 45

    Legal services; security services for the physical protection of tangible property and individuals; personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals.

  • 미국 특허: 무엇을 특허로 보호할 수 있나요?

    미국 특허: 무엇을 특허로 보호할 수 있나요?

    특히 개인 발명가 분들은 자신이 스스로 생각해서 개발한 제품이므로 당연히 특허를 낼 수 있다고 생각하고 찾아 오십니다.

    문제는 사실 그렇지 않다는 거죠.

    첫째로, 생각보다 훨씬 자주 동일한 내용의 특허를 타인이 이미 출원한 경우를 발견하게 됩니다.

    사실 모든 특허가 실제로 상품화/상업화되지는 않는데요. 여러가지 이유가 있지만, 모든 제품에는 때가 있다고 해야할까요? 분명히 상업적 가치가 있는데도 상품화에 실패하는 경우가 있습니다.

    이런 특허는 묻혀 있다가 특허기간이 만료된 후, 제3자에 의해 상업화 되어 성공을 거두는 경우도 있죠.

    둘째로는, 세상에 잘 알려지지 않은 발명입니다.

    관련 학계나 해당 업계에서는 잘 알려진 지식이나 기술이 다른 곳에서 잘 알려지지 않은 경우가 있죠? 예를 들어, 공업소에는 흔히 사용하는 연마 방식이 요식 업계에서는 전혀 새로운 재료 처리 기술일 수 있습니다.

    이렇게 때로는 내가 속한 분야에서 전혀 알려지지 않은 기술을 내가 새롭게 발명했다고 느끼더라도, 알고보면 이미 다른 분야에서는 널리 활용되고 있는 기술일 수 있다는 거죠. 이런 단순한 용도 변경은 특별한 경우가 아니면 특허를 받기 어렵습니다.

    별개로, 특허법 상의 “발명”은일반 사전적 정의와 조금 다를 수 있습니다.

    예를 들어 설명해 보죠.

    대나무를 원재료로 한 마우스 패드를 개발했다고 가정해 보겠습니다. 추가로 여태껏 대나무로 만든 마우스패드는 없었다고 가정해 보죠.

    당연한 얘기지만, 대나무는 전혀 새로운 재료는 아닙니다. 마우스패드도 마찬가지죠.

    그렇다면 대나무가 마우스패드에 이용되었다는 사실이 얼마 만큼 보호할 가치가 있는 것일까요? 이런 문제가 있을때, 특허법은 ‘해당 분야의 평범한 기술을 가진 사람’을 가정하고 그 사람이 같은 생각을 할 수 있는지 따져봅니다.

    따라서, 여기서는 예를 들어 마우스패드를 주문이나 제작, 납품등을 하는 회사의 직원이 대나무라는 원재료를 생각해내고 사용할 수 있는지가 쟁점이 되겠죠.

    여러가지 고려할 점이 있지만, 우선 대나무는 자연상에 존재하는 재료이면서, 우리 주변의 각종 일상 제품을 제작할 때 자주 이용되죠. 그러므로 대나무로 만들었다는 점 만으로 특허를 받기는 어려워 보입니다.

    반면에, 조금만 고민해 보면 특허를 받을 수 있는 여지는 항상 있습니다.

    아무래도 마우스패드를 사용하는 큰 목적 중 하나는 손목을 편안하게 지탱해주는 받침대죠. 대나무로 충분한 쿠션감을 주려면 어떠한 특별한 구조가 필요할 수 있습니다.

    물론 받침대 외에도 마우스의 움직임이 부드럽게 잘 인식되려면 패드 자체에도 특별한 구조나 형태, 대나무 조각 간의 접합 방식 등 여러가지 분야에서 기존의 마우스패드와 구분되는 점이 있을 것입니다.

    이러한 특별한 구조나 조성은 대나무로 만든 마우스패드에만 국한될 가능성이 있고, 일반적인 마우스패드를 제작하는 기술을 가진 사람이 알거나 쉽게 생각해 낼 수 있는게 아닐 수 있습니다. 따라서, 이러한 구조나 조성에 대한 특허를 고려해 볼 수 있습니다.

    추가로 대나무로 마우스패드를 만드는 방법이나 제작 공정은 같은 대나무로 다른 물건을 만들 때와는 다를 수 있고, 다른 재료로 마우스패드를 만들 때와도 다릅니다. 따라서 이런 특수한 방식에 대한 특허도 고려 대상이죠.

    마지막으로, 특허의 출원은 과정일 뿐입니다.

    오히려, 결과적으로 받은 특허로 자신의 제품의 경쟁력을 얼마나 보호할 수 있는지가 중요합니다.

    시장성이나 경쟁력이 있다고 여겨지는 제품이나 공정이 있으시면 어떤 부분을 특허로 출원할 수 있고, 출원 한다면 결과적으로 어느 정도의 보호가 가능할 지 꼭 상담해 보시기 바랍니다.

  • 디자인 특허는 뭐죠?

    디자인 특허는 뭐죠?

    우리가 흔히 알고 있는 ‘특허’ 혹은 ‘발명 특허’는 미국에서는 Utility Patent 라고 합니다. 그 외에도 미국 특허법에는 Design Patent 이라는 것이 존재합니다.

    이 디자인 특허라는 것은 말 그대로 “디자인” 요소를 보호하는데, 역시 특허인지라 ‘새로운’ 디자인 이여야 합니다.

    그렇다면 무엇을 디자인 특허로 보호할 수 있을까요?

    예를 들면, 코카콜라 병의 디자인은 어떤가요? 일반병과는 다른 유선형 디자인의 특징이 있지만, 이 디자인은 사실 기능성과 관련되어 있습니다. 콜라병을 손으로 쥐었을때 아무래도 손으로 쥐는 부분이 날렵하다 보니 잘 쥐어지고, 잘 미끄러지지도 않죠.

    이렇게 기능성이 있는 것으로 판단되면 디자인 특허가 주어지지 않습니다. 이런 디자인은 Utility Patent 를 통해 보호해야만 하죠.

    반면에 아이폰의 초기 디자인은 어떤가요? 물론 최근의 아이폰은 버튼 없이 화면으로 꽉 찬 형태로 나오고 있지만, 전체적으로 둥글둥글한 사각 형상은 여전히 아이폰의 상징이라고 할 수 있습니다.

    삼성과 애플의 특허 소송

    2007년에 제기되어 한 때 세간을 떠들석하게 했던 삼성과 애플의 특허 소송의 핵심이 되었던 특허가 바로 이 제품 디자인과 관련된 애플의 디자인 특허였습니다.

    두 차례의 특허 소송은 애플의 승리로 끝나고 결국은 삼성이 약 6천억원 이상의 배상금을 지불하는 것으로 마무리 되었는데요.

    물론 삼성 스마트폰의 시장 점유도나 매출 총액을 생각해 보면 이윤의 일부를 잃는데 불과 하겠지만, 애플의 제품을 베꼈다는 불명예는 피해갈 수 없겠죠.

    자영업자 혹은 중소기업 입장에서는?

    사실 배상금 보다도 수만불은 우스운 소송 비용을 무시할 수 없습니다. 이 때문에, 소송이 제기되면 울며 겨자 먹기로 상대방의 요구를 그대로 들어주는 억울한 경우가 발생하는데요.

    이를 막기 위해서는 제품 개발 단계에서 미리 특허를 선점해 두어 제3자가 해당 디자인에 대한 특허를 받지 못하도록 하고, 혹 유사한 디자인에 대한 만료된 혹은 유효한 특허가 있는지 미리 확인해 두는 것이 도움이 됩니다.

  • 미국 특허 출원 – 왜 이리 비싼가요?

    미국 특허 출원 – 왜 이리 비싼가요?

    사실 비싼데는 이유가 있습니다.

    미국 특허 시장은 대기업들과 돈 많은 벤쳐기업 들이 대부분 장악하고 있다 보니, 그들이 주로 이용하는 특허 서비스가 자연히 비싸질 수 밖에 없죠. 이러한 펌들은 보통 PhD 를 가진 특허 전문가들로 구성되어 있고, 이들은 도심의 비싼 사무실에서 높은 연봉을 받으며 일하기 때문에 당연히 수가는 비싸질 수 밖에 없습니다.

    미국에도 개인 발명가가 있지만, 대부분의 경우 어쩌다가 한번 특허 출원을 희망하는 경우가 많고, 계속하여 특허에 시간과 비용을 투자하는 것은 아무래도 기업입니다. 개인이나 중소기업의 경우, 출원 준비 중에 일이 틀어지거나 시간과 비용에 대한 검토 없이 근시안적으로 뛰어드는 경우가 많죠.

    이러다가 보니, 특허 출원 기록이나 경험이 없는 개인발명가나 중소기업들은 특히 처음부터 많은 돈을 선지급하도록 요구되는 경우가 많습니다. 안타깝지만, ‘모르면 당한다’는 말이 꼭 들어 맞는 상황입니다.

    주변을 잘 찾아보시면 비용 합리적인 서비스는 분명히 존재합니다.

    하지만 그렇다고 무조건 싸게 할 수 있는 방법을 찾다 보면, 사기를 당하거나 특허를 받더라도 제대로 된 특허를 받을 수 없게 되겠죠.

    특허 변호사가 얼마나 경력이 있는지 등을 통해 확인해 보는 방법도 있지만, 저는 특허 변호사의 입장에서 한번 생각해 보겠습니다.

    어떻게 해야 제대로 된 특허를 받을 수 있을까요?

    우선 개인/중소기업은 특허를 잘 이해하고 있는 대기업/벤쳐기업 고객과 분명히 다릅니다. 따라서, 특허가 무엇인지, 특허를 받으면 어떤 법적 보호를 받을 수 있는지, 해당 특허에 대한 투자가 과연 현명한 것인지 부터 상담이 필요 합니다.

    초기 상담에 이런 질문들에 대한 구체적이고 이해하기 쉬운 답변이 나오지 않으면 다른 곳을 알아보세요. 만약, 이런 부분들에 대해 상담비용을 요구한다면, 결코 아까워하지 마세요. 궁극적으로 현재로써는 특허를 출원하는 것이 현명하지 않다는 결론이 나오더라도 쓸모 없는 특허를 받는 것보다 훨씬 이득입니다.

    다음으로, 특허는 단순하게 어떤 기술을 보호할 수 있는 권리증을 사는게 아닙니다. 보험 약관처럼 어떤 부분은 보장되고 안되고 하는 것이 이미 정해져 있지 않기 때문에, 보험 약관 같은 문서의 역할을 하는 것이 특허 명세서입니다. 최종적으로 해당 문서에 적힌 ‘보장범위’가 미국특허청에 의해 승인될 때까지 계속 협상하고 설득하는 것도 특허 변호사가 하는 일이죠.

    따라서, 특허 상담이 단순히 비용과 해당 발명에 대한 이야기로 끝나서는 안됩니다. 특허 출원의 궁극적인 목적은 무엇인지, 해당 발명품의 시장이 있는지, 경쟁이 있는지 등. 여러가지 특허법 외의 부분들에 대한 상담이 이루어져야 할 것 입니다.