특히 개인 발명가 분들은 자신이 스스로 생각해서 개발한 제품이므로 당연히 특허를 낼 수 있다고 생각하고 찾아 오십니다.

문제는 사실 그렇지 않다는 거죠.

첫째로, 생각보다 훨씬 자주 동일한 내용의 특허를 타인이 이미 출원한 경우를 발견하게 됩니다.

사실 모든 특허가 실제로 상품화/상업화되지는 않는데요. 여러가지 이유가 있지만, 모든 제품에는 때가 있다고 해야할까요? 분명히 상업적 가치가 있는데도 상품화에 실패하는 경우가 있습니다.

이런 특허는 묻혀 있다가 특허기간이 만료된 후, 제3자에 의해 상업화 되어 성공을 거두는 경우도 있죠.

둘째로는, 세상에 잘 알려지지 않은 발명입니다.

관련 학계나 해당 업계에서는 잘 알려진 지식이나 기술이 다른 곳에서 잘 알려지지 않은 경우가 있죠? 예를 들어, 공업소에는 흔히 사용하는 연마 방식이 요식 업계에서는 전혀 새로운 재료 처리 기술일 수 있습니다.

이렇게 때로는 내가 속한 분야에서 전혀 알려지지 않은 기술을 내가 새롭게 발명했다고 느끼더라도, 알고보면 이미 다른 분야에서는 널리 활용되고 있는 기술일 수 있다는 거죠. 이런 단순한 용도 변경은 특별한 경우가 아니면 특허를 받기 어렵습니다.

별개로, 특허법 상의 “발명”은일반 사전적 정의와 조금 다를 수 있습니다.

예를 들어 설명해 보죠.

대나무를 원재료로 한 마우스 패드를 개발했다고 가정해 보겠습니다. 추가로 여태껏 대나무로 만든 마우스패드는 없었다고 가정해 보죠.

당연한 얘기지만, 대나무는 전혀 새로운 재료는 아닙니다. 마우스패드도 마찬가지죠.

그렇다면 대나무가 마우스패드에 이용되었다는 사실이 얼마 만큼 보호할 가치가 있는 것일까요? 이런 문제가 있을때, 특허법은 ‘해당 분야의 평범한 기술을 가진 사람’을 가정하고 그 사람이 같은 생각을 할 수 있는지 따져봅니다.

따라서, 여기서는 예를 들어 마우스패드를 주문이나 제작, 납품등을 하는 회사의 직원이 대나무라는 원재료를 생각해내고 사용할 수 있는지가 쟁점이 되겠죠.

여러가지 고려할 점이 있지만, 우선 대나무는 자연상에 존재하는 재료이면서, 우리 주변의 각종 일상 제품을 제작할 때 자주 이용되죠. 그러므로 대나무로 만들었다는 점 만으로 특허를 받기는 어려워 보입니다.

반면에, 조금만 고민해 보면 특허를 받을 수 있는 여지는 항상 있습니다.

아무래도 마우스패드를 사용하는 큰 목적 중 하나는 손목을 편안하게 지탱해주는 받침대죠. 대나무로 충분한 쿠션감을 주려면 어떠한 특별한 구조가 필요할 수 있습니다.

물론 받침대 외에도 마우스의 움직임이 부드럽게 잘 인식되려면 패드 자체에도 특별한 구조나 형태, 대나무 조각 간의 접합 방식 등 여러가지 분야에서 기존의 마우스패드와 구분되는 점이 있을 것입니다.

이러한 특별한 구조나 조성은 대나무로 만든 마우스패드에만 국한될 가능성이 있고, 일반적인 마우스패드를 제작하는 기술을 가진 사람이 알거나 쉽게 생각해 낼 수 있는게 아닐 수 있습니다. 따라서, 이러한 구조나 조성에 대한 특허를 고려해 볼 수 있습니다.

추가로 대나무로 마우스패드를 만드는 방법이나 제작 공정은 같은 대나무로 다른 물건을 만들 때와는 다를 수 있고, 다른 재료로 마우스패드를 만들 때와도 다릅니다. 따라서 이런 특수한 방식에 대한 특허도 고려 대상이죠.

마지막으로, 특허의 출원은 과정일 뿐입니다.

오히려, 결과적으로 받은 특허로 자신의 제품의 경쟁력을 얼마나 보호할 수 있는지가 중요합니다.

시장성이나 경쟁력이 있다고 여겨지는 제품이나 공정이 있으시면 어떤 부분을 특허로 출원할 수 있고, 출원 한다면 결과적으로 어느 정도의 보호가 가능할 지 꼭 상담해 보시기 바랍니다.

우리가 흔히 알고 있는 ‘특허’ 혹은 ‘발명 특허’는 미국에서는 Utility Patent 라고 합니다. 그 외에도 미국 특허법에는 Design Patent 이라는 것이 존재합니다.

이 디자인 특허라는 것은 말 그대로 “디자인” 요소를 보호하는데, 역시 특허인지라 ‘새로운’ 디자인 이여야 합니다.

그렇다면 무엇을 디자인 특허로 보호할 수 있을까요?

예를 들면, 코카콜라 병의 디자인은 어떤가요? 일반병과는 다른 유선형 디자인의 특징이 있지만, 이 디자인은 사실 기능성과 관련되어 있습니다. 콜라병을 손으로 쥐었을때 아무래도 손으로 쥐는 부분이 날렵하다 보니 잘 쥐어지고, 잘 미끄러지지도 않죠.

이렇게 기능성이 있는 것으로 판단되면 디자인 특허가 주어지지 않습니다. 이런 디자인은 Utility Patent 를 통해 보호해야만 하죠.

반면에 아이폰의 초기 디자인은 어떤가요? 물론 최근의 아이폰은 버튼 없이 화면으로 꽉 찬 형태로 나오고 있지만, 전체적으로 둥글둥글한 사각 형상은 여전히 아이폰의 상징이라고 할 수 있습니다.

삼성과 애플의 특허 소송

2007년에 제기되어 한 때 세간을 떠들석하게 했던 삼성과 애플의 특허 소송의 핵심이 되었던 특허가 바로 이 제품 디자인과 관련된 애플의 디자인 특허였습니다.

두 차례의 특허 소송은 애플의 승리로 끝나고 결국은 삼성이 약 6천억원 이상의 배상금을 지불하는 것으로 마무리 되었는데요.

물론 삼성 스마트폰의 시장 점유도나 매출 총액을 생각해 보면 이윤의 일부를 잃는데 불과 하겠지만, 애플의 제품을 베꼈다는 불명예는 피해갈 수 없겠죠.

자영업자 혹은 중소기업 입장에서는?

사실 배상금 보다도 수만불은 우스운 소송 비용을 무시할 수 없습니다. 이 때문에, 소송이 제기되면 울며 겨자 먹기로 상대방의 요구를 그대로 들어주는 억울한 경우가 발생하는데요.

이를 막기 위해서는 제품 개발 단계에서 미리 특허를 선점해 두어 제3자가 해당 디자인에 대한 특허를 받지 못하도록 하고, 혹 유사한 디자인에 대한 만료된 혹은 유효한 특허가 있는지 미리 확인해 두는 것이 도움이 됩니다.

사실 비싼데는 이유가 있습니다.

미국 특허 시장은 대기업들과 돈 많은 벤쳐기업 들이 대부분 장악하고 있다 보니, 그들이 주로 이용하는 특허 서비스가 자연히 비싸질 수 밖에 없죠. 이러한 펌들은 보통 PhD 를 가진 특허 전문가들로 구성되어 있고, 이들은 도심의 비싼 사무실에서 높은 연봉을 받으며 일하기 때문에 당연히 수가는 비싸질 수 밖에 없습니다.

미국에도 개인 발명가가 있지만, 대부분의 경우 어쩌다가 한번 특허 출원을 희망하는 경우가 많고, 계속하여 특허에 시간과 비용을 투자하는 것은 아무래도 기업입니다. 개인이나 중소기업의 경우, 출원 준비 중에 일이 틀어지거나 시간과 비용에 대한 검토 없이 근시안적으로 뛰어드는 경우가 많죠.

이러다가 보니, 특허 출원 기록이나 경험이 없는 개인발명가나 중소기업들은 특히 처음부터 많은 돈을 선지급하도록 요구되는 경우가 많습니다. 안타깝지만, ‘모르면 당한다’는 말이 꼭 들어 맞는 상황입니다.

주변을 잘 찾아보시면 비용 합리적인 서비스는 분명히 존재합니다.

하지만 그렇다고 무조건 싸게 할 수 있는 방법을 찾다 보면, 사기를 당하거나 특허를 받더라도 제대로 된 특허를 받을 수 없게 되겠죠.

특허 변호사가 얼마나 경력이 있는지 등을 통해 확인해 보는 방법도 있지만, 저는 특허 변호사의 입장에서 한번 생각해 보겠습니다.

어떻게 해야 제대로 된 특허를 받을 수 있을까요?

우선 개인/중소기업은 특허를 잘 이해하고 있는 대기업/벤쳐기업 고객과 분명히 다릅니다. 따라서, 특허가 무엇인지, 특허를 받으면 어떤 법적 보호를 받을 수 있는지, 해당 특허에 대한 투자가 과연 현명한 것인지 부터 상담이 필요 합니다.

초기 상담에 이런 질문들에 대한 구체적이고 이해하기 쉬운 답변이 나오지 않으면 다른 곳을 알아보세요. 만약, 이런 부분들에 대해 상담비용을 요구한다면, 결코 아까워하지 마세요. 궁극적으로 현재로써는 특허를 출원하는 것이 현명하지 않다는 결론이 나오더라도 쓸모 없는 특허를 받는 것보다 훨씬 이득입니다.

다음으로, 특허는 단순하게 어떤 기술을 보호할 수 있는 권리증을 사는게 아닙니다. 보험 약관처럼 어떤 부분은 보장되고 안되고 하는 것이 이미 정해져 있지 않기 때문에, 보험 약관 같은 문서의 역할을 하는 것이 특허 명세서입니다. 최종적으로 해당 문서에 적힌 ‘보장범위’가 미국특허청에 의해 승인될 때까지 계속 협상하고 설득하는 것도 특허 변호사가 하는 일이죠.

따라서, 특허 상담이 단순히 비용과 해당 발명에 대한 이야기로 끝나서는 안됩니다. 특허 출원의 궁극적인 목적은 무엇인지, 해당 발명품의 시장이 있는지, 경쟁이 있는지 등. 여러가지 특허법 외의 부분들에 대한 상담이 이루어져야 할 것 입니다.

미국 특허법의 Obviousness 는 한국 특허법의 “진보성”과 유사합니다.

Office Action (여기서는 특허 등록에 대한 거절 통지를 말합니다) 없이 한번에 특허가 등록되는 경우는 사실 드물죠. 사실 거절 없이 단번에 등록되면 특허의 권리 범위를 결정하는 Claims (청구항) 을 너무 좁게 작성하지는 않았는지 의문이 들기 마련입니다.

보통 특허 출원 시, 청구항의 범위를 최대한 넓게 잡으려고 노력합니다.

청구항의 범위가 곧 특허권리의 범위를 규정하고, 특허권리의 범위가 좁으면 이후에 특허권을 행사할 때 어려움이 따르기 때문이죠.

한 예를 통해 살펴 보겠습니다.

[an excerpt from US8143982B1, bold added]

1. An accessory unit, comprising:

a hinge span, the hinge span including a first magnetic element suitable for magnetic attachment to a host unit having a display; and

a flap portion pivotally connected to the hinge span, the flap portion comprising:

a plurality of segments all but one of which are substantially the same size and wherein one segment is wider than the other segments, wherein each segment includes a pocket that is about the same size as the corresponding segment,

a rigid insert incorporated into each pocket, the rigid insert providing support for the associated segment, and

a folding region between each of the segments arranged to allow the plurality of segments to fold with respect to each other, wherein a first segment is located at a first end of the flap at the hinge span and includes a magnetically attractable element and wherein a second segment is located at a second end of the flap opposite the first end and includes a plurality of magnets, wherein in a first folded configuration the flap portion forms a triangular structure when the first and second segments are folded one atop the other such that at least one of the magnets in the second segment magnetically attract the magnetically attractable element in the first segment, wherein the first and second segments that are folded one atop the other and magnetically attached to each other form one side of the triangular structure that is about equal in width to a second side of the triangular structure each of which is narrower than a third side of the triangular structure.

[end of claim 1]

청구항 읽는 법

위에 제가 굵은 글씨로 표시한 부분이 5군데 있죠. 이 중 첫번째 2개가 주 구성요소, 다음의 3개는 두번째 주 구성요소의 세부 구성요소라고 보시면 됩니다.

영문법에 익숙하지 않으시면 조금 구분이 어려울 수도 있지만, 자세히 살펴보시면

발명품 comprising:

주 구성요소 1; and

주 구성요소 2 comprising:

세부 구성요소 1,

세부 구성요소 2, and

세부 구성요소 3.

으로 되어 있음을 알 수 있습니다. (쉼표와 세미콜른, “and ” 등에 유의하여 보시면 됩니다.)

참고로, 애플 사의 아이패드 용 스마트커버 에 대한 특허 입니다.

자세히 살펴 볼까요?

첫번째 주 구성요소인 A hinge span 은 세부적으로는 화면이 있는 본체에 자성으로 부착하기 위한 자성 요소를 포함한다고 되어 있죠. 여기서 “~하기 위한” 이라는 뜻으로 “means for”라는 말을 사용했는데, 이건 특허법에서는 자주 쓰는 표현이고, 청구항보다 앞 쪽에 위치하는 발명에 대한 상세설명에 포함된 모든 수단과 방법을 망라하기 위해 쓰는 표현이라고 생각하시면 됩니다.

여기서 왜 쉽게 태블릿 PC이나 심지어 iPad 라고 하지 않고, “화면이 있는 본체”라고 했을까요? 왜 자석이라고 하지 않고 “자성 요소”라고 했을 까요? 만약 iPad라고 했다면, 갤럭시 탭에 부착하기 위한 자성 요소는 청구항의 범위에 포함이 되지 않기 때문입니다.

그렇다면 아예 “자성”도 빼버리고 “본체에 부착하기 위한 요소” 라고 하면 어떨까요? 심사 기록을 살펴보지 않아서 모르겠지만, 어쩌면 최초 출원 시에는 그렇게 청구항을 썼을 지도 모릅니다. 그리고 Office Action 을 통해서 보정을 했을 수 있겠죠.

다음으로 두번째 주 구성요소인 flap portion 에 대해 살펴보겠습니다.

이 부분은 세부 구성요소를 포함 아주 길게 청구되어 있는데요. 세부 구성요소를 하나씩 잘 분석해 보면 결국 접어서 스탠드로 만들 수 있도록 하기 위한 장치임을 알 수 있습니다.

헌데 접어서 스탠드가 되는 커버는 애플의 발명이 아닙니다. 이미 Incase Designs Corp. (“인케이스”) 사 에서 출원한 발명인데요. 그렇다면 인케이스 사의 특허도 살펴봐야겠죠?

1. A cover for an electronic device comprising:

a rectangular front cover comprising first, second, and third panels between a first edge and second edge of the front cover, wherein the first panel is closer to the second edge than the second and third panels, the second panel is between the first and third panels, and the third panel is adjacent the second panel,

between the first and second panels is a first hinge, and

between the second and third panels is a second hinge;

a back cover, coupled to the front cover, which will retain the electronic device in the case; and

[여기가 1번 청구항의 끝은 아니지만 여기까지만 살펴 보겠습니다.]

참고로, 청구항은 한 특허 출원서에 2개 이상 존재할 수 있는데 통상 첫번째 청구항이 가장 대표적이고 포괄적이기 때문에 여기서는 1번 청구항만 살펴보고 있습니다.

꼭 자세히 살펴보지 않아도 여러 조각으로 나누어져 있고 접을 수 있다는 점이 이미 인케이스 사의 특허에 설명되어 있음을 알 수 있습니다. 그렇다면 애플 사에서 기존 제품보다 “진보”한 점을 꼽으로면 “자성” 을 빼놓을 수 없습니다.애플의 청구항에 “자성”이 등장한 이유가 여기 있네요.

물론, 그게 끝은 아닙니다.

예를 들어, 인케이스 사의 청구항에는 back cover 라는 주 구성요소가 존재합니다. 사실 인케이스 사는 front cover 와 back cover 두가지를 최상위의 구성요소로 발명을 묘사하고 있죠.

아까 애플 사의 스마트 커버에는 back cover가 없었음을 기억하시나요? 사실 용어가 달라서 헷갈리실 수 도 있지만 애플 사의 flap portion 은 인케이스 의 front cover 에 해당합니다.

인케이스에서 back cover가 없는 디자인이 가능했음을 알았다면, back cover 를 굳이 청구항에 쓰지 않았겠죠. 그랬다면 애플이 “진보”한 점은 겨우 자성을 이용했다는 점 밖에 남지 않습니다. 그랬다면 자성을 추가한 것이 특허를 받을만큼 진보한 것인지가 이슈가 됬겠죠.

이와 같이 청구항에 구성요소가 늘어나면 늘어날 수록 권리 범위는 좁아지게 됩니다. 일례로, 특허권 행사를 위한 수단인 특허 소송에서 피고의 특허 침해 행위를 증명하려면, 피고의 제품에 청구항의 모든 요소가 포함되어 있다는 것을 증명해야 합니다.

특허 출원 후 Office Action 을 받으셨다면,

obviousness (35 U.S.C. 103) 에 근거한 거절 사유가 포함되어 있을 가능성이 매우 큽니다. 가장 일반적인 거절 사유이기도 하고, 위에서 설명하고 있는 기본적인 청구항에 이해 없이는 극복하기 어려운 거절사유 이기도 합니다.

위의 내용에 대한 이해를 토대로 심사관에게 어떤 설명을 더 하고, 어떻게 청구항을 바꾸어 쓰면 거절 사유를 극복할 수 있을지 생각해 보시면 좋겠습니다.