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Atlanta law firm for global business

Author: Young Jeon, Esq.

  • 가상 사례를 통해 살펴보는 상표 도용

    가상 사례를 통해 살펴보는 상표 도용

    이글은 지적재산권과 그에 얽힌 이해관계를 가상의 예를 들어 설명하고 있습니다. 이와 관련하여 언급되는 사실 관계, 법적 판단이나 결론은 여타 내용과 마찬가지로 법률 상담이나 조언을 대체할 수 없으며, 지적재산권에 대한 이해와 활용을 돕기 위한 참고 자료로 활용하시기 바랍니다.

    그동안 몇 차례에 걸쳐 소개된 내용을 간단히 정리하면 다음과 같습니다.

    1. 첫째로, 상표로 좋은 이름을 정합니다.
      • 경쟁 상품과 비슷한 이름은 피하시고,
      • 업계에서 통용되는 일반적인 명칭은 상표로 좋지 않습니다.
      • 만약, 가능하다면 고유 명칭을 만들어 쓰세요.
    2. 상표의 도용 우려가 있다면, 꼭 등록 해둡니다.
      • Google 등 인터넷 검색을 통해 중복 상표 확인하시고,
      • 미특허청(USPTO)의 온라인 시스템(TEAS)을 통해 개인도 직접 등록할 수 있습니다.
      • 10년에 한번씩 maintenance fee 납부 잊지 마세요.

    그렇다면 실제 비즈니스 환경에선 어떨까요?

    1. Antique Metal Zig-zag Hair Band

    김모씨는 뷰티 서플라이 업계에 15년째 몸 담고 있습니다. 세일즈와 리테일 매니지먼트를 두루 경험하여 인기 제품이나 소비자 트렌드를 예측하는 데 능하죠.

    김모씨는 지그재그 헤어밴드가 유행할 것을 예감, 시장 조사를 통해 플라스틱 제품이 주류를 이루고 있음을 파악했고, 이에 근거하여 오일-럽트 브론즈 (Oil-rubbed Bronze)로 마감한 프리미엄 헤어 밴드 제품을 개발했습니다.

    제품은 중국의 거래처에서 생산하고, Antique Metal Zig-zag Hair Band 라는 제품명으로 올 초부터 주문을 받고 있죠. 이제 막 판매가 탄력을 받으려는 참에, 한 업체에서 중국의 같은 공장에서 만든 똑같은 제품을 패키징 상의 제품명 철자만 조금 바꿔 (Antique 대신 Antiquity) 공급하고 있음을 깨닫게 됩니다.

    Q: 소송 비용은 얼마나 들까요?

    A: 시간 당 비용을 청구하게 됩니다. 특수한 경우, 실비 + 승소 시 배상금의 일부로 하는 경우도 있지만, 상표권 침해의 경우에는 어렵습니다. 소송 준비에 걸리는 시간과 소송/협상 진행에 걸리는 시간에 따라 비용이 발생할 것으로 전망합니다.

    Q: 경쟁업체 제품을 시장에서 철수 시키는 데 얼마나 걸릴까요?

    A: 미 등록 상표이므로 우선 상표에 대한 권리를 증명해야 합니다. 따라서, 소송을 제기하기 전에 미리 상대방이 상표를 사용한 시점과 경위에 대해 조사가 필요합니다. 그 후에는 경쟁업체의 유사 상표에 의한 실제 소비자의 혼동 가능성을 따져야 합니다. 상표 명 중 “Metal Zig-zag Hair Band” 부분에 대해서는 현 시점에서 상표권을 주장하기 어렵고, antique 도 단순한 제품의 특징에 대한 설명이 아님을 증명하기 위한 법적 공방이 예상됩니다. 이슈가 많다 보니 소송 준비 및 진행에도 상당한 기간이 소요될 것입니다.

    Q: 소송에 이길 가능성은?

    A: 문제가 되고 있는 유사 제품 (Antiquity)은 이름만 유사한 것이 아니고 제품 패키징 상의 상표의 위치, 색상, 스타일까지 동일합니다. 이상에 대한 우선권(경쟁업체 보다 먼저 사용)이 증명되면 승소할 가능성이 높습니다.

    2. Bear Tooth Hair Band

    이모씨는 뷰티 서플라이 업계에는 늦게 발을 들였지만, 유통 업체 근무 경력을 통해 상표권의 중요성에 대해 잘 알고 있습니다.

    이모씨도 김모씨와 마찬가지로 올 가을 지그재그 헤어밴드가 유행할 것을 예감, 헤어밴드의 들쑥날쑥한 형상을 곰의 이빨에 비유하여 일찌감치 Bear Tooth 라는 상표를 등록(Intend-To-Use Application)해 뒀습니다. 어떤 소재를 사용할 까 계속 고민하던 차에, 오일-럽트-브론즈 (Oil-rubbed Bronze) 로 만든 프리미엄 헤어 밴드가 좋은 반응을 얻고 있다는 것을 감안하여 Antique제품을 벤치마크하여 제품을 주문 생산 했습니다.

    올 6월부터 Bear Tooth Hair Band 라는 이름으로 시장에 판매를 개시한지 몇 개월 지나지 않았는데, “베어투스”라는 이름이 입에 잘 붙다보니, 소비자 사이에서는 메탈 소재의 지그재그 헤어밴드를 Bear Tooth라고 부르는 경우가 많아졌죠. 그 때문에서 많은 리테일 매장에서 Antique 및 그 유사 제품인Antiquity제품을 Bear Tooth Hair Band로 광고해 파는 경우가 생기고 있습니다.

    Q: 어떤 법적 조치가 가능한가요?

    A: Bear Tooth 는 이모씨의 등록 상표이므로 이를 다른 제품을 판매하는 데 무단으로 사용하는 것은 불법입니다. 리테일 매장에 협조 서한을 보내고, 무단 사용을 계속 하는 경우, 고발 및 소송도 가능합니다.

    Q: 소송 비용은 얼마나 들까요?

    A: 본 사건의 경우 상표가 등록되어 있고, 상표 도용이 분명하므로, 협조 서한으로 매듭지어질 가능성이 큽니다. 비용은 서한을 작성하는 변호사 비용 외 서한 발송을 위한 행정적 비용 정도로 예상합니다.

    Q: 만약 Bear Tooth 상표를 무단으로 도용한 제품(예: Black Bear Tooth)이 나타나면 어떤 조치가 가능한가요?

    A: Bear Tooth상표의 경우 ITU Application 덕분에 이미 USPTO등록이 완료된 상태입니다. 우선권 다툼이 없으므로, 해당 업체에 상표권을 서면으로 주장 후 적절한 대응이 없으면 바로 고발 및 소송을 통한 수입금지 등의 가처분이 가능합니다. 상표 등록 사실을 인지한 이후의 지속적인 상표 무단 사용을 통한 이익금은 환수가 가능하므로, 자발적으로 제품명을 변경할 가능성이 가장 큽니다.

    여기서 잠깐! 소매점 점주의 책임은?

    Q: 타사 제품을 Bear Tooth Hair Band 로 광고해서 판매하고 있는 소매점에게는 법적 책임이 없을까?

    A: 물론 상표권 침해 입니다. Bear Tooth 는 이모씨 소유의 등록 상표이므로, 이모씨만 사용할 수 있습니다. 원칙적으로 이모씨의 허락 없이는 누구도 Bear Tooth 라는 상표를 제품 패키지는 물론이고 소매점 내의 디스플레이, 판촉물, 광고물 등에도 사용할 수 없습니다. 물론, 이모씨의 Bear Tooth Hair Band 제품의 판매를 위해 사용할 때는 문제가 되지 않겠지요. 하지만, 예를 들어 Bear Tooth 섹션을 따로 만들고, 그 안에 타사 제품을 함께 진열하여 소비자가 타사의 유사 제품 또한 Bear Tooth 제품이라고 착각하게 만든다면 상표법 위반이 됩니다. 이런 경우 민사 상 책임 뿐 아니라, 고의성 여부에 따라 형사 처벌의 대상이 될 수도 있습니다.

    Q: 상표권의 침해가 되는지 몰랐다면 처벌이 안되나요?

    A: 민사상의 책임은 고의 여부를 묻지 않습니다. 다만, 침해 사실을 알았는지 몰랐는지에 따라서 그 책임의 정도에는 차이가 있습니다. 소매점이 상표권자로부터 협조 서한이나 경고문을 받는 경우가 있는데요. 그 이후에도 소매 점주가 판매를 지속할 경우, 침해 사실을 몰랐다고 주장하기 어렵겠죠. 이 경우 해당 소매점은 상표권자의 손해에 대한 배상 및 해당 판매와 관련한 영업 이익금의 반환 등 추가적인 책임을 질 수 있습니다.

    Q: 그렇다면 써서는 안되는 상표를 어떻게 구분하나요?

    A: 상표권자는 ®이라는 표식을 통하여 등록 상표임을 공지할 수 있습니다. 그 외에도 자신의 상표권을 주장하기 위해 TM 이라는 표식을 이용할 수 있습니다. 단, TM 이라는 표식은 실제 권리가 없는 경우에도 불구하고 무분별하게 남용되는 경우가 있으니 주의 하셔야 합니다.

    위의 두 사례를 비교해 보면 다음과 같습니다.

    Antique Metal Zig-zag Bear Tooth
    상표 Antique와 Metal 은 재질과 디자인에 대한 일반적인 명칭 권리 관계가 불투명 Bear Tooth는 제품의 형상을 연상시키는 고유 명칭 즉시 상표권 발생
    UPSTO 등록 여부 등록하지 않음 차후 권리 증명 요 ITU로 사용 전부터 등록 진행 ITU 우선권
    유사 상표 Antiquity Metal Zig-zag (매우 유사하여 소비자 혼동) 문구 외에도 디자인 등의 요소 감안 Black Bear Tooth (단어를 추가했지만, 등록 상표 포함) 상표 도용이 명확
    법적 대응 고비용의 소송 없이는 협조를 얻기 어려움 경고 서한, 고발, 가처분 등 저비용으로 대응 가능

    한 제품이 시장에서 성공을 거두게 되면, 그와 유사한 제품이 우후죽순처럼 나타나는 것은 어찌 보면 당연한 일입니다. 하지만 후발 주자가 기존 상품과 유사한 상표나 제품 패키징 등을 통하여 소비자를 혼동 시키는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.

    위의 Bear Tooth (이모씨)의 경우 처럼 제품 기획 단계부터 미리 준비해 두면, 더 경제적, 효율적으로 상표권 침해를 예방할 수 있습니다.

  • Trademark Registration – IPfever Way

    Trademark Registration – IPfever Way

    I guess you can file a trademark application yourself, which will cost a bit over $200 in government fees (for a long-term cost analysis, see https://www.ipfever.com/how-much-does-a-trademark-registration-cost/ ).
    Here, the worst case scenario is you get a rejection letter (called Office Action). If there’s a mistake, you can amend it. In other cases, you can probably go around the problems. These will cost extra time and fees, but still you save money by not paying service/attorney fees.

    Or you can use an online service, adding extra service fees (like $69 seen on today’s Google Search ads) to the calculation.
    Here, you will likely save a good amount of time, and the process will be much enjoyable than filling out the government-designed application. Yup, it’s fine printed and for online versions, you will meet the old internet. Long story short, I think any help is better than no help.
    Don’t expect a legal guidance though. You can hope the computer will one day replace the attorneys; it’s not today guys. There are other reasons, too. For example, the service would constitute an Unauthorized Practice of Law if it renders a legal advice without a license.

    Alternatively, you can find a licensed attorney and pay much more.
    Well, you saw this coming, right? An attorney defending the merit of legal counsel! Don’t worry. That’s not the point. I totally believe that you can DIY. The problem is that you will never know if you’re doing it right.
    Starting from “Is my name/logo/mark trademarkable?” to “What’s the best way to protect my business interest?,” all entrepreneurs come across questions regarding trademark. However, lawyers typically don’t like answering piecemeal questions.
    Thankfully, IPfever is where you can ask questions and seek help from attorneys; you do everything you can do yourself and leave only the rest to the attorneys.

    You can request a free consultation. Also, you can simply choose to browse through articles from how to file a trademark application to basics to learn even when you don’t have your trademark yet or haven’t started your business.

  • Choosing a Right Name for your Brand or Product

    Choosing a Right Name for your Brand or Product

    Zara, which is a Fast Fashion brand like Forever 21, boasts that it takes only 10 to 15 days for an initial product design to reach their retail stores through international manufacture and logistics. In this fast-paced environment where a product can be copied within a few days and mass produced, a superb product design and packaging warrants only half the success.

    Turning a customer satisfaction from a superb quality and brand into a repurchase requires marking of the product with a unique and legally protected name. Such name is called a trademark, and it includes not only brand names and product names but also logo images, patterns, phrases, colors, and so on.

    Then, how you decide what to use as a trademark? In this article, brand and product names are discussed.

    1. Try to Stand Out from Competition

    If your beauty supply store is named “ULTA” or “SEPHORA”, you are clearly in trouble. Likewise, you should avoid choosing a name that creates a confusion among consumers even if it is newly minted by you. “Rihanna’s Beauty” is a good example of such confusing tenor.

    To prevent this kind of trouble, you must conduct a market research beforehand. By far the most effective and economical way is using internet search engines. You can use Google, Naver, and so on to scheme through names and marks that are used in your relevant market.

    Avoid names that are similar to existing ones, and you should not use an identical one to other’s trademark at no circumstance.

    2. Avoid Generic Names

    Those words and phrases commonly used in your field of expertise lack the potential to be a good trademark.

    Words such as “3X”, “16-inch”, “Braid”, “Ghana”, and “Pageboy” are general terminologies referring a number of goods in a single package, hair length, product type, hairdo, and so on. These general terminologies must be preserved for a free use among all commercial actors, and the trademark law accordingly limits trademark rights in such cases. Hence, you should not use generic terms unless it is necessary.

    Oftentimes, using a general term is easy to memorize and facilitates a quick understanding of the characteristics of goods, but there are different ways to achieve the same.

    For example, iPad, a tablet computer from Apple, Inc., uses the word “pad” to depict a “tablet computer”. Despite being a common word referring to a book of thin sheets, a “pad” was not associated with a tablet computer at the time.

    This is how you should go when you are considering a common word for your trademark: distancing from its original meaning or using an untraditional spelling.

    A billionaire Tesla CEO Elon Musk established a construction company specialized in tunneling, the Boring Company, in which boring means digging a tunnel. At the same time, it could also mean a company that are not interesting, poking some fun.

    3. Unique Wording that Describes Your Product

    When it comes to a Samsung smartphone Galaxy Note, the word “note” denotes that this particular type of smartphone has a bigger screen and includes a stylus pen. Again, “note” was a terminology that mobile computer industry did not find a common use, so this could be a good choice.

    To explain further, let’s use an imaginary wig product, 100% Hand-tied Human Hair Pageboy Lace Wig as an example.

    • First of
      all, there are obvious characteristics of goods that a trademark
      needs not contain, such as the product type wig.
    • While 100%
      Hand-tied and Lace are important features of the product, the
      wording is a poor choice for a trademark. You can have a much
      stronger trademark by devising unique phrases such as Artisan’s
      Lacework, Tied-on-Lace, On-lace-handywork, and so on.
    • A fanciful
      name can be used instead of human hair. Keratin, a type of protein
      found in hair, is already familiar with consumers, and words like
      natural and organic can set a positive tone for your product.
    • Pageboy is a
      style that could be more efficiently and accurately illustrated by a
      drawing or photo. However, you may develop variety of unique
      wordings that sets your brand apart from the pack, such as Pagegirl
      instead of Pageboy and Peige instead of Page. Note, Peige may signal
      a specific color Beige.

    While product names can tell what kind of product a good is, they should serve as a source identifier. In other words, consumers should be able to learn from which manufacturer, distributor, or seller a certain good is originated.

    Ideally, a good trademark should tell a consumer that the product in her consideration is this “Artisan’s Lacework – Peige” among many other Pageboy style 100% human hair hand-tied lace wigs.

    4. Tips

    • Be creative
      when naming a product. “Kodak” is a word created by its
      founder to serve as a trademark. Unique and easy to memorize.

    • A common
      word has a potential to be a great trademark. Office electronics
      company “Brother” transformed a common word into a great
      and distinctive trademark.
    • You may
      consider a terminology uncommon in the technical field or a spelling
      variation. Lyft, a Uber service competitor, uses a misspelled common
      word “lift” which means giving a ride.

    Words or phrases including ARTISAN’S LACEWORK, TIED-ON-LACE, ON-LACE-HANDYWORK, KERATIN, NATURAL, ORGANIC, PAGEGIRL, and PEIGE, appearing in this article, were created to explain relevant legal concepts and may be inappropriate for use as a trademark. All content and information in this article does not constitute a legal counsel or advice at any circumstance.

  • 좋은 상표/브랜드명 정하기

    좋은 상표/브랜드명 정하기

    Forever 21 과 같은 Fast Fashion 브랜드인 Zara의 경우, 제품의 디자인에서부터 생산, 유통을 거쳐, 소매점에 제품이 들어갈 때 까지 총 10~15일 밖에 걸리지 않는다고 합니다. 이렇게 새로운 디자인이 나오고 불과 몇 일 안에 타업체에서 유사제품이 나오는 상황에서 제품의 구성 과 디자인의 우위는 반쪽짜리 성공이 될 수 밖에 없습니다.

    소비자의 품질에 대한 만족과 상품/브랜드에 대한 호감을 재구매로 이어 나가기 위해서는 법적으로 보호가 가능한 “상표”를 만들어 부착하는 것이 필수입니다. “상표”는 브랜드명, 상품명 뿐 아니라 해당 업체의 고유한 로고나 독특한 이미지, 문구, 문양, 색상 등을 말합니다.

    그렇다면 어떻게 상표를 정해야 할까요? 이번 칼럼에서는 브랜드/상품명에 대하여 자세히 알아보겠습니다.

    경쟁 업체와의 차별성을 강구

    뷰티서플라이 가게 이름이 “ULTA”나“SEPHORA”라면 여러가지 문제가 발생하겠죠. 마찬가지로 원래 있는 이름이 아니더라도 불필요한 혼동을 줄 수 있으면 좋지 않습니다.

    “Rihanna’s Beauty” 같은 이름이 그러한 예가 될 수 있습니다.

    이러한 문제들을 피하기 위해서 시장에 대한 조사는 반드시 필요합니다. 이 때, 가장 경제적이고 효과적인 방법은 아무래도 인터넷 검색입니다. 네이버, 구글 등을 이용하여 해당 분야에서 이미 사용되고 있는 상표들을 한번 살펴보면 유사한 이름을 피해갈 수 있습니다.

    당연히 비슷한 이름은 피하시고, 기존의 상표를 그대로 사용하는 일은 없어야 합니다.

    일반적인 명칭 피하기

    관련 분야에서 일반적으로 쓰이는 말은 상표로써의 가치가 떨어집니다.

    “3X”, “16-inch”, “Braid”, “Ghana”, “Pageboy” 등의 문구는 제품의 구성, 길이, 종류, 스타일 등을 일반적으로 부르는 말입니다. 이러한 일반적인 명칭은 누구나 자유롭게 사용할 수 있어야 하기 때문에, 상표법이 부여하는 독점적 권리는 제한되어 있습니다. 따라서, 이러한 문구는 꼭 필요한 경우가 아니면 피하는게 좋습니다.

    물론 일반적인 명칭을 사용하면 기억하기 쉽고 제품에 대한 이해가 빠른게 사실이지만, 꼭 일반적인 명칭을 사용하지 않더라도 같은 효과를 낼 수 있습니다.

    “Apple” 사의 아이패드의 경우, “패드”가 일반적으로는 태블릿 PC를 지칭하는 단어가 아님에도 불구하고, 어떤 제품인지 잘 설명하고 있습니다.

    일반적인 명칭을 꼭 사용하셔야 한다면, 단어를 조금 변형시키거나 유사한 의미의 다른 단어를 고려해 보시기 바랍니다.

    테슬라 CEO이자 억만장자 엘런 머스크가 창업한 터널 건설회사 The Boring Company 의
    Boring은 “굴을 뚫는”라는 의미를 가지고 있습니다. 물론 “지루하다” 라는 이중적 의미로 재미를 유발하고 있죠. 이런 상표는 매우 기억하기 쉽습니다.

    상품의 특징에 대한 고유 명칭 고안

    갤럭시 노트 스마트폰의 경우, 큰 화면과 스타일러스 펜이라는 두가지 큰 특징을 Note 라는 고유의 명칭으로 잘 표현하고 있습니다. 여기서 Note라는 단어가 컴퓨터/모바일 기기 시장에서는 잘 사용하지 않는 단어이기 때문에 좋은 상표가 될 수 있었다는 점을 기억할 필요가 있습니다.

    가상의 가발 제품, 100% Hand-tied Human Hair Pageboy Lace Wig 제품을 예로 어떤 명명이 가능한지 살펴보겠습니다.

    • 먼저 Wig 라는 제품 종류는 상품명이 아닌 패키징에서 드러나는 것이 이상적이겠죠.
    • 100% Hand-tied 와 Lace 는 중요한 제품 특징이지만 상표로써는 큰 역할을 하지 못합니다. 고유문구 (예: Artisan’s Lacework, Tied-on-Lace, On-lace-handywork, etc) 등을 고안하여 소비자에게 기억시킬 필요가 있습니다.
    • 그 외 human hair 라는 소재도 멋스러운 이름으로 승화시킬 수 있습니다. 모발의 단백질 성분인 Keratin 같은 이름은 소비자에게도 친숙하고, natural, organic 등의 단어도 소비자들에게 호감을 줄 수 있습니다.
    • Pageboy 라는 스타일은 그림 또는 사진으로 더 쉽고 정확하게 전달할 수 있는 정보입니다. 다만, 차별화/브랜드화 시키려면 Pagegirl, Peige (베이지 색상을 연상시킴) 등의 변형을 사용하시는 것도 방법입니다.

    상품명은 소비자에게 제품의 특징을 알리는 역할도 하지만, 궁극적으로는 상품의 유일무이한 아이덴티티가 되어야 합니다. 다시 말해, 소비자가 비슷한 특징을 가진 여러 제품 중에 해당 상품을 고를 수 있도록 유도해야 합니다.

    예를 들어, “시중에 유통되고 있는 여러 페이지보이 스타일100% 휴먼헤어 수제 레이스 가발 가운데서, 내가 산 제품(혹은 구입하고 싶은 제품)은 Artisan’s Lacework – Peige 이다” 라고 소비자가 인식할 수 있어야 합니다.

    • 이름을 지을 때 창의력을 발휘할 수도 있습니다. “코닥” 과 같은 이름은 창업자가 만들어낸 단어입니다. 독특하고 외우기도 쉽죠.
    • 역으로 우리 주변의 흔한 단어도 훌륭한 상표가 될 수 있습니다. 사무용 전자기기 회사 “Brother” 의 경우, “형제”라는 뜻의 일반적인 단어이지만 제품의 특징 등과 거리가 먼 좋은 상표입니다.
    • 많이 쓰이고 있는 단어를 조금씩 변형하거나, 잘 쓰이지 않는 단어를 사용하는 것도 고려해볼 수 있습니다. 우버의 경쟁업체인 Lyft의 경우, “타다“라는 뜻을 가진 lift 라는 단어의 i를 y로 바꾸어 이름으로 사용하고 있습니다.

    Artisan’s Lacework, Tied-on-Lace, On-lace-handywork, Keratin, natural, organic, Pagegirl, Peige등 예시로 등장하는 문구는 본 칼럼의 주제와 관련하여 설명을 목적으로 만들어낸 문구로, 실제 상표로 사용하기에 부적절할 수 있습니다. 본 칼럼의 여타 내용과 마찬가지로 법률적 자문이나 조언이 아님을 분명히 밝힙니다.

  • 미국 상표 등록 비용 (일반)

    20여년에 걸쳐서 발생할 미국 상표 등록 비용

    장기간에 걸친 상표 관련 비용을 3가지로 경우로 나누어서 보면

    1. Government fees—순수 관납비, 즉 혼자서 상표 등록 업무를 진행할 경우로, 미국에 소재한 개인 혹은 법인은 누구나 특허청의 TEAS 전자출원시스템을 이용해 직접 출원/등록 가능합니다.
    2. IPfever Average—지재권 전문가와 진행할 경우를 가정해 IPfever의 평균 총 비용(관납비+변호사 비용)을 예시했습니다.
    3. Office Action—출원 및 등록 과정에 문제가 발생할 경우를 가정해, 온라인 대행업체 (Office Action 까지 포함) 및 일반 변호사 사무실, 대형 로펌의 비용을 기준으로 각각의 최소 비용의 평균 정도로 계산했습니다.

    혼자서 진행할 때,

    본인의 시간과 노력을 제하고, 직접적으로 발생하는 비용인 관납비를 설명드리자면 한가지 업종/상품에 대한 상표라 가정할 때, 상표 출원비는 $250 까지 할인 받을 수 있고, 이후 5년차에 $425 그리고 9년차 부터 10년 간격으로 $525 씩 납부하게 됩니다. 따라서, 30년에 걸쳐 $1,725 이니, 연 57불 정도입니다.

    다만, Office Action 등 문제가 발생하면,

    초기 등록 비용에 $2,000 이상의 변호사 비용이 추가로 발생할 수 있습니다. 아무래도 1차 거절이 되면 서면 대응은 직접하시기 어려울 수 있기 때문이죠. 또한 상표 등록 이후에도 추가 절차 진행 시, 시기를 놓치거나 문제가 발생해 연체금, 추가 변호사 비용 등 비용이 발생한다고 가정하면, 30년에 걸쳐 총 $6,625 까지도 쉽게 발생할 수 있습니다. (연 221불 정도)

    처음부터 지재권 전문가와 진행할 경우,

    아무래도 지재권 전문 변호사와 심도 있는 사전 자문을 받고, 출원을 진행하면 서류가 미비하거나 기존 상표와의 혼동 가능성 등으로 거절 될 확률이 매우 낮아 집니다.

    물론 펌마다 차이는 있겠지만, IPfever 의 경우 90% 이상 거절 없이 바로 등록되므로 평균 비용이 최초 등록까지 관납비 포함 750불 정도입니다. 이후 30년동안 지속적인 관리, 유지 비용까지 포함했을 때 관납비 포함 총 $3125 정도 (연간 $104 정도) 생각하시면 됩니다.

    최소 비용으로 상표 등록하기

    1. 직접 하기

    본인이 상표에 대한 어느정도 지식이 있고, 어떤 상표를 어떤 상품에 대하여 어떤 방식(standard vs. special)으로 출원할 지 확정한 상태라면, 혼자서 직접 출원 및 관리하시면 가장 좋습니다.

    물론 그만큼 상표등록 관리에 신경과 시간을 쓰셔야 하지만, 연 57불 정도로 상표를 등록할 수 있다는 경제적 이익을 무시할 수 없기 때문이죠.

    반대로, 상표에 대한 지식과 경험이 부족하다면 처음부터 전문가의 도움을 받는게 좋겠죠. 비용 때문에 꼭 혼자서 하셔야 할 경우에도 전문 변호사와 무료 상담을 통해 어느정도 감을 잡고 시작하시는 것이 좋습니다.

    2. 온라인 업체 및 fiverr 등 무자격 대행업체

    정식으로 특허청에 상표 업무를 대리하려면 미국 변호사 자격이 필요합니다. 하지만, 미국에 소재한 개인/법인은 누구나 직접 가능하기 때문에, 서류 준비는 대행하고, 실제 서명 및 제출은 본인이 직접하도록 유도하는 방식으로 진행하는 무자격 대행 업체들이 많이 존재합니다.

    Fiverr 등의 프리랜싱 서비스로 변호사의 도움을 받더라도 실제로 출원과 관련된 서명, 제출 등의 법률적 행위는 본인이 직접하기 때문에 리스크가 높다고 볼 수 있는데요. 물론 상표 등록에 문제가 발생하여 이를 해결하다보면 위 Office Action 항목과 같이 추가 비용이 발생하는 문제도 있지만, 가장 큰 문제는 이후 상표 관련 분쟁이나 문제가 발생할 때까지 상표 등록이 잘못됐거나 미비함을 인지하지 못하는 상황입니다.

    이러한 업체들을 이용하면서 피해를 보시는 분들이 워낙 많아서, 이를 방지하고자 아무것도 모른 상태에서도 본인이 직접 상표 등록을 하실 수 있도록 기본적인 설명을 해두었으니 아래 링크 참고하시고, 변호사가 서류에 서명하지 않는 업체는 절대로 피하시기 바랍니다.

    3. 변호사 고용

    상표 업무의 경우 미국 변호사 자격만 있으면 대행이 가능합니다. 이는 특허 업무 처럼 자격증을 따로 마련해 둔 경우와 대비되는데요. 그 이유는 상표가 워낙 대중적이기도 하고, 출원 시 필요한 서류가 매우 간단하기 때문입니다.

    하지만 출원을 위한 법적요건만 갖춘다고, 좋은 상표권을 확보할 수 있는 것은 아니기에 상표 전문 변호사를 찾는 것이 좋습니다. 이 때 무조건 큰펌을 찾는 것이 무조건 좋은 것은 아닌데요. 큰펌에서는 변호사가 명의만 제공하고 실제 출원 업무를 타인에게 전임하는 경우가 많기 때문입니다. 일단, 시간당 수임료가 $300 이 넘어가면 소송이나 분쟁 등 본격적인 업무가 아닌 상표 출원 등은 수지가 맞지 않는다고 생각하시면 됩니다.

    따라서, 로펌을 택하실 때는 변호사에게 직접 묻고 상담할 수 있는 기회가 지속적으로 제공되는지 먼저 확인하시고, 해당 변호사가 어떤 업무를 주로 맡고 있는지, 그리고 마지막으로 비용은 합리적인지 확인하시기 바랍니다.

  • How often do you Google your trademark?

    How often do you Google your trademark?

    How do you react to a sight of a retail store that just launched? Early adopters enjoy using a product or service before other people do, but most of the consumers tend to be a lot less passionate about embracing a new store although its sight might pop among aging stores.

    That is why many businesses spend fortune to run commercials on TV and place advertisements on publications to familiarize their trademarks to customers. Since an excessive amount of advertisements is pouring in through various media, most modern consumers consider the ads as something they want to avoid as much as possible.

    Accordingly, alternative marketing tactics, including internet marketing, is considered much more efficient than those traditional advertisements nowadays. In addition to running official websites and social network accounts, many businesses are employing even newer internet marketing tactics including sponsoring popular bloggers or social network accounts in an effort to expose their products and trademarks to their customers.

    These methods do not expose the trademarks to potential consumers who are involuntarily watching the commercials but make them actively seek the contents containing their trademarks. As a result, even though the content might be identical, which may be a summary of product feature, it becomes the information that was researched by themselves instead of an empty statement by the one who wants to sell products or service to them.

    In fact, many consumers utilize internet search to research the information about or the reputation of an unfamiliar business or a new product, and they typically type in a trademark for the search. If you google a trademark of a business, it is likely that the official website of the business appears on the first page of the search results, which might not be true when keywords are used for the search of the business.

    When the business has no official website, a review post by popular review sites such as Yelp and Google Maps would populate the top results. As opposed to an official website, the contents of review websites cannot be controlled by the business, so they can be easily tainted by few unfair reviews that are written by angry customers.

    Let alone an official website, even a review of the business could be missing on the first page of the search result, in which case customers might feel very suspicious about the legitimacy of the business. More often than not, it gives a bad impression to customers. If you carefully examine those instances, you find problems within the trademarks themselves.

    For example, a bad trademark may only include a name of the town or a common term used in the trade, like “Chicago”, “beauty”, and “supply”. You can easily expect that the search result for “Chicago beauty supply” would include all beauty supply stores in the region. There are other instances such as using a description of the product or service as a trademark such as “Luxury Beauty Supply”. These names will unlikely be distinguished by search engines from common keyword searches and return generic information that are not specific to the business.

    Considering the bad impression to internet savvy consumers caused by choosing an inappropriate trademark, you should determine whether your choice of words could bring about a strong trademark even before you start using it. Even if you have already started using it, you should continuously monitor whether other businesses are misappropriating your trademark or there are similar trademarks causing confusion among customers. Regular monitoring helps laying a solid foundation for your trademark.

    You can start monitoring by simply typing in your trademark in the Google search box. The result will not only reveal whether the mark you want to use can become a strong trademark in the future but also whether the trademark you are using is being misappropriated by others.

    It’s never too late. Google your trademark today!

  • 여러분의 상표 Google 해 보셨습니까?

    여러분의 상표 Google 해 보셨습니까?

    여러분은 처음 보는 가게 간판이 있으면 제일 먼저 무슨 생각을 하시나요? 소위 얼리 어답터라고 불리우는 “새로운 물건이나 서비스를 남들 보다 먼저 시도해 보는 것을 즐기는 사람”도 있지만, 대부분의 소비자에게 낯선 간판은 눈에는 쉽게 띌지 몰라도 선뜻 이용하기는 꺼려지기 마련입니다.

    때문에 많은 업체들이 자신의 상표를 소비자들에게 친숙하게 하기 위해 TV나 지면 광고에 많은 비용을 지출합니다. 헌데 요즘 다양한 매체를 통하여 수 많은 광고가 쏟아지다 보니, 대다수 현대인에게 광고는 성가시지만 어쩔 수 없이 견뎌내야 하는 가급적 피하고 싶은 존재가 되었습 니다.

    그러한 연유로 요즘은 전통적인 광고보다는 다양한 행사나 인터넷을 통한 홍보가 효과적인 마케팅 기법으로 각광받고 있습니다.

    공식 웹사이트나 소셜네트워크(SNS)를 이용하는 홍보 방법을 비롯하여, 인기 블로거나 팔로워가 많은 소셜계정에 협찬 등을 통해 제품이나 상표를 노출시키는 방법까지, 인터넷을 통한 홍보 방법이 점차 다양해 지고 보편화 되는 추세입니다

    이러한 간접적인 광고는 잠재적 소비자에게 상표를 반강제적으로 노출시키는 것이 아니라, 구매를 희망하는 소비자가 인터넷 검색 등을 통하여 직접 내용을 찾아 확인하도록 유도 합니다. 결과적으로 똑같이 제품을 소개한 글 일지라도 신뢰하기 어려운 광고주의 일방적인 주장이 아니라 소비자가 스스로 찾아낸 요긴한 정보로 다가가게 되죠.

    많은 소비자들이 익숙치 않은 가게나 신규 업체에 대한 정보나 평판을 알아 보기 위해 인터넷 검색을 이용하고, 이 때 그 업체의 상표를 이용하여 검색하게 됩니다.

    특정 상표가 아닌 일반적인 키워드를 통한 검색 순위에서는 상위가 아닐 지라도, 정확한 상표로 검색할 경우에는 해당 업체의 공식 웹사이트가 검색 결과의 첫번째 페이지에 등장할 가능성이 매우 커집니다.

    공식 웹사이트가 없을 경우에는 리뷰사이트(yelp 나 구글맵 등)의 해당 업체에 대한 리뷰가 검색 상위권에 등장할 가능성이 크죠. 헌데 공식 웹사이트와 달리 리뷰사이트의 내용은 업체가 직접 내용을 관리할 수 없기 때문에, 일부 앙심을 품은 리뷰에 의해 발생하는 부정적인 이미지가 문제가 될 수 있습니다.

    심지어는 공식 웹사이트는 커녕 해당 업체의 리뷰도 찾아 보기 어려운 경우가 있는데, 이런 경우 소비자들에게 신뢰를 주기 어렵고, 때로는 부정적인 이미지를 심어 줄 수 있습니다. 이런 경우를 잘 살펴보면 상표 자체에 문제가 있는 경우가 많습니다.

    예를 들어 상표에 지역명(카운티, 도시, 타운 이름 등) 이나 일반적인 명칭(뷰티 서플라이 등)을 사용하는 경우가 있는데, 이러한 이름을 검색하면 해당 지역의 뷰티 서플라이가 모두 검색 결과에 나타날 것을 예상할 수 있겠죠. 그 밖에도 판매 상품이나 서비스에 대한 설명을 이름으로 사용하게 되는 경우, 예를 들어, “Luxury Beauty Supply” 와 같은 이름은 검색엔진에서 일반적인 키워드 검색과 구분하지 못하므로, 해당 업체가 검색 결과 상위에 위치하기 어렵습니다.

    이렇게 상표로 부적합한 이름을 선택한 경우 인터넷에 익숙한 소비자들에게 좋은 인상을 남기기 어려워 지므로, 처음 상표를 결정할 때부터 장기적인 안목으로 향후 상표로써의 역할을 잘 할 수 있는지 고려해 봐야 합니다. 그 뿐만 아니라 상표를 사용하고 있는 동안에도, 다른 업체가 동일한 이름을 사용하고 있거나 유사 상표가 검색되지는 않는지 확인하는 등 지속적인 관리를 통하여 온라인 상의 입지를 다져가야 합니다.

    인터넷 검색엔진에 간단히 상표명을 검색해 보는 것 만으로도 해당 상표명을 사용하기 전 미리 향후 좋은 상표가 될 수 있을지 여부를 판단하는데 도움이 될 뿐 아니라, 현재 사용하고 있는 상표의 도용이나 유사 상표의 출현 등에 대해 적절히 대응하는데 큰 도움이 됩니다.

    여러분의 상표 오늘 꼭 한번 구글해 보시기 바랍니다.
  • 미국 특허 – 개요

    미국 특허 – 개요

    특허의 본질은 한국과 미국이 크게 다르지 않습니다.

    특허는 이제껏 없던 새롭고 유용한  아이디어를 현실화 시킨 첫번째 사람에게 그에 대한 독점적인 사용권리를 부여하죠. 물론 특허권은 국가가 부여하는 것이므로 미국에서 보호를 받으려면 미국 특허를 출원해야 합니다.

    따라서 미국시장을 겨냥한 제품의 경우, 반드시 미국에서 출원이 이루어져야 하겠죠. 또한 제품의 생산, 유통 등 모든 부분에서 독점권이 발생하므로, 생산 국가나 유통 경로에 있는 나라에서도 특허 등록을 고려할 수 있습니다.

    하지만 중국, 베트남 등의 대표적인 생산기지 들은 아직 개발도상국으로서 특허권의 보호가 제대로 이루어지고 있지 않으므로, 미국에서 특허 등록 후 수입 금지 조치 등의 제재를 활용하는 것이 더 효과적이죠.

    특허 등록의 절차

    특허의 출원 및 심사 절차는 크게 다르지 않습니다. 이는 한미 양국이 지재권 기구 (WIPO)의 가입을 통해 상호간의 발행 특허 기록 및 심사 과정 등을 공유하고 있기 때문이죠.

    일단 특허 출원을 하기 위해, 출원서 다시 말해 Application 을 작성해야 합니다. 헌데, 특허 출원은 기술적으로 복잡하고 까다롭기 때문에 변호사 자격을 가지고 있더라도 미국 특허청의 별도 자격시험을 추가로 통과한 사람만이 그 출원을 대리할 수 있습니다. 물론 본인의 출원서를 직접 작성하여 제출하는 경로도 있지만, 이러한 경우 서류 미비, 기재 불비 등의 사유로 거절 당할 가능성이 매우 높죠.

    특허 등록 요건

    Application 을 작성하기 위해서는 먼저 기술이 구현되어 있어야 합니다. 단순히 아이디어만 가지고는 특허를 받을 수 없고, 이를 실제로 사용할 수 있도록 만든 후에야 등록을 고려할 수 있습니다.

    예를 들어, “연필과 지우개가 한 제품에 있으면 편리하겠다” 라는 것은 단순한 아이디어에 불과하지만, “연필의 한쪽 끝에 지우개를 구속하고 있는 금속 접합부를 연결한 필기도구”는 구현화된 기술입니다. 후자의 경우 금속 접합부를 상세설명 및 도면을 통해 공개하고 특허를 받을 수 있습니다.

    출원 된 특허는 형식요건을 만족하는 지에 대한 1차 서류 심사를 거쳐, 미 특허청의 해당 분야 전문 심사관에게 전달 됩니다. 심사관은 특허청의 데이타베이스를 이용하여 동일하거나 유사한 발명이 있는 지 확인하고, 심사 통과/거절 여부를 결정합니다.

    특허 출원 비용

    출원 비용은 해당 발명의 복잡성이나 그 외 다양한 요소들에 의하여 크게 다를 수 있습니다. 간단한 기계장치 등의 출원서 작성에는 $2,000-3000 정도의 변호사 비용에 추가하여, 특허청에 지불하는 관납료가 발생하는데 관납료는 개인 발명가의 경우 출원에서 발행까지 총 $680 정도로 대폭 할인 받을 수 있습니다.

    참고로, 단순히 이익 창출을 위하여 기업적으로 특허 출원 대행을 하는 업체의 경우, 최초 출원 비용을 받고 발행 가능성이 없는 출원서를 작성한 후, 1차 거절 후 대응 비용을 추가 부담시키고, 2차 거절 시에는 포기를 종용하는 등의 악질적인 수법으로 개인 발명가의 꿈을 좌절시키는 경우가 다수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

    특허 대리인과 일할 때는 해당 특허 변호사/변리사가 (1) 해당 기술을 어느정도 이해 하는지, (2) 그 이해를 바탕으로 기존 기술과의 차별화를 위한 조언 및 견해를 구하는지, (3) 출원 비용과 등록 가능성을 저울질 하여 비용-효율적인 방법을 제안하는 지 등을 잘 살펴보시는 것이 중요합니다.

    특허의 가치

    특허는 출원자가 권리 범위를 마음대로 설정할 수 있다는 점에서 다른 재산권과 차이가 있습니다. 그 때문에 권리 범위에 따라서 특허 등록 가능성 및 심사 난이도가 매우 달라지기도 하죠.

    예를 들어, 지우개가 달린 연필을 특허 출원하면서, 연필의 길이, 두께, 지우개의 성분 등을 특정지어 권리를 청구하게 되면, 심사 통과의 가능성은 높아지는 반면에 결과적으로 발행된 특허의 권리 범위가 매우 좁아지게 되겠죠.

    다시 말해, 경쟁 업체에서 연필을 조금 길게 만들거나 더 두껍게 만드는 방법을 통하여 특허권의 보호 범위를 피해갈 수 있다는 겁니다. 따라서, 특허의 가치는 권리의 청구 범위에 따라 크게 달라짐을 유의하세요.

    청구 범위는 최초 출원 이후 심사과정에서 계속 수정이 가능하므로, 출원부터 발행까지 지속적으로 특허권의 범위에 대하여 주의를 기울이셔야 합니다.

  • 상표/로고에 배경이 있어야 하나?

    상표/로고에 배경이 있어야 하나?

    미국 상표 등록을 위한 로고 제작 시, 상표/로고에 배경이 있어야 하나?

    사업을 시작하시든, 새로운 제품을 출시하거나 하시든 간에 회사 로고나 제품 브랜드를 보호하기 위해서는 상표 등록을 해야겠죠.

    상표 등록을 전제로 로고를 제작하시는 과정에서 상표법 관련 이슈가 발생하는 경우가 많습니다. 그 중 한가지가 바로 과연 배경도 로고의 일부로 봐야 하는가 입니다.

    패키징 색상도 상품을 구분하는 하나의 identity로 볼 수 있는 요즘에는, 어떤 로고이든 간에 제품에 들어가면 패키징 색상이 배경색이 되므로, 패키징 색상과 로고의 조화가 상당히 중요하기 마련입니다.

    헌데 배경까지 상표로 등록 하는 경우는 사실 드뭅니다.

    물론 하기 예처럼 음영이 반전되어 있는 경우에는 배경이 반드시 로고의 일부가 되어야 겠죠.

    상표 설명: 글씨와 무늬에 색이 없고, 바탕색에 의하여 형상을 나타내고 있습니다.

    참고로, 위 상표는 배경은 포함하지만 색상은 특정하지 않은 경우입니다. 다시 말해, 검은 부분을 붉은 색으로 하든, 은색으로 하든 간에 상표 보호에는 문제가 없다는거죠.

    그 외의 경우에는 배경을 상표로 포함하지 않는 것이 상표의 다양한 활용 면에서 조금 더 유리합니다.

  • 미국 특허 소송 – 비즈니스 리스크 관리

    미국 특허 소송 – 비즈니스 리스크 관리

    특허권은 발명에 대한 독점적인 권리입니다.

    한국에서 보다 더 비싼 비용이 드는 탓에, 미국 특허는  중소기업 들에게는 조금 다가가기 힘든 것이 사실입니다. 하지만 미국에서는 특허에 의거한 수입금지 조치 및 특허 소송이 매우 일반화 되어 있어, 특허를 이해하는 것은 중요합니다.

    수입금지 조치나 특허 소송의 위협에서 벗어 나려면?

    특허 소송은 터무니 없이 비싼 경우가 많아서, 중소기업 뿐 아니라 큰 기업들에게도 소송을 피하기 위한 노력은 필요합니다. 한국 대기업의 경우는 대부분 법무팀에 특허담당 부서가 있어, 문제가 될 수 있는 특허를 미리 취득하거나 문제 예방을 위해 노력하고 있습니다.

    중소기업이 겪을 수 있는 최악의 사태:

    • 당사에서 개발한 기술에 대해 타 업체가 특허권을 취득한다면 정말 억울하겠죠.
    • 타사에 특허권이 있는지도 모른채 신제품에 해당 기술을 적용하는 경우도 생깁니다.
    • 때로는 뻔한 기술이나 업계에서 보편적으로 사용하는 기술에 대해 특허권을 주장하는 업체가 나타날 수도 있습니다.

    신기술이나 신제품에 관련하여 특허 이슈가 있는지 무료 상담을 통해 확인하세요!