Author: Young Jeon, Esq.

  • 신제품, 특허로 보호하기

    신제품, 특허로 보호하기

    기업 성장의 밑거름: 혁신과 진보

    신제품은 기존 제품의 단점을 보완하거나 기능을 개선하고 가성비를 높이는 등의 기존보다 “조금 더 나은 제품”일 때가 많습니다. 물론 때로는 완전히 새로운 시장을 탄생시키기도 하죠.

    예를 들어, “새로운 시장”을 만들어내는 혁신적인 제품으로 애플 사가 처음 출시한 아이폰을 예로 들 수 있겠고, 그 이후로 등장한 아이폰 3G 부터 최신 아이폰에 이르기까지는 “조금 더 나은 제품”들을 통한 계속적인 진보로 볼 수 있습니다.

    특허는 “혁신”과 “진보”를 모두 보호합니다.

    완전히 새로운 것만 특허로 보호되는 건 아닙니다.

    인류 문명에 대한 기여나 우리의 삶에 미치는 영향 등은 특허와는 큰 관련이 없습니다. 재미있는 예로 미국에서 특허를 받은 발명품 중 눈속임 쥬스통이 있습니다.

    이 발명품은 액상의 쥬스를 보관하고 있는 듯한 외형을 가지고 있지만, 실제로는 쥬스 분말과 물을 따로 보관하고 있다가 섞어서 배출하는 장치이죠. 이 쥬스통을 만든 목적은 (1) 분말을 이용해 유통기한을 늘리면서도 (2) 액상쥬스에 대한 소비자의 구매욕구를 자극하는 (3) 일종의 눈속임 마케팅이라 할 수 있지만, 해당 쥬스통의 구조는 기존에 없던 것이었고 이에 따라 개발 업체는 특허권을 인정 받았습니다.

    이렇듯 과학 기술 발전에의 공헌과는 무관하게 상업적 혹은 기타 용도를 가진 많은 발명들이 특허로 보호 받습니다.

    특히, 규모나 기술적으로 대등한 업체 간의 경쟁 속에서는 자사 신제품의 특장점을 특허로 출원하는 것이 유일무이한 법적 보호수단이 됩니다.

    특허권은 포괄적이고 강력한 권리입니다.

    특허는 일반인에게도 잘 알려져 있고, 다양한 분야의 기업들이 주요 무형 자산으로 취급하고 있는 지적재산권 입니다. 그렇다면 구체적으로 특허는 어떤 권리를 포함할까요?

    흔히 알려져 있는 특허의 대상으로 기계장치나 부품 등을 포함하는 “물건” 이 있습니다. 이 경우, 자신의  발명품을 대중에 공개하고, 몇 가지 주요 부분으로 요약한 뒤, 해당 부분을 모두 포함하는 물건에 대한 독점권을 주장하게 됩니다. 오래된 발명을 예로 들자면 “지우개가 달린 연필”은 (1) 일반 연필, (2) 연필과 지우개를 연결하는 금속 연결부, 그리고 (3) 지우개 세가지 성분으로 요약할 수 있고, 이상의 세가지를 포함한 모든 필기구에 대한 독점적 권리를 얻게 됩니다.

    하지만 물건 외에도 “방법”에 대해서도 특허를 출원할 수 있습니다. 예를 들어, A라는 사람이 바느질 할 때 흔히 사용하는 골무를 이용하여 샌드위치를 쉽고 빠르게 만드는 방법을 고안해 냈다고 가정합시다. 이 경우 골무를 이용해 샌드위치를 만드는 방법을 세부 단계로 나누어 공개한 후, 해당 단계를 포함하는 방법에 대한 독점권을 청구할 수 있습니다.

    일단 특허가 나면, A의 허락 없이 어떤 사람도 A씨의 방법으로 샌드위치를 만들지 못합니다. 하지만, 일반 가정에서 골무를 이용해 샌드위치를 만드는 행위를 적발하고 규제하는 것은 현실적으로 불가능하겠죠. 그렇다고 A씨의 특허가 쓸모 없는 것은 아닙니다. 설령 바느질용 골무를 임시방편으로 사용할 수 있다고 하더라도, 소비자 입장에서는 샌드위치용 골무의 구입을 희망하기 마련입니다. 이러한 식품용 골무의 제조 및 판매 행위는 소비자가 A씨의 샌드위치 제조법을 사용하도록 유도하고 있으므로, 간접 특허 침해로 간주되어 금지됩니다.

    이를 응용하면, 신제품 자체에 특별히 새로운 점이 없더라도 이를 이용하는 방법에 대한 특허를 통해 보호할 수 있습니다.

    특허는 미래 지향적인 권리 입니다.

    특허는 특정 요소/단계를 포함하는 물건/방법에 대해 권리를 갖는다고 했죠. A씨가 낸 “골무”를 사용해 샌드위치 만드는 방법에 “골무”를 사용하는 단계 외에 특별한 단계가 없다고 가정합시다. 이 경우, 샌드위치를 만들 때 “골무”를 사용하는 행위는 모두 A씨의 권리 범위에 포함됩니다. 그렇다면 B라는 사람이 혁신적인 샌드위치용 골무를 발명하면 어떻게 될까요?

    B씨는 혁신적인 “샌드위치용 골무”에 대한 특허를 받을 수는 있지만, 그러한 특허를 받더라도 A씨의 허락 없이 “샌드위치용 골무”를 판매할 수 없습니다. 제작된 골무가 샌드위치용이라는 전제하에서 그러한 행위는 결과적으로 A씨의 특허권을 침해하기 때문입니다. 이러한 특허의 포괄적 특성 때문에 하나의 기술에 대한 권리를 확보하게 되면 이후의 파생 기술에 대해서도 진입장벽을 확보하게 됩니다.

    따라서, A씨의 경쟁자들은 회피 기술(예: 골무가 아닌 다른 도구를 써서 샌드위치를 쉽게 만들 수 있는 방법) 개발에 주력하게 되지만, A 씨도 가만히 있지는 않겠죠. 이후 A씨가 추가로 “샌드위치용 틀”을 개발하여 특허를 출원한다면 경쟁자들의 입지는 더욱 좁아지게 됩니다. 선택의 폭이 계속 좁아지다 보면 경쟁업체는 결국 A씨에게 기술 라이센스를 받거나 해당 분야에서 경쟁을 포기하는 것이 경제적으로 더 이익이 되는 상황까지 도달하게 될 것입니다.

  • 신제품 출시, 광고, 판매할 때 유의점 세가지

    신제품 출시, 광고, 판매할 때 유의점 세가지

    “남들도 다 따라하는 데 뭘”

    경쟁이 심한 업계일 수록 혁신과 모방의 경계는 희미하기 마련입니다. 하지만 어떤 업계에서든 조금만 관심을 가지면, 특허권 소송이니 상표권 분쟁이니 하는 이야기를 어렵지 않게 들을 수 있죠.

    특히 미국에서 소송이나 법적 분쟁은 업주에겐 정말 골칫거리 입니다. 일단 소송장을 받게 되면, 대응을 하지 않으면 상대방이 자동으로 승소하게 되므로 그냥 손 놓을 수도 없고, 시간당 $1,000 을 넘나드는 변호사 비용은 생각만 해도 끔찍하죠. 따라서, 많은 경우에 당사자간의 합의(settlement, 세틀먼트)를 통해 일정 금액을 지급하고 마무리 짓게 됩니다.

    이렇다 보니 억울한 경우도 드물지 않습니다. 지적재산권 소송의 경우는 특히 관련 경험과 지식이 부족한 경우가 많아, 엉터리 특허나 상표를 가지고 협박하여 돈을 뜯어내는 경우도 있습니다. 계획적으로 망한 회사를 인수하여 지재권을 획득, 경쟁 업체 다수를 대상으로 소송을 제기하여 선량한 업체들에게 큰 피해를 입히는 사례가 종종 보고됩니다.

    물론 억울한 경우만 있는 건 아니겠죠. 관련 법규에 무지하다 보면 나도 모르게 다른 사람의 정당한 권리를 침해할 수도 있습니다. 경우에 따라서, 소송 당할 때는 당하더라도 지금 벌어 두는게 우선일 수도 있죠. 하지만 보통 “이 정도는 남들도 다 따라하는 데 뭐” 하며 쉽게 생각하는 경우가 더 많습니다.

    조금만 알아도 큰 손해를 예방할 수 있습니다. 정확히 어떤 것들이 지적재산권법으로 보호되고 있는지 간단히 알아보겠습니다.

    간단히 말해, 특허권은 “아이디어”, 저작권은 “표현”, 상표권은 “신뢰”를 보호합니다.

    Patent (특허)

    여기서 특허는 가장 보편적인 발명특허(utility patent)를 말하는데, 발명이라는 단어가 제시하듯 “여지껏 없던 새로운 생각”을 보호합니다. 헌데 새롭다고 무조건 보호하면, 시장 경제의 꽃이라 할 수 있는 경쟁을 억제 하겠죠. 따라서, 특허는 그 취득 요건을 매우 까다롭게 하고 있는데, 그 중에 가장 어려운 요건이 “뻔하지 않을 것” 입니다.

    다시 말해, 해당 분야에 종사하고 있는 사람이 쉽게 생각해 낼 수 있는 아이디어는 특허로 인정하지 않습니다. 따라서, 기존 물건의 단순한 조합이나 익히 알려진 방식을 단순 응용한 경우는 보호받기 어렵죠. 예를 들면, 자동차 엔진에 전기모터를 추가해 하이브리드 자동차를 만들었다고 해서 특허를 받을 수는 없습니다.

    따라서, 특허와 관련해 여러분이 물어야 할 질문은 이 제품의 새로운 점이
    “당연한 수순 (또는 트렌드) 에 따른 것인지, 아니면 색다른 시도인지” 입니다.

    Copyright (저작권)

    위에서 저작권은 “표현”을 보호한다고 했습니다. 여기서 표현이라는 것은 글이나 사진, 음성, 영상 등으로 기록될 수 있음을 뜻하죠. 이렇게 기록될 수 있는 “표현” 만이 보호되는 것이 저작권의 특징입니다.

    예를 들어, 한 업체에서 고양이를 모델로한 사진을 패키징에 이용하여 큰 성공을 거뒀다고 가정해 보죠. 타 업체에서 고양이 아이디어를 그대로 베끼더라도, 다른 고양이 사진을 사용하면 저작권 침해를 피할 수 있습니다. 패키징에 고양이 사진을 사용한다는 아이디어는 특허 출원을 통해 보호해야겠죠. (물론 고양이 사진을 마케팅에 활용하는 것은 전혀 새로울 것이 없으므로 특허 취득은 어렵습니다😉)

    저작권 문제는 제품 광고 문구에 관련하여 발생할 수도 있습니다. 보통 간단하고 보편적인 단어의 조합은 법으로 보호받기 어렵지만, 경쟁업체의 헤드라인를 통째로 베끼는 경우는 문제가 될 수 있죠. 이런 문제를 피하기 위해서는 paraphrasing (패러프레이징)이 필수입니다. 예를 들어, “what you must bring to your second marriage (당신의 두번째 결혼의 필수품)” 이라는 문구를 그대로 갖다 쓰면 저작권 침해가 될 수 있지만, “you should bring this if you ever marry again (재혼 생활에 꼭 필요한 아이템)” 으로 바꾸어 쓰면 다른 표현이 되므로 저작권 문제가 없습니다.

    따라서, 저작권과 관련해서는 “(실질적으로) 똑같은 표현인지” 여부가 중요합니다.

    Trademark (상표)

    마지막으로 상표입니다. 사실 위에서 언급한 패키지 상의 고양이 사진의 경우, 상표법 위반의 소지가 있습니다. 한 업체가 고양이 사진을 패키징에 사용하여 소비자들이 해당 업체를 고양이 사진과 결부시키게 되면 여기서 신뢰가 발생합니다. 즉, 소비자들이 고양이 사진을 보고 제품을 선택하게 되는거죠. 따라서, 다른 사진사가 촬영한 다른 고양이의 사진을 사용한다고 해도 상표법 위반을 피해갈 수는 없습니다.

    결과적으로 이 때의 고양이 사진은 상표라고 볼 수 있는데요. 제품의 이름이나 회사 로고 문양 등만 상표의 역할을 하는 것이 아니라는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 다만, 실제로 소비자의 신뢰가 발생했는지 여부는 지극히 주관적이고 증명하기가 어렵습니다. 그렇기 때문에 상표는 미특허청(USPTO)에 등록하는 것이 일반화 되어 있습니다.

    따라서, 상표권과 관련해서는 “미특허청에 등록되어 있는지” 확인이 필요합니다.

  • 3 Questions Before Launching a New Product

    3 Questions Before Launching a New Product

    “Everyone copies!”

    There is often a grey area between innovation and imitation when it comes to a highly competitive industry. Nevertheless, you often hear about patent infringement lawsuits and trademark disputes.

    Especially in the U.S., lawsuits and other legal disputes are a serious problem for business owners. If you once get served with a complaint, you cannot simply ignore it because your failure to respond will result in default judgment against you. And attorney’s fees that easily go around a thousand of dollars an hour will make you dizzy. As it happens, most accused companies end up settling rather than challenging the allegation of wrongdoing.

    There goes potential unfairness. As to intellectual property lawsuits, many business owners lack relevant experience and knowledge, so there are cases where an accuser wields a bogus patent or trademark to threaten a business in bad faith. There are reports of entities that strategically acquire a failing or bankrupt company, obtain its intellectual property rights, and sue a bunch of other companies in the same field to score settlements with a sheer threat of lawsuits.

    Of course, not every claim is without merit. Sometimes, you can unknowingly infringe other people’s right. Occasionally, you have to push forward to make profit despite a possible lawsuit that ensues. Nevertheless, it is important to fully evaluate the seriousness of the outcome.

    Well, you can possibly avoid a serious problem with a tad bit of caution. You first ought to know what are protected under the intellectual property law.

    Simply put, patent protects “idea”, copyright “expression”, and trademark “goodwill”.

    1. Patent

    We are talking about utility patent here, which is commonly known as patent. It protects an invention, which is to say protecting “a new idea that did not exist before”. Not all new idea is protected because doing so would seriously deter a free competition in the market. Therefore, a grant of patent happened only after a set of strict requirements is met, the toughest among which is that the idea should be “not obvious”.

    In other words, an idea that is within an ordinary practice of a person who is skilled in the field is not considered a patentable idea. Consequently, a simple combination of parts that already exist or a straightforward application of known principle will not produce a patent. For example, making of a hybrid automobile, which involves simply adding an electrical motor to an automobile, would not deserve the protection of patent law.

    Now the question to ask yourself as to patent law is if your new product is based on ” an ordinary practice” or “a step ahead it”.

    2. Copyright

    As mentioned above, copyright protects “expression”. Here, expression implies that it can be recorded in writings, pictures, sounds, or videos. Only such things that can be recorded, i.e. expressions, can be protected under the copyright law.

    To illustrate, let’s say a company achieved a great success by using a picture of a cat on their product label. Another company can simply copy the idea of a cat label without infringing any copyrights if the company uses a different picture of a cat. The idea of using a cat picture in packaging should be protected by applying for a patent. (Of course, there is nothing new about the idea of using a cat picture in marketing, so a patent grant is unlikely. Instead, you should rely on the trademark law.)

    Copyright disputes can occur with regard to phrases used in marketing. Normally, short and common combination of ordinary words are not protected by copyright, but if you copy an entire phrase of another’s headlines in the promotional materials, there can be a problem. To avoid copyright disputes, you can paraphrase. For example, a catchphrase, “what you must bring to your second marriage”, may be protected by the copyright law, but you can simply use a different phrase with a similar meaning such as “you should bring this if you ever marry again”.

    Now the question you must ask yourself is “if there’s a virtually identical expression”.

    3. Trademark

    The last one is trademark. In fact, the above hypothetical case of a cat printed product has a trademark issue. If a company starts to use a cat on its product label and consumers starts to associate a cat label with the company, then it can be said there is a goodwill attached to the use of cat on label. That is, consumers start to prefer a product with a photo of a cat on the product because of past experience. As such, you cannot avoid the trademark infringement even if you use a different photo of a different cat photographed by a different person.

    To consumers, it’s all the same cat label. And in this case, the cat photo is a trademark. So, you need to remember that not just brand names or logos are trademarks. There is a caveat in trademark protection. The existence of goodwill is very subjective and hard to prove. Therefore, it is a common business practice to register a trademark with the United States Patent and Trademark Office (USPTO).

    Now, the question to ask yourself is if “your brand name/logo is registered with the USPTO”.

  • 상표 등록 언제하면 좋을지

    상표 등록 언제하면 좋을지

    많은 분들이 상품 출시 후 상표 등록을 의뢰하시는데요. 사실 상품 출시 후 어느정도 반응이 있을 때까지는 상표 등록이 필요하다고 느끼기 어렵죠.

    하지만 대부분의 큰 회사들은 상품 개발 단계에서 이미 잠정적인 후보 상표를 정하고, 상표 등록을 마치는 경우가 많습니다. 그 이유는 개발을 완료한 단계에서 상표의 사용이 불가능해질 경우, 그 개발/판매 전략에 큰 차질이 발생할 수 있기 때문입니다.

    물론 작은 회사도 똑같은 리스크를 가지고 있지만, 그렇다고 해서 상표 등록에 드는 비용을 항상 정당화 할 수 있는 것은 아니죠.

    따라서, 상표의 종류에 따라서 적절한 상표 등록 시기를 결정하는 것이 중요합니다.

    회사명 혹은 최상위 브랜드

    보통 Parent Brand 라는 말을 많이 사용하는데요. 현대(최상위 브랜드) 자동차에 소나타, 소렌토 등 다양한 세부 브랜드명이 존재하듯이, 특히 다양한 제품군을 출시할 경우에는 개개의 브랜드 외에 이를 총괄할 수 있는 하나의 브랜드가 필요하기 마련입니다.

    이런 경우, 회사명을 parent brand로 사용하는 경우가 많고 회사명은 쉽게 바뀌지 않죠? 그렇다면 당연히 회사명의 상표 등록시기는 빠를수록 좋습니다.

    지금이라도 당장 등록하세요.

    로고 상표

    보통 상표에 디자인이 포함되어 있는 경우를 로고라고 칭하죠. 로고는 단순히 컨셉이나 요소를 등록하는 것이 아니라, 로고 전체 디자인을 등록하게 됩니다. 따라서, 약간의 색/모양/위치의 변화가 있을 경우에도 새로운 등록이 필요할 수 있습니다.

    아직 로고 제작이 완료되지 않거나, 상품에 적용된 상태가 아니고 이후 수정이 요구되는 상황이라면 이후 수정된 로고의 추가적인 등록이 필요할 수 있죠. 물론 하나의 로고를 등록해 두면, 해당 디자인 컨셉이나 요소에 대한 우선권을 가지게 되므로 이후 로고 등록에 유리합니다.

    그러므로 디자인 컨셉과 요소가 타인에 의해 도용될 가능성이 있다면 추가 비용을 감수하더라도 현재의 로고를 일단 등록해 놓는 것이 현명하겠죠.

    반면에, 워낙 특이하고 도용 가능성이 희박한 상표의 경우에는 로고가 완성된 후 등록하는 것이 가장 경제적인 방법입니다.

    문구나 합성어 상표

    문구나 합성어의 경우, 전적으로 투자의 개념으로 생각하시면 됩니다. 문구/합성어는 유행에 민감한 경우가 많아서, 지금 좋은 상표라고 생각했던 것이 나중에 전혀 쓸모가 없어지는 경우가 있고, 반면에 혹시나 해서 등록해둔 상표가 나중에 큰 가치를 갖게 되는 경우도 있습니다. 따라서, 지금 투자를 해서 미리 해당 문구/합성어에 대한 상표권을 확보해 두는 것이 비즈니스적으로 현명한 선택인지 결정하셔야 합니다.

    만든 단어

    세상에 없던 말을 상표로 사용하는 경우가 있죠. 예를 들면, 코닥과 같은 경우입니다.

    이때는 조금 의외일 수 있지만, 우선 도메인 등록을 먼저 하시는 것을 고려하시기 바랍니다. 물론 도메인 등록은 상표 등록과는 아무런 관계가 없죠. 그럼에도 불구하고 “상표.com”을 등록하시는 것은 연$12불 정도의 등록비 밖에 들지 않는 점을 생각하면, 관납비만 $225 이상 드는 상표 등록에 비해 굉장히 효율적인 투자입니다.

    미국에서 닷컴 도메인의 중요성은 매우 큽니다. 일단 브랜드가 노출되기 시작하면, 대부분의 미국인은 “브랜드.com”이 해당 브랜드의 공식 웹사이트일 것이라고 생각하기 마련입니다. 따라서, 도메인을 먼저 취득해 두면 해당 이름의 상표를 사용하려는 제3자에 대한 어느정도 견제가 가능하겠죠.

    이상의 내용 참고하셔서 늦지도 이르지도 않게 상표 등록 진행하시기 바랍니다.

  • When to Register Trademark?

    When to Register Trademark?

    Most clients come to me after their products reached the market. In fact, that’s when you know for sure that your product has the potential to be something. If not, why invest in registering trademark?

    On the other hand, most big companies register their intent-to-use (“ITU”) marks months before they actually develop or start selling an item. Why? It’s simply much safer to invest their money into marketing and so on once you know that nobody else has or can have a trademark registration on your potential mark.

    Does this mean you also need to act fast? Probably not. Simply put, many new products or services eventually fail. This is not because of some poor planning or lack of insight but because of the nature of the market.

    Then, when is the right time to register a trademark? The answer depends on the type of your mark.

    Is it your company name?

    Maybe you intend to use a certain mark for every single product you would produce in the future. This is sometimes called a Parent Brand. For example, under parent brand Apple there are sub-brands such as iPhone, Mac, and iPad. But everything is still Apple. Well, in this case, what are you waiting for? Go ahead and register unless you’re counting days for the demise of your company.

    Is it a logo?

    Now you be cautious. Once you register a mark, you can’t change the registered mark. This includes minor changes and renewals that most companies eventually do on their logos. It might be a slight change of color, or it could be a modernization of some characters or graphic. The law is clear: no change is allowed.

    Hence, if your logos are still in development, I’d suggest you to wait till you have the final version. Nonetheless, there is some benefit from acting fast. If you have a logo registered, other people are stopped from registering similar logos. In other words, you would claim the priority, and priority is always good.

    I suggest you act fast if you’re concerned that someone else might be taking your idea or concept of a logo. If the current version of your logo includes all elements that you consider important, registering it would give you priority for those elements.

    On the other hand, if your logo is pretty unique and unlikely anyone else would be interested, then don’t hurry into registering a draft in order to avoid incurring unnecessary cost.

    Is it a phrase or a combination of words?

    Now, this is a business decision. Think about how valuable your trademark would become in months or even years. There is possibility that you might not be using the phrase or words ever. Do you still want to take the risk of spending your money for a
    trademark certificate, which can become a piece of paper if things go the wrong way?

    Is it a made-up word?

    This is a real advice you would get it from this article. You go ahead and register a domain name YOUR_TRADEMARK.com. Sure, domain names are the same as trademark registration. On the other hand, it costs only $12 a year. Trademark application on the other hand costs you $250 (after discount for doing everything including filing and amending your application on TEAS) just for application fees alone.

    I’m not saying domain names can somehow replace trademark protection. However, it just makes economic sense to get a domain registered first and then think about getting trademark registered later.

  • A Legal Perspective of Trademark Misuse

    A Legal Perspective of Trademark Misuse

    This article contains fictional scenarios that include facts and legal issues that are created for an explanatory purpose. Any of those facts and legal issues including legal conclusions may not be true when applied to your case. Please seek a legal advice or counsel if you need any help.

    In past articles, we discussed how to name your products and register the names with respect to a trademark protection.

    To briefly summarize, we discussed the followings.

    1. Most of all, you need a good name for a trademark.

    • Avoid any name that is similar to competitor’s.
    • Do not use a generic name that is commonly used in the industry.
    • If possible, you try minting a term that describes your product.

    2. If you anticipate a possible trademark infringement, registration is a must.

    • Search the internet using internet search engines like Google for any taken names out there.
    • You can also use USPTO’s Trademark Electronic Application System to register your trademark by yourself.
    • Don’t forget to pay maintenance fees once every 10 years.

    Let’s see how it works out in the business environment.

    1. Antique Metal Zig-zag Hair Band

    Mike has been in the beauty supply industry for 15 years. He experienced sales and retail management to a good extent, so he is good at forecasting consumer trends and popularity of new items.

    He realized at some point that zig-zag hair band is a next it-item for 2018. He did some research and found out zig-zag hair bands available in the market are mostly made of plastic. Based on this, he came up with a premium zig-zag hair band with oil-rubbed bronze finish.

    He had a Chinese supplier mass-produce the product and has been receiving increasing number of orders for the product, which he named “Antique Metal Zig-zag Hair Band”. It is about to become a huge success, and then he finds out a wholesale is selling “Antiquity” Metal Zig-zag Hair Band, replacing Antique with Antiquity, with basically an identical product as they are produced in the same manufacturing line.

    Q: How expensive would a lawsuit be?

    A: It will be decided by hours. In certain areas of the law, attorneys offer a legal service for a contingency fee, but trademark infringement is not one of those special circumstances. The legal bill will be largely dependent upon the hours your attorney spends for a lawsuit including following up court proceedings, negotiate with your opponents, and so on.

    Q: How long does it take to get an injunction?

    A: This is a non-registered trademark, so you will first prove that you own the trademark. This involves whether the opponent have used the trademark prior to your use, among other things. Later on, it will ultimately come to a finding of likelihood of confusion among consumers regarding two trademarks. Another difficulty in this situation is that you cannot claim an exclusive use of the “Metal Zig-zag Hair Band”. Even an exclusive use of “antique” can be contested at court. As there are many legal issues, legal actions may cost you more than thousands of dollars.

    Q: How likely we prevail?

    A: The knockoff at issue has not only a similar name but also an identical packaging, color, style, and so on. As long as we can prove that we have priority (e.g. we used it first), we will likely prevail.

    2. Bear Tooth Hair Band

    Mr. Lee has entered the field of beauty supply at his late career, but his previous job at a retail service company made him aware of the importance of trademark.

    Just like Mr. Kim, he also foresaw a zig-zag hair band trend this fall and had “Bear Tooth” trademark registered with the USPTO via an Intend-To-Use Application. He thought the crooked shape of bear tooth would suggest a zig-zag shape of a hair band. He had no idea what material to be used, but later he noticed that Antique’s oil-rubbed bronze finish products are received very fairly in the retailers. He placed an order from a Chinese supplier.

    The product was only launched in July, but in a few months, customers started looking for “bear tooth hair band” since the name was very catchy. Not long after, people started to call any zig-zag hair band made of metal “bear tooth”. In turn, many retail stores are displaying and selling Antique and Antiquity products as if they are all Bear Tooth Hair Bands.

    Q: What can be done legally?

    A: Bear Tooth is a registered trademark of Mr. Lee, so any use of the name to sell a similar product is unlawful. You can send letters asking for cooperation, and if a retail store continues to use the trademark illegally, then you can bring a lawsuit.

    Q: What would be a legal cost for lawsuit?

    A: In this case, the trademark is registered with the USPTO, and the infringement is clear and obvious. More than likely, the retailers will cooperate upon receiving letters. Therefore, the cost would be attorney’s fee for drafting a cease and desist letter plus administrative cost including postage and handling, which could run a few hundreds of dollars.

    Q: What about similar names like Black Bear Tooth? What can be done?

    A: Thanks to the ITU Application, the trademark is registered with the USPTO by now. There is no need to prove priority as it is given by the fact that the trademark is registered. You can just let retailers know of the registration and proceed with other legal measures such as injunction prohibiting import. After the acknowledge of registration, any profit made through illegal use of your trademark becomes recoverable upon trademark infringement lawsuit. There is very little incentive to continue illegal use of a trademark for retailers and distributions alike.

    What about the retail store owner’s liability?

    Q: Can a retail store advertise and sell another product as Bear Tooth Hair Band?

    A: Of course not. It is a trademark infringement. Bear Tooth is a registered trademark of Mr. Lee.  He has an exclusive right to commercially use the name. Technically, no one can use Bear Tooth mark on a hair band packaging, retail display, brochures, advertisements without Mr. Lee’s consent. Of course, you can use the mark in association with the original Bear Tooth Hair Band. However, you may not place another product in a section you marked with Bear Tooth mark. This would lead your customers to believe any product in the section is Bear Tooth products, which results in a trademark infringement. Not only civil liability but also criminal penalties can be imposed based on the intent of using the mark.

    Q: If I had no idea about the trademark infringement, am I okay?

    A: There is no intent requirement for trademark infringement. On the other hand, you may be subject to a lesser punishment if you did not know about it. Often, trademark owners will send letters to retail stores regarding a trademark infringement. If the retail owners keep infringing trademark after receiving the letters, they cannot later argue that they did not know. Knowingly violating other’s trademark rights will make you liable for all loss of profit for the trademark owner plus other damages.

    Q: How do you know what is a trademark of others?

    A: Registered trademark owners can use ® mark to notify the public of their rights. Even if not registered, TM is available for marking any trademark. Beware that because TM mark does not require registration, it can be abused for marking non-trademarks as trademarks.

    Let’s compare the two scenarios.

    Antique Metal Zig-zag Bear Tooth
    Trademark “Antique” and “metal” is generic terms for the material and design. Weak trademark rights “Bear Tooth” is a unique, suggestive term for the product. TM rights immediately available
    USPTO Registration None Need to prove your rights Intent-to-use Application ITU provides priority
    Similarity of Marks Antiquity Metal Zig-zag is very similar to Antique Metal Zig-zag Other factors like color, font, and design are considered. Black Bear Tooth is just a black Bear Tooth. Obvious infringement
    Legal Action Unlikely to succeed without a substantial time and money Affordable options available: letters, reporting to law enforcement, etc.

    When a product becomes a success, it is rather expected that similar products start to crowd the market. Nonetheless, it is forbidden by the law that second comers to deceive consumers with a confusingly similar mark or product package.

    As we saw in the above Bear Tooth scenario, a good planning of trademark protection often helps more efficiently dealing with any infringement activities.

  • 가상 사례를 통해 살펴보는 상표 도용

    가상 사례를 통해 살펴보는 상표 도용

    이글은 지적재산권과 그에 얽힌 이해관계를 가상의 예를 들어 설명하고 있습니다. 이와 관련하여 언급되는 사실 관계, 법적 판단이나 결론은 여타 내용과 마찬가지로 법률 상담이나 조언을 대체할 수 없으며, 지적재산권에 대한 이해와 활용을 돕기 위한 참고 자료로 활용하시기 바랍니다.

    그동안 몇 차례에 걸쳐 소개된 내용을 간단히 정리하면 다음과 같습니다.

    1. 첫째로, 상표로 좋은 이름을 정합니다.
      • 경쟁 상품과 비슷한 이름은 피하시고,
      • 업계에서 통용되는 일반적인 명칭은 상표로 좋지 않습니다.
      • 만약, 가능하다면 고유 명칭을 만들어 쓰세요.
    2. 상표의 도용 우려가 있다면, 꼭 등록 해둡니다.
      • Google 등 인터넷 검색을 통해 중복 상표 확인하시고,
      • 미특허청(USPTO)의 온라인 시스템(TEAS)을 통해 개인도 직접 등록할 수 있습니다.
      • 10년에 한번씩 maintenance fee 납부 잊지 마세요.

    그렇다면 실제 비즈니스 환경에선 어떨까요?

    1. Antique Metal Zig-zag Hair Band

    김모씨는 뷰티 서플라이 업계에 15년째 몸 담고 있습니다. 세일즈와 리테일 매니지먼트를 두루 경험하여 인기 제품이나 소비자 트렌드를 예측하는 데 능하죠.

    김모씨는 지그재그 헤어밴드가 유행할 것을 예감, 시장 조사를 통해 플라스틱 제품이 주류를 이루고 있음을 파악했고, 이에 근거하여 오일-럽트 브론즈 (Oil-rubbed Bronze)로 마감한 프리미엄 헤어 밴드 제품을 개발했습니다.

    제품은 중국의 거래처에서 생산하고, Antique Metal Zig-zag Hair Band 라는 제품명으로 올 초부터 주문을 받고 있죠. 이제 막 판매가 탄력을 받으려는 참에, 한 업체에서 중국의 같은 공장에서 만든 똑같은 제품을 패키징 상의 제품명 철자만 조금 바꿔 (Antique 대신 Antiquity) 공급하고 있음을 깨닫게 됩니다.

    Q: 소송 비용은 얼마나 들까요?

    A: 시간 당 비용을 청구하게 됩니다. 특수한 경우, 실비 + 승소 시 배상금의 일부로 하는 경우도 있지만, 상표권 침해의 경우에는 어렵습니다. 소송 준비에 걸리는 시간과 소송/협상 진행에 걸리는 시간에 따라 비용이 발생할 것으로 전망합니다.

    Q: 경쟁업체 제품을 시장에서 철수 시키는 데 얼마나 걸릴까요?

    A: 미 등록 상표이므로 우선 상표에 대한 권리를 증명해야 합니다. 따라서, 소송을 제기하기 전에 미리 상대방이 상표를 사용한 시점과 경위에 대해 조사가 필요합니다. 그 후에는 경쟁업체의 유사 상표에 의한 실제 소비자의 혼동 가능성을 따져야 합니다. 상표 명 중 “Metal Zig-zag Hair Band” 부분에 대해서는 현 시점에서 상표권을 주장하기 어렵고, antique 도 단순한 제품의 특징에 대한 설명이 아님을 증명하기 위한 법적 공방이 예상됩니다. 이슈가 많다 보니 소송 준비 및 진행에도 상당한 기간이 소요될 것입니다.

    Q: 소송에 이길 가능성은?

    A: 문제가 되고 있는 유사 제품 (Antiquity)은 이름만 유사한 것이 아니고 제품 패키징 상의 상표의 위치, 색상, 스타일까지 동일합니다. 이상에 대한 우선권(경쟁업체 보다 먼저 사용)이 증명되면 승소할 가능성이 높습니다.

    2. Bear Tooth Hair Band

    이모씨는 뷰티 서플라이 업계에는 늦게 발을 들였지만, 유통 업체 근무 경력을 통해 상표권의 중요성에 대해 잘 알고 있습니다.

    이모씨도 김모씨와 마찬가지로 올 가을 지그재그 헤어밴드가 유행할 것을 예감, 헤어밴드의 들쑥날쑥한 형상을 곰의 이빨에 비유하여 일찌감치 Bear Tooth 라는 상표를 등록(Intend-To-Use Application)해 뒀습니다. 어떤 소재를 사용할 까 계속 고민하던 차에, 오일-럽트-브론즈 (Oil-rubbed Bronze) 로 만든 프리미엄 헤어 밴드가 좋은 반응을 얻고 있다는 것을 감안하여 Antique제품을 벤치마크하여 제품을 주문 생산 했습니다.

    올 6월부터 Bear Tooth Hair Band 라는 이름으로 시장에 판매를 개시한지 몇 개월 지나지 않았는데, “베어투스”라는 이름이 입에 잘 붙다보니, 소비자 사이에서는 메탈 소재의 지그재그 헤어밴드를 Bear Tooth라고 부르는 경우가 많아졌죠. 그 때문에서 많은 리테일 매장에서 Antique 및 그 유사 제품인Antiquity제품을 Bear Tooth Hair Band로 광고해 파는 경우가 생기고 있습니다.

    Q: 어떤 법적 조치가 가능한가요?

    A: Bear Tooth 는 이모씨의 등록 상표이므로 이를 다른 제품을 판매하는 데 무단으로 사용하는 것은 불법입니다. 리테일 매장에 협조 서한을 보내고, 무단 사용을 계속 하는 경우, 고발 및 소송도 가능합니다.

    Q: 소송 비용은 얼마나 들까요?

    A: 본 사건의 경우 상표가 등록되어 있고, 상표 도용이 분명하므로, 협조 서한으로 매듭지어질 가능성이 큽니다. 비용은 서한을 작성하는 변호사 비용 외 서한 발송을 위한 행정적 비용 정도로 예상합니다.

    Q: 만약 Bear Tooth 상표를 무단으로 도용한 제품(예: Black Bear Tooth)이 나타나면 어떤 조치가 가능한가요?

    A: Bear Tooth상표의 경우 ITU Application 덕분에 이미 USPTO등록이 완료된 상태입니다. 우선권 다툼이 없으므로, 해당 업체에 상표권을 서면으로 주장 후 적절한 대응이 없으면 바로 고발 및 소송을 통한 수입금지 등의 가처분이 가능합니다. 상표 등록 사실을 인지한 이후의 지속적인 상표 무단 사용을 통한 이익금은 환수가 가능하므로, 자발적으로 제품명을 변경할 가능성이 가장 큽니다.

    여기서 잠깐! 소매점 점주의 책임은?

    Q: 타사 제품을 Bear Tooth Hair Band 로 광고해서 판매하고 있는 소매점에게는 법적 책임이 없을까?

    A: 물론 상표권 침해 입니다. Bear Tooth 는 이모씨 소유의 등록 상표이므로, 이모씨만 사용할 수 있습니다. 원칙적으로 이모씨의 허락 없이는 누구도 Bear Tooth 라는 상표를 제품 패키지는 물론이고 소매점 내의 디스플레이, 판촉물, 광고물 등에도 사용할 수 없습니다. 물론, 이모씨의 Bear Tooth Hair Band 제품의 판매를 위해 사용할 때는 문제가 되지 않겠지요. 하지만, 예를 들어 Bear Tooth 섹션을 따로 만들고, 그 안에 타사 제품을 함께 진열하여 소비자가 타사의 유사 제품 또한 Bear Tooth 제품이라고 착각하게 만든다면 상표법 위반이 됩니다. 이런 경우 민사 상 책임 뿐 아니라, 고의성 여부에 따라 형사 처벌의 대상이 될 수도 있습니다.

    Q: 상표권의 침해가 되는지 몰랐다면 처벌이 안되나요?

    A: 민사상의 책임은 고의 여부를 묻지 않습니다. 다만, 침해 사실을 알았는지 몰랐는지에 따라서 그 책임의 정도에는 차이가 있습니다. 소매점이 상표권자로부터 협조 서한이나 경고문을 받는 경우가 있는데요. 그 이후에도 소매 점주가 판매를 지속할 경우, 침해 사실을 몰랐다고 주장하기 어렵겠죠. 이 경우 해당 소매점은 상표권자의 손해에 대한 배상 및 해당 판매와 관련한 영업 이익금의 반환 등 추가적인 책임을 질 수 있습니다.

    Q: 그렇다면 써서는 안되는 상표를 어떻게 구분하나요?

    A: 상표권자는 ®이라는 표식을 통하여 등록 상표임을 공지할 수 있습니다. 그 외에도 자신의 상표권을 주장하기 위해 TM 이라는 표식을 이용할 수 있습니다. 단, TM 이라는 표식은 실제 권리가 없는 경우에도 불구하고 무분별하게 남용되는 경우가 있으니 주의 하셔야 합니다.

    위의 두 사례를 비교해 보면 다음과 같습니다.

    Antique Metal Zig-zag Bear Tooth
    상표 Antique와 Metal 은 재질과 디자인에 대한 일반적인 명칭 권리 관계가 불투명 Bear Tooth는 제품의 형상을 연상시키는 고유 명칭 즉시 상표권 발생
    UPSTO 등록 여부 등록하지 않음 차후 권리 증명 요 ITU로 사용 전부터 등록 진행 ITU 우선권
    유사 상표 Antiquity Metal Zig-zag (매우 유사하여 소비자 혼동) 문구 외에도 디자인 등의 요소 감안 Black Bear Tooth (단어를 추가했지만, 등록 상표 포함) 상표 도용이 명확
    법적 대응 고비용의 소송 없이는 협조를 얻기 어려움 경고 서한, 고발, 가처분 등 저비용으로 대응 가능

    한 제품이 시장에서 성공을 거두게 되면, 그와 유사한 제품이 우후죽순처럼 나타나는 것은 어찌 보면 당연한 일입니다. 하지만 후발 주자가 기존 상품과 유사한 상표나 제품 패키징 등을 통하여 소비자를 혼동 시키는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.

    위의 Bear Tooth (이모씨)의 경우 처럼 제품 기획 단계부터 미리 준비해 두면, 더 경제적, 효율적으로 상표권 침해를 예방할 수 있습니다.

  • Trademark Registration – IPfever Way

    Trademark Registration – IPfever Way

    I guess you can file a trademark application yourself, which will cost a bit over $200 in government fees (for a long-term cost analysis, see https://www.ipfever.com/how-much-does-a-trademark-registration-cost/ ).
    Here, the worst case scenario is you get a rejection letter (called Office Action). If there’s a mistake, you can amend it. In other cases, you can probably go around the problems. These will cost extra time and fees, but still you save money by not paying service/attorney fees.

    Or you can use an online service, adding extra service fees (like $69 seen on today’s Google Search ads) to the calculation.
    Here, you will likely save a good amount of time, and the process will be much enjoyable than filling out the government-designed application. Yup, it’s fine printed and for online versions, you will meet the old internet. Long story short, I think any help is better than no help.
    Don’t expect a legal guidance though. You can hope the computer will one day replace the attorneys; it’s not today guys. There are other reasons, too. For example, the service would constitute an Unauthorized Practice of Law if it renders a legal advice without a license.

    Alternatively, you can find a licensed attorney and pay much more.
    Well, you saw this coming, right? An attorney defending the merit of legal counsel! Don’t worry. That’s not the point. I totally believe that you can DIY. The problem is that you will never know if you’re doing it right.
    Starting from “Is my name/logo/mark trademarkable?” to “What’s the best way to protect my business interest?,” all entrepreneurs come across questions regarding trademark. However, lawyers typically don’t like answering piecemeal questions.
    Thankfully, IPfever is where you can ask questions and seek help from attorneys; you do everything you can do yourself and leave only the rest to the attorneys.

    You can request a free consultation. Also, you can simply choose to browse through articles from how to file a trademark application to basics to learn even when you don’t have your trademark yet or haven’t started your business.

  • Choosing a Right Name for your Brand or Product

    Choosing a Right Name for your Brand or Product

    Zara, which is a Fast Fashion brand like Forever 21, boasts that it takes only 10 to 15 days for an initial product design to reach their retail stores through international manufacture and logistics. In this fast-paced environment where a product can be copied within a few days and mass produced, a superb product design and packaging warrants only half the success.

    Turning a customer satisfaction from a superb quality and brand into a repurchase requires marking of the product with a unique and legally protected name. Such name is called a trademark, and it includes not only brand names and product names but also logo images, patterns, phrases, colors, and so on.

    Then, how you decide what to use as a trademark? In this article, brand and product names are discussed.

    1. Try to Stand Out from Competition

    If your beauty supply store is named “ULTA” or “SEPHORA”, you are clearly in trouble. Likewise, you should avoid choosing a name that creates a confusion among consumers even if it is newly minted by you. “Rihanna’s Beauty” is a good example of such confusing tenor.

    To prevent this kind of trouble, you must conduct a market research beforehand. By far the most effective and economical way is using internet search engines. You can use Google, Naver, and so on to scheme through names and marks that are used in your relevant market.

    Avoid names that are similar to existing ones, and you should not use an identical one to other’s trademark at no circumstance.

    2. Avoid Generic Names

    Those words and phrases commonly used in your field of expertise lack the potential to be a good trademark.

    Words such as “3X”, “16-inch”, “Braid”, “Ghana”, and “Pageboy” are general terminologies referring a number of goods in a single package, hair length, product type, hairdo, and so on. These general terminologies must be preserved for a free use among all commercial actors, and the trademark law accordingly limits trademark rights in such cases. Hence, you should not use generic terms unless it is necessary.

    Oftentimes, using a general term is easy to memorize and facilitates a quick understanding of the characteristics of goods, but there are different ways to achieve the same.

    For example, iPad, a tablet computer from Apple, Inc., uses the word “pad” to depict a “tablet computer”. Despite being a common word referring to a book of thin sheets, a “pad” was not associated with a tablet computer at the time.

    This is how you should go when you are considering a common word for your trademark: distancing from its original meaning or using an untraditional spelling.

    A billionaire Tesla CEO Elon Musk established a construction company specialized in tunneling, the Boring Company, in which boring means digging a tunnel. At the same time, it could also mean a company that are not interesting, poking some fun.

    3. Unique Wording that Describes Your Product

    When it comes to a Samsung smartphone Galaxy Note, the word “note” denotes that this particular type of smartphone has a bigger screen and includes a stylus pen. Again, “note” was a terminology that mobile computer industry did not find a common use, so this could be a good choice.

    To explain further, let’s use an imaginary wig product, 100% Hand-tied Human Hair Pageboy Lace Wig as an example.

    • First of
      all, there are obvious characteristics of goods that a trademark
      needs not contain, such as the product type wig.
    • While 100%
      Hand-tied and Lace are important features of the product, the
      wording is a poor choice for a trademark. You can have a much
      stronger trademark by devising unique phrases such as Artisan’s
      Lacework, Tied-on-Lace, On-lace-handywork, and so on.
    • A fanciful
      name can be used instead of human hair. Keratin, a type of protein
      found in hair, is already familiar with consumers, and words like
      natural and organic can set a positive tone for your product.
    • Pageboy is a
      style that could be more efficiently and accurately illustrated by a
      drawing or photo. However, you may develop variety of unique
      wordings that sets your brand apart from the pack, such as Pagegirl
      instead of Pageboy and Peige instead of Page. Note, Peige may signal
      a specific color Beige.

    While product names can tell what kind of product a good is, they should serve as a source identifier. In other words, consumers should be able to learn from which manufacturer, distributor, or seller a certain good is originated.

    Ideally, a good trademark should tell a consumer that the product in her consideration is this “Artisan’s Lacework – Peige” among many other Pageboy style 100% human hair hand-tied lace wigs.

    4. Tips

    • Be creative
      when naming a product. “Kodak” is a word created by its
      founder to serve as a trademark. Unique and easy to memorize.

    • A common
      word has a potential to be a great trademark. Office electronics
      company “Brother” transformed a common word into a great
      and distinctive trademark.
    • You may
      consider a terminology uncommon in the technical field or a spelling
      variation. Lyft, a Uber service competitor, uses a misspelled common
      word “lift” which means giving a ride.

    Words or phrases including ARTISAN’S LACEWORK, TIED-ON-LACE, ON-LACE-HANDYWORK, KERATIN, NATURAL, ORGANIC, PAGEGIRL, and PEIGE, appearing in this article, were created to explain relevant legal concepts and may be inappropriate for use as a trademark. All content and information in this article does not constitute a legal counsel or advice at any circumstance.

  • 좋은 상표/브랜드명 정하기

    좋은 상표/브랜드명 정하기

    Forever 21 과 같은 Fast Fashion 브랜드인 Zara의 경우, 제품의 디자인에서부터 생산, 유통을 거쳐, 소매점에 제품이 들어갈 때 까지 총 10~15일 밖에 걸리지 않는다고 합니다. 이렇게 새로운 디자인이 나오고 불과 몇 일 안에 타업체에서 유사제품이 나오는 상황에서 제품의 구성 과 디자인의 우위는 반쪽짜리 성공이 될 수 밖에 없습니다.

    소비자의 품질에 대한 만족과 상품/브랜드에 대한 호감을 재구매로 이어 나가기 위해서는 법적으로 보호가 가능한 “상표”를 만들어 부착하는 것이 필수입니다. “상표”는 브랜드명, 상품명 뿐 아니라 해당 업체의 고유한 로고나 독특한 이미지, 문구, 문양, 색상 등을 말합니다.

    그렇다면 어떻게 상표를 정해야 할까요? 이번 칼럼에서는 브랜드/상품명에 대하여 자세히 알아보겠습니다.

    경쟁 업체와의 차별성을 강구

    뷰티서플라이 가게 이름이 “ULTA”나“SEPHORA”라면 여러가지 문제가 발생하겠죠. 마찬가지로 원래 있는 이름이 아니더라도 불필요한 혼동을 줄 수 있으면 좋지 않습니다.

    “Rihanna’s Beauty” 같은 이름이 그러한 예가 될 수 있습니다.

    이러한 문제들을 피하기 위해서 시장에 대한 조사는 반드시 필요합니다. 이 때, 가장 경제적이고 효과적인 방법은 아무래도 인터넷 검색입니다. 네이버, 구글 등을 이용하여 해당 분야에서 이미 사용되고 있는 상표들을 한번 살펴보면 유사한 이름을 피해갈 수 있습니다.

    당연히 비슷한 이름은 피하시고, 기존의 상표를 그대로 사용하는 일은 없어야 합니다.

    일반적인 명칭 피하기

    관련 분야에서 일반적으로 쓰이는 말은 상표로써의 가치가 떨어집니다.

    “3X”, “16-inch”, “Braid”, “Ghana”, “Pageboy” 등의 문구는 제품의 구성, 길이, 종류, 스타일 등을 일반적으로 부르는 말입니다. 이러한 일반적인 명칭은 누구나 자유롭게 사용할 수 있어야 하기 때문에, 상표법이 부여하는 독점적 권리는 제한되어 있습니다. 따라서, 이러한 문구는 꼭 필요한 경우가 아니면 피하는게 좋습니다.

    물론 일반적인 명칭을 사용하면 기억하기 쉽고 제품에 대한 이해가 빠른게 사실이지만, 꼭 일반적인 명칭을 사용하지 않더라도 같은 효과를 낼 수 있습니다.

    “Apple” 사의 아이패드의 경우, “패드”가 일반적으로는 태블릿 PC를 지칭하는 단어가 아님에도 불구하고, 어떤 제품인지 잘 설명하고 있습니다.

    일반적인 명칭을 꼭 사용하셔야 한다면, 단어를 조금 변형시키거나 유사한 의미의 다른 단어를 고려해 보시기 바랍니다.

    테슬라 CEO이자 억만장자 엘런 머스크가 창업한 터널 건설회사 The Boring Company 의
    Boring은 “굴을 뚫는”라는 의미를 가지고 있습니다. 물론 “지루하다” 라는 이중적 의미로 재미를 유발하고 있죠. 이런 상표는 매우 기억하기 쉽습니다.

    상품의 특징에 대한 고유 명칭 고안

    갤럭시 노트 스마트폰의 경우, 큰 화면과 스타일러스 펜이라는 두가지 큰 특징을 Note 라는 고유의 명칭으로 잘 표현하고 있습니다. 여기서 Note라는 단어가 컴퓨터/모바일 기기 시장에서는 잘 사용하지 않는 단어이기 때문에 좋은 상표가 될 수 있었다는 점을 기억할 필요가 있습니다.

    가상의 가발 제품, 100% Hand-tied Human Hair Pageboy Lace Wig 제품을 예로 어떤 명명이 가능한지 살펴보겠습니다.

    • 먼저 Wig 라는 제품 종류는 상품명이 아닌 패키징에서 드러나는 것이 이상적이겠죠.
    • 100% Hand-tied 와 Lace 는 중요한 제품 특징이지만 상표로써는 큰 역할을 하지 못합니다. 고유문구 (예: Artisan’s Lacework, Tied-on-Lace, On-lace-handywork, etc) 등을 고안하여 소비자에게 기억시킬 필요가 있습니다.
    • 그 외 human hair 라는 소재도 멋스러운 이름으로 승화시킬 수 있습니다. 모발의 단백질 성분인 Keratin 같은 이름은 소비자에게도 친숙하고, natural, organic 등의 단어도 소비자들에게 호감을 줄 수 있습니다.
    • Pageboy 라는 스타일은 그림 또는 사진으로 더 쉽고 정확하게 전달할 수 있는 정보입니다. 다만, 차별화/브랜드화 시키려면 Pagegirl, Peige (베이지 색상을 연상시킴) 등의 변형을 사용하시는 것도 방법입니다.

    상품명은 소비자에게 제품의 특징을 알리는 역할도 하지만, 궁극적으로는 상품의 유일무이한 아이덴티티가 되어야 합니다. 다시 말해, 소비자가 비슷한 특징을 가진 여러 제품 중에 해당 상품을 고를 수 있도록 유도해야 합니다.

    예를 들어, “시중에 유통되고 있는 여러 페이지보이 스타일100% 휴먼헤어 수제 레이스 가발 가운데서, 내가 산 제품(혹은 구입하고 싶은 제품)은 Artisan’s Lacework – Peige 이다” 라고 소비자가 인식할 수 있어야 합니다.

    • 이름을 지을 때 창의력을 발휘할 수도 있습니다. “코닥” 과 같은 이름은 창업자가 만들어낸 단어입니다. 독특하고 외우기도 쉽죠.
    • 역으로 우리 주변의 흔한 단어도 훌륭한 상표가 될 수 있습니다. 사무용 전자기기 회사 “Brother” 의 경우, “형제”라는 뜻의 일반적인 단어이지만 제품의 특징 등과 거리가 먼 좋은 상표입니다.
    • 많이 쓰이고 있는 단어를 조금씩 변형하거나, 잘 쓰이지 않는 단어를 사용하는 것도 고려해볼 수 있습니다. 우버의 경쟁업체인 Lyft의 경우, “타다“라는 뜻을 가진 lift 라는 단어의 i를 y로 바꾸어 이름으로 사용하고 있습니다.

    Artisan’s Lacework, Tied-on-Lace, On-lace-handywork, Keratin, natural, organic, Pagegirl, Peige등 예시로 등장하는 문구는 본 칼럼의 주제와 관련하여 설명을 목적으로 만들어낸 문구로, 실제 상표로 사용하기에 부적절할 수 있습니다. 본 칼럼의 여타 내용과 마찬가지로 법률적 자문이나 조언이 아님을 분명히 밝힙니다.