IPfever

Atlanta law firm for global business

Author: Young Jeon, Esq.

  • 미국 특허 소송 – 비즈니스 리스크 관리

    미국 특허 소송 – 비즈니스 리스크 관리

    특허권은 발명에 대한 독점적인 권리입니다.

    한국에서 보다 더 비싼 비용이 드는 탓에, 미국 특허는  중소기업 들에게는 조금 다가가기 힘든 것이 사실입니다. 하지만 미국에서는 특허에 의거한 수입금지 조치 및 특허 소송이 매우 일반화 되어 있어, 특허를 이해하는 것은 중요합니다.

    수입금지 조치나 특허 소송의 위협에서 벗어 나려면?

    특허 소송은 터무니 없이 비싼 경우가 많아서, 중소기업 뿐 아니라 큰 기업들에게도 소송을 피하기 위한 노력은 필요합니다. 한국 대기업의 경우는 대부분 법무팀에 특허담당 부서가 있어, 문제가 될 수 있는 특허를 미리 취득하거나 문제 예방을 위해 노력하고 있습니다.

    중소기업이 겪을 수 있는 최악의 사태:

    • 당사에서 개발한 기술에 대해 타 업체가 특허권을 취득한다면 정말 억울하겠죠.
    • 타사에 특허권이 있는지도 모른채 신제품에 해당 기술을 적용하는 경우도 생깁니다.
    • 때로는 뻔한 기술이나 업계에서 보편적으로 사용하는 기술에 대해 특허권을 주장하는 업체가 나타날 수도 있습니다.

    신기술이나 신제품에 관련하여 특허 이슈가 있는지 무료 상담을 통해 확인하세요!

  • 지재권이란?

    지재권이란?

    영업 경쟁력부터 생활형 발명까지

    영업 기밀 부터 상표권, 특허까지 영업과 관련된 지적재산권은 광범위하게 보호됩니다. 고객 정보의 유출을 염려하시나요? 사업 기밀을 타인이 유용할 경우 법적 조치가 가능하듯이, 핵심 기술이나 독특한 제조방식 등을 사전에 특허 출원을 통해서 보호할 수 있습니다. 물론 간단하면서도 기발한 생활형 개인 발명도 보호가 가능합니다.

    핵심 지재권: 특허 및 상표

    자유 시장 경제라고 해서, 당신의 발명이나 기술적 고안 등을 남이 그대로 베껴쓸 수 있다면 공평치 못하겠죠. 적극적으로 비밀을 유지한 사업 기밀은 타인이 부정한 방식으로 취득하지 못하도록 법이 정하고 있습니다.

    더군다나, 특허나 상표권의 등록을 통해 기존의 무형 영업 자산의 가치를 향상 시킬 수 있습니다. 경쟁력이 있는 견실한 사업체로의 성장에는 상표권 등록과 특허 출원은 중요한 기본입니다.

    원천 기술 뿐만 아니라 새로운 발상이나 기존 기술의 개선 등에 대해서도 특허권을 취득할 수 있습니다. 특허권을 취득하게 되면 해당 발명에 대해서는 약 20년간 독점권이 보장되어 기술 이전이나 라이센스를 통한 수입의 창출도 가능 합니다.

    권리를 방치하지 마세요.

    여러가지 이유로 상표권 등록이나 특허 출원을 미루는 경우가 많습니다. 상표권은 등록하지 않으면 현재의 영업 범위 내에서만 권리를 가지므로, 신규 시장을 모방 업체에 빼앗기기 쉽습니다. 또한, 특허권의 경우 단순히 출원 가능성을 검토해 보는 것 만으로도, 향후 발생할 수 있는 특허권 침해 문제를 예방할 수 있고, 더 나아가 특허 등록을 통해 기술적 경쟁력을 공고히 할 수 있습니다.

  • 월마트의 숨겨진 경쟁력

    월마트의 숨겨진 경쟁력

    아마존이 온라인 리테일의 제왕으로 군림하고 있지만, 2016년 매출액을 기준으로 보면 연매출 약 3,628억불의 월마트는 약 770억불을 기록한 아마존의 거의 다섯배에 달하는 규모를 자랑합니다. 이름만 들어도 고개를 끄덕일 만한 경쟁 업체가 즐비한 오프라인 시장에서 거둔 유의미한 성공이죠.

    월마트에게는 도대체 어떤 특별한 점이 있어서 (1) 월마트 스토어와 거의 유사한 디스카운트 스토어 타겟 (약 695억불) 과 (2) 월마트의 샘스클럽과 같은 회원제 스토어 코스트코 (약 858억불) 의 매출을 합쳐도 미치지 못하는 높은 매출을 기록하고 하고 있을까요?

    잘 알려진 바와 같이, 까다롭기로 유명한 공급업체 선정과 효율적인 물류 및 점포의 운영, 더 낮은 가격으로 소비자에게 혜택을 준다는 단순하면서도 효과적인 기업 운영 철학 등의 많은 요인들이 월마트의 성공에 기여하고 있습니다.

    하지만 월마트가 바코드 기술의 리테일 사용에 큰 역할을 했다는 사실을 아시는 분은 의외로 적습니다.

    바코드가 물품의 거래에 있어서 얼마나 많은 노력과 시간을 절약하는지는 바코드가 없던 시절을 기억하시는 분들은 쉽게 공감하실 겁니다. 바코드로 표시되는 표준화된 UPC를 리테일에 도입한 월마트가 없었더라면, 바코드 또한 다양한 인벤토리 시스템 중의 하나로 머물렀을지 모를 일 입니다.

    비슷한 사례로 월마트는 최근 모든 공급업체에게 스마트태그 (RFID) 를 사용하여 물품정보를 표시하도록 요구하고 있다 합니다. 바코드 보다 한 단계 진보하여 무선 통신을 통해 정보를 전달하는 스마트태그를 이용하면 물류 시스템의 개선 뿐 아니라 매장 내 진열 상품의 수량도 쉽게 파악할 수 있습니다.

    물론 바코드는 월마트가 개발한 기술은 아닙니다. 스마트태그도 마찬가지로, 월마트는 이미 개발된 기술을 적극적으로 받아 들이고 활용하는 입장 입니다. 그도 그럴 것이, 표준화 및 규격화가 곧 바로 효율과 비용절감으로 이어지는 유통업계의 특성을 고려하면 독자적인 기술을 개발하고 이를 배타적으로 사용해, 타 업체와 경쟁하는 것은 이치에 맞지 않습니다.

    헌데 월마트는 지난 몇년 간 그 50여년 역사에 유래 없이 특허 확보에 열을 올리고 있습니다.

    특허 공개일을 기준으로, 2012-13년 사이 2년 간 단 26건에 그치던 특허 출원이 최근 2년 (2016-17년) 사이에는 201건으로 늘어났죠. 특허가 “독립적으로 개발한 신규 기술을 독점적으로 사용하기 위한 법적 권리”인 점을 감안할 때, 예상을 뒤엎는 행보라고 볼 수 있습니다.

    이러한 예상 밖의 움직임은 특허의 내용을 살펴 보면 설명이 가능합니다. 좋은 예로 2016년에 등록된 월마트의 특허 중 하나인 U.S. Patent No. 9,470,532 는 소비자가 상점 안에서 물건을 찾는 것을 도와주는 네비게이션 시스템에 대한 독점적인 권리를 청구하고 있습니다.

    이 네비게이션 시스템은 (1) 고객이 모바일 기기를 통해 찾고 있는 상품 정보를 입력하면 (2) 현재 위치한 매장의 안내도 위에 상품의 위치를 표시해 주고, (3) 이동 경로 상에 추천 상품의 위치를 표시하여 상품의 비교와 구매를 돕습니다.

    이러한 기술이 상용화 되면 도움을 줄 직원을 찾기 어려운 월마트에서의 쇼핑이 한층 편리해 질 것을 예상할 수 있습니다. 헌데 이런 서비스는 이미 보편화된 스마트폰과 매장의 인벤토리 관리 시스템을 접목하면 중소 매장에서도 쉽게 도입할 수 있는 서비스입니다. 그럼에도 불구하고, 향후 약 20년간 월마트 이외의 업체는 이와 같은 시스템의 도입을 미루거나 라이센스를 얻어 사용해야 합니다.

    그 외에도 나이제한이 있는 물건을 살 때 모바일 앱을 통해 고객의 나이를 인증하는 시스템 (U.S. Pat. No. 9,665,896) 이나 매장 내에서 앱을 통해 쇼핑카트를 호출하면 그 위치를 파악하여 쇼핑카트를 배달하는 시스템 (U.S. Pat. Application No. 6,619,546) 등, 월마트의 특허를 살펴보면 심오한 과학적 발견이라기 보다는 쇼핑객의 편의를 위한 배려에 가까운 아이디어가 많습니다.

    이러한 아이디어는 인터넷과 개인 모바일 기기의 보급 없이는 공상에 가까운 이야기겠지만, 이제는 특별한 장치나 추가적인 인프라 없이도 쉽게 현실화 할 수 있게 되었고, 월마트는 이러한 아이디어를 특허로 등록하여 리테일 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

    사실 제품의 디자인이나 포장에 관련한 간단한 아이디어부터, 제품의 진열과 배치, 고객 유치 및 관리를 위한 아이디어 등 남들이 하고 있지 않은 것은 무엇이든 특허 등록의 가능성이 있고, 이를 통해 차별화된 서비스 경쟁력을 확보하고, 타 업체의 무분별한 도용을 효과적으로 방지할 수 있습니다.

    정말 획기적인 아이디어임에도 불구하고 단순히 남들보다 한발 앞서 움직이는데 그치는 경우를 주변에서 많이 봅니다. 좋은 아이디어가 있을 때에는 먼저 그러한 아이디어가 효과적이고 경제적인 가치가 있는 특허로 발전할 수 있을지를 판단하고, 예산과 필요에 맞는 방안을 적절히 선택하여, 법적 권리의 취득을 통해 장기적인 경쟁력을 확보해 나가야 하겠습니다.

  • The Hidden Strength of Walmart

    The Hidden Strength of Walmart

    Although Amazon is reigning in the online retail market, if you compare the annual retail sales figures of 2016, Walmart’s $363 billion in annual revenue overshadowed Amazon’s $77 billion. This is a meaningful success in the offline retail market where many retail giants are fiercely competing.

    What in the earth makes Walmart to score such a high annual sales revenue which is more than twice the combined number of (a) $70 billion by Target, a discount store like Walmart and (b) $86 billion by Costco, a membership store like Sam’s Club by Walmart?

    Walmart is well known for its rigorous standard for choosing suppliers, efficient logistics and store management, and a simple but effective business principle of serving the customers with a lower price, among others, that are all contributing to the success of Walmart.
    Surprisingly, it is a less known fact that Walmart played a major role in the retail adoption of barcode technology.

    Anyone who remembers the days when barcodes did not exist would easily appreciate how much the barcode technology saves time and effort in sales of goods. Without the Universal Product Code (“UPC”) which was introduced to the retail business by Walmart, barcode could have been just a type of machine-readable code for a proprietary computer system.
    In parallel, Walmart recently began to require all suppliers to use radio frequency identification (“RFID”) smart tags to display product information on their shipment. Smart tags convey product information over the air more efficiently than barcodes and allegedly improves the flow of the logistics as well as the inventory management in the retail stores.
    Of course, barcode is not invented by Walmart. Just like smart tags, Walmart is on the side of adopting and utilizing the technology developed by a third party. That is not a surprise considering that standardization leads to cost savings for the entire retail industry and that an exclusive technology developed and adopted by a retailer would not likely benefit the entity in the market competition.

    Nevertheless, Walmart is allocating a lot of resources in procuring patents, which is unprecedented in its 50 years of history.

    Based on the publication date of patent applications, Walmart applied for only 26 patents for the two-year period from 2012 to 2013 whereas it already applied for 201 patents from 2016 to date. Simply put, patent is a legal right to an exclusive use of a technology invented independently, so the sudden increase goes against the very idea of standardization.

    The phenomenon can be understood by taking a closer look at Walmart’s patents. For an example, one of the Walmart’s patents issued in 2017, the U.S. Patent No. 9,470,532, claims an exclusive right to a navigation system that help customers to find goods in a store.

    This navigation system provides an assistance to shoppers by (1) allowing customers to input product information they are searching via mobile devices; (2) displaying the location of the product on a store map; and (3) marking locations of comparable or associated goods on their route.
    Once this technology is commercialized, Walmart could make up for its shortage in the staff on the retail floor, improving shopping experience significantly. That is not to say that this kind of service requires an investment in advanced technology as it only requires common smartphones and inventory management applications readily available to small and midsize businesses. Notwithstanding, for about 20 years, any business who wants to adopt the navigation system in their store would have to obtain license from Walmart or just sit and wait till the patent expires.

    There are other examples such as a mobile app validating the age of purchasers of age-restricted items (U.S. Pat. No. 9,665,896) and a system delivering shopping carts upon the request by shoppers via a mobile app (U.S. Pat. Application No. 6,619,546). In sum, Walmart patents of recent involve not the profound principles of science but ideas for a better shopping experience.

    These ideas could have been the technology of the future, but with the internet and personal mobile devices, you can bring them to life without dedicated devices or extra infrastructure. Walmart is now expanding its patent portfolio to exclude others from using some of them.

    In fact, from a design or packaging idea to a unique placement of goods in retail spaces and a promotional or loyalty program ideas, if it is noble, it has a potential to be patented. Once patented, you can have an edge in retail services and prevent others from misappropriating your own idea.

    Often an amazing and groundbreaking idea becomes a mundane thing because everybody is copying it so fast. When you come up with a great idea, you should (1) determine whether the idea can develop into an effective and financially valuable patent, (2) find a way to protect the idea appropriately, and (3) acquire a legal right that can ensure a lasting success.

  • Amazon Suggests Branding for All

    Amazon Suggests Branding for All

    Approaching the 2017 holiday shopping season, the e-commerce giant Amazon’s stock price is heading to $1,200. Amazon.com, often quoted as “The Everything Store”, reportedly accounts for 46% of the entire online retail sales.

    An interesting thing about shopping at Amazon.com is that you do not particularly notice the items sold directly by Amazon. All items sold at Amazon receive the same treatment, and the same format applies to all product pages. The product order is determined by objective statistics like sales, rating, and price. Quite often, items sold by third-party sellers are bestsellers or Amazon’s Choice.

    As such, consumers can gather reliable product information and compare them conveniently, finding little reason to go another place to shop. In addition, since all the retailers who sell identical products are competing for the lowest price in real time, you will likely find a great deal.

    On the other hand, the price competition among online retailers is not the merriest news for the manufacturers and offline retailers. Even worse, if a product sells well, then there appear hordes of copycats selling similar products with look-alike photos and descriptions. That certainly induces angry moments for companies who went all the way to market a new product.

    In the Online Space, Branding is Especially Important.

    Consumers do not possess means to tell whether an article was manufactured in the same production line or not, so they refer to brand labels. Without branding, there is no way to distinguish your products from others’ similar goods. Your investment on quality assurance and customer service will be rewarded only if you have a brand name that consumers remember.

    For this reason, retailers let alone manufactures and wholesalers often create their own brands and sell branded items at Amazon.com. Especially, standardized products with little variation and goods that do not require special manufacturing technique or know-hows often get branded by retailers.

    Amazon recognized the importance of branding early on and created “Amazon Brand Registry” to help companies to protect their brands. Once registered, the companies who own brands can efficiently monitor and control products marked with their brand names and logos; now Amazon is requiring brand owners to register their brands with the United States Patent and Trademark Office first, for which I get an increased number of inquiries.

    Even if you sell only via offline channels, you need a U.S. trademark registration to protect your names in the online space. For example, if a retailer opens an Amazon Seller account in a name well known as a local beauty supply store, consumers in the local area may make online purchases relying on the local retail store’s good will. This is an outright trademark infringement, but without a trademark registration you may not stop them easily.

    Trademark registration is a simple but important legal process.

    If you understand the process and prepare accordingly, you can greatly reduce the cost of registration. You may visit the USPTO website to learn about the process. For your information, I estimated the typical cost and time required for the following hypothetical situations.

    1. If you are registering a mark that is already in use,
    • You need one or two days to gather relevant information and evidences of your use. Most of all, you need pictures of your product, advertisements, and logo image, among others, and you need to confirm that the mark meets legal requirements.
    • Filling out an application form takes only minutes (up to an hour for a novice applicant) using the Trademark Electronic Application System by the USPTO for free1. You can use your credit card to pay online for the application fees, which are around $250 in most cases.
    • In three to four months, the examination begins, and in a month your trademark can be officially registered.
    1. If you are registering a mark that you intend to use in the future,
    • Although the process is not too different, you probably want to consult a professional2 about the appropriateness of your intended mark i.e. whether the mark will be legally enforceable. A short consultation that costs only 20 minutes of your (and your attorney’s) time can be extremely productive.
    • You need to provide an evidence of your actual use within a required period, which is usually 6 months, to complete the registration process.
    1. If you already have a USPTO registered trademark,
    • Trademark registration must be renewed, but many trademark owners fail to do maintenance and end up abandoning their rights.
    • Regardless of a continued use, the registration can be cancelled unless you pay maintenance fees (from $100 to $425) at 5-10 years interval as prescribed by the USPTO.

    Now, small to mid-size retailers can reach the national market thanks to the advancement of logistics and order fulfilment services. This also means even if you are focusing on a local market, you need to compete with retailers and wholesalers across the country.

    If you have not registered your trademark or only registered with the state government, you should take steps to protect your brand and your customer’s trust with a USPTO trademark registration.

    1. Online trademark registration websites charge around $50 fees for online filing, but anyone can use the USPTO online application system online for free. ↩︎
    2. Most Intellectual Property (IP) attorneys can provide competent consultation on trademark issues. ↩︎
  • 아마존을 통해 본 브랜드의 중요성

    아마존을 통해 본 브랜드의 중요성

    연말 할리데이 시즌을 맞아 온라인 리테일 최강자로 꼽히는 아마존의 주가가 $1,200 고지를 향해 달려 가고 있다 합니다. “The Everything Store”로 통하는 아마존은 매출 기준 온라인 리테일 시장의 46%를 차지한다고 하죠.

    아마존에서 쇼핑을 하며 흥미로운 점은 아마존이 직접 판매하는 상품이 특별히 눈에 띄지 않는다는 점입니다. 모든 상품이 동일한 포맷으로 소개될 뿐 아니라, 제품의 판매량, 평점, 가격 등의 객관적인 지표 순으로 노출되므로, 타 소매상 (third-party sellers)이 판매하는 물건이 베스트셀러나 추천상품(Amazon’s Choice)으로 소개되는 경우가 많습니다.

    이렇다 보니 소비자 입장에서는 신뢰할 수 있는 상품 정보를 쉽게 비교할 수 있고, 다른 쇼핑몰을 찾을 이유가 적어 집니다. 또한 동일한 제품을 판매하는 수 많은 소매상들이 실시간으로 가격 경쟁을 하고 있어 좋은 가격으로 물건을 살 가능성도 높죠.

    반면에 제조업체나 오프라인 판매자 입장에서는 온라인 상의 최저가 경쟁은 달갑지 않은 소식입니다. 게다가 잘 팔리는 제품이 있으면 비슷한 느낌의 사진과 설명을 첨부한 유사 제품이 우후죽순 나타나는 경우도 많습니다. 제품 하나를 출시하기 위해 많은 노력을 들이는 업체 입장에서는 분통이 터지는 일 입니다.

     

    온라인 공간에서는 특히 상표의 중요성이 부각됩니다.

    똑같은 공장에서 만든 물건이라도 소비자들은 알 길이 없으므로, 구입 시 참고하는 것은 역시 브랜드명입니다. 브랜딩 없이는 유사 제품과의 차별화가 불가능한 것은 당연하고, 철저한 품질 관리 및 지속적인 사후 서비스를 통해 신용을 쌓고 경쟁력을 키우는 것도 브랜딩 없이는 불가능하겠죠.

    그러다 보니 요즘은 제조업체나 도매상 뿐 아니라 소매상도 자체 브랜딩을 통해 아마존에 입점하는 경우가 자주 눈에 띕니다. 상품이 획일화, 규격화 되어 있거나, 특별한 제조 기술이나 노하우가 딱히 없는 제품의 경우에는 특히 그렇습니다.

    아마존에서도 브랜드의 중요성을 인지하고, “Amazon Brand Registry” (아마존 브랜드 레지스트리)를 만들어 각 업체들의 상표권 보호를 돕고 있습니다. 레지스트리에 등록한 업체는 아마존에서 일어나는 자사 브랜드 제품의 판매를 효율적으로 모니터하고 관리할 수 있는데, 그 등록 요건으로 미특허청 상표 등록이 필요해져서 이와 관련된 문의가 늘고 있습니다.

    오프라인으로만 영업하는 업체도 온라인 공간에서의 신용을 지켜나가기 위해 미특허청 상표 등록은 반드시 필요합니다. 예를 들어, 아마존에 입점한 타 소매상이 어느 유명 오프라인 소매점의 이름을 그대로 사용할 경우, 소비자들이 해당 오프라인 소매점의 이름을 믿고 온라인 구매를 할 수 있겠죠. 이는 명백한 상표 도용이지만, 상표 등록 없이는 효과적인 대처법이 없습니다.

    상표등록은 간단하면서도 중요한 법적 절차 입니다.

    등록 절차를 잘 이해하고 꼼꼼히 준비하면 비용 지출을 크게 줄일 수 있고, 관련 정보가 미특허청 웹사이트에 비교적 자세히 소개되어 있습니다. 참고로 몇 가지 일반적인 경우를 가정해 비용과 소요기간을 예상해 보면 다음과 같습니다.

    1. 이미 사용하고 있는 제품 이름이나 로고 등을 등록할 경우
    • 관련 정보 수집 및 사용 증빙 준비에 1-2일. 기본적으로 제품 사진이나 광고 내용, 로고 이미지 등이 필요하고, 상표가 법적 요건을 만족하는지 등에 대해 확인합니다.
    • 실제 신청서 작성은 미특허청의 무료1온라인 신청시스템 (USPTO TEAS)를 이용해 초보자도 약 1시간 정도면 가능합니다. 수수료는 신용카드 등으로 즉시 결제 가능하며, 보통 $250 내외의 신청수수료가 발생 합니다.
    • 3-4개월 이내에 심사가 진행되고, 심사 후 약 1개월이면 등록이 완료 됩니다.
    1. 향후 사용하고자 하는 상표를 미리 등록할 경우
    • 위의 경우와 큰 차이는 없지만, 상표의 기안 단계에서 전문가와 상담을 통해 향후 적절한 권리를 행사할 수 있는 이름(혹은 이미지)인지 확인2하는게 좋습니다. 통상 20여분 내외의 상담으로도 큰 도움을 얻으실 수 있습니다.
    • 심사 진행 후 약 6개월 이내에 상표를 사용하기 시작했다는 증빙을 제출하시면 등록이 완료 됩니다.
    1. 이미 미특허청 (USPTO) 등록을 마친 상표의 경우
    • 상표 등록은 주기적으로 갱신이 필요한데, 이 사실을 알지 못해 상표 등록이 취소되는 사례가 빈번하게 발생 합니다.
    • 상표를 지속적으로 사용하고 있더라도, 일정 주기(5-10년)로 일정액의 수수료($100-$425 내외의 특허청 수수료)를 납부하고 등록을 갱신하지 않으면 그 법적 효력을 잃게 됩니다.

    아마존을 필두로 하는 온라인 판매 및 물류서비스 업체들의 활약으로 이제 작은 규모의 소매상도 미 전역의 고객을 대상으로 영업이 가능하고, 역으로 말하자면 한 지역에 집중했던 판매상도 이제는 미 전역의 도소매상들과 경쟁해야만 합니다.

    혹 아직까지 상표를 등록하지 않으셨거나 영업 중인 지역에만 상표 등록하셨다면, 미국 연방 특허청 상표 등록을 통하여 그동안 쌓아 올리신 브랜드의 가치와 신용을 보호하시기 바랍니다.

    1. 일부 상표등록 대행 웹사이트에서 온라인으로 상표 등록을 할 수 있다며, $50 정도의 서비스비를 요구하는 경우가 있는데, 누구나 무료로 미특허청 전자신청 시스템을 이용할 수 있습니다. ↩︎
    2. 상표권에 대한 전문적인 상담을 위해서는 지적재산권 전문 변호사를 찾아가시기 바랍니다. ↩︎
  • Google vs. Uber: Case Study for the Beauty Suppliers

    Google vs. Uber: Case Study for the Beauty Suppliers

    Lately, the automotive industry is under a fierce competition for developing autonomous (self-driving) vehicles. Automotive companies around the world, including GM and Ford of North America; Daimler, BMW, VW Group of Europe; Toyota of Japan; and Hyundai Automotive Group of South Korea, are just a few examples, and technological innovations to enable autonomous vehicles are brought about in Silicon Valley as well.

    Hence, it is not a surprise that the intellectual property (“IP”) lawsuit between Google and Uber, who are leading the research and development of autonomous vehicles in Silicon Valley, caught the public’s attention. Google, through Waymo (an autonomous car development company owned by Google’s parent company Alphabet Inc.), alleged that a former engineer of Google stole a large amount of computer files containing trade secrets and illegally provided them to Uber.

    Stealing technologies, know-hows, and customer information from competitors through industrial espionage or other illegal means are hardly new. However, the scope and extent of the damages that can be done by those illegal activities are ever increasing due to the advancement of data storage technology. News coverage on the issue is somehow limited to high-tech espionage across the borders like the semiconductor trade secrets sold to China, but the problem is not limited to big corporations or within the high-tech industry.

    For example, a design and specification of a new product, customer information, or production or purchasing information can be stored in a USB thumb drive and handed over to a competing business, which results in a substantial profit loss to a company or business owner. It is typical to have a non-disclosure agreement with employees for a relatively large company, but even without a non-disclosure, confidential information that has an economic value of its own can be protected by the trade secret law.

    Last year, the Defend Trade Secrets Act of 2016 was enacted by the federal government, which is likely to bring many positive changes.

    An example of such change is the lawsuit between Google and Uber. This lawsuit is one of the first trade secret infringement lawsuits brought under the federal law and will likely become a precedent that could affect many cases to follow if it goes to the trial. Here comes the summary of the case.

    1. First, Google learned from its supplier that Uber’s LiDAR design is strikingly similar to Google’s patented technology. Autonomous vehicles recognize their surroundings through a LiDAR, which stands for Light Detection and Ranging.
    2. Google secured a forensic evidence that a former engineer, who now works at Uber, downloaded a large quantity of computer files related to the LiDAR technology while he was still working at Google.
    3. In response, Uber claimed that it developed its LiDAR technology independently, but without a hard evidence to support the claim, the evidences are in favor of Google’s claim of trade secret infringement.

    If Google prevails in the lawsuit, the court may issue an injunction that forbids Uber from utilizing the LiDAR technology, which would likely hamper Uber’s development of a self-driving car. Considering the economic value of the LiDAR technology, which is said to be more than a billion dollars, the monetary damages can be a considerable burden to Uber. In addition, depending on the results of a separate criminal trial, the engineer can face an imprisonment up to ten years or heavy fines.

    Now, what would be the lesson for the beauty supply industry that can be learned from the Google vs. Uber case? You look at IP litigations worth billions of dollars or the litigation cost over millions of dollars let alone the cost of security systems to protect trade secrets, and you quite reasonably think you cannot afford a trade secret. Nevertheless, there are measures you can take to have your sensitive information protected as a trade secret at almost no cost.

    First, you need a thoughtfully drafted confidentiality policy such as “the customer list and the pricing information of products are confidential and must be disclosed only to the owner and the manager during two years from the creation of the relevant information.” You will not prevail at the court with an overbroad policy statement like “everything related to the business is confidential.” By simply placing a policy statement on the first page (or header/footer) of relevant documents, you can officially set forth the policy.

    Second, work computers and storage devices such as laptops and flash drives must be owned by the company, and you should restrict the use of employees’ personal devices or accounts to access or store company data. Without such policy, it would be hard to pinpoint the records of access and download related to illegal activities.

    Third, when you notice a breach of confidential information, you should preserve the evidence and report to the authority as quickly as possible. (Reference: Reporting Intellectual Property Crime) You will need to file a civil action against the perpetrator for an injunction or to claim monetary damages, but individuals and organizations who misappropriate a trade secret with a criminal intent are also subject to criminal penalties.

    It is already proven by the experience of many companies and security experts that you can greatly reduce a trade secret infringement by educating employees about the seriousness of the offense and spending a reasonable time and effort to secure your confidential information.

  • 구글(Google) vs. 우버(Uber) 소송으로 알아보는 지적재산권의 중요성

    구글(Google) vs. 우버(Uber) 소송으로 알아보는 지적재산권의 중요성

    최근 자동차 업계에서 무인자동차(자율 주행 자동차) 개발 경쟁이 치열합니다. 미국의 GM과 포드를 비롯해 독일의 다임러, BMW, VW 그룹, 그 밖에도 일본의 도요타, 한국의 현대 자동차 그룹 등 세계 각국의 자동차 회사들이 경쟁 중이고, 이와 함께 실리콘밸리에서도 자동차의 자율 주행을 위한 많은 기술적인 혁신이 이루어지고 있다고 하죠.

    그 탓에 최근 실리콘 밸리에서 무인자동차 개발을 주도하고 있는 구글(Google)과 우버(Uber) 간의 지적재산권 소송에 세간의 이목이 집중돼 있습니다. 소송을 제기한 구글 측(Alphabet, Inc. 계열 무인자동차 개발회사 Waymo)의 핵심 주장은 바로 “우버로 이직한 구글 엔지니어가 자사 기밀에 해당하는 대량의 컴퓨터 파일을 불법적으로 우버 측에 제공했다”는 것입니다.

    산업 스파이나 기타 부정한 방법을 통해 경쟁 사의 기술이나 노하우, 고객 정보 등을 훔치는 행위는 새로운 일은 아니죠. 하지만 최근 데이터 저장 기술의 발달로 그 피해의 규모나 범위가 점차 커지고 있는 추세입니다. 물론 뉴스에는 첨단 반도체 설계의 해외 밀반출 등 흔히 말하는 ‘산업 기밀’의 유출이 많이 보도되지만, 이러한 문제가 일부 대기업이나 첨단기술 업계에 국한된 것은 아닙니다.

    예를 들어, 신제품의 디자인이나 스펙, 고객 정보/리스트, 제품의 생산/구매 정보 등은 손톱 만한 USB 드라이브를 통해 경쟁 업체에 유출될 수 있고, 결과적으로 해당 기업 혹은 자영업자에게 큰 영업 손실을 초래할 수 있습니다. 어느정도 규모가 있는 기업에서는 고용계약 시에 비밀 유지(Non-Disclosure) 조항을 포함시키는 게 일반적이지만, 별도 계약이 없더라도 ‘독립적인 경제적 가치를 가진 비밀 정보‘는 영업 비밀(Trade Secrets)로서 법의 보호를 받습니다.

    특히 지난 2016년 영업 비밀 보호법(Defend Trade Secrets Act)이 연방법으로 제정되어 앞으로 많은 긍정적인 변화가 예상됩니다.

    한 예로 위에서 언급한 구글과 우버 간의 소송을 들 수 있겠죠. 이 소송은 새로운 연방법에 근거한 아직까지 몇 안 되는 영업비밀 침해소송으로서, 앞으로 재판까지 진행될 경우 영향력 있는 판례가 될 전망입니다. 당사자 간 공방의 내용을 요약하면 다음과 같습니다.

    1. 먼저, 구글 측에서는 우버의 자율 주행 차량이 주변 환경을 인식하는 데 사용하는 라이다(LiDAR, Light Detection and Ranging)가 자사 측의 설계와 매우 유사하다는 점을 협력 업체를 통해 파악했습니다.
    2. 이와 관련해 과거 구글에서 우버로 이직한 엔지니어가 재직 말기에 해당 기술과 관련된 컴퓨터 파일을 대량으로 다운로드 했다는 증거를 확보했죠.
    3. 이에 맞서 우버 측에서는 해당 라이다를 독자적으로 개발했다고 주장하고 있지만, 이를 뒷받침 할 구체적인 증거 없이는 아무래도 영업비밀의 침해를 지지하는 증거가 우세한 상황입니다.

    만약 구글이 승소할 경우 해당 기술 사용을 금지하는 법원 명령도 가능해지므로, 우버의 무인자동차 개발에 제동이 걸릴 것으로 예상됩니다. 최소 십억불로 예상되는 라이다 기술의 경제적 가치를 고려하면, 그에 상응하는 금전적인 배상 판결도 큰 부담이 될테죠. 게다가 별도 형사 재판의 결과에 따라 해당 엔지니어에게는 10년 이하의 징역 및 벌금이 부과될 수 있습니다.

    그렇다면 구글과 우버 간의 소송이 뷰티 서플라이 업계에 시사하는 바는 무엇일까요? 몇 십억불에 달하는 소송의 규모나 몇 만불이 우스운 소송 비용, 보안 설비/유지 비용 등을 생각하면 영업비밀 보호가 남의 얘기처럼 들리는게 사실입니다. 하지만 돈 한푼 들지 않는 영업비밀 보호를 위한 실천 방안도 있습니다.

    첫째로, 단순히 “모든 영업 자료는 비밀이다” 와 같은 공허한 외침이 아닌, “고객 리스트 및 제품의 가격 정보는 정보 생성일로부터 2년 동안은 사장과 영업사원만이 알고 있어야 하는 비밀이다” 와 같은 구체적인 방침이 필요 합니다. 관련 파일의 첫페이지나 상하단 등에 보안 문구를 삽입하는 것 만으로도 보안방침을 고지하는 효과를 얻을 수 있죠.

    둘째로, 업무를 위한 랩탑 PC, USB 저장 장치 등의 사용은 반드시 회사 소유로 한정하고, 개인 소유의 모바일 기기나 이메일 계정 등을 사용해 업무 자료를 저장하거나 액세스하는 것을 금지하는 것이 좋습니다. 이러한 규정이 없을 경우, 데이타의 다운로드 혹은 저장 기록이 남더라도 정보 유출과의 관련성을 파악하기가 어려워지기 때문 입니다.

    셋째로, 영업 비밀이 유출된 정황을 파악한 경우 그 증거를 확보하고, 최대한 빠른 시일안에 관련 수사기관에 신고할 수 있도록 합니다. (참조: Reporting Intellectual Property Crime) 물론 지속적인 피해를 막거나 피해를 보상 받기 위해서는 민사 소송이 필요하지만, 고의적으로 영업 비밀을 유용한 개인이나 회사는 형사 처벌이 가능합니다.

    영업 비밀의 유용이 중대한 범죄임을 임직원이 인식하고 정보 보안을 위해 합리적인 시간과 노력을 투자하면, 부도덕하고 불공정한 영업비밀 침해 행위를 크게 줄일 수 있다는 점이 이미 많은 기업과 실무자들의 경험을 통하여 확인 됐습니다.

  • What is a provisional application in patent?

    What is a provisional application in patent?

    A provisional patent application does not become an issued patent. It actually just sit in the USPTO without being examined for potential issuance. Then, what a provisional patent application do?
    It basically earns time to decide whether you should go forward with obtaining patent for an invention.

    How it goes?

    You basically disclose your invention in writing, send the document to the USPTO where it will be time-stamped, and your priority date for establishing “who invented first” is valid for a year.

    If you file a non-provisional application within the year, your application will undergo examination and eventually can get issued to become a patent.

    Why it matters?

    Well, you usually don’t know if your invention is going to be something you can and want to profit from at the time you come up with your invention. Provisional applications require lower cost to prepare (by lawyers) and file with the USPTO compared to non-provisionals. Hence, you save money while preventing others from taking your idea away.

    In practice,

    It could be a routine practice to file a provisional first, followed by a non-provisional in an almost full year. It just makes sense to be cautious before incurring a significant financial burden. However, in some cases, an inventor may intentionally delay the examination of the patent by filing provisionals because they believe the application has very low likelihood to become an issued patent.

    Lastly,

    As soon as you file a provisional application, your invention is “Patent Pending” just like non-provisional applications. It usually means that you can start disclosing and selling your invention without worries about someone running to the USPTO to steal your idea!

  • 기업의 지적재산권

    기업의 지적재산권

    영업 경쟁력부터 생활형 발명까지

    영업 기밀 부터 상표권, 특허까지 영업과 관련된 지적재산권은 광범위하게 보호됩니다. 고객 정보의 유출을 염려하시나요? 사업 기밀을 타인이 유용할 경우 법적 조치가 가능하듯이, 핵심 기술이나 독특한 제조방식 등을 사전에 특허 출원을 통해서 보호할 수 있습니다. 물론 간단하면서도 기발한 생활형 개인 발명도 보호가 가능합니다.

    핵심 지재권: 특허 및 상표

    자유 시장 경제라고 해서, 당신의 발명이나 기술적 고안 등을 남이 그대로 베껴쓸 수 있다면 공평치 못하겠죠. 적극적으로 비밀을 유지한 사업 기밀은 타인이 부정한 방식으로 취득하지 못하도록 법이 정하고 있습니다.

    더군다나, 특허나 상표권의 등록을 통해 기존의 무형 영업 자산의 가치를 향상 시킬 수 있습니다. 경쟁력이 있는 견실한 사업체로의 성장에는 상표권 등록과 특허 출원은 중요한 기본입니다.

    원천 기술 뿐만 아니라 새로운 발상이나 기존 기술의 개선 등에 대해서도 특허권을 취득할 수 있습니다. 특허권을 취득하게 되면 해당 발명에 대해서는 약 20년간 독점권이 보장되어 기술 이전이나 라이센스를 통한 수입의 창출도 가능 합니다.

    권리를 방치하지 마세요.

    여러가지 이유로 상표권 등록이나 특허 출원을 미루는 경우가 많습니다. 상표권은 등록하지 않으면 현재의 영업 범위 내에서만 권리를 가지므로, 신규 시장을 모방 업체에 빼앗기기 쉽습니다. 또한, 특허권의 경우 단순히 출원 가능성을 검토해 보는 것 만으로도, 향후 발생할 수 있는 특허권 침해 문제를 예방할 수 있고, 더 나아가 특허 등록을 통해 기술적 경쟁력을 공고히 할 수 있습니다.