Author: Young Jeon, Esq.

  • 미국 상표—비용 및 시간 비교분석

    미국 상표—비용 및 시간 비교분석

    상표 등록이 꼭 필요하신 분들을 위해, 출원을 진행하는 방식 별로 예상 비용 및 소모 시간을 비교해 보면 다음과 같습니다.

    먼저, 인터넷에서 상표 등록 비용에 대해 검색해 보면 주로 눈에 띄는 건 대행업체 광고이고, 여기서 언급되는 비용은 아무래도 “출원”에 초점을 맞추고 있습니다.

    상표 등록 비용에 대한 구글 검색 결과 중 광고

    하지만 대부분의 상표 출원이 1차 거절되고, 최종 등록되는 건 일부에 불과하다 보니, 출원 이후 추가 비용이 발생하기 마련이고, 따라서 등록에 발생하는 비용은 출원 비용과 사뭇 다를 수 있습니다.

    이런 점을 모두 고려해 상표 등록 방식(1. DIY, 2. non-lawyer agencies, and 3. law firms) 별로 대략의 총 비용과 주의점을 안내 드립니다.

    1. DIY—스스로 출원

    DIY 출원에 가장 큰 비용은 “시간” 입니다.

    본인 시간 투자출원 비용1차 거절 가능성
    최소70분*$0 + $250 /class매우 높음
    권장4-5시간$0 + $250 /class보통

    USPTO의 전자출원 시스템(TEAS)을 이용하면 누구나 30분 정도면 출원을 마칠 수 있습니다.

    my.USPTO.gov 계정을 만들고, ID.me 를 통해 본인인증을 마친 후, 소유권자 정보, 상표, 제품/서비스 정보 등을 입력(참고: 미국 상표—DIY로 직접 출원 – IPfever)하고, 온라인 결제를 마치면 출원이 완료되고, 즉석에서 출원번호(US Serial No.)와 함께 접수증이 발급됩니다.

    참고로, MyUSPTO 는 이메일 주소만 있으면 쉽게 가입이 가능한 반면, ID.me 는 미국 신분증과 미국 연락처로 인증이 필요합니다.

    *문제는 30분의 시간만 들여 출원을 했을 때, 1차 거절될 가능성이 매우 높다는 것입니다.

    주로 기재 내용이나 제출한 자료가 부족하거나 부적합한 내용을 지적하고 이를 어떻게 고쳐야 할지에 대한 일반적인 안내를 (때로 수정 방안을 제시하기도 함) 하는 것이 1차 거절 통지문 (Office Action) 입니다.

    우선 1차 거절이 되면 심사기간이 최소 몇개월 추가되고, 1차 거절에 대한 대응이 적절히 이루어지지 않으면 최종 거절되어 등록에 실패할 수 있습니다.

    따라서, 출원 전 최소한 Trademark basics 내용을 숙지하시길 권유드립니다.

    미국 특허청에서는 그 외에도 다양한 교육용 영상을 제공하고 있으니, Trademark videos | USPTO 에서 꼭 확인하시기 바랍니다.

    상표를 아직 정하지 않았다면 Basic Facts About Trademarks videos | USPTO 를 먼저 살펴보시는 것이 좋고, 상표를 정한 후 (혹은 이미 사용하고 있는 상표를 등록하실 경우)에도 출원서 작성 전 Trademark Information Network | USPTO 의 내용을 숙지하시면 쓸데 없는 돈 낭비, 시간 낭비를 피하실 수 있습니다.

    2. 상표 출원 대행업체 (non-lawyer)

    아무래도 업체를 이용하면 시간은 절약이 되지만, 비용이 저렴하다는 건 결국 업체에서도 시간을 많이 쓰지 않는 다는 뜻이고, 결국은 혼자서 많은 시간을 쓴것 만도 못한 결과가 됩니다.

    본인 시간 투자출원 비용1차 거절 가능성
    본인 명의30분$50 + $250 /class높음
    변호사 명의30분$200 + $250 /class높음

    참고로, 로펌(변호사)이 아닌 업체인 “대행업체”로는 대표적으로 (1) 불법 법률 서비스 (unauthorized practice of law), (2) 소개/알선 서비스 (온라인 플랫폼을 제공하고 법률 서비스는 불특정 혹은 선택한 변호사에게 위탁), 그리고 (3) 위 1, 2의 혼합이 있습니다.

    (2)는 feverr. 같은 플랫폼이 유명한데, 실제 서비스를 제공하는 사람이 그 서비스 범위나 방식을 결정하므로, 각 서비스 별로 차이가 있을 수 있습니다. 따라서, 아래 내용은 주로 (1)과 (3)의 유형 그리고 (2)에서 제공하는 서비스의 대부분을 기준으로 한다고 보시면 됩니다.

    대행업체는 주로 출원서 작성을 돕는 역할을 합니다.

    대행업체는 웹사이트 혹은 전화를 통해 신상정보와 상표정보를 수집하고, 이를 토대로 출원서가 자동으로 준비되면,

    1. (상표 소유권자가 미국내 거주할 경우) 업체 직원 혹은 변호사가
    2. (상표 소유권자가 해외에 거주할 경우) 변호사가

    USPTO 에 정식으로 제출하게 됩니다.

    위 미국 내 출원일 경우, 반드시 변호사가 제출할 의무가 없으므로 직원이 검토 후 제출할 수 있고,

    이 경우에는 출원서가 본인(상표권 소유자) 명의(signatory)로 서명됩니다.

    본인 이름과 함께 Owner (혹은 회사명의로 출원 시 Authorized Representative 등) 로 표시 됩니다.

    반면에 변호사가 제출하게 되면 아래와 같이 변호사 명의(attorney of record)로 출원 됩니다.

    일단 변호사 이름이 서류상에 등장하는 것 만으로도 대행비용이 높아지게 되지만 (약 $150 정도), 이미 출원서가 작성된 상태에서는 실질적인 법률적 자문이나 상담은 불가능하므로 진정한 의미에서의 법률서비스(아래 3. 로펌 참고)는 아니라고 볼 수 있습니다.

    참고로, 많은 대행업체가 약 2년이 지나면 사라지고 새로운 업체가 등장하는데, 특허청 심사 주기가 한번 (출원>심사>1차거절>최종거절; 약 2년) 지나면 민원, 신고, 악평, 신용카드 결제취소 등 때문에 정상적인 영업이 불가능하기 때문으로 보입니다. 따라서, 업체의 존속기간을 살피시는 것이 중요할 수 있습니다.

    대행업체를 이용할 경우, USPTO의 전자출원 시스템 보다는 훨씬 나은 편의 기능을 가지고 있기 때문에 어느정도 노력과 사소한 실수를 줄여줄 수 있기는 하지만, 정말 큰 실수 (상표 자체가 부적절하거나 상품에 잘못 사용하는 경우 등) 는 방지하지 못합니다.

    또한 대부분의 업체에서 1차 거절 대응은 제3의 변호사를 소개하는 방식으로 진행하기 때문에, 그다지 비용 절감 효과는 없다고 보여지고, 오히려 간단한 케이스임에도 어렵게 돌아가게 되는 경우를 자주 목격하게 됩니다.

    결국, 운이 좋으면 총 비용 $300 정도로 상표 등록을 마칠 수 있지만, 그렇지 않은 경우도 많으므로 주의가 필요합니다.

    3. 로펌 (변호사)

    여기서는 로펌, 파트너쉽, 변호사 사무소 등 어디에 속하느냐를 불문하고, 변호사를 직접 고용(위임계약 체결)하는 경우를 말합니다.

    본인 시간 투자출원 비용1차 거절 가능성
    상표 등록이 주목적3-4일에 걸쳐 총 45분$450 + $250 /class매우 낮음
    권리 보호 및 행사가 주목적1-2주에 걸쳐 총 3-4시간$750 + $250 /class예측 가능*

    먼저, 미국에서는 비변호사가 법률 서비스 업체를 소유, 운영할 수 없습니다.

    거꾸로 말하면, 어떤 업체이든 대표 변호사의 이름이 명기되어 있지 않다면 불법업체이거나 직접 법률서비스를 제공하지 않는 업체입니다.

    따라서, 업무를 시작하기 앞서 체결하는 위임 계약에 담당/책임 변호사의 이름이 적혀 있어야 정상적인 법률 서비스라고 볼 수 있습니다.

    결국 “등록을 목적으로 서류를 준비하는 작업 (출원서 작성)” 보다는 “어떤 방향으로 등록해야 좋을 지 결정하는 과정 (출원 전 상담 및 자문)” 에 큰 비중을 두게 됩니다.

    이러한 결정에 상담과 자문이 필요하고, 상담 결과에 따라 바로 상표를 출원하는 것보다 미루는 것이 유리할 때도, 아예 출원하지 않는 것이 좋을 때도, 때로는 상표를 변경해야 하거나 사업계획 전반을 수정해야 할 필요도 있습니다.

    *물론, 역으로 1차 거절 가능성이 높더라도 그대로 출원을 강행해야 할 경우도 있습니다. 이런 경우에는 사전에 그 가능성과 대처 방안 및 예상 비용을 미리 충분히 상의하는 것이 중요합니다.

    그렇기 때문에 미리 비용을 정해 두고 일을 시작하기는 어렵습니다.

    물론, 일부 로펌에서 평균 비용보다 크게 높은 비용(약 $2,000)을 책정하여 정액으로 수임하는 경우도 있다고 들었지만, 이 경우에는 1차 거절이 날 경우에도 추가 비용 없이 끝까지 책임지는지, 최종 거절이 될 경우 얼마나 환급 받을 수 있는 지 등을 꼼꼼히 따져보셔야 합니다.

    의외로 많은 경우에 총 $700 이하의 비용으로 등록까지 가능합니다.

    예를 들어, 주로 소규모인 신생 업체는 1차 거절 가능성을 줄여서 빠른 시간안에 추가 비용 없이 등록을 마치는 것이 가장 중요할 때가 많습니다.

    이런 경우에는 적절한 자문과 상담을 통해 만전을 기하면 (상표 자체를 변경, 등록 형태를 변경, 비용 효율적인 방식을 선택 등) 95% 이상의 확률로, 1차 거절 없이 한번에 심사를 통과하고, $700 이하의 총 비용(관납비 포함 출원부터 등록까지)으로 등록까지 마치는 것도 충분히 가능합니다.

    요약하자면,

    • 상표 관련 많은 시간을 투자해 비용을 절약하려면 1. DIY,
    • 단순히 출원서 작성에 걸리는 시간을 절약하려면 2. 대행업체,
    • 자문을 구하거나, 실수 없이 한번에 등록을 하려면 3. 로펌

    을 선택하면 좋습니다.

  • 패턴, 무늬, 장식에 대한 법적 보호

    패턴, 무늬, 장식에 대한 법적 보호

    의류나 장식품, 그리고 생활용품의 디자인 중 큰 비중을 차지하는 것으로 패턴이나 무늬, 장식 등이 있습니다. 이러한 디자인은 예술적인 가치 뿐 아니라 상품의 심미적 가치를 증대시키고, 자연히 가격에 큰 영향을 미치기 때문에 상업적으로 매우 가치가 있는 지적재산권이라 할 수 있습니다.

    이러한 디자인을 어렵게 만들어서 상업적 성공을 거두었을 때, 곧장 다른 경쟁업체에서 베껴서 그대로 사용한다면 공정한 경쟁이라 할 수 없겠죠. 따라서 법적으로 대응할 수 있는 수단도 다양하고, 각각 상호 보완적인 부분이 있어서 모두 고려해 보실 필요가 있습니다.

    1. 저작권 (Copyright)

    디자인을 예술적 창조물로 보고, 이를 저작권자의 동의 없이 무단으로 복제한 업체를 대상으로 소송을 제기할 수 있습니다. 간단히 디자인을 사진으로 찍어 U.S. Copyright Office 에 접수해서 저작권 등록을 마칠 수 있고, 등록에 의거 소송을 제기할 수 있습니다. 하지만 소송이 유일한 문제 해결 방법이라는 점이 단점입니다.

    • 좋은 상표 소송 변호사를 찾는 것이 관건입니다.

    2. 특허 (Patent)

    새롭고 진보한 디자인으로 정부의 인정을 받으면 (즉, 특허 등록이 되면) 강력한 권리가 됩니다. 행정적인 수입 금지 조치 뿐 아니라, 소송을 통해 손해액의 최대 3배까지 회수할 수 있습니다. 등록까지 수년 소요되고, 같은 무늬라도 제품의 종류와 형상이 달라지면 추가적인 특허 출원이 필요할 수 있다는 단점이 있습니다.

    • 특허 등록만으로도 많은 비용이 발생하므로 장기간 많은 매출이 발생할 경우에만 효율적입니다.

    3. 상표 (Trademark)

    디자인의 전체 혹은 일부를 브랜드로 인식(예: 루이비통 체크 패턴)할 만큼 인지도와 독특성이 있다는 전제 하에 디자인 자체를 상표 (trademark) 라고 볼 수 있습니다. 상표를 등록하려면 10-11개월 정도 소요되지만, 소송은 등록여부와 상관 없이 언제든 가능합니다. 일단 상표 등록이 되면 권리가 좀 더 확실해 질 뿐 아니라, 증명이 쉽고, 관세청을 통한 수입 금지 등 행정조치도 가능합니다.

    • 당장 꼭 소송까지 갈 의사가 없더라도, 해당 디자인을 1년 이상 사용하실 계획일 경우 상표 등록해두는 것이 좋습니다.
  • The Story of DASAMOA®

    The Story of DASAMOA®

    “The Story of” series of articles are written by Young Jeon, Esq. to share his experience with a trademark application filed with the USPTO. It is intended to be informative as to the USPTO trademark registration process. Only information readily available to the public is contained in this article.

    DASAMOA® is an online retail department store based in Texas.

    I particularly remember this case for taking only three days to file. That means I spent only three days on reviewing, preparing, and filing the application. One might say, “Three days? I can do it in 20 minutes.”

    What needs to be done?

    When you have a totally arbitrary standard character mark, such as “QEGIX”, you often find no similar mark used for related goods or services. Also, when the mark is currently used for a good and you can personally verify the use, you can move pretty quickly.

    However, even in those cases, it typically takes more than a week due to things like executing a retainer agreement, following up with the clients, and so on.

    What’s arbitrary?

    A mark is arbitrary when it does not have any pertinence to the good or service with which it is associated. I used QEGIX as an example above because it is probably not pertinent to any good or service. However, even a common word like Apple can be arbitrary when it is used in association with electronics and computers.

    What’s “current used for”?

    Before registration, a trademark must be used, and a mark is used when goods bearing the mark are sold in the United States. Technically, the marked goods have to move across the state borders, but in today’s world it’s rather hard to find a good that is made and sold within a single state.

    Why verify?

    I work with diverse clients with different backgrounds. A lot of businesses are based in a country that has a different trademark registration scheme than the U.S. system. In fact, in many countries one can simply file for a trademark regardless of the “use” requirement. Hence, I make sure if they are using the mark correctly among others before filing an application.

    Notes

    • For a service, the “use” requirement is satisfied when a service is offered.
    • I could verify the existence of Dasamoa, LLC in the state of Texas via Taxable Entity Search (state.tx.us).
    • A web page can be used as a specimen for both goods and services. However, you will need to include the web address and the date on which you produced the screenshot in your application.

    Timeline

    10/26/2020: Initial consultation
    10/28/2020: Application filed
    4/5/2021: Office action*
    4/5/2021: Response to the OA
    8/10/2021: Published for opposition
    10/26/2021: Registered

    *A clerical error caused an office action to be issued. It was resolved without additional charges to the client.

  • 미국 상표 등록의 유지/연장

    미국 상표 등록의 유지/연장

    의외로 상표를 등록한 후 잊고 있다가 취소되는 경우가 잦습니다.

    • 사업을 시작할 때 엉겹결에 등록했지만 이후 관심이 없었거나,
    • 어느날 갑자기 든 생각에 상표 등록을 진행 후, 그 이후로는 전혀 확인을 안한 경우,
    • 누군가에게 등록을 의뢰했지만, 그 누군가와 연락이 되지 않는 경우

    등의 이유로 상표 등록을 유지 못한 경우가 많죠.

    미국 상표 등록 상태를 확인 하는 방법은 아래와 같습니다.

    먼저, 미국 상표 등록 시 발급받은 출원번호(U.S. Serial Number)나 등록번호(Registration Number)를 확인하세요.

    위의 2가지 번호는 아래의 문서에서 쉽게 찾을 수 있습니다.

    • 상표 등록증 (Registration Certificate)
    • 출원 접수증 (USPTO Official Receipt)
    • 미국 특허청으로 부터 받은 상표 관련 이메일

    만약 찾을 수 없다면 직접 상표 등록부를 검색하여 찾으셔야 하고, 미국 특허청에서 무료로 제공하는 TESS 를 이용하시면 비교적 간단합니다. 참고: 미국상표 검색 (TESS)—전문가 팁

    다음으로, TSDR 에서 등록 상태를 확인합니다.

    위에 보이는 빈칸에 번호를 입력하고, Status 버튼을 눌러주세요.

    아래의 예시와 같은 형태로 등록과 관련된 여러가지 정보가 열람되는데, 노랗게 표시한 부분에 등록 상태가 표시됩니다.

    일단, 기본적으로 Registered 라고 나오지 않으면 등록 돼 있지 않다고 볼 수 있습니다.

    하지만, 거기서 끝날 것이 아니라 등록 유지를 위해 어떤 조치가 필요한지 확인해야겠죠.

    마지막으로, Maintenance 탭을 선택하세요.

    아래와 같은 화면으로 바뀝니다.

    여기에 세가지 날짜가 나오는데, 오늘이 첫번째 날짜와 두번째 날짜 사이라면 지금 바로 상표 등록 유지를 위한 조치가 필요합니다.

    참고로, 두번째 날짜가 지나도 1년의 유예기간(세번째 날짜)이 있지만, 지연에 대한 과징금이 발생합니다.

    유지는 대체로 DIY 가 가능합니다.

    일단 이미 가지고 있는 등록을 유지하는 것이기 때문에, 큰 법률적 리스크는 없습니다. 다만, 서류를 잘못 제출해 기한을 놓치거나 할 가능성이 있다면 조금 위험할 수는 있겠죠.

    유지는 크게 2가지로 나누어 생각할 수 있습니다. 하나는 현재 계속해서 상표를 사용 중임을 확인하는 것, 또 하나는 말그대로 계속 상표 등록을 유지하기 위한 수수료를 제출하는 것입니다.

    수수료 납부는 온라인 쇼핑과 크게 다를 바 없습니다. my.USPTO.gov 계정을 만들고, 신용카드로 납부할 수 있습니다.

    사용을 증명하는 것은 약간의 지식이 필요하지만, 그렇다고 복잡하지 않습니다. Specimen 제출하기 (or AOU after ITU; 사용증명) 만약, 잘못 제출했다고 할지라도, 기한 안에 다시 제출하면 됩니다.

    설명을 위해 위의 2가지로 구분했지만, 실제로는 한번에 하나의 양식으로 진행할 수 있고, TSDR 에서 확인한 등록 상태가 안내하는 양식을 Index of all TEAS forms | USPTO 에서 골라 기입한 후 제출하면 됩니다.

    상표 유지 기한을 놓치시면, 취소 내지는 등록 효력이 일시 정지되는 문제가 발생하니, 번거로우시더라도 최소 6개월에 한번은 TSDR를 조회하시기 바랍니다.

  • Not sure if you have a registered trademark?

    Not sure if you have a registered trademark?

    There are many business owners who own registered trademarks but have no idea about it. How come?

    Possible scenarios:

    1. You’ve registered a trademark when you started up, and you never looked back.
    2. You thought having your business/brand name registered was a good idea one day, then you managed to get it registered. And now it feels like an ancient history.
    3. You hired someone for your trademark registration, and you don’t know where to find them now.

    Well, here comes what to do when that happens.

    First, see if you have “U.S. Serial No.” or “Registration No.” in your hands.

    If you have any of the following, you can find the number easily:

    1. Registration Certificate (for your trademark)
    2. USPTO Official Receipt (for your trademark application)
    3. An email from the USPTO regarding your application or registration

    If you don’t have any of those, you need to go to TESS and look up your trademark. See generally TESS Search Hacks.

    Second, you go to TSDR and access the current status of your application/registration.

    Just type the number you have in the box, and hit Status.

    If it reads “Registered” on your status as highlighted below, you have a registered trademark.

    If you don’t have a registered trademark, it’s obvious that you need to do something about it.

    However, even if you have a registered mark that’s issued and active, you might still need to something.

    Lastly, click Maintenance tab on the top.

    Then, you’ll see something like this.

    It will tell you if your maintenance is due. In other words, if you don’t act in time, your trademark registration will be canceled.

    Well, losing registration doesn’t mean you lose your trademark altogether. In some cases, you can even revive your registration. However, there will be at least a suspension of your statutory rights under the registration, so you do not want that to happen.

    If you didn’t do your application yourself, you may need help with maintenance as well, but not always.

    Maintenance chiefly comes in two varieties: (1) making sure the registrant is still using the mark and (2) impose reasonable fees for keeping the trademark Registers. The latter is, as you probably guessed, about paying the bill while the former requires some documentation to prove your use.

    Let’s talk about the former variety. This type of maintenance filing is often rejected for submitting a wrong specimen. So, you probably should check out Specimens | USPTO before filing.

    Other than that, I believe the maintenance filing is pretty straightforward as long as you read and follow instruction carefully. Just make sure you find a correct form on the Index of all TEAS forms | USPTO.

    Good luck!

  • 미국 변호사 고용 전 반드시 확인

    미국 변호사 고용 전 반드시 확인

    미국에서 지재권 전문 변호사로 일하면서 느끼는 점은 아직도 많은 한국계 비즈니스가 언어와 문화의 장벽 때문에 불이익을 당하고 있다는 점입니다.

    경쟁업체의 억지 주장을 소송에 대한 두려움 때문에 울며 겨자먹기로 받아들이는 경우부터 시작해서, 특허나 상표 출원 시에 정확히 알아보지 않고 진행했다가 이후 과도한 비용이 발생하거나 등록이 거절되는 등 여러 형태로 알게 모르게 손해를 보게 됩니다.

    간단한 몇가지 상식만 알아도 이런 불이익을 미연에 방지할 수 있습니다.

    American Rule

    미국의 민사 소송에서는 소송의 결과에 상관 없이, 양측에 발생한 변호사 비용을 각자 부담한다는 원칙이 있습니다. 따라서, 소송을 당했더라도 상대방이 허세(bluffing)를 부리고 있을 가능성을 항상 생각해야 합니다.

    다시 말해, 먼저 소송을 제기했더라도 재판까지 가기 전 협의를 통해 쌍방이 화해(settlement)하는 것을 선호하는 경우가 대부분입니다. 소송에 휘말려 많은 시간과 돈을 허비하는게 아닌가 하는 두려움만으로 섣불리 상대방의 요구에 응하는 것은 좋지 않습니다.

    소송이 길어지면 피차 똑같이 많은 시간과 돈을 허비하게 된다는 점 항상 염두에 두시기 바랍니다.

    Discovery

    미국 민사소송의 가장 골치 아픈점 중 하나가 상대방의 문서 제공 요구입니다. 소송의 쟁점이 되는 사항과 어느정도 관련이 있는 문서라면 대부분 제공 의무가 있고, 이 때문에 사전에 준비돼 있지 않으면, 실질적인 소송이 진행되는 첫 단계에서 무너져 버리는 수가 있습니다.

    무엇보다 평소에 서류 작성 및 보관 수칙을 잘 마련해 두는 것이 중요합니다. 예를 들어, 상대방이 5년전까지의 판매 실적을 제공하라고 요구하더라도, 회사 내부규정 상 3년까지만 세부실적을 보관하고 그 이후에는 폐기 처분하도록 되어 있다면, 이러한 규정에 따른 정기적인 문서 폐기 처분을 근거로 과도한 문서 제공 부담을 줄일 수 있습니다.

    비즈니스를 하시다보면 한번쯤 법적분쟁에 휘말릴 가능성이 있다는 점 항상 염두에 두시고, 주기적으로 회사 업무 절차 및 규정을 리뷰하시기 바랍니다.

    Hiring an attorney

    특허/상표 출원 업무이든 소송 대리 업무이든 간에 변호사를 고용할 때는 100% 신뢰가 바탕이 되어야 합니다. 예를 들어, 상표 출원의 경우 인터넷에서 적게는 몇십불에서 수백불만으로 상표를 출원할 수 있다는 광고를 많이 접하실 수 있습니다.

    여기에는 이유가 있습니다. 실제로 상표 출원의 경우, 시간당 평균 $350 을 청구하는 변호사가 직접 진행해도 $500 이내로 등록까지 마치는 경우가 종종 있습니다. 헌데 문제는 그렇게 간단하지 않은 케이스를 온라인 업체에 맡기면, (a) 예상치 못한 추가 비용이 발생하거나 (b) 원하는 결과를 얻지 못하게 된다는 것이죠.

    실력있고 저렴한 변호사를 찾는 것은 쉽지 않습니다. 하지만, 믿음이 없는 상태에서 변호사를 선임하는 것은 절대 피해야 합니다.

    Size of a law firm

    미국에선 대형 펌을 쉽게 찾아 볼 수 있습니다. 하지만 소송을 진행하기 위해 항상 큰 규모의 조직이 필요한 것은 아닙니다.

    수십억 불이 오가는 대형 소송이 아니라면, 재판까지 가더라도 5명 이상의 변호사가 참여하는 경우는 드뭅니다. 물론 변호사 1명당 2-3명 비유로 기타 인력이 따라 붙는 경우가 많죠. 따라서, 소송을 주 업무로 하는 펌들 중 변호사 5-20명 내외의 소형 펌도 많고, 그 중 실력있는 곳도 많습니다.

    다만, 하나의 파트너 변호사 밑에 2-3명의 주니어 변호사가 있는 아주 작은 펌은 상법, 고용법, 부동산, 지재권 등 다양한 이슈가 혼재한 비즈니스 관련 소송에는 부적절할 수 있습니다. 따라서, 이런 펌들은 주로 가정법이나 형법, 이민법, 고용, 산재 처럼 하나의 분야에 집중하는 경우가 많죠.

    규모 보다는 현재 이슈에 관련한 업무를 잘 알고 경험이 있는 전문 인력이 있는지 확인하세요.

    Referral

    변호사를 찾는 것 또한 변호사의 도움을 받기 원하시는 분들이 많습니다. 말 그대로 소개를 부탁하시는 경우죠. 헌데, 변호사가 쉽게 소개를 해주는 경우는 상호 관계에 의한 이익 배분이 있는 경우로, 객관적인 평가로 보기 어렵습니다. 반대로 이런 이해관계가 없으면 오히려 선뜻 소개하기가 어렵습니다.

    변호사들도 자신과 업무 스타일이 맞는 고객과 일하는 것을 선호하고, 실제 수임 전에 한번 만나자는 제의를 거절하는 경우는 결코 없습니다. 남의 말만 듣고 발품 아끼는 최악의 선택은 꼭 피하시기 바랍니다.

  • 미국 상표 검색 꿀팁

    미국 상표 검색 꿀팁

    • 11/30/23 부로 USPTO 의 TESS 가 Trademark Search 로 개선 및 대체된 사실을 반영해 내용이 대폭 수정되었습니다.

    상표의 경우, 비용 때문에 로펌을 찾아가기를 꺼리는 경우가 유독 많습니다.

    이 때문에 표면적으로는 담당/상담역의 변호사가 있지만 실제는 개인이 입력한 정보를 상표출원서에 그대로 자동입력하는 업체를 통해 전문가 검토 없이 진행하는 경우가 많은데요.

    이런 업체를 이용할 때 실질적인 상담, 검색 등의 부가 서비스를 이용하게 되면 비용 절약의 폭이 적어지다 보니, 최소한의 서비스만 이용하다가 나중에 문제가 되는 경우가 많습니다.

    흔한 예로 사전 검토가 미흡하여 심사 중 다른 상표와의 혼동 가능성(likelihood of confusion)을 이유로 등록이 거절되는 경우가 있습니다.

    따라서, 어떤 업체와 진행하시든 간에 미특허청에서 제공하는 무료 Trademark Search 를 이용하여 유사 상표를 검색하는 법을 알아두면 큰 도움이 됩니다.

    먼저, Trademark Search (uspto.gov) 에 접속합니다.

    USPTO의 상표검색 메인 화면은 아래와 같습니다.

    먼저, 좌상단의 “Search by all” 을 눌러 “Wordmark” 로 변경합니다.

    Wordmark 는 단순히 문구만 검색하지 않고, 검색어와 관련된 디자인도 검색해 줍니다. 예를 들어, “apple” 을 검색하면, apple 문구를 포함하는 상표 외에 사과 디자인을 포함한 상표도 검색해 줍니다.

    단순히 apple 을 검색하면 제가 글을 쓰는 시점을 기준으로 4,694개의 상표가 검색됩니다.

    기본 검색 요령

    한국어도 마찬가지이지만, 영어의 단어는 뿌리가 되는 주요 부분(“키워드”)을 구분할 수 있는 경우가 많죠. 상표의 경우도 이와 비슷합니다.

    만약, T-mobile 을 따져보면 사실 mobile 은 서비스를 지칭하고 있으므로 “T” 가 키워드가 됩니다. 믹서기 브랜드 중 하나인 “NinjaBlender” 같은 경우 “Ninja” 겠죠. 반면에 백화점 “Saks 5th” 같은 경우 “Saks” 와 “5th” 둘다 중요하다고 볼 수 있습니다.

    한국말에서 따왔거나 새롭게 만든 단어의 경우에는 약간의 영어실력이 필요할 수 있는데요. 예를 들어, Noorola 같은 경우 영어 사용자에게 친숙한 부분인 “rola” 를 키워드로 선택하면 좋습니다.

    키워드 검색 후 품목을 선택

    상표는 상품/서비스와 별개로 존재할 수 없습니다. 예를 들어, 과일가게에서 Apple 이란 표기를 보고, 해당 과일이 미국의 애플사에서 출시한 신제품이라고 생각할 사람은 없겠죠.

    이런 이유로 세계 여러나라의 상표 등록 기관(한국의 경우 특허청)에서 공동으로 국제분류 45가지를 정해 사용하고 있습니다. 제1류는 화학제품 제3류는 화장품 및 세정용품 하는 식이죠. 오직 45개의 류에 모든 상품/서비스가 포함되므로, 같은 국제분류 안에 비슷하거나 같은 상표가 이미 존재하면 반드시 피해가시는 편이 좋습니다.

    Wordmark 검색 창에 키워드를 입력 후 “돋보기” 아이콘을 누르면 하단에 검색결과가 표시되고, 상단 검색 창 바로 옆에는 “Refine search by goods or services” 창(아래 노란색 동그라미)이 새로 생깁니다.

    여기에 이를테면 “socks” 를 입력하면 양말과 관련된 상표만 남게됩니다.

    국제분류 이용하기

    상표 심사관은 “양말”과 같이 좁은 의미로 검색하기 보다는 양말이 포함된 국제분류에 해당하는 모든 상표에 관심이 있는 경우가 많습니다.

    예를 들어, NIKE 상표 등록에 특별히 “양말” 항목이 포함되어 있지 않더라도, 양말 회사에 NIKE 상표 등록을 허가해주는 것은 말이 되지 않겠죠.

    더 나아가 연관 상품도 고려하셔야 합니다. 예를 들어, 육류 가공품 (IC 29) 은 생필품 (IC 30) 이나 농산품 (IC 31) 과 같은 장소에서 판매되는 경우가 많기에 연관성이 크다고 볼 수 있습니다. 이러한 연관 국제분류는 아래에 설명한 coordinated 검색 을 통해 쉽게 찾을 수 있습니다.

    전체 국제분류를 한번 살펴보면 도움이 될 수 있습니다.

    국제분류 (한국어)

    01류공업용, 과학용, 사진용, 농업용, 원예용 및 임업용 화학제; 미가공 인조수지, 미가공 플라스틱; 비료; 소화용(消火用) 조성물; 조질제(調質劑) 및 땜납용 조제; 식품보존제; 무두질제; 공업용 접착제
    02류페인트, 니스, 래커; 녹 방지제 및 목재 보존제; 착색제; 매염제(媒染劑); 미가공 천연수지; 도장용, 장식용, 인쇄용 및 미술용 금속박(箔)과 금속분(粉)
    03류표백제 및 기타 세탁용 제제; 세정, 광택 및 연마재; 비의료용 비누; 향료, 에센셜 오일, 비의료용 화장품, 비의료용 헤어로션; 비의료용 치약
    04류공업용 오일 및 그리스(Grease); 윤활제; 먼지흡수제, 먼지습윤제 및 먼지흡착제; 연료(자동차용 연료포함), 발광체; 조명용 양초 및 심지
    05류약제, 의료용 및 수의과용 제제; 의료용 위생제; 의료용 또는 수의과용 식이요법 식품 및 제제, 영아용 식품; 인체용 또는 동물용 식이보충제; 플레스터, 외상치료용 재료; 치과용 충전재료, 치과용 왁스; 소독제; 해충구제제(驅除劑); 살균제, 제초제
    06류일반금속 및 그 합금, 광석; 금속제 건축 및 구축용 재료; 금속제 이동식 건축물; 비전기용 일반금속제 케이블 및 와이어; 소형금속제품; 저장 또는 운반용 금속제 용기; 금고
    07류기계 및 공작기계; 모터 및 엔진(육상차량용은 제외); 기계 커플링 및 전동장치 부품(육상차량용은 제외); 비수동식 농기구; 부란기(孵卵器); 자동판매기
    08류수공구 및 수동기구; 커틀러리; 휴대용 무기; 면도기
    09류과학, 항해, 측량, 사진, 영화, 광학, 계량, 측정, 신호, 검사(감시), 구명 및 교육용 기기; 전기의 전도, 전환터 소프트웨어; 소화기기, 변형, 축적, 조절 또는 통제를 위한 기기; 음향 또는 영상의 기록, 전송 또는 재생용 장치; 자기(磁氣)데이터 매체,녹음디스크; CD, DVD 기타 디지털 기록매체; 동전작동식 기계장치; 금전등록기, 계산기, 데이터 처리장치, 컴퓨터; 컴퓨터 소프트웨어, 소화기기
    10류외과용, 내과용, 치과용 및 수의과용 기계기구; 의지(義肢), 의안(義眼), 의치(義齒); 정형외과용품; 봉합용 재료; 장애인용 치료 및 재활보조장치; 안마기; 유아수유용 기기 및 용품; 성활동용 기기 및 용품
    11류조명용, 가열용, 증기발생용, 조리용, 냉각용, 건조용, 환기용, 급수용 및 위생용 장치
    12류수송기계기구; 육상, 항공 또는 해상을 통해 이동하는 수송수단
    13류화기(火器); 탄약 및 발사체; 폭약; 폭죽
    14류귀금속 및 그 합금; 보석, 귀석 및 반귀석; 시계용구
    15류악기
    16류종이 및 판지; 인쇄물; 제본재료; 사진; 문방구 및 사무용품(가구는 제외); 문방구용 또는 가정용 접착제; 미술용 및 제도용 재료; 회화용 솔; 교재; 포장용 플라스틱제 시트, 필름 및 가방; 인쇄활자, 프린팅블록
    17류미가공 및 반가공 고무, 구타페르카, 고무액(gum), 석면, 운모(雲母) 및 이들의 제품; 제조용 압출성형형태의 플라스틱 및 수지; 충전용, 마개용 및 절연용 재료; 비금속제 신축관, 튜브 및 호스
    18류가죽 및 모조가죽; 수피; 수하물가방 및 운반용 가방; 우산 및 파라솔; 걷기용 지팡이; 채찍 및 마구(馬具); 동물용 목걸이, 가죽끈 및 의류
    19류비금속제 건축재료; 건축용 비금속제 경질관(硬質管); 아스팔트, 피치 및 역청; 비금속제 이동식 건축물; 비금속제 기념물
    20류가구, 거울, 액자; 보관 또는 운송용 비금속제 컨테이너; 미가공 또는 반가공 뼈, 뿔, 고래수염 또는 나전(螺鈿); 패각; 해포석(海泡石); 호박(琥珀)(원석)
    21류가정용 또는 주방용 기구 및 용기; 빗 및 스펀지; 솔(페인트 솔은 제외); 솔 제조용 재료; 청소용구; 비건축용 미가공 또는 반가공 유리; 유리제품, 도자기제품 및 토기제품
    22류로프 및 노끈; 망(網); 텐트 및 타폴린; 직물제 또는 합성재료제 차양; 돛; 하역물운반용 및 보관용 포대; 충전재료(종이/판지/고무 또는 플라스틱제는 제외); 직물용 미가공 섬유 및 그 대용품
    23류직물용 실(絲)
    24류직물 및 직물대용품; 가정용 린넨; 직물 또는 플라스틱제 커튼
    25류의류, 신발, 모자
    26류레이스 및 자수포, 리본 및 장식용 끈; 단추, 갈고리 단추(Hooks and eyes), 핀 및 바늘; 조화(造花); 머리장식품; 가발
    27류카펫, 융단, 매트, 리놀륨 및 기타 바닥깔개용 재료; 비직물제 벽걸이
    28류오락용구, 장난감; 비디오게임장치; 체조 및 스포츠용품; 크리스마스트리용 장식품
    29류식육, 생선, 가금 및 엽조수; 고기진액; 가공처리, 냉동, 건조 및 조리된 과일 및 채소; 젤리, 잼, 설탕에 절인 과실; 달걀; 우유 및 그 밖의 유제품; 식용 유지(油脂)
    30류커피, 차(茶), 코코아와 대용커피; 쌀; 타피오카와 사고(Sago); 곡분 및 곡물조제품; 빵, 페이스트리 및 과자; 식용 얼음; 설탕, 꿀, 당밀(糖蜜); 식품용 이스트, 베이킹파우더; 소금; 겨자(향신료); 식초, 소스(조미료); 향신료; 얼음
    31류미가공 농업, 수산양식, 원예 및 임업 생산물; 미가공 또는 반가공 곡물 및 종자; 신선한 과실 및 채소, 신선한 허브; 살이있는 식물 및 꽃; 구근(球根), 모종 및 재배용 곡물종자; 살아있는 동물; 동물용 사료 및 음료; 맥아
    32류맥주; 광천수, 탄산수 및 기타 무주정(無酒精)음료; 과실음료 및 과실주스; 음료용 시럽 및 음료수 제조제
    33류알코올 음료(맥주는 제외)
    34류담배; 흡연용구; 성냥
    35류광고업; 사업관리업; 기업경영업; 사무처리업
    36류보험업; 재무업; 금융업; 부동산업
    37류건축물건설업; 수선업; 설치서비스업
    38류통신업
    39류운송업; 상품의 포장 및 보관업; 여행알선업
    40류재료처리업
    41류교육업; 훈련제공업; 연예오락업; 스포츠 및 문화활동업
    42류과학적, 기술적 서비스업 및 관련 연구, 디자인업; 산업분석 및 연구 서비스업; 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 디자인 및 개발업
    43류음식료품을 제공하는 서비스업; 임시숙박업
    44류의료업; 수의업; 인간 또는 동물을 위한 위생 및 미용업; 농업, 원예 및 임업 서비스업
    45류법무서비스업; 유형의 재산 및 개인을 물리적으로 보호하기 위한 보안서비스업; 개인의 수요를 충족시키기 위해 타인에 의해 제공되는 사적인 또는 사회적인 서비스업

    한국 특허청이 운영하는 키프리스 정보넷의 “상품명칭(상품류) 검색” 을 이용하시면 각 분류 별로 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.

    이제 국제분류로 검색결과를 좀 더 간추려 보겠습니다. 먼저, 우상단에 “Expert”를 선택합니다.

    좌측에 Class filter 항목이 새로 생긴 것을 확인할 수 있습니다. 여기서 원하는 국제분류 번호를 선택하면 됩니다.

    Class filter 에는 기본값으로 “Coordinated” 가 활성화 되어 있습니다. 이 때문에 하나의 국제분류를 선택하면 추가로 다수의 국제분류가 옅은 색으로 선택되는 것을 확인하실 수 있습니다. 이렇게 자동으로 선택된 복수의 국제분류가 USPTO 에서 추천하는 연관 국제분류라고 생각하시면 됩니다.

    바로 위의 “Status filter” 에서 “Live” 와 “Dead” 도 선택할 수 있는데, 등록이 취소되거나 출원 후 최종적으로 등록되지 않은 경우에는 dead 로 표시되므로, Live 만 선택해 현재 유효한 상표 출원/등록만 검색하실 수도 있습니다.

    확장 검색

    영어권에는 일부러 정확하지 않은 철자를 사용한 상표가 많습니다. 예를 들어 CASH 의 S 를 $ 기호로 대체해 CA$H 로 표기한 상표가 있을 수 있겠죠. 이런 경우 CASH 를 한번 검색하고 CA$H 를 한번 더 검색해도 되지만, Regular Expression (Regex) 를 이용할 수도 있습니다.

    예: /cash/ 대신 /ca[s$]h/

    단, regex 는 항상 // 로 가두어 필드명과 함께 검색하셔야 합니다.

    예: CM:/ca[s$]h/

    CM 필드

    CM 은 Combined Mark 의 약자로, 단순히 해당 문구를 포함한 상표 뿐 아니라 디자인이나 외국어가 해당 문구로 해석될 수 있는 경우도 검색해 주는 필드입니다.

    기본적으로 아래 검색식의 KEYWORD 부분을 검색하고 싶은 키워드로 대체하면 됩니다. (CM 은 반드시 대문자로 입력하는 것을 잊지 마세요.)

    CM:/.*KEYWORD.*/

    이렇게 검색 필드를 이용할 때에는 검색창의 “Search by all” 혹은 “Wordmark”를 아래처럼 “Search by filed tag” 로 변경 합니다.

    키워드가 두개 이상이라면 “AND” (대문자) 를 이용해 두개의 필드를 연결합니다. 이 경우, 두 키워드를 모두 포함한 결과만 표시됩니다.

    CM:/.*KEYWORD_1.*/ AND CM:/.*KEYWORD_2.*/

    예:

    여기서 “.*” 는 regex 에서 “.” 아무 문자가 “*” 무한대까지 반복 될 수 있다는 뜻으로 결국 sak 앞 뒤로 뭐가 붙든 검색결과에 표시됩니다. 다만, 5th 는 “fifth” 로도 표시할 수 있기에 주의 할 필요가 있습니다. (아래에 추가 설명 참고).

    위의 검색 결과는 입력한 키워드를 포함하는 모든 등록 상표, 출원 기록을 출력합니다. 이 때, 키워드가 home 이라면 Homedics 나 SweetHome 같은 상표도 검색됩니다. 또한, home 에 상응하는 외국어, 예를 들어 스페인어 casa 도 검색됩니다.

    참고로, 이렇게 검색이 되도록 출원 시에 translation 을 포함하는 것이 유리한 점이 많습니다. 예를 들어, 후발주자의 상표를 심사할 때 우리 상표와 비슷한 상표에 대해 거절이 날 가능성이 높아지죠.

    예를 들어 Samsung Electronics 과 Three Stars Electronics 는 전혀 다른 상표처럼 보이지만 한국어 사용자에게는 혼동을 줄 수 있습니다. 따라서 Samsung 출원 시에는 translation 으로 three stars 를 추가하여, 향후 심사관이 Three Stars Electronics 의 등록을 거절 할 수 있도록 유도하면 좋습니다.

    다양한 필드 사용

    흔한 키워드로 검색하면 쉽게 수천개 이상의 결과가 나오기 때문에, 범위를 좁힐 필요가 있습니다.

    검색 범위를 좁히는 방법은 다양한데요. 예를 들어, 현재 살아 있는 출원/등록 만 검색하는 방법이 있습니다. 다시 말해, 이미 취소 됐거나 최종 거절이 결정된 상표는 빼고 검색하는 거죠.

    아래와 같이 검색식 뒤에 “LD:true” 를 추가하면 됩니다.

    CM:/.*KEYWORD.*/ AND LD:true

    다만, 등록이 거절된 상표나 취소된 상표도 우리 상표의 적절성, 등록 가능성을 판단하는데 큰 도움이 되므로 한번쯤 살펴보시는게 좋습니다.

    CM:/.*KEYWORD.*/ AND LD:true AND SA:registered

    위와 같은 검색식를 사용하면 이미 등록된 상표 가운데, 취소되지 않은 상표만 검색하겠죠. 만약, 취소되었더라도 등록이 한번이라도 된 상표 모두를 검색하고 싶다면, 아래와 같이 중간의 (live)[LD] 를 지우면 됩니다.

    CM:/.*KEYWORD.*/ AND SA:registered

    국제분류 필드

    위에서 설명한 국제분류를 이용한 검색은 IC 필드를 이용하면 쉽습니다. 제1류는 001 로, 제11류는 011 처럼 세자리 숫자로 입력하시는 것만 주의하시면 됩니다.

    IC:THREE_DIGIT

    위에서 알아본 검색식에 국제분류를 추가하면 다음과 같이 됩니다.

    CM:/.*KEYWORD.*/ AND LD:true AND SA:registered AND IC:THREE_DIGIT

    연관 국제분류를 한번에 검색할 수도 있습니다. 이 경우에는 아래와 같이 OR 을 사용해야 하나의 국제분류에만 등록이 되어 있어도 검색되겠죠.

    IC:THREE_DIGIT OR IC:THREE_DIGIT

    이렇게 OR이 들어가면 괄호안에 넣어줘야 다른 필드와 연결할 수 있습니다.

    CM:/.*KEYWORD.*/ AND LD:true AND (IC:THREE_DIGIT 
    OR IC:THREE_DIGIT)

    참고로, 국제분류는 위에서 알아본 “Expert” 를 이용하는 것이 훨씬 편리합니다. 다만, 위의 예시 처럼 OR 와 AND 를 동시에 사용하는 방법을 알아두시면 좋겠습니다.

    사용이 가능한 필드의 목록은 Trademark Search (uspto.gov) 의 “Help” > “Advanced” 탭에서 확인하실 수 있습니다.

    주의사항

    검색의 폭을 좁힐 수록 당연히 놓치는 상표도 많아지겠죠?

    사실 엄격히 말해서는 위에서 소개한 내용만으로는 빈틈이 많습니다. 예를 들어, 키워드가 honey 일 경우, /.*honey.*/ 라는 regex 보다는 /h[ou]n[aeiou].*/ 처럼 입력해 “huneyboo” 와 같은 유사 상표를 놓치지 않을 필요가 있습니다.

    예를 들어,

    CM:/.*honey.*/ 

    대신에

    CM:/h[ou]n[aeiou].*/ 

    를 사용하면 두배가 넘는 상표가 검색됩니다.

    물론 검색식을 사용하는게 너무 어렵다면 위에서 알아본 기본검색 방법을 활용하실 수도 있습니다. 몇주간 사용해본 결과 정확하지는 않아도 포괄적인 검색은 가능해 보입니다.

    참고로, regex (정규식) 은 컴퓨터 프로그래밍에 광범위하게 이용되고 있어, 조금만 검색해 보면 여러가지 도움말을 찾아보실 수 있습니다.

    어떤 검색도 완벽할 수는 없기에, 위의 내용만으로도 큰 도움이 되실 것이라 믿습니다. 시간을 투자하여 열심히 검색하시면 나중에 후회할 일이 준다는 점 꼭 명심하세요~!

  • Trademark Search Hacks

    Trademark Search Hacks

    • Updated on 2/6/2024 for the all-new Trademark Search by USPTO.

    Trademark attorneys, like myself, use USPTO’s Trademark Search like everyone else. I will walk you through the entire process with helpful tips you can use right away.

    First of all, you need to access Trademark Search (uspto.gov)

    You should see something like this:

    Now, hit the “Search by all” button on the top left, and choose “Wordmark”.

    If you know what company name (or brand) you’re looking for, you can simply type it here.

    Alternatively, it should give you a good start if you’re concerned about others using more or less same name or design as your brand.

    For example, if you search “apple”, it will show you all trademarks in the USPTO’s database that contain the word “apple” as well as any design related to the fruit “apple.”

    The above are just the first 16 trademarks out of 4,694 results that I got today.

    Narrow it down using description of goods or services

    Let’s start by saying a trademark can’t stand alone without association with a good or service. When you see a sign saying “Apple” in a grocery store, would you assume that the fruit is produced by Apple, Inc.?

    No. That’s why you should be interested only in the trademarks used in association with the goods/services related to your business.

    You can narrow your search result by typing your own description of a good or service. Just locate a new box, pre-filled with the title “Refine search by goods or services”, next to the search box you just used.

    You can, for example, search “socks” if you’re in the socks business, but that’s when you are interested in pretty ordinary items like socks.

    Alternatively, use the International Classes

    Trademark examiners are more likely to use International Classes (or ICs) than descriptions like “socks”.

    A brief introduction to the ICs. Countries around the world decided to categorize trademarks into 45 international groups or classes. International Class 1 is for chemicals; 3 is for cosmetics and cleaning preparations; and so on. There are only 45 ICs. Because it’s easy to presume that goods or services in the same category are closely related, when a trademark has a similar mark registered in the same IC, it’s an automatic red flag for trademark examiners.

    Also, you should consider related ICs. For example, meats and processed foods (IC 29) are often sold at the same place as staple foods (IC 30) and natural agricultural products (IC 31). This is covered by “coordinated” feature of the Trademark Search. More about this further down.

    First, it’s a good idea to skim through the list of ICs.

    List of ICs

    1. Chemicals
    2. Paints
    3. Cosmetics and cleaning preparations
    4. Lubricants and fuels
    5. Pharmaceuticals
    6. Metal goods
    7. Machinery
    8. Hand tools
    9. Electrical and scientific apparatus
    10. Medical apparatus
    11. Environmental control apparatus
    12. Vehicles
    13. Firearms
    14. Jewelry
    15. Musical instruments
    16. Paper goods and printed matter
    17. Rubber goods
    18. Leather goods
    19. Non-metallic building materials
    20. Furniture and articles not otherwise classified
    21. Housewares and glass
    22. Cordage and fibers
    23. Yarns and threads
    24. Fabrics
    25. Clothing
    26. Fancy goods
    27. Floor coverings
    28. Toys and sporting goods
    29. Meats and processed foods
    30. Staple foods
    31. Natural agricultural products
    32. Light beverages
    33. Wines and spirits
    34. Smokers’ articles
    35. Advertising and business
    36. Insurance and financial
    37. Building construction and repair
    38. Telecommunications
    39. Transportation and storage
    40. Treatment of materials
    41. Education and entertainment
    42. Computer and scientific
    43. Hotels and restaurants
    44. Medical, beauty and agricultural
    45. Personal and legal

    Nice Classification (wipo.int). Italics are added to indicate services.

    Incorporating ICs into your search is so easy although it’s called “Expert”. You only need to click the button “Expert” next to the search boxes.

    Now you can see the list of ICs on the left column. You only need to click on the ICs you’re interested in.

    You probably already found this, but there’s a “Coordinated” toggle above the list of ICs. When you select an IC, some ICs will be automatically selected in a lighter color, if the toggle is on. These are ICs that the USPTO deems related to the IC you selected.

    You can play with other toggles such as “Live” and “Dead” in the “Status filter” above to further narrow down the search.

    Advanced search

    Unfortunately, people don’t always use correct spellings for brand names. Sometimes, the number “0” may replace “o” in a trademark, making your search incomplete.

    Trademark Search offers you an option to use Regular Expression (Regex) instead of simply typing “Apple”, but this calls for the use of “FIELD”.

    I put FIELD in all-caps because “fields” should always be capitalized in Trademark Search. So are Boolean operators like AND and OR.

    Start with a CM FIELD.

    Combined Mark FIELD lets you search not just the words but also alternative spellings and translations.

    First, we want to find out the most distinctive and recognizable part (or parts) of your trademark. We will be calling the part(s) keyword(s).

    If your mark is “T-mobile” for telecommunication services, I would say the keyword is the letter “T”. If your mark is “NinjaBlender” for blenders, “Ninja” would be your keyword. If it’s “Saks 5th” for a retail store, it’s “Sak” and “5th”.

    For made-up words like Noorola, just pick a part that looks familiar, like “rola”.

    You should type in (or copy and past and change KEYWORD to your own keyword):

    CM:/.*KEYWORD.*/

    in the search box after changing the blue box to “Search by filed tag” as shown above.

    e.g.

    If you have more than one Keyword, you can connect them (KEYWORD_1 and KEYWORD_2) with “AND” to find only marks that have both.

    CM:/.*KEYWORD_1.*/ AND CM:/.*KEYWORD_2.*/

    e.g.

    This search pulls up all the trademarks that had been registered and applied as well as currently registered trademarks as long as they include your Keywords. Because we added the regex “.*”, if your keyword is home, the result will include Homedics. However, your search won’t include “fifth”, more about this later on.

    A good thing is that because we used the field “CM”, you will not miss a foreign equivalent of your keyword. e.g. Primera Banco for an equivalent of First Bank.

    Other fields to use.

    I personally try to go through at least hundreds of marks that are most similar. However, on many occasions, the Keyword search populates thousands or more.

    There are many ways to narrow down your search. For example, you can simply see only “live” entries, meaning applications pending examination and active registrations, by adding “AND LD:true” at the end.

    CM:/.*KEYWORD.*/ AND LD:true

    This sometimes helps, but dead applications and cancelled registrations can give you a fuller picture, so it’s not always a good way to perform your clearance search.

    In a similar way, if you want to see only “registered” marks that are live, you can use “SA:registered”.

    CM:/.*KEYWORD.*/ AND LD:true AND SA:registered

    This gives you only registered marks that are still active. If you want to search for every mark that has been registered, including currently cancelled, you can drop the middle part.

    CM:/.*KEYWORD.*/ AND SA:registered

    Incorporate ICs.

    Incorporating ICs into your search shouldn’t be hard. Just remember you should always put them in a three-digit format such as 001, 012, and so on.

    IC:THREE_DIGIT

    For example, you can search IC:001 to see all trademark applications and registrations for chemicals.

    Because we wanted to narrow our search, we should add it to the previous search with a preceding “AND”.

    CM:/.*KEYWORD.*/ AND LD:true AND SA:registered AND IC:THREE_DIGIT

    You can add more than one IC in a search.

    IC:THREE_DIGIT OR IC:THREE_DIGIT

    Note, “OR” is used here because you are interested in both of ICs separately, not just trademarks that are registered for both ICs.

    It’s important to note that if you want to use “OR” in tandem with other fields connected with “AND”, you should use parenthesis to get a correct search result.

    For example,

    CM:/.*KEYWORD.*/ AND LD:true AND (IC:THREE_DIGIT 
    OR IC:THREE_DIGIT)

    I want to remind you that you can always use the “Expert” mode, left column to choose ICs, with coordinated toggle on/off, but the above should illustrate how to perform a nested search with parentheses.

    Now, you have it.

    Before I let you go. A word of caution. The narrower your search gets, the more you will miss.

    Also, in practice, my search gets a little crazy with keywords. For example, I may use

    CM:/h[ou]n[aeiou].*/ 

    instead of

    CM:/.*honey.*/ 

    because I want to include marks like “huneyboo” in my result. FYI, the first regex will return more than double the total search results than the second regex. If you’re concerned about the alternative spellings but don’t know a thing about regex, you stick with the Wordmark search above illustrated.

    If you’re not familiar with regex but want to learn more, just look up tutorials for regular expression, which is more widely used than you think and certainly not an invention by the USPTO.

  • 버버리 체크 무늬는 특허인가요?

    버버리 체크 무늬는 특허인가요?

    네이버 VIEW 에서 제목과 같은 흥미로운 질문을 하나 발견했습니다. 버버리는 영국의 대표적 럭셔리 브랜드로 특유의 체크 무늬로 유명하죠.

    The Burberry Check | Official Burberry®

    말 그대로 “100년의 전통”을 가진 버버리의 트레이드 마크 라고 할 수 있는데요. 트레이드마크는 직역하면 “상표” 입니다.

    참고로 특허권은 20여년이면 만료되므로 애초에 특허를 냈다고 하더라도 100년이 지난 지금은 무의미 하겠죠?

    하지만 질문자가 정말로 원했던 답은 그리 단순하지 않습니다. 흔히들 지적재산권을 “특허”라는 말로 뭉뜽그려서 사용하는 경우가 많기 때문인데요. 아마도, 질문자가 정말 궁금하셨던 건 버버리 체크 무늬가 지적재산권법으로 보호 받고 있는지 여부일 겁니다.

    답은 “YES” 입니다.

    특허는 새로운 기술을 일정 기간 동안 독점할 수 있는 권리를 주는 대가로 그 기술을 다른 사람들에게 공개한다는 반대급부가 있는데요. 참고로, 이 때문에 reverse engineering 이 불가능한 기술은 굳이 특허를 출원하지 않는 것이 상업적으로 유리하다고 봅니다.

    반대로 상표는 그 자체로는 아무런 가치가 없고, 단지 그 상표를 통해 소비자가 인식하게 되는 브랜드/제조회사의 명성이나 신뢰도 때문에 그 가치가 발생합니다. 따라서, 버버리 체크무늬를 무단으로 도용하게 되면, 단순히 아름다운 무늬를 베끼는게 아니라 흔히 말하는 짝퉁제품이 될 수 있다는 거죠.

    그렇다면 버버리 체크무늬를 사용하되 결코 버버리 제품은 아니라는 점을 명백히 하면 어떨까요? 예를 들면, 필통에 해당 체크무늬를 사용하되 전면에 큰 글씨로 “모나미표 필통” 내지는 MONAMI® 라고 적어두면요?

    이 경우는 상표 도용은 아닐 수 있겠지만, 해당 체크무늬 제품을 사용한 소비자가 필통의 품질에 실망할 경우 체크무늬에 대해 안좋은 인식을 가질 수 있게 되겠죠. 따라서 이런 경우도 지적재산권 침해가 될 수 있습니다.

    버버리 체크무늬는 항상 조심해야 할 패턴 중 하나입니다.

    통상 유명한 상표일 수록 조금만 비슷해도 소비자에게는 혼동이 발생합니다. 특히 버버리 체크무늬의 독특한 빨강, 낙타색, 검정과 흰색 조합은 워낙 강렬한 인상을 주기 때문에 주의가 필요하죠.

    더구나 버버리는 상표권을 강력히 주장하는 업체로 널리 알려져 있습니다. 예를 들면, 미국 시장을 기준으로 2009-2017 기간에 손해배상액 기준으로 샤넬에 이어 두번째로 많은 상표권 소송을 승리했다고 합니다. (2017 Trademark Report by Lex Machina)

    상표권의 침해 여부는 매우 주관적인 “소비자의 인식”이 핵심이 되므로, 큰 업체에서 소송을 걸면 작은 업체로서는 버티지 못하고 대응을 포기하는 경우가 많다는 점도 유의해야 합니다. 실제로 버버리의 승소의 대부분은 default judgment 즉, 재판까지 가지 않고 피고가 대응을 포기하여 자동으로 원고가 승리하게 되는 경우였다고 하네요.