상표 사전 조사는 내가 사용하려는 상표가 이미 시장에서 사용되고 있는지 혹은 등록되어 있지는 않은지 확인하는 단계입니다.
간단하게는 Google 검색을 이용해 직접하실 수도 있고, 보다 전문적인 결과를 위해서 전문서치펌에서 제공하는 trademark (clearance) search 서비스를 이용할 수도 있습니다. 비용은 $200 에서 $800 까지 천차만별인데, 기본적으로 미국 각 주 및 연방정부의 상표 등록부와 법인 등기부 등의 관공서 기록을 포함합니다.
상표의 특성 상, 모든 기록이나 자료는 이미 대중에 공개되어 있다고 보시면 되고, 각 서치펌에서는 이러한 기록을 포함하여 자체 데이타베이스를 구축하고 그 안에서 원하는 상표의 유사성, 해당 상표를 적용하게 될 상품/서비스의 근접성을 기준으로 검색을 하게 됩니다.
상표는 완전히 똑같지 않더라도 소비자에게 혼동을 줄 수 있으면 상표 침해가 됩니다. 따라서, 일반적으로 전문서치펌에서는 조금만 유사하더라도 전부 검색 결과에 포함시키게 되고, 결국은 검색결과에 대한 해석이 필요하게 되죠. 변호사가 사전조사(Clearance Search)를 실시 한다고 하면, 바로 검색결과에 대한 해석을 제공하는 것을 의미합니다.
스스로 검색을 하시게 된다면, 먼저 Google 을 통해서 시장조사를 하시고, 다음으로 USPTO의 TESS 에서 검색을 하시면 좋습니다.
일단 구글 검색창에 <상표명> <제품명> 을 입력하는 것으로 시작하시면 가장 무난합니다. 구글은 기본적으로 유사 이름을 자동으로 검색해 줍니다. 따라서, 페이지를 계속 넘겨가면서 전혀 다른 이름/제품 만 등장하게 되면 검색을 멈추면 되겠죠.
다음으로 USPTO의 TESS는 미국 연방 상표 등록부라고 보시면 됩니다. 이제까지 미국 특허청에 출원 및 등록된 모든 상표가 (등록이 취소된 상표 포함) 검색됩니다. 하지만 구글과 달리 입력한 키워드만을 근거로 검색되므로, 좀 더 본격적인 검색을 위해서는 검색 연산자를 이용한 free form search 를 하셔야 합니다. Boolean 연산자에 익숙하신 분은 USPTO 검색 매뉴얼 을 참고하시면서 금방 배우실 수 있습니다. 이제 미특허청에서는 TESS 대신 새로운 Trademark Search 서비스를 제공합니다. 관련 꿀팁 확인!
마지막으로는 발견한 상표들과 자신의 상표가 얼마나 유사한지 판단해야 합니다. 소비자의 입장에서 생각하세요. 일반 대중이 아닌 해당 상품의 잠재적, 실질적 소비자 입니다.
제가 시카고에서 공부하던 시절, 원조 버거킹에 대한 이야기를 접했습니다. 물론 한국에서는 맛집이라 자부하는 음식점이라면 한번쯤 겪는 ‘원조’ 다툼. 그런데 미국에도 ‘원조’ 싸움이 있다구요?
위 사진에서 뭔가 이상한 점을 못 느끼셨나요? 일리노이 주 매툰 시에는 세계적인 버거체인점 버거킹과 아무런 관계가 없는 사진 속의 버거킹이라는 음식점이 존재합니다. 이게 가능한일 일까요?
여기서 흥미로운 점은 실제 버거킹이라는 이름을 먼저 사용한 쪽은 1959년 영업을 시작한 일리노이 매툰의 버거집이 아니고, 1954년에 인스타-버거킹에서 버거킹으로 이름을 바꾼 세계적인 버거체인이라는 점 입니다.
그렇다면 도대체 동네 버거집은 무슨 강단으로 버거킹이라는 이름을 사용했고 어떤 조화를 부렸길래 아직까지 문제 없이 성업하고 있을까요? 사실 여기에는 두 버거킹 사이의 민사 소송을 비롯해 길고 복잡한 사연이 있습니다.
하지만 소송의 경과를 간단히 소개하자면, 동네 버거집이 일리노이에서 상호 등록을 한 시점(1959년)에 버거체인은 아직 일리노이 시장에 진입하지 않았었기 때문에 동네 버거집이 판정승을 거둘 수 있었습니다.
굳이 판정승이라 한 이유는 비록 동네 버거집이 버거킹이라는 상호에 대한 권리를 인정 받았지만, 그 권리의 범위가 매툰 시를 기준으로 한 반경 20마일로 제한되었기 때문입니다.
일반적으로 가게를 낼 때, 해당 주에 영업 등록과 함께 상호를 등록하는 경우가 많은데요. 이렇게 등록한 상호가 해당 주 전체도 아닌 해당 점포의 영업범위 안으로 한정됐다는 점은 막대한 자본을 가진 체인점을 상대로 분투하는 작은 레스토랑에게는 좋은 소식은 아닙니다.
그렇다면 한판승을 거둘 방법은 없을까요?
비즈니스에 항상 간단하고 쉬운 정답이 있다면 상사 눈치 보며 직장 다닐 사람이 몇 안되겠죠. 유도의 한판승 같은 깔끔한 해법은 실제 비즈시스 세계에는 찾아 보기 힘듭니다. 물론 버거킹의 사례에서 둘 중 어느 하나라도 먼저 ‘버거킹’을 미특허청에 상표 등록했다면 그것만으로 모든 이슈가 정리됐을 것 입니다. 하지만 상표 등록이란게 그렇게 간단하고 쉬운 일이 아니다 보니, 특허청에 상표를 등록하는 것이 항상 최선의 방책이라 보기는 어렵습니다.
그렇다고 소비자의 신뢰가 담겨 있는 상호에 대한 권리를 그대로 방치할 수는 없겠죠. 상표 등록 외에도 상호를 보호하기 위해 스스로 할 수 있는 일이 있습니다.
연 12불로 인터넷 홈페이지 운영
장사에 자리가 중요하듯, 인터넷 세상에서는 웹주소(도메인, 인터넷 주소)가 중요하다는 것 다들 익히 아실 겁니다. 그렇다면 과연 오프라인 소매점도 인터넷 주소가 필요할까요?
요즘 소비자들은 심지어 동네 가게라 할지라도 전화번호를 찾거나 길을 찾기 위해 인터넷 검색을 하는 경우가 많습니다.가게 이름을 검색했을 때 동명의 다른 가게나 온라인 쇼핑몰이 검색되면 소비자들은 혼란에 빠질 수 밖에 없겠죠. 때로는 영업 손실로 이어지는 골칫거리 입니다.
물론 영업적인 경쟁도 문제지만, 해당 주소가 불법사이트나 불건전 사이트로 악용돼도 큰일입니다. 다행히도 연 10불 정도만 투자하면, 본인의 상호로 다름 사람이 웹사이트를 운영하는 것을 방지할 수 있는데요. 남들 보다 먼저 자신의 상호로 된 인터넷 홈페이지를 개설해 두면 됩니다.
신제품은 기존 제품의 단점을 보완하거나 기능을 개선하고 가성비를 높이는 등의 기존보다 “조금 더 나은 제품”일 때가 많습니다. 물론 때로는 완전히 새로운 시장을 탄생시키기도 하죠.
예를 들어, “새로운 시장”을 만들어내는 혁신적인 제품으로 애플 사가 처음 출시한 아이폰을 예로 들 수 있겠고, 그 이후로 등장한 아이폰 3G 부터 최신 아이폰에 이르기까지는 “조금 더 나은 제품”들을 통한 계속적인 진보로 볼 수 있습니다.
특허는 “혁신”과 “진보”를 모두 보호합니다.
완전히 새로운 것만 특허로 보호되는 건 아닙니다.
인류 문명에 대한 기여나 우리의 삶에 미치는 영향 등은 특허와는 큰 관련이 없습니다. 재미있는 예로 미국에서 특허를 받은 발명품 중 눈속임 쥬스통이 있습니다.
이 발명품은 액상의 쥬스를 보관하고 있는 듯한 외형을 가지고 있지만, 실제로는 쥬스 분말과 물을 따로 보관하고 있다가 섞어서 배출하는 장치이죠. 이 쥬스통을 만든 목적은 (1) 분말을 이용해 유통기한을 늘리면서도 (2) 액상쥬스에 대한 소비자의 구매욕구를 자극하는 (3) 일종의 눈속임 마케팅이라 할 수 있지만, 해당 쥬스통의 구조는 기존에 없던 것이었고 이에 따라 개발 업체는 특허권을 인정 받았습니다.
이렇듯 과학 기술 발전에의 공헌과는 무관하게 상업적 혹은 기타 용도를 가진 많은 발명들이 특허로 보호 받습니다.
특히, 규모나 기술적으로 대등한 업체 간의 경쟁 속에서는 자사 신제품의 특장점을 특허로 출원하는 것이 유일무이한 법적 보호수단이 됩니다.
특허권은 포괄적이고 강력한 권리입니다.
특허는 일반인에게도 잘 알려져 있고, 다양한 분야의 기업들이 주요 무형 자산으로 취급하고 있는 지적재산권 입니다. 그렇다면 구체적으로 특허는 어떤 권리를 포함할까요?
흔히 알려져 있는 특허의 대상으로 기계장치나 부품 등을 포함하는 “물건” 이 있습니다. 이 경우, 자신의 발명품을 대중에 공개하고, 몇 가지 주요 부분으로 요약한 뒤, 해당 부분을 모두 포함하는 물건에 대한 독점권을 주장하게 됩니다. 오래된 발명을 예로 들자면 “지우개가 달린 연필”은 (1) 일반 연필, (2) 연필과 지우개를 연결하는 금속 연결부, 그리고 (3) 지우개 세가지 성분으로 요약할 수 있고, 이상의 세가지를 포함한 모든 필기구에 대한 독점적 권리를 얻게 됩니다.
하지만 물건 외에도 “방법”에 대해서도 특허를 출원할 수 있습니다. 예를 들어, A라는 사람이 바느질 할 때 흔히 사용하는 골무를 이용하여 샌드위치를 쉽고 빠르게 만드는 방법을 고안해 냈다고 가정합시다. 이 경우 골무를 이용해 샌드위치를 만드는 방법을 세부 단계로 나누어 공개한 후, 해당 단계를 포함하는 방법에 대한 독점권을 청구할 수 있습니다.
일단 특허가 나면, A의 허락 없이 어떤 사람도 A씨의 방법으로 샌드위치를 만들지 못합니다. 하지만, 일반 가정에서 골무를 이용해 샌드위치를 만드는 행위를 적발하고 규제하는 것은 현실적으로 불가능하겠죠. 그렇다고 A씨의 특허가 쓸모 없는 것은 아닙니다. 설령 바느질용 골무를 임시방편으로 사용할 수 있다고 하더라도, 소비자 입장에서는 샌드위치용 골무의 구입을 희망하기 마련입니다. 이러한 식품용 골무의 제조 및 판매 행위는 소비자가 A씨의 샌드위치 제조법을 사용하도록 유도하고 있으므로, 간접 특허 침해로 간주되어 금지됩니다.
이를 응용하면, 신제품 자체에 특별히 새로운 점이 없더라도 이를 이용하는 방법에 대한 특허를 통해 보호할 수 있습니다.
특허는 미래 지향적인 권리 입니다.
특허는 특정 요소/단계를 포함하는 물건/방법에 대해 권리를 갖는다고 했죠. A씨가 낸 “골무”를 사용해 샌드위치 만드는 방법에 “골무”를 사용하는 단계 외에 특별한 단계가 없다고 가정합시다. 이 경우, 샌드위치를 만들 때 “골무”를 사용하는 행위는 모두 A씨의 권리 범위에 포함됩니다. 그렇다면 B라는 사람이 혁신적인 샌드위치용 골무를 발명하면 어떻게 될까요?
B씨는 혁신적인 “샌드위치용 골무”에 대한 특허를 받을 수는 있지만, 그러한 특허를 받더라도 A씨의 허락 없이 “샌드위치용 골무”를 판매할 수 없습니다. 제작된 골무가 샌드위치용이라는 전제하에서 그러한 행위는 결과적으로 A씨의 특허권을 침해하기 때문입니다. 이러한 특허의 포괄적 특성 때문에 하나의 기술에 대한 권리를 확보하게 되면 이후의 파생 기술에 대해서도 진입장벽을 확보하게 됩니다.
따라서, A씨의 경쟁자들은 회피 기술(예: 골무가 아닌 다른 도구를 써서 샌드위치를 쉽게 만들 수 있는 방법) 개발에 주력하게 되지만, A 씨도 가만히 있지는 않겠죠. 이후 A씨가 추가로 “샌드위치용 틀”을 개발하여 특허를 출원한다면 경쟁자들의 입지는 더욱 좁아지게 됩니다. 선택의 폭이 계속 좁아지다 보면 경쟁업체는 결국 A씨에게 기술 라이센스를 받거나 해당 분야에서 경쟁을 포기하는 것이 경제적으로 더 이익이 되는 상황까지 도달하게 될 것입니다.
경쟁이
심한 업계일 수록 혁신과 모방의 경계는 희미하기
마련입니다. 하지만
어떤 업계에서든 조금만 관심을 가지면,
특허권 소송이니
상표권 분쟁이니 하는 이야기를 어렵지 않게 들을 수
있죠.
특히
미국에서 소송이나 법적 분쟁은 업주에겐 정말 골칫거리
입니다. 일단
소송장을 받게 되면, 대응을
하지 않으면 상대방이 자동으로 승소하게 되므로 그냥
손 놓을 수도 없고, 시간당
$1,000 을
넘나드는 변호사 비용은 생각만 해도 끔찍하죠.
따라서,
많은 경우에 당사자간의
합의(settlement, 세틀먼트)를
통해 일정 금액을 지급하고 마무리 짓게 됩니다.
이렇다
보니 억울한 경우도 드물지 않습니다.
지적재산권 소송의
경우는 특히 관련 경험과 지식이 부족한 경우가 많아,
엉터리 특허나 상표를
가지고 협박하여 돈을 뜯어내는 경우도 있습니다.
계획적으로 망한
회사를 인수하여 지재권을 획득, 경쟁
업체 다수를 대상으로 소송을 제기하여 선량한 업체들에게
큰 피해를 입히는 사례가 종종 보고됩니다.
물론
억울한 경우만 있는 건 아니겠죠. 관련
법규에 무지하다 보면 나도 모르게 다른 사람의 정당한
권리를 침해할 수도 있습니다. 경우에
따라서, 소송
당할 때는 당하더라도 지금 벌어 두는게 우선일 수도
있죠. 하지만
보통 “이 정도는 남들도 다 따라하는 데 뭐” 하며
쉽게 생각하는 경우가 더 많습니다.
조금만
알아도 큰 손해를 예방할 수 있습니다. 정확히
어떤 것들이 지적재산권법으로 보호되고 있는지 간단히
알아보겠습니다.
간단히 말해, 특허권은 “아이디어”, 저작권은 “표현”, 상표권은 “신뢰”를 보호합니다.
Patent (특허)
여기서
특허는 가장 보편적인 발명특허(utility
patent)를 말하는데,
발명이라는 단어가
제시하듯 “여지껏 없던 새로운 생각”을 보호합니다.
헌데 새롭다고 무조건
보호하면, 시장
경제의 꽃이라 할 수 있는 경쟁을 억제 하겠죠.
따라서,
특허는 그 취득
요건을 매우 까다롭게 하고 있는데, 그
중에 가장 어려운 요건이 “뻔하지 않을 것” 입니다.
다시
말해, 해당
분야에 종사하고 있는 사람이 쉽게 생각해 낼 수 있는
아이디어는 특허로 인정하지 않습니다.
따라서,
기존 물건의 단순한
조합이나 익히 알려진 방식을 단순 응용한 경우는
보호받기 어렵죠. 예를
들면, 자동차
엔진에 전기모터를 추가해 하이브리드 자동차를
만들었다고 해서 특허를 받을 수는 없습니다.
따라서, 특허와 관련해 여러분이 물어야 할 질문은 이 제품의 새로운 점이 “당연한 수순 (또는 트렌드) 에 따른 것인지, 아니면 색다른 시도인지” 입니다.
Copyright (저작권)
위에서
저작권은 “표현”을 보호한다고 했습니다.
여기서 표현이라는
것은 글이나 사진, 음성,
영상 등으로 기록될
수 있음을 뜻하죠. 이렇게
기록될 수 있는 “표현” 만이 보호되는 것이 저작권의
특징입니다.
예를
들어, 한
업체에서 고양이를 모델로한 사진을 패키징에 이용하여
큰 성공을 거뒀다고 가정해 보죠. 타
업체에서 고양이 아이디어를 그대로 베끼더라도,
다른 고양이 사진을
사용하면 저작권 침해를 피할 수 있습니다.
패키징에 고양이
사진을 사용한다는 아이디어는 특허 출원을 통해
보호해야겠죠. (물론
고양이 사진을 마케팅에 활용하는 것은 전혀 새로울
것이 없으므로 특허 취득은 어렵습니다😉)
저작권
문제는 제품 광고 문구에 관련하여 발생할 수도 있습니다.
보통 간단하고
보편적인 단어의 조합은 법으로 보호받기 어렵지만,
경쟁업체의 헤드라인를
통째로 베끼는 경우는 문제가 될 수 있죠.
이런 문제를 피하기
위해서는 paraphrasing (패러프레이징)이
필수입니다. 예를
들어, “what you must bring to your second marriage
(당신의 두번째
결혼의 필수품)” 이라는
문구를 그대로 갖다 쓰면 저작권 침해가 될 수 있지만,
“you should bring this if you ever marry again (재혼
생활에 꼭 필요한 아이템)” 으로
바꾸어 쓰면 다른 표현이 되므로 저작권 문제가 없습니다.
따라서, 저작권과 관련해서는 “(실질적으로) 똑같은 표현인지” 여부가 중요합니다.
Trademark (상표)
마지막으로
상표입니다. 사실
위에서 언급한 패키지 상의 고양이 사진의 경우,
상표법 위반의 소지가
있습니다. 한
업체가 고양이 사진을 패키징에 사용하여 소비자들이
해당 업체를 고양이 사진과 결부시키게 되면 여기서
신뢰가 발생합니다. 즉,
소비자들이 고양이
사진을 보고 제품을 선택하게 되는거죠.
따라서,
다른 사진사가 촬영한
다른 고양이의 사진을 사용한다고 해도 상표법 위반을
피해갈 수는 없습니다.
결과적으로
이 때의 고양이 사진은 상표라고 볼 수 있는데요.
제품의 이름이나
회사 로고 문양 등만 상표의 역할을 하는 것이 아니라는
사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 다만,
실제로 소비자의
신뢰가 발생했는지 여부는 지극히 주관적이고 증명하기가
어렵습니다. 그렇기
때문에 상표는 미특허청(USPTO)에
등록하는 것이 일반화 되어 있습니다.
많은 분들이 상품 출시 후 상표 등록을 의뢰하시는데요. 사실 상품 출시 후 어느정도 반응이 있을 때까지는 상표 등록이 필요하다고 느끼기 어렵죠.
하지만 대부분의 큰 회사들은 상품 개발 단계에서 이미 잠정적인 후보 상표를 정하고, 상표 등록을 마치는 경우가 많습니다. 그 이유는 개발을 완료한 단계에서 상표의 사용이 불가능해질 경우, 그 개발/판매 전략에 큰 차질이 발생할 수 있기 때문입니다.
물론 작은 회사도 똑같은 리스크를 가지고 있지만, 그렇다고 해서 상표 등록에 드는 비용을 항상 정당화 할 수 있는 것은 아니죠.
따라서, 상표의 종류에 따라서 적절한 상표 등록 시기를 결정하는 것이 중요합니다.
회사명 혹은 최상위 브랜드
보통 Parent Brand 라는 말을 많이 사용하는데요. 현대(최상위 브랜드) 자동차에 소나타, 소렌토 등 다양한 세부 브랜드명이 존재하듯이, 특히 다양한 제품군을 출시할 경우에는 개개의 브랜드 외에 이를 총괄할 수 있는 하나의 브랜드가 필요하기 마련입니다.
이런 경우, 회사명을 parent brand로 사용하는 경우가 많고 회사명은 쉽게 바뀌지 않죠? 그렇다면 당연히 회사명의 상표 등록시기는 빠를수록 좋습니다.
지금이라도 당장 등록하세요.
로고 상표
보통 상표에 디자인이 포함되어 있는 경우를 로고라고 칭하죠. 로고는 단순히 컨셉이나 요소를 등록하는 것이 아니라, 로고 전체 디자인을 등록하게 됩니다. 따라서, 약간의 색/모양/위치의 변화가 있을 경우에도 새로운 등록이 필요할 수 있습니다.
아직 로고 제작이 완료되지 않거나, 상품에 적용된 상태가 아니고 이후 수정이 요구되는 상황이라면 이후 수정된 로고의 추가적인 등록이 필요할 수 있죠. 물론 하나의 로고를 등록해 두면, 해당 디자인 컨셉이나 요소에 대한 우선권을 가지게 되므로 이후 로고 등록에 유리합니다.
그러므로 디자인 컨셉과 요소가 타인에 의해 도용될 가능성이 있다면 추가 비용을 감수하더라도 현재의 로고를 일단 등록해 놓는 것이 현명하겠죠.
반면에, 워낙 특이하고 도용 가능성이 희박한 상표의 경우에는 로고가 완성된 후 등록하는 것이 가장 경제적인 방법입니다.
문구나 합성어 상표
문구나 합성어의 경우, 전적으로 투자의 개념으로 생각하시면 됩니다. 문구/합성어는 유행에 민감한 경우가 많아서, 지금 좋은 상표라고 생각했던 것이 나중에 전혀 쓸모가 없어지는 경우가 있고, 반면에 혹시나 해서 등록해둔 상표가 나중에 큰 가치를 갖게 되는 경우도 있습니다. 따라서, 지금 투자를 해서 미리 해당 문구/합성어에 대한 상표권을 확보해 두는 것이 비즈니스적으로 현명한 선택인지 결정하셔야 합니다.
만든 단어
세상에 없던 말을 상표로 사용하는 경우가 있죠. 예를 들면, 코닥과 같은 경우입니다.
이때는 조금 의외일 수 있지만, 우선 도메인 등록을 먼저 하시는 것을 고려하시기 바랍니다. 물론 도메인 등록은 상표 등록과는 아무런 관계가 없죠. 그럼에도 불구하고 “상표.com”을 등록하시는 것은 연$12불 정도의 등록비 밖에 들지 않는 점을 생각하면, 관납비만 $225 이상 드는 상표 등록에 비해 굉장히 효율적인 투자입니다.
미국에서 닷컴 도메인의 중요성은 매우 큽니다. 일단 브랜드가 노출되기 시작하면, 대부분의 미국인은 “브랜드.com”이 해당 브랜드의 공식 웹사이트일 것이라고 생각하기 마련입니다. 따라서, 도메인을 먼저 취득해 두면 해당 이름의 상표를 사용하려는 제3자에 대한 어느정도 견제가 가능하겠죠.
이글은 지적재산권과 그에 얽힌 이해관계를 가상의 예를 들어 설명하고 있습니다. 이와 관련하여 언급되는 사실 관계, 법적 판단이나 결론은 여타 내용과 마찬가지로 법률 상담이나 조언을 대체할 수 없으며, 지적재산권에 대한 이해와 활용을 돕기 위한 참고 자료로 활용하시기 바랍니다.
그동안 몇 차례에 걸쳐 소개된 내용을 간단히 정리하면 다음과 같습니다.
첫째로, 상표로 좋은 이름을 정합니다.
경쟁 상품과 비슷한 이름은 피하시고,
업계에서 통용되는 일반적인 명칭은 상표로 좋지 않습니다.
만약, 가능하다면 고유 명칭을 만들어 쓰세요.
상표의 도용 우려가 있다면, 꼭 등록 해둡니다.
Google 등 인터넷 검색을 통해 중복 상표 확인하시고,
미특허청(USPTO)의 온라인 시스템(TEAS)을 통해 개인도 직접 등록할 수 있습니다.
10년에 한번씩 maintenance fee 납부 잊지 마세요.
그렇다면 실제 비즈니스 환경에선 어떨까요?
1. Antique Metal Zig-zag Hair Band
김모씨는 뷰티 서플라이 업계에 15년째 몸 담고 있습니다.
세일즈와 리테일 매니지먼트를 두루 경험하여 인기 제품이나 소비자 트렌드를 예측하는 데 능하죠.
김모씨는 지그재그 헤어밴드가 유행할 것을 예감,
시장 조사를 통해 플라스틱 제품이 주류를 이루고 있음을 파악했고,
이에 근거하여 오일-럽트 브론즈 (Oil-rubbed Bronze)로 마감한 프리미엄 헤어 밴드 제품을 개발했습니다.
제품은 중국의 거래처에서 생산하고,
Antique Metal Zig-zag Hair Band 라는 제품명으로 올 초부터 주문을 받고 있죠.
이제 막 판매가 탄력을 받으려는 참에,
한 업체에서 중국의 같은 공장에서 만든 똑같은 제품을 패키징 상의 제품명 철자만 조금 바꿔
(Antique 대신 Antiquity) 공급하고 있음을 깨닫게 됩니다.
Q: 소송 비용은 얼마나 들까요?
A: 시간 당 비용을 청구하게 됩니다.
특수한 경우,
실비 + 승소 시 배상금의 일부로 하는 경우도 있지만,
상표권 침해의 경우에는 어렵습니다.
소송 준비에 걸리는 시간과 소송/협상 진행에 걸리는 시간에 따라 비용이 발생할 것으로 전망합니다.
Q: 경쟁업체 제품을 시장에서 철수 시키는 데 얼마나 걸릴까요?
A: 미 등록 상표이므로 우선 상표에 대한 권리를 증명해야 합니다.
따라서, 소송을 제기하기 전에 미리 상대방이 상표를 사용한 시점과 경위에 대해 조사가 필요합니다.
그 후에는 경쟁업체의 유사 상표에 의한 실제 소비자의 혼동 가능성을 따져야 합니다.
상표 명 중 “Metal Zig-zag Hair Band” 부분에 대해서는 현 시점에서 상표권을 주장하기 어렵고,
antique 도 단순한 제품의 특징에 대한 설명이 아님을 증명하기 위한 법적 공방이 예상됩니다.
이슈가 많다 보니 소송 준비 및 진행에도 상당한 기간이 소요될 것입니다.
Q: 소송에 이길 가능성은?
A: 문제가 되고 있는 유사 제품
(Antiquity)은 이름만 유사한 것이 아니고 제품 패키징 상의 상표의 위치,
색상, 스타일까지 동일합니다.
이상에 대한 우선권(경쟁업체 보다 먼저 사용)이 증명되면 승소할 가능성이 높습니다.
2. Bear Tooth Hair Band
이모씨는 뷰티 서플라이 업계에는 늦게 발을 들였지만,
유통 업체 근무 경력을 통해 상표권의 중요성에 대해 잘 알고 있습니다.
이모씨도 김모씨와 마찬가지로 올 가을 지그재그 헤어밴드가 유행할 것을 예감,
헤어밴드의 들쑥날쑥한 형상을 곰의 이빨에 비유하여 일찌감치 Bear Tooth 라는 상표를 등록(Intend-To-Use
Application)해 뒀습니다.
어떤 소재를 사용할 까 계속 고민하던 차에,
오일-럽트-브론즈 (Oil-rubbed Bronze) 로 만든 프리미엄 헤어 밴드가 좋은 반응을 얻고 있다는 것을 감안하여 Antique제품을 벤치마크하여 제품을 주문 생산 했습니다.
올 6월부터 Bear Tooth Hair Band 라는 이름으로 시장에 판매를 개시한지 몇 개월 지나지 않았는데,
“베어투스”라는 이름이 입에 잘 붙다보니,
소비자 사이에서는 메탈 소재의 지그재그 헤어밴드를 Bear Tooth라고 부르는 경우가 많아졌죠.
그 때문에서 많은 리테일 매장에서 Antique 및 그 유사 제품인Antiquity제품을 Bear Tooth Hair Band로 광고해 파는 경우가 생기고 있습니다.
Q: 어떤 법적 조치가 가능한가요?
A: Bear Tooth 는 이모씨의 등록 상표이므로 이를 다른 제품을 판매하는 데 무단으로 사용하는 것은 불법입니다.
리테일 매장에 협조 서한을 보내고,
무단 사용을 계속 하는 경우,
고발 및 소송도 가능합니다.
Q: 소송 비용은 얼마나 들까요?
A: 본 사건의 경우 상표가 등록되어 있고,
상표 도용이 분명하므로,
협조 서한으로 매듭지어질 가능성이 큽니다.
비용은 서한을 작성하는 변호사 비용 외 서한 발송을 위한 행정적 비용 정도로 예상합니다.
Q: 만약 Bear Tooth 상표를 무단으로 도용한 제품(예: Black
Bear Tooth)이 나타나면 어떤 조치가 가능한가요?
A: Bear Tooth상표의 경우 ITU Application 덕분에 이미 USPTO등록이 완료된 상태입니다.
우선권 다툼이 없으므로,
해당 업체에 상표권을 서면으로 주장 후 적절한 대응이 없으면 바로 고발 및 소송을 통한 수입금지 등의 가처분이 가능합니다.
상표 등록 사실을 인지한 이후의 지속적인 상표 무단 사용을 통한 이익금은 환수가 가능하므로,
자발적으로 제품명을 변경할 가능성이 가장 큽니다.
여기서 잠깐! 소매점 점주의 책임은?
Q: 타사 제품을
Bear Tooth Hair Band 로 광고해서 판매하고 있는 소매점에게는 법적 책임이 없을까?
A: 물론 상표권 침해 입니다.
Bear Tooth 는 이모씨 소유의 등록 상표이므로,
이모씨만 사용할 수 있습니다.
원칙적으로 이모씨의 허락 없이는 누구도 Bear Tooth 라는 상표를 제품 패키지는 물론이고 소매점 내의 디스플레이,
판촉물, 광고물 등에도 사용할 수 없습니다.
물론, 이모씨의 Bear Tooth Hair Band 제품의 판매를 위해 사용할 때는 문제가 되지 않겠지요.
하지만, 예를 들어 Bear Tooth 섹션을 따로 만들고,
그 안에 타사 제품을 함께 진열하여 소비자가 타사의 유사 제품 또한 Bear Tooth 제품이라고 착각하게 만든다면 상표법 위반이 됩니다.
이런 경우 민사 상 책임 뿐 아니라,
고의성 여부에 따라 형사 처벌의 대상이 될 수도 있습니다.
Q: 상표권의 침해가 되는지 몰랐다면 처벌이 안되나요?
A: 민사상의 책임은 고의 여부를 묻지 않습니다.
다만, 침해 사실을 알았는지 몰랐는지에 따라서 그 책임의 정도에는 차이가 있습니다.
소매점이 상표권자로부터 협조 서한이나 경고문을 받는 경우가 있는데요.
그 이후에도 소매 점주가 판매를 지속할 경우,
침해 사실을 몰랐다고 주장하기 어렵겠죠.
이 경우 해당 소매점은 상표권자의 손해에 대한 배상 및 해당 판매와 관련한 영업 이익금의 반환 등 추가적인 책임을 질 수 있습니다.
Q: 그렇다면 써서는 안되는 상표를 어떻게 구분하나요?
A: 상표권자는 ®이라는 표식을 통하여 등록 상표임을 공지할 수 있습니다.
그 외에도 자신의 상표권을 주장하기 위해 TM 이라는 표식을 이용할 수 있습니다.
단, TM 이라는 표식은 실제 권리가 없는 경우에도 불구하고 무분별하게 남용되는 경우가 있으니 주의 하셔야 합니다.
위의 두 사례를 비교해 보면 다음과 같습니다.
Antique Metal
Zig-zag
Bear Tooth
상표
Antique와 Metal 은 재질과 디자인에 대한 일반적인 명칭
권리 관계가 불투명
Bear Tooth는 제품의 형상을 연상시키는 고유 명칭
즉시 상표권 발생
UPSTO 등록 여부
등록하지 않음
차후 권리 증명 요
ITU로 사용 전부터 등록 진행
ITU 우선권
유사 상표
Antiquity Metal
Zig-zag (매우 유사하여 소비자 혼동)
문구 외에도 디자인 등의 요소 감안
Black Bear Tooth (단어를 추가했지만,
등록 상표 포함)
상표 도용이 명확
법적 대응
고비용의 소송 없이는 협조를 얻기 어려움
경고 서한,
고발, 가처분 등 저비용으로 대응 가능
한 제품이 시장에서 성공을 거두게 되면,
그와 유사한 제품이 우후죽순처럼 나타나는 것은 어찌 보면 당연한 일입니다.
하지만 후발 주자가 기존 상품과 유사한 상표나 제품 패키징 등을 통하여 소비자를 혼동 시키는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.
위의 Bear Tooth (이모씨)의 경우 처럼 제품 기획 단계부터 미리 준비해 두면,
더 경제적,
효율적으로 상표권 침해를 예방할 수 있습니다.
Forever
21 과 같은
Fast Fashion 브랜드인
Zara의
경우, 제품의
디자인에서부터 생산,
유통을 거쳐,
소매점에 제품이
들어갈 때 까지 총 10~15일
밖에 걸리지 않는다고 합니다.
이렇게 새로운
디자인이 나오고 불과 몇 일 안에 타업체에서 유사제품이
나오는 상황에서 제품의 구성 과 디자인의 우위는
반쪽짜리 성공이 될 수 밖에 없습니다.
소비자의
품질에 대한 만족과 상품/브랜드에
대한 호감을 재구매로 이어 나가기 위해서는 법적으로
보호가 가능한 “상표”를 만들어 부착하는 것이
필수입니다.
“상표”는
브랜드명, 상품명
뿐 아니라 해당 업체의 고유한 로고나 독특한 이미지,
문구,
문양,
색상 등을
말합니다.
그렇다면
어떻게 상표를 정해야 할까요?
이번 칼럼에서는
브랜드/상품명에
대하여 자세히 알아보겠습니다.
경쟁 업체와의 차별성을 강구
뷰티서플라이 가게 이름이 “ULTA”나“SEPHORA”라면 여러가지 문제가 발생하겠죠. 마찬가지로 원래 있는 이름이 아니더라도 불필요한 혼동을 줄 수 있으면 좋지 않습니다.
“Rihanna’s Beauty” 같은 이름이 그러한 예가 될 수 있습니다.
이러한
문제들을 피하기 위해서 시장에 대한 조사는 반드시
필요합니다. 이
때, 가장
경제적이고 효과적인 방법은 아무래도 인터넷 검색입니다.
네이버,
구글 등을
이용하여 해당 분야에서 이미 사용되고 있는 상표들을
한번 살펴보면 유사한 이름을 피해갈 수 있습니다.
당연히
비슷한 이름은 피하시고,
기존의 상표를
그대로 사용하는 일은 없어야 합니다.
일반적인 명칭 피하기
관련
분야에서 일반적으로 쓰이는 말은 상표로써의 가치가
떨어집니다.
“3X”,
“16-inch”, “Braid”, “Ghana”, “Pageboy” 등의
문구는 제품의 구성,
길이,
종류,
스타일 등을
일반적으로 부르는 말입니다.
이러한 일반적인
명칭은 누구나 자유롭게 사용할 수 있어야 하기 때문에,
상표법이
부여하는 독점적 권리는 제한되어 있습니다.
따라서,
이러한 문구는
꼭 필요한 경우가 아니면 피하는게 좋습니다.
물론
일반적인 명칭을 사용하면 기억하기 쉽고 제품에 대한
이해가 빠른게 사실이지만,
꼭 일반적인
명칭을 사용하지 않더라도 같은 효과를 낼 수 있습니다.
“Apple” 사의 아이패드의 경우, “패드”가 일반적으로는 태블릿 PC를 지칭하는 단어가 아님에도 불구하고, 어떤 제품인지 잘 설명하고 있습니다.
일반적인
명칭을 꼭 사용하셔야 한다면,
단어를 조금
변형시키거나 유사한 의미의 다른 단어를 고려해 보시기
바랍니다.
테슬라 CEO이자 억만장자 엘런 머스크가 창업한 터널 건설회사 The Boring Company 의 Boring은 “굴을 뚫는”라는 의미를 가지고 있습니다. 물론 “지루하다” 라는 이중적 의미로 재미를 유발하고 있죠. 이런 상표는 매우 기억하기 쉽습니다.
상품의 특징에 대한 고유 명칭 고안
갤럭시
노트 스마트폰의 경우,
큰 화면과
스타일러스 펜이라는 두가지 큰 특징을 Note
라는 고유의
명칭으로 잘 표현하고 있습니다.
여기서 Note라는
단어가 컴퓨터/모바일
기기 시장에서는 잘 사용하지 않는 단어이기 때문에
좋은 상표가 될 수 있었다는 점을 기억할 필요가
있습니다.
가상의
가발 제품, 100%
Hand-tied Human Hair Pageboy Lace Wig 제품을
예로 어떤 명명이 가능한지 살펴보겠습니다.
먼저 Wig 라는 제품 종류는 상품명이 아닌 패키징에서 드러나는 것이 이상적이겠죠.
100% Hand-tied 와 Lace 는 중요한 제품 특징이지만 상표로써는 큰 역할을 하지 못합니다. 고유문구 (예: Artisan’s Lacework, Tied-on-Lace, On-lace-handywork, etc) 등을 고안하여 소비자에게 기억시킬 필요가 있습니다.
그 외 human hair 라는 소재도 멋스러운 이름으로 승화시킬 수 있습니다. 모발의 단백질 성분인 Keratin 같은 이름은 소비자에게도 친숙하고, natural, organic 등의 단어도 소비자들에게 호감을 줄 수 있습니다.
Pageboy 라는 스타일은 그림 또는 사진으로 더 쉽고 정확하게 전달할 수 있는 정보입니다. 다만, 차별화/브랜드화 시키려면 Pagegirl, Peige (베이지 색상을 연상시킴) 등의 변형을 사용하시는 것도 방법입니다.
상품명은
소비자에게 제품의 특징을 알리는 역할도 하지만,
궁극적으로는
상품의 유일무이한 아이덴티티가 되어야 합니다.
다시 말해,
소비자가 비슷한
특징을 가진 여러 제품 중에 해당 상품을 고를 수 있도록
유도해야 합니다.
예를 들어, “시중에 유통되고 있는 여러 페이지보이 스타일100% 휴먼헤어 수제 레이스 가발 가운데서, 내가 산 제품(혹은 구입하고 싶은 제품)은 Artisan’s Lacework – Peige 이다” 라고 소비자가 인식할 수 있어야 합니다.
이름을 지을 때 창의력을 발휘할 수도 있습니다. “코닥” 과 같은 이름은 창업자가 만들어낸 단어입니다. 독특하고 외우기도 쉽죠.
역으로 우리 주변의 흔한 단어도 훌륭한 상표가 될 수 있습니다. 사무용 전자기기 회사 “Brother” 의 경우, “형제”라는 뜻의 일반적인 단어이지만 제품의 특징 등과 거리가 먼 좋은 상표입니다.
많이 쓰이고 있는 단어를 조금씩 변형하거나, 잘 쓰이지 않는 단어를 사용하는 것도 고려해볼 수 있습니다. 우버의 경쟁업체인 Lyft의 경우, “타다“라는 뜻을 가진 lift 라는 단어의 i를 y로 바꾸어 이름으로 사용하고 있습니다.
Artisan’s Lacework, Tied-on-Lace, On-lace-handywork, Keratin, natural, organic, Pagegirl, Peige등 예시로 등장하는 문구는 본 칼럼의 주제와 관련하여 설명을 목적으로 만들어낸 문구로, 실제 상표로 사용하기에 부적절할 수 있습니다. 본 칼럼의 여타 내용과 마찬가지로 법률적 자문이나 조언이 아님을 분명히 밝힙니다.
Government fees—순수 관납비, 즉 혼자서 상표 등록 업무를 진행할 경우로, 미국에 소재한 개인 혹은 법인은 누구나 특허청의 TEAS 전자출원시스템을 이용해 직접 출원/등록 가능합니다.
IPfever Average—지재권 전문가와 진행할 경우를 가정해 IPfever의 평균 총 비용(관납비+변호사 비용)을 예시했습니다.
Office Action—출원 및 등록 과정에 문제가 발생할 경우를 가정해, 온라인 대행업체 (Office Action 까지 포함) 및 일반 변호사 사무실, 대형 로펌의 비용을 기준으로 각각의 최소 비용의 평균 정도로 계산했습니다.
혼자서 진행할 때,
본인의 시간과 노력을 제하고, 직접적으로 발생하는 비용인 관납비를 설명드리자면 한가지 업종/상품에 대한 상표라 가정할 때, 상표 출원비는 $250 까지 할인 받을 수 있고, 이후 5년차에 $425 그리고 9년차 부터 10년 간격으로 $525 씩 납부하게 됩니다. 따라서, 30년에 걸쳐 $1,725 이니, 연 57불 정도입니다.
다만, Office Action 등 문제가 발생하면,
초기 등록 비용에 $2,000 이상의 변호사 비용이 추가로 발생할 수 있습니다. 아무래도 1차 거절이 되면 서면 대응은 직접하시기 어려울 수 있기 때문이죠. 또한 상표 등록 이후에도 추가 절차 진행 시, 시기를 놓치거나 문제가 발생해 연체금, 추가 변호사 비용 등 비용이 발생한다고 가정하면, 30년에 걸쳐 총 $6,625 까지도 쉽게 발생할 수 있습니다. (연 221불 정도)
처음부터 지재권 전문가와 진행할 경우,
아무래도 지재권 전문 변호사와 심도 있는 사전 자문을 받고, 출원을 진행하면 서류가 미비하거나 기존 상표와의 혼동 가능성 등으로 거절 될 확률이 매우 낮아 집니다.
물론 펌마다 차이는 있겠지만, IPfever 의 경우 90% 이상 거절 없이 바로 등록되므로 평균 비용이 최초 등록까지 관납비 포함 750불 정도입니다. 이후 30년동안 지속적인 관리, 유지 비용까지 포함했을 때 관납비 포함 총 $3125 정도 (연간 $104 정도) 생각하시면 됩니다.
최소 비용으로 상표 등록하기
1. 직접 하기
본인이 상표에 대한 어느정도 지식이 있고, 어떤 상표를 어떤 상품에 대하여 어떤 방식(standard vs. special)으로 출원할 지 확정한 상태라면, 혼자서 직접 출원 및 관리하시면 가장 좋습니다.
물론 그만큼 상표등록 관리에 신경과 시간을 쓰셔야 하지만, 연 57불 정도로 상표를 등록할 수 있다는 경제적 이익을 무시할 수 없기 때문이죠.
반대로, 상표에 대한 지식과 경험이 부족하다면 처음부터 전문가의 도움을 받는게 좋겠죠. 비용 때문에 꼭 혼자서 하셔야 할 경우에도 전문 변호사와 무료 상담을 통해 어느정도 감을 잡고 시작하시는 것이 좋습니다.
2. 온라인 업체 및 fiverr 등 무자격 대행업체
정식으로 특허청에 상표 업무를 대리하려면 미국 변호사 자격이 필요합니다. 하지만, 미국에 소재한 개인/법인은 누구나 직접 가능하기 때문에, 서류 준비는 대행하고, 실제 서명 및 제출은 본인이 직접하도록 유도하는 방식으로 진행하는 무자격 대행 업체들이 많이 존재합니다.
Fiverr 등의 프리랜싱 서비스로 변호사의 도움을 받더라도 실제로 출원과 관련된 서명, 제출 등의 법률적 행위는 본인이 직접하기 때문에 리스크가 높다고 볼 수 있는데요. 물론 상표 등록에 문제가 발생하여 이를 해결하다보면 위 Office Action 항목과 같이 추가 비용이 발생하는 문제도 있지만, 가장 큰 문제는 이후 상표 관련 분쟁이나 문제가 발생할 때까지 상표 등록이 잘못됐거나 미비함을 인지하지 못하는 상황입니다.
이러한 업체들을 이용하면서 피해를 보시는 분들이 워낙 많아서, 이를 방지하고자 아무것도 모른 상태에서도 본인이 직접 상표 등록을 하실 수 있도록 기본적인 설명을 해두었으니 아래 링크 참고하시고, 변호사가 서류에 서명하지 않는 업체는 절대로 피하시기 바랍니다.
3. 변호사 고용
상표 업무의 경우 미국 변호사 자격만 있으면 대행이 가능합니다. 이는 특허 업무 처럼 자격증을 따로 마련해 둔 경우와 대비되는데요. 그 이유는 상표가 워낙 대중적이기도 하고, 출원 시 필요한 서류가 매우 간단하기 때문입니다.
하지만 출원을 위한 법적요건만 갖춘다고, 좋은 상표권을 확보할 수 있는 것은 아니기에 상표 전문 변호사를 찾는 것이 좋습니다. 이 때 무조건 큰펌을 찾는 것이 무조건 좋은 것은 아닌데요. 큰펌에서는 변호사가 명의만 제공하고 실제 출원 업무를 타인에게 전임하는 경우가 많기 때문입니다. 일단, 시간당 수임료가 $300 이 넘어가면 소송이나 분쟁 등 본격적인 업무가 아닌 상표 출원 등은 수지가 맞지 않는다고 생각하시면 됩니다.
따라서, 로펌을 택하실 때는 변호사에게 직접 묻고 상담할 수 있는 기회가 지속적으로 제공되는지 먼저 확인하시고, 해당 변호사가 어떤 업무를 주로 맡고 있는지, 그리고 마지막으로 비용은 합리적인지 확인하시기 바랍니다.
여러분은 처음 보는 가게 간판이 있으면 제일 먼저 무슨 생각을 하시나요? 소위 얼리 어답터라고 불리우는 “새로운 물건이나 서비스를 남들 보다 먼저 시도해 보는 것을 즐기는 사람”도 있지만, 대부분의 소비자에게 낯선 간판은 눈에는 쉽게 띌지 몰라도 선뜻 이용하기는 꺼려지기 마련입니다.
때문에 많은 업체들이 자신의 상표를 소비자들에게 친숙하게 하기 위해 TV나 지면 광고에 많은 비용을 지출합니다. 헌데 요즘 다양한 매체를 통하여 수 많은 광고가 쏟아지다 보니, 대다수 현대인에게 광고는 성가시지만 어쩔 수 없이 견뎌내야 하는 가급적 피하고 싶은 존재가 되었습 니다.
그러한 연유로 요즘은 전통적인 광고보다는 다양한 행사나 인터넷을 통한 홍보가 효과적인 마케팅 기법으로 각광받고 있습니다.
공식 웹사이트나 소셜네트워크(SNS)를 이용하는 홍보 방법을 비롯하여, 인기 블로거나 팔로워가 많은 소셜계정에 협찬 등을 통해 제품이나 상표를 노출시키는 방법까지, 인터넷을 통한 홍보 방법이 점차 다양해 지고 보편화 되는 추세입니다
이러한 간접적인 광고는 잠재적 소비자에게 상표를 반강제적으로 노출시키는 것이 아니라, 구매를 희망하는 소비자가 인터넷 검색 등을 통하여 직접 내용을 찾아 확인하도록 유도 합니다. 결과적으로 똑같이 제품을 소개한 글 일지라도 신뢰하기 어려운 광고주의 일방적인 주장이 아니라 소비자가 스스로 찾아낸 요긴한 정보로 다가가게 되죠.
많은 소비자들이 익숙치 않은 가게나 신규 업체에 대한 정보나 평판을 알아 보기 위해 인터넷 검색을 이용하고, 이 때 그 업체의 상표를 이용하여 검색하게 됩니다.
특정 상표가 아닌 일반적인 키워드를 통한 검색 순위에서는 상위가 아닐 지라도, 정확한 상표로 검색할 경우에는 해당 업체의 공식 웹사이트가 검색 결과의 첫번째 페이지에 등장할 가능성이 매우 커집니다.
공식 웹사이트가 없을 경우에는 리뷰사이트(yelp 나 구글맵 등)의 해당 업체에 대한 리뷰가 검색 상위권에 등장할 가능성이 크죠. 헌데 공식 웹사이트와 달리 리뷰사이트의 내용은 업체가 직접 내용을 관리할 수 없기 때문에, 일부 앙심을 품은 리뷰에 의해 발생하는 부정적인 이미지가 문제가 될 수 있습니다.
심지어는 공식 웹사이트는 커녕 해당 업체의 리뷰도 찾아 보기 어려운 경우가 있는데, 이런 경우 소비자들에게 신뢰를 주기 어렵고, 때로는 부정적인 이미지를 심어 줄 수 있습니다. 이런 경우를 잘 살펴보면 상표 자체에 문제가 있는 경우가 많습니다.
예를 들어 상표에 지역명(카운티, 도시, 타운 이름 등) 이나 일반적인 명칭(뷰티 서플라이 등)을 사용하는 경우가 있는데, 이러한 이름을 검색하면 해당 지역의 뷰티 서플라이가 모두 검색 결과에 나타날 것을 예상할 수 있겠죠. 그 밖에도 판매 상품이나 서비스에 대한 설명을 이름으로 사용하게 되는 경우, 예를 들어, “Luxury Beauty Supply” 와 같은 이름은 검색엔진에서 일반적인 키워드 검색과 구분하지 못하므로, 해당 업체가 검색 결과 상위에 위치하기 어렵습니다.
이렇게 상표로 부적합한 이름을 선택한 경우 인터넷에 익숙한 소비자들에게 좋은 인상을 남기기 어려워 지므로, 처음 상표를 결정할 때부터 장기적인 안목으로 향후 상표로써의 역할을 잘 할 수 있는지 고려해 봐야 합니다. 그 뿐만 아니라 상표를 사용하고 있는 동안에도, 다른 업체가 동일한 이름을 사용하고 있거나 유사 상표가 검색되지는 않는지 확인하는 등 지속적인 관리를 통하여 온라인 상의 입지를 다져가야 합니다.
인터넷 검색엔진에 간단히 상표명을 검색해 보는 것 만으로도 해당 상표명을 사용하기 전 미리 향후 좋은 상표가 될 수 있을지 여부를 판단하는데 도움이 될 뿐 아니라, 현재 사용하고 있는 상표의 도용이나 유사 상표의 출현 등에 대해 적절히 대응하는데 큰 도움이 됩니다.
특허는 이제껏 없던 새롭고 유용한 아이디어를 현실화 시킨 첫번째 사람에게 그에 대한 독점적인 사용권리를 부여하죠. 물론 특허권은 국가가 부여하는 것이므로 미국에서 보호를 받으려면 미국 특허를 출원해야 합니다.
따라서 미국시장을 겨냥한 제품의 경우, 반드시 미국에서 출원이 이루어져야 하겠죠. 또한 제품의 생산, 유통 등 모든 부분에서 독점권이 발생하므로, 생산 국가나 유통 경로에 있는 나라에서도 특허 등록을 고려할 수 있습니다.
하지만 중국, 베트남 등의 대표적인 생산기지 들은 아직 개발도상국으로서 특허권의 보호가 제대로 이루어지고 있지 않으므로, 미국에서 특허 등록 후 수입 금지 조치 등의 제재를 활용하는 것이 더 효과적이죠.
특허 등록의 절차
특허의 출원 및 심사 절차는 크게 다르지 않습니다. 이는 한미 양국이 지재권 기구 (WIPO)의 가입을 통해 상호간의 발행 특허 기록 및 심사 과정 등을 공유하고 있기 때문이죠.
일단 특허 출원을 하기 위해, 출원서 다시 말해 Application 을 작성해야 합니다. 헌데, 특허 출원은 기술적으로 복잡하고 까다롭기 때문에 변호사 자격을 가지고 있더라도 미국 특허청의 별도 자격시험을 추가로 통과한 사람만이 그 출원을 대리할 수 있습니다. 물론 본인의 출원서를 직접 작성하여 제출하는 경로도 있지만, 이러한 경우 서류 미비, 기재 불비 등의 사유로 거절 당할 가능성이 매우 높죠.
특허 등록 요건
Application 을 작성하기 위해서는 먼저 기술이 구현되어 있어야 합니다. 단순히 아이디어만 가지고는 특허를 받을 수 없고, 이를 실제로 사용할 수 있도록 만든 후에야 등록을 고려할 수 있습니다.
예를 들어, “연필과 지우개가 한 제품에 있으면 편리하겠다” 라는 것은 단순한 아이디어에 불과하지만, “연필의 한쪽 끝에 지우개를 구속하고 있는 금속 접합부를 연결한 필기도구”는 구현화된 기술입니다. 후자의 경우 금속 접합부를 상세설명 및 도면을 통해 공개하고 특허를 받을 수 있습니다.
출원 된 특허는 형식요건을 만족하는 지에 대한 1차 서류 심사를 거쳐, 미 특허청의 해당 분야 전문 심사관에게 전달 됩니다. 심사관은 특허청의 데이타베이스를 이용하여 동일하거나 유사한 발명이 있는 지 확인하고, 심사 통과/거절 여부를 결정합니다.
특허 출원 비용
출원 비용은 해당 발명의 복잡성이나 그 외 다양한 요소들에 의하여 크게 다를 수 있습니다. 간단한 기계장치 등의 출원서 작성에는 $2,000-3000 정도의 변호사 비용에 추가하여, 특허청에 지불하는 관납료가 발생하는데 관납료는 개인 발명가의 경우 출원에서 발행까지 총 $680 정도로 대폭 할인 받을 수 있습니다.
참고로, 단순히 이익 창출을 위하여 기업적으로 특허 출원 대행을 하는 업체의 경우, 최초 출원 비용을 받고 발행 가능성이 없는 출원서를 작성한 후, 1차 거절 후 대응 비용을 추가 부담시키고, 2차 거절 시에는 포기를 종용하는 등의 악질적인 수법으로 개인 발명가의 꿈을 좌절시키는 경우가 다수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
특허 대리인과 일할 때는 해당 특허 변호사/변리사가 (1) 해당 기술을 어느정도 이해 하는지, (2) 그 이해를 바탕으로 기존 기술과의 차별화를 위한 조언 및 견해를 구하는지, (3) 출원 비용과 등록 가능성을 저울질 하여 비용-효율적인 방법을 제안하는 지 등을 잘 살펴보시는 것이 중요합니다.
특허의 가치
특허는 출원자가 권리 범위를 마음대로 설정할 수 있다는 점에서 다른 재산권과 차이가 있습니다. 그 때문에 권리 범위에 따라서 특허 등록 가능성 및 심사 난이도가 매우 달라지기도 하죠.
예를 들어, 지우개가 달린 연필을 특허 출원하면서, 연필의 길이, 두께, 지우개의 성분 등을 특정지어 권리를 청구하게 되면, 심사 통과의 가능성은 높아지는 반면에 결과적으로 발행된 특허의 권리 범위가 매우 좁아지게 되겠죠.
다시 말해, 경쟁 업체에서 연필을 조금 길게 만들거나 더 두껍게 만드는 방법을 통하여 특허권의 보호 범위를 피해갈 수 있다는 겁니다. 따라서, 특허의 가치는 권리의 청구 범위에 따라 크게 달라짐을 유의하세요.
청구 범위는 최초 출원 이후 심사과정에서 계속 수정이 가능하므로, 출원부터 발행까지 지속적으로 특허권의 범위에 대하여 주의를 기울이셔야 합니다.