인기리에 판매 중인 타사 제품을 벤치마킹할 때, 지재권 소송 특히 특허 문제에 발목이 잡히는 경우가 많습니다.

1. 특허 확인 절차

타사 제품이 특허를 출원하거나 취득했는지 여부는 보통 패키지 등에 표기된 “Patent pending” 혹은 “Patent No. 00,000,000” 문구를 통해 알 수 있습니다.

참고로, 상대가 특허를 받았다고 꼭 유사한 상품을 못 만드는 건 아닙니다.

특허는 하나의 상품 그 자체를 보호하는 것이 아니라, 그 상품이 가지고 있는 몇가지 특징의 조합을 보호하는 것이기 때문이죠.

더 자세한 내용은 특허의 보호 범위와 그 한계 – IPfever 를 참고하세요.

이 때문에 특허권을 말할 때는 특허번호 (Pat. No.) 를 빼놓을 수 없는데, 특허를 아직 취득하지 않은 경우(application pending)에는 당연히 특허번호가 없고, 접수번호 (application No.) 만으로는 확인이 안되는 경우가 많아, 특허번호가 없으면 “Patent pending” 혹은 “Pat. pending” 이라고 씁니다.

1A. 특허 번호로 검색

특허번호를 알고 있으면, Google Patents 에서 특허의 내용을 무료로 열람할 수 있고, 내용을 살펴 제품의 어떤 특징이 특허로 보호되고 있는지 확인할 수 있습니다.

자사 제품이 특허 문서에 열거된 특징(claims)을 모두 갖고 있는 경우에만 문제가 됩니다. 따라서, 하나 이상의 특징을 다른 것으로 대체하면 문제가 없겠죠. 이를 “침해 회피” (design around) 한다고 합니다. (더 자세한 내용은 신제품 출시 전 특허 분쟁 예방하기 – IPfever 참조하세요.)

이렇게 개발한 제품이 특정 특허를 침해하지 않는다는 “비침해의견”을 미리 받아두면 좋습니다.

1B. 특허 번호가 없는 경우

반대로 번호가 없는 Patent pending 의 경우, 특허권 자체가 아직 불확정한 상태입니다.

가장 좋게는, 타사가 특허를 받는 데 실패하는 경우가 있겠죠. 하지만 이를 예측하기는 어렵기 때문에 낙관만 해서는 안됩니다. 반대로, 특허 심사가 끝날 때까지 제품 개발/출시를 미룰 수도 있겠지만, 기약도 없고 현실적인 대안은 아닙니다.

공을 들이자면, 기존에 출시된 제품 및 관련 특허를 찾아서 타사 제품의 어떤 특징이 특허로 보호될 수 있을 지 예측해 볼 수 있습니다.

이런 경우, 위 1A에서 언급한 특정 특허를 침해하지 않는다는 의견이 아니라, 더 포괄적으로, 그 누구의 특허도 침해하지 않는다는 Freedom to Operate 의견을 받아둘 수 있습니다.

2. 내 제품에 특허 받기

특허는 방어적인 성격도 있기 때문에, 자사 제품에 특허를 걸어 두는 것도 고려해야 합니다.

한가지 먼저 분명히 해두어야 하는 것은, 내 제품에 특허를 걸어둔다고, 남의 특허를 무시하고 내 제품을 마음대로 만들어 팔수 있는 것은 아닙니다.

애플에서 아이폰의 외장 디자인에 특허를 걸어두었지만, 그렇다고 퀄컴이나 화웨이, 삼성 등이 가지고 있는 통신 특허를 무시하고 아이폰을 만들 수 없는 것과 마찬가지 입니다.

그럼에도 불구하고, 타사 제품 대비 차이점/개선점에 대해 특허를 확보해 두면 좋습니다.

3. 특허 분쟁의 예방

Patent pending 처럼 권리 자체가 아직 확립되지 않은 경우에는 물론이고, 이미 발급된 특허(특허 번호가 있는 경우)에 대해서도 서로 간의 해석이 일치하지 않을 수 있어서, 어떤 경우에든 항상 분쟁의 가능성은 있습니다.

일단 분쟁이 발생하면 원고, 피고 상관 없이 양방 모두 손해를 보게 됩니다. 따라서, 사전에 분쟁을 예방할 수 있다면 가장 좋겠죠.

3A. 먼저 자신을 알아야 합니다.

누구든 소송을 걸기 전에는 당연히 많은 뒷조사를 합니다.

제품 시장이 얼마나 중복되는지, 소비자들이 어느 제품을 더 선호하는지, 기타 매출 규모나 회사의 재정 상태 등 다양한 요인들을 검토 후 소송을 결심하게 됩니다.

따라서, 타사 제품에 대한 검토에 더해, 각 회사와 각각의 시장규모, 유통 경로, 매출 등을 미리 비교 분석해 분쟁이 발생할 가능성을 미리 점쳐 볼 수 있습니다.

3B. 상대의 행동을 예측해 봅니다.

유행을 많이 타는 상품의 경우, 소송이라는 기나긴 여정을 시작한 후 얼마 지나지 않아 제품의 판매가 시들해지는 경우도 있습니다. 이런 품목에서 특허 소송이 진행되는 경우는 당연히 드물겠죠.

반면에, 상대가 특허 소송을 진행해본 경험이 있거나, 업계에서 잦은 분쟁 및 소송 위협으로 악명 높은 기업일 수도 있습니다. 이런 경우, 당연히 더 조심해야 합니다.

3C. 특허 외의 지재권에도 관심을 가집니다.

특허 받은 상품과 유사성이 있더라도, 제품 패키징이나 광고문구 등에 큰 차이가 있어서 소비자에게 당연히 다른 회사의 별도의 제품이라고 인식된다면, 분쟁이 발생할 가능성이 적어집니다.

이렇게 패키징이나 광고문구도 지재권의 일부로 볼 수 있는데, 특허와는 별도의 권리이므로 따로 검토가 필요합니다.

예를 들어, 비침해의견에 따라 제품을 출시했는데, 기존 제품의 이름을 단순히 일반적인 명칭으로 생각해서 그대로 썼다가 문제가 될 수 있습니다.

그림 속의 “스콰티 파티”는 배변 시 좋은 자세를 취할 수 있도록 개발된 발받침으로, TV 방송(Shark Tank) 출연 등 많은 인지도를 가진 히트 상품입니다.

간단히 생각해보면, 이런 발받침은 어느정도의 높이와 내구성만 확보가 되는 선에서 특허를 침해하지 않는 다양한 제품을 출시할 수 있습니다. 하지만, Squatty Potty 라는 이름은 Squatty Potty USA, LLC 만 사용할 수 있는 등록상표이기 때문에, 자사 제품의 광고나 패키징에 비슷한 명칭을 사용하면 문제가 됩니다.

특허소송에 걸려 낭패를 본 경험담을 전해 들으면 아무래도 겁이 날 수 있습니다. 하지만, 모방제품은 가격 경쟁력과 선택의 폭이라는 면에서 소비자의 권익을 보호하는 긍정적인 면을 가지고 있기 때문에, 법은 무조건 원조 제품을 보호하는 것이 아니라, 적정한 선에서 상호간의 공정한 경쟁을 도모한다는 점 알고 계시면 좋겠습니다.

상표나 특허 (patent, trademark) 침해 사실이 발견되면 소송을 걸기 전에, 우선 경고와 대응 및 보상을 요구하는 차원에서 경고서한 (cease and desist letter) 을 먼저 보냅니다.

이러한 서한은 보통 변호사가 작성하게 되고,

• 침해의 근거가 되는 보유 지재권의 목록 (list of intellectual properties including patent, registered or common law trademark)
• 침해한 것으로 여겨지는 수신인의 상품이나 서비스의 목록 (infringing goods or services),
• 피해 사실과 함께 그에 따른 희망 조치 (to stop selling goods or offering services, to respond in writing by DATE, disclosure of any infringing activities, disposal of goods, information about suppliers and distributors)
• 대응이 없으면 소송을 진행하겠다는 경고 (threat of lawsuit for punitive damages, treble damages, statutory damages, etc)

등이 담겨져 있는게 보통입니다.

일단 일의 심각성을 드러내 주의를 끌어야 하기 때문에 법적으로 보장된 보상금액(statutory damages)이나, 일정 기간 동안 응답이 없을 경우 바로 소송을 진행하겠다는 경고 등을 포함하기 마련이므로 처음 서신을 받아 보는 경우 당황하기 쉽습니다.

수신인/발신인 정보부터 확인하세요.

서한의 내용도 중요하지만 누가, 누구에게, 누구를 통해 보냈는지도 중요합니다.

예를 들어, 글로벌 기업의 IP담당 부서에서 직접 중소 사업체에 보냈다면, 실질적인 보상을 위해서라기 보다는 경고를 통해서 일이 커지는 것을 방지하려는 경우가 많습니다.

이러한 해석의 근거로

1. 해당 중소업체가 명백한 모조품이나 위조품을 판매했다면 모르겠지만, 조금 유사한 제품을 판매했다고 큰 기업에서 작은 업체에 소송을 걸면 큰 회사의 횡포라는 사회적 비난을 피해하기 어렵습니다.
2. 해당 중소업체의 관할법원에서 소송을 진행하기 위해서는 해당 지역의 로펌을 선정해야 하므로, 만약 소송을 이미 염두에 뒀다면 굳이 내부적으로 경고서한을 발행하는 수고를 할 필요가 없습니다.
3. 특히 자산이 거의 없는 영세업체의 경우, 시간과 비용을 들여 법원 판결을 받더라도 실제로 배상금을 징수할 가능성이 매우 적습니다.

물론 추측에 불과하지만, 경고문을 보낸 변호사/로펌에 대해 알아보거나, 경고문을 보낸 업체가 기존에 지재권 소송을 걸었던 법원 기록이나 뉴스 기사가 있는지 등을 알아보면 더 신빙성 있는 결론을 내릴 수도 있겠죠.

• 예를 들어, 침해 사실의 증명이 까다로운 “특허” 침해의 경우, 보내는 쪽의 변호사/로펌의 경력이나 규모, 전문분야 등을 확인해 보는 것 만으로도 소송의 위협이 어느정도 다가와 있는지 점쳐 볼 수 있습니다.
• 참고로, 지재권 등록 및 소송에 관련된 기록은 비교적 문서화, 디지털화가 잘 되어 있고, 인터넷으로 검색이 가능한 경우도 많아서 열심히 찾다보면 여러가지 정보를 얻을 수 있습니다.

침해 여부/가능성을 판단

진정성이 없는 경고서한*이 아니라는 가정하에, 실제로 상대방의 지재권을 침해했는지 여부 내지는 가능성을 우선 판단해야 적절한 대응을 할 수 있겠죠.

*단순히 소송의 위협만으로 합의금을 노리는 경우도 있는데, 이런 경우는 뉴스, 피해자 커뮤니티 등 다양한 정보 매체를 통해 피해 사례나 정보가 공유되는 경우가 많아, 발신인/수신인 정보만으로도 어느정도 걸러낼 수 있습니다.

먼저 상대방이 정말로 권리를 가지고 있는지부터 확인해야 합니다.

물론 특허나 상표가 등록되어 있다면 적법한 권리를 가졌다는 추정을 하게 되지만, 등록되어 있어도 실제로는 취소사유가 있거나 애초에 무효인 경우도 있습니다. 따라서, 오래전부터 널리 사용해온 기술이나 문구, 상품명칭에 대해 지적재산권을 주장하는 경우에는 의심해 볼 만 합니다.

적법한 권리를 가졌다고 판단되면 실제로 문제가 된 상품/서비스가 권리를 침해하는지 따져봐야 합니다. 상대방 제품을 베꼈다고 하더라도 침해가 아닐 수 있고, 전혀 상관이 없어 보이는데 침해인 경우도 있습니다.

따라서, 단순히 직감이나 경고서한의 내용에 의존해 판단해서는 안되고, 법에 의거하여 침해 여부를 판단하는 것이 중요합니다.

특허와 상표의 침해여부를 판단하는 법적 근거를 요약하면 다음과 같습니다.

• 특허는 issued patent 의 claims (특허 문서의 마지막 부분) 중 어느 하나의 claim (아라빅 숫자로 번호가 매겨져 있고, 그 중 하나의 번호에 해당하는 모든 단락을 포함합니다) 의 모든 요소를 해당 상품/서비스가 포함하는지에 따라 침해 여부가 결정됩니다.
• 상표는 소비자가 해당 상품/서비스를 상표권자의 상품/서비스와 혼동할 가능성이 있는지 여부가 핵심이 됩니다. 이를 판단하기 위해 크게 “문제가 된 두 상표(사용한 문구, 그림, 전체적 디자인 등)가 얼마나 유사한지” 그리고 “두가지 상품/서비스가 얼마나 유사한지 (유통경로, 타겟 소비자, 제품의 특성 등)” 를 고려합니다.

자체 대응 (변호사 없이)

변호사의 도움을 받지 않고 직접 대응할 때, 꼭 더 안 좋은 결과가 있다고 보기는 어렵습니다.

가상의 특허 침해 분쟁을 예로 설명해 보겠습니다.

특허 침해로 경고서한을 받았는데, 침해의 소지가 있는 상품의 판매총액이 $2,000 가량으로 작고, 판매하지 않고 남아 있는 물건도 원가 기준 약 $1,000 정도 밖에 되지 않아, 상대측 변호사에게 모두 공개하고 합의를 요청해본 결과, 다음의 조건으로 합의를 제안 받았다고 합시다.

1. 특허 침해 사실을 인정,
2. 특허권자 측에 발생한 피해액 $8,000 (변호사 비용 $4,000 + 유사품 판매액은 $2,000 이지만 특허제품은 개당 2배 더 비싸서 그로 인한 특허권자의 매출 손실은 $4,000) 배상
3. 특허 침해 상품의 판매 중지 및 폐기
4. 구입처(제조사)에 대한 정보 공개

양측의 득실 비교

이 경우, 보상하는 측의 경제적 손실을 따져보면 배상액 $8,000 에 폐기할 상품의 원가 $1,000 정도를 합해 총 $9,000이 됩니다.

상대측의 득실을 따져보면, 변호사 비용은 보상 받았지만 같은 금액을 지출했으므로 본전이고, 보상액 $4,000 에 $1,000 상당의 유사품이 시장에서 판매되지 않았을 때, 시장에 다른 유사품/대체품이 없다는 가정하에, 발생할 수 있는 매출 $2,000 합해 총 $6,000 이 됩니다. 헌데 특허 침해 사실을 인정받았고, 구입처 정보를 얻게 되었으므로, 추가적인 배상을 얻을 가능성 및 기회가 증가하게 됩니다.

변호사를 통해 진행했다면

만약, 경고 서한을 받고 변호사를 찾아갔을 때, 소송으로 가면 70% 정도의 확률로 특허를 무효화 할 수 있다는 결론이 나왔고, 이에 따라 상대방과 대화를 해본 결과, 상대방이 특허 무효화의 리스크 때문에 더 이상 일을 크게 만드는 것을 원치 않았다고 가정해 봅시다. 이 경우, 경고서한은 없던 일이 되고, 원가 $1,000 에 해당하는 물품도 계속 판매가 가능하게 됩니다.

하지만, 그때까지 발생한 변호사 비용은 각자 부담하게 되겠죠. 만약 특허를 분석해 70% 무효 가능 결론을 내고, 이를 상대방 특허권자 측에 전달하는데 발생하는 변호사 비용이 $8,000 이 넘어가면 (실제로, 특허 침해 가능성 분석 및 소견서 만으로도 $10,000 이 훌쩍 넘어 갈 수 있습니다), 변호사를 고용했을 때 경제적으로 이익이 없거나 손해가 발생할 수도 있습니다.

물론, 향후 해당 제품을 계속 판매해서 그 손실액 이상의 매출이익을 얻는다면 문제가 없겠죠. 하지만, 문제가 된 제품이 매출액에 큰 비중을 차지하지 않고, 향후 매출 이익도 보장되지 않는다면 굳이 변호사를 고용해 불필요한 비용을 발생시킬 이유가 없게됩니다.

참고로, 한 수 더 생각해 보면, 만약 특허권자가 70% 무효 가능성을 이미 알고 시작했다면, 특허 침해도 인정받고 제조사의 정보도 얻게 되는 합의가 더욱 매력적인 선택이 되고, 이 때문에 합의조건이 $8,000 보다 더 좋았을 수도 있다는 사실입니다. 예를 들어, 특허 침해 사실 인정 및 제조사 정보가 더 중요한 상황이였다면, $2,000 정도의 명목상 합의금만 요구할 수도 있기 때문이죠.

하지만, 너무 여러 수 앞을 내다보다 보면 변수가 너무 많아집니다. 예를 들어, 특허권자 측에서 해당 특허 침해를 굉장히 개인적으로 받아들여 화가 단단히 나 있다던가, 상대측 변호사가 contingency (기본 수임료 없이 배상액의 일정 % 를 수임료로 받음) 로 일을 수임했다든지, 등에 따라 전혀 예상치 못했던 결과가 나올 수도 있습니다.

최악의 실수 피하기

만약 직접 대응을 원하신다면 꼭 주의하셔야 할 점이 몇가지 있습니다.

첫째로, 단지 화해의 제스쳐로 침해 사실을 인정해서는 안됩니다. 통상 합의를 위한 대화를 위해 서로 오고간 내용은 법정에서 증거로 사용할 수 없지만, 어디서 부터 어디까지가 합의를 위한 대화인지 불분명할 수 있습니다.

둘째로, 거짓말은 언젠가 밝혀질 수 있습니다. 상대방이 경고서한에 담긴 내용보다 더 많이 알고 있으면서도 숨기고 있을 가능성을 항상 생각해야 하고, 한번 거짓말을 해서 신용을 잃으면 이를 회복하기는 참 어렵습니다. 소송으로 가면 비용만 증가하는 것이 아니고, 자신도 잊고 있거나 몰랐던 사실들이 파헤쳐지게 됩니다.

셋째로, 절대로 상대측의 변호사가 자신을 위한다고 착각해서는 안됩니다. 변호사는 중립도 아니고, 고용한 특허권자의 최대의 이익을 쫓아야 할 법적, 도덕적 의무가 있는 사람입니다.

위 사항만 염두에 두시면 잘 대처할 수 있다…는 무책임한 말씀은 당연히 드리기 어렵습니다. 하지만, 여러가지 사정으로 변호사를 찾아가지 않고 해결하기 원하시는 분들이 있을거라는 생각에 조금이나마 도움이 되고자 몇자 적어보았습니다.