IC (국제분류) 와 ID (acceptable identification of goods/services) 는 미국 상표 등록을 위해서 꼭 필요한 사항입니다.
상표는 관련된 상품/서비스 없이는 존재할 수 없습니다. 물론 나이키나 월마트와 같은 유명 상표의 경우, 특정 상품(운동 용품, 의류, 등)이나 서비스(리테일 서비스)에 국한되지 않고 막연히 생각하기 쉽지만, 엄밀히 말하자면 두개의 독립적인 회사가 동일한 상표를 서로 다른 제품군에 사용하는 것이 가능합니다.
예를 들어, 미국의 대형 항공사 델타(Delta Airline)와 주방이나 화장실 등에서 쉽게 찾아 볼 수 있는 브랜드 델타(Delta Faucet)는 서로 다른 영역에서 각기 자리매김한 유명 브랜드 입니다.
따라서, 상표 출원 시에는 이미 해당 상표를 사용하고 있는 (혹은 향후 사용 예정인) 상품/서비스의 목록을 기재하게 됩니다. 이렇게 기재된 상품/서비스의 명칭을 통일하고 검색 및 비교가 쉽도록 하기 위해 만든 체계가 IC 와 ID 입니다.
국제분류 IC 와 세부명칭 ID
간단히는 국제분류 (혹은 IC)가 상위 분류, 세부명칭 (혹은 ID)이 하위 분류에 해당합니다. 국제분류는 니스협약에 따라 여러 나라에서 공통적으로 사용하고 있는 NICE International Class 를 지칭합니다. 이 분류 시스템은 모든 상품과 서비스를 총 45개의 분류 (혹은 Class) 로 나누고 있습니다.
예를 들어, 항공여객 서비스는 운송업, 보관업 등을 포함하는 제39류, 주방이나 화장실의 수도꼭지 등의 제품은 조명, 가열, 환기용 장치 등을 포함하는 제11류에 속합니다. 예외는 있지만, 통상 같은 분류에 똑같거나 유사한 상표가 이미 등록되어 있으면, 해당 상표의 사용 혹은 등록은 어렵다고 보시면 됩니다.
세부명칭은 정확히 어떤 제품/서비스에 상표를 사용하고 있는지를 지칭하게 됩니다. 예를 들어, 델타 항공사의 경우 AIR TRANSPORTATION OF PERSONS, PROPERTY, AND MAIL 이라는 세부명칭으로 등록되어 있습니다. 이러한 세부명칭를 각 상표권 소유자 마다 제각기 기입하면 행정적으로 관리가 어렵기 때문에, 미특허상표청(USPTO)에서는 Trademark ID Manual 을 통해 이미 사용이 승인된 세부명칭을 공개하고 있습니다. 이 세부명칭을 그대로 쓰는 것으로, TEAS Plus (분류 당 $50 할인) 출원이 가능해지므로, TM ID Manual 에 적합한 세부명칭이 있는지 확인하시면 좋습니다.
자주 묻는 질문
Q1. 하나의 국제분류에 세부명칭은 많이 포함할 수록 유리하지 않나요?
A. 물론 출원 시 정부수수료는 국제분류 당 책정되고, 세부명칭은 제한 없이 추가가 가능합니다. 하지만 미국 상표는 “사용주의”에 따라 실제로 상표를 사용하고 있는 제품/서비스만 기입하셔야 합니다. 출원 및 등록 시에는 통상 한 분류 당 한 제품/서비스에 대한 증빙이 요구되지만, 언제든 추가 요청 받을 수 있고, USPTO에서는 주기적으로 감사(audit)를 통해 미사용 상표를 추려내고 있으므로 주의가 필요합니다.
Q2. 하나의 상표를 여러 국제분류에 대하여 출원할 필요가 있나요?
향후 경쟁 업체가 출원/등록할 가능성이 미리 선점해 두는 것이 안전합니다. 물론 분류가 달라도 경쟁 가능성이 우려되면 USPTO 상표심사시 등록이 거절되는 경우가 많지만, 특히 일반적으로 함께 판매/서비스하는 업종이 아닐 경우에는 다수의 국제분류에 출원하는 것이 좋습니다.
출원/등록에 드는 비용이 부담이 될 경우, USPTO에서 매주 간행하는 Official Gazette (향후 등록될 상표 명단을 발표) 을 지속적으로 검색하여, 경쟁업체의 유사한 상표가 관심이 있는 분류에 등록예고 되지는 않는지 확인하는 방법이 있습니다. 이 경우, Official Gazette 발행일로부터 30일 이내에 이의를 제기해 해당 상표의 등록을 보류/취소시킬 수 있습니다.
특허 출원은 자신만이 알고 있는 기술을 세상에 공개하는 대가로 일정기간 동안 독점권을 얻는 사회적 계약이라고 볼 수 있습니다. 기술 공유에 의한 공익과 독점이라는 사익의 균형을 잘 맞춰야 하는 만큼 그 심사에 시간과 비용이 많이 들고, 과정과 결과에도 큰 차이가 있습니다.
먼저 특허 출원 및 등록은 다음과 같은 순서로 진행됩니다.
1. 사전 검토 (Clearance)
제3자가 이미 원천 기술이나 유사 기술에 특허를 가지고 있지 않은지 살펴봅니다.
$0 – $10,000
2. 출원 접수 (Application)
특허 전략에 따라 잠정 혹은 본 출원 진행
$700 – $7,000
3. 심사 (Examination)
특허 권리의 범위를 결정하는 과정이며 사업적 필요에 따라 짧게도 길게도 가능합니다.
$0 – ?
4. 등록 (Issuance)
출원인/발명인의 소득 및 사업 규모, 기존 소유 특허의 갯수에 따라 약간의 차이가 있습니다.
관납비*만 발생 ($300 – $1,200)
5. 유지 (Maintenance)
마찬가지로 직접 관납비만 제출해도 되고, 특허의 지속기간 (20년) 동안 3번** 발생합니다. 매회차 마다 비용이 다른 관계로 우측에 연 평균 비용을 제시해 드립니다.
관납비만 발생 ($165 – $650)
*관납비(i.e. 관납료, 정부수수료, government fees, USPTO fees)는 미국의 특허 관할청인 USPTO 에 납부하는 수수료를 말합니다.
**3년, 7년, 11년이 되는 해에 유지 비용을 납부합니다.
특허가 정말 필요하신가요?
학교나 연구소 같이 연구가 목적인 곳에서는, 당장 사업 계획이 없더라도 일단 특허 출원을 검토하는 경우가 있습니다.
하지만 특허에 대해 직접 알아보시는 분들은 보통 반짝이는 사업 아이템이 있는데 다른 사람들이 그대로 베끼지 않을까 걱정을 하십니다. “이러저러한 사업을 시작하는데 특허를 받을 수 있는지?” 그리고 “비용은 얼마나 드는지?” 가 주로 하시는 질문입니다.
사실 이 질문에 대한 답변이 술술 나온다면 문제가 좀 있습니다. 제대로 된 답변을 위해서는 특허의 대상 뿐 아니라 관련 분야, 관련 시장, 향후 전망부터 시작하여 사업 목표 및 전략까지 고려해야 하기 때문입니다.
특허 최소 비용은?
이를테면 특허를 받는 목적이 “내 이름으로 특허장을 하나 받아 벽에 걸어 놓는 것이다”라면 아래와 같은 최소 비용을 계산해 볼 수 있습니다.
사전 검토는 생략해도 될 것이고, 개인의 생애 첫 발명인 경우 연소득이 $210k 가 넘지 않는 한 모든 관납료(USPTO fees)를 75% 할인 받기 때문에,
기술적/이론적 난이도에 따라 출원 접수에 $700-$2,500,
형식적인 1차 거절이 발생해도 인터뷰/반박/보정 서류 제출에 $500-$1,000,
출원 및 등록 시 관납비 $700 정도
총 $3,000 정도로 특허를 취득하는 것이 가능합니다.
참고로, 유지 비용을 납부하지 않더라도 특허가 취소되는 것은 아니고 특허 권리가 조기에 만료하는 것이므로, 특허로 수익을 낼 계획이 없다면 유지비를 납부하지 않아도 됩니다.
또한, 특허는 순수하게 사회적인 필요에 따라 만들어진 법적인 장치인 탓에 “특허가 무엇인지” 정확히 알고 계신 분이 드물고, 알더라도 “사업에 어떤 도움이 될 수 있는지” 비전문가가 판단하기도 어렵습니다.
특허의 대표적 용도
경쟁 업체의 시장 진입을 저지
유사 제품이나 서비스에 대해 법적인 제재
라이센싱을 통한 수입 발생
소비자에게 경쟁 제품과의 차별성이나 비교 우위를 광고
따라서, “어떤 목적으로 특허를 취득하는지“를 먼저 확실히 해야, 그 목적에 합당한 (즉, 원하는 결과를 얻을 수 있는) 특허를 취득할 수 있는지 여부, 또 그러한 특허를 취득하기 위해 비용은 얼마나 드는지 등을 따져 볼 수 있습니다.
특허 출원 전 꼭 고려할 사항
수익성 – 특허는 해당 장치나 방법으로 사업을 했을 때 발생하는 수익을 극대화하고, 투자 가치를 높이거나 객관화 하는 역할을 합니다. 결코 특허 취득이 자동으로 수익으로 연결되는 것은 아닙니다. 특허에 가치가 있으려면 수익의 실현이 가능해야 합니다. 즉, 제품/서비스를 팔 수 있어야 합니다.
시기 (타이밍) – 특허는 새로운 장치나 방법 등에 부여하는 권리이므로, 다른 사람들이 이미 알거나 사용하고 있지 않다는 전제가 필요합니다. 이미 해당 제품을 다른 나라에 특허 출원, 시연, 광고, 제조 및 판매하셨다면 반드시 1년 안에 출원이 이루어져야 합니다. 물론 가급적이면 공개 하기 전에 미리 출원하는 편이 좋습니다.
초기 자문 – 안타깝게도 특허 상담에는 딜레마가 있습니다. 큰 기업이 고객이 아닌 한, 특허는 단발성이 많기 때문에 특허 관련 서비스 제공자의 입장에서 수익을 따지면, 사업적 타당성, 특허 출원의 효율성 등은 고려하지 않고 “특허는 있으면 좋은 것”이라는 전제하에 자문하는 경우가 많습니다. 헌데 예산이 빠듯한 개인 발명가나 스타트업, 중소 규모의 사업체는 특허 취득의 당위성부터 검토하셔야 합니다.
업계/시장의 특성 – 예를 들어, 제품이나 서비스가 비교적 단순하고 수명이 짧은 경우, 소비자가 유사 제품을 구입하는데 큰 망설임이 없을 수 있습니다. 해외에 위치한 소규모 제조업자에게 법적 책임을 전가하는 것은 대단히 어렵기 때문에 결국 이런 경우 미국 내 판매자(e.g. Amazon sellers, eBay sellers)를 대상으로 특허권리를 행사해야 합니다. 헌데, 제품의 단가가 낮을수록 판매자가 개인 혹은 소규모 업체인 경우가 많아서, 결국 피해를 봐도 책임을 물 곳이 없는 경우가 많습니다.
특허 시나리오
특허 출원 시 고려할 점을 이 페이지에 모두 나열하고 논하기는 무리가 있기에, 가상의 시나리오를 통해 전체 흐름을 위주로 설명 드리고자 합니다.
개인 사업자 마이클의 발명 이야기
마이클은 지난 20여년간 미국 내 가정 및 비즈니스에 핸디맨(가정 내 크고 작은 수리, 유지, 보수 등의 용역) 서비스를 제공하는 베테랑 핸디맨입니다. 때에 따라 2-3명의 직원을 고용하고 있지만, 아무래도 난이도가 있거나 흔치 않은 문제가 발생하면 직접 나서야 하기에 아직까지도 현장 업무를 놓고 있지 않습니다.
마이클이 현장에서 가장 당혹스러운 때가 바로 작업공간이 협소한 곳에서 작은 부품을 분실하거나 파손하는 경우입니다. 부품의 구조나 작동 방식을 잘 알고 있다면 손끝의 감각에 집중해 미연에 방지할 수 있지만, 주로 숙련도가 떨어지는 직원들에게는 불가능한 일입니다.
말로는 아무리 설명해도 작은 부품이 어떻게 생겼고, 어떻게 동작하는지 정확히 전달하기가 어려운지라, 2인조로 일을 할 때에는 결국 마이클이 직접 소매를 걷어 부치는 일이 많은데, 이렇게 반복하다 보니 일의 효율이 떨어지고 직원들의 실력도 늘지 않는다는 걸 깨닫게 됐습니다.
이런 고민을 항상 마음 한 구석에 간직하던 마이클은 어느날 Google Glass (안경처럼 쓰는 웨어러블 장치)에 대한 광고를 보다가 손뼉을 탁 쳤습니다. ‘안경을 쓰는 것 만으로 눈 앞에 스마트폰과 같은 정보를 나오게 할 수 있다면 직원한테 이것만 씌우면 해결될 일이 아닌가?‘
좀 더 알아보고 궁리해 본 결과, 구글 글래스, 카메라 장치, 진단과 조언을 할 수 있는 메신져/화상전화 앱을 조합하면 앱을 통해 직원을 먼 곳에서도 카메라 영상을 통해 지시/감독하고, 직원은 좁고 어두운 공간에서도 카메라와 구글 글래스를 통해 시야를 확보하고 작업을 수월하게 진행할 수 있을 듯 했습니다.
마이클은 “어떻게든 있는 것으로 해결하는” 자신의 핸디맨 철학에 따라 소형 고프로 (GoPro) 카메라를 스카이프 (Skype) 앱에 연결해서 고프로 카메라를 좁은 작업 공간에 설치하고, 숙련된 기술자는 화상 전화로 고프로 카메라로 촬영한 영상을 보며 지시를 내리고, 현장에 있는 작업자는 구글 글래스를 통해 같은 영상을 보면서 자유롭게 손을 움직여 작업하는데 성공했습니다.
현장에 있는 고객들도 첨단 기술을 활용하고 있는 직원들에게 좋은 인상을 갖게 되고, 비숙련 직원도 마음 놓고 1인조로 움직일 수 있게 되어 업무 능률도 좋아지고 수입도 늘었습니다.
다만, 고프로 카메라에는 플래쉬 기능이 내장되어 있지 않아 어두운 곳에서는 추가 조명장치를 연결해야 하는 점, 정작 작업자는 고프로 촬영화면(자신의 화면)을 (화상통화로 지시를 내리는 숙련공의 모습이 큰 화면으로 나오기 때문에) 작은 화면으로만 볼 수 있다는 점 등이 불편했습니다.
손목에 장착할 수 있는 플래쉬 기능이 내장된 카메라,
통화 상대의 화면을 볼 필요가 없을 때는 자신의 카메라 화면을 전체화면으로 볼 수 있는 화상채팅 앱,
그리고 안경을 착용하면 눈 앞에 화면을 보여주는 웨어러블 장치,
이 세가지를 합친 키트를 만들어 판매하면 사업성이 있겠다고 생각한 마이클은 이 아이디어를 토대로 특허 상담을 받게 됩니다.
마이클의 첫 특허 상담
Q. 특허 받을 수 있을까요?
특허는 받고 안받고가 중요한 것이 아니고, 강력한 권리를 행사할 수 있는 “좋은 특허”를 받는 것이 중요합니다.
통상 다수의 기존 장치를 단순히 조합하는 경우, 좋은 특허가 나오기 어렵습니다. 특히, 각 장치(구글 글래스, 화상채팅 앱, 고프로 카메라, 스마트폰)를 이용하는 방식이 통상의 사용방법에서 크게 벗어나지 않고, 이 4가지를 함께 쓰는 경우가 처음이라 할지라도 각각의 2가지를 함께 쓰는 사례가 이미 존재한다면 4가지를 동시에 쓰는 것도 누구나 생각할 만한 응용인 경우가 많습니다.
그럼에도 불구하고, 화상채팅에서 자신의 화면만 전체화면으로 보는 기능은 일반적인 채팅 앱에서는 전혀 쓸모가 없어 보이고, 이 4가지 장치를 작업자가 실시간으로 업무지시/지원을 받기 위해 활용한다는 개념은 새로울 수 있습니다. 게다가, 단순히 1:1 현장 기술지원 뿐 아니라 향후 AI 나 증강현실 등의 기술 추가를 통해 교육 현장이나 고객지원에도 적용될 수 있는 발전 가능성이 있습니다.
따라서, 기존 장치들의 단순한 조합과의 차별성을 확보하고 이후의 기술의 발전과 적용분야의 확장을 고려해 기술을 선점하면 좋은 특허가 됩니다.
Q. 앞으로 어떻게 진행해야 하나요?
시기적으로,
현 시점에서 용도에 적합한 카메라와 채팅 앱이 존재하지 않더라도, 자신의 화면만 전체화면으로 보는 기능은 기존의 채팅 앱에 쉽게 추가 가능하고, 카메라에 플래쉬를 내장하고 손목 고정 장치를 추가하는 등의 개선은 비교적 단순하므로 먼저 제품을 출시해도 시장을 선점하는 효과가 거의 없고, 도리어 기존의 채팅앱, 카메라 장치 회사에 아이디어만 제공하는 셈이 됩니다.
게다가 상용화(제품 및 S/W 제작)를 직접 진행할 수 없는 상황이므로, 본격적인 개발, 제작 과정에서 보안유지가 쉽지 않습니다. 이런 경우 특허 출원을 선행할 필요가 있습니다. 혹, 투자 유치를 통한 자체 개발/제작이 가능하더라도 투자자와의 NDA(비밀유지계약)을 맹신해서는 안됩니다.
사전 검토와 관련,
웨어러블 분야는 특히나 아직 상용화 되지 않은 특허가 다수 출원되고 있기에, 이미 유사한 기술이 출원되어 있을 가능성이 큽니다. 허나 워낙 기술적 진보가 빠른 분야이므로, 사전 검토에 너무 많은 시간과 비용을 낭비하는 것이 독이 될 수 있습니다. 따라서, 출원 전 검토는 생략 내지는 최소화해도 좋겠습니다.
따라서, 현재 가지고 있는 개념과 아이디어를 즉시 실현할 수 있는 기술로 정리해 최대한 빠르게 잠정 출원(provisional)하고, 1년 안으로 추가적인 기술과 개선사항을 추가해 본 출원 (nonprovisional, continue-in-part application)하는 방식이 가장 적합해 보입니다.
Q. 비용은 얼마나 들까요?
사전 검토를 생략하게 되므로, 잠정 출원까지 약 $2,500 에서 $4,000 의 초기 비용을 생각하면 되시고, 이후 1년간 시제품 출시, 시장 조사 등 사업의 진척 상황에 맞게 진행하시면 좋습니다.
Q. 비용은 어떻게 지불하고, 언제 특허 출원할 수 있나요?
$2,500 을 선금 리테이너(refundable retainer)로 지불하시면, 이 선금에서 변호사가 일한 만큼 시간당(hourly rate)요율을 적용해 변호사 비용을 차감하게 됩니다. 줄어든 금액은 매달 말에 변호사로부터 상세 내역이 적힌 인보이스(itemized invoice)로 확인하실 수 있고, 차감된 금액 만큼 매달 추가 결제하여 다시 채워넣게 됩니다. 선금은 항상 에스크로 계좌에 예탁되어 안전하게 보관되며, 업무가 종료되거나 어떤 사유(e.g. 변호사를 해고)로든 수임관계가 종료되면 그 시점에서 남아 있는 금액을 환불 받을 수 있습니다.
특허 출원서의 준비에는 발명가와의 인터뷰, 도면 작성 (전문 도면사가 특허청 규격에 맞게 작성), 명세서 작성 (특허 전문가가 작성) 등이 필요하며 시일을 특정하기는 어렵습니다. 다만, 본 원격지원시스템의 경우 기술적으로 비교적 단순하고 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 장치들을 활용하고 있으므로 인터뷰 및 도면 작성에 긴 시일이 걸리지 않을 것으로 봅니다. 따라서, 2주 안으로 출원을 목표로 진행해 볼 수 있습니다.
마이클의 특허 출원
몇 명의 특허 변호사 및 특허 대리인을 더 만나본 결과, 상담 내용 뿐 아니라 비용도 정액(flat rate)이나 정액-시간당 하이브리드 방식 그 외 리테이너 액수의 차이 등 다양한 선택의 폭이 존재함을 알게 되었습니다. 마이클은 향후 업무 진행이나 의사소통에 있어서 잘 맞고 편할 것 같은 전문가 스미스를 선택합니다.
먼저 스미스에게 직접 구글 글라스와 고프로 카메라를 장착하게 한 후 원격지원을 시연했습니다. 이 과정에서 스미스는 고프로 카메라로 찍은 화면과 구글 글라스를 통해 보는 영상 사이에 1-2초의 지연이 발생함을 발견했습니다. 마이클은 이 지연이 먼 거리에서 화상통화를 연결하는 과정에서 발생하는 것으로 생각하고 어쩔 수 없다고 생각해 왔지만, 통화 연결 전의 카메라 테스트 영상에서도 지연이 발생함을 확인했습니다. 스미스는 이 부분을 개선하는 기술이 특허에 포함되면 보다 좋은 특허가 될 수 있다고 조언했습니다.
마이클은 해결책을 생각하던 중, 이미 핸디맨 서비스 현장에서 벽 안쪽이나 파이프 내부 등을 촬영하는 용도로 활용하고 있는 내시경 카메라는 스마트폰에 유선 연결하게 되므로 지연이 발생하지 않는다는 점을 떠올렸습니다. 유선 카메라와 스마트폰을 연결하고, 구글 글라스와 스마트폰을 싱크하니 지연이 없을 뿐 아니라 카메라가 더 작아서 작업자에게 편의성이 증가했습니다. 게다가 내시경 카메라에는 조명이 기본 장착되어 있고 매우 작아서 휴대 및 사용이 편리했습니다. 물론 아직까지 카메라로 촬영한 화면을 작업자가 전체화면으로 볼 수 없었지만 그 외에는 모든 원하던 조건을 충족시켰습니다.
스미스는 이 개선된 발명에 대하여 내시경 (유선 카메라), 스마트폰, 화상채팅 앱, 구글 글라스(웨어러블) 4가지 요소가 특허에 들어가면 이후 경쟁업체에서 기술개발을 통해 영상에 지연이 발생하지 않는 무선 카메라를 개발하여 특허침해를 회피할 수 있다고 조언합니다. 하지만 마이클은 무선 카메라의 경우 무게가 무거워지고 충전이 필요할 뿐 아니라, 손에 장착할 경우 작업자의 피로도를 증가시킬 수 있어, 유선 카메라가 더 경쟁력이 있다고 보았습니다.
따라서, 오히려 유선 카메라와 스마트폰 사이의 연결이 작업에 방해되지 않도록 스마트폰과 카메라와의 연결 코드를 팔에 고정하는 장치를 특허에 추가하기를 원했습니다. 스미스는 추가하는 것은 좋지만, 발명의 실시에 꼭 필요한 요소로 포함시키지는 않고, 그 확장 가능성만 포함하는 것이 좋겠다고 조언했습니다. 이 부분에 있어서 마이클은 그 차이가 잘 이해가지 않았지만 어쨌든 팔에 고정하는 장치 또한 특허로 보호가 된다는 스미스의 말을 믿고 따르기로 결정합니다.
출원 이후 투자자 및 파트너와의 관계
특허 출원을 한 후 조금 여유가 생긴 마이클은, 자신이 개발한 원격지원시스템을 공개하고 시장성을 판단하기 위해 핸디맨 트레이드 쇼에 참석했습니다. 여러 핸디맨 및 관련 업체 앞에서 시스템을 시연하자 반응이 뜨거웠습니다. ‘어디서 살 수 있는지’, ‘얼마에 살 수 있는지’ 묻는 동업자(핸디맨, 수리공 등)들부터 시작해서 ‘특허는 나 있는지’, ‘기술 이전이나 제휴 등으로 협업해 볼 생각이 있는지’를 묻는 업체까지, 예상 외의 적극적인 반응에 놀라게 됩니다.
마이클은 일단 생각을 정리할 필요를 느끼고, 업체와는 명함을 교환하고, 제품 출시를 준비 중이라며 앞으로 자신의 비즈니스 웹사이트를 확인해 달라고 부탁했습니다.
스미스에게 위와 같은 희소식을 전하자, 스미스도 반가워하며 주로 어떤 업체들이 접촉을 해 왔는지 물었습니다. 업체의 리스트를 공유한 뒤, 각 업체들이 어느 정도 규모이고, 어떤 사업을 진행하고 있는 지, 현재 어떤 기술을 보유하고 있는지 등을 검토하기 시작했습니다.
그러던 중 접촉했던 업체 가운데 소프트웨어 스타트업 “핸디익스프레스”가 있음을 발견합니다. 이 업체는 핸디맨들이 작업 현장에서 손쉽게 부품이나 작업도구 등을 주문하도록 돕는 앱을 개발하고 있는 업체로, 스마트폰 카메라를 통해 모델넘버, 부품의 모양 등을 인식해, 해당 제품의 재고를 가지고 있는 판매업체와의 통화/채팅을 연결, 주문을 할 수 있도록 하고, 방문 구입을 원할 경우 위치정보 시스템을 이용해 가장 가까운 판매처를 안내하는 등의 기능을 통합하여 제공하는 것을 목표로 하고 있었습니다.
마이클에게는 핸디맨 현장과 하드웨어적인 지식만 있고, 핸디익스프레스는 이러한 지식은 결여한 IT 전문 업체이다 보니 이 둘 사이에 협업이 가능해 보였습니다. 다만 두 업체 모두 투자여력이 없기 때문에 하드웨어까지 통합한 제품을 선보이기 위해서는 투자가 꼭 필요한 상황이였습니다. 다행히 핸디익스프레스는 스타트업 답게 지재권 포트폴리오를 포함해 투자를 받기 위한 준비가 어느정도 되어 있었기 때문에, 마이클의 특허와 그의 노하우까지 포함시켜 투자유치를 노려보기로 합니다.
스미스는 특허 전문가로써 투자, 창업에 대해서는 말을 아꼈지만, 투자자들을 찾아가기 전 상호 간의 향후 사업적 상호 이해를 문서화 해두기를 조언합니다. 빠른 진행을 희망하는 마이클과 핸디익스프레스 모두 약간의 저항감을 느꼈지만, 그래도 마이클이 스미스의 말에 일리가 있다 생각해 협의를 요청한 결과, 생각보다 이견이 많고 합의에 어려움이 있음을 깨닫게 됩니다.
첫째로 수익 분배에 있어, 핸디익스프레스는 해당 원격지원시스템 “장치의 판매액” 일정 비율을 로열티로 지급하기를 원했습니다. 헌데 스미스의 조언에 따르면, 핸디익스프레스는 고객 및 시장 확보가 우선이고, 수익은 이후 앱을 통한 부품 판매 중개, 기타 광고 수입 등으로 얻을 수 있기 때문에 장치는 비교적 헐값으로 판매할 가능성이 높다며 반대했습니다. 따라서, 마이클은 핸디익스프레스 “전체 매출”의 일정비율을 로열티로 요구했습니다.
둘째로 지재권 관리에 있어, 핸디익스프레스는 스타트업인 자신들의 IP 포트폴리오에 마이클의 특허를 포함시켜 함께 관리하는 것이 효율적이고 투자 유치에도 유리함을 주장했지만, 스미스는 해당 특허권을 넘긴 다면 이후 특허의 활용이나 특허권 행사에 마이클이 전혀 관여할 수 없음을 이유로 반대했습니다. 만약 특허권을 양도하게 된다면, 반드시 핸디익스프레스의 의사결정권 지분을 대가로 받아야 함을 강조했습니다.
결국 특허의 소유권은 마이클이 그대로 갖고, 장치 판매 시 제조원가에 최소 20%의 부가가치를 더해 판매해야 함을 약속하는 조건으로 “장치 판매액”의 10%를 로열티로 받기로 했습니다. 추가로, 핸디익스프레스에서 마이클의 특허를 사용할 수 있는 권리는 2년으로 한정하고, 이후 자동 갱신이 아닌 완전히 새롭게 협의를 하는 것으로 타협을 봤습니다.
특허 심사의 전략적 지연
투자를 유치하는 동안에도 제반기술에 대한 특허권을 더 공고히 해야 할 필요가 있다는 스미스의 조언에 따라, 작업자에게 방해가 되지 않도록 스마트폰과 내시경 카메라를 팔에 부착하는 방식에 관한 특허, 구글 글라스 등의 웨어러블 장치가 스마트폰 없이 작동할 미래에 대비하여 내시경 카메라와 구글 글라스, 화상채팅 앱 만으로 작동할 수 있는 시스템에 대비한 특허를 추가로 출원했고, 핸디익스프레스와의 공동연구를 통해 작업 현장에서의 원격지원에 최적화 된 전용 화상채팅 앱에 대한 특허에도 이름을 올렸습니다.
이후 한 투자자가 최종 결정에 앞서 타사의 특허에 대한 검토를 실시할 것을 요구했고, 이에 따라 마이클의 원격지원시스템이 제3자의 특허를 침해하지는 않는지를 확인하는 FTO 검토를 진행했습니다. 다행히 FTO 검토는 긍정적으로 결론이 났고, 핸디익스프레스 지분 15%를 대가로 십만불 상당의 투자를 유치, 하드웨어 제작에 들어갔습니다. 다만, 마이클이 특허 소유권을 유지하는 대가로 해당 특허의 취득 및 유지 관련 비용은 마이클이 개인 부담하기로 했기 때문에, 마이클로써는 심사를 최대한 늦추어서 비용 발생을 줄이기를 희망했습니다.
따라서, 특허 1차 거절이 발생하자 스미스는 심사관과의 인터뷰는 요청하지 않고, 모든 실질 거절 사유에 대해 반박하고, 일부 행정적인 거절 사유에 대해서만 심사관의 의견에 따르는 의견서를 제출했습니다. 이후 일부 시제작된 제품으로 소프트웨어의 베타테스트를 마치고 출시일을 결정한 상태에서 2차 (최종) 거절이 됐습니다. 심사결과가 거의 바뀌지 않았지만, 스미스는 이미 예상이 되었던 상황이라며 마이클을 안심시켰고, 최종 거절에 대한 의견이 받아들여지지 않더라도 추가 심사를 청구할 수 있다며, 아직 제품 출시 및 판매가 진행되지 않았으므로 좀 더 상황을 살펴보고 전략을 결정할 것을 권유했습니다. 따라서, 2차 거절의 의견서 제출 기한을 꽉 채우기 위해 기다리기로 합니다.
이 다음의 이야기는 여러분의 상상에 맡기고 싶습니다.
사실 많은 발명이 세상의 빛을 보지 못하고 그냥 아이디어 단계에서 끝나거나, 초기 생산 후 노블티 아이템으로 전락하거나, 반응은 좋았지만 마케팅에 실패하여 그저 그런 아이템으로 연명하다가 결국 특허가 만료된 후 대기업에서 제품을 출시해 큰 수익을 거두기도 합니다.
특히 발명으로 기존에 없던 시장을 만들어 내야 하는 경우, 리스크가 크기 때문에 투자 자본에 의지하는 경우가 많습니다. 하지만 투자를 받으려고 하면 역설적으로 특허가 필요한 경우가 많아서, 특허 비용이 초기 창업 비용에 큰 비중을 차지하게 됩니다. 반면에 실제로 특허가 세상의 빛을 보고 매출이 발생하기 시작하면, 출원 이후의 비용 즉, 심사, 등록, 유지 등에 관련 된 비용은 오히려 큰 부담이 되지 않습니다.
무슨 일이든 시작이 중요하듯, 최초 출원 시 잘못된 부분은 나중에 이를 보완하거나 내용을 추가하는 것이 힘들어집니다. 특히, 출원 이후에 발명에 더해진 개선사항이나 때로 최초 출원 시 누락된 내용이 있으면 신규 출원이 필요하고 우선권 날짜도 신규 출원일이 기준이 됩니다. 우선권 날짜는 발명의 신규성을 판단하는 기준일이 되기 때문에, 더러는 남의 아이디어를 베낀 사람에게 중요한 특허권을 뺏기는 경우도 발생할 수 있습니다.
결국 가장 자금이 부족할 때 결정한 특허의 내용이 그 후 투자를 유치하고, 이후 지속적으로 경쟁 업체의 진입을 저지하고 경쟁력을 키우는데 큰 역할을 하게 됩니다.
사업 중반 이후의 대비
제 경험으로 볼때 미국 시장에서의 성공은 시작 단계에서는 마케팅이, 중반 이후 부터는 지재권이 중요합니다. 예를 들어, 반짝 매출을 노리고 치고 빠지는 전략이라면 특허에 투자할 필요가 없을 수도 있습니다. 하지만, 시장 지배력을 유지하면서 경쟁업체와의 격차를 만들고 일류 기업으로 성장해 나가는 장기적인 계획이 있다면 사업 초기 단계부터 미리 특허에 관심을 가지시기 바랍니다.
USPTO의 전자출원 시스템(TEAS)을 이용하면 누구나 30분 정도면 출원을 마칠 수 있습니다.
my.USPTO.gov 계정을 만들고, ID.me 를 통해 본인인증을 마친 후, 소유권자 정보, 상표, 제품/서비스 정보 등을 입력(참고: 미국 상표—DIY로 직접 출원 – IPfever)하고, 온라인 결제를 마치면 출원이 완료되고, 즉석에서 출원번호(US Serial No.)와 함께 접수증이 발급됩니다.
참고로, MyUSPTO 는 이메일 주소만 있으면 쉽게 가입이 가능한 반면, ID.me 는 미국 신분증과 미국 연락처로 인증이 필요합니다.
*문제는 30분의 시간만 들여 출원을 했을 때, 1차 거절될 가능성이 매우 높다는 것입니다.
주로 기재 내용이나 제출한 자료가 부족하거나 부적합한 내용을 지적하고 이를 어떻게 고쳐야 할지에 대한 일반적인 안내를 (때로 수정 방안을 제시하기도 함) 하는 것이 1차 거절 통지문 (Office Action) 입니다.
우선 1차 거절이 되면 심사기간이 최소 몇개월 추가되고, 1차 거절에 대한 대응이 적절히 이루어지지 않으면 최종 거절되어 등록에 실패할 수 있습니다.
아무래도 업체를 이용하면 시간은 절약이 되지만, 비용이 저렴하다는 건 결국 업체에서도 시간을 많이 쓰지 않는 다는 뜻이고, 결국은 혼자서 많은 시간을 쓴것 만도 못한 결과가 됩니다.
본인 시간 투자
출원 비용
1차 거절 가능성
본인 명의
30분
$50 + $250 /class
높음
변호사 명의
30분
$200 + $250 /class
높음
참고로, 로펌(변호사)이 아닌 업체인 “대행업체”로는 대표적으로 (1) 불법 법률 서비스 (unauthorized practice of law), (2) 소개/알선 서비스 (온라인 플랫폼을 제공하고 법률 서비스는 불특정 혹은 선택한 변호사에게 위탁), 그리고 (3) 위 1, 2의 혼합이 있습니다.
(2)는 feverr. 같은 플랫폼이 유명한데, 실제 서비스를 제공하는 사람이 그 서비스 범위나 방식을 결정하므로, 각 서비스 별로 차이가 있을 수 있습니다. 따라서, 아래 내용은 주로 (1)과 (3)의 유형 그리고 (2)에서 제공하는 서비스의 대부분을 기준으로 한다고 보시면 됩니다.
대행업체는 주로 출원서 작성을 돕는 역할을 합니다.
대행업체는 웹사이트 혹은 전화를 통해 신상정보와 상표정보를 수집하고, 이를 토대로 출원서가 자동으로 준비되면,
(상표 소유권자가 미국내 거주할 경우) 업체 직원 혹은 변호사가
(상표 소유권자가 해외에 거주할 경우) 변호사가
USPTO 에 정식으로 제출하게 됩니다.
위 미국 내 출원일 경우, 반드시 변호사가 제출할 의무가 없으므로 직원이 검토 후 제출할 수 있고,
이 경우에는 출원서가 본인(상표권 소유자) 명의(signatory)로 서명됩니다.
본인 이름과 함께 Owner (혹은 회사명의로 출원 시 Authorized Representative 등) 로 표시 됩니다.
반면에 변호사가 제출하게 되면 아래와 같이 변호사 명의(attorney of record)로 출원 됩니다.
일단 변호사 이름이 서류상에 등장하는 것 만으로도 대행비용이 높아지게 되지만 (약 $150 정도), 이미 출원서가 작성된 상태에서는 실질적인 법률적 자문이나 상담은 불가능하므로 진정한 의미에서의 법률서비스(아래 3. 로펌 참고)는 아니라고 볼 수 있습니다.
참고로, 많은 대행업체가 약 2년이 지나면 사라지고 새로운 업체가 등장하는데, 특허청 심사 주기가 한번 (출원>심사>1차거절>최종거절; 약 2년) 지나면 민원, 신고, 악평, 신용카드 결제취소 등 때문에 정상적인 영업이 불가능하기 때문으로 보입니다. 따라서, 업체의 존속기간을 살피시는 것이 중요할 수 있습니다.
대행업체를 이용할 경우, USPTO의 전자출원 시스템 보다는 훨씬 나은 편의 기능을 가지고 있기 때문에 어느정도 노력과 사소한 실수를 줄여줄 수 있기는 하지만, 정말 큰 실수 (상표 자체가 부적절하거나 상품에 잘못 사용하는 경우 등) 는 방지하지 못합니다.
또한 대부분의 업체에서 1차 거절 대응은 제3의 변호사를 소개하는 방식으로 진행하기 때문에, 그다지 비용 절감 효과는 없다고 보여지고, 오히려 간단한 케이스임에도 어렵게 돌아가게 되는 경우를 자주 목격하게 됩니다.
결국, 운이 좋으면 총 비용 $300 정도로 상표 등록을 마칠 수 있지만, 그렇지 않은 경우도 많으므로 주의가 필요합니다.
3. 로펌 (변호사)
여기서는 로펌, 파트너쉽, 변호사 사무소 등 어디에 속하느냐를 불문하고, 변호사를 직접 고용(위임계약 체결)하는 경우를 말합니다.
거꾸로 말하면, 어떤 업체이든 대표 변호사의 이름이 명기되어 있지 않다면 불법업체이거나 직접 법률서비스를 제공하지 않는 업체입니다.
따라서, 업무를 시작하기 앞서 체결하는 위임 계약에 담당/책임 변호사의 이름이 적혀 있어야 정상적인 법률 서비스라고 볼 수 있습니다.
변호사는 출원을 준비하기에 앞서 상표를 언제, 어떤 형태로, 어떤 유형으로 출원해야 좋을지 대한 상담부터 진행합니다.
결국 “등록을 목적으로 서류를 준비하는 작업 (출원서 작성)” 보다는 “어떤 방향으로 등록해야 좋을 지 결정하는 과정 (출원 전 상담 및 자문)” 에 큰 비중을 두게 됩니다.
이러한 결정에 상담과 자문이 필요하고, 상담 결과에 따라 바로 상표를 출원하는 것보다 미루는 것이 유리할 때도, 아예 출원하지 않는 것이 좋을 때도, 때로는 상표를 변경해야 하거나 사업계획 전반을 수정해야 할 필요도 있습니다.
*물론, 역으로 1차 거절 가능성이 높더라도 그대로 출원을 강행해야 할 경우도 있습니다. 이런 경우에는 사전에 그 가능성과 대처 방안 및 예상 비용을 미리 충분히 상의하는 것이 중요합니다.
그렇기 때문에 미리 비용을 정해 두고 일을 시작하기는 어렵습니다.
물론, 일부 로펌에서 평균 비용보다 크게 높은 비용(약 $2,000)을 책정하여 정액으로 수임하는 경우도 있다고 들었지만, 이 경우에는 1차 거절이 날 경우에도 추가 비용 없이 끝까지 책임지는지, 최종 거절이 될 경우 얼마나 환급 받을 수 있는 지 등을 꼼꼼히 따져보셔야 합니다.
의외로 많은 경우에 총 $700 이하의 비용으로 등록까지 가능합니다.
예를 들어, 주로 소규모인 신생 업체는 1차 거절 가능성을 줄여서 빠른 시간안에 추가 비용 없이 등록을 마치는 것이 가장 중요할 때가 많습니다.
이런 경우에는 적절한 자문과 상담을 통해 만전을 기하면 (상표 자체를 변경, 등록 형태를 변경, 비용 효율적인 방식을 선택 등) 95% 이상의 확률로, 1차 거절 없이 한번에 심사를 통과하고, $700 이하의 총 비용(관납비 포함 출원부터 등록까지)으로 등록까지 마치는 것도 충분히 가능합니다.
의류나 장식품, 그리고 생활용품의 디자인 중 큰 비중을 차지하는 것으로 패턴이나 무늬, 장식 등이 있습니다. 이러한 디자인은 예술적인 가치 뿐 아니라 상품의 심미적 가치를 증대시키고, 자연히 가격에 큰 영향을 미치기 때문에 상업적으로 매우 가치가 있는 지적재산권이라 할 수 있습니다.
이러한 디자인을 어렵게 만들어서 상업적 성공을 거두었을 때, 곧장 다른 경쟁업체에서 베껴서 그대로 사용한다면 공정한 경쟁이라 할 수 없겠죠. 따라서 법적으로 대응할 수 있는 수단도 다양하고, 각각 상호 보완적인 부분이 있어서 모두 고려해 보실 필요가 있습니다.
1. 저작권 (Copyright)
디자인을 예술적 창조물로 보고, 이를 저작권자의 동의 없이 무단으로 복제한 업체를 대상으로 소송을 제기할 수 있습니다. 간단히 디자인을 사진으로 찍어 U.S. Copyright Office 에 접수해서 저작권 등록을 마칠 수 있고, 등록에 의거 소송을 제기할 수 있습니다. 하지만 소송이 유일한 문제 해결 방법이라는 점이 단점입니다.
좋은 상표 소송 변호사를 찾는 것이 관건입니다.
2. 특허 (Patent)
새롭고 진보한 디자인으로 정부의 인정을 받으면 (즉, 특허 등록이 되면) 강력한 권리가 됩니다. 행정적인 수입 금지 조치 뿐 아니라, 소송을 통해 손해액의 최대 3배까지 회수할 수 있습니다. 등록까지 수년 소요되고, 같은 무늬라도 제품의 종류와 형상이 달라지면 추가적인 특허 출원이 필요할 수 있다는 단점이 있습니다.
특허 등록만으로도 많은 비용이 발생하므로 장기간 많은 매출이 발생할 경우에만 효율적입니다.
3. 상표 (Trademark)
디자인의 전체 혹은 일부를 브랜드로 인식(예: 루이비통 체크 패턴)할 만큼 인지도와 독특성이 있다는 전제 하에 디자인 자체를 상표 (trademark) 라고 볼 수 있습니다. 상표를 등록하려면 10-11개월 정도 소요되지만, 소송은 등록여부와 상관 없이 언제든 가능합니다. 일단 상표 등록이 되면 권리가 좀 더 확실해 질 뿐 아니라, 증명이 쉽고, 관세청을 통한 수입 금지 등 행정조치도 가능합니다.
당장 꼭 소송까지 갈 의사가 없더라도, 해당 디자인을 1년 이상 사용하실 계획일 경우 상표 등록해두는 것이 좋습니다.
Wordmark 는 단순히 문구만 검색하지 않고, 검색어와 관련된 디자인도 검색해 줍니다. 예를 들어, “apple” 을 검색하면, apple 문구를 포함하는 상표 외에 사과 디자인을 포함한 상표도 검색해 줍니다.
단순히 apple 을 검색하면 제가 글을 쓰는 시점을 기준으로 4,694개의 상표가 검색됩니다.
기본 검색 요령
한국어도 마찬가지이지만, 영어의 단어는 뿌리가 되는 주요 부분(“키워드”)을 구분할 수 있는 경우가 많죠. 상표의 경우도 이와 비슷합니다.
만약, T-mobile 을 따져보면 사실 mobile 은 서비스를 지칭하고 있으므로 “T” 가 키워드가 됩니다. 믹서기 브랜드 중 하나인 “NinjaBlender” 같은 경우 “Ninja” 겠죠. 반면에 백화점 “Saks 5th” 같은 경우 “Saks” 와 “5th” 둘다 중요하다고 볼 수 있습니다.
한국말에서 따왔거나 새롭게 만든 단어의 경우에는 약간의 영어실력이 필요할 수 있는데요. 예를 들어, Noorola 같은 경우 영어 사용자에게 친숙한 부분인 “rola” 를 키워드로 선택하면 좋습니다.
키워드 검색 후 품목을 선택
상표는 상품/서비스와 별개로 존재할 수 없습니다. 예를 들어, 과일가게에서 Apple 이란 표기를 보고, 해당 과일이 미국의 애플사에서 출시한 신제품이라고 생각할 사람은 없겠죠.
이런 이유로 세계 여러나라의 상표 등록 기관(한국의 경우 특허청)에서 공동으로 국제분류 45가지를 정해 사용하고 있습니다. 제1류는 화학제품 제3류는 화장품 및 세정용품 하는 식이죠. 오직 45개의 류에 모든 상품/서비스가 포함되므로, 같은 국제분류 안에 비슷하거나 같은 상표가 이미 존재하면 반드시 피해가시는 편이 좋습니다.
Wordmark 검색 창에 키워드를 입력 후 “돋보기” 아이콘을 누르면 하단에 검색결과가 표시되고, 상단 검색 창 바로 옆에는 “Refine search by goods or services” 창(아래 노란색 동그라미)이 새로 생깁니다.
여기에 이를테면 “socks” 를 입력하면 양말과 관련된 상표만 남게됩니다.
국제분류 이용하기
상표 심사관은 “양말”과 같이 좁은 의미로 검색하기 보다는 양말이 포함된 국제분류에 해당하는 모든 상표에 관심이 있는 경우가 많습니다.
예를 들어, NIKE 상표 등록에 특별히 “양말” 항목이 포함되어 있지 않더라도, 양말 회사에 NIKE 상표 등록을 허가해주는 것은 말이 되지 않겠죠.
더 나아가 연관 상품도 고려하셔야 합니다. 예를 들어, 육류 가공품 (IC 29) 은 생필품 (IC 30) 이나 농산품 (IC 31) 과 같은 장소에서 판매되는 경우가 많기에 연관성이 크다고 볼 수 있습니다. 이러한 연관 국제분류는 아래에 설명한 coordinated 검색 을 통해 쉽게 찾을 수 있습니다.
페인트, 니스, 래커; 녹 방지제 및 목재 보존제; 착색제; 매염제(媒染劑); 미가공 천연수지; 도장용, 장식용, 인쇄용 및 미술용 금속박(箔)과 금속분(粉)
03류
표백제 및 기타 세탁용 제제; 세정, 광택 및 연마재; 비의료용 비누; 향료, 에센셜 오일, 비의료용 화장품, 비의료용 헤어로션; 비의료용 치약
04류
공업용 오일 및 그리스(Grease); 윤활제; 먼지흡수제, 먼지습윤제 및 먼지흡착제; 연료(자동차용 연료포함), 발광체; 조명용 양초 및 심지
05류
약제, 의료용 및 수의과용 제제; 의료용 위생제; 의료용 또는 수의과용 식이요법 식품 및 제제, 영아용 식품; 인체용 또는 동물용 식이보충제; 플레스터, 외상치료용 재료; 치과용 충전재료, 치과용 왁스; 소독제; 해충구제제(驅除劑); 살균제, 제초제
06류
일반금속 및 그 합금, 광석; 금속제 건축 및 구축용 재료; 금속제 이동식 건축물; 비전기용 일반금속제 케이블 및 와이어; 소형금속제품; 저장 또는 운반용 금속제 용기; 금고
07류
기계 및 공작기계; 모터 및 엔진(육상차량용은 제외); 기계 커플링 및 전동장치 부품(육상차량용은 제외); 비수동식 농기구; 부란기(孵卵器); 자동판매기
08류
수공구 및 수동기구; 커틀러리; 휴대용 무기; 면도기
09류
과학, 항해, 측량, 사진, 영화, 광학, 계량, 측정, 신호, 검사(감시), 구명 및 교육용 기기; 전기의 전도, 전환터 소프트웨어; 소화기기, 변형, 축적, 조절 또는 통제를 위한 기기; 음향 또는 영상의 기록, 전송 또는 재생용 장치; 자기(磁氣)데이터 매체,녹음디스크; CD, DVD 기타 디지털 기록매체; 동전작동식 기계장치; 금전등록기, 계산기, 데이터 처리장치, 컴퓨터; 컴퓨터 소프트웨어, 소화기기
10류
외과용, 내과용, 치과용 및 수의과용 기계기구; 의지(義肢), 의안(義眼), 의치(義齒); 정형외과용품; 봉합용 재료; 장애인용 치료 및 재활보조장치; 안마기; 유아수유용 기기 및 용품; 성활동용 기기 및 용품
11류
조명용, 가열용, 증기발생용, 조리용, 냉각용, 건조용, 환기용, 급수용 및 위생용 장치
12류
수송기계기구; 육상, 항공 또는 해상을 통해 이동하는 수송수단
13류
화기(火器); 탄약 및 발사체; 폭약; 폭죽
14류
귀금속 및 그 합금; 보석, 귀석 및 반귀석; 시계용구
15류
악기
16류
종이 및 판지; 인쇄물; 제본재료; 사진; 문방구 및 사무용품(가구는 제외); 문방구용 또는 가정용 접착제; 미술용 및 제도용 재료; 회화용 솔; 교재; 포장용 플라스틱제 시트, 필름 및 가방; 인쇄활자, 프린팅블록
17류
미가공 및 반가공 고무, 구타페르카, 고무액(gum), 석면, 운모(雲母) 및 이들의 제품; 제조용 압출성형형태의 플라스틱 및 수지; 충전용, 마개용 및 절연용 재료; 비금속제 신축관, 튜브 및 호스
18류
가죽 및 모조가죽; 수피; 수하물가방 및 운반용 가방; 우산 및 파라솔; 걷기용 지팡이; 채찍 및 마구(馬具); 동물용 목걸이, 가죽끈 및 의류
가구, 거울, 액자; 보관 또는 운송용 비금속제 컨테이너; 미가공 또는 반가공 뼈, 뿔, 고래수염 또는 나전(螺鈿); 패각; 해포석(海泡石); 호박(琥珀)(원석)
21류
가정용 또는 주방용 기구 및 용기; 빗 및 스펀지; 솔(페인트 솔은 제외); 솔 제조용 재료; 청소용구; 비건축용 미가공 또는 반가공 유리; 유리제품, 도자기제품 및 토기제품
22류
로프 및 노끈; 망(網); 텐트 및 타폴린; 직물제 또는 합성재료제 차양; 돛; 하역물운반용 및 보관용 포대; 충전재료(종이/판지/고무 또는 플라스틱제는 제외); 직물용 미가공 섬유 및 그 대용품
23류
직물용 실(絲)
24류
직물 및 직물대용품; 가정용 린넨; 직물 또는 플라스틱제 커튼
25류
의류, 신발, 모자
26류
레이스 및 자수포, 리본 및 장식용 끈; 단추, 갈고리 단추(Hooks and eyes), 핀 및 바늘; 조화(造花); 머리장식품; 가발
27류
카펫, 융단, 매트, 리놀륨 및 기타 바닥깔개용 재료; 비직물제 벽걸이
28류
오락용구, 장난감; 비디오게임장치; 체조 및 스포츠용품; 크리스마스트리용 장식품
29류
식육, 생선, 가금 및 엽조수; 고기진액; 가공처리, 냉동, 건조 및 조리된 과일 및 채소; 젤리, 잼, 설탕에 절인 과실; 달걀; 우유 및 그 밖의 유제품; 식용 유지(油脂)
30류
커피, 차(茶), 코코아와 대용커피; 쌀; 타피오카와 사고(Sago); 곡분 및 곡물조제품; 빵, 페이스트리 및 과자; 식용 얼음; 설탕, 꿀, 당밀(糖蜜); 식품용 이스트, 베이킹파우더; 소금; 겨자(향신료); 식초, 소스(조미료); 향신료; 얼음
31류
미가공 농업, 수산양식, 원예 및 임업 생산물; 미가공 또는 반가공 곡물 및 종자; 신선한 과실 및 채소, 신선한 허브; 살이있는 식물 및 꽃; 구근(球根), 모종 및 재배용 곡물종자; 살아있는 동물; 동물용 사료 및 음료; 맥아
32류
맥주; 광천수, 탄산수 및 기타 무주정(無酒精)음료; 과실음료 및 과실주스; 음료용 시럽 및 음료수 제조제
33류
알코올 음료(맥주는 제외)
34류
담배; 흡연용구; 성냥
35류
광고업; 사업관리업; 기업경영업; 사무처리업
36류
보험업; 재무업; 금융업; 부동산업
37류
건축물건설업; 수선업; 설치서비스업
38류
통신업
39류
운송업; 상품의 포장 및 보관업; 여행알선업
40류
재료처리업
41류
교육업; 훈련제공업; 연예오락업; 스포츠 및 문화활동업
42류
과학적, 기술적 서비스업 및 관련 연구, 디자인업; 산업분석 및 연구 서비스업; 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 디자인 및 개발업
43류
음식료품을 제공하는 서비스업; 임시숙박업
44류
의료업; 수의업; 인간 또는 동물을 위한 위생 및 미용업; 농업, 원예 및 임업 서비스업
45류
법무서비스업; 유형의 재산 및 개인을 물리적으로 보호하기 위한 보안서비스업; 개인의 수요를 충족시키기 위해 타인에 의해 제공되는 사적인 또는 사회적인 서비스업
한국 특허청이 운영하는 키프리스 정보넷의 “상품명칭(상품류) 검색” 을 이용하시면 각 분류 별로 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
이제 국제분류로 검색결과를 좀 더 간추려 보겠습니다. 먼저, 우상단에 “Expert”를 선택합니다.
좌측에 Class filter 항목이 새로 생긴 것을 확인할 수 있습니다. 여기서 원하는 국제분류 번호를 선택하면 됩니다.
Class filter 에는 기본값으로 “Coordinated” 가 활성화 되어 있습니다. 이 때문에 하나의 국제분류를 선택하면 추가로 다수의 국제분류가 옅은 색으로 선택되는 것을 확인하실 수 있습니다. 이렇게 자동으로 선택된 복수의 국제분류가 USPTO 에서 추천하는 연관 국제분류라고 생각하시면 됩니다.
바로 위의 “Status filter” 에서 “Live” 와 “Dead” 도 선택할 수 있는데, 등록이 취소되거나 출원 후 최종적으로 등록되지 않은 경우에는 dead 로 표시되므로, Live 만 선택해 현재 유효한 상표 출원/등록만 검색하실 수도 있습니다.
확장 검색
영어권에는 일부러 정확하지 않은 철자를 사용한 상표가 많습니다. 예를 들어 CASH 의 S 를 $ 기호로 대체해 CA$H 로 표기한 상표가 있을 수 있겠죠. 이런 경우 CASH 를 한번 검색하고 CA$H 를 한번 더 검색해도 되지만, Regular Expression (Regex) 를 이용할 수도 있습니다.
예: /cash/ 대신 /ca[s$]h/
단, regex 는 항상 // 로 가두어 필드명과 함께 검색하셔야 합니다.
예: CM:/ca[s$]h/
CM 필드
CM 은 Combined Mark 의 약자로, 단순히 해당 문구를 포함한 상표 뿐 아니라 디자인이나 외국어가 해당 문구로 해석될 수 있는 경우도 검색해 주는 필드입니다.
기본적으로 아래 검색식의 KEYWORD 부분을 검색하고 싶은 키워드로 대체하면 됩니다. (CM 은 반드시 대문자로 입력하는 것을 잊지 마세요.)
CM:/.*KEYWORD.*/
이렇게 검색 필드를 이용할 때에는 검색창의 “Search by all” 혹은 “Wordmark”를 아래처럼 “Search by filed tag” 로 변경 합니다.
키워드가 두개 이상이라면 “AND” (대문자) 를 이용해 두개의 필드를 연결합니다. 이 경우, 두 키워드를 모두 포함한 결과만 표시됩니다.
CM:/.*KEYWORD_1.*/ AND CM:/.*KEYWORD_2.*/
예:
여기서 “.*” 는 regex 에서 “.” 아무 문자가 “*” 무한대까지 반복 될 수 있다는 뜻으로 결국 sak 앞 뒤로 뭐가 붙든 검색결과에 표시됩니다. 다만, 5th 는 “fifth” 로도 표시할 수 있기에 주의 할 필요가 있습니다. (아래에 추가 설명 참고).
위의 검색 결과는 입력한 키워드를 포함하는 모든 등록 상표, 출원 기록을 출력합니다. 이 때, 키워드가 home 이라면 Homedics 나 SweetHome 같은 상표도 검색됩니다. 또한, home 에 상응하는 외국어, 예를 들어 스페인어 casa 도 검색됩니다.
참고로, 이렇게 검색이 되도록 출원 시에 translation 을 포함하는 것이 유리한 점이 많습니다. 예를 들어, 후발주자의 상표를 심사할 때 우리 상표와 비슷한 상표에 대해 거절이 날 가능성이 높아지죠.
예를 들어 Samsung Electronics 과 Three Stars Electronics 는 전혀 다른 상표처럼 보이지만 한국어 사용자에게는 혼동을 줄 수 있습니다. 따라서 Samsung 출원 시에는 translation 으로 three stars 를 추가하여, 향후 심사관이 Three Stars Electronics 의 등록을 거절 할 수 있도록 유도하면 좋습니다.
다양한 필드 사용
흔한 키워드로 검색하면 쉽게 수천개 이상의 결과가 나오기 때문에, 범위를 좁힐 필요가 있습니다.
검색 범위를 좁히는 방법은 다양한데요. 예를 들어, 현재 살아 있는 출원/등록 만 검색하는 방법이 있습니다. 다시 말해, 이미 취소 됐거나 최종 거절이 결정된 상표는 빼고 검색하는 거죠.
아래와 같이 검색식 뒤에 “LD:true” 를 추가하면 됩니다.
CM:/.*KEYWORD.*/ AND LD:true
다만, 등록이 거절된 상표나 취소된 상표도 우리 상표의 적절성, 등록 가능성을 판단하는데 큰 도움이 되므로 한번쯤 살펴보시는게 좋습니다.
CM:/.*KEYWORD.*/ AND LD:true AND SA:registered
위와 같은 검색식를 사용하면 이미 등록된 상표 가운데, 취소되지 않은 상표만 검색하겠죠. 만약, 취소되었더라도 등록이 한번이라도 된 상표 모두를 검색하고 싶다면, 아래와 같이 중간의 (live)[LD] 를 지우면 됩니다.
CM:/.*KEYWORD.*/ AND SA:registered
국제분류 필드
위에서 설명한 국제분류를 이용한 검색은 IC 필드를 이용하면 쉽습니다. 제1류는 001 로, 제11류는 011 처럼 세자리 숫자로 입력하시는 것만 주의하시면 됩니다.
말 그대로 “100년의 전통”을 가진 버버리의 트레이드 마크 라고 할 수 있는데요. 트레이드마크는 직역하면 “상표” 입니다.
참고로 특허권은 20여년이면 만료되므로 애초에 특허를 냈다고 하더라도 100년이 지난 지금은 무의미 하겠죠?
하지만 질문자가 정말로 원했던 답은 그리 단순하지 않습니다. 흔히들 지적재산권을 “특허”라는 말로 뭉뜽그려서 사용하는 경우가 많기 때문인데요. 아마도, 질문자가 정말 궁금하셨던 건 버버리 체크 무늬가 지적재산권법으로 보호 받고 있는지 여부일 겁니다.
답은 “YES” 입니다.
특허는 새로운 기술을 일정 기간 동안 독점할 수 있는 권리를 주는 대가로 그 기술을 다른 사람들에게 공개한다는 반대급부가 있는데요. 참고로, 이 때문에 reverse engineering 이 불가능한 기술은 굳이 특허를 출원하지 않는 것이 상업적으로 유리하다고 봅니다.
반대로 상표는 그 자체로는 아무런 가치가 없고, 단지 그 상표를 통해 소비자가 인식하게 되는 브랜드/제조회사의 명성이나 신뢰도 때문에 그 가치가 발생합니다. 따라서, 버버리 체크무늬를 무단으로 도용하게 되면, 단순히 아름다운 무늬를 베끼는게 아니라 흔히 말하는 짝퉁제품이 될 수 있다는 거죠.
그렇다면 버버리 체크무늬를 사용하되 결코 버버리 제품은 아니라는 점을 명백히 하면 어떨까요? 예를 들면, 필통에 해당 체크무늬를 사용하되 전면에 큰 글씨로 “모나미표 필통” 내지는 MONAMI® 라고 적어두면요?
이 경우는 상표 도용은 아닐 수 있겠지만, 해당 체크무늬 제품을 사용한 소비자가 필통의 품질에 실망할 경우 체크무늬에 대해 안좋은 인식을 가질 수 있게 되겠죠. 따라서 이런 경우도 지적재산권 침해가 될 수 있습니다.
버버리 체크무늬는 항상 조심해야 할 패턴 중 하나입니다.
통상 유명한 상표일 수록 조금만 비슷해도 소비자에게는 혼동이 발생합니다. 특히 버버리 체크무늬의 독특한 빨강, 낙타색, 검정과 흰색 조합은 워낙 강렬한 인상을 주기 때문에 주의가 필요하죠.
더구나 버버리는 상표권을 강력히 주장하는 업체로 널리 알려져 있습니다. 예를 들면, 미국 시장을 기준으로 2009-2017 기간에 손해배상액 기준으로 샤넬에 이어 두번째로 많은 상표권 소송을 승리했다고 합니다. (2017 Trademark Report by Lex Machina)
상표권의 침해 여부는 매우 주관적인 “소비자의 인식”이 핵심이 되므로, 큰 업체에서 소송을 걸면 작은 업체로서는 버티지 못하고 대응을 포기하는 경우가 많다는 점도 유의해야 합니다. 실제로 버버리의 승소의 대부분은 default judgment 즉, 재판까지 가지 않고 피고가 대응을 포기하여 자동으로 원고가 승리하게 되는 경우였다고 하네요.
이미 누군가 사용중인 상표라면 등록은 커녕 사용 시에도 문제가 있겠죠. 따라서, 등록하려는 상표와 같거나 유사한 상표가 이미 존재하는 지 확인은 필수입니다.
일단은 구글로 사전조사를 한 뒤, 미국 특허청의 무료 상표검색시스템을 이용해 출원/등록된 상표의 검색을 하시면 좋습니다.
A. 구글 (인터넷 서치)
구글을 이용한 검색 요령을 간단히 소개하자면,
상표 명칭
상표 + 제품의 일반명칭
상표 + 제품의 일반명칭 + 제품의 특징
이상의 순서로 검색을 확장해 나가면 좋습니다.
예를 들어, InnoBasic 이라는 상표를 인체공학적 디자인이 특징인 필기구 제품 (볼펜, 샤프, 수정액 등) 에 사용하고 싶다고 가정해 봅시다.
검색에 앞서 구글의 언어설정이 영어로 되어 있는지 확인해주세요. 구글 검색 창에서 우측 상단의 ⚙ 표시를 선택해 “설정” > “언어” > “English” 를 선택 후 “저장” 하시면 됩니다.
i) 상표명을 Google 에서 검색
Innobasic Solutions: Home https://www.innobasic.com was launched, as an Automation as a Service (AaaS) that leverage on Robotic Process Automation to take on high-volume, tedious, manual, repetitive and error …
구글 “InnoBasic” 검색한 결과 – 첫번째 아이템
이미 완전히 동일한 이름을 사용중인 업체가 있네요. 다행히 “자동화”에 관련된 컨설팅을 제공하는 업체로 보입니다. 필기구와는 조금 거리가 있기에 소비자의 혼동을 가져올 가능성은 크지 않아 보입니다. 그럼에도 불구하면 똑같은 상표가 있다면 조금 차별화하면 좋겠죠.
상업적인 인상은 유지하되 inno- 를 evo- 로 바꾸고 basic 에 -s 를 추가해 EvoBasics 로 바꿔보면 어떨까요?
구글 검색의 장점은 검색어의 유사어까지 자동으로 인지하여 검색해 준다는 점입니다. 위와 같이 Evo’s Basics 가 첫번째 검색결과로 등장했다는 것은 (1) EvoBasics 은 존재하지 않거나 (2) Evo’s Basics 가 워낙 널리 알려진 이름인 경우라고 생각할 수 있겠죠.
하지만 Evo’s Basics 은 사용하려는 EvoBasics 와는 철자에 큰 차이가 있고, 더군다나 무술(Martial Arts)에 초점을 맞춘 유튜버의 채널명이기에 유사한 이름의 필기구와는 문제의 소지가 적어 보입니다.
ii) 상표+ 영문명칭
일반적인 영문 명칭을 이용해 검색을 확장합니다. 볼펜, 샤프, 수정액은 각각 pen, mechanical pencil, correction fluid 라고 번역할 수 있습니다.
정확한 영문명칭을 모르실 경우에도 사전 혹은 아는 영어를 총 동원해서 검색하면 구글의 알고리즘 덕분에 가장 흔한 명칭이 검색되는 경우가 많습니다.
예를 들어, 일단 볼펜을 그대로 영어로 적어 ballpen 을 검색하면 더 흔히 사용되는 명칭인 ballpoint pen 의 Wikipedia 항목이 검색됩니다.
evobasics ballpoint pen 을 검색하면 다음과 같은 결과를 확인할 수 있습니다.
It looks like there aren’t many great matches for your search
Tip: Try using words that might appear on the page you’re looking for. For example, “cake recipes” instead of “how to make a cake.”
Need help? Check out other tips for searching on Google.
구글 “evobasics ballpoint pen” 검색 결과
물론 그 아래로 실제 검색결과도 등장하지만, 우리가 찾는 내용과는 거리가 멀죠. 구글에서 “evobasics ballpoint pen” 과 근접한 결과를 찾지 못했기에, 위와 같은 알림문이 먼저 등장하고 그 다음으로 구글이 생각하기에 가장 근접한 내용을 표시합니다.
근접한 결과가 없다니 잘된 일이죠. 다음 단계로 넘어갑니다.
iii) 추가로 제품 특징을 포함하여 검색
제품 특징을 퐣ㅁ해 evobasics ballpoint pen ergonomic design comfort grip 을 검색하면 “Did you mean eco-basics … ?” 이라는 문구가 노출되는데요.
이 때 등장한 “eco-basics” 는 요주의 입니다. 구글 검색 시 제품 명칭, 특징 등 판매하고자 제품과 연관된 검색어를 상표와 함께 입력하면, 구글의 검색엔진은 우리가 어떤 것을 찾고 있는지 추측하게 되는데요. 그에 기반하여 우리 상표인 evobasics 가 혹 이미 알려진 특정 상표명이나 문구의 오타가 아닌지 Did you mean XXX ? 식으로 확인할 때가 있습니다.
따라서 eco-basics 라는 이름이 문구류 혹은 인체공학적 디자인과 관련되어 기존에 사용중인 상표라는 의심을 해볼만 합니다. (물론 항상 그렇지는 않습니다.)
상표 등록에 앞서 꼭 준비해야 할 자료는 (A) 상품군 정보 (Goods/Services Identification), (B) 사용증빙 (Specimen), 그리고 (C) 첫 사용일 (Date of First Use) 입니다.
A. 상품군 정보 (IC & ID)
상품군은 국제분류(International Class, IC)와 미국 내에서 사용하는 세부 상품군(Good/Service Identification, ID)이 있고, 두가지 모두 중요합니다.
i) 국제분류 (IC)
International Class, 즉 국제분류는 니스조약 가입국에서 공통적으로 사용하는 분류체계로, 모든 상품/서비스의 종류를 총 45류로 나누어 놓았습니다.
이 국제분류는 한국과 미국에서 공통으로 사용하므로 한국 특허정보원에서 운영하는 키프리스의 상품명칭(상품류)검색 을 이용하시면 편리합니다. 예를 들어, 상품명칭: “모자” 를 검색하시면 안전 모자, 수술용 모자 등 모자를 포함하는 상품 모두를 보여주는데요. 여기서 가장 적당한 상품명칭을 골라 “류” (1-2자리 숫자) 를 확인하시면 됩니다.
위 링크에 오류가 발생하면 KIPRIS 특허정보넷 특허무료검색서비스 홈페이지에서 > 지적재산권 검색 > 상표 > 우측 상단에 작은 상품명칭(상품류 검색) 버튼 이용하시면 됩니다.
ii) 미국 세부상품군
US Identification 은 한국으로 치면 “상품명칭”에 해당합니다. 즉, 안전 모자나 수술용 모자 등의 세부 명칭입니다. 미국 특허청에서도 키프리스와 마찬가지로 검색서비스 (Trademark ID Manual) 를 제공합니다.
간혹 상품명칭을 검색하다 보면, 조금 포괄적인 것과 세부적인 것을 놓고 갈등하게 될 수 있는데요. 예를 들어, 아래와 같이 수 많은 모자에 대한 세부분류가 존재합니다.
자, 만약 털모자에 부착할 상표를 등록한다면 Hats 와 Fur hats 중 무엇을 선택해야 할까요? 간단히 말하자면, 상표의 사용처를 가장 적절히 설명하는 분류를 선택하시면 됩니다. 만약 모피를 취급하는 회사에서 만든 모자라면 향후에도 모피가 아닌 모자를 판매할 가능성이 없으니 fur hats 를 선택하시는게 맞겠죠.
하지만 모자 전문 회사이고, 이번에 나온 털모자에 부착한 상표를 등록한다고 합시다. 그렇다면 해당 상표가 향후 다른 품목에도 적용이 가능할지 생각하셔야겠죠. 만약 털모자에만 특화하실 생각이라면 fur hats 라고 하시면 되겠지만, 아무래도 브랜드가 인기가 좋아지면 다른 모자에도 적용할 가능성이 높겠죠. 따라서, hats 가 조금 더 적절하다고 볼 수 있겠습니다.
참고로 Trademark ID Manual 이나 키프리스에서 TM5* 라고 표시된 상품명칭 혹은 ID 는 5개 주요 국가에서 통용되는 세부상품군입니다.
*미국과 한국에 모두 등록할 예정이시라면 세부상품군은 TM5 표기된 것 중 선택하시면 좋습니다.
B. 사용증빙 (Specimen)
사용 증빙은 대부분의 경우, 상표가 인쇄된 제품(제품포장) 사진 1장으로 족합니다. 원칙적으로는 각각의 세부상품군에 대해 모두 사용증빙이 필요하지만, 출원 시에는 국제분류 당 1개 씩만 제출해도 무방합니다.
법적으로는 제품에 상표가 물리적으로 부착만 되어 있으면 되기 때문에, 종이에 상표를 프린트해 풀로 붙여도 사용증빙이 될 수 있습니다. 물론 마커를 이용해 손으로 쓴다고 문제될 이유가 없죠. 하지만 그렇다고 허위로 제출할 경우 등록은 언제든 취소될 수 있습니다.
꼭 상품사진이 아니여도, 예를 들면 아마존 리스팅의 스크린샷도 사용증빙이 될 수 있습니다. 이 경우, 제품 자체에는 상표가 표시되어 있지 않더라도, (1) 상품제목/소개에 상표가 포함되어 있고, (2) 이를 실제로 구매할 수 있는 수단(구매 버튼이나 전화 주문 전화번호)이 마련되어 있으면 됩니다.
위와 같이 웹페이지의 스크린샷를 사용증빙으로 제출할 때에는 “인터넷 링크 주소”와 “해당 스크린샷을 저장한 날짜” 정보를 함께 표기해야 합니다.
C. 첫 사용일 (Date of First Use)
미국에서 상표에 대한 권리는 기본적으로 상표를 사용하면서 발생합니다. 이렇게 발생한 권리를 등기하는 개념이 미국의 상표등록이죠.
따라서, 첫 사용일은 권리가 발생한 날짜이고, 타인에 대한 우선권 날짜가 되므로 중요한 날짜입니다. 그러므로 제3자와 분쟁이 발생할 경우에 대비하여 첫 사용일을 “증명 가능한 가장 빠른 날짜”로 기입하는 것이 중요합니다.
그렇다면 첫 사용일은 어떻게 증명할까요?
해당 제품이 미국에서 실제로 판매가 이루어졌다면, 그 판매기록으로 첫 사용일을 증명할 수 있습니다.
해당 제품이 아직 미국에서 판매가 이루어지지 않았다면, 미국 내에 수입통관된 날짜가 (상표가 제품에 인쇄되어 수입되었다는 가정하에) 첫 사용일이 될 수 있습니다. 이는 제조업체와 판매자와의 거래도 판매로 보기 때문입니다.
왼쪽 상단의 메뉴탭에서 Start application 을 선택하거나, 화면 상단의 중간 박스 Apply to register a trademark 를 선택합니다.
1. 이용약관 동의
특허청의 상표출원 시스템을 이용하기에 앞서 이용약관에 동의합니다.
주의사항에 굵은 글씨로 미특허청 사칭 사기를 조심하라는 문구가 보입니다. 상표출원자의 개인정보(이름, 주소, 전화번호 등)은 공개됩니다. 이를 이용해 허위 인보이스 등을 보내는 사기가 많으니 주의하시기 바랍니다. (참고: Trademark fee 청구서/독촉장/고지서 – IPfever)
박스를 체크하고 “I agree”를 누르면 다음 페이지로 이동합니다.
2. 출원비용 안내
두번째 페이지에서 조금만 아래로 스크롤 하면, 위와 같은 2개의 선택지가 나옵니다.
기본값인 첫번째가 일반적인 상표등록입니다.
일반적인 상표 등록이 어렵거나, 특별한 상표(여러 멤버가 사용하는 단체의 상표 등)의 경우에 두번째를 선택하게 됩니다. 일반 업체의 경우에도 적용될 수 있는 Supplemental Register 에 대해서는 한번쯤 알아두면 좋습니다. 참고: 홍보성 문구를 상표로 사용할 때 주의점 – IPfever
기본값 (첫번째 선택지 선택) 그대로 두고, 우측하단에 아래 그림과 같이 생긴 Continue를 눌러 다음으로 이동합니다.
참고로 Save draft 를 누르시면, 본인의 myUSPTO 계정에 이때까지 작성한 내용이 저장되고, 이후에 Drafts and docket 탭에서 확인하실 수 있습니다.
3. 연락처
연락처는 총 3가지가 있습니다. Attorney (변호사), Owner (소유권자), 그리고 Correspondence (연락처)입니다.
DIY 출원이므로 변호사는 당연히 해당사항이 없겠죠.
소유권자는 실제 법률적인 소유권을 가진 사람입니다. “등기권자” 라고 생각하시면 되고, 사업체, 사업주 혹은 자영업자 본인의 정보를 정확히 입력합니다.
연락처는 실제 연락을 받을 분의 정보입니다. 소유권자가 법인(회사)일 경우, 회사내 담당자 정보가 되겠죠. 소유권자가 개인일 경우에도 변호사가 아닌 사람이 업무를 대신해서 처리해 주는 경우, 연락처 정보에 대리인 정보를 적으시면 됩니다.
소유권자의 이름과 주소는 대중에 공개하게 되어 있습니다. 개인 소유권자의 거주지 정보를 공개하는 것이 꺼려지시면 공개될 mailing address (우편물 수령이 가능한 주소)를 적고, 따로 domicile address (실거주지)를 적을 수 있습니다. Domicile Address (거주지 주소) 작성법 – IPfever
i) Owner of Mark (소유권자)
여기에는 사업체 혹은 개인사업자의 정보를 적으시면 됩니다.
사업체의 경우는 법인의 종류(Inc., LLC 등) 및 설립등기가 된 국가를 선택하고, 개인의 경우는 국적을 적어야 합니다.
밑의 DBA, AKA 등은 한국의 경우 해당사항이 없을 것이고, 미국에서 사업 중이시라면 해당 사항이 있으면 이미 알고 계실껍니다.
그 외 자세한 설명은 생략합니다.
ii) Correspondence (연락처)
이미 설명드린바와 같이, 변호사가 아닌 대리인의 정보를 기입하게 됩니다.
상표는 출원 후 약 1년의 심사기간 뿐 아니라, 등록 후에도 매 5년마다 등록 연장/갱신이 필요합니다. 따라서, 그냥 아는 분께 출원을 부탁한 후, 아는 분과 연락이 끊기면 이후 곤란해 지는 경우가 발생합니다.
직원의 “개인” 이메일 주소를 사용하는 경우도 마찬가지이므로, 주의 바랍니다.
4. Trademark details
드디어 본격적인 상표 관련 정보입니다.
A. 상표의 종류
이번 화면에서는 아래의 Mark type 를 구분하셔서 선택하셔야 합니다.
위처럼 첫번째 옵션인 I want to protect wording alone / Standard character format을 선택합니다.
위에서 말씀드린 바와 같이 Standard Character Mark 가 DIY에 유리하지만, 디자인을 포함시켜 등록을 원하실 경우 (special form) 아래와 같이 I want to protect what my trademark looks like / Stylized wording and designs 를 선택하고, 지난 글 TEAS 화면 3: 상표 관련 – IPfever 을 참고하시기 바랍니다.
Standard character를 선택하고, Continue 를 누르시면 아래와 같이 상표로 등록할 문구를 입력하는 상자가 나옵니다.
B. 상표 입력
띄어쓰기나 특수기호, 악센트 점 등에 유의하여 정확히 기입합니다. 대소문자는 구분하지 않습니다.
C. 번역
상표가 영어단어 또는 어떤 나라 말로도 아무런 의미가 없는 단어라면
위와 같이 No 선택하고 바로 다음으로 넘어가시면 됩니다.
하지만, 상표에 외국어로는 뜻이 있는 경우가 있습니다. 예를 들어, 비누사랑을 미국에서 문구(standard character)로 등록하려면 BEENOOSARANG 와 같이 영문 표기를 등록해야 합니다. 물론, 한글을 디자인(special form)으로 등록하는 방법도 있습니다.
영문 표기는 아무래도 발음도 어렵고 보기가 어려우므로 Soap Sarang 정도로 쓰는 경우가 많습니다.
이를 예로 들어 작성해 보면, 아래와 같습니다.
상표 검색 시 참고!
위와 같은 번역문이 요구되는 이유는, 예를 들어, Soap Love 라는 브랜드가 미국에 이미 있다면 Soap Sarang은 한국말 “사랑”을 아는 미국내 소비자에게 같은 브랜드라는 인상을 줄 수 있기 때문에 등록이 거절 될 수 있습니다.
따라서, 외국어를 포함하는 상표를 검색 시에는 그에 대응하는 영문도 함께 검색해야 합니다. 예: Soap Sarang 과 유사한 상표가 이미 등록되어있는지 확인할 떄는, soap sarang 뿐 아니라 soap love 도 검색해 봐야 합니다.
D. 사람 이름이나 형상
유명한 요리사의 이름을 딴 파스타 소스나 음식점 체인이라면, 해당 인물의 동의 없이 상표 등록이 이루어지면 곤란하겠죠.
이런 특수한 경우에 해당하는 Yes 를 선택해야 하지만, 여기서는 아래와 같이 No 를 선택하고 다음으로 넘어갑니다.
5. 출원근거(Filing Basis) 지정
아래와 같이 출원근거는 Section 1(a), Section 1(b), Section 44(d)/Section 44(e), 그리고 Combined 각각 순서대로 이미 사용 중인 상표, 사용 예정인 상표, 미국 외 타지에서 이미 등록이 됐거나 등록 진행 중인 상표, 여러가지 출원근거를 동시에 갖춘 경우가 있습니다.
1(a), 즉, 이미 상표를 사용 중인 경우가 아니라면 아직 상표를 좀 더 보완하거나 변경할 기회가 있기 때문에 DIY를 추천하지 않습니다. 따라서, 여기서는 1(a)를 기준으로 설명드리겠습니다.
첫번째 박스 – 1(a)를 선택하시면 국제분류 및 상품/서비스 분류를 검색하는 페이지로 이동합니다.
i) IC and ID
위의 빈 상자안에 제품이나 서비스의 이름을 적으면 검색할 수 있는데, 예를 들면 facial soap 이나 toothpaste 와 같이 일반적인 이름을 적어보시고, 검색결과에 적당한게 나오지 않으면 facial cleanser 나 tooth cleaning paste 같이 제품을 설명하는 문구로 다시 검색해 보시면 됩니다.
적당한 상품명칭이 나타나면 바로 우측에 보이는 ADD 를 클릭하시면 추가됩니다.
이때 상품명칭의 좌측에 등장하는 세자리 숫자가 국제분류를 뜻합니다. 이 국제분류(예: 003)가 같으면 품목을 다수 입력하셔도 출원비용이 증가하지 않습니다.
하지만, 반대로 국제분류가 다른 2가지 품목을 선택하면 2배의 출원수수료($350 x 2 = $700) 를 부담해야 하므로 주의가 필요합니다.
ii) Specimen
다음으로 상표가 적용된 상품의 사진 혹은 스크린샷을 첨부하셔야 합니다.
Add specimen 버튼을 누르면 증빙을 제출하는 페이지로 이동합니다.
Add specimen 버튼을 눌러 상품 사진을 제출하면 되고, 만약 상품이 아닌 서비스라면 서비스 리스팅, 광고, 서비스 소개 웹사이트 등으로 대신합니다.
여기서 주의하실 점은 상기 사례는 상표의 실제 사용 사실 뿐 아니라 상표가 등록하고자 하는 상표 이미지/문구 와 동일하게 사용되고 있는지를 확인하는 지표가 되기 때문에 (1) 상표가 상품/서비스에 부착/표기/인쇄 등으로 연관되어 있을 뿐 아니라, (2) 상표 자체가 명확하게 식별되어야 합니다.
연관성 – 특히 웹페이지 스크린샷일 경우, 일반적으로 브랜드(상표)가 표시되는 위치에 해당상표가 노출되어야 합니다. 주로, 상표로써 표기된 것이 아니라 단순히 제조회사명이나 회사 연락처 등으로만 표기된 경우에 문제가 됩니다.
상표의 식별 – 상표에 특수문자나 띄어쓰기 등이 포함되어 있는 경우, 이를 일관되게 사용하지 않는 경우가 자주 문제가 됩니다.
서비스의 경우,
보이지 않기 때문에 어떻게 증빙을 제출할 지 의문이 생기실 수 있습니다.
이런 경우, 서비스를 구입할 수 있는 방법이 상표와 함께 표기되어 있으면 상표의 사용으로 봅니다. 예를 들어, 웹페이지 스크린샷의 경우 서비스를 이용할 수 있는 장소 안내나 문의 전화번호 등이 상표와 함께 노출되어 있으면 됩니다.
참고로, 사업장이 있는 경우, 간판과 함께 해당 오피스/웨어하우스/매장 등을 촬영해 제출할 수 있습니다.
다음으로는 Description of specimen, 즉, 심사관에게 증빙(사진)이 무엇을 보여주고 있는지 설명하시면 됩니다. 예를 들어, A photographic image of a hat with an embroidered applied-for mark 정도가 되겠죠.
iii) Date of first use
그 아래로는 제품을 처음 판매한 날짜를 적는 칸이 있습니다. 참고로, 웹페이지 스크린샷의 경우 반드시 해당 페이지의 URL 과 스크린샷을 캡쳐한 날짜(Date of access)를 반드시 적어야 합니다.
최초 사용일(Date of first use)은 두 날짜(anywhere, in commerce)로 구분되어 있습니다. 기본적으로 판매 인보이스 등으로 증명 가능한 날짜를 입력하시고, 특별한 경우가 아니라면 anywhere 과 in commerce 는 두 날짜 모두 동일하게 입력해 주시면 됩니다.
사용 예정인 상표- 1(b) 는 심사는 똑같이 진행되지만 심사 후 바로 등록되지 않고, 향후 실제로 사용이 이루어지면 그때 1(a)와 똑같이 사용 사례를 제출하는 절차를 거쳐 등록이 이루어집니다.
이 때, 추가 수수료가 발생하므로 현재 사용 중이라는 것을 입증할 수 있다면, 실제 판매가 이루어질 때까지 잠시 기다리셨다가 등록하시면 다소 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
해외에서 이미 출원/등록을 하신 상표의 경우 44(d)나 44(e)를 선택하시고 해당하는 출원/등록 정보를 기입하시면 됩니다.
Continue 버튼을 눌러 다음 단계로 이동하실 수 있습니다.
6. 기타 사항
잘 읽어보시고, 해당사항이 있으면 체크합니다.
첫번째 항목의 Disclaimer 는 주로 상품명칭이 상표에 포함된 경우 해당됩니다.
다만, 위의 translation 등과 다르게 disclaimer 는 빠뜨려도 페널티가 없고, XXX 를 disclaimer 에 포함시키라는 내용으로 거절 통지문을 발송하면, 이에 대해 서면으로 동의하기만 되므로 큰 문제가 되지는 않습니다. 더 자세한 내용은 미국 상표 Disclaimer 쉽게 이해하기 – IPfever 를 참고하시기 바랍니다.
두번째 항목과 세번째 항목은 잘 읽어보시고 해당사항이 있으시면 체크 후, 그에 해당하는 정보를 적으시면 됩니다.
그 외 항목은 조금 전문적인 영역이라, 만약 해당사항이 있으시면 DIY가 어렵다고 생각하시면 됩니다.
7. 리뷰
이제까지 작성한 내용을 확인하는 페이지입니다.
8. 서명
이제 서명을 하시고 제출하면 됩니다.
세가지 서명 방법 중 하나를 선택하실 수 있습니다. 가장 편리한 방식은 현재 온라인 양식을 작성하고 계신 분이 상표권자가 되실 분 즉 출원인을 대행할 권한이 있는 경우입니다. 직접서명 (sign directly) 을 선택 후 화면의 하단에서 서명할 수 있습니다.
직접 서명이 어려운 경우, Sign directly 를 누르면 나오는 메뉴 중 하나를 선택하여, 상표권자 본인이나 그 외 권한이 있는 분에게 email 을 보내거나 같은 내용을 종이에 출력 후 서명을 받을 수 있습니다.
위의 체크박스는 일단 전부 동의하시지 않으면 진행이 안됩니다. 주요 내용은 허위 사실을 기재할 경우 법적 처벌을 받는다는 내용인데, 시간을 들여 꼼꼼히 읽어보시기 바랍니다.
실제 서명은 아래와 같이 S-signature 형식으로 글자를 입력하는 디지털 서명으로 이루어집니다.
간단히 설명드리자면 서명란에는 /young jeon/ 와 같이 이름과 성을 “/” (슬래쉬, 키보드의 마침표 오른쪽에 있는 기호입니다) 안에 가두어서 기재하시면 됩니다. 그 옆의 날짜란은 클릭하시면 자동으로 현재 날짜로 입력됩니다.
다음으로 맨 아래에 서명하시는 분의 position 을 적으시면 됩니다.
보통은 회사명의로 상표를 등록하는 경우가 많으니 Signatory’s Position은 직책이 되겠죠. 상표권자가 개인이고 직접 등록하시는 경우에는 Owner라고 적으시면 되고, 만약 두명 이상의 개인/법인이 공동으로 소유하는 상표의 경우에는 add signatory 버튼을 사용해 서명인을 추가 할 수 있습니다.
미국에 살지 않더라도 미국 내에 법인을 설립하여 미국 거주자가 될 수 있습니다. 하지만 미국 법인 설립을 위해서는 미국 소재 Registered Agent 가 필요하고 한달에 $10 미만의 비용으로 Registered Agent 서비스를 제공하는 전문 업체도 있습니다. 하지만, 지속적으로 발생하는 비용이므로 미국에 법인을 설립할 다른 이유가 없다면 추천드리지는 않습니다. ↩︎
특허청은 출원인에게 이메일로 공지할 의무가 없으므로, 출원인이 최소 매 2-3개월마다 한번씩 TSDR을 이용해 출원/등록상태를 확인해야 합니다. ↩︎
신약 특허니 원천 특허니 하는 기사를 자주 접하게 됩니다만, 실제로 특허에는 단 2가지만 존재합니다. 하나는 발명특허이고 다른 하나는 디자인특허이죠.
발명특허 vs. 디자인특허
이 2가지의 가장 큰 차이점은
발명특허: 독특하고 유용한 물리적 혹은 방법적 특징을 보호
디자인특허: 독특하지만 순전히 장식적인 특징을 보호
입니다.
결국 우리가 흔히 생각하는 새로운 기술이나 제품을 보호하는 수단은 발명특허라 할 수 있습니다. 반면에 디자인특허는 비전문가의 경우 대부분 “이런것도 보호가 된다구요?” 하고 반문하시는 경우가 많습니다.
발명특허의 종류
사실 발명특허에 따로 세부 종류가 있지 않습니다. 단지 이 발명특허가 보호하는 것이 신약일 경우 신약 특허, 원천 기술일 경우 원천 특허 하는 식으로 부를 따름이죠.
헌데 이런 명칭은 특허의 가치와 보호 범위에 관해 큰 힌트를 줍니다.
신약 특허
신약 특허와 같이 “특허의 대상” + “특허” 라고 부르는 경우, 대부분 대상이 되는 물질 자체에 대한 권리 뿐 아니라 그 생산(원료의 추출이나 제조 및 합성) 과 사용(약의 복용과 투여)에 대한 권리를 모두 포함하는 경우가 대부분입니다.
일반적으로 신약의 경우, 해당 물질 자체가 이용가능한 상태로 자연계에 존재하지 않는 경우가 대부분이므로, 새로운 물질일 뿐 아니라 그 생산법이나 사용법도 새롭게 개발되는 경우가 많겠죠.
따라서, 새로운 것 (즉, 발명) 을 보호하는 특허가 물질 자체 뿐 아니라 생산과 사용에 모두 적용됩니다.
제조 특허
반면에 통상 제조 특허라 하면 어떤 물건이나 물질을 만드는 방법에 대한 특허를 말합니다. 해당 물건이나 물질이 이미 존재하거나 알려져 있지만, 그 대량 생산이 어렵거나 특정 용도에 맞지 않는 경우가 있는데요.
예를 들어, 칼은 기원전으로 거슬러 올라가는 친숙한 연장인데요. 마찬가지로 세라믹은 도자기라는 형태로 수천년의 인류 역사와 함께 했죠. 헌데, 세라믹 칼이 등장한 것은 그리 오래되지 않았습니다. 세라믹이라는 재료를 칼과 같이 얇고 단단하게 만들 기술이 생긴 것은 최근이기 때문이죠.
누구나 다 아는 도구를 그 재료만 주변에서 쉽게 찾을 수 있는 다른 물질로 바꿨다고 해서 발명이라 하기는 어렵겠죠. 따라서, 세라믹 칼 자체에 대해 특허를 받기는 어렵기 때문에, 제조 기술에 한정하여 특허를 받게 됩니다.
원천 특허
원천 특허는 또 다른 개념인데, 이 경우 테크트리 (Technology Tree) 상 뿌리에 해당하는 기술에 대한 특허라는 뜻으로, 사실 상대적인 개념이고 법적으로 큰 의미가 없는 말이기도 합니다.
예를 들면 새로운 조성의 합성 섬유를 개발한 경우, 원료의 배합이나 열처리, 가공법에 대한 원천 기술이 있을 수 있지만, 결국 그러한 기술도 기존의 합성 섬유 제조방식에 근거하여 변형한 파생기술이라 볼 수 있겠죠.
따라서, 원천 특허라는 말은 여러 특허를 구분하여 설명할 때 도움이 되는 말로, 그 외의 경우에는 대부분 마케팅 효과를 노리고 쓰는 말에 불과합니다.
디자인 특허
이미 언급이 됐으니 디자인특허에 대해서도 간단히 짚고 넘어가겠습니다.
발명특허의 대상이 물질이나 생산방식, 사용법 등으로 다양한 반면, 디자인특허의 대상은 오로지 디자인 (형태와 조성) 에 국한 됩니다. 따라서, 하나의 도구나 장치, 피복, 장식품 등 무엇이든 그 물건의 일부에 색다른 디자인이 포함되었다면 그 물건의 종류나 용도를 따지지 않고 디자인 특허를 받을 수 있습니다.
물론 그 보호범위는 디자인적인 요소에만 한정되지만, 법적인 효용이 작다고 볼 수는 결코 없는데요. 예를 들어, 수년간 세간을 떠들썩하게 했던 스마트폰을 둘러싼 애플과 삼성의 소송 분쟁은 아이폰의 직사각형+동그란 홈버튼에 대한 디자인특허를 중심으로 진행된 바 있습니다.
