미국 특허 시장은 대기업들과 돈 많은 벤쳐기업 들이 대부분 장악하고 있다 보니, 그들이 주로 이용하는 특허 서비스가 자연히 비싸질 수 밖에 없죠. 이러한 펌들은 보통 PhD 를 가진 특허 전문가들로 구성되어 있고, 이들은 도심의 비싼 사무실에서 높은 연봉을 받으며 일하기 때문에 당연히 수가는 비싸질 수 밖에 없습니다.
미국에도 개인 발명가가 있지만, 대부분의 경우 어쩌다가 한번 특허 출원을 희망하는 경우가 많고, 계속하여 특허에 시간과 비용을 투자하는 것은 아무래도 기업입니다. 개인이나 중소기업의 경우, 출원 준비 중에 일이 틀어지거나 시간과 비용에 대한 검토 없이 근시안적으로 뛰어드는 경우가 많죠.
이러다가 보니, 특허 출원 기록이나 경험이 없는 개인발명가나 중소기업들은 특히 처음부터 많은 돈을 선지급하도록 요구되는 경우가 많습니다. 안타깝지만, ‘모르면 당한다’는 말이 꼭 들어 맞는 상황입니다.
주변을 잘 찾아보시면 비용 합리적인 서비스는 분명히 존재합니다.
하지만 그렇다고 무조건 싸게 할 수 있는 방법을 찾다 보면, 사기를 당하거나 특허를 받더라도 제대로 된 특허를 받을 수 없게 되겠죠.
특허 변호사가 얼마나 경력이 있는지 등을 통해 확인해 보는 방법도 있지만, 저는 특허 변호사의 입장에서 한번 생각해 보겠습니다.
어떻게 해야 제대로 된 특허를 받을 수 있을까요?
우선 개인/중소기업은 특허를 잘 이해하고 있는 대기업/벤쳐기업 고객과 분명히 다릅니다. 따라서, 특허가 무엇인지, 특허를 받으면 어떤 법적 보호를 받을 수 있는지, 해당 특허에 대한 투자가 과연 현명한 것인지 부터 상담이 필요 합니다.
초기 상담에 이런 질문들에 대한 구체적이고 이해하기 쉬운 답변이 나오지 않으면 다른 곳을 알아보세요. 만약, 이런 부분들에 대해 상담비용을 요구한다면, 결코 아까워하지 마세요. 궁극적으로 현재로써는 특허를 출원하는 것이 현명하지 않다는 결론이 나오더라도 쓸모 없는 특허를 받는 것보다 훨씬 이득입니다.
다음으로, 특허는 단순하게 어떤 기술을 보호할 수 있는 권리증을 사는게 아닙니다. 보험 약관처럼 어떤 부분은 보장되고 안되고 하는 것이 이미 정해져 있지 않기 때문에, 보험 약관 같은 문서의 역할을 하는 것이 특허 명세서입니다. 최종적으로 해당 문서에 적힌 ‘보장범위’가 미국특허청에 의해 승인될 때까지 계속 협상하고 설득하는 것도 특허 변호사가 하는 일이죠.
따라서, 특허 상담이 단순히 비용과 해당 발명에 대한 이야기로 끝나서는 안됩니다. 특허 출원의 궁극적인 목적은 무엇인지, 해당 발명품의 시장이 있는지, 경쟁이 있는지 등. 여러가지 특허법 외의 부분들에 대한 상담이 이루어져야 할 것 입니다.
Office Action (여기서는 특허 등록에 대한 거절 통지를 말합니다) 없이 한번에 특허가 등록되는 경우는 사실 드물죠. 사실 거절 없이 단번에 등록되면 특허의 권리 범위를 결정하는 Claims (청구항) 을 너무 좁게 작성하지는 않았는지 의문이 들기 마련입니다.
보통 특허 출원 시, 청구항의 범위를 최대한 넓게 잡으려고 노력합니다.
청구항의 범위가 곧 특허권리의 범위를 규정하고, 특허권리의 범위가 좁으면 이후에 특허권을 행사할 때 어려움이 따르기 때문이죠.
한 예를 통해 살펴 보겠습니다.
청구항을 읽을 때 도면이 큰 도움이 됩니다.
[an excerpt from US8143982B1, bold added]
1. An accessory unit, comprising:
a hinge span, the hinge span including a first magnetic element suitable for magnetic attachment to a host unit having a display; and
a flap portion pivotally connected to the hinge span, the flap portion comprising:
a plurality of segments all but one of which are substantially the same size and wherein one segment is wider than the other segments, wherein each segment includes a pocket that is about the same size as the corresponding segment,
a rigid insert incorporated into each pocket, the rigid insert providing support for the associated segment, and
a folding region between each of the segments arranged to allow the plurality of segments to fold with respect to each other, wherein a first segment is located at a first end of the flap at the hinge span and includes a magnetically attractable element and wherein a second segment is located at a second end of the flap opposite the first end and includes a plurality of magnets, wherein in a first folded configuration the flap portion forms a triangular structure when the first and second segments are folded one atop the other such that at least one of the magnets in the second segment magnetically attract the magnetically attractable element in the first segment, wherein the first and second segments that are folded one atop the other and magnetically attached to each other form one side of the triangular structure that is about equal in width to a second side of the triangular structure each of which is narrower than a third side of the triangular structure.
[end of claim 1]
청구항 읽는 법
위에 제가 굵은 글씨로 표시한 부분이 5군데 있죠. 이 중 첫번째 2개가 주 구성요소, 다음의 3개는 두번째 주 구성요소의 세부 구성요소라고 보시면 됩니다.
영문법에 익숙하지 않으시면 조금 구분이 어려울 수도 있지만, 자세히 살펴보시면
발명품 comprising:
주 구성요소 1; and
주 구성요소 2 comprising:
세부 구성요소 1,
세부 구성요소 2, and
세부 구성요소 3.
으로 되어 있음을 알 수 있습니다. (쉼표와 세미콜른, “and ” 등에 유의하여 보시면 됩니다.)
참고로, 애플 사의 아이패드 용 스마트커버 에 대한 특허 입니다.
자세히 살펴 볼까요?
첫번째 주 구성요소인 A hinge span 은 세부적으로는 화면이 있는 본체에 자성으로 부착하기 위한 자성 요소를 포함한다고 되어 있죠. 여기서 “~하기 위한” 이라는 뜻으로 “means for”라는 말을 사용했는데, 이건 특허법에서는 자주 쓰는 표현이고, 청구항보다 앞 쪽에 위치하는 발명에 대한 상세설명에 포함된 모든 수단과 방법을 망라하기 위해 쓰는 표현이라고 생각하시면 됩니다.
여기서 왜 쉽게 태블릿 PC이나 심지어 iPad 라고 하지 않고, “화면이 있는 본체”라고 했을까요? 왜 자석이라고 하지 않고 “자성 요소”라고 했을 까요? 만약 iPad라고 했다면, 갤럭시 탭에 부착하기 위한 자성 요소는 청구항의 범위에 포함이 되지 않기 때문입니다.
그렇다면 아예 “자성”도 빼버리고 “본체에 부착하기 위한 요소” 라고 하면 어떨까요? 심사 기록을 살펴보지 않아서 모르겠지만, 어쩌면 최초 출원 시에는 그렇게 청구항을 썼을 지도 모릅니다. 그리고 Office Action 을 통해서 보정을 했을 수 있겠죠.
다음으로 두번째 주 구성요소인 flap portion 에 대해 살펴보겠습니다.
이 부분은 세부 구성요소를 포함 아주 길게 청구되어 있는데요. 세부 구성요소를 하나씩 잘 분석해 보면 결국 접어서 스탠드로 만들 수 있도록 하기 위한 장치임을 알 수 있습니다.
헌데 접어서 스탠드가 되는 커버는 애플의 발명이 아닙니다. 이미 Incase Designs Corp. (“인케이스”) 사 에서 출원한 발명인데요. 그렇다면 인케이스 사의 특허도 살펴봐야겠죠?
1. A cover for an electronic device comprising:
a rectangular front cover comprising first, second, and third panels between a first edge and second edge of the front cover, wherein the first panel is closer to the second edge than the second and third panels, the second panel is between the first and third panels, and the third panel is adjacent the second panel,
between the first and second panels is a first hinge, and
between the second and third panels is a second hinge;
a back cover, coupled to the front cover, which will retain the electronic device in the case; and
[여기가 1번 청구항의 끝은 아니지만 여기까지만 살펴 보겠습니다.]
참고로, 청구항은 한 특허 출원서에 2개 이상 존재할 수 있는데 통상 첫번째 청구항이 가장 대표적이고 포괄적이기 때문에 여기서는 1번 청구항만 살펴보고 있습니다.
꼭 자세히 살펴보지 않아도 여러 조각으로 나누어져 있고 접을 수 있다는 점이 이미 인케이스 사의 특허에 설명되어 있음을 알 수 있습니다. 그렇다면 애플 사에서 기존 제품보다 “진보”한 점을 꼽으로면 “자성” 을 빼놓을 수 없습니다.애플의 청구항에 “자성”이 등장한 이유가 여기 있네요.
물론, 그게 끝은 아닙니다.
예를 들어, 인케이스 사의 청구항에는 back cover 라는 주 구성요소가 존재합니다. 사실 인케이스 사는 front cover 와 back cover 두가지를 최상위의 구성요소로 발명을 묘사하고 있죠.
아까 애플 사의 스마트 커버에는 back cover가 없었음을 기억하시나요? 사실 용어가 달라서 헷갈리실 수 도 있지만 애플 사의 flap portion 은 인케이스 의 front cover 에 해당합니다.
인케이스에서 back cover가 없는 디자인이 가능했음을 알았다면, back cover 를 굳이 청구항에 쓰지 않았겠죠. 그랬다면 애플이 “진보”한 점은 겨우 자성을 이용했다는 점 밖에 남지 않습니다. 그랬다면 자성을 추가한 것이 특허를 받을만큼 진보한 것인지가 이슈가 됬겠죠.
이와 같이 청구항에 구성요소가 늘어나면 늘어날 수록 권리 범위는 좁아지게 됩니다. 일례로, 특허권 행사를 위한 수단인 특허 소송에서 피고의 특허 침해 행위를 증명하려면, 피고의 제품에 청구항의 모든 요소가 포함되어 있다는 것을 증명해야 합니다.
특허 출원 후 Office Action 을 받으셨다면,
obviousness (35 U.S.C. 103) 에 근거한 거절 사유가 포함되어 있을 가능성이 매우 큽니다. 가장 일반적인 거절 사유이기도 하고, 위에서 설명하고 있는 기본적인 청구항에 이해 없이는 극복하기 어려운 거절사유 이기도 합니다.
위의 내용에 대한 이해를 토대로 심사관에게 어떤 설명을 더 하고, 어떻게 청구항을 바꾸어 쓰면 거절 사유를 극복할 수 있을지 생각해 보시면 좋겠습니다.
적어도 미국은 제도적, 행정적으로 누구나 아무런 도움 없이도 스스로 상표 등록을 처음부터 끝까지 진행할 수 있습니다.
금년 들어, 국외 기업/개인은 미국내 대리인을 지정하도록 요구되었지만, 이는 일부 국가 (특히 중국) 기업들의 정부 보조금(실비 100% 지원)에 기반한 출원이 급증한 이후 만들어진 규칙으로, 말 그대로 국외 출원인에 대한 특별 조치입니다.
실제로 미특허청에서는 민원인을 위한 교육자료를 무료로 제공하고 있을 뿐만 아니라, 전문가가 아닌 사람도 충분히 절차를 이해하고 진행할 수 있도록 모든 공식 문서에 절차에 대한 소개와 함께 대응 방법에 대한 제안과 안내를 포함시키고 있습니다.
따라서, 누구나 상표를 스스로 등록할 수 있습니다.
하지만 그렇다고 단순히 양식을 기입하는 것만으로 끝나는 건 아니겠죠.
양식을 기입할 줄 아는 것과 실제로 상표 등록 업무를 제대로 할 수 있는 것은 전혀 다른 이야기 입니다.
온라인 대행 업체는 대부분 양식을 처음 접하는 일반인도 필요한 정보를 빠뜨리지 않고 기입할 수 있도록 도와 줍니다. 그에 대한 대가로 보통 $100 이하의 수수료를 요구하죠. 그렇게 나쁜 거래는 아니라고 생각합니다.
정말로 제대로 된 상표권을 취득하시기 위해서는 고려할 점이 많습니다.
상품 및 상표의 종류나 형태부터 사용방법까지 상식적으로 느껴지는 부분부터 시작하여 disclaimer 나 international class 와 같이 생소한 부분까지 모든 면에서 면밀한 검토를 하지 않고 진행할 경우, 제대로 된 상표권을 확보하지 못할 수 있고, 이는 이후에 상표가 크게 성공했을 때 후회해도 돌이킬 수 없는 일이 됩니다.
대부분의 업체에서 채택하고 있는 단일 요금 (flat fee) + 추가 비용 부가 서비스 (optional extra charge service) 방식은 해당 상표에 대해 어느 정도의 검토가 필요한 지 알 수 없는 소비자가, 검토의 깊이를 결정해야 한다는 측면에서 문제가 있습니다.
사실 저희가 업무를 진행하다 보면,
단순한 케이스의 경우 정부 수수료 $225 에 변호사 비용 $200 정도로 등록까지 마무리 되는 경우도 있어서 누가 검토를 하는지 알 수 도 없는 서비스에 비슷한 비용을 지불하는 건 사실 합리적인 선택은 아닐 수 있죠.
아무래도 저희는 모든 고객에 맞추어 업무를 진행하기 때문에, 진행이 더딜 수 있고 고객 입장에서도 여러가지 정보 및 자료 제공에 시간과 신경을 쓰게 됩니다. 비용도 더 싸지는 않겠죠.
하지만, 특히 궁금하신 게 많고 절차에 적극적으로 참여하고 싶으신 고객분들은 무료/무제한으로 제공되는 상담을 잘 활용하셔서 결과적으로 큰 이득을 보시는 것 같습니다.
글씨만으로 이루어진 상표는 이름 자체를 등록하면 되지만, 그림이 포함되거나 해당 글씨를 표현하는 고유의 스타일이 있는 경우에는 조금 복잡해집니다.
상표의 대표적인 예로 코카콜라가 있죠. 코카콜라 컴퍼니의 대표적인 음료 브랜드인 코카콜라는 “코카콜라” 라는 이름 자체만으로도 너무나 유명하지만, 독특한 스타일의 표현 방법이 더 익숙합니다. 이렇게 고유의 스타일을 가진 상표는 글씨만으로 이루어진 상표와 구분하여 등록해야 합니다.
최근 디지털화로 인해 단순한 이름 보다 독특한 이미지와 색을 이용해 차별화 하는 경우가 많은데 이러한 경우 단순히 이름만 등록하는 것 보다는 고유의 스타일에 대한 권리를 확보해 두는 편이 좋습니다.
허나 일반적으로 등록 시에는 글씨만 하는 경우가 많습니다.
첫째로, 글씨를 등록해 두면 이름 자체에 대한 권리를 갖게 되므로 그 표현 방식이 어떠하든 간에 경쟁사는 해당 이름을 사용할 수 없습니다.
또한, 고유의 스타일로 등록을 하게 되면 로고의 디자인을 변경할 때 마다 상표를 새롭게 등록해야 하는 불편함이 있죠. 실제로 신규 브랜드나 업체의 경우 로고 디자인이 자주 변경되는 경우가 많습니다.
이와 같은 이유로 보통 Standard Character Mark (글씨만으로 이루어진 상표)가 선호됩니다. 허나 이 때 Standard Character 로 표기할 수 있는 문자는 알파벳/숫자/특수기호로 이루어진 목록에 한정되고, 한글은 이 목록에 포함되어 있지 않습니다.
국어 상표의 경우, 영문 표기를 등록하는 방법도 있지만 경우에 따라 전혀 다른 영문 표기로도 같은 국어 단어를 표현할 수 있어서 문제가 됩니다.
그 외에도 고유의 스타일로 등록할 때의 장점이 존재합니다.
IPfever.com 에서 라는 상표를 사용하고 있다고 가정해 봅시다. IPfever.com과 무관한 일본어 및 문화를 공유하는 커뮤니티 웹사이트에서 라는 상표를 이용하기 시작합니다.
일본을 표현하기 위해 JP 그리고 일본 문화에 대한 애착을 표현하기 위해 Fever라고 이름을 지었다고 해도, 이 두가지 상표는 너무 유사하여 혼동을 줄 수 있습니다. 상표권 위반이죠.
그러나, 만약 IPfever를 글씨만으로 등록해 두었다면 이야기가 조금 달라질 수 있죠. 일단은 fever라는 단어는 IPfever 만의 고유한 명칭이 아닌 뜻을 가진 영단어이기 때문입니다.
따라서 적절한 등록 방식을 선택을 하는 것이 중요합니다.
비용이 문제가 되지 않을 경우에는 두가지 모두 등록하는 방법을 생각해 볼 수도 있죠.
허나 Standard Character Mark의 등록이 아예 어려운 경우도 존재합니다. 예를 들어, 커피전문점에 대한 상표로 “The Coffee House” 를 등록하기는 매우 어렵습니다. 왜냐하면 사람들이 비슷한 상점을 지칭하기 위해 흔히 사용하는 말이기 때문이죠.
물론 아래와 같은 고유의 스타일을 등록하는 것은 가능합니다.
물론 이 때 글씨에 대해 권리를 주장하지 않는 다는 내용의 disclaimer 가 필요하죠. 이러한 고유의 스타일을 등록해 두면 아래와 같은 모방에 대해 적절히 대응할 수 있습니다.
상표권 출원 후 상표권 관련 문제 혹은 행정상에 문제가 있을 경우, 특허청에서 의견 제출 통지서(Office Action 혹은 “OA”)를 발급 합니다.
하나의 상표 등록 절차에서 OA가 여러차례 발생할 수도 있고, 반대로 OA 없이 바로 등록되는 경우도 많죠.
때로는 간단한 정보의 추가 기입이나 변경으로 해결되는 경우도 있으므로, 심사관이 출원자의 동의를 받거나 임의로 수정하기도 합니다.
하지만 보통의 경우에는 심사관이 보기에 상표 등록이 부적절하다고 판단할 때 의견 제출을 요구하므로 이에 대한 반론이 필요합니다. 이때 추가되는 의견은 상표 출원 기록의 일부가 되므로 상표권의 효력이나 범위에 영향을 줄 수 있고, 따라서 권리의 범위를 불필요하게 축소시키거나 제한하지 않도록 주의가 필요합니다.
먼저, 왜 의견 제출 통지서가 발급되었는지 이유를 정확히 파악하고, 그러한 모든 이유에 대해 의견을 제출하셔야 합니다. OA 및 해당 출원자의 의견은 모두 공공기록이므로 비슷한 상표에 대해 비슷한 이유로 발급된 OA를 찾아 살펴보면 도움이 될 수 있습니다. 이러한 기록은 특허청의 TSDR (Trademark Status & Document Retrieval) 을 통해 무료로 검색 및 열람하실 수 있습니다.
과연 OA를 진행해야 할지, 출원을 포기하는 게 나을지 고민하는 단계부터 전문가의 도움이 필요합니다. 무료 상담을 통해 진행 타당성부터 확인하시고 비용에 대한 견적도 받아 보시기 바랍니다.
예를 들어, 인터넷 검색 엔진의 이름을 “네이바”이나 “고글”로 짓는다면 여러가지 문제가 발생하겠죠. 마찬가지로 현재 사용되고 이름이 아니더라도 불필요한 혼선을 줄 수 있으면 좋지 않습니다. “카이스트 검색” 같은 이름이 그런 예죠.
이러한 문제들을 피하기 위해서 기존에 사용되는 상표에 대해 조사가 필요합니다. 가장 유효한 방법은 아무래도 인터넷 검색이죠. 간단한 네이버, 구글 검색을 통해서 해당 분야에서 이미 사용되고 있는 상표를 살펴보고, 마음에 둔 상표와 유사한 상표가 있는지 쉽게 알아 볼 수 있습니다.
비슷한 이름은 피할 수록 좋습니다. 기존의 상표나 해당 분야에서 일반적으로 쓰이는 명칭 등은 절대로 피하세요.
상표는 독특할 수록 좋습니다.
예를 들어, 한식당의 이름을 “Korean Food Restaurant” 이라고 이름 짓는 것은 좋지 않습니다. 물론 그렇게 짓는 것은 자유입니다. 다만 다른 음식점이 같은 이름을 사용해도 막을 권리가 없습니다.
창의력을 발휘하세요. “코닥” 과 같은 이름은 훌륭한 상표의 본보기 입니다. 짧으면서도 튀고 외우기도 쉽죠. 역으로 우리 주변의 흔한 단어도 훌륭한 상표가 될 수 있습니다. 미국의 “애플” 사의 상호의 경우, 사과라는 뜻의 흔한 영단어임에도 불구하고 컴퓨터 및 전자제품을 위한 훌륭한 상표가 되었습니다.
상표를 적절히 선택했는지 확신이 없으신가요?
인터넷과 상표
요즘은 상표를 정할 때 인터넷 도메인 먼저 등록하는 경우가 많습니다.
해당 도메인이 이미 등록되어 있을 경우에는 현재 도메인을 가진 사람에게 구입해야 하는 등 많은 비용과 노력이 필요할 수 있기 때문입니다. 한글 도메인은 호환성의 문제 등 여러가지 문제가 있으므로 영문명으로 등록하시는게 좋죠.
[브랜드/상표/상호의 영문 표기].com 도메인은 반드시 등록하시기 바랍니다. 신규 도메인의 경우 일년에 $10에서 $20 정도의 등록 비용만 지불하면 되므로 비용 부담도 적죠. 혹, 이미 해당 도메인이 등록되어 있다면 상표명을 변경하거나 해당 도메인을 구입할 수 있는 지 알아보셔야 합니다.
애플이 2007년 1월 아이폰을 데뷰하기 전부터 “i-” 로 시작하는 많은 제품들이 있었다는 것 기억하시나요? 예를 들면 iMac 시리즈는 이미 1998년에 처음, 그리고 iPod 은 2003년에 출시된 제품입니다.
헌데, 애플보다 잘 알려지지는 않았지만 InfoGear Technology Corp. 라는 미국 회사가 있었습니다. iPhone 이라는 인터넷 전화기를 개발사 입니다.
네, 바로 그 유명한 iPhone 이름 그대로 입니다.
specimen in InfoGear’s trademark application
물론, 애플이 i- 로 시작하는 제품을 만든 배경에는 아무런 문제가 없습니다. 실제로 iMac 은 Digi International Inc. 라는 회사가 1995에 등록하여 소유하고 있던 상표를 애플에서 1998년에 구입하여 사용한 바 있지요.
그런데, iPhone 은 어떨까요? 미특허청 기록에 따르면 InfoGear 에서 1997년 부터 사용한 이 상표는 1999년 부로 상표 등록되었습니다. 애플이 처음으로 “iPhone” 의 상표 등록을 출원한 것이 2007년 1월 8일 바로 아이폰 출시 전날 입니다.
이게 있을 수 있는 일인가요? 예상되는 것처럼 애플은 “iPhone” 상표에 대한 침해 소송을 당했습니다. 이때 이미 InfoGear는 Cisco 에 인수된 이후였기 때문에, 소송 당사자는 Cisco 였지만요.
만약 시스코의 애플에 대한 상표 소송이 끝까지 갔다면, 우리는 아마도 iPhone 대신 iPod 5G 를 손에 들고 있을지도 모릅니다.
하지만 그 전에 시스코는 iPhone 상표권을 애플이 사용할 수 있도록 허락합니다. 협상 테이블에서 어떤 이야기가 오고 갔을지는 알 수 없죠.
하지만 애플은 아마도 시스코가 iPhone 상표를 사용하지 않고 있으므로 자신들의 iMac 이나 iPod 등의 제품의 인지도에 따라 i- 는 자신들에게 귀속된다고 주장했을 겁니다.
그럼에도 불구하고 시스코가 실제로 iPhone을 만들어 판매했다면 시스코가 절대적으로 유리한 상황이죠.
여러분도 상표권을 소유하기 위해서는 실제로 “사용” 해야 한다는 것 잊지 마시기 바랍니다.
물론 미특허청에서는 선출원 (Intent-to-Use Application, ITU) 라는 제도를 마련하여, 상품을 개발/기획하는 단계에서 상표를 미리 출원할 수 있도록 하고 있습니다. 물론 실제 등록은 상표를 사용한 후에 이루어지지만, 상표에 대한 심사는 미리 진행할 수 있고, 그만큼 해당 상표를 사용할 수 있다는 확신을 가지고 일을 진행할 수 있겠죠.
이 모든게 바로 미국의 상표법은 “사용 주의”를 따르기 때문입니다. 사용하지 않으면 상표권이 발생하지 않고, 등록을 위해서는 제품 광고나 예고 등이 아닌 실제 사용 (간단히 말하면, 상표를 부착한 상품이 판매/유통 등의 목적으로 주경계를 넘어야 합니다) 이 미리 이루어져야 합니다.
2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center 의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다.
미특허청 상표 출원 TEAS Plus 의 6번째 화면입니다.
세가지 서명 방법 중 하나를 선택하실 수 있는데요. 현재 온라인 양식을 작성하고 계신 분이 상표권자가 되실 분 즉 출원인을 대행할 권한이 있으시면 직접 sign directly 를 통해 화면의 하단에 서명하시면 됩니다.
그렇지 않을 경우에는, 상표권자 본인이나 그 외 권한이 있는 분에게 email 을 보내거나 같은 내용을 종이에 출력 후 서명 받을 수 있습니다.
체크박스는 일단 전부 동의하시지 않으면 진행이 안됩니다. 주요 내용은 허위 사실을 기재할 경우 법적 처벌을 받는다는 내용이죠.
서명은 미특허청에서 말하는 S-signature 형태로 하시면 됩니다. 가장 쉬운 방법은 /young jeon/ 와 같이 이름과 성을 “/” (슬래쉬, 키보드의 마침표 오른쪽에 있는 기호입니다) 안에 가두어서 기재하시면 됩니다. 그 옆의 날짜란은 클릭하시면 자동으로 오늘의 날짜로 바뀌구요.
다음으로 서명하시는 분의 이름과 position 을 적으시면 되는데, 아무래도 회사에서 상표를 등록하는 경우가 많으니 Signatory’s Position은 직책이 되겠죠. 상표권자가 개인이고 직접 등록하시는 경우에는 Owner라고 적으셔도 되고, 만약 두명 이상의 개인/법인이 공동으로 소유하는 상표의 경우에는 먼저 한분이 기입하시고, 다음분은 add signatory 버튼을 사용하셔서 추가 기재하시면 됩니다.
마지막으로 전화번호는 의무기재 사항은 아니니 비워두셔도 무방합니다.
이 다음은 Continue가 아닌 누르시고, 마지막으로 확인 및 결재하시면 됩니다. 결재 절차는 별도의 포스팅을 하지 않으려 합니다.
2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다.
TEAS Plus 의 4번째 페이지에서는 특허청의 분류 시스템에 맞게 상표를 기술하셔야 합니다.
상표 등록이 처음이신 분에게는 약간 생소할 수 있지만, 굳이 말하자면 순전히 행정적인 절차이며 큰 법률적 지식을 요구하지 않습니다.
크게는 (1) 해당하는 상품/서비스를 선택하고, (2) 각각의 분류에 대해 상표 출원 방식을 선택하시면 됩니다.
Goods vs Services
먼저 를 눌러서 상품/서비스 분류를 선택하셔야 합니다.
우선 상품 (goods) 과 서비스 (services) 의 차이를 아셔야 겠죠. 상표를 어디다가 사용하실지를 생각하셔야 하는데요.
만약 음식점의 이름으로 사용할 예정이시라면 (물론 음식이라는 상품을 팔기는 하지만) 포괄적으로는 음식을 먹고 즐길 수 있는 장소와 환경을 제공하는 서비스라고 보아야 합니다. 마찬가지로 리테일도 여러가지 상품을 파는 서비스입니다.
반대로 리테일에 “글래디에이터 샴푸”를 공급하는 도매상 “글래디에이터”이라면 생각해볼 여지가 있습니다. 여기서 글래디에이터는 분명히 상품에 대한 상표이지만, 소매상의 입장에서는 글래디에이터는 상품을 공급하는 서비스를 제공하는 업체입니다.
물론 하나의 상표에 대하여 상품과 서비스 모두를 선택하여 등록하실 수 있지만, 이 경우 등록비용이 2배가 됩니다.
이유는 미특허청의 분류시스템에 가장 상위에는 International Class (국제 분류) 라고 불리우는 세자리 숫자로 된 분류번호가 있는데 상품과 서비스는 이 국제 분류가 항상 다르기 때문이죠.
예를 들어, 같은 의료 분야지만 의료기기는 010 으로 의료서비스는 044 로 구분하고 있습니다. 미특허청에서는 상표 등록 비용을 국제분류 하나당 가격으로 정해두고 있기 때문에, 국제분류가 하나씩 들어날 때 마다 출원 비용이 추가됩니다.
따라서, 불필요한 국제 분류(Class)를 추가하는 것은 좋지 않습니다.
상품/서비스 검색하기
버튼을 누르면 검색화면으로 이동합니다. 여기서 검색창에 키워드를 입력하고 검색하신 후 결과 중 하나 혹은 복수를 선택하시면 됩니다. 사실 TEAS Plus 가 다른 TEAS RF 및 TEAS 보다 수수료가 저렴한 이유도 여기에 있습니다. 보통 TEAS 에서는 자신의 Description 제출 후 심사관의 의견을 받을 수 있는데요. 만약 자신의 상품이나 서비스에 해당하는 세부 분류 (Description) 가 없지만 TEAS PLUS 를 포기하고 싶지 않으시다면, 그나마 가장 적절한 분류를 선택하는 방법도 있습니다.
위의 예에서는 Clinic 을 검색해 보았습니다. 미국에서는 doctor’s office 와 함께 가장 쉽게 찾아 갈 수 있는 의료시설을 지칭하는 말이죠. 여기서 044는 위에서 언급한 국제분류이고, 가장 우측의 TM5는 그와는 별개의 또 다른 분류체계 입니다. 여기서 보면 첫번째 Medical clinic services 는 TM5 에 Y (yes) 라고 표기된 반면, 두번째 Medical clinic day care services for sick children 은 N (no) 라고 되어 있죠.
사실 위의 검색 결과는 모두 미특허청에서 현재 사용하고 있는 세부 분류이기 때문에 무엇이든 사용이 가능합니다. 반면에 TM5라는 것은 유럽과 일본, 중국, 그리고 한국까지 합해 총 5개 국가의 상표 분류체계를 상호 호환되도록 만든 또 하나의 분류체계로써, 여기서 Y 로 표기되어 있으면 같은 세부 분류가 5개국의 상표등록 기구에 모두 존재한다는 뜻입니다.
위 5개 국가 중 하나에 추가로 상표 등록을 계획하신다면 당연히 TM5에 Y로 표기된 것을 선택하셔야겠지만, 저는 그렇지 않은 경우에도 TM5 분류에 해당하는 세부분류를 선택하는 편입니다.
간혹 세부분류를 선택하다가 보면, 조금 포괄적인 것과 세부적인 것을 놓고 갈등하게 될 수 있는데요. 예를 들어, 아래와 같이 수 많은 모자에 대한 세부분류가 존재합니다.
자, 만약 털모자에 부착할 상표를 등록한다면 Hats 와 Fur hats 중 무엇을 선택해야 할까요? 간단히 말하자면, 상표의 사용처를 가장 적절히 설명하는 분류를 선택하시면 됩니다. 만약 모피를 취급하는 회사에서 만든 모자라면 향후에도 모피가 아닌 모자를 판매할 가능성이 없으니 fur hats 를 선택하시는게 맞겠죠.
하지만 모자 전문 회사이고, 이번에 나온 털모자에 부착한 상표를 등록한다고 합시다. 그렇다면 해당 상표가 향후 다른 품목에도 적용이 가능할지 생각하셔야겠죠. 만약 털모자에만 특화하실 생각이라면 fur hats 라고 하시면 되겠지만, 아무래도 브랜드가 인기가 좋아지면 다른 모자에도 적용할 가능성이 높겠죠. 따라서, hats 가 조금 더 적절하다고 볼 수 있겠습니다.
상품/서비스 분류를 선택하셨다면, 다음으로 그 분류에 맞는 출원근거(Filing Basis)를 지정하셔야 합니다.
선택한 상품/서비스 분류마다 왼쪽에 체크박스가 있는데요. 지금 아래에는 두가지 분류에 모두 선택되어 있는데요. 출원근거는 국제분류 당 하나씩 지정하셔야 하므로, 아래의 예시에서는 아래의 Section 1(a) 등의 버튼을 눌러도 다음 단계로 진행이 안되실 겁니다.
하나의 국제분류에 해당하는 상품/서비스 세부분류를 여러가지 선택하셨다면 해당하는 세부분류 전부를 체크하시고 아래의 네가지 버튼 중 하나를 선택하실 수 있습니다.
네가지 버튼은 Section 1(a), Section 1(b), Section 44(d), and Section 44(e) 의 출원근거를 의미하는데요. 여기서 1(a)는 이미 사용 중인 상표에, 1(b)는 사용 예정인 상표, 44(d)는 미국 외 타지에서 이미 등록이 진행 중인 상표, 44(e)는 미국 외에 이미 등록된 상표에 해당합니다.
Section 1(a)
위와 같이 1(a)를 선택하시면 상표가 적용된 상품의 사례(사진 혹은 스크린샷)를 첨부하게 되어 있습니다.
상품에 상표가 표기되어 있다면 상품 사진을 제출하면 되고, 상품이 아닌 서비스라면 서비스 리스팅, 광고, 웹사이트 등의 사례를 제출할 수 있습니다.
여기서 주의하실 점은 상기 사례는 상표의 실제 사용 사실 뿐 아니라 상표가 등록하고자 하는 상표 이미지/문구 와 동일하게 사용되고 있는지를 확인하는 지표가 되기 때문에 (1) 상표와 상품/서비스간의 연계가 명확하고, (2) 상표가 정확하게 식별되어야 합니다.
그외 Description 은 심사관에게 사례(사진)가 무엇을 보여주고 있는지 설명하시면 됩니다. 예를 들어, A photographic image of a hat with an embroidered applied-for mark 정도가 되겠죠.
최초 사용일은 두 날짜로 구분합니다. 첫번째는 anywhere 두번째는 in Commerce 인데요. Anywhere 은 말그대로 아무데서나 최초로 사용한 날짜를 기입하시면 됩니다. 여기서는 인보이스 등으로 증명 가능한 날짜를 적어주시는 게 좋겠구요. In commerce는 미국법에서 말하는 interstate commerce, 즉 미국 여러 주 사이의 거래를 의미합니다. 상품 혹은 서비스가 주 경계를 넘어가는 날짜가 되는데, 수입/수출품의 경우에는 미국으로의 수입이 이루어진 시점을 기입하시면 됩니다.
만약 사용 예정인 상표라면 위와 같이 1(b)를 선택하시고, I understand that … 의 체크박스만 확인하시면 됩니다.
Section 1(b)
사용 예정인 상표는 심사는 똑같이 진행되지만 심사 후 바로 등록되지 않고, 향후 실제로 사용이 이루어지면 그때 1(a)와 똑같이 사용 사례를 제출하는 절차를 거쳐 등록이 이루어집니다. 이 때, 추가 수수료가 발생하므로 현재 사용 중이라는 것을 입증할 수 있다면 미루시지 마시고, 실제 사용 후 등록하시는 편이 좋겠죠.
해외에서 이미 출원/등록을 하신 상표의 경우 44(d)나 44(e)를 선택하시고 해당하는 출원/등록 정보를 기입하시면 되겠습니다.
하나의 출원근거에 대한 작성이 완료되시면 아래의 버튼을 눌러 출원근거를 지정하신 후, 계속하여 만약 국제분류가 복수이면 각각의 출원근거를 지정하시면 되고, 그 외에도 혹 하나의 국제분류에 해당하는 복수의 세부분류를 선택하셨다면 각각의 출원근거를 다르게 지정하실 수 있습니다. (굳이 다르게 하실 필요는 없지만 심사 진행은 이편이 오히려 수월할 수 있습니다). 모든 세부분류에 출원근거가 지정된 후에는 버튼을 눌러 다음 단계로 이동하시면 됩니다.
누르시고, 마지막으로 확인 및 결재하시면 됩니다. 결재 절차는 별도의 포스팅을 하지 않으려 합니다.
를 눌러서 상품/서비스 분류를 선택하셔야 합니다.
버튼을 눌러 출원근거를 지정하신 후, 계속하여 만약 국제분류가 복수이면 각각의 출원근거를 지정하시면 되고, 그 외에도 혹 하나의 국제분류에 해당하는 복수의 세부분류를 선택하셨다면 각각의 출원근거를 다르게 지정하실 수 있습니다. (굳이 다르게 하실 필요는 없지만 심사 진행은 이편이 오히려 수월할 수 있습니다). 모든 세부분류에 출원근거가 지정된 후에는 
버튼을 눌러 다음 단계로 이동하시면 됩니다.