Transliteration of Non-Latin Characters and English Translation Required
한글 상표를 미국에 등록하려면 반드시 transliteration(음역)이 필요한데, 쉽게 생각하면 우리가 apple 을 ‘애플’로 음역하는 것을 반대로 하면 됩니다.
아무래도 한글/영어가 다 익숙해야 해서, 한국 거주 고객이 한국특허법인 > 미국 대리인을 통해 출원하는 경우나, 미국 거주 고객이 미국 로펌을 통해 제출하는 경우에 거절(Office Action)이 많이 발생합니다.
음역의 예
예를 들어, ‘맛의천국’을 음역하면 mot-eui-chun-gook 정도가 되겠죠. 사실 음역에는 정해진 규칙이 있지는 않습니다. 음역은 경쟁사가 이미 등록된 이름을 외국어(예: 나이키)로 음역해 등록하는 걸 방지하는 역할을 합니다.
눈속임하려는 의도든 아니든, ‘나이키’를 등록하면서 nigh-key 와 같은 음역을 제출할 수도 있겠죠. 하지만 이런 경우에도 심사관이 발음해 보면 유사성을 바로 알아챌 수 있기 때문에 문제가 되지 않습니다.
음역 기재 방법
상표출원 시에는 통상 음역과 함께 번역(translation)이 들어갑니다. ‘맛의천국’의 경우 아래와 같습니다.
The non-Latin characters in the mark transliterate to “mot-eui-chun-gook” and this means “the heaven of taste” in English.
영어의 음역이 상표인 경우
간혹 영어를 한글로 적은 상표도 있는데요. 예를 들어, ‘런투유’ 와 같은 상표라면 음역은 ‘run-too-yu’ 로 적고, 번역은 ‘run to you’ 로 적으면 무난합니다.
한국어의 영문 음역이 상표인 경우
오두막을 영어로 옮겨 ‘odumak’ 이라는 상표를 등록하고 싶다면, 음역은 따로 필요가 없겠죠. 이 경우, 번역으로 ‘hut’ 정도를 포함하면 됩니다.
번역이 애매한 경우
간혹 애매한 경우도 발생하는데, 예를 들어 ‘설매’라는 화장품 브랜드는 사람에 따라서 눈과 매화라는 뜻으로 해석할 수도 있지만 아닐 수도 있죠.
이때는 향후 마케팅적으로 눈과 매화의 뜻을 포함할지에 따라서 번역을 추가할 수도 아닐 수도 있습니다. 다만, 예를 들어 ‘설매’ 로고에 매화 이미지가 포함되어 있다면 번역은 당연히 포함해야겠죠.
번역이 필요할 경우, ‘snow plum flower’ 정도의 번역을 포함하면 무난하고, 향후 제3자가 Snowy Plum Blossom’ 과 같은 상표를 등록하지 못하게 하는 효과가 있습니다.
반대로, 이미 유사한 이름 snowy plum 등 이 화장품으로 등록되어 있다면, 오히려 유사성을 근거로 등록이 거절되는 문제가 발생할 수 있겠죠.
영문으로 음역하기
만약 유사한 이름과의 마찰이 우려된다면, 선제적으로 Sulmé 정도로 음역해서 상표 등록을 진행할 수 있습니다.
이때 한국어에 능통한 사람이라도 Sulmé 라는 이름을 눈과 매화라는 뜻으로 해석하기는 어렵죠. 따라서, 출원 시 번역을 포함할 필요가 없고, 경우에 따라 혹은 심사관의 요청에 따라 “The wording “Sulmé” has no meaning in a foreign language.” 라는 문구를 추가하면 됩니다.
맺음말
한글을 등록하려면 문구 자체에 대한 권리를 주장할 수 없고, 무조건 글자체 및 기타 디자인 요소를 포함해 등록하게 됩니다. 그럼에도 불구하고, 한글의 아름다움과 한국 브랜드 정체성을 유지하기 위해 한글 상표의 미국 등록은 늘어나고 있습니다. 적절한 transliteration(음역)과 translation(번역)으로 무탈한 심사통과 뿐 아니라 유사 상표로부터의 보호까지 꼭 챙기시기 바랍니다.
미국은 “사용주의”를 따르고 있어서, 원칙적1으로 미국에서 판매가 이루어져야 상표 등록이 가능합니다. 이 요건은 생각보다 쉽게 만족할 수 있습니다.
등록을 원하는 품목
예를 들어, 이때 판매된 물건은 향후 미국시장에 출시할 제품과 똑같을 필요는 없습니다.
비슷하거나 같은 종류의 물건이라면
(1) 타사의 제품을 구입 후 상표를 교환 부착하거나
(2) 상표가 없는 제품을 구매 후 패키징 해 판매해도 되고,
판매 및 사용에 문제가 없다면 (3) 내부적으로 아직 개발 중인 시제품이나 시험생산 한 제품이라도 괜찮습니다.
물론 앞으로 사용할 상표를 내걸고 판매해야 하기 때문에 너무 미흡한 상품을 판매하면 브랜드 이미지에 좋지 않겠지만, 위와 같은 방식은 편법이 아닙니다.
(1)은 일반적인 OEM 방식과 다르지 않고,
(2)는 예를 들어 농수산품의 경우 가장 보편적인 방식이며,
(3)의 “개발 중”이라는 판단은 회사의 주관일 뿐이라는 점을 생각해보면 이해가 쉽습니다.
미국 시장에 판매
일단 물건이 준비가 되었다면, 실제 판매를 해야겠죠.
가장 빠른 방법은 Amazon, Etsy, eBay 등의 이커머스 플랫폼에 상품을 등록하고, 미국의 소비자에게 하나라도 판매가 이루어지면 됩니다. 이때 상품 리스팅의 제목에 상표를 포함시킵니다.
예를 들어, 상표가 Sleeping Tiger 라면 상품명 (트럭커 캡모자) 과 상품특징 (가죽 챙과 프리미엄 매쉬 소재) 을 가정했을 때, 제목은 Sleeping Tiger Trucker Hat with leather visor and premium mesh 정도면 적합합니다.
본격적인 미국 판매가 부담스러우시다면, 미국의 도매/소매상에 물품을 납품하시면 됩니다.
소비자가 아니더라도 제3자에게 판매가 이루어지면 됩니다.
단, FBA와 같은 서비스는 실 판매 전까지는 소유권 이전 없이 세관을 통관하므로 판매로 보지 않습니다.
반드시 상표가 표기된 상태에서 세관을 통과해야 합니다.
물량은 상관 없지만, 단순히 요건을 만족하기 위해 미국의 지인에게 물건 하나를 배송하는 것은 문제가 될 수 있습니다.
물론 작은 규모라도 이미 도매/소매 판매를 하고 있는 지인이라면 문제가 되지 않습니다.
가까운 사이라도 거래계약서나 invoice 등을 제대로 발행하고 보관하는 것 잊지 마세요.
세줄 요약
품목만 일치한다면 어떤 물건에든 상표만 붙이면 됩니다. 단순히 미국에 배송이 이루어지는 것이 아니라, “판매”가 이루어져야 한다는 점 기억해주세요. 도매이든 소매이든 상관이 없습니다.
ITU(사용의도)나 한국상표 등록을 가지고도 출원이 가능하지만, 등록이 되거나 유지를 위해서는 미국에서 판매가 이루어진 사실을 보고하거나 그에 반하는 사유를 제출해야 합니다. ↩︎
상표가 등록된지 6년이 되면, 등록을 유지하려면 양식 Sec. 8 (사용증명)은 반드시 제출해야 합니다. 반대로, 상표권 관련 다툼이 있을 때 상표권 주장에 큰 도움이 되는 불가쟁력을 획득하기 위한 Sec. 15 은 꼭 제출하지 않아도 등록이 유지됩니다.
다만, 상표 등록이 결국 상표권 분쟁을 대비한 포석인 만큼, 불가쟁력을 획득할 수 있는 첫 기회에 바로 진행하지 않을 합리적인 이유를 찾기 어렵습니다. 만약 비용적 고려나 상표를 계속 사용할지 여부가 확실하지 않아 망설여지신다면, 그렇다면 원점으로 돌아가 상표 등록을 계속 유지할 필요가 있는지부터 재고해 볼 필요가 있습니다.
Section 15
이제 본격적으로 양식 기입 방법을 살펴보겠습니다. 상표 관련 모든 양식은 아래의 링크(모든 양식 목록)에서 찾아보실 수 있습니다.
위와 같은 검색 결과에서 노란색으로 표시한 부분이 현재 등록 상태입니다. 파란색으로 표시한 MAINTENANCE 탭을 누르시면 갱신/유지일자 정보(아래 사진에서 노란색이 기한, 그 아래는 유예기한)를 확인할 수 있습니다.
상표 갱신 및 유지는 단순히 비용만 납부하는 것이 아니고, 실제로 상표를 사용하고 있다는 증거를 제출(Section 8)해야 하고, 그 외에도 상표권에 대한 제3자의 권리주장이 없었다는 사실을 확인(Section 15)하거나 매 10년 갱신(Section 9) 등 필요에 따라 알맞은 양식을 제출해야 합니다.
여기서는 5년이 지나면 의무사항, 즉 반드시 제출해야 하는(제출하지 않으면 등록이 취소됨) Section 8 에 대해서 알아봅니다.
이름을 상표로 등록할 때는 크게 2가지 이슈가 있는데, 하나는 “성씨”에 대한 제약이고, 또 하나는 “널리 알려진 이름”인 경우 입니다.
I. 성씨 (Surname)
원칙적으로 미국에서 성씨는 상표로 사용하지 못합니다. 미국 상표법을 만들 시절만 해도 많은 사업체들이 창업자(주인)의 성씨를 업체명으로 사용하는 경우가 많았기 때문에, 한명이 성씨를 독점하면 같은 분야에 종사하는 같은 성을 가진 사람들에게 불이익이 발생하는 문제가 있었다고 합니다.
그럼에도 불구하고, 디자이너의 이름을 딴 수 많은 패션 브랜드(아르마니, 샤넬, 등)부터 헐리우드의 영화제작사 20th Century Fox (창업자: William Fox) 까지, 다양한 업계에서 알게 모르게 성씨가 상표로 활용되고 있습니다.
A. 후천적으로 발생한 변별력 (Acquired distinctiveness)
원칙적으로는 안되지만, 하나의 성씨를 하나의 업체가 이미 오랜기간 독점, 배타적으로 사용하고 있었다면 그 성씨를 계속 이용하도록 하는 것이 오히려 합리적일 수 있습니다.
이미 널리 알려진 이름을 단지 자신의 이름과 같다는 이유로 제3의 사업자가 사용한다면, 소비자들에게는 큰 혼란이 될 수 있겠죠. 상표법은 본래 시장질서와 소비자 권익을 보호하자는 취지로 만들어졌기 때문에, 이런 혼란을 방지하는 것이 중요합니다.
따라서, 한 업체가 시장에서 하나의 이름을 오랫동안 사용하면서 “후천적 변별력”을 갖게 되면 성씨라 할지라도 등록을 허락하고 있습니다. “후천적 변별력”의 전제가 시장에서의 사용이기 때문에 ITU(사용 예정인 상표의 선등록)인 경우에는 당연히 후천적 변별력을 주장할 수 없고, 일반적으로 약 5년 이상 시장에서 문제 없이 사용해 왔다면 등록이 가능합니다.
만약 후천적 변별력에 대한 증명이 어렵다면, 본 등록부(Principal Register)가 아닌, 보조 등록부(Supplemental Register)에 미리 등록을 해두고, 5년을 기다렸다가 Principal Register 에 등록을 하는 방법도 있습니다. 이렇게 되면 5년을 기다리는 동안 다른 사람이 같은 이름을 등록하지 못하게 되는 부수적인 효과도 있습니다.
B. 성씨로 쓴게 아닌데…
사실 사업자 본인의 성도 아니고, 딱히 관련이 있지도 않은데, 우연히 등록하려던 상표가 성씨라는 이유로 상표 등록이 거절되는 경우도 있습니다.
이런 경우, 해당 성씨가 얼마나 흔한지, 성씨라는 사실 외에 어떤 의미가 있는지, 성씨와 다른 단어가 함께 쓰인 경우, 어느정도의 디자인 요소가 포함되어 있는지 등을 종합적으로 판단해 단순한 성씨로 볼지, 혹은 등록이 가능한 선천적 변별력을 가진 상표로 볼 지에 대한 결정을 내리게 됩니다.
요즘은 한번 들어보지 못한 성씨라도 ancestry.com 등의 웹사이트 뿐만 아니라 LinkedIn 등의 매체를 통해 쉽게 성씨에 대한 정보를 얻을 수 있기 때문에, 단지 희소한 성씨라는이유만으로 등록하기가 어렵습니다.
따라서, 사용하고 있거나, 향후 사용하려는 상표가 혹 성씨가 아닌지 미리 검색해볼 필요가 있습니다.
II. 널리 알려진 이름 (유명인)
조금 다른 의미로 상표로 등록할 수 없는 이름이 있습니다. 바로 유명인의 이름인데, 이 경우에는 해당 유명인이 본인이거나 허락을 받고 사용하는 경우가 아니라면 당연히 문제가 되겠죠.
물론 이름뿐 아니라 얼굴이나 형상 등을 포함해 특정 인물로 인식될 수 있는 상표인 경우에도 본인 동의 없이 함부로 사용하거나 등록할 수 없습니다.
따라서, 이러한 이름, 얼굴 형상 등을 상표로 출원 시 반드시 서면 동의서를 함께 제출해야 합니다.
사실, 이름이나 증명 사진이 아닌 별명이나 특징, 캐릭터화 된 디자인을 사용하는 경우에도, 이럴 때 과연 유명인의 허락이 필요한가 여부가 이슈가 되는 경우가 많으므로, 조금이라도 오해의 소지가 있다면 한번쯤 짚고 넘어가야 하는 부분입니다.
상표 등록 서비스를 검색 하다보면 흔히 “출원 비용”이라고 하지 “등록 비용” 이라고 하지 않죠. 여기에는 이유가 있는데, 바로 상표를 출원(등록 신청서의 제출) 후에 심사관이 거절 통지문 (Office Action) 을 발행했을 때 여러가지 사유로 거절이 나는 경우가 있기 때문입니다.
먼저, 상표 등록은 특허와는 달리 간단한 절차입니다.
미국에서 상표 출원은 이미 보유하고 있는 상표권을 등록하는 절차입니다. 따라서 상표권을 소유한 사람의 정보, 상표가 무엇인지, 상표를 사용하는 제품/서비스에 대한 설명, 상표 사용의 증거만 제출하면 됩니다.
게다가 미특허청에서 심사 및 등록에 대한 수수료 명목으로 징수하는 출원수수료(application fee)는 2024년 기준 국제분류 당 250달러로 상당히 저렴한 편입니다. 복잡한 심사가 필요하지 않다는 사실의 반증일 수 있겠죠.
참고로, 대부분의 상표는 한개 내지는 2-3개의 국제분류에 등록하게 됩니다.
상표 거절 (Office Action) = 추가 비용 & 시간
그러나 OA (상표 거절) 이 나면 골치가 아픕니다. 추가 심사에는 따로 정부 수수료는 없지만 서면대응을 위해서 아무래도 변호사의 도움이 필요하기 때문이죠.
상표 출원 비용에는 OA 비용이 포함되어 있지 않기 마련이고, 정해진 기간(주로 3개월) 안에 대응을 하지 않으면 상표 출원을 포기한 것으로 간주됩니다.
OA는 어느정도 예측이 가능하지만 이러한 예측을 위해서는 상당한 노력과 시간이 필요하므로 대부분의 상표 출원 시에는 이러한 사전예측을 생략하는 경우가 많습니다. 이런 이유로 미국 상표 출원의 최종 등록률은 50%도 되지 않습니다.
OA는 다시 말하면 “출원인에게 상표권이 없다”는 해석입니다.
상표 대리인이 변호사라면 사실 없는 상표권을 등록하려는 시도 자체가 어불성설 일 수 있지만, 사실 그리 간단한 문제는 아닙니다.
상표권은 상표 자체의 독창성이나 창의성을 보호하는 것이 아니라, 상표로 제품의 출처를 확인하는 고객과 고유의 상표를 사용하는 업체 간에 발생하는 선의(善意)를 보호합니다.
따라서 이미 유사한 상표가 등록되어 있거나, 공공의 이익을 위해서 등록을 지양해야 하는 문구 등은 등록이 거절되고, 이러한 판단에는 법리 뿐만 아니라 해당 업계 실정과 타겟 소비자의 인식 등에 대한 이해와 해석이 필요합니다.
미국 특허청에서 제공하는 Trademark Search를 이용하면 다른 사람이 출원했거나 이미 등록된 상표를 검색할 수 있습니다. 이용 방법은 별도의 글을 확인 부탁 드립니다.
유사한 상표가 LIVE 상태라면 피해갈 필요가 있습니다.
일련 번호만 있고 Reg. 번호가 없으면 출원되었을 뿐 등록은 되지 않았다는 뜻 입니다. 물론 아직 심사 중일 수도 있지만, 이미 한차례 OA(등록이 거절)가 났을 수도 있습니다. 반대로 상태가 DEAD로 표시되면 신청 또는 등록이 포기되거나 취소된 것입니다.
따라서, 상태가 LIVE라고 표시되면 일단 주의해야 합니다.
어떻게 유사상표를 피해갈 수 있을까요?
쉽게는 아예 다른 상표를 생각해 볼 수 있습니다.
다른 철자를 사용할 수 있습니다.
앞부분에 문구를 추가할 수 있습니다.
상표에 디자인 요소를 도입하여 ‘특수 양식’ (Special form) 마크로 등록할 수 있습니다.
위의 2~5개 중 하나 이상을 조합하는 것이 좋습니다.
항목 별로 자세히 설명해드리겠습니다.
스킨케어 브랜드로 ‘철학’이라는 문구를 사용하고 싶다고 가정해 봅시다. 검색을 통해 Philosophy라는 유명한 화장품 브랜드가 이미 존재한다는 것을 알 수 있습니다.
이미 한국에서 “철학”이라는 문구를 사용 중이라 도저히 포기할 수가 없다고 가정해 보겠습니다.
철자의 변경: “Freelosophy” 나 “Feelosophy” 같은 철자 변경을 시도해 볼 수 있습니다. 사실 Feelosophy 는 발음이 완전히 똑같아서 문제가 있습니다. (이미 거절당한 기록이 있습니다).
문구의 추가. 예를 들어 “Body Philosophy” 및 “Jean & Len Philosophy” 와 같은 상표는 문제 없이 등록되어 있습니다. 다만 의미에 차이를 주지 않는 문구를 특히 마지막에 추가하는 것은 효과가 없습니다. The Philosophy 나 Philosophy: Origin 과 같은 경우가 이미 거절된 사례입니다.
디자인 추가. 평법한 글꼴, 색상 또는 이미지를 추가하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 하지만 아래의 디자인을 포함한 Freelosophy 는 등록된 상표입니다.
참고로, 디자인을 포함하지 않은 문구 “Feelosophy”는 거절되었습니다.
사실 유사상표가 가장 극복하기 어려운 OA 이기 때문에, 위의 내용만 잘 실천하셔도 상표 등록에 큰 도움이 됩니다.
그 외에 다른 거절 사유에 대해 알고 싶으시면 상표 심사 지침서 TMEP §§1207.01를 직접 읽어 보시는 것도 도움이 됩니다.
