아마존 FBA 덕분에 해외에서 미국시장에 판로를 개척하는 일이 무척 쉬워졌지만, 진입장벽이 낮아진 만큼 충분한 준비를 하지 않고 들어와서 손해를 보는 일도 발생합니다.
물론 법인 설립부터 다양한 규제, 소비자 권익 보호, 제조물에 대한 책임 등 다양한 이슈가 있겠지만, 여기서는 대표적인 지재권이자 꼭 짚고 넘어가야할 “특허” 와 “상표”에 대해 소개합니다.
특허 (PCT Patent)
한국에 특허를 가지고 계시다면 PCT는 들어보셨을 겁니다. 특허란 국가가 발명가에게 해당 국가에서 그 발명을 독점적으로 사용할 권리를 주는 제도로, 해당 국가의 영토 내에서 그 효력을 발휘합니다.
이 때문에 나라마다 특허제도가 조금씩 다를 수 있는데, 이런 차이는 국가간 교역에 큰 장벽이 될 수 있겠죠. 따라서 여러 국가들이 모여서 공동으로 특허 출원 제도를 만든 것이 PCT 입니다. 하지만 속을 들여다 보면 결국 PCT는 국제 출원(international application)을 통해 일단 우선권 날짜(priority date)를 확보 후 각 지정 국가별로 실제 심사 및 등록을 진행하는 제도로, 실질적으로는 하나의 출원으로 다수의 국가에 출원일(우선권)을 확보하는 행정상 편의만 제공합니다.
결론적으로 모든 국가별로 특허는 그 나라에서 취득해야 하고, 한국에서 PCT를 진행할 경우 한국 대리인(변리사)이 이면에서 미국 대리인을 지정하여 간접적으로 출원이 진행될 뿐, 실제로는 미국에서 별도의 출원 절차가 진행된다는 점 유념하시기 바랍니다.
미국 특허가 한국 특허와 다른점
가장 중요한 차이점은 아무래도 권리 범위입니다.
위에서 말씀드린대로 미국 특허는 별도의 절차를 통해 발급되므로 미국 특허가 보호하는 발명의 범위와 한국 특허 간의 차이가 발생하게 됩니다. 따라서, 어떤 발명의 특징을 포함한 제품이 미국에서 제작, 유통, 판매, 사용 될 수 없는지는 미국에서 발행된 특허의 청구항 (Claims)를 확인하셔야 합니다.
미국에서 특허권을 가장 강력한 지재권 중 하나로 꼽는 이유로 삼성과 애플과의 특허소송으로 익히 접하셨을 ITC 제소를 통한 수입금지 제도나 특허 침해에 대한 징벌적 벌금(최대 손해액의 3배)을 들 수 있습니다.
다만, 미국에서는 특허 침해를 형사처벌 대상으로 하고 있지 않으므로 모든 권리 행사는 민사적으로 해결, 즉 특허권자 본인이 법원이나 ITC와 같은 사법기관을 찾아가야 합니다.
참고로 미국의 민사 소송은 진 쪽이 비용을 지불하는 한국과는 달리 각자 자신의 비용을 부담하게 되어 있기 때문에, 당연히 피고에게 훨씬 불리합니다. 따라서, 피고 입장에서는 억울하더라도 협의를 통해 빠르게 해결하는 것이 일반적입니다.
어떨 때 미국 특허가 필요할까?
시장 선점 및 광고 효과
특허를 받은 제품은 다른 회사에서 따라할 수 없다고 생각하실 수도 있겠지만, 역시나 실상은 그렇지 않습니다.
대부분의 특허는 그 보호 범위가 상당히 제한적이므로 침해를 피할 수 있는 새로운 설계/방식 (design around) 의 사용으로 유사 제품이 나올 가능성이 있습니다. 그보다 더한 골칫거리는 제품의 생산을 위한 진입장벽이 낮은 경우, 모조 제품을 만들어 판매하고 사라져 버리는 소규모 업체를 억제하기가 어려운 현실이죠.
다만, 미국 내에서 시장선점을 위해서는 미국 특허가 매우 중요한 역할을 하는 것도 사실입니다. 무엇보다도 소비자에게 제품의 독특하고 우월한 점을 설득력 있게 선전하여 판매를 촉진할 수 있기 때문입니다.
헌데 유통 업체와의 관계에 있어서도 특허는 큰 역할을 합니다. 예를 들어, 한 업체의 아마존 리스팅에 대해 다른 업체가 자신의 특허를 침해하는 모조품이라는 이유로 아마존에 항의한 경우, 아마존 입장에서는 특허증이라는 증거를 가지고 있는 쪽의 말을 듣는 편이 안전하겠죠.
만약 미국 시장에서 큰 성공을 거두어 월마트나 타겟과 같은 대형 리테일에 들어가게 될 경우에도 특허권의 보유는 매우 큰 힘이 됩니다. 일단 구매 고려 대상으로 선정되기 까지의 도움은 차치하고라도, 다른 업체에서 합법적으로 똑같은 물건을 납품할 수 없다는 사실이 납품가 결정에 얼마나 큰 역할을 할지 생각해 보면, 될 만한 상품에는 특허를 꼭 걸어 두어야겠죠.
상호 라이센싱 거래
미국에서는 신상품이나 신기술을 시장에 내놓기 전 특허를 취득하는 것이 개인사업자나 스타트업 들에게도 너무나 당연한 일입니다. 미국의 유명한 발명 관련 TV 쇼인 Shark Tank 를 봐도 패널 투자자들이 가장 많이 묻는 질문 중 하나가 “Have you got a patent on that?” 이죠.
이렇게 특허가 필수적인 비즈니스 필수품으로 자리잡은지 오래 되다보니, 하나의 상품군에 대해 미국 특허를 검색해 보면 실제 상품화 되지 않은 기술부터 듣도보지 못한 기상천외한 아이디어까지 정말 수 많은 특허가 존재합니다.
따라서, 서로가 서로의 특허를 침해하는 경우가 빈번한데요. 한 제품이라도 여러가지 특허 기술을 포함할 수 있기 때문입니다.
이런 경우, 특허를 하나 가지고 있다면 단순히 상대방의 특허를 침해했다는 이유로 제품 생산/판매를 포기하는 것이 아니라, 상대방도 내 특허를 침해했다는 주장으로 반격할 수 있습니다. 궁극적으로는 서로의 특허에 대해 라이센싱을 취득하는 방식으로 공존할 수 있겠죠.
물론 특허란 것이 제3자가 내 발명을 훔쳐가지 못하게 한다는 기본적인 발상에서 시작했지만, 실상에서는 오히려 방어적으로 사용될 수 있다는 점 알아두시면 좋겠습니다.
미국 특허 취득 비용/기간
특허는 아무래도 시간과 비용이 많이 들어가기 마련입니다. 한국에서 특허 출원을 해보셨다면 어느정도 예상하실 수 있겠지만, 통상 출원까지 수천불에서 등록까지는 수만불까지도 생각하셔야 합니다.
심사 기간 중에는 Patent Pending 으로 보호되기 때문에 기간에 대해 큰 염려를 하지 않는 경우도 있겠지만, 투자자나 협력업체를 설득하기 위해서는 빠른 특허 취득이 필요할 수도 있겠죠. 미국도 우선심사 제도가 있기 때문에 빠르면 몇달 안에도 등록이 가능할 수 있습니다. 하지만, 일반적으로는 특허 등록까지는 2-3년 생각하시기 바랍니다.
상표 (Trademark)
상표는 미국에서 상행위를 하는 사람은 누구든지 가지고 있는 권리입니다. 상표를 등록해야 하지 않냐구요? 미국의 상표법은 “선 사용주의”를 따르기 때문에, 미국 시장에서 자신의 이름이나 브랜드, 로고 등을 걸고 재화를 팔거나 서비스를 제공하는 순간 상표권이 발생합니다.
미국 상표 등록의 의의
다만, 이렇게 자연발생한 상표권은 해당 상행위가 이루어진 지역에 국한되기 마련입니다. 예를 들어 캘리포니아에 음식점을 차리면서 “K-Food Fighter” 라는 이름을 미국에서 처음으로 사용했다고 해서, 뉴욕에 제3자가 동명의 음식점의 운영하는 것을 제한할 권리가 있지는 않습니다. 하지만 소셜미디어를 통해 정보의 전파에 국경도 없는 현실을 고려하면, 이런 뉴욕 소재 동명의 음식점의 영업을 그대로 지켜볼 수도 없겠죠.
이런 문제를 해결하는 제도가 미국 연방 특허청 (USPTO) 을 통한 상표 등록입니다. 흔히 미국 상표 등록하면 이 USPTO 의 Principal Register 에 등록하는 경우를 말하는데요. 일단 등록되면 미국 전 지역에 상표권이 발생하고, 해당 제품/서비스 분류 내에서는 등록된 상표를 제3자가 사용하는 것이 현실적으로 불가능해 집니다.
참고로 상표권의 침해는 형사처벌 대상이 될 수 있으므로 권리의 행사도 쉬운 편입니다. 물론 단속 및 적발에 있어서 상표권자의 노력도 매우 중요합니다.
어떨 때 상표를 등록해야 하나?
미국 시장 진출을 계획하신다면 지금이라도 상표 등록을 고려하셔야 합니다. 상표 출원은 빠를 수록 좋고, 그 절차도 간단합니다.
상표 등록 절차는 비교적 쉽고 간단할 뿐 아니라, 미국에 소재지가 있다면 본인이 직접도 할 수 있습니다. 다만, 이를 악용하여 불법적이거나 저질의 상표출원 대행 서비스도 많이 존재하는게 사실입니다.
현명한 결정을 위해서는 부디 많이 알아보시고, 주변에 미국 상표 취득 경험이 있으신 분들과 많은 대화를 나누어 보시기 바랍니다.
상표에 관련해서는 아래와 같이 여러 시점에서 다양한 주제를 다룬 바 있으니 참고가 되셨으면 좋겠습니다.
먼저 특허란, 이제껏 남들이 생각하지 못했던 물건이나 방식, 디자인 등(이하 편의상 “신기술” 혹은 “발명”)에 대해 배타적인 독점권을 정부로 부터 부여받는 권리입니다.
특허권은 미연방헌법에 명시되어 있을 정도로 그 역사가 긴데요.
[The Congress shall have power to] promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.
U.S. Constitution Section I Clause 8
그 오랜 역사 만큼 축적된 판례도 많고, 관습법 뿐만 아니라 매우 세부적인 법률과 규칙으로 아주 작은 부분까지 규정되어 있기에, 아주 공고하고 확고한 권리가 됩니다.
이 때문에 투자가치나 기업가치를 평가할 때 좋은 잣대가 되고, 많은 스타트업이나 Tech 기업들은 특허자산이 기업자산의 큰 부분을 차지하고 있습니다.
특허, 언제 받아야 하나?
특허는 남들이 생각 못했던 것을 내가 처음으로 생각해냈다는 INVENTORSHIP(발명자의 권리)을 인정받는 절차이기 때문에, 제3자가 독립적으로 똑같은 것을 생각해낼 경우, 먼저 특허청에 출원(특허 신청서를 제출하는 행위)하는 쪽이 우선권을 가집니다.
물론 자신이 생각해낸 것을 남들은 절대로 못한다는 확신이 있다면, 출원 없이 기다려도 되겠죠. 하지만 이 경우에는 신기술을 제3자에게 공개하거나 사용해서는 안됩니다. 말 그대로 자신만 “알고” 있어야 하죠.
따라서, 발명이 세상에 불가피하게 공개될 수 밖에 없는 경우, 예를 들어 상업화를 준비하거나 논문을 쓰는 경우, 미리 특허 출원을 해두어야 합니다.
특허 출원의 의의
나라에서 특허를 주는 이유는 단순히 발명한 사람에게 신기술에 대한 권리를 무조건 독점하게 하려는 것이 아니라, 그 신기술에 대해 다른 사람들도 알고 더 발전시킬 수 있도록 하여 국가적인 기술 발전을 도모하기 위한 목적도 있습니다.
따라서, 특허권의 대가로 발명자는 신기술의 완전한 공개해야 합니다. 다시 말해, 신기술과 관련된 지식과 기술을 가진 보통의 사람이 특허 출원서를 읽고 누구의 도움 없이도 신기술을 그대로 모방할 수 있게끔 해야 합니다.
그렇다면 발명자에게는 너무 큰 손해가 아닌가 하는 분도 계시겠지만, 그 대가로 20년이라는 긴 세월동안 배타적인 권리를 부여 받기 때문에, 특히 리버스 엔지니어링 (reverse engineering) 이 가능하거나 영업비밀의 보호가 어려운 분야에서는 특허가 거의 유일하게 자신의 발명권을 지킬 수 있는 방법이 됩니다.
특허 출원 고려하기—잠정 출원
실제로 특허를 받기까지는 최소 3개월 이상 보통 1년 이상의 시간이 소요되고, 특허 심사관에게 신기술이 기존 기술과 어떻게 다르고 새로운지 설득하고, 특허권의 권리 범위를 명료하게 정리하는 등 많은 노력이 필요하기에 비전문가가 진행하기에 어려운 부분이 많습니다.
그 때문에 DIY를 위해서는 잠정 출원(Provisional Application)을 권해드립니다. 잠정 출원은 제3자가 같은 신기술에 대해 특허를 출원하는 경우를 대비해, 실제 심사는 진행되지 않지만, 미리 자신의 발명을 특허청에 제출해 두는 절차입니다.
잠정 출원을 하면 그 이후 1년의 기간 동안, 같은 기술에 대해서 제3자가 특허를 출원할 경우에 해당 기술에 대한 우선권을 가지게 될 뿐만 아니라, 실제 출원과 똑같은 Patent Pending (특허 출원) 이라는 법적 지위가 발생하므로, 공지를 통해 다른 사람들이 따라하는 것을 미연에 방지하거나, 경고문을 발송하는 등의 권리행사를 할 수 있습니다.
또 하나의 장점을 꼽자면, 잠정 출원은 세상에 공개되지 않습니다. 만약 기술의 추가적인 보완이 필요하거나 시기적으로 너무 이르다고 판단될 경우에는 단순히 잠정 출원을 방치할 수 있고, 이 경우 특허청은 해당 문서를 보관하지만 이를 공개하지는 않습니다.
잠정 출원(Provisional Patent Application)하기
잠정 출원은 심사가 진행되지 않는다고 했죠. 이 때문에 굳이 말하자면 아무거나 끄적끄적한 노트를 제출한다고 해도, 잠정 출원 요건은 만족할 수 있습니다.
하지만 나중에 실제 출원이 이루어질 때, 잠정 출원의 혜택(“우선권”)을 받으려면 (즉, 제3자가 자신의 잠정 출원일 이후에 똑같은 기술에 대해 특허 출원하는 경우에 대비하여 우선권을 획득하려면), 실제 출원의 내용이 잠정 출원 내용과 달라서는 안됩니다.
물론 여기서 다르다는 잣대는 문장 구조나 기타 출원서의 양식이나 서술 방식을 말하는 것이 아니고, 기재되어 있는 기술입니다.
예를 들어, 잠정 출원에 신기술이 A, B, C 라는 세가지 부분으로 이루어져 있었는데, 본 출원에서는 A, B, C, D 를 포함한다면, D에 대해서는 우선권이 주어지지 않게 됩니다. (참고로, 잠정 출원에 A, B, C를 공개해 두고, 본 출원에는 A, B 만 포함하는 것은 문제가 되지 않습니다.)
따라서, 서술 양식은 크게 중요하지 않지만 적어도 신기술에 대한 모든 내용을 포함하는 것은 중요합니다. 가장 쉬운 방법은 관련된 특허를 하나 Google Patents 에서 찾아서 해당 문서의 양식과 내용과 유사하게 작성하는 것이죠.
모델 양식 찾기
예를 들어, 내 발명이 흔들 의자에 관련된 것이라면, Google Patents 에서 rocking chair 를 검색 후, 좌측의 패널에서 Patent Office—미국, Language—영어를 선택해 주세요.
검색 결과에서 발명의 유사성과 출원 날짜를 고려하여 꽤 최근인 2010년에 출원된 특허를 선택해 보았습니다.
우측의 파란 영역에 Download PDF 를 클릭하시면 해당 문서 전체를 PDF 파일로 보실 수 있고, 그 밑으로 내려가다 보면 Status (상태)에 Abandoned 라고 표시된 것을 확인하실 수 있는데요.
심사를 거쳐 특허가 되지 않고 중간에 포기한 출원의 경우에도 이렇게 공개가 됩니다. 헌데 기왕이면 실제 특허를 받은 내용을 참고하면 더 좋겠죠?
이를 위해서는 검색 필드에서 Status—Grant 를 선택하시면 됩니다.
실제로 특허를 받은 것만 검색하니 아래와 같은 더 최근(2016년)의 출원이 첫 화면에 노출되네요.
출원서 작성하기
특허 전문을 PDF로 받아서 확인해 보시면 크게 아래와 같은 부분으로 나누어져 있습니다.
Abstract
말 그대로 요약입니다. 잠정 출원 시에는 꼭 필요하지 않습니다.
Drawings
도면은 필요 요건은 아니지만, 형상이 있는 발명이라면 꼭 제출하는 편이 좋습니다. 말로는 설명하지 못하는 부분이 있을 수 있기 때문이죠. 만약 잠정 출원에 도면이 포함되지 않으면, 본 출원 시 도면을 추가하기가 어려울 수 있습니다.
3D CAD 이미지가 있다면 다양한 각도로 제출하는게 좋고, 정 도면을 그리기 어렵다면 프로토타입의 사진을 후작업하여 제출하는 방법도 고려해볼 수 있습니다.
Specification
각각의 Technical Field, Background, Summary, Description of Drawings, Detailed Description 에 맞추어 작성하시면 되겠죠.
신기술에 대한 논문 혹은 설명서를 작성한다는 기분으로 제3자가 신기술을 시도했을 때 본인이 실현한 신기술과 동등한 결과를 낼 수 있도록 적으셔야 합니다.
Claims
잠정 출원에는 요구되지 않지만, 본 출원에서는 특허권의 권리 범위를 정하는 매우 중요한 부분입니다. 잠정 출원 시 생략하셔도 좋습니다.
출원서 제출하기
미특허청의 EFS 를 이용하여 집에서 인터넷을 통해 간편하게 제출할 수 있습니다. 특허청은 미국 연방정부 치고는 전산화가 잘되어 있는 편이고, 오랫동안 서비스를 해왔기 때문에, EFS는 겉보기에는 매우 구식이고 낡아 보이지만, 기능적으로는 잘 갖추어져 있습니다.
물론 사용자 편의는 전혀 고려되어 있지 않기 때문에, 출원 요건이 제대로 갖추어 지지 않은 상태에서도 제출 버튼을 누르면 제출 됩니다. 반대로 업로드한 문서 파일에 문제가 있거나 하면 바로 알려주기 때문에, 기술적으로는 신뢰하셔도 좋습니다.
EFS는 아래 링크를 이용하셔서 접속하실 수 있습니다. 참고로 Unregistered eFiler 로 별도 가입 없이 출원서 제출이 가능합니다.
기본적으로 잠정 출원은 Utility 만 가능하기 때문에 위와 같이 Utility—Provisional 선택하시면 됩니다. (Design Patent 는 우리가 흔히 아는 특허와는 달리 장식적인 요소를 보호합니다. 관련 글 참고 바랍니다.)
로그인 첫화면
가장 먼저 출원정보(Application Data)를 제공하게 됩니다. Application data 는 반드시 정확하게 기입하셔야 하는데요. ADS (Application Data Sheet)에 포함된 많은 정보가 출원 필수요건이므로 주의를 요합니다.
위와 같이 Web-based ADS를 선택하면 별도의 ADS 양식을 다운받아 제출하지 않아도 되므로 편리합니다. 선택하시면 아래로 매우 긴 웹 양식이 나타납니다.
적으셔야 하는 부분은 다음과 같습니다.
우선 아래의 영역에 발명인에 대한 정보를 기입하세요.
다음으로 correspondence (연락처) 입니다. 혹시 영역이 보이지 않으면 “An Address is being …”의 좌측 박스가 체크되어 있는지 확인하세요. 이처럼 경우에 따라 해당 박스가 체크되어 있지 않으면 보이지 않는 영역이 있습니다.
여기까지는 연락처 정보에 가까운데요.
참고로 발명자가 직접 출원하시는 경우이기 때문에 위의 Inventor (발명인), Correspondence (연락처) 그리고 아래 등장할 Applicant (출원인) 모두 본인 정보를 적으시면 됩니다. 물론 출원인은 본인 명의 혹은 회사(법인인 경우) 명의로 진행하실 수 있습니다.
다음으로 본격적으로 발명에 대한 정보가 등장하는데요.
Title of the invention 은 말 그대로 발명을 대표하는 이름을 적어주시면 됩니다. 기왕이면 발명을 제대로 소개하면 좋겠지만, 위에서 모델로 참고 했던 “Rope Rocking Chair” 특허처럼 그다지 성의없는 제목도 문제가 되지 않습니다.
다음으로 Small Entity Status 를 claim (해당 box 에 체크) 해주시면 관납료를 50% 할인 받으실 수 있는데, 출원인이 대기업(종업원 500명 이상)이 아닌 이상 대부분 small entity 에 해당하므로 꼭 체크해 주세요.
이후 몇가지 영역은 무시하셔도 좋고, 만약 회사 명의로 출원하신다면 아래의 Applicant 영역을 찾으셔서 회사 정보 정보를 기입하시면 됩니다. 미국 특허법상 발명에 대한 권리는 기본적으로 발명인에게 있기 때문에 회사는 assignee (권리 양수인)이 됩니다. Assignee에 체크하세요. 만약 본인 명의로 출원(applicant = inventor)하신 다면 아래 영역은 비워두시면 됩니다.
다음으로 아래 영역에 서명후 continue 클릭하시면 됩니다.
서명은 본인 이름을 두개의 / 사이에 쓰시면 됩니다. 두개의 / 도 서명의 일부이므로 본인이 입력하셔야 함을 꼭 기억하세요.
양식을 작성하면서 느끼셨겠지만 대체로 붉은색 * 표시(필수 기재 사항)만 작성하시면 됩니다. 다행히도 해당 부분이 미기입되면 에러가 발생하고 다음으로 넘어가지 않습니다.
출원서류 업로드
ADS 작성 후 Continue 클릭하시면 아래 사진의 가장 상단에 위치한 탭에서 Application Data 를 지나 Attach Document 로 진행된 것을 확인하실 수 있습니다.
위의 화면에서 하단 영역에 Choose File 버튼으로 컴퓨터에 저장된 문서를 찾아서 알맞은 Category 와 Document Description 을 선택하면 되고, 파일을 추가하시려면 그때마다 Add File 버튼을 눌러주세요.
참고로, 모든 서류를 하나의 PDF 문서로 만든 후 업로드 하실 수도 있습니다. 이 경우 해당 문서가 multiple documents 를 포함한다는 질문에 Yes 로 응답하신 후 몇 페이지 부터 몇 페이지까지가 어떤 category 에 해당하는 지를 지정하시면 됩니다.
Entity Status Correspondence—Certification of Micro Entity (SB/15)
Drawings 과 Specification 는 모델 출원을 참고하여 작성하셨죠. 제출하실 때는 워드 문서가 아니라 PDF 파일로 만들어서 업로드 하시면 됩니다. 그 외 Provisional Cover Sheet 와 Certification of Micro Entity 는 괄호안의 양식 이름 참고하셔서 아래의 링크에서 PDF 로 다운로드 받아 사용하시면 됩니다.
해당 양식도 세부적인 차이가 있는 것을 알 수 있는데, 보통 SB/16 의 경우 EFS-Form 을 사용하시면 되고, SB/15 는 Gross income basis 가 해당 됩니다. 해당 양식 기입하는 방법은 구글에서 “Guidance for filling out Micro Entity Status Form” 처럼 검색하시면 USPTO에서 직접 업로드한 유튜브 비디오 instruction 을 찾으실 수 있습니다.
모든 파일과 상응하는 Document Description를 선택하셨으면 Upload and Validate 버튼을 누르시면 되고, 다음으로 업로드된 파일 목록을 검토 (Review) 후, 계속해서 Continue 누르시면 Calculate Fees 탭으로 이동합니다.
관납료 계산, 비용 결제 및 제출
관납료를 계산하실 때 Small 혹은 micro 에 해당한다면 반드시 해당 항목(아래 참고)을 클릭하셔야 계산에 반영됩니다.
Micro Entity를 클릭 하신 경우, 아래와 같이 표시된 화면의 Provisional 박스에 체크하시면 됩니다.
이 다음으로는 결제 및 제출만 남았는데, 당장 결제하지 않으셔도 제출은 가능하지만, 공식적으로 우선권 날짜를 받으시려면 반드시 결제를 하셔야 합니다.
결제는 온라인에서 쇼핑하듯이 신용카드 결제하시면 되기 때문에 별도 설명이나 안내는 필요 없을 듯 하구요.
출원서 제출 후 마지막 화면 우측 메뉴에서 접수증 저장 버튼을 이용하셔서 접수증 보관해 두는 것 잊지 마시기 바랍니다. 접수증에 적혀 있는 출원번호 외 기타 정보는 본출원시 필요하므로 잘 보관하셔야 합니다.
추가 정보
이후 본 출원을 대비해서는 Drawings 와 Specification 에 발명을 어떻게 잘 설명하는지가 중요합니다. 발명과 기술의 종류에 따라 너무 다양하기 때문에 모델이 될 만한 특허를 찾아서 참고하는 것으로 설명을 대체했지만, 아무래도 부족할 수 밖에 없습니다.
이후 본 출원까지 계획하고 있지만 경제적 어려움이나 기타 사유로 전문가의 도움을 받기 어려우신 분들은 무료 상담 신청하셔서 해당 발명에 대한 조언을 받으시면 좋겠습니다.
저희 IPfever 의 무료 상담은 단순히 고객 정보를 수집하는 과정이 아니라, 실제로 적용 가능한 법적 조언을 포함하여 필요할 경우 본인이 직접 특허/상표를 출원하는 방법도 안내해 드리고 있습니다.
미국 특허 시장은 대기업들과 돈 많은 벤쳐기업 들이 대부분 장악하고 있다 보니, 그들이 주로 이용하는 특허 서비스가 자연히 비싸질 수 밖에 없죠. 이러한 펌들은 보통 PhD 를 가진 특허 전문가들로 구성되어 있고, 이들은 도심의 비싼 사무실에서 높은 연봉을 받으며 일하기 때문에 당연히 수가는 비싸질 수 밖에 없습니다.
미국에도 개인 발명가가 있지만, 대부분의 경우 어쩌다가 한번 특허 출원을 희망하는 경우가 많고, 계속하여 특허에 시간과 비용을 투자하는 것은 아무래도 기업입니다. 개인이나 중소기업의 경우, 출원 준비 중에 일이 틀어지거나 시간과 비용에 대한 검토 없이 근시안적으로 뛰어드는 경우가 많죠.
이러다가 보니, 특허 출원 기록이나 경험이 없는 개인발명가나 중소기업들은 특히 처음부터 많은 돈을 선지급하도록 요구되는 경우가 많습니다. 안타깝지만, ‘모르면 당한다’는 말이 꼭 들어 맞는 상황입니다.
주변을 잘 찾아보시면 비용 합리적인 서비스는 분명히 존재합니다.
하지만 그렇다고 무조건 싸게 할 수 있는 방법을 찾다 보면, 사기를 당하거나 특허를 받더라도 제대로 된 특허를 받을 수 없게 되겠죠.
특허 변호사가 얼마나 경력이 있는지 등을 통해 확인해 보는 방법도 있지만, 저는 특허 변호사의 입장에서 한번 생각해 보겠습니다.
어떻게 해야 제대로 된 특허를 받을 수 있을까요?
우선 개인/중소기업은 특허를 잘 이해하고 있는 대기업/벤쳐기업 고객과 분명히 다릅니다. 따라서, 특허가 무엇인지, 특허를 받으면 어떤 법적 보호를 받을 수 있는지, 해당 특허에 대한 투자가 과연 현명한 것인지 부터 상담이 필요 합니다.
초기 상담에 이런 질문들에 대한 구체적이고 이해하기 쉬운 답변이 나오지 않으면 다른 곳을 알아보세요. 만약, 이런 부분들에 대해 상담비용을 요구한다면, 결코 아까워하지 마세요. 궁극적으로 현재로써는 특허를 출원하는 것이 현명하지 않다는 결론이 나오더라도 쓸모 없는 특허를 받는 것보다 훨씬 이득입니다.
다음으로, 특허는 단순하게 어떤 기술을 보호할 수 있는 권리증을 사는게 아닙니다. 보험 약관처럼 어떤 부분은 보장되고 안되고 하는 것이 이미 정해져 있지 않기 때문에, 보험 약관 같은 문서의 역할을 하는 것이 특허 명세서입니다. 최종적으로 해당 문서에 적힌 ‘보장범위’가 미국특허청에 의해 승인될 때까지 계속 협상하고 설득하는 것도 특허 변호사가 하는 일이죠.
따라서, 특허 상담이 단순히 비용과 해당 발명에 대한 이야기로 끝나서는 안됩니다. 특허 출원의 궁극적인 목적은 무엇인지, 해당 발명품의 시장이 있는지, 경쟁이 있는지 등. 여러가지 특허법 외의 부분들에 대한 상담이 이루어져야 할 것 입니다.
Office Action (여기서는 특허 등록에 대한 거절 통지를 말합니다) 없이 한번에 특허가 등록되는 경우는 사실 드물죠. 사실 거절 없이 단번에 등록되면 특허의 권리 범위를 결정하는 Claims (청구항) 을 너무 좁게 작성하지는 않았는지 의문이 들기 마련입니다.
보통 특허 출원 시, 청구항의 범위를 최대한 넓게 잡으려고 노력합니다.
청구항의 범위가 곧 특허권리의 범위를 규정하고, 특허권리의 범위가 좁으면 이후에 특허권을 행사할 때 어려움이 따르기 때문이죠.
한 예를 통해 살펴 보겠습니다.
청구항을 읽을 때 도면이 큰 도움이 됩니다.
[an excerpt from US8143982B1, bold added]
1. An accessory unit, comprising:
a hinge span, the hinge span including a first magnetic element suitable for magnetic attachment to a host unit having a display; and
a flap portion pivotally connected to the hinge span, the flap portion comprising:
a plurality of segments all but one of which are substantially the same size and wherein one segment is wider than the other segments, wherein each segment includes a pocket that is about the same size as the corresponding segment,
a rigid insert incorporated into each pocket, the rigid insert providing support for the associated segment, and
a folding region between each of the segments arranged to allow the plurality of segments to fold with respect to each other, wherein a first segment is located at a first end of the flap at the hinge span and includes a magnetically attractable element and wherein a second segment is located at a second end of the flap opposite the first end and includes a plurality of magnets, wherein in a first folded configuration the flap portion forms a triangular structure when the first and second segments are folded one atop the other such that at least one of the magnets in the second segment magnetically attract the magnetically attractable element in the first segment, wherein the first and second segments that are folded one atop the other and magnetically attached to each other form one side of the triangular structure that is about equal in width to a second side of the triangular structure each of which is narrower than a third side of the triangular structure.
[end of claim 1]
청구항 읽는 법
위에 제가 굵은 글씨로 표시한 부분이 5군데 있죠. 이 중 첫번째 2개가 주 구성요소, 다음의 3개는 두번째 주 구성요소의 세부 구성요소라고 보시면 됩니다.
영문법에 익숙하지 않으시면 조금 구분이 어려울 수도 있지만, 자세히 살펴보시면
발명품 comprising:
주 구성요소 1; and
주 구성요소 2 comprising:
세부 구성요소 1,
세부 구성요소 2, and
세부 구성요소 3.
으로 되어 있음을 알 수 있습니다. (쉼표와 세미콜른, “and ” 등에 유의하여 보시면 됩니다.)
참고로, 애플 사의 아이패드 용 스마트커버 에 대한 특허 입니다.
자세히 살펴 볼까요?
첫번째 주 구성요소인 A hinge span 은 세부적으로는 화면이 있는 본체에 자성으로 부착하기 위한 자성 요소를 포함한다고 되어 있죠. 여기서 “~하기 위한” 이라는 뜻으로 “means for”라는 말을 사용했는데, 이건 특허법에서는 자주 쓰는 표현이고, 청구항보다 앞 쪽에 위치하는 발명에 대한 상세설명에 포함된 모든 수단과 방법을 망라하기 위해 쓰는 표현이라고 생각하시면 됩니다.
여기서 왜 쉽게 태블릿 PC이나 심지어 iPad 라고 하지 않고, “화면이 있는 본체”라고 했을까요? 왜 자석이라고 하지 않고 “자성 요소”라고 했을 까요? 만약 iPad라고 했다면, 갤럭시 탭에 부착하기 위한 자성 요소는 청구항의 범위에 포함이 되지 않기 때문입니다.
그렇다면 아예 “자성”도 빼버리고 “본체에 부착하기 위한 요소” 라고 하면 어떨까요? 심사 기록을 살펴보지 않아서 모르겠지만, 어쩌면 최초 출원 시에는 그렇게 청구항을 썼을 지도 모릅니다. 그리고 Office Action 을 통해서 보정을 했을 수 있겠죠.
다음으로 두번째 주 구성요소인 flap portion 에 대해 살펴보겠습니다.
이 부분은 세부 구성요소를 포함 아주 길게 청구되어 있는데요. 세부 구성요소를 하나씩 잘 분석해 보면 결국 접어서 스탠드로 만들 수 있도록 하기 위한 장치임을 알 수 있습니다.
헌데 접어서 스탠드가 되는 커버는 애플의 발명이 아닙니다. 이미 Incase Designs Corp. (“인케이스”) 사 에서 출원한 발명인데요. 그렇다면 인케이스 사의 특허도 살펴봐야겠죠?
1. A cover for an electronic device comprising:
a rectangular front cover comprising first, second, and third panels between a first edge and second edge of the front cover, wherein the first panel is closer to the second edge than the second and third panels, the second panel is between the first and third panels, and the third panel is adjacent the second panel,
between the first and second panels is a first hinge, and
between the second and third panels is a second hinge;
a back cover, coupled to the front cover, which will retain the electronic device in the case; and
[여기가 1번 청구항의 끝은 아니지만 여기까지만 살펴 보겠습니다.]
참고로, 청구항은 한 특허 출원서에 2개 이상 존재할 수 있는데 통상 첫번째 청구항이 가장 대표적이고 포괄적이기 때문에 여기서는 1번 청구항만 살펴보고 있습니다.
꼭 자세히 살펴보지 않아도 여러 조각으로 나누어져 있고 접을 수 있다는 점이 이미 인케이스 사의 특허에 설명되어 있음을 알 수 있습니다. 그렇다면 애플 사에서 기존 제품보다 “진보”한 점을 꼽으로면 “자성” 을 빼놓을 수 없습니다.애플의 청구항에 “자성”이 등장한 이유가 여기 있네요.
물론, 그게 끝은 아닙니다.
예를 들어, 인케이스 사의 청구항에는 back cover 라는 주 구성요소가 존재합니다. 사실 인케이스 사는 front cover 와 back cover 두가지를 최상위의 구성요소로 발명을 묘사하고 있죠.
아까 애플 사의 스마트 커버에는 back cover가 없었음을 기억하시나요? 사실 용어가 달라서 헷갈리실 수 도 있지만 애플 사의 flap portion 은 인케이스 의 front cover 에 해당합니다.
인케이스에서 back cover가 없는 디자인이 가능했음을 알았다면, back cover 를 굳이 청구항에 쓰지 않았겠죠. 그랬다면 애플이 “진보”한 점은 겨우 자성을 이용했다는 점 밖에 남지 않습니다. 그랬다면 자성을 추가한 것이 특허를 받을만큼 진보한 것인지가 이슈가 됬겠죠.
이와 같이 청구항에 구성요소가 늘어나면 늘어날 수록 권리 범위는 좁아지게 됩니다. 일례로, 특허권 행사를 위한 수단인 특허 소송에서 피고의 특허 침해 행위를 증명하려면, 피고의 제품에 청구항의 모든 요소가 포함되어 있다는 것을 증명해야 합니다.
특허 출원 후 Office Action 을 받으셨다면,
obviousness (35 U.S.C. 103) 에 근거한 거절 사유가 포함되어 있을 가능성이 매우 큽니다. 가장 일반적인 거절 사유이기도 하고, 위에서 설명하고 있는 기본적인 청구항에 이해 없이는 극복하기 어려운 거절사유 이기도 합니다.
위의 내용에 대한 이해를 토대로 심사관에게 어떤 설명을 더 하고, 어떻게 청구항을 바꾸어 쓰면 거절 사유를 극복할 수 있을지 생각해 보시면 좋겠습니다.
열심히 비즈니스를 하시다가 아닌 밤중에 홍두깨 식으로 Cease and Desist Letter (씨즈-앤-디씨스트 레터) 라고 하는 특허/상표 침해 경고문을 받는 경우가 있습니다.
특허나 상표권을 가진 업체는 그 권리를 이용하여 시장 지배력을 확보하고 수익을 최대화해야 하겠죠. 이를 위해 제3자의 침해 행위를 예방하고 근절하기 위한 여러가지 노력을 하는데, 그 중 하나가 바로 변호사를 고용하여 유사 상표나 제품에 대해 경고문을 발송하는 것입니다.
한국 정서로는 ‘법 없이도 산다’ 는게 자랑할 일이지만, 미국 땅에서는 잘 통하지 않는 얘기죠. 실제로 많은 한인 업체들이 크고 작은 법률 문제에 적절히 대응하지 못하고 있는게 현실입니다.
특허나 상표 침해(Patent or Trademark Infringement)에 대한 경고문을 받았을 경우, 어떻게 대응하면 좋을까요?
1. 모든 경고문이 다 같지는 않습니다.
소송 이야기가 나오면 덜컥 겁이 나는 것은 당연합니다. 손해 배상 문제는 차치하더라도 소송에 들이게 될 시간과 번거로움만 따져도 충분한 골칫거리 입니다.
물론 중대하고 명확한 침해 사실을 발견한 후, 이에 대한 초동 조치로 경고문을 발송하는 경우도 있지만, 상표나 특허의 침해가 확실치 않은 경우에도 무작정 경고문을 보내는 경우도 많습니다.
사실 경고문은 하나를 작성하여 수신자명만 바꿔 다수에게 보낼 수 있기 때문에, 큰 비용이 들지 않습니다. 반면에 경고문을 받는 입장에서는 경험도 없고 예기치 못한 상황이기 때문에 당황하여 서둘러 합의를 보는 등의 성급한 대응을 하기 쉽죠. 이러한 점을 악용하여, 침해로 보기 어려운 경우에도 매우 공격적인 경고문을 보내 합의를 종용하는 경우가 있습니다.
2. 주변의 믿을 수 있는 분들과 상의하세요.
대부분의 한인 비즈니스가 이런 골칫거리가 생겼을 때 마음편히 찾아갈 수 있는 변호사가 없습니다. 사실 아파서 찾아가면 늦은게 병원이라는 말이 있듯이, 법률 문제가 발생하고 변호사를 찾아가면, 어찌보면 돈 쓸일만 남았다고 볼 수 있습니다.
변호사 입장에서는 비즈니스가 당면한 골칫거리를 가장 효과적으로 그리고 확실하게 해결해야 할 것이고, 따라서 대부분의 경우에 가장 빠르고 안전한 방법인 ‘합의’를 권하게 됩니다.
헌데, 합의가 항상 비용효율적이거나 올바른 해결책은 아닙니다.
사실 제조사가 직접 소비자에게 물건을 파는 경우가 아닌 이상, 상표/특허의 침해는 제조 및 유통에 걸쳐 다양한 이해관계가 얽혀 있는 복잡한 문제입니다. 주변에 유사한 사례나 경험이 있는 분을 찾아가 이야기를 나눠보세요. 많은 비용과 시간을 절약하시게 될 것입니다.
3. 특허 상표 전문가를 찾으세요.
결국은 특허/상표 전문가에게 의뢰하지 않는 이상, 경고문이 혹 잘못 온 것은 아닌지, 상대방이 어느정도 심각하게 소송을 고려하고 있는지, 어떻게 하면 특허/상표 침해를 피해갈 수 있을 지 등에 대한 해답을 얻기는 어렵습니다.
특허 변호사는 변호사 중에서도 별도 자격 시험을 통과하고 미국 특허청 (USPTO) 에 등록된 변호사만 사용할 수 있는 칭호입니다. 특허에 관한 궁금증이 있으시면, ‘특허 변호사 (Patent Attorney)‘ 를 찾으시면 확실합니다.
반면에 상표는 별도의 자격 시험이 없습니다. 하지만 많은 ‘스몰 비즈니스 변호사 (Small Business Attorney)‘ 들이 직접 상표 관련 상담을 진행할 능력을 가지고 있고, 그 외에도 대기업이나 대형 로펌에는 상표 업무만 담당하는 전문인력이 있기도 합니다.
신제품은 기존 제품의 단점을 보완하거나 기능을 개선하고 가성비를 높이는 등의 기존보다 “조금 더 나은 제품”일 때가 많습니다. 물론 때로는 완전히 새로운 시장을 탄생시키기도 하죠.
예를 들어, “새로운 시장”을 만들어내는 혁신적인 제품으로 애플 사가 처음 출시한 아이폰을 예로 들 수 있겠고, 그 이후로 등장한 아이폰 3G 부터 최신 아이폰에 이르기까지는 “조금 더 나은 제품”들을 통한 계속적인 진보로 볼 수 있습니다.
특허는 “혁신”과 “진보”를 모두 보호합니다.
완전히 새로운 것만 특허로 보호되는 건 아닙니다.
인류 문명에 대한 기여나 우리의 삶에 미치는 영향 등은 특허와는 큰 관련이 없습니다. 재미있는 예로 미국에서 특허를 받은 발명품 중 눈속임 쥬스통이 있습니다.
이 발명품은 액상의 쥬스를 보관하고 있는 듯한 외형을 가지고 있지만, 실제로는 쥬스 분말과 물을 따로 보관하고 있다가 섞어서 배출하는 장치이죠. 이 쥬스통을 만든 목적은 (1) 분말을 이용해 유통기한을 늘리면서도 (2) 액상쥬스에 대한 소비자의 구매욕구를 자극하는 (3) 일종의 눈속임 마케팅이라 할 수 있지만, 해당 쥬스통의 구조는 기존에 없던 것이었고 이에 따라 개발 업체는 특허권을 인정 받았습니다.
이렇듯 과학 기술 발전에의 공헌과는 무관하게 상업적 혹은 기타 용도를 가진 많은 발명들이 특허로 보호 받습니다.
특히, 규모나 기술적으로 대등한 업체 간의 경쟁 속에서는 자사 신제품의 특장점을 특허로 출원하는 것이 유일무이한 법적 보호수단이 됩니다.
특허권은 포괄적이고 강력한 권리입니다.
특허는 일반인에게도 잘 알려져 있고, 다양한 분야의 기업들이 주요 무형 자산으로 취급하고 있는 지적재산권 입니다. 그렇다면 구체적으로 특허는 어떤 권리를 포함할까요?
흔히 알려져 있는 특허의 대상으로 기계장치나 부품 등을 포함하는 “물건” 이 있습니다. 이 경우, 자신의 발명품을 대중에 공개하고, 몇 가지 주요 부분으로 요약한 뒤, 해당 부분을 모두 포함하는 물건에 대한 독점권을 주장하게 됩니다. 오래된 발명을 예로 들자면 “지우개가 달린 연필”은 (1) 일반 연필, (2) 연필과 지우개를 연결하는 금속 연결부, 그리고 (3) 지우개 세가지 성분으로 요약할 수 있고, 이상의 세가지를 포함한 모든 필기구에 대한 독점적 권리를 얻게 됩니다.
하지만 물건 외에도 “방법”에 대해서도 특허를 출원할 수 있습니다. 예를 들어, A라는 사람이 바느질 할 때 흔히 사용하는 골무를 이용하여 샌드위치를 쉽고 빠르게 만드는 방법을 고안해 냈다고 가정합시다. 이 경우 골무를 이용해 샌드위치를 만드는 방법을 세부 단계로 나누어 공개한 후, 해당 단계를 포함하는 방법에 대한 독점권을 청구할 수 있습니다.
일단 특허가 나면, A의 허락 없이 어떤 사람도 A씨의 방법으로 샌드위치를 만들지 못합니다. 하지만, 일반 가정에서 골무를 이용해 샌드위치를 만드는 행위를 적발하고 규제하는 것은 현실적으로 불가능하겠죠. 그렇다고 A씨의 특허가 쓸모 없는 것은 아닙니다. 설령 바느질용 골무를 임시방편으로 사용할 수 있다고 하더라도, 소비자 입장에서는 샌드위치용 골무의 구입을 희망하기 마련입니다. 이러한 식품용 골무의 제조 및 판매 행위는 소비자가 A씨의 샌드위치 제조법을 사용하도록 유도하고 있으므로, 간접 특허 침해로 간주되어 금지됩니다.
이를 응용하면, 신제품 자체에 특별히 새로운 점이 없더라도 이를 이용하는 방법에 대한 특허를 통해 보호할 수 있습니다.
특허는 미래 지향적인 권리 입니다.
특허는 특정 요소/단계를 포함하는 물건/방법에 대해 권리를 갖는다고 했죠. A씨가 낸 “골무”를 사용해 샌드위치 만드는 방법에 “골무”를 사용하는 단계 외에 특별한 단계가 없다고 가정합시다. 이 경우, 샌드위치를 만들 때 “골무”를 사용하는 행위는 모두 A씨의 권리 범위에 포함됩니다. 그렇다면 B라는 사람이 혁신적인 샌드위치용 골무를 발명하면 어떻게 될까요?
B씨는 혁신적인 “샌드위치용 골무”에 대한 특허를 받을 수는 있지만, 그러한 특허를 받더라도 A씨의 허락 없이 “샌드위치용 골무”를 판매할 수 없습니다. 제작된 골무가 샌드위치용이라는 전제하에서 그러한 행위는 결과적으로 A씨의 특허권을 침해하기 때문입니다. 이러한 특허의 포괄적 특성 때문에 하나의 기술에 대한 권리를 확보하게 되면 이후의 파생 기술에 대해서도 진입장벽을 확보하게 됩니다.
따라서, A씨의 경쟁자들은 회피 기술(예: 골무가 아닌 다른 도구를 써서 샌드위치를 쉽게 만들 수 있는 방법) 개발에 주력하게 되지만, A 씨도 가만히 있지는 않겠죠. 이후 A씨가 추가로 “샌드위치용 틀”을 개발하여 특허를 출원한다면 경쟁자들의 입지는 더욱 좁아지게 됩니다. 선택의 폭이 계속 좁아지다 보면 경쟁업체는 결국 A씨에게 기술 라이센스를 받거나 해당 분야에서 경쟁을 포기하는 것이 경제적으로 더 이익이 되는 상황까지 도달하게 될 것입니다.
