같은 접근방식이라도 특별한 문제를 해결하거나, 특정한 결과를 얻기 위한 일련의 절차 는 특허로 보호하는 것이 간단합니다.
예를 들자면, ‘물 속에서 금속과 비금속을 붙이는 화학접착제’, ‘전기적 자극을 이용해 특정 부위의 암세포만 죽이는 방법’, ‘미생물에 특수한 자극을 주어서 항산화물질을 생산하는 방법’ 등이 이에 해당할 수 있겠죠.
헌데, 어떠한 문제를 극복하기 위한 일반적인 방법론을 보호하려면 조금 복잡해집니다.
유전자 조작 CRISPR 특허
예를 들어, 유전자조작 기술인 CRISPR 에 대한 특허의 권리 범위를 살펴 보면,
A method of altering expression of at least one gene product comprising introducing into a eukaryotic cell containing and expressing a DNA molecule having a target sequence and encoding the gene product an engineered, non-naturally occurring Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)—CRISPR associated (Cas) (CRISPR-Cas) system comprising one or more vectors comprising:
a) a first regulatory element operable in a eukaryotic cell operably linked to at least one nucleotide sequence encoding a CRISPR-Cas system guide RAN that hybridizes with the target sequence, and
b) a second regulatory element operable in a eukaryotic cell operably linked to a nucleotide sequence encoding a Type-II Cas9 protein, wherein components (a) and (b) are located on same or different vectors of the system, whereby the guide RNA targets the target sequence and the Cas9 protein cleaves the DNA molecule, whereby expression of the at least one gene product is altered; and, wherein the Cas9 protein and the guide RNA do not naturally occur together.
밑줄 친 부분과 같이, 자연에 존재하지않는 염기서열(CRISPR)과 Type-II Cas9 단백질을 발현하는 염기서열을 인위적으로 동시에 포함시켜 유전자를 편집할 수 있는 방법에 대해 권리를 주장하고 있습니다.
특허의 보호 범위와 그 한계 – IPfever 에서 알아 보았듯이, 이런 경우, Type-II Cas9 과 같은 기능을 하는 다른 단백질을 이용하면 특허 침해 회피 내지는 design around 할 수 있습니다. 즉, Type-II Cas9 을 대신할 만한 단백질만 찾아낼 수 있다면, 특허사용료를 내지 않아도 아무런 문제없이 해당 기술을 사용할 수 있게 됩니다.
‘미생물에 나타나는 반복적인 염기서열과 “DNA분자를 자를 수 있는 단백질”을 이용해 유전자조작을 하는 방법’ 자체에 특허를 걸면 될텐데, 왜 저렇게 허술하게 특허를 냈을까 생각하실 수도 있습니다.
참고로, 해당 기술의 특허권자인 하버드 외 몇몇 대학의 협력체에서는 이 기술과 관련해서 현재까지 총 31개의 특허를 등록했을 정도로 기술의 보호에 진심입니다.
왜, “DNA 분자를 자를 수 있는 단백질”을 클레임하지 않았을까요?
특허를 받을 수 있는 대상
일반적인 방법론에 특허를 걸 수 없는 이유를 설명하려면, 특허제도의 목적에 대한 이야기를 먼저 해야 합니다.
특허는 역설적으로 공익을 위해 존재합니다. 얼핏 생각하면 특허권자의 사사로운 이익, 즉 발명을 독점해 영리를 추구할 수 있도록 허용하는 권리 같지만, 조금 더 생각해보면,
특허권자의 사익을 보호함으로써,
발명/개발에 대한 인센티브를 주고,
이를 통해 사회에 도움이 될 연구/개발을 독려
하는 큰 그림을 볼 수 있습니다.
이 때문에 일반적인 방법론에 특허를 부여하면 그러한 방법론을 이용한 모든 추가적인 기술이나 응용에 대한 개발이나 발전이 이루어지기 어려운 폐해가 있습니다.
따라서, 특허법에서는 “특허을 받을 수 있는 대상”을 명료하게 규정하고 있고, 그러한 의도에 부합하기 위해 “특허를 받을 수 없는 대상” 또한 대법원 판례를 통해 정해져 있습니다.
그러한 “특허를 받을 수 없는 대상” 중에 대표적인 것이 자연적인 현상이나 규칙, 그리고 추상적인 아이디어 입니다. 다시 위의 CRISPR 의 예에 적용해 보면,
CRISPR-Cas 시스템 = 특정한 염기서열이 염색체에 작용해 염기서열을 절단 = 자연적인 현상이나 규칙
또한, ‘CRISPR-Cas 시스템을 이용해 염기서열을 조작할 수 있다’는 사실은 추상적인 아이디어입니다.
따라서, ‘이 시스템을 이용해 유방암을 유발하는 BRCA 유전자를 삭제하는 방법’ 에 대한 특허는 받을 수 있겠지만, 시스템 자체에 대한 특허는 결국 자연적인 현상에 대한 특허가 됩니다.
하지만 조작대상을 BRCA 유전자에 한정시키면, 앞으로 다양한 학교, 기업, 연구소 등에서 CRISPR-Cas 시스템을 이용해 연구를 하게 될 때, 별다른 제약 없이 자유롭게 사용할 수 있을 겁니다.
이러한 연유로 Type-II Cas9 을 특정했고, 이 단백질은 자연상태에서 CRISPR-Cas System Guide RNA 와 공존하지 않기 때문에, 특허를 받을 수 있는 새롭고 유용한 “세포”가 규정된 것입니다. 그 이후 비슷한 기능을 하는 단백질을 발견해 계속해서 출원하는 식으로 지속적으로 권리 범위를 넓혀 나가다 보면 사례처럼 31개의 특허를 받게 되는 것이죠.
얻어갈 점
산업전반이나 다른 연구에 영향을 줄만한 핵심기술에 대한 연구가 이루어지는 곳에서는 대부분 특허에 대한 대비가 연구 시작단계부터 잘 되어 있는 반면, 하나의 번뜩이는 아디이어를 가지고 사업을 시작하는 스타트업은 그렇지 않은 편입니다.
이런 경우, 아이디어를 가지고 특허전문가를 찾아가게 되고, 이 특허전문가와 스타트업의 이해관계는 꼭 일치하지 않고, 특히 비용적인 부분에서는 상충하는 경우가 대부분입니다.
따라서, 단순히 특허를 받는 것이 중요한 것이 아니라, 어떤 특허를 받느냐가 중요하다는 사실은 기본적으로 꼭 숙지하고, 이를 성취해나가기 위한 구체적 단계를 전문가와 상의하시기 바랍니다.
창업하시는 분들이 첫번째로 생각하는게 회사명 (상호) 내지는 브랜드 네임 (상표) 입니다. 그만큼 어느 업종이든 브랜드 이미지가 중요해졌다는 얘기도 되지만, 역으로 준비가 되지 않은 상태에서 상표를 정하게 되는 경우가 많다는 이야기도 됩니다.
법인설립 시 회사명
먼저, 상표등록과 별개인 회사명부터 설명하고 넘어가겠습니다.
회사명은 주민등록번호나 마찬가지 입니다. 고유한 이름을 사용해 회사를 식별하는 중요한 역할을 하지만, 꼭 회사 이름이 상표로 기능하지는 않습니다.
공식적인 문서나 세금보고, 은행계좌 등에는 회사명을 사용하지만, 소비자들은 회사명과 상관없이 별도 상표를 보고 제품/서비스를 구입하는 경우도 많습니다.
예를 들면, 도브 비누의 경우입니다.
회사명: Unilever PLC
물론 회사명이 상표를 포함하거나
회사명: The Coca-Cola Company
일치하는 경우도 많지만,
회사명: The Home Depot, Inc.
꼭 그래야 하는 것은 아니라는 점 염두에 두시면 회사명 선택에 부담을 덜 수 있습니다.
회사명을 선택해야 법인을 설립하고, 정식으로 법인 명의로 사업행위를 할 수 있기 때문에 회사명은 D-1 부터 필요합니다.
회사명 똑같지만 않으면 OK!
회사명이 꼭 상표로 기능하기를 희망하는 경우가 아니라면, 회사명은 정하기도 쉽고 큰 제한도 없습니다. 예를 들어, “Apple Inc” 의 법인 등록지인 캘리포니아주에는 실제 애플과는 아무런 연관이 없는 별개 회사인 “Apple (iCloud) Inc” 도 문제 없이 등록되어 있습니다. (as of 4/11/2024)
물론 이렇게 법인등록을 하더라도, Apple (iCloud) Inc. 를 상표로 “사용”한다면 상표권 침해가 되겠지만, 적어도 회사명으로서는 문제가 없습니다. 이 “사용”에 대해서는 아래에서 자세히 설명하겠습니다.
사용 예정인 상표의 출원
미국 상표법 상, 상표권은 “사용”을 통해 발생합니다. (상표 등록 시 상표권이 발생하는 한국과 다릅니다.) 이때 “사용”이란 상표를 부착하거나 표기하여 제품을 판매하거나 서비스를 제공하는 행위를 의미합니다. 따라서, 원칙 상, 미국에서 상표 등록을 하려면 미국 시장에서 이미 제품의 판매가 이루어진 후여야 합니다.
하지만 이런 경우, 하나의 브랜드를 위한 제품 개발, 제작, 포장까지 마친 후, 브랜드 론칭 몇일을 앞두고 타사에서 동일한 이름으로 제품을 출시해 낭패를 보는 일이 발생할 수 있겠죠.
따라서, 사용 예정인 상표에 대한 ITU 출원 (Intend-to-use application, 줄여서 ITU application 혹은 1(b) application) 을 허용하고 있습니다. 물론 이 경우에도, 출원 날짜에 대한 우선권을 주고, 상표 심사를 미리 진행할 뿐이고, 상표를 사용하고 있음을 증명해야 최종 등록 됩니다.
ITU 를 꼭 해야하는 경우
먼저, 제품 출시를 단 몇주 앞두고 있는 상황에서는 ITU 를 하는 의미가 크지 않습니다. ITU 는 심사 통과 후 사용증명이라는 별도 단계를 거쳐야 하므로, 사용증명 제출 시 납부하는 $100 의 추가 관납료 외 일반 출원보다 약 3달 정도 시일이 더 소요됩니다.
그럼에도 불구하고, ITU 를 권장하는 경우는 앞으로 사용코자 하는 상표를 다른 사람이 먼저 사용할 가능성이 큰 경우입니다. 예를 들어, 최근 K-POP 열풍으로 K 가 들어간 상표가 우후죽순 등록되고 있기 때문에, K가 들어간 상표의 경우, 불과 며칠차이로 성패가 갈리는 경우가 발생할 수 있습니다.
그 외에 역설적이지만 경쟁이 없음에도 상표에 대한 우선권 확보가 꼭 필요한 경우가 있습니다. 완전히 새로운 제품의 경우, 시장을 만들어 나가야 하므로 시장상황이나 시제품 테스트 등을 통한 반응을 살피는 것이 중요합니다. 이런 경우, 브랜드/제품명을 포함해 소비자의 반응을 보아야 할 필요가 있으므로 제품 개발 단계에서 미리 상표 등록을 진행하는 것이 좋습니다.
제가 자주 드는 예로 Squatty Potty® 가 있는데, 쪼그려 앉는 자세를 연상시키는 Squatty 라는 단어와 유아용 변기를 의미하는 Potty 를 재미있게 연결한 이름으로, 위 사진처럼 올바른 배변자세를 돕는 제품입니다.
물론 이전에도 올바른 배변자세를 돕는 각종 기구가 있었지만, 이제는 많은 사람이 배변자세를 돕는 도구를 그냥 “스콰티 파티”라고 부를 정도로 대중화된 이름이자 상품이죠.
단순히 XXX 브랜드 변기의자와 같은 이름으로 출시했을 때, 지금만큼의 성공을 거두었을까 생각해 보면 아무래도 좋은 이름이 얼마나 큰 역할을 하는지 상상해 볼 수 있습니다.
이렇게 상표가 마케팅에 큰 비중을 차지한다면, 상표 출원을 미룰 이유가 없습니다.
ITU 가 부적합한 경우
물론 반대의 경우도 있습니다. 상표가 흔히 말하는 로고인 경우, 즉 디자인이나 이미지 등이 포함되어 있는 경우에는 ITU를 진행했을 때 문제가 발생할 수 있습니다.
마케팅적인 고려나 상표의 인쇄 품질 등 여러가지 상황에 따라 최종 출시 전에 로고 디자인이 변경되는 경우가 많기 때문입니다.
예를 들어, 오랜 기간 이미 다른 제품군에 사용하고 있어, 변경할 계획이 전혀 없던 상표인데, 새롭게 출시되는 의류 상품에 자수하는 과정에서 디테일한 부분의 표현이 어려워 상표 디자인을 수정해야 하는 경우도 발생합니다.
이런 디자인의 수정은 작은 수정이라도 상표의 재출원이 필요합니다.
참고로, 미국 상표 등록 시에는 상표에 한국어가 포함되면 이 부분은 문자로 취급할 수 없어 꼭 디자인(그림)으로 등록해야 한다는 점 염두에 두시기 바랍니다.
사용하고 있는 상표는 꼭 등록해야 하나?
위에서는 사용 전과 후로 구분해 설명했지만, 사용이 이루어지면 이미 상표권이 발생한 후입니다.
미국 상표 등록은 한국과 전혀 다른 개념이라 이해하기 어려우실 수 있어, 저는 주로 “등기”의 개념으로 설명드립니다. 땅을 사고 팔때, 개인간의 계약을 통해 재산권은 이전되지만, 이를 꼭 등기하는 이유는 권리를 좀 더 공고히 하기 위해서죠.
마찬가지로, 미국의 상표 등록은 이미 가지고 있는 상표권을 등기한다고 생각하시면 됩니다. 다시 말해, 상표의 사용과 관련해 제3자와의 마찰이나 혼선이 발생할 가능성이 거의 없다면 굳이 상표를 등록할 필요가 없다는 거죠.
상표 등록을 서두를 필요가 없는 경우
제가 항상 예로 드는 것이 음식점입니다. 음식점 장사는 자리가 중요하다는 말 들어 보셨을겁니다. 손님들은 음식점을 매장의 지리적 위치와 결부시키는 경향이 큽니다.
물론 프랜차이즈의 경우 상표가 매우 중요하지만, 오너셰프가 운영하는 음식점처럼 2호점의 계획이 없다면 굳이 상표를 등록할 필요가 없을수 있습니다.
다만, 이렇게 상표를 등록할 필요가 없다고 해서 타인의 상표에 대해서도 무관심하면 곤란합니다. 일단 간판을 만들어 세우면, 선의의 제3자가 자신의 상표권이 침해 당했다고 주장할 수 있기 때문이죠.
미특허청의 무료 상표검색 서비스 이용하시면 구글/네이버 검색창에 검색하듯 쉽게 검색할 수 있으니, 꼭 한번 내가 쓰고자 하는 이름 검색해 보시기 바랍니다.
혹시 “조선미녀”라는 화장품 브랜드 들어보셨나요? 저는 한국 화장품을 즐겨쓰는 제 아내도 아닌, 제 아내의 대학병원 직장 동료들, 한국과는 전혀 인연이 없는 조지아 토박이 간호사들을 통해 전해 들었습니다.
한국은 한국전쟁 내지는 BTS로 알고 계신 분들인데, 이 분들이 한국에서도 그렇게 널리 알려지지 않은 “조선미녀”를 알고 애용하고 있다는 사실에 놀랐습니다.
가짜 “조선미녀” 의 극성
특히, “조선미녀”의 자외선차단 제품이 TikTok 에서 공유되며 인기를 끌고 있다고 하는데, 인기를 끌면 유사제품이 등장하는 것은 요즘 시대에 당연지사라 할 수 있겠죠.
이 때문인지 해당 브랜드의 영문명인 Beauty of Joseon 을 검색하면 연관 검색어로 sunscreen 이 등장하고, 이를 검색하면 별점이 매우 낮은 유사제품이 첫 페이지를 도배를 하고 있습니다.
오히려 진품은 리스팅을 삭제 했는지 찾아볼 수 없는데, 지금(7/11/2023 기준)은 아래와 같은 패키지 상품으로 그 형태를 찾아 볼 수 있습니다. 2개 중 왼쪽의 제품이 “조선미녀” 자외선차단제 스틱형 제품입니다.
밑에서 소개 할 제품들이 모조품 내지는 유사제품인데,
아래는 제품 자체로는 구분이 안가는 모조품이고, 리스팅 문구에는 “Beauty of” 가 빠진 Joseon 이라고 명기되어 있습니다. 원산지가 아닌 향(scent)에 Korean beauty care sunscreen 이라고 써 소비자를 현혹하고 있죠. 아마도 중국제 일 듯 합니다.
아래는 아마존의 경고를 받았는지 “조선미녀” 상표를 포토샵으로 삭제한 티가 납니다.
다음은 아예 새로운 상표를 사용한 유사품인데, 한글을 쓴 점이 재미있어서 소개해 봅니다.
그 외에 아래의 조선미녀를 따라한 유사 상표 “조ㄴII녀” 가 눈에 띕니다.
아래로 내려올 수록 경계가 모호해지기는 하지만, 상표 뿐 아니라 제품용기나 포장의 색상, 표기, 전체적인 분위기 등을 봤을 때 상표권 침해는 맞습니다.
왜 이런 불법제품이 아마존에서 극성일까요?
아마존은 기본적으로 제품 리스팅을 판매자(혹은 상표권 소유자)가 직접하고, 아마존은 각 리스팅의 판매량, 리뷰, 반품률 등을 분석해 소비자가 만족할 만한 제품을 쉽게 찾을 수 있도록 돕는 역할을 합니다.
이때 리스팅 및 제품에 대한 모든 책임은 판매자에 있기 때문에, 아마존으로써는 잘 팔리면 검색 순위를 높여줄 뿐, 다른 상품이나 브랜드에 대한 보호는 그 다음 고려사항이 되기 마련입니다.
이런 폐단 때문에 브랜드들의 불만이 쌓이고, 판매자 뿐 아니라 결국엔 가짜 혹은 저질의 제품을 구매하는 소비자들이 불만을 갖기 시작하면서 Amazon Brand Registry (“ABR”) 라는 것을 만들어, 원칙적으로는 한 상품에는 하나의 리스팅만 존재하게 하고 그 리스팅을 브랜드, 즉 상표권자가 관리할 수 있도록 했습니다.
물론 좋은 방향으로 나아가고 있지만, “조선미녀”의 사례를 보면 ABR 의 한계를 알 수 있습니다.
아마존 브랜드 레지스트리(ABR)의 한계
먼저, ABR 이 문구에 의존하고 있기에 미국에서는 그림이나 다름 없는 “조선미녀” 보다는 작은 글씨의 Beauty of Joseon 이 ABR 등록의 핵심이 됩니다.
따라서, 가짜 제품들은 리스팅에 정확히 “Beauty of Joseon” 이라고 쓴 경우가 없습니다. “Beauty of Josean”, “Joseon Korean sunscreen” 등 유사한 표기로 현혹하고 있습니다.
사실 Joseon 은 영어의 흔한 철자 유형이 아니기 때문에 한번 보고 기억하기 어렵습니다. 마찬가지로 K-Beauty 의 유행으로 한국 화장품임을 기억하는 사람이 많지만, 실제로 구입시 Made in Korea 인지 확인하는 사람은 적습니다. 이 때문에 Josean 과 Korea 만 봐도 거의 확신을 가지고 구매할 듯 합니다.
추가로, ABR은 상표권의 한 기둥을 차지하는 trade dress 즉, 상품 패키지의 유사성에 대해서는 전혀 보호하지 않고 있기 때문에, 제조사, 브랜드, 그리고 판매자가 직접 팔을 걷고 나서지 않는 한 아마존의 시스템적 보호를 받을 수 없는 영역이 너무 많습니다.
조선미녀가 주는 교훈
상표법적으로 봤을 때, “조선”은 역사적으로 대한민국의 전신이라 할수 있는 조선 왕조를 칭하는 고유명사이고, “미녀”는 화장품을 사용하는 많은 여성들이 듣고 싶은 대표적인 말로 고유성이 부족해 각각은 그다지 좋은 상표가 되지 못합니다.
물론, 그나마 “조선”이 “한국” 보다 훨씬 낫고, 무엇보다 두 단어를 연결했을 때는 충분히 보호 받을 수 있는 상표가 됩니다.
해당 브랜드는 미국 특허청에 아래와 같이 등록되어 있습니다.
일단 “조선미녀” 부분은 특징있고 아름다운 글씨체로 큰 변별력을 보여주지만, 일단 사용하고 있는 상표와 다르고, 영어권에서는 글씨를 읽어내지 못하므로 기억하기는 어려운 상표입니다.
이런 경우에는 검은글씨와 빨간색 인장의 색대비를 강조하기 위해 색에 대한 권리를 주장하는 컬러상표로 등록하는 편이 좋습니다.
다음으로 아래에 작게 쓰여진 영문명 Beauty of Joseon 에 대해 생각해 보겠습니다.
첫째로, Joseon 은 한글 로마자 표기법에 따른 듯 한데, 이렇게 정식 표기를 사용하면 오히려 상표로써 좋지 않습니다. 유일성, 독특성을 갖기 위해서는 오히려 Joson 처럼 영어권에서 봤을 때 발음하기 쉽고, 외우기 쉬운 형태가 좋습니다. 추가로 이렇게 O 가 반복되면 다른 모음으로 대체했을 때 더 티가 나서, 유사상표로 소비자를 기만하기 어려워집니다.
둘째로, “Beauty of” 는 “~의 아름다움”이라는 뜻으로, 무엇보다 “조선미녀”가 가진 뜻을 잘 전달하지 못하고 있습니다. 브랜딩에서 의미의 전달이 중요한 점을 생각하면 좋지 않은 영문표기 입니다.
굳이, 직역을 해야하면 Beauty from Joson 이 좋지만, 상표로는 너무 길고 어감이 좋지 않아 Joson Beauty 혹은 Josonian Beauty 처럼 쉽게 가는 편이 낫습니다.
참고로, 미국에서 사용할 상표이므로 영문명을 추가한 것은 좋지만, 이런 부가적인 표기는 제품 패키징에 따라 크기와 위치를 변경할 필요가 발생하기 때문에, 주가 되는 표기와 따로 상표 등록하는 편이 유리합니다. 현재 단일 국제분류 (화장품) 에만 등록되어 있는데, 이런 경우 영문을 별도로 추가 등록해도 고작 $250 비용이 추가됩니다.
아무래도 TMI 같지만 조금 더 깊이 들어가 보면, Joson Beauty 의 경우Beauty 는 화장품 상표로 변별력이 없는 부분이기에 Joson 이 상표의 축이 되고, 현재 미국 시장에 잘 알려져 있는 Jason 이라는 화장품 브랜드와 충돌이 있습니다. 좋은 브랜드 이름 만들기 결코 쉽지 않습니다.
이상으로
요즘 미국 시장에서 인기몰이를 하고 있는 “조선미녀” 상표에 대해 살펴봤습니다. 요즘은 틱톡, 유튜브 등의 소셜 미디어 덕분에, 인지도가 없던 브랜드가 하루 아침에 아마존 베스트 셀러가 되는 경우가 생깁니다.
특히, 작게 시작한 브랜드일 수록 초기에 상표권에 대한 준비를 소홀히 하기 마련인데, 나중에 수습하려고 하면 비용도 비용이고 여러모로 골치가 아픈 경우가 많습니다.
브랜드 준비 단계에서 법적으로 시장에서 보호 받을 수 있는 유리한 위치를 확보하고, 상표 등록, 갱신 및 유지에 지속적으로 관심을 가지시기 바랍니다.
특허는 발명자의 독점적인 지위를 보호함과 동시에 지속적인 기술의 발전을 독려하는 2가지 서로 상충되는 목적을 가지고 있습니다.
때문에 특허권은 매우 포괄적, 독점적, 배타적인 성격도 가지고 있지만, 한편으로는 아주 명확한 한계를 규정하여 추가적인 기술개발을 위한 동기를 부여하고 있죠.
따라서, 이 한계를 이해하는 것이 중요합니다.
특허권의 설정
일반적으로 특허를 제품이나 아이디어에 대한 보호라고 생각하지만, 실제로 특허를 출원할 때는 물리적/기술적/방식적 특징들의 조합에 대한 권리를 청구하게 됩니다.
예를 들어, 미백 기능성 화장품에 대한 특허를 낸다고 가정해 보겠습니다. 이때 실제로 권리를 청구하게 되는 것은 다음과 같은 특징을 포함하는 화장품에 대한 권리입니다.
미백성분 A를 포함하고
보습성분 B를 포함하는
수용액
위의 세가지 요건을 모두 충족하는 제품에 대해서는 특허권자가 독점적 생산/판매권을 갖습니다.
하지만 3가지 요건을 모두 충족해야 하기 때문에, 경쟁사에서 A가 들어가 있지만 B는 없는 수용성 제품을 판매한다면 특허권 침해는 아니게 됩니다.
권리의 한계와 극복
마찬가지로 만약 3번째 요건에 “수용액”이 아니라 “화장품”이라 청구했다면, 예를 들어 A와 B를 포함하는 “세안제” 는 엄밀히 말해 화장에 쓰이는 물건은 아니므로 특허권 침해가 아닐 수 있겠죠.
위와 같은 제한적인 효과를 생각하면 애초에
미백성분 A와
보습성분 B의
혼합물
에 대해 특허를 낸다면 좋겠죠. 이와 같은 특허를 A + B 조합에 대한 원천특허라 할 수 있습니다.
하지만 A 와 B 가 완전히 새로운 화합물이 아니면, A와 B를 포함하는 혼합물이 이미 존재/사용되었을 가능성이 높습니다. 예를 들면 A가 사과에서 분리 추출한 물질이고, B가 Glycerin 이라면 사과에 glycerin 을 추가하는 천연팩 활용법을 소개하는 8 Benefits of Apple for the Skin | Femina.in 가 이미 공개한 발명이라고 할 수 있겠죠.
따라서 “새로운 것” 이라는 요건을 만족하지 못하므로 특허를 받기 어려워 집니다.
이를 극복하기 위해서,
미백성분 A를 0.2% 이상 포함하고
보습성분 B를 3–5% 함유하는
수용액
과 같이 특허권을 설정하게 됩니다.
이 경우 미백성분 A가 자연상태에서 0.2% 의 농도로 존재하기 어렵다는 가정하에, 이미 공개됐을 가능성은 매우 적어지겠죠.
침해회피 (Design Around)
이런 특허권리 범위의 한계 때문에 후발주자(경쟁업체)들은 침해를 회피하는 것이 가능해 집니다.
예를 들어,
미백성분 A를 0.19% 포함하고
보습성분 B를 4% 포함하는
제품의 경우, 특허를 침해하지 않습니다.
보습성분 B의 요건은 만족했지만, 제품이 수용성이라고 가정하더라도 미백성분 A의 요건을 만족하지 않기 때문이죠.
이러한 한계 때문에 애초에 0.2% 라는 숫자는 단순히 시판할 제품에 포함시킬 A 성분의 함량이 아니라, 미백성분 A가 미백기능성을 갖게 되는 최소 함유량이어야 합니다.
마찬가지로 보습성분 B 또한 5% 이상 포함시켰을 때는 발림성이나 흡수되는 속도가 떨어져서 화장품으로서 상품성이 없다는 전제하에 5%미만이라는 한도를 설정해야 합니다.
결론
위에서 알아본 바와 같이, 특허권은 단순히 하나의 제품에 대해 권리가 아니고, 세부 특징들의 조합에 대한 권리입니다.
따라서, 이러한 세부 특징들의 조합을 쉽게 침해회피 될 수 없도록 잘 설정한 “강력한” 특허를 취득하는 것이 중요하겠죠.
“특허를 받을 수 있나?” 가 아니라 “얼마나 강력한 특허를 받을 수 있나” 를 고민하시기 바랍니다.
Glossier (글로시에) 라는 화장품 브랜드를 디지털 브랜드의 예로 소개드린 바가 있는데요. 디지털 브랜드라는게 결국 온라인 비즈니스 모델인데, 대표적인 디지털 브랜드 글로시에에서 오프라인 팝업 스토어(임시 매장)를 개장하는 이유가 뭘까요?
팝업 스토어는 예전에 백화점 입구나 통로에 위치 했던 임시 판매대(혹은 가판)와는 달리, 정규 매장 못지 않은 디스플레이와 서비스를 갖춘 경우가 많습니다.
최근 많은 뷰티 업체들이 여러 채널을 통해 적극적으로 팝업 스토어를 운영한다고 하는데, 글로시에는 그 규모와 팬덤에 걸맞게 시애틀, 뉴욕, 시카고, 달라스, 휴스턴, 워싱턴 DC, 샌터 애니타의 Nordstrom (놀드스트럼) 매장 7곳에 팝업 스토어를 개장한다고 합니다.
온라인 리테일의 한계?
이번 팝업 스토어에 대해서 글로시에의 창업자이자 뷰티 블로거인 에밀리 와이즈(CEO)는 소비자들이 향수 선택 시에는 실제 경험을 선호하기 때문이라고 설명 했는데요. 입소문을 통해 12억 달러(약 1조 4천억원) 가치의 기업을 창출해낸 에밀리 와이즈도 지극히 주관적인 경험인 향기에 대한 선호까지 소셜미디어에 의존할 수는 없었나 봅니다.
그렇다면 소비자의 구매 심리에 대한 에밀리 와이즈의 분석은 어느정도 근거가 있을까요?
영국에서 실시한 설문조사 결과를 살펴 보면, 절대 다수의 소비자가 후각에 의존하여 향수를 구입함을 알 수 있습니다. 총 221명의 응답자 중 70%에 육박하는 151명의 소비자가 테스터나 샘플 혹은 이미 알고 있는 제품의 향기에 의존하여 구매결정을 한다고 답했는데요.
그 이후의 순서가 사실 더 흥미롭습니다.
“가격”과 “용기”가 휴대성이나 광고, 패키징 등을 제치고 각각 2 위와 3 위를 차지했는데, 가격은 그렇다치고 향수의 구입 결정에 향수 병이 이만큼 큰 역할을 한다는 사실 … 예상하셨다구요?
저는 평소에 잘 사용하지 않는 향수에 큰 관심이 있지는 않지만, 상표권을 다루는 변호사로서는 상당히 흥미로운 분야입니다. 간단히 관련 법을 요약하자면, 향수병은 예술품으로써 저작권(Copyright)의 보호 대상이기도 하지만, 상업적으로는 Trade Dress 라는 이름으로 상표법의 보호를 받습니다.
이미 소개드린바 있는 USPTO의 TESS를 이용하면 상표로 등록된 화장품 용기 디자인을 검색해 볼 수 있는데요. 문자나 장식 문양 등을 제외한 순수한 용기 모양 만으로 한정하여도 무려 180개가 검색됩니다.
잘 살펴보면 눈에 익는 용기도 많이 발견할 수 있습니다.
헌데, 창조적인 표현에 초점을 맞추는 저작권과는 달리, 상표는 소비자가 제품의 출처를 구분할 수 있도록 하는데 그 목적이 있으므로, 소비자가 병의 외양을 보고 등록된 향수 용기와 같은 회사 제품으로 오인할 정도로 비슷하면 상표법 위반이 됩니다.
다시 말하면, 전체적인 분위기나 느낌만 비슷해도 문제가 될 수 있다는 것인데요. 마음 같아서는 생산자/공급자의 책임이라고 치부하고 눈을 돌리고 싶지만, 상표권 위반에 대해서는 리테일러도 책임이 있고, 아무래도 가장 쉽게 노출되는 마지막 유통 단계에 있다 보니 상표권 위반 소송이 시작되면 리테일이 1차적인 타겟이 되기 마련입니다.
일단 소송이 시작되거나 그 전에 경고장이라도 받게 되면 골치가 아플 뿐 아니라 상당한 금전적 손실을 면하기 어려운데요.
그렇다면 어떻게 상표권 문제를 예방할 수 있을까요?
리테일 입장에서는 상표 병의 모양도 법으로 보호되고 있다는 사실을 알아 두는 것 만으로도 큰 도움이 됩니다. 앞으로 기존에 판매했거나 판매 중인 제품의 모양과 비슷한 용기 디자인이 있으면 주의하셔야겠죠.
의심의 여지가 조금이라도 있다면 먼저 주변의 도움을 받으시면 좋겠습니다. 설령 직간접 경험을 통해 어느정도 지식을 가지고 계시다고 자신하시더라도, 주변에 다른 제품군이나 다른 상표와 관련된 경험을 하신 분들로부터 이야기를 들어보면 틀림 없이 도움이 됩니다. 주변 지인들이 어떻게 생각하는지 한번 들어보는 것, 분명히 밑지지 않는 장사입니다.
또한, 상표법 위반 소송에서도 최종적인 판단 기준은 소비자의 눈입니다. 실제 해당 상품을 소비하는 사람이 혼동을 할지 여부는 리테일에 방문하신 손님께 물어보면 가장 잘 알수 있겠죠? 손님들을 대상으로 간단한 설문을 해보는 것도 좋은 생각입니다. 객관적이고 공평하게 진행한 설문 기록을 잘 남겨두면 나중에 법정에서 유리한 증거로 활용될 수도 있으니 참고하시기 바랍니다.
그래도 마음이 놓이지 않으시면 꼭 전문가의 도움을 받으시기 바랍니다.
많은 로펌이나 비즈니스 컨설팅 펌 등이 이윤을 목적으로 하다보니, 전문가를 찾아가면 돈만 쓴다는 인식이 많은데요. 그래서 일이 커지기 전에 미리 찾아가는 경우가 드문게 사실입니다. 비용에 걸맞는 서비스를 제공하지 못하고 있는 공급자들이 반성해야 할 문제이지만, 결국 일이 커지면 어디 하소연 할 곳이 없는게 현실입니다.
문제가 발생하기 전 미리 예방적인 차원에서 전문가를 찾아 가시게 되면 가장 먼저 (1) 어떤 부분에서 (2) 어떤 식으로 도움을 줄 수 있고, (3) 비용은 어떻게 청구 되는지를 분명히 알아보고 본격적인 상담을 시작하셔서 “괜히 돈만 썼다”는 후회가 아니라 “돌다리도 한번 두들겨 보길 잘했다”는 결과를 얻으시기 바랍니다.
예를 들어, Glossier 의 인기 제품 중 하나인 “Milky Jelly Cleanser” 를 검색하기 위해 Basic Word Mark Search 에 Milky Jelly 라고 입력하면, 1건의 출원 기록이 나타납니다. 해당 기록이 선택된 상태에서 TSDR 버튼을 누르면 출원 및 심사 기록을 조회할 수 있고, Documents 탭의 Office Action 을 조회하면 Milky Jelly Cleanser 는 단순히 제품의 특징을 설명하고 있다는 사유로 등록이 거절됐음을 알 수 있습니다.
2. 용기나 포장이 특이할 경우 제품 포장 또한 상표가 될 수 있으므로, 유사 용기나 포장을 사용하는 것도 피하는 것이 좋습니다.
일반적으로 많이 쓰이는 용기는 상표로 보호받기 어려우므로, 주로 특이한 모양이나 색상 등에 유의하시면 됩니다. 제품 포장도 미특허청에 등록된 경우에는 마찬가지로 TESS에서 확인할 수 있습니다.
3. 자체 상표의 상표 출원을 통해 이후 문제가 발생할 지 여부를 점쳐볼 수 있습니다.
미특허청에 상표를 출원하게 되면, 기존의 상표권을 침해할 소지가 있거나 법적 문제를 야기할 수 있는 상표의 경우 등록 거절 통지를 받게 되죠. 이러한 거절통지문이 향후 문제의 소지를 알려주는 리트머스 시험지가 될 수 있습니다.
상표권자가 직접 서류를 제출하게 되면 온라인 상표 출원은 최소 $225 의 비용으로 가능합니다. 따라서, 상표 출원은 적은 비용으로 전문가(특허청 심사관)의 의견을 들어 볼 수 있는 좋은 기회가 될 수 있습니다.
참고로, 2019년 부터 미국에 주소를 가지고 있지 않은 법인이나 개인은 상표 출원 시 미국 변호사 선임이 의무화 되었습니다. (관련 포스트 링크)
독특한 이름이나 로고 등의 선출원 (현재 사용되지 않은 상표를 미리 출원) 의 경우, 최소 $200 정도의 비용으로 미국 변호사와 직접 대면/전화 상담, 서류 대행, 출원까지 가능할 수 있습니다. (단, 선출원의 경우 심사 완료 후 등록 전에 추가 비용이 발생합니다.)
상표등록 비용 평균: $710 정부수수료 및 기타 지출 포함 등록까지의 총 비용
Glossier (글로시에) 라는 화장품 브랜드를 디지털 브랜드의 예로 소개드린 바가 있는데요. 디지털 브랜드라는게 결국 온라인 비즈니스 모델인데, 대표적인 디지털 브랜드 글로시에에서 오프라인 팝업 스토어(임시 매장)를 개장하는 이유가 뭘까요?
