Transliteration of Non-Latin Characters and English Translation Required
한글 상표를 미국에 등록하려면 반드시 transliteration(음역)이 필요한데, 쉽게 생각하면 우리가 apple 을 ‘애플’로 음역하는 것을 반대로 하면 됩니다.
아무래도 한글/영어가 다 익숙해야 해서, 한국 거주 고객이 한국특허법인 > 미국 대리인을 통해 출원하는 경우나, 미국 거주 고객이 미국 로펌을 통해 제출하는 경우에 거절(Office Action)이 많이 발생합니다.
음역의 예
예를 들어, ‘맛의천국’을 음역하면 mot-eui-chun-gook 정도가 되겠죠. 사실 음역에는 정해진 규칙이 있지는 않습니다. 음역은 경쟁사가 이미 등록된 이름을 외국어(예: 나이키)로 음역해 등록하는 걸 방지하는 역할을 합니다.
눈속임하려는 의도든 아니든, ‘나이키’를 등록하면서 nigh-key 와 같은 음역을 제출할 수도 있겠죠. 하지만 이런 경우에도 심사관이 발음해 보면 유사성을 바로 알아챌 수 있기 때문에 문제가 되지 않습니다.
음역 기재 방법
상표출원 시에는 통상 음역과 함께 번역(translation)이 들어갑니다. ‘맛의천국’의 경우 아래와 같습니다.
The non-Latin characters in the mark transliterate to “mot-eui-chun-gook” and this means “the heaven of taste” in English.
영어의 음역이 상표인 경우
간혹 영어를 한글로 적은 상표도 있는데요. 예를 들어, ‘런투유’ 와 같은 상표라면 음역은 ‘run-too-yu’ 로 적고, 번역은 ‘run to you’ 로 적으면 무난합니다.
한국어의 영문 음역이 상표인 경우
오두막을 영어로 옮겨 ‘odumak’ 이라는 상표를 등록하고 싶다면, 음역은 따로 필요가 없겠죠. 이 경우, 번역으로 ‘hut’ 정도를 포함하면 됩니다.
번역이 애매한 경우
간혹 애매한 경우도 발생하는데, 예를 들어 ‘설매’라는 화장품 브랜드는 사람에 따라서 눈과 매화라는 뜻으로 해석할 수도 있지만 아닐 수도 있죠.
이때는 향후 마케팅적으로 눈과 매화의 뜻을 포함할지에 따라서 번역을 추가할 수도 아닐 수도 있습니다. 다만, 예를 들어 ‘설매’ 로고에 매화 이미지가 포함되어 있다면 번역은 당연히 포함해야겠죠.
번역이 필요할 경우, ‘snow plum flower’ 정도의 번역을 포함하면 무난하고, 향후 제3자가 Snowy Plum Blossom’ 과 같은 상표를 등록하지 못하게 하는 효과가 있습니다.
반대로, 이미 유사한 이름 snowy plum 등 이 화장품으로 등록되어 있다면, 오히려 유사성을 근거로 등록이 거절되는 문제가 발생할 수 있겠죠.
영문으로 음역하기
만약 유사한 이름과의 마찰이 우려된다면, 선제적으로 Sulmé 정도로 음역해서 상표 등록을 진행할 수 있습니다.
이때 한국어에 능통한 사람이라도 Sulmé 라는 이름을 눈과 매화라는 뜻으로 해석하기는 어렵죠. 따라서, 출원 시 번역을 포함할 필요가 없고, 경우에 따라 혹은 심사관의 요청에 따라 “The wording “Sulmé” has no meaning in a foreign language.” 라는 문구를 추가하면 됩니다.
맺음말
한글을 등록하려면 문구 자체에 대한 권리를 주장할 수 없고, 무조건 글자체 및 기타 디자인 요소를 포함해 등록하게 됩니다. 그럼에도 불구하고, 한글의 아름다움과 한국 브랜드 정체성을 유지하기 위해 한글 상표의 미국 등록은 늘어나고 있습니다. 적절한 transliteration(음역)과 translation(번역)으로 무탈한 심사통과 뿐 아니라 유사 상표로부터의 보호까지 꼭 챙기시기 바랍니다.
Office Action (여기서는 특허 등록에 대한 거절 통지를 말합니다) 없이 한번에 특허가 등록되는 경우는 사실 드물죠. 사실 거절 없이 단번에 등록되면 특허의 권리 범위를 결정하는 Claims (청구항) 을 너무 좁게 작성하지는 않았는지 의문이 들기 마련입니다.
보통 특허 출원 시, 청구항의 범위를 최대한 넓게 잡으려고 노력합니다.
청구항의 범위가 곧 특허권리의 범위를 규정하고, 특허권리의 범위가 좁으면 이후에 특허권을 행사할 때 어려움이 따르기 때문이죠.
한 예를 통해 살펴 보겠습니다.
청구항을 읽을 때 도면이 큰 도움이 됩니다.
[an excerpt from US8143982B1, bold added]
1. An accessory unit, comprising:
a hinge span, the hinge span including a first magnetic element suitable for magnetic attachment to a host unit having a display; and
a flap portion pivotally connected to the hinge span, the flap portion comprising:
a plurality of segments all but one of which are substantially the same size and wherein one segment is wider than the other segments, wherein each segment includes a pocket that is about the same size as the corresponding segment,
a rigid insert incorporated into each pocket, the rigid insert providing support for the associated segment, and
a folding region between each of the segments arranged to allow the plurality of segments to fold with respect to each other, wherein a first segment is located at a first end of the flap at the hinge span and includes a magnetically attractable element and wherein a second segment is located at a second end of the flap opposite the first end and includes a plurality of magnets, wherein in a first folded configuration the flap portion forms a triangular structure when the first and second segments are folded one atop the other such that at least one of the magnets in the second segment magnetically attract the magnetically attractable element in the first segment, wherein the first and second segments that are folded one atop the other and magnetically attached to each other form one side of the triangular structure that is about equal in width to a second side of the triangular structure each of which is narrower than a third side of the triangular structure.
[end of claim 1]
청구항 읽는 법
위에 제가 굵은 글씨로 표시한 부분이 5군데 있죠. 이 중 첫번째 2개가 주 구성요소, 다음의 3개는 두번째 주 구성요소의 세부 구성요소라고 보시면 됩니다.
영문법에 익숙하지 않으시면 조금 구분이 어려울 수도 있지만, 자세히 살펴보시면
발명품 comprising:
주 구성요소 1; and
주 구성요소 2 comprising:
세부 구성요소 1,
세부 구성요소 2, and
세부 구성요소 3.
으로 되어 있음을 알 수 있습니다. (쉼표와 세미콜른, “and ” 등에 유의하여 보시면 됩니다.)
참고로, 애플 사의 아이패드 용 스마트커버 에 대한 특허 입니다.
자세히 살펴 볼까요?
첫번째 주 구성요소인 A hinge span 은 세부적으로는 화면이 있는 본체에 자성으로 부착하기 위한 자성 요소를 포함한다고 되어 있죠. 여기서 “~하기 위한” 이라는 뜻으로 “means for”라는 말을 사용했는데, 이건 특허법에서는 자주 쓰는 표현이고, 청구항보다 앞 쪽에 위치하는 발명에 대한 상세설명에 포함된 모든 수단과 방법을 망라하기 위해 쓰는 표현이라고 생각하시면 됩니다.
여기서 왜 쉽게 태블릿 PC이나 심지어 iPad 라고 하지 않고, “화면이 있는 본체”라고 했을까요? 왜 자석이라고 하지 않고 “자성 요소”라고 했을 까요? 만약 iPad라고 했다면, 갤럭시 탭에 부착하기 위한 자성 요소는 청구항의 범위에 포함이 되지 않기 때문입니다.
그렇다면 아예 “자성”도 빼버리고 “본체에 부착하기 위한 요소” 라고 하면 어떨까요? 심사 기록을 살펴보지 않아서 모르겠지만, 어쩌면 최초 출원 시에는 그렇게 청구항을 썼을 지도 모릅니다. 그리고 Office Action 을 통해서 보정을 했을 수 있겠죠.
다음으로 두번째 주 구성요소인 flap portion 에 대해 살펴보겠습니다.
이 부분은 세부 구성요소를 포함 아주 길게 청구되어 있는데요. 세부 구성요소를 하나씩 잘 분석해 보면 결국 접어서 스탠드로 만들 수 있도록 하기 위한 장치임을 알 수 있습니다.
헌데 접어서 스탠드가 되는 커버는 애플의 발명이 아닙니다. 이미 Incase Designs Corp. (“인케이스”) 사 에서 출원한 발명인데요. 그렇다면 인케이스 사의 특허도 살펴봐야겠죠?
1. A cover for an electronic device comprising:
a rectangular front cover comprising first, second, and third panels between a first edge and second edge of the front cover, wherein the first panel is closer to the second edge than the second and third panels, the second panel is between the first and third panels, and the third panel is adjacent the second panel,
between the first and second panels is a first hinge, and
between the second and third panels is a second hinge;
a back cover, coupled to the front cover, which will retain the electronic device in the case; and
[여기가 1번 청구항의 끝은 아니지만 여기까지만 살펴 보겠습니다.]
참고로, 청구항은 한 특허 출원서에 2개 이상 존재할 수 있는데 통상 첫번째 청구항이 가장 대표적이고 포괄적이기 때문에 여기서는 1번 청구항만 살펴보고 있습니다.
꼭 자세히 살펴보지 않아도 여러 조각으로 나누어져 있고 접을 수 있다는 점이 이미 인케이스 사의 특허에 설명되어 있음을 알 수 있습니다. 그렇다면 애플 사에서 기존 제품보다 “진보”한 점을 꼽으로면 “자성” 을 빼놓을 수 없습니다.애플의 청구항에 “자성”이 등장한 이유가 여기 있네요.
물론, 그게 끝은 아닙니다.
예를 들어, 인케이스 사의 청구항에는 back cover 라는 주 구성요소가 존재합니다. 사실 인케이스 사는 front cover 와 back cover 두가지를 최상위의 구성요소로 발명을 묘사하고 있죠.
아까 애플 사의 스마트 커버에는 back cover가 없었음을 기억하시나요? 사실 용어가 달라서 헷갈리실 수 도 있지만 애플 사의 flap portion 은 인케이스 의 front cover 에 해당합니다.
인케이스에서 back cover가 없는 디자인이 가능했음을 알았다면, back cover 를 굳이 청구항에 쓰지 않았겠죠. 그랬다면 애플이 “진보”한 점은 겨우 자성을 이용했다는 점 밖에 남지 않습니다. 그랬다면 자성을 추가한 것이 특허를 받을만큼 진보한 것인지가 이슈가 됬겠죠.
이와 같이 청구항에 구성요소가 늘어나면 늘어날 수록 권리 범위는 좁아지게 됩니다. 일례로, 특허권 행사를 위한 수단인 특허 소송에서 피고의 특허 침해 행위를 증명하려면, 피고의 제품에 청구항의 모든 요소가 포함되어 있다는 것을 증명해야 합니다.
특허 출원 후 Office Action 을 받으셨다면,
obviousness (35 U.S.C. 103) 에 근거한 거절 사유가 포함되어 있을 가능성이 매우 큽니다. 가장 일반적인 거절 사유이기도 하고, 위에서 설명하고 있는 기본적인 청구항에 이해 없이는 극복하기 어려운 거절사유 이기도 합니다.
위의 내용에 대한 이해를 토대로 심사관에게 어떤 설명을 더 하고, 어떻게 청구항을 바꾸어 쓰면 거절 사유를 극복할 수 있을지 생각해 보시면 좋겠습니다.
상표권 출원 후 상표권 관련 문제 혹은 행정상에 문제가 있을 경우, 특허청에서 의견 제출 통지서(Office Action 혹은 “OA”)를 발급 합니다.
하나의 상표 등록 절차에서 OA가 여러차례 발생할 수도 있고, 반대로 OA 없이 바로 등록되는 경우도 많죠.
때로는 간단한 정보의 추가 기입이나 변경으로 해결되는 경우도 있으므로, 심사관이 출원자의 동의를 받거나 임의로 수정하기도 합니다.
하지만 보통의 경우에는 심사관이 보기에 상표 등록이 부적절하다고 판단할 때 의견 제출을 요구하므로 이에 대한 반론이 필요합니다. 이때 추가되는 의견은 상표 출원 기록의 일부가 되므로 상표권의 효력이나 범위에 영향을 줄 수 있고, 따라서 권리의 범위를 불필요하게 축소시키거나 제한하지 않도록 주의가 필요합니다.
먼저, 왜 의견 제출 통지서가 발급되었는지 이유를 정확히 파악하고, 그러한 모든 이유에 대해 의견을 제출하셔야 합니다. OA 및 해당 출원자의 의견은 모두 공공기록이므로 비슷한 상표에 대해 비슷한 이유로 발급된 OA를 찾아 살펴보면 도움이 될 수 있습니다. 이러한 기록은 특허청의 TSDR (Trademark Status & Document Retrieval) 을 통해 무료로 검색 및 열람하실 수 있습니다.
과연 OA를 진행해야 할지, 출원을 포기하는 게 나을지 고민하는 단계부터 전문가의 도움이 필요합니다. 무료 상담을 통해 진행 타당성부터 확인하시고 비용에 대한 견적도 받아 보시기 바랍니다.
