상표 등록 시 생소하게 느끼실 수 있는 부분이 바로 사용증명 관련 절차 (Allegation of Use 혹은 Statement of Use) 입니다.

사용증명은 미국 상표법은 “사용주의” 를 따르고 있기 때문에 필요합니다.

사용주의란?

미국 상표 등록은 이미 “사용”하고 있는 상표를 등록하는 등기의 개념에 가까워서

• 상표를 사용하면 자동으로 상표권이 발생합니다.
• 등록을 하면 하기의 추가적인 보호장치가 발생합니다.
  • 보호 범위를 미국 전역으로 확장,
  • 유사 상표 등록 방지,
  • 침해 고발 및 소송 시 용이

즉, 등록으로 상표권이 발생하는 한국의 상표법(“등록주의”)과 다릅니다.

상표의 사용이란?

그렇다면 어떻게 하면 상표를 “사용”하는지가 중요하겠죠. 미국 상표법에서 정의하는 “사용”은 제품인지 용역(서비스)인지에 따라 조금 차이가 있습니다.

• 제품의 경우,
  • 상표를 제품이나 포장에 인쇄 또는 태그나 디스플레이 등에 표기한 상태에서
  • “판매”가 이루어지면 사용했다고 봅니다.
• 용역의 경우,
  • 상표를 광고나 판촉물, 비즈니스 카드, 브로셔 등에 표기한 상태에서
  • 용역을 “제안”하는 것 만으로 사용했다고 봅니다.

이 때 “판매”는 당연히 값을 치루고 물건을 넘겨줘야 완성되지만, “제안”은 용역을 제공할 모든 준비가 되어 있으면 됩니다.

여기에 더해, 미특허청에서는 Use in Commerce 와 Use in Anywhere 를 구분합니다.

• Use in Commerce (연방 사용)
  • 주 경계(혹은 국경)를 넘어가는 판매/제안을 의미합니다.
  • 쉽게는 타주에 판매가 이루어질 경우를 생각할 수 있지만,
  • 통상 중국 등에서 상표를 부착한 완제품 상태에서 미국으로 수입되는 경우가 많기 때문에, 실제로 소비자에게 판매가 이루어지기 전에 “사용”이 이루어지는 경우가 많습니다.
  • 또한, 용역의 경우 타주에서 온라인(웹사이트 등)을 통해 해당 용역을 구입할 수 있는 상태가 되면 “연방 사용”이 이루어졌다고 볼 수 있습니다.
• Use Anywhere (일반 사용)
  • “연방 사용”은 만족하지 않지만, “사용”은 만족하는 경우를 말합니다.
  • 당연히 연방 사용보다 이른 날짜가 되어야 하지만, 동일한 날짜일 수도 있습니다.

사용증거(specimen)의 제출

사용주의에 따라 모든 상표는 이미 사용하고 있다는 증명을 해야 등록 됩니다.

사용증명은 크게 2가지로 구성됩니다.

1. 상표의 사용 행태
   • 제품의 경우, 흔히 상표가 잘 보이도록 사진을 촬영해 제출하면 쉽습니다.
     • 항상 제품(혹은 패키지) 전체를 찍어야 하고, 제품이 포장된 상태에서 촬영해도 무관합니다.
     • 사진은 디지털 보정 없이 제출합니다. 흔히 배경을 없애는 경우가 많은데, 티가 나는 보정 시에는 상표등록 거절 사유가 됩니다.
   • 용역의 경우, 광고나 판촉물, 비즈니스 카드, 브로셔 등의 사본이나 웹사이트의 스크린샷을 제출하게 됩니다.
     • 웹사이트의 경우, 어떠한 용역인지(서비스의 종류 등)와 주문하는 방법(전화번호, 사무실 위치 등)이 같은 화면에 있어야 합니다.
2. 상표의 사용 시기
   • 따로 증빙은 필요없고 날짜만 제출하면 됩니다.
   • 다만, 이후에 증빙이 필요할 수 있으므로 통관서류, 카드 결제 영수증, 인보이스 등으로 증명이 가능한 가장 이른 날짜를 제출해야 합니다.

Specimen에 대한 더 자세한 내용은 Specimen (or AOU after ITU; 사용증명) 이 뭔가요? – IPfever 에서 알아보세요.

사용증거의 제출 시기

1. 출원 시

일반적으로 사용증명은 출원과 동시에 이루어집니다. 즉, 상표 등록을 신청(출원)할 때 사용증거가 함께 제출됩니다.

“사용주의”에 따르면 당연한 수순이지만, 큰 제약이기도 합니다.

예를 들어, 2개의 회사가 서로 모르는 사이에 동시에 하나의 이름을 선택해 제품개발 부터 브랜딩 및 마케팅까지 많은 투자를 한다면, 둘 중 하나는 불과 몇일 차이로 그 이름을 포기해야 하는 상황이 발생할 수 있습니다.

2. 심사 후

위에서 열거한 사회적 손실을 예방하기 위해, 아직 사용을 하지 않은 상표에 대해 선출원 하는 제도가 있습니다.

이 경우, 사용증거는 모든 심사가 종료된 후 약 한달간의 의무 공시기간까지 종료된 후 Notice of Allowance 를 받으면 제출하게 됩니다.

심사 후 사용증명 제출 방법

먼저, 온라인 사용증거 제출 양식으로 이동: Statement of Use/Amendment to Allege Use for Intent-to-Use Application

USPTO 로그인 후, 첫 페이지에서 상표 출원 시 발급받은 US Serial No. (출원번호)를 아래 표기된 빨간색 원안에 기입하고, Continue 를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.

이번 페이지에서는 사용증명을 진행코자 하는 상표정보가 나타납니다. 특별한 경우, 예를 들어, 사용증명 기한이 얼마남지 않았거나, 출원 시 대리인(변호사)이 있었던지 등 특이사항이 있는 경우가 아니면 바로 Continue 누르시면 됩니다.

다음 페이지에는 상표권 소유자의 정보가 나타납니다. 여기도 주소 변경 등 특이사항이 없으면 바로 다음 페이지로 이동(Continue)하셔도 좋습니다.

이번 페이지에서 본격적으로 specimen 사용증빙 내지는 사용증거를 업로드하게 됩니다.

A. 위의 스크린샷과 같이, 상단에는 이미 제출한 상품에 대한 정보가 미리 기입되어 나타납니다. 상품에 대한 정보를 변경할 경우가 아니면 손대지 않으시면 됩니다.

B. 빨간 원안의 버튼을 누르면 제품사진 (혹은 웹사이트 스크린샷 등)을 업로드 할 수 있습니다. 버튼을 눌러 아래와 같은 메뉴가 나오면 Choose File 에서 컴퓨터에 저장된 이미지 파일 (JPG 나 PDF) 를 불러내, Attach 를 눌러 업로드하고, Return to Form 으로 이전 페이지로 돌아갑니다. 웹브라우저의 “뒤로가기” 기능을 사용하시면 안됩니다.

C. 업로드 완료 후 이전 페이지로 돌아오면

위와 같이 사진 1개가 첨부되었다고 표시가 나오는 지 확인하세요.

D. 그 다음에는 아래에 노란색 원으로 표시된 부분에 어떤 사용증빙인지 설명을 기입하면 됩니다. 아래의 예에서 보면 상세제품(서비스)명이 On-line retail store services featuring women’s underwear 입니다. 이 경우 아무래도 여성속옷 온라인 스토어의 스크린샷을 제출하는 것이 가장 간단하겠죠. 웹사이트의 스크린샷을 업로드 후, 노란원으로 표시된 설명란에는 a screenshot image of a webpage offering online retail store services featuring women’s underwear 와 같이 적으시면 됩니다.

E. 단, 웹페이지 스크린샷을 제출할 경우에는 녹색 원으로 표시된 부분에 링크주소와 스크린샷을 저장한 날짜를 반드시 기입하셔야 합니다.

F. 마지막으로 가장 아래 파란색 원으로 표시된 부분에는 위에서 설명한 연방 사용과 일반 사용에 해당하는 날짜를 적으시면 됩니다.

다음은 아래와 같이 보충서류가 있으면 제출하는 페이지이므로, 특사항이 없으면 Continue 눌러서 다음 페이지로 이동하시면 됩니다.

다음은 아래와 같이 연락처 정보를 적는 페이지입니다.

이제 거의 다 왔습니다. 관납료 안내 페이지입니다.

국제분류 당 $100 이 부과됩니다. 참고로, 하나의 출원번호에 국제분류가 여럿일 경우 아래 이미지와 같은 페이지에 여러 국제분류가 다 같이 나타납니다. 따라서, 하나의 페이지에서 위의 A 부터 F 까지의 절차를 국제분류 수 만큼 반복하시면 됩니다.

드디어 마지막 서명페이지입니다.

상단의 체크박스는 당연히 모드 체크해야 하고, 나머지 서명은 TEAS Plus 와 동일하므로 TEAS 화면 6: 서명 참고하시면 되겠습니다.

서명 후 Validate 누르시면, 제출하게 될 작성내역을 검토하는 페이지가 나오고, 환불 정책에 동의하는 체크박스만 체크하시고 결제로 진행하실 수 있습니다. 따로 설명은 필요 없으리라 믿습니다.

심사 후 사용증명 기한을 연장하려면?

최초 6개월이라는 기간안에 사용증거를 제출하게 되어 있지만, 지속적으로 제품개발이나 마케팅 등 해당 상표를 사용할 의지를 표현하는 행위를 하고 있는 한 6개월씩 총 5번 연장이 가능합니다.

• 온라인 사용증명 기한연장 양식: Request for Extension of Time to File a Statement of Use – 비교적 간단한 양식이고, 많은 분들이 이용하시지 않을 듯 해, step-by-step 설명은 생략합니다. 특히, 첫번째 연장시에는 내용 확인 후, 서명하고 제출하면 되는 매우 간단한 서류 입니다.

궁극적으로는 사용증명에 3년이라는 기한이 주어진다고 보면 됩니다.

직접 제출하실 때 주의점

기본적으로 증명서류를 제출하는 단계이니 만큼, 간단해 보이지만 부적절함을 사유로 거절이 될 수 있으므로 주의가 필요합니다.

• 출원시 제출한 상표 이미지가 상표증빙(specimen)에 나타난 상표와 정확하게 일치해야 합니다.
  • 예를 들어, 상표를 옷감에 자수(embroidery)로 표현하는 경우, 출원서에 포함시킨 상표이미지와 제품에 수놓아진 상표 사이에 차이가 발생할 수 있습니다. 이 차이가 식별 가능할 정도로 커지면 상표등록이 거절됩니다.
• 선출원 시, 사용증명 제출 시 $100 의 관납료(정부수수료)가 추가로 발생합니다. 일반 출원 시에는 출원수수료 $250만 내면 사용증명까지 심사해 주기 때문에 조금 손해라고 생각할 수 있지만, 시장 출시 전에 미리 상표를 맡아둔다는 선출원의 이점을 생각하면 큰 손해는 아닙니다.
• 사용증명 기한을 연장하려면 매번 $125 의 관납료가 추가로 발생합니다. 매 6개월마다 연장하지 않으면 이후 출원부터 다시 시작해야 하므로 잊지 않는 것이 중요합니다. 기한이 지나 출원이 취소되면, 우선권 날짜도 사라지므로 재출원 후 심사를 받았을 때 다시 심사를 통과한다는 보장이 없습니다.