Author: Young Jeon, Esq.

  • Have It Filed

    최저가로 등록까지!

    변호사가 출원 서류 작성


    출원 대리 비용

    $275
    (국제분류 당1, 관납료 제외한 비용)
    100%미국 변호사가 직접 진행 Yes!
    GuaranteedUSPTO 출원 요건 만족 Yes
    Unlimited전화 혹은 이메일 업데이트 Yes!
    No!상표에 대한 검토 없이 진행2
    No!사업계획에 대한 검토 없이 진행3

    절차 안내
    TimeEvent
    Day 1경쟁업체의 상표를 검색 (아래 검색가이드 참고)
    Day 2상표출원 의뢰서 작성
    Day 3-4변호사의 추가 정보 요청에 회신
    Day 6-7비용 결제 후 출원접수증(U.S. Serial No.) 수령
    Week 2-40심사진행
    무료 진행상황 업데이트 & 절차 안내
    Week 52상표등록
    이해를 돕기 위한 예시입니다. 실제 걸리는 시간은 다를 수 있습니다.
    총 예상비용: $625 (하나의 국제분류에 하나의 상표 등록)

    $275 (변호사 비용)
    + 관납료 $350 (출원 시 정부 수수료)


    1. 국제분류는 미국과 한국을 비롯 여러나라가 공통적으로 사용하는 상표 분류체계로 모든 상품을 총 45개의 류로 분류합니다. 통상 하나의 브랜드가 취급하는 품목들은 하나의 국제분류에 속하는 경우가 많지만, 예를 들어 패션 브랜드의 경우, 제18류의 가죽제품과 제25류의 의류를 모두 포함할 수 있습니다. 스타트업 단계에서는 주력 상품군이 속하는 하나의 국제분류에 등록하는 것이 효율적입니다. ↩︎
    2. 상표의 등록 가능성이나 앞으로 문제 없이 잘 사용할 수 있을지 등 상표에 대한 법률적 검토를 생략합니다. 매우 중요한 법률적 검토이지만, 이미 오랜 기간 사용한 상표나, 해외에서 등록된 상표 등 경우에 따라 꼭 필요하지 않을 수 있습니다. ↩︎
    3. 등록이 된다고 다 똑같은 상표는 아닙니다. 등록 후에도 유사상표를 예방하고 근절하기에 좋은 상표가 있고, 아닌 상표도 있습니다. 장기적으로 매우 비용효율적인 법률적 검토이지만, 상표를 변경할 계획이 없는 경우에는 굳이 필요가 없습니다. ↩︎
  • No Commitment

    약정 부담 없이

    단계 별로 나누어 비용 결제


    등록까지 총

    $750
    (국제분류 당1, 관납료 제외한 비용)
    100%미국 변호사가 직접 진행 Yes!
    GuaranteedUSPTO 출원 요건 만족 Yes
    20 minute전화 혹은 이메일 상담2
    Limited등록할 상표 확정에 최대 2주까지3

    절차 안내
    TimeEventFees
    Week 1상담 예약$100
    Week 2담당 변호사와 전화상담
    Week 32주 내에 등록할 상표 결정$250
    Week 4상표 출원
    심사진행$200
    Week 52사용증명 제출
    Week 64등록$200
    이해를 돕기 위한 예시입니다. 실제 걸리는 시간은 다를 수 있습니다.
    총 예상비용: $1,250 (하나의 국제분류에 하나의 상표 등록)

    $100 (전화상담 예약 시 결제)
    + $250 (2주내 상표 확정 후 결제) + 관납료 $350 (출원 시 정부 수수료)
    + $200 (상표가 심사 통과 후 결제) + 관납료 $150 (사용증명 시 정부 수수료)
    + $200 (등록증 발급 후 결제)


    1. 국제분류는 미국과 한국을 비롯 여러나라가 공통적으로 사용하는 상표 분류체계로 모든 상품을 총 45개의 류로 분류합니다. 통상 하나의 브랜드가 취급하는 품목들은 하나의 국제분류에 속하는 경우가 많지만, 예를 들어 패션 브랜드의 경우, 제18류의 가죽제품과 제25류의 의류를 모두 포함할 수 있습니다. 스타트업 단계에서는 주력 상품군이 속하는 하나의 국제분류에 등록하는 것이 효율적입니다. ↩︎
    2. 매 결제 별로 최대 20분 까지 변호사와의 상담 시간이 주어지고, 이 20분은 보통 3-5회의 이메일 문답 혹은 2-3번의 짧은 전화통화에 해당합니다. No Commitment 서비스는 이와 같이 (1) 최초 전화상담, (2) 2주간의 상표 결정 시간, (3) 미특허청의 심사기간, (4) 심사 후 절차로 나누어져 있습니다. 각 단계 별로, 최대 20분에 해당하는 법률적 조언, 의견, 기타 상담을 제공하며, 여기에는 현재 진행상황에 대한 보고가 포함됩니다. 단, 이러한 시간 제약은 상표 진행을 위해 꼭 필요한 업무에는 적용되지 않습니다. 즉, 출원서류를 준비하는 등의 필수적인 업무는 시간제약 없이 제공되며, 단지 의뢰인의 불합리한 요구(예: 단순히 마음이 바뀌었다는 핑계로 전혀 다른 수십개의 상표에 대한 검색을 요구)를 미연에 방지하기 위함입니다. ↩︎
    3. 최초 전화 상담 후 2주 안에 등록할 상표를 결정해 주셔야 합니다. 저희 변호사는 결정을 돕기 위한 유용한 정보와 적절한 조언을 드리지만, 결국 결정은 의뢰인이 내리셔야 합니다. 이 결정은 설령 부득이한 사정으로 최초 전화 상담에 참석을 하지 못하셨더라도, 반드시 기간안으로 내리셔서 변호사에게 연락 주셔야 합니다. ↩︎
  • 상표, 등록만 안되어 있으면 써도 괜찮다?

    상표, 등록만 안되어 있으면 써도 괜찮다?

    많은 분들이 하시는 실수입니다.

    어디선가 본 상표, 있을 법한 상표이지만 미국 상표 등록부만 검색해 보고, 아직 등록이 안되어 있으니 내가 먼저 등록하면 되겠다는 생각으로 상표출원을 하는 경우가 있습니다.

    실제로 상표 심사관들은 미국 상표 등록부를 기준으로 심사를 진행합니다. 따라서, 등록이 안된 상표는 심사 시 고려가 되지 않는 경우가 많습니다. 하지만, 심사에 고려 안된 상표가 법적으로는 우선권을 가질 수 있습니다.

    문제는 그 후에 발생합니다.

    심사통과 후 공시기간에 발생하는 문제

    심사를 무사히 통과하더라도 모든 상표는 30일간의 공시기간을 거쳐야 합니다. 곧 등록될 예정인 상표의 목록을 공개하고, 만약 등록에 반대하는 사람이 있으면 30일 안으로 이의를 제기할 수 있도록 하는 절차입니다.

    어느정도 규모가 있는 브랜드/업체는 상표 공시를 항상 모니터링 하고 있습니다. 꼭 등록된 상표와 일치하거나 혼동을 줄 정도로 유사하지 않더라도 자신의 브랜드 이미지를 희석하거나, 나쁘게 만들 수 있는 상표의 등록을 방지하기 위함이죠.

    예를 들어, PATAGONIA 와 같은 브랜드에서는 신생 아웃도어 브랜드가 -ONIA 로 끝나는 이름을 쓰기를 원치 않습니다. 실제로 CAMPONIA 라는 브랜드가 심사를 무사히 통과한 후, PATAGONIA 의 이의제기 때문에 등록이 무산된 사례가 있습니다.

    등록 후 분쟁 및 소송

    물론 30일만 잘 지나가면 무사히 등록이 될 수 있습니다.

    하지만, 등록 후에도 5년차에 불가쟁력을 획득하기 전까지는 기존 브랜드에서 상표등록의 적법성에 문제를 제기할 수 있습니다. 최악의 경우에는 상표권 무효소송에 휘말릴 수 있죠.

    이렇게 등록 후 잘 키워나가던 브랜드에 대해 기존 브랜드에서 그제야 문제를 제기할 경우, 아무래도 피차 큰 손해가 발생합니다.

    문제를 예방하기 위한 방법

    사실 당장 마켓플레이스에 상표를 등록하기 위해 상표등록을 진행하시는 분들은 이런 문제를 간과하기 쉽습니다.

    하지만 ‘급할 때일 수록 돌아가라’는 말이 있죠. 상표 등록 시에는 등록가능성만 고려할 것이 아니라, 이후 다른 브랜드와의 마찰 없이 사용할 수 있을 지도 꼭 생각해보세요.

    추가로 이후 모방 상표를 효과적으로 예방할 수 있는지도 꼭 따져보시면 좋겠습니다.

  • All you need to know – No Commitment

    Get expert help

    With No Commitment


    Pay as you go

    $750
    (per international class1, excluding gov. fees)
    100%US-licensed attorney files your application. Yes!
    GuaranteedTo meet all requirements of the USPTO. Yes
    20 minutePhone or email consultation2
    LimitedMust resolve your mark within two weeks.3
    No!No refund for payments already made.

    What to expect
    TimelineEventFees
    Week 1Schedule a meeting$100
    Week 2Phone consultation
    Week 32-Week period ends$250
    Week 4Application filed
    Approved$200
    Week 52Allegation of use filed
    Week 64Registration$200
    For illustration purpose only. Actual timeline varies.
    Estimated total: $1,250 (to register a mark in an international class)

    $100 (availability retainer to book an appointment)
    + $250 (due at the conclusion of 2-week consultation period)
    + government fees of $350 (application fee)
    + $200 (only if your trademark registration is allowed)
    + government fees of $150 (allegation of use fee)
    + $200 (when your trademark is registered)


    1. International class refers to NICE Classification, which is an international classification of goods and services adopted and used by the USPTO. There are 45 classes in total. Most brands need to be registered in only one class, but fashion brands, for example, often carry “leather goods” (Class 18) in addition to “clothing” (Class 25). Nonetheless, for startups, we often recommend choosing a single class that covers your flagship products for trademark registration purpose.  ↩︎
    2. For each payment due, you will be guaranteed up to 20 minutes of attorney’s time reserved for you. It typically translates to 3-5 email inquiries or 2-3 quick phone calls. More specifically, the No Commitment service is divided into four stages which is followed by a payment: (1) mandatory 20-min phone consultation, (2) 2-week period to resolve a mark, (3) USPTO examination, and (4) post-allowance filings. In each stage, you will be promised to have your attorney available for up to 20 minutes to provide legal advice, opinion, and other consultation including up-to-date status report of your case. The time limit does not apply to attorney’s engaging in necessary work to move your case forward. It rather protects our fee structure by preventing few clients take up too much of attorneys’ time with unreasonable demands, such as a request to clearance search dozens of very distinct and unique trademarks in disguise of changing minds. ↩︎
    3. You’ll be given two weeks after the initial phone consultation to make a firm decision on what to register. IPfever attorneys can assist you in the process, but the decision is yours to make. You must communicate the decision at the end of the two-week period even if you missed the phone meeting. ↩︎
  • All you need to know – Money Back Guarantee

    If not registered,
    we refund 100% of Service Fee.


    Service Fee

    $800
    (per international class1, excluding gov. fees)
    100%Refund if not registered.2 Yes!
    GuaranteedTo meet all USPTO requirements. Yes
    UnlimitedPhone & email consultation Yes!
    LimitedAvailable for active U.S. business only.3
    No!Government fees are non-refundable.

    What to expect
    DAY 1Fill out the Pre-Screen form.
    DAY 2-4Receive a payment link via email. Make payment online.
    DAY 5-7Receive Service Report and pay government fees.
    DAY 8-9Receive your US Serial No.
    WEEK 2-40USPTO examination
    (Office Action, Publication, Opposition, Appeal)
    WEEK 52Certificate of Registration
    For illustration purpose only. Actual timeline varies.
    Estimated total (including gov. fees): $1,150 (to register a mark in an international class)

    $800
    + $350 (USPTO application fee, non-refundable)


    1. International class refers to NICE Classification, which is an international classification of goods and services adopted and used by the USPTO. There are 45 classes in total. Most brands need to be registered in only one class, but fashion brands, for example, often carry “leather goods” (Class 18) in addition to “clothing” (Class 25). Nonetheless, for startups, we often recommend choosing a single class that covers your flagship products for trademark registration purpose. ↩︎
    2. You’ll get a full refund of the Service Fee if the USPTO’s trademark examiner issues a final action refusing registration of your trademark. Even before that, if your attorney concludes that your trademark can’t be registered, you will get the refund. Please note, government fees are not refundable. ↩︎
    3. You must have a physical presence in the U.S. with products or services currently advertised or sold in the U.S. ↩︎
  • All you need to know – Have It Filed

    Simply Have It Filed

    Because you know better than anyone

    when it comes to your product.


    You pay

    $275
    (per international class1, excluding gov. fees)
    100%US-licensed attorney files your application. Yes!
    GuaranteedTo meet all requirements of the USPTO. Yes
    UnlimitedPhone & email consultation Yes!
    No!Attorney won’t review your branding choices.
    No!Attorney won’t review your business plan.

    What to expect
    Day 1Search for your competitors’ trademark registrations (See “How to search USPTO trademark database” below).
    Day 2Fill out the Service Request Form.
    DAY 3-4Provide information requested by an attorney and have your question answered.
    DAY 6-7Make payment online and receive an official receipt of application by USPTO (including US Serial No).
    WEEK 2-40USPTO examination
    Free update and friendly advice on Office Action, Publication, Opposition, Appeal, and so on.
    WEEK 52Get your Certificate of Registration
    For illustration purpose only. Actual timeline varies.
    Estimated total: $625 (to register a mark in an international class)

    Up to $275 (depends on the service actually rendered)
    + $350 (USPTO application fee, non-refundable)


    1. International class refers to NICE Classification, which is an international classification of goods and services adopted and used by the USPTO. There are 45 classes in total. Most brands need to be registered in only one class, but fashion brands, for example, often carry “leather goods” (Class 18) in addition to “clothing” (Class 25). Nonetheless, for startups, we often recommend choosing a single class that covers your flagship products for trademark registration purpose. ↩︎
  • How to DIY: USPTO trademark registration

    How to DIY: USPTO trademark registration

    The United States Patent and Trademark Office, the government agency responsible for trademark registrations, provides up-to-date, comprehensive guides and toolkits:

    It’s important to note that the USPTO is a SELF-FUNDED AGENCY.

    This means they are incentivized to make every effort to help you through the application process. Well, it’s in their self-interest because they charge a flat fee for examining your application; poorly prepared applications cost them more time and resource.

    Please do not ignore what they say “basics”. They are basics in the sense that you MUST KNOW THEM before applying for registration. It’s your first step toward legally securing one of your most valuable assets, your brands.

  • 테무(TEMU) – 상표/저작권 침해 신고

    테무의 경우 워낙 저가에, 타겟 소비자층(가격대, 지역이나 나이 등)이 다르다는 이유로 방관하는 경우가 많습니다.

    헌데, 테무에서 판매되는 모조품이나 가짜 상품은 결국 아마존이나 그 밖의 리테일 시장에도 유입될 수 있으므로 싹부터 제거하는 것이 좋겠죠.

    신고의 중요성

    테무는 저가 시장을 공략하고 있지만, 매달 10억달러 (1조 4천억원) 이상의 매출을 올리는 초대형 마켓플레이스입니다.

    따라서, 개개의 판매자(영세사업자)를 대상으로 한 지적재산권 침해 소송은 무의미할 수 있더라도, 테무의 책임을 묻는다면 큰 배상을 받을 수 있겠죠.

    테무는 법적으로 판매자가 아닌 중개업자입니다. 하지만 일단 “신고”가 이루어지면 책임을 면하기 어렵습니다.

    어떤 경우, 어떻게 신고할 수 있는지 살펴보겠습니다.

    나의 지적재산권 어떤 것이 있나?

    시장에서 여러 업체가 서로 선의의 경쟁을 하는 것은 소비자 입장에서도 큰 이득이 되지만, 한 회사가 새롭게 개발한 기능이나 특징, 조합을 완전히 똑같이 베끼거나, 잘 팔리는 브랜드와 비슷한 상표를 이용해 소비자를 속이는 경우는 공정한 경쟁이라 보지 않습니다.

    이러한 맥락에서 공정한 시장 경쟁을 촉진하는 다양한 법이 있습니다.

    1. 상표법 – 내 제품에 고유의 문구, 색상, 디자인, 포장, 형태를 부여하면, 이것들을 미국 내 소비자에게 판매하는 것 만으로, 자연히 상표권이 발생합니다.
      • 모조품 – 제품 디자인부터 상표까지 완전히 베껴서 불법 유통시키는 경우
      • 상표 도용 – 소비자가 제조/판매자를 혼동할 정도로 유사한 상표를 사용하는 경우
      • 상업적 디자인 – 제품에 들어간 고유의 디자인(패턴, 장식, 색상 등)을 유사 품목에 그대로 사용할 경우
    2. 저작권법 – 제품에 표기되는 고유의 문구, 디자인, 형태는 대부분 “창작”에 의해 발생하는 저작권으로 보호됩니다. 예를 들어, 뜻이 있는 긴 문구를 브랜드 아이덴티티와 결부시켜 사용하는 경우가 있는데, 이런 경우 문구가 상표도 되지만, 저작권으로 보호하기가 더 쉬울 수도 있습니다.
      • 저작권 침해 사례 1 – 광고나 마케팅 목적으로 사용되는 캐릭터 디자인을 가져다 사용하는 경우
      • 저작권 침해 사례 2 – 광고 및 제품 설명을 위해 촬영한 영상을 그대로 가져다 쓰는 경우
    3. 특허법 – 상업적으로 지적재산권하면 처음 떠오르는 것이 특허입니다.
      • 특허는 심사를 거쳐 정부에서 인정(특허등록)한 특정한 권리 범위에 대한 독점권입니다.
      • 단, 출원 및 심사에 비용이 많이 발생하고, 특허를 받는 과정에서 전문가의 도움을 받지 않는 경우는 극히 드물기 때문에, 권리행사에 대한 도움도 같은 전문가의 도움을 받는 것이 가장 좋습니다.

    위 3가지 중, (1) 상표와 (2) 저작권은 별도의 등록이나 출원 절차 없이도 권리가 발생하기 때문에, 거의 대부분의 업체가 알게 모르게 가지고 있으므로, 이러한 권리를 제대로 인식하고 행사하는 것이 중요합니다.

    테무에 신고하기

    테무에 신고하는 절차는 생각보다 간단합니다.

    테무에 로그인

    먼저, 테무에서 물건을 구입할 때와 마찬가지로, 간단히 이메일 등의 개인정보를 입력하고 계정을 만듭니다.

    다음으로 테무의 IP Portal 에 접속하면, 아래와 같이 지재권 침해에 대한 사실을 신고할 수 있는 링크를 확인할 수 있습니다.

    위와 같이 주황색으로 표시된 링크를 누르면, 아래와 같은 페이지로 이동합니다.

    시작하기 버튼을 눌러 봅시다.

    신고 양식 작성하기 – 페이지 1

    지적재산권 침해가 발생한 지역과 종류를 기입하고, 침해 사실을 발견한 페이지의 링크(상품 리스팅 등)를 붙여 넣습니다.

    • 특히 상표권은 실제로 판매가 이루어지고 있는 지역이나 상표 등록이 이루어진 국가에 국한되기 때문에 중요합니다.
    • 예를 들어, 실제 대부분의 판매는 미국 소비자에게 되고 있지만 한국에서 판매관리를 하고 계시다면, Proxy 를 이용하거나 미국에 있는 직원이나 관계자에게 부탁해서 미국에서 해당 제품을 다시 한번 검색해 해당 링크의 주소를 입력하셔야 합니다.

    Patent 는 위에서 설명한 특허를, Copyright 는 저작권, Trademark 는 상표권을 의미합니다.

    • Patent 를 선택하면 Design patent 인지 Utility patent 인지 선택지가 나옵니다. 실제 특허를 등록하셨다면 이 차이를 모르실리가 없으므로 생략합니다.
    • Copyright 를 선택하면 2가지의 침해 경우 중 어디에 해당하는지 묻습니다.
      • 위의 침해 사례 1처럼 그림이나 도안 등을 무단으로 상품에 사용한 경우는 첫번째 선택지
      • 위의 침해 사례 2처럼 광고나 제품설명에 사진, 영상물 등을 무단으로 사용한 경우는 두번째 선택지입니다.

    모든 정보를 입력하고 다음 페이지로 이동합니다. 여기서는 Trademark 를 예로 들어 설명하겠습니다.

    신고 양식 작성하기 – 페이지 2

    Infringement Product Information

    첫번째 문항은 상표를 불법으로 사용한 정확한 위치를 묻고 있습니다.

    • 제품 설명 (제품명, 상세설명 등 상표가 포함된 경우)
    • 제품 포장 (제품 사진 속 제품 포장이나 제품 표면에 상표가 나타나는 경우)
    • 모조품 (단순히 같거나 비슷한 상표를 사용하는 것이 아니라 제품까지 따라 만든 경우)

    다음으로는 상세설명을 추가해야 합니다.

    예를 들어, 모조품인 경우에는 모조품으로 판단할 수 있는 근거를 제공해야겠죠. 유사하거나 비슷한 명칭을 포함한 경우에는, 소비자들이 왜 혼동할 수 있는지 등 되도록 상세히 적어야 합니다.

    세번째, 서류를 첨부할 수 있는데 필수 항목은 아닙니다.

    Trademark information

    첫번째로 등록된 상표인지 묻고 있습니다.

    • 등록된 상표인 경우, 등록 번호 및 소유권자 정보만 입력하면 됩니다.
    • 등록이 되지 않은 상표인 경우, 상표를 언제부터 어떻게 어디에 사용했는지도 제공해야 합니다.
      • 위에서 설명한 바와 같이, 미등록 상표는 상표를 사용하면서 자연히 권리가 발생하므로 이 날짜는 매우 중요합니다. 예를 들어, 신고자보다 테무 판매자가 더 먼저 판매를 시작했다면, 오히려 신고자가 테무 판매자의 권리를 침해하고 있다고 볼 수도 있습니다.
      • 상표권의 범위는 상표권자가 해당 상표를 사용한 상품의 종류 및 그 관련 품목에만 제한되므로, 여태까지 판매했던 모든 품목을 포함하는 것이 중요합니다.

    신고 양식 작성하기 – 페이지 3

    다음으로는 신고자의 개인정보를 기입해야 합니다.

    신고자 본인인지 혹은 변호사나 기타 대리인(agent)인지 적고, 이름, 전화번호, 주소 및 이메일 주소를 적습니다.

    • 본인을 선택하면 natural person (개인) 인지 corporation (법인) 인지 묻는데, LLC 등의 회사명의로 영업을 하고 계시다면 corporation 을 선택하셔야 합니다.
      • 참고로, 사업자 등록은 법인으로 하셨더라도 저작권이나 상표권을 개인이 가지고 있는 경우도 많으므로 주의가 필요합니다.
      • 일단, 상표를 USPTO 에 등록하셨다면 등록할 때 Owner 명의가 누구인지 확인해서 개인/법인 여부를 결정하셔야 합니다.
      • Corporation 을 선택하면 중국 기준 내국/외국 법인인지 여부를 묻고, 법인등록증을 요구합니다. 미국의 경우 Article of Organization 등 법인 설립 시 발급받은 서류를 제출하시면 됩니다.
    • 이메일 주소의 경우, 실제 이메일 주소가 맞는지 확인하는 절차(verification code)를 거치게 됩니다.

    신고 양식 작성하기 – 페이지 4

    마지막으로 허위신고가 아님을 확인하고 서명합니다. 아래와 같이, 본인의 이름을 입력하는 것으로 서명을 대체합니다.

    이후 작성 내역을 확인하고 제출하면 신고 절차가 완료됩니다.

    끝으로 당부의 말씀

    이렇게 간단히 신고가 가능함에도 불구하고, 아래와 같은 경우 도움이 필요할 수 있습니다.

    1. 지속적이고 효율적인 모니터링이 필요할 때
    2. 불확실한 신고를 반복해 상습 신고자로 분류(블랙 리스트)된 경우
    3. 신고에 대한 테무의 조치/결정이 잘못됐다고 느낄 때

    물론 문제가 생긴 뒤 도움을 찾는 것 보다, 미리 종합적인 케어를 받는다면 더 좋겠죠. 하지만 병원에 가면 주사라도 한 대 맞아야 손해보지 않은 느낌이 들듯이, 특별한 문제가 없을 때 변호사 비용을 쓰기 아까운게 사람 심리입니다.

    그럼에도 불구하고 지재권에 대한 막연한 기대나 걱정이 있으시다면, 무료 상담을 이용해 짧은 시간이나마 궁금증을 풀어보는 기회를 가지시기 바랍니다.

  • 미국 상표 – Statement of Use (사용증명) 제출 방법

    상표 등록 시 생소하게 느끼실 수 있는 부분이 바로 사용증명 관련 절차 (Allegation of Use 혹은 Statement of Use) 입니다.

    사용증명은 미국 상표법은 “사용주의” 를 따르고 있기 때문에 필요합니다.

    사용주의란?

    미국 상표 등록은 이미 “사용”하고 있는 상표를 등록하는 등기의 개념에 가까워서

    • 상표를 사용하면 자동으로 상표권이 발생합니다.
    • 등록을 하면 하기의 추가적인 보호장치가 발생합니다.
      • 보호 범위를 미국 전역으로 확장,
      • 유사 상표 등록 방지,
      • 침해 고발 및 소송 시 용이

    즉, 등록으로 상표권이 발생하는 한국의 상표법(“등록주의”)과 다릅니다.

    상표의 사용이란?

    그렇다면 어떻게 하면 상표를 “사용”하는지가 중요하겠죠. 미국 상표법에서 정의하는 “사용”은 제품인지 용역(서비스)인지에 따라 조금 차이가 있습니다.

    • 제품의 경우,
      • 상표를 제품이나 포장에 인쇄 또는 태그나 디스플레이 등에 표기한 상태에서
      • “판매”가 이루어지면 사용했다고 봅니다.
    • 용역의 경우,
      • 상표를 광고나 판촉물, 비즈니스 카드, 브로셔 등에 표기한 상태에서
      • 용역을 “제안”하는 것 만으로 사용했다고 봅니다.

    이 때 “판매”는 당연히 값을 치루고 물건을 넘겨줘야 완성되지만, “제안”은 용역을 제공할 모든 준비가 되어 있으면 됩니다.

    여기에 더해, 미특허청에서는 Use in Commerce 와 Use in Anywhere 를 구분합니다.

    • Use in Commerce (연방 사용)
      • 주 경계(혹은 국경)를 넘어가는 판매/제안을 의미합니다.
      • 쉽게는 타주에 판매가 이루어질 경우를 생각할 수 있지만,
      • 통상 중국 등에서 상표를 부착한 완제품 상태에서 미국으로 수입되는 경우가 많기 때문에, 실제로 소비자에게 판매가 이루어지기 전에 “사용”이 이루어지는 경우가 많습니다.
      • 또한, 용역의 경우 타주에서 온라인(웹사이트 등)을 통해 해당 용역을 구입할 수 있는 상태가 되면 “연방 사용”이 이루어졌다고 볼 수 있습니다.
    • Use Anywhere (일반 사용)
      • “연방 사용”은 만족하지 않지만, “사용”은 만족하는 경우를 말합니다.
      • 당연히 연방 사용보다 이른 날짜가 되어야 하지만, 동일한 날짜일 수도 있습니다.

    사용증거(specimen)의 제출

    사용주의에 따라 모든 상표는 이미 사용하고 있다는 증명을 해야 등록 됩니다.

    사용증명은 크게 2가지로 구성됩니다.

    1. 상표의 사용 행태
      • 제품의 경우, 흔히 상표가 잘 보이도록 사진을 촬영해 제출하면 쉽습니다.
        • 항상 제품(혹은 패키지) 전체를 찍어야 하고, 제품이 포장된 상태에서 촬영해도 무관합니다.
        • 사진은 디지털 보정 없이 제출합니다. 흔히 배경을 없애는 경우가 많은데, 티가 나는 보정 시에는 상표등록 거절 사유가 됩니다.
      • 용역의 경우, 광고나 판촉물, 비즈니스 카드, 브로셔 등의 사본이나 웹사이트의 스크린샷을 제출하게 됩니다.
        • 웹사이트의 경우, 어떠한 용역인지(서비스의 종류 등)와 주문하는 방법(전화번호, 사무실 위치 등)이 같은 화면에 있어야 합니다.
    2. 상표의 사용 시기
      • 따로 증빙은 필요없고 날짜만 제출하면 됩니다.
      • 다만, 이후에 증빙이 필요할 수 있으므로 통관서류, 카드 결제 영수증, 인보이스 등으로 증명이 가능한 가장 이른 날짜를 제출해야 합니다.

    Specimen에 대한 더 자세한 내용은 Specimen (or AOU after ITU; 사용증명) 이 뭔가요? – IPfever 에서 알아보세요.

    사용증거의 제출 시기

    1. 출원 시

    일반적으로 사용증명은 출원과 동시에 이루어집니다. 즉, 상표 등록을 신청(출원)할 때 사용증거가 함께 제출됩니다.

    “사용주의”에 따르면 당연한 수순이지만, 큰 제약이기도 합니다.

    예를 들어, 2개의 회사가 서로 모르는 사이에 동시에 하나의 이름을 선택해 제품개발 부터 브랜딩 및 마케팅까지 많은 투자를 한다면, 둘 중 하나는 불과 몇일 차이로 그 이름을 포기해야 하는 상황이 발생할 수 있습니다.

    2. 심사 후

    위에서 열거한 사회적 손실을 예방하기 위해, 아직 사용을 하지 않은 상표에 대해 선출원 하는 제도가 있습니다.

    이 경우, 사용증거는 모든 심사가 종료된 후 약 한달간의 의무 공시기간까지 종료된 후 Notice of Allowance 를 받으면 제출하게 됩니다.

    심사 후 사용증명 제출 방법

    먼저, 온라인 사용증거 제출 양식으로 이동: Statement of Use/Amendment to Allege Use for Intent-to-Use Application

    USPTO 로그인 후, 첫 페이지에서 상표 출원 시 발급받은 US Serial No. (출원번호)를 아래 표기된 빨간색 원안에 기입하고, Continue 를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.

    이번 페이지에서는 사용증명을 진행코자 하는 상표정보가 나타납니다. 특별한 경우, 예를 들어, 사용증명 기한이 얼마남지 않았거나, 출원 시 대리인(변호사)이 있었던지 등 특이사항이 있는 경우가 아니면 바로 Continue 누르시면 됩니다.

    다음 페이지에는 상표권 소유자의 정보가 나타납니다. 여기도 주소 변경 등 특이사항이 없으면 바로 다음 페이지로 이동(Continue)하셔도 좋습니다.

    이번 페이지에서 본격적으로 specimen 사용증빙 내지는 사용증거를 업로드하게 됩니다.

    A. 위의 스크린샷과 같이, 상단에는 이미 제출한 상품에 대한 정보가 미리 기입되어 나타납니다. 상품에 대한 정보를 변경할 경우가 아니면 손대지 않으시면 됩니다.

    B. 빨간 원안의 버튼을 누르면 제품사진 (혹은 웹사이트 스크린샷 등)을 업로드 할 수 있습니다. 버튼을 눌러 아래와 같은 메뉴가 나오면 Choose File 에서 컴퓨터에 저장된 이미지 파일 (JPG 나 PDF) 를 불러내, Attach 를 눌러 업로드하고, Return to Form 으로 이전 페이지로 돌아갑니다. 웹브라우저의 “뒤로가기” 기능을 사용하시면 안됩니다.

    C. 업로드 완료 후 이전 페이지로 돌아오면

    위와 같이 사진 1개가 첨부되었다고 표시가 나오는 지 확인하세요.

    D. 그 다음에는 아래에 노란색 원으로 표시된 부분에 어떤 사용증빙인지 설명을 기입하면 됩니다. 아래의 예에서 보면 상세제품(서비스)명이 On-line retail store services featuring women’s underwear 입니다. 이 경우 아무래도 여성속옷 온라인 스토어의 스크린샷을 제출하는 것이 가장 간단하겠죠. 웹사이트의 스크린샷을 업로드 후, 노란원으로 표시된 설명란에는 a screenshot image of a webpage offering online retail store services featuring women’s underwear 와 같이 적으시면 됩니다.

    E. 단, 웹페이지 스크린샷을 제출할 경우에는 녹색 원으로 표시된 부분에 링크주소와 스크린샷을 저장한 날짜를 반드시 기입하셔야 합니다.

    F. 마지막으로 가장 아래 파란색 원으로 표시된 부분에는 위에서 설명한 연방 사용일반 사용에 해당하는 날짜를 적으시면 됩니다.

    다음은 아래와 같이 보충서류가 있으면 제출하는 페이지이므로, 특사항이 없으면 Continue 눌러서 다음 페이지로 이동하시면 됩니다.

    다음은 아래와 같이 연락처 정보를 적는 페이지입니다.

    이제 거의 다 왔습니다. 관납료 안내 페이지입니다.

    국제분류 당 $100 이 부과됩니다. 참고로, 하나의 출원번호에 국제분류가 여럿일 경우 아래 이미지와 같은 페이지에 여러 국제분류가 다 같이 나타납니다. 따라서, 하나의 페이지에서 위의 A 부터 F 까지의 절차를 국제분류 수 만큼 반복하시면 됩니다.

    드디어 마지막 서명페이지입니다.

    상단의 체크박스는 당연히 모드 체크해야 하고, 나머지 서명은 TEAS Plus 와 동일하므로 TEAS 화면 6: 서명 참고하시면 되겠습니다.

    서명 후 Validate 누르시면, 제출하게 될 작성내역을 검토하는 페이지가 나오고, 환불 정책에 동의하는 체크박스만 체크하시고 결제로 진행하실 수 있습니다. 따로 설명은 필요 없으리라 믿습니다.

    심사 후 사용증명 기한을 연장하려면?

    최초 6개월이라는 기간안에 사용증거를 제출하게 되어 있지만, 지속적으로 제품개발이나 마케팅 등 해당 상표를 사용할 의지를 표현하는 행위를 하고 있는 한 6개월씩 총 5번 연장이 가능합니다.

    • 온라인 사용증명 기한연장 양식: Request for Extension of Time to File a Statement of Use – 비교적 간단한 양식이고, 많은 분들이 이용하시지 않을 듯 해, step-by-step 설명은 생략합니다. 특히, 첫번째 연장시에는 내용 확인 후, 서명하고 제출하면 되는 매우 간단한 서류 입니다.

    궁극적으로는 사용증명에 3년이라는 기한이 주어진다고 보면 됩니다.

    직접 제출하실 때 주의점

    기본적으로 증명서류를 제출하는 단계이니 만큼, 간단해 보이지만 부적절함을 사유로 거절이 될 수 있으므로 주의가 필요합니다.

    • 출원시 제출한 상표 이미지가 상표증빙(specimen)에 나타난 상표와 정확하게 일치해야 합니다.
      • 예를 들어, 상표를 옷감에 자수(embroidery)로 표현하는 경우, 출원서에 포함시킨 상표이미지와 제품에 수놓아진 상표 사이에 차이가 발생할 수 있습니다. 이 차이가 식별 가능할 정도로 커지면 상표등록이 거절됩니다.
    • 선출원 시, 사용증명 제출 시 $100 의 관납료(정부수수료)가 추가로 발생합니다. 일반 출원 시에는 출원수수료 $250만 내면 사용증명까지 심사해 주기 때문에 조금 손해라고 생각할 수 있지만, 시장 출시 전에 미리 상표를 맡아둔다는 선출원의 이점을 생각하면 큰 손해는 아닙니다.
    • 사용증명 기한을 연장하려면 매번 $125 의 관납료가 추가로 발생합니다. 매 6개월마다 연장하지 않으면 이후 출원부터 다시 시작해야 하므로 잊지 않는 것이 중요합니다. 기한이 지나 출원이 취소되면, 우선권 날짜도 사라지므로 재출원 후 심사를 받았을 때 다시 심사를 통과한다는 보장이 없습니다.
  • “기존에 없던 새로운 접근 방식”에 대한 특허

    같은 접근방식이라도 특별한 문제를 해결하거나, 특정한 결과를 얻기 위한 일련의 절차 는 특허로 보호하는 것이 간단합니다.

    예를 들자면, ‘물 속에서 금속과 비금속을 붙이는 화학접착제’, ‘전기적 자극을 이용해 특정 부위의 암세포만 죽이는 방법’, ‘미생물에 특수한 자극을 주어서 항산화물질을 생산하는 방법’ 등이 이에 해당할 수 있겠죠.

    헌데, 어떠한 문제를 극복하기 위한 일반적인 방법론을 보호하려면 조금 복잡해집니다.

    유전자 조작 CRISPR 특허

    예를 들어, 유전자조작 기술인 CRISPR 에 대한 특허의 권리 범위를 살펴 보면,

    •  A method of altering expression of at least one gene product comprising introducing into a eukaryotic cell containing and expressing a DNA molecule having a target sequence and encoding the gene product an engineered, non-naturally occurring Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)—CRISPR associated (Cas) (CRISPR-Cas) system comprising one or more vectors comprising:
      • a) a first regulatory element operable in a eukaryotic cell operably linked to at least one nucleotide sequence encoding a CRISPR-Cas system guide RAN that hybridizes with the target sequence, and
      • b) a second regulatory element operable in a eukaryotic cell operably linked to a nucleotide sequence encoding a Type-II Cas9 protein, wherein components (a) and (b) are located on same or different vectors of the system, whereby the guide RNA targets the target sequence and the Cas9 protein cleaves the DNA molecule, whereby expression of the at least one gene product is altered; and, wherein the Cas9 protein and the guide RNA do not naturally occur together.

    밑줄 친 부분과 같이, 자연에 존재하지않는 염기서열(CRISPR)과 Type-II Cas9 단백질을 발현하는 염기서열을 인위적으로 동시에 포함시켜 유전자를 편집할 수 있는 방법에 대해 권리를 주장하고 있습니다.

    특허의 보호 범위와 그 한계 – IPfever 에서 알아 보았듯이, 이런 경우, Type-II Cas9 과 같은 기능을 하는 다른 단백질을 이용하면 특허 침해 회피 내지는 design around 할 수 있습니다. 즉, Type-II Cas9 을 대신할 만한 단백질만 찾아낼 수 있다면, 특허사용료를 내지 않아도 아무런 문제없이 해당 기술을 사용할 수 있게 됩니다.

    ‘미생물에 나타나는 반복적인 염기서열과 “DNA분자를 자를 수 있는 단백질”을 이용해 유전자조작을 하는 방법’ 자체에 특허를 걸면 될텐데, 왜 저렇게 허술하게 특허를 냈을까 생각하실 수도 있습니다.

    참고로, 해당 기술의 특허권자인 하버드 외 몇몇 대학의 협력체에서는 이 기술과 관련해서 현재까지 총 31개의 특허를 등록했을 정도로 기술의 보호에 진심입니다.

    왜, “DNA 분자를 자를 수 있는 단백질”을 클레임하지 않았을까요?

    특허를 받을 수 있는 대상

    일반적인 방법론에 특허를 걸 수 없는 이유를 설명하려면, 특허제도의 목적에 대한 이야기를 먼저 해야 합니다.

    특허는 역설적으로 공익을 위해 존재합니다. 얼핏 생각하면 특허권자의 사사로운 이익, 즉 발명을 독점해 영리를 추구할 수 있도록 허용하는 권리 같지만, 조금 더 생각해보면,

    1. 특허권자의 사익을 보호함으로써,
    2. 발명/개발에 대한 인센티브를 주고,
    3. 이를 통해 사회에 도움이 될 연구/개발을 독려

    하는 큰 그림을 볼 수 있습니다.

    이 때문에 일반적인 방법론에 특허를 부여하면 그러한 방법론을 이용한 모든 추가적인 기술이나 응용에 대한 개발이나 발전이 이루어지기 어려운 폐해가 있습니다.

    따라서, 특허법에서는 “특허을 받을 수 있는 대상”을 명료하게 규정하고 있고, 그러한 의도에 부합하기 위해 “특허를 받을 수 없는 대상” 또한 대법원 판례를 통해 정해져 있습니다.

    그러한 “특허를 받을 수 없는 대상” 중에 대표적인 것이 자연적인 현상이나 규칙, 그리고 추상적인 아이디어 입니다. 다시 위의 CRISPR 의 예에 적용해 보면,

    • CRISPR-Cas 시스템 = 특정한 염기서열이 염색체에 작용해 염기서열을 절단 = 자연적인 현상이나 규칙
    • 또한, ‘CRISPR-Cas 시스템을 이용해 염기서열을 조작할 수 있다’는 사실은 추상적인 아이디어입니다.

    따라서, ‘이 시스템을 이용해 유방암을 유발하는 BRCA 유전자를 삭제하는 방법’ 에 대한 특허는 받을 수 있겠지만, 시스템 자체에 대한 특허는 결국 자연적인 현상에 대한 특허가 됩니다.

    하지만 조작대상을 BRCA 유전자에 한정시키면, 앞으로 다양한 학교, 기업, 연구소 등에서 CRISPR-Cas 시스템을 이용해 연구를 하게 될 때, 별다른 제약 없이 자유롭게 사용할 수 있을 겁니다.

    이러한 연유로 Type-II Cas9 을 특정했고, 이 단백질은 자연상태에서 CRISPR-Cas System Guide RNA 와 공존하지 않기 때문에, 특허를 받을 수 있는 새롭고 유용한 “세포”가 규정된 것입니다. 그 이후 비슷한 기능을 하는 단백질을 발견해 계속해서 출원하는 식으로 지속적으로 권리 범위를 넓혀 나가다 보면 사례처럼 31개의 특허를 받게 되는 것이죠.

    얻어갈 점

    산업전반이나 다른 연구에 영향을 줄만한 핵심기술에 대한 연구가 이루어지는 곳에서는 대부분 특허에 대한 대비가 연구 시작단계부터 잘 되어 있는 반면, 하나의 번뜩이는 아디이어를 가지고 사업을 시작하는 스타트업은 그렇지 않은 편입니다.

    이런 경우, 아이디어를 가지고 특허전문가를 찾아가게 되고, 이 특허전문가와 스타트업의 이해관계는 꼭 일치하지 않고, 특히 비용적인 부분에서는 상충하는 경우가 대부분입니다.

    따라서, 단순히 특허를 받는 것이 중요한 것이 아니라, 어떤 특허를 받느냐가 중요하다는 사실은 기본적으로 꼭 숙지하고, 이를 성취해나가기 위한 구체적 단계를 전문가와 상의하시기 바랍니다.