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Author: Young Jeon, Esq.

  • 상표 거절 (OA) 방지하기

    상표 거절 (OA) 방지하기

    상표 등록 서비스를 검색 하다보면 흔히 “출원 비용”이라고 하지 “등록 비용” 이라고 하지 않죠. 여기에는 이유가 있는데, 바로 상표를 출원(등록 신청서의 제출) 후에 심사관이 거절 통지문 (Office Action) 을 발행했을 때 여러가지 사유로 거절이 나는 경우가 있기 때문입니다.

    먼저, 상표 등록은 특허와는 달리 간단한 절차입니다.

    미국에서 상표 출원은 이미 보유하고 있는 상표권을 등록하는 절차입니다. 따라서 상표권을 소유한 사람의 정보, 상표가 무엇인지, 상표를 사용하는 제품/서비스에 대한 설명, 상표 사용의 증거만 제출하면 됩니다.

    게다가 미특허청에서 심사 및 등록에 대한 수수료 명목으로 징수하는 출원수수료(application fee)는 2024년 기준 국제분류 당 250달러로 상당히 저렴한 편입니다. 복잡한 심사가 필요하지 않다는 사실의 반증일 수 있겠죠.

    참고로, 대부분의 상표는 한개 내지는 2-3개의 국제분류에 등록하게 됩니다.

    상표 거절 (Office Action) = 추가 비용 & 시간

    그러나 OA (상표 거절) 이 나면 골치가 아픕니다. 추가 심사에는 따로 정부 수수료는 없지만 서면대응을 위해서 아무래도 변호사의 도움이 필요하기 때문이죠.

    상표 출원 비용에는 OA 비용이 포함되어 있지 않기 마련이고, 정해진 기간(주로 3개월) 안에 대응을 하지 않으면 상표 출원을 포기한 것으로 간주됩니다.

    OA는 어느정도 예측이 가능하지만 이러한 예측을 위해서는 상당한 노력과 시간이 필요하므로 대부분의 상표 출원 시에는 이러한 사전예측을 생략하는 경우가 많습니다. 이런 이유로 미국 상표 출원의 최종 등록률은 50%도 되지 않습니다.

    OA는 다시 말하면 “출원인에게 상표권이 없다”는 해석입니다.

    상표 대리인이 변호사라면 사실 없는 상표권을 등록하려는 시도 자체가 어불성설 일 수 있지만, 사실 그리 간단한 문제는 아닙니다.

    상표권은 상표 자체의 독창성이나 창의성을 보호하는 것이 아니라, 상표로 제품의 출처를 확인하는 고객과 고유의 상표를 사용하는 업체 간에 발생하는 선의(善意)를 보호합니다.

    따라서 이미 유사한 상표가 등록되어 있거나, 공공의 이익을 위해서 등록을 지양해야 하는 문구 등은 등록이 거절되고, 이러한 판단에는 법리 뿐만 아니라 해당 업계 실정과 타겟 소비자의 인식 등에 대한 이해와 해석이 필요합니다.

    OA 가능성을 줄이려면,

    적어도 이미 유사한 상표가 유사한 제품군에 등록되어 있는지 확인해야 합니다.

    이를 위해서는 구글(Google)과 미국 특허청의 상표검색 서비스를 이용할 수 있습니다.

    미국 특허청에서 제공하는 Trademark Search를 이용하면 다른 사람이 출원했거나 이미 등록된 상표를 검색할 수 있습니다. 이용 방법은 별도의 글을 확인 부탁 드립니다.

    유사한 상표가 LIVE 상태라면 피해갈 필요가 있습니다.

    일련 번호만 있고 Reg. 번호가 없으면 출원되었을 뿐 등록은 되지 않았다는 뜻 입니다. 물론 아직 심사 중일 수도 있지만, 이미 한차례 OA(등록이 거절)가 났을 수도 있습니다. 반대로 상태가 DEAD로 표시되면 신청 또는 등록이 포기되거나 취소된 것입니다.

    따라서, 상태가 LIVE라고 표시되면 일단 주의해야 합니다.

    어떻게 유사상표를 피해갈 수 있을까요?

    1. 쉽게는 아예 다른 상표를 생각해 볼 수 있습니다.
    2. 다른 철자를 사용할 수 있습니다.
    3. 앞부분에 문구를 추가할 수 있습니다.
    4. 상표에 디자인 요소를 도입하여 ‘특수 양식’ (Special form) 마크로 등록할 수 있습니다.
    5. 위의 2~5개 중 하나 이상을 조합하는 것이 좋습니다.

    항목 별로 자세히 설명해드리겠습니다.

    스킨케어 브랜드로 ‘철학’이라는 문구를 사용하고 싶다고 가정해 봅시다. 검색을 통해 Philosophy라는 유명한 화장품 브랜드가 이미 존재한다는 것을 알 수 있습니다.

    1. 이미 한국에서 “철학”이라는 문구를 사용 중이라 도저히 포기할 수가 없다고 가정해 보겠습니다.
    2. 철자의 변경: “Freelosophy” 나 “Feelosophy” 같은 철자 변경을 시도해 볼 수 있습니다. 사실 Feelosophy 는 발음이 완전히 똑같아서 문제가 있습니다. (이미 거절당한 기록이 있습니다).
    3. 문구의 추가. 예를 들어 “Body Philosophy” 및 “Jean & Len Philosophy” 와 같은 상표는 문제 없이 등록되어 있습니다. 다만 의미에 차이를 주지 않는 문구를 특히 마지막에 추가하는 것은 효과가 없습니다. The Philosophy 나 Philosophy: Origin 과 같은 경우가 이미 거절된 사례입니다.
    4. 디자인 추가. 평법한 글꼴, 색상 또는 이미지를 추가하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 하지만 아래의 디자인을 포함한 Freelosophy 는 등록된 상표입니다.

    참고로, 디자인을 포함하지 않은 문구 “Feelosophy”는 거절되었습니다.

    사실 유사상표가 가장 극복하기 어려운 OA 이기 때문에, 위의 내용만 잘 실천하셔도 상표 등록에 큰 도움이 됩니다.

    그 외에 다른 거절 사유에 대해 알고 싶으시면 상표 심사 지침서 TMEP §§1207.01 를 직접 읽어 보시는 것도 도움이 됩니다.

  • Domicile Address (거주지 주소) 작성법

    Domicile Address (거주지 주소) 작성법

    미국 상표 출원 (TEAS) 시 Domicile Address (거주지 주소) 라는 기재사항이 있습니다. 통상은 우편주소(mailing address)와 일치하므로 신경쓰지 않아도 되지만, 때로 꼭 필요한 경우가 있어 주의해야 합니다.

    미국 거주 여부를 확인*하기 위한 주소이기 때문에, 꼭 실제 거주하는 곳(혹은 회사 업무가 이루어지는 곳)의 주소를 입력해야 합니다.

    *거주지(회사의 경우 사무실)가 해외인 경우 반드시 미국 변호사를 고용해 상표등록을 진행해야 한다는 행정규칙** 때문입니다.

    **이러한 규칙이 생긴 배경에는 중국 업체들이 있습니다. 아마존을 통해 미국 시장에 직접 판매를 위해 중국 본토의 업체들이 무분별하게 상표를 출원했기 때문인데요. 중국 내 정부 지원까지 이루어지며, 안되도 그만 식의 상표 출원이 이루어졌고, 결국 해외 셀프 출원가 금지 되었습니다.

    거주지 주소가 필요한 경우 1. 사생활 보호

    상표 등록의 내용은 대중에 공개되는데, 이때 주소도 공개되므로 내가 사는 곳의 주소를 대중에 공개하기를 꺼리는 경우에 문제가 됩니다.

    이런 경우에 우편물만 받아 볼 수 있는 연락처(사서함이나 우편물 대리수령 주소 등)를 대중에 공개하고, 거주지 주소는 공개하지 않음으로써 사생활침해나 기타 범죄에 노출될 걱정을 덜 수 있습니다.

    거주지 주소가 필요한 경우 2. 사무실이 없는 1인 회사

    창업 초기에는 오피스 임대가 불필요한 경우가 많아서, 최근 사업자 등록만을 위한 주소를 임대하는 업체도 많이 생겼습니다.

    일부 업체의 경우 (특히 사무공간을 전혀 제공하지 않고 우편물만 수령해 주는 경우), 우편물 대리 수령 주소, 즉, U.S. third-party commercial mail receiving agency (CMRA) 로 등록된 경우가 있습니다.

    미특허청에서는 CMRA 주소를 거주지 주소로 인정하지 않기 때문에, 이 경우에도 별도의 거주지 주소가 필요할 수 있습니다.

    거주지 주소 입력하는 방법

    TEAS 출원 양식의 상표 소유권자(Owner) 주소칸은 Mailing Address (우편주소) 라고 표기되어 있습니다. 통상의 경우에는 여기에 거주지 혹은 회사 주소를 입력하면 해결됩니다.

    위의 1 혹은 2의 경우에 해당해 거주지와 우편주소를 다르게 입력하려면 조금 내려가 Domicile Address 의 체크박스(아래 그림의 최하단)를 언체크(기본값으로 체크되어 있음)합니다.

    여기에 거주지 주소를 입력하면, 이 주소는 미특허청의 기록상에만 존재하고, 대중에 공개되지는 않습니다.

  • 오늘부터 창업, 상표등록은 언제 할까?

    오늘부터 창업, 상표등록은 언제 할까?

    창업하시는 분들이 첫번째로 생각하는게 회사명 (상호) 내지는 브랜드 네임 (상표) 입니다. 그만큼 어느 업종이든 브랜드 이미지가 중요해졌다는 얘기도 되지만, 역으로 준비가 되지 않은 상태에서 상표를 정하게 되는 경우가 많다는 이야기도 됩니다.

    법인설립 시 회사명

    먼저, 상표등록과 별개인 회사명부터 설명하고 넘어가겠습니다.

    회사명은 주민등록번호나 마찬가지 입니다. 고유한 이름을 사용해 회사를 식별하는 중요한 역할을 하지만, 꼭 회사 이름이 상표로 기능하지는 않습니다.

    공식적인 문서나 세금보고, 은행계좌 등에는 회사명을 사용하지만, 소비자들은 회사명과 상관없이 별도 상표를 보고 제품/서비스를 구입하는 경우도 많습니다.

    예를 들면, 도브 비누의 경우입니다.

    회사명: Unilever PLC

    물론 회사명이 상표를 포함하거나

    회사명: The Coca-Cola Company

    일치하는 경우도 많지만,

    회사명: The Home Depot, Inc.

    꼭 그래야 하는 것은 아니라는 점 염두에 두시면 회사명 선택에 부담을 덜 수 있습니다.

    회사명을 선택해야 법인을 설립하고, 정식으로 법인 명의로 사업행위를 할 수 있기 때문에 회사명은 D-1 부터 필요합니다.

    회사명 똑같지만 않으면 OK!

    회사명이 꼭 상표로 기능하기를 희망하는 경우가 아니라면, 회사명은 정하기도 쉽고 큰 제한도 없습니다. 예를 들어, “Apple Inc” 의 법인 등록지인 캘리포니아주에는 실제 애플과는 아무런 연관이 없는 별개 회사인 “Apple (iCloud) Inc” 도 문제 없이 등록되어 있습니다. (as of 4/11/2024)

    물론 이렇게 법인등록을 하더라도, Apple (iCloud) Inc. 를 상표로 “사용”한다면 상표권 침해가 되겠지만, 적어도 회사명으로서는 문제가 없습니다. 이 “사용”에 대해서는 아래에서 자세히 설명하겠습니다.

    사용 예정인 상표의 출원

    미국 상표법 상, 상표권은 “사용”을 통해 발생합니다. (상표 등록 시 상표권이 발생하는 한국과 다릅니다.) 이때 “사용”이란 상표를 부착하거나 표기하여 제품을 판매하거나 서비스를 제공하는 행위를 의미합니다. 따라서, 원칙 상, 미국에서 상표 등록을 하려면 미국 시장에서 이미 제품의 판매가 이루어진 후여야 합니다.

    하지만 이런 경우, 하나의 브랜드를 위한 제품 개발, 제작, 포장까지 마친 후, 브랜드 론칭 몇일을 앞두고 타사에서 동일한 이름으로 제품을 출시해 낭패를 보는 일이 발생할 수 있겠죠.

    따라서, 사용 예정인 상표에 대한 ITU 출원 (Intend-to-use application, 줄여서 ITU application 혹은 1(b) application) 을 허용하고 있습니다. 물론 이 경우에도, 출원 날짜에 대한 우선권을 주고, 상표 심사를 미리 진행할 뿐이고, 상표를 사용하고 있음을 증명해야 최종 등록 됩니다.

    ITU 를 꼭 해야하는 경우

    먼저, 제품 출시를 단 몇주 앞두고 있는 상황에서는 ITU 를 하는 의미가 크지 않습니다. ITU 는 심사 통과 후 사용증명이라는 별도 단계를 거쳐야 하므로, 사용증명 제출 시 납부하는 $100 의 추가 관납료 외 일반 출원보다 약 3달 정도 시일이 더 소요됩니다.

    그럼에도 불구하고, ITU 를 권장하는 경우는 앞으로 사용코자 하는 상표를 다른 사람이 먼저 사용할 가능성이 큰 경우입니다. 예를 들어, 최근 K-POP 열풍으로 K 가 들어간 상표가 우후죽순 등록되고 있기 때문에, K가 들어간 상표의 경우, 불과 며칠차이로 성패가 갈리는 경우가 발생할 수 있습니다.

    그 외에 역설적이지만 경쟁이 없음에도 상표에 대한 우선권 확보가 꼭 필요한 경우가 있습니다. 완전히 새로운 제품의 경우, 시장을 만들어 나가야 하므로 시장상황이나 시제품 테스트 등을 통한 반응을 살피는 것이 중요합니다. 이런 경우, 브랜드/제품명을 포함해 소비자의 반응을 보아야 할 필요가 있으므로 제품 개발 단계에서 미리 상표 등록을 진행하는 것이 좋습니다.

    제가 자주 드는 예로 Squatty Potty® 가 있는데, 쪼그려 앉는 자세를 연상시키는 Squatty 라는 단어와 유아용 변기를 의미하는 Potty 를 재미있게 연결한 이름으로, 위 사진처럼 올바른 배변자세를 돕는 제품입니다.

    물론 이전에도 올바른 배변자세를 돕는 각종 기구가 있었지만, 이제는 많은 사람이 배변자세를 돕는 도구를 그냥 “스콰티 파티”라고 부를 정도로 대중화된 이름이자 상품이죠.

    단순히 XXX 브랜드 변기의자와 같은 이름으로 출시했을 때, 지금만큼의 성공을 거두었을까 생각해 보면 아무래도 좋은 이름이 얼마나 큰 역할을 하는지 상상해 볼 수 있습니다.

    이렇게 상표가 마케팅에 큰 비중을 차지한다면, 상표 출원을 미룰 이유가 없습니다.

    ITU 가 부적합한 경우

    물론 반대의 경우도 있습니다. 상표가 흔히 말하는 로고인 경우, 즉 디자인이나 이미지 등이 포함되어 있는 경우에는 ITU를 진행했을 때 문제가 발생할 수 있습니다.

    마케팅적인 고려나 상표의 인쇄 품질 등 여러가지 상황에 따라 최종 출시 전에 로고 디자인이 변경되는 경우가 많기 때문입니다.

    예를 들어, 오랜 기간 이미 다른 제품군에 사용하고 있어, 변경할 계획이 전혀 없던 상표인데, 새롭게 출시되는 의류 상품에 자수하는 과정에서 디테일한 부분의 표현이 어려워 상표 디자인을 수정해야 하는 경우도 발생합니다.

    이런 디자인의 수정은 작은 수정이라도 상표의 재출원이 필요합니다.

    참고로, 미국 상표 등록 시에는 상표에 한국어가 포함되면 이 부분은 문자로 취급할 수 없어 꼭 디자인(그림)으로 등록해야 한다는 점 염두에 두시기 바랍니다.

    사용하고 있는 상표는 꼭 등록해야 하나?

    위에서는 사용 전과 후로 구분해 설명했지만, 사용이 이루어지면 이미 상표권이 발생한 후입니다.

    미국 상표 등록은 한국과 전혀 다른 개념이라 이해하기 어려우실 수 있어, 저는 주로 “등기”의 개념으로 설명드립니다. 땅을 사고 팔때, 개인간의 계약을 통해 재산권은 이전되지만, 이를 꼭 등기하는 이유는 권리를 좀 더 공고히 하기 위해서죠.

    마찬가지로, 미국의 상표 등록은 이미 가지고 있는 상표권을 등기한다고 생각하시면 됩니다. 다시 말해, 상표의 사용과 관련해 제3자와의 마찰이나 혼선이 발생할 가능성이 거의 없다면 굳이 상표를 등록할 필요가 없다는 거죠.

    상표 등록을 서두를 필요가 없는 경우

    제가 항상 예로 드는 것이 음식점입니다. 음식점 장사는 자리가 중요하다는 말 들어 보셨을겁니다. 손님들은 음식점을 매장의 지리적 위치와 결부시키는 경향이 큽니다.

    물론 프랜차이즈의 경우 상표가 매우 중요하지만, 오너셰프가 운영하는 음식점처럼 2호점의 계획이 없다면 굳이 상표를 등록할 필요가 없을수 있습니다.

    다만, 이렇게 상표를 등록할 필요가 없다고 해서 타인의 상표에 대해서도 무관심하면 곤란합니다. 일단 간판을 만들어 세우면, 선의의 제3자가 자신의 상표권이 침해 당했다고 주장할 수 있기 때문이죠.

    미특허청의 무료 상표검색 서비스 이용하시면 구글/네이버 검색창에 검색하듯 쉽게 검색할 수 있으니, 꼭 한번 내가 쓰고자 하는 이름 검색해 보시기 바랍니다.

  • 미국유학 – 생업 vs 학문

    미국유학 – 생업 vs 학문

    저는 한국에서 ’07년 학부 졸업, 미국에서 로스쿨 유학 후 아틀란타에 정착한 12년차 변호사입니다.

    유학이나 이민 관련한 이야기들을 들어보면, 개인의 경험이나 의견을 토대로 한 사례담이 많기 때문에, 더 최근의 경험, 그리고 부정적인 경험에 과도하게 의존하는 경향이 보입니다.

    특히, 처음부터 하나의 진로(예: 의사, 변호사 등)에 치중해 있는 경우, 해당 진로에 관심이 있거나 이미 해당 진로를 선택을 한 사람들의 이야기만 듣게 되는 문제도 있습니다.

    생업형 진로 선택의 중요성

    상대적으로 외국인에게 개방적인 학문/연구 분야(학문형 진로)와, 외국 인력에 배타적인 일반적인 고용시장(생업형 진로)은 다를 수 있습니다.

    박사 학위 또는 그 이상까지 생각하는 것(학문형)이 아니라면 아무래도 이민자라는 특성을 감안해서 미국 고용시장의 흐름을 읽어야 생업형 미국 유학이 가능할 듯 해 몇글자 적어봅니다.

    전문직 수요

    생업형으로 유망한 것은 아무래도 전문직이라고 생각하실 텐데, 전문직의 경우 각 주별로 자격증을 발급하는 경우가 많을 뿐 아니라, 높은 사회적 지위와 보수 때문에 경쟁이 치열한 경우가 많기 때문에 지역/언어/문화적인 장벽이 높은 편입니다.

    따라서, 해당 전문직 인력이 절대적으로 부족한 경우가 아니라면, 같은 이민자를 대상으로 한 수요가 많은 직종을 선택하면 좋습니다.

    예를 들어, 이민오신 분 들 뿐 아니라 교민들도 소아과, 산부인과 등의 특수분야 의사나 공인중개사, 회계사 등을 찾아갈 때는 한국 정서를 잘 이해하는 한인 전문가를 찾는 경우가 많습니다. 아무래도 아이를 키울 때나, 집을 살 때, 그리고 다양한 경제적인 결정을 할 때 한국적 정서나 문화가 크게 작용하기 때문입니다.

    반면에, 영어를 못해서 어쩔수 없지 하는 심정으로 찾아가는 전문가도 있습니다. (특별히 한인 전문가가 선호되지 않는 분야의) 의사나 변호사가 대표적입니다. 이런 경우, 소비자 입장에서 다른 선택의 여지가 없는 만큼, 서비스 만족도가 낮은 편입니다.

    점차 이민 1세대가 줄어들고, 영어를 못하는 사람들이 줄어드는 추세입니다. 따라서, 말이 통한다는 단순한 이유가 아니라, 산부인과나 소아과 처럼 한국적 정서나 문화적 이해라는 추가적인 부가가치가 있는 편이 좋겠죠.

    이민 비자

    한국에서 태어난 순수한 한국인이 미국에서 취업해 정착하는 길은 크게 2가지 입니다. 하나는 신분을 먼저 취득하고 직장을 구하는 것, 다른 하나는 직장의 도움을 받아 신분을 취득하는 방법입니다.

    신분을 먼저 취득하는 방법은 가장 흔하게 가족 이민비자가 있겠죠. 가까운 가족이 미국에 살거나 미국 신분을 가진 사람과 결혼하는 경우입니다. 이런 경우는 마음 먹기에 따라 충분한 시간만 있으면 신분을 취득할 수 있으므로, 오히려 취업에 대한 준비를 소홀히 했다가 후회하는 경우가 있습니다.

    반대로, 직장의 도움을 받아 신분을 취득하는 방법은 이미 직장을 구한 뒤에 이민을 결정하니 더 안정적이라고 생각할 수 있지만, 실상은 그렇지도 않습니다. 미국내 인력 수급이 어려운 직종이나 직무에 한해 비자 발급이 가능하다 보니, 남들이 기피하는 직종인 경우가 많고, 특수한 직무이기 때문에 이후 수평이동이 어려울 수도 있습니다.

    미국에서 유학 후, 공부한 분야와 상관 없는 직종에서 미국 영주권 취득을 담보로 불합리한 조건으로 일하다가 신분을 취득한 후에야 진짜 경력을 시작하는 경우도 많습니다.

    미국에 첫발을 디디기 전

    먼 미래, 즉 무엇을 하며 살아가고, 어떤 목적을 가지고 살아갈지를 미리 생각해 보지 않으면, 미국에 이주를 하더라도, 좋은 점이 있는 만큼 단점도 있다는 사실만 깨닫게 되기 쉽상입니다.

    많은 분들이 미국행을 결정할 때, 가족이나 친척의 권유 또는 이미 자신과 비슷한 생각을 하고 있는 사람들의 온/오프라인 모임을 통해 정보를 얻거나, 영리를 목적으로 하는 유학원을 통해 중대한 결정을 하게 됩니다.

    위와 같은 정보는 자칫 편향적, 이율배반적일 수 있으므로, 생업형 vs. 학문형 이라는 시작점으로 돌아가 다시 한번 생각해 보시면 좋겠습니다.

  • 특허 제품 따라잡기

    특허 제품 따라잡기

    인기리에 판매 중인 타사 제품을 벤치마킹할 때, 지재권 소송 특히 특허 문제에 발목이 잡히는 경우가 많습니다.

    1. 특허 확인 절차

    타사 제품이 특허를 출원하거나 취득했는지 여부는 보통 패키지 등에 표기된 “Patent pending” 혹은 “Patent No. 00,000,000” 문구를 통해 알 수 있습니다.

    참고로, 상대가 특허를 받았다고 꼭 유사한 상품을 못 만드는 건 아닙니다.

    특허는 하나의 상품 그 자체를 보호하는 것이 아니라, 그 상품이 가지고 있는 몇가지 특징의 조합을 보호하는 것이기 때문이죠.

    더 자세한 내용은 특허의 보호 범위와 그 한계 – IPfever 를 참고하세요.

    이 때문에 특허권을 말할 때는 특허번호 (Pat. No.) 를 빼놓을 수 없는데, 특허를 아직 취득하지 않은 경우(application pending)에는 당연히 특허번호가 없고, 접수번호 (application No.) 만으로는 확인이 안되는 경우가 많아, 특허번호가 없으면 “Patent pending” 혹은 “Pat. pending” 이라고 씁니다.

    1A. 특허 번호로 검색

    특허번호를 알고 있으면, Google Patents 에서 특허의 내용을 무료로 열람할 수 있고, 내용을 살펴 제품의 어떤 특징이 특허로 보호되고 있는지 확인할 수 있습니다.

    자사 제품이 특허 문서에 열거된 특징(claims)을 모두 갖고 있는 경우에만 문제가 됩니다. 따라서, 하나 이상의 특징을 다른 것으로 대체하면 문제가 없겠죠. 이를 “침해 회피” (design around) 한다고 합니다. (더 자세한 내용은 신제품 출시 전 특허 분쟁 예방하기 – IPfever 참조하세요.)

    이렇게 개발한 제품이 특정 특허를 침해하지 않는다는 “비침해의견”을 미리 받아두면 좋습니다.

    1B. 특허 번호가 없는 경우

    반대로 번호가 없는 Patent pending 의 경우, 특허권 자체가 아직 불확정한 상태입니다.

    가장 좋게는, 타사가 특허를 받는 데 실패하는 경우가 있겠죠. 하지만 이를 예측하기는 어렵기 때문에 낙관만 해서는 안됩니다. 반대로, 특허 심사가 끝날 때까지 제품 개발/출시를 미룰 수도 있겠지만, 기약도 없고 현실적인 대안은 아닙니다.

    공을 들이자면, 기존에 출시된 제품 및 관련 특허를 찾아서 타사 제품의 어떤 특징이 특허로 보호될 수 있을 지 예측해 볼 수 있습니다.

    이런 경우, 위 1A에서 언급한 특정 특허를 침해하지 않는다는 의견이 아니라, 더 포괄적으로, 그 누구의 특허도 침해하지 않는다는 Freedom to Operate 의견을 받아둘 수 있습니다.

    2. 내 제품에 특허 받기

    특허는 방어적인 성격도 있기 때문에, 자사 제품에 특허를 걸어 두는 것도 고려해야 합니다.

    한가지 먼저 분명히 해두어야 하는 것은, 내 제품에 특허를 걸어둔다고, 남의 특허를 무시하고 내 제품을 마음대로 만들어 팔수 있는 것은 아닙니다.

    애플에서 아이폰의 외장 디자인에 특허를 걸어두었지만, 그렇다고 퀄컴이나 화웨이, 삼성 등이 가지고 있는 통신 특허를 무시하고 아이폰을 만들 수 없는 것과 마찬가지 입니다.

    그럼에도 불구하고, 타사 제품 대비 차이점/개선점에 대해 특허를 확보해 두면 좋습니다.

    3. 특허 분쟁의 예방

    Patent pending 처럼 권리 자체가 아직 확립되지 않은 경우에는 물론이고, 이미 발급된 특허(특허 번호가 있는 경우)에 대해서도 서로 간의 해석이 일치하지 않을 수 있어서, 어떤 경우에든 항상 분쟁의 가능성은 있습니다.

    일단 분쟁이 발생하면 원고, 피고 상관 없이 양방 모두 손해를 보게 됩니다. 따라서, 사전에 분쟁을 예방할 수 있다면 가장 좋겠죠.

    3A. 먼저 자신을 알아야 합니다.

    누구든 소송을 걸기 전에는 당연히 많은 뒷조사를 합니다.

    제품 시장이 얼마나 중복되는지, 소비자들이 어느 제품을 더 선호하는지, 기타 매출 규모나 회사의 재정 상태 등 다양한 요인들을 검토 후 소송을 결심하게 됩니다.

    따라서, 타사 제품에 대한 검토에 더해, 각 회사와 각각의 시장규모, 유통 경로, 매출 등을 미리 비교 분석해 분쟁이 발생할 가능성을 미리 점쳐 볼 수 있습니다.

    3B. 상대의 행동을 예측해 봅니다.

    유행을 많이 타는 상품의 경우, 소송이라는 기나긴 여정을 시작한 후 얼마 지나지 않아 제품의 판매가 시들해지는 경우도 있습니다. 이런 품목에서 특허 소송이 진행되는 경우는 당연히 드물겠죠.

    반면에, 상대가 특허 소송을 진행해본 경험이 있거나, 업계에서 잦은 분쟁 및 소송 위협으로 악명 높은 기업일 수도 있습니다. 이런 경우, 당연히 더 조심해야 합니다.

    3C. 특허 외의 지재권에도 관심을 가집니다.

    특허 받은 상품과 유사성이 있더라도, 제품 패키징이나 광고문구 등에 큰 차이가 있어서 소비자에게 당연히 다른 회사의 별도의 제품이라고 인식된다면, 분쟁이 발생할 가능성이 적어집니다.

    이렇게 패키징이나 광고문구도 지재권의 일부로 볼 수 있는데, 특허와는 별도의 권리이므로 따로 검토가 필요합니다.

    예를 들어, 비침해의견에 따라 제품을 출시했는데, 기존 제품의 이름을 단순히 일반적인 명칭으로 생각해서 그대로 썼다가 문제가 될 수 있습니다.

    그림 속의 “스콰티 파티”는 배변 시 좋은 자세를 취할 수 있도록 개발된 발받침으로, TV 방송(Shark Tank) 출연 등 많은 인지도를 가진 히트 상품입니다.

    간단히 생각해보면, 이런 발받침은 어느정도의 높이와 내구성만 확보가 되는 선에서 특허를 침해하지 않는 다양한 제품을 출시할 수 있습니다. 하지만, Squatty Potty 라는 이름은 Squatty Potty USA, LLC 만 사용할 수 있는 등록상표이기 때문에, 자사 제품의 광고나 패키징에 비슷한 명칭을 사용하면 문제가 됩니다.

    특허소송에 걸려 낭패를 본 경험담을 전해 들으면 아무래도 겁이 날 수 있습니다. 하지만, 모방제품은 가격 경쟁력과 선택의 폭이라는 면에서 소비자의 권익을 보호하는 긍정적인 면을 가지고 있기 때문에, 법은 무조건 원조 제품을 보호하는 것이 아니라, 적정한 선에서 상호간의 공정한 경쟁을 도모한다는 점 알고 계시면 좋겠습니다.

  • 2-min guide to IPs for retail business

    2-min guide to IPs for retail business

    Let’s say you were to sell t-shirts.

    What do you want to protect?

    A. Words, logos, etc

    B. Product design

    C. It’s all in the making. (e.g. special sewing technique)

    A. Words, logos, etc

    These are called “trademarks”. Trademark is a way to tell people that products bearing the “words, logos, etc” are from you.

    Once you register your trademark with the USPTO, you put everyone in the U.S. on the notice that you own the trademark.

    This makes it easier for you to stop others from selling fake goods/services that pose to be yours.

    Average client spends about $710 including all government fees and other expenses to get a trademark registered.

    The amount is based on actual billing data for IPfever clients’ trademarks that are registered in the past two years as of writing this article.

    B. Product design

    You can get “design patent” for the ornamental feature, like the wing-shaped sleeves.

    Once you patent the design, you get a legally sanctioned monopoly for the design in the U.S. for more than a decade.

    Getting a design patent can be a tedious and expensive process. However, for industrial design, it’s often the only option.

    Average client spends about $4,020 including all government fees and other expenses to get a design patent.

    The amount is based on actual billing data for IPfever clients’ design patents that are issued in the past five years as of writing this article.

    C. It’s all in the making.

    Manufacturing techniques,

    special treatments,

    textile printing method,

    special construction,

    and more

    When people say “patent”, they mean “utility patent”.

    If you developed a new product, it’s likely you invented something. In other words, unless you copied someone else’s goods/services without a single improvement, there is something you can patent.

    Nevertheless, it is important to understand that patent doesn’t protect a product as a whole. It rather protects a specific feature of the product. Sometimes, the patented feature is so minor that others can outcompete you without it, making the patent useless.

    Average client spends about $7,600 including all government fees and other expenses to get a utility patent.

    The amount is based on actual billing data for IPfever clients’ design patents that are issued in the past five years as of writing this article.

    Of course, there are more ways to protect your IP, but the above three should give you a head start.

  • 2분 자가진단

    2분 자가진단

    제품을 보호하는 지적재산권에는 크게 상표, 특허, 디자인 특허가 있습니다.

    예를 들어, 티셔츠는

    무엇을 보호 받을 수 있을까요?

    A. 문자, 로고 등등

    B. 제품 디자인

    C. 만드는 방법이나 특징

    A. 문자, 로고 등

    우리가 흔히 ‘이 제품은 어디껀데?’ 할 때, ‘어디’를 알려주는 것이 바로 “상표 (Trademark)” 입니다.

    상표로는

    (1) 문자

    NIKE

    (2) 그림

    (3) 문자와 그림

    을 많이 씁니다.

    상표 옆에 자주 보이는 ® 표시가 등록된 상표를 나타내고, 등록 전까지는 ™을 사용합니다.

    등록은 각 나라 마다 해야하고 미국에서는 USPTO (미특허청)에 할 수 있으며 출원(신청)부터 등록까지 보통 1년 정도 걸립니다.

    상표등록은 상표권을 공고히 할 뿐 아니라, 상표 도용에 대한 민형사상의 제재에 큰 도움이 되므로, 리테일(일반 소비자를 대상으로 하는) 비즈니스라면 꼭 가지고 있어야할 지재권 입니다.

    상표등록 비용 평균: $710 정부수수료 및 기타 지출 포함 등록까지의 총 비용

    지난 2년 (2/2/22 ~ 2/2/24) 동안 IPfever 를 통해 등록된 상표를 기준으로 한 통계입니다.

    B. 제품 디자인

    제품의 형태 중 기능과 상관없는 부분(예: 티셔츠 소매의 날개 디자인)은 “디자인특허 (Design Patent)”로 보호할 수 있습니다.

    디자인 특허는 발행 국가 안에서 일정 기간 (디자인특허는 약15년 간) 해당 디자인을 포함하는 상품에 대한 독점권을 부여합니다.

    특허는 상표에 비해 시간과 비용이 많이 들지만, 그만큼 받고 나서 누리는 혜택도 큽니다. 예를 들어, 무단으로 디자인을 도용한 사람은 얻은 수익의 최대 3배까지 물어내야 할 수 있습니다.

    디자인 특허 등록 비용 평균: $4,020 정부수수료 및 기타 지출 포함 등록까지의 총 비용

    지난 5년 (2/2/19 ~ 2/2/24) 동안 IPfever 를 통해 등록된 디자인 특허를 기준으로 한 통계입니다.

    C. 만드는 방법이나 특징

    제조공정,

    특수가공 및 처리법,

    프린팅 기법,

    섬유 및 직물조성

    보통 줄여서 “특허”라고 부르는 “발명특허 (Utility Patent)”는 눈에 보이지 않는 부분까지 보호합니다.

    많은 업체들이 특허를 받았다는 사실 자체를 선전 문구로 활용하고 있지만, 실제로는 발명의 질이나 가치와 무관하게 작은 부분이라도 새로운 점이 있으면 발명특허를 받을 수 있습니다.

    따라서 어느정도 가치있는 특허를 받을 수 있는지를 꼭 따져봐야 합니다.

    특허 등록 비용 평균: $7,600 정부수수료 및 기타 지출 포함 등록까지의 총 비용

    지난 5년 (2/2/19 ~ 2/2/24) 동안 IPfever 를 통해 등록된 특허를 기준으로 한 통계입니다.

    물론 더 다양한 지적재산권이 있지만, 대부분 위 3가지에 포함됩니다.

  • 사업 파트너 (동업자)와의 갈등

    비즈니스가 잘 될 때 찾아오는 문제도 있습니다. 그 중 하나가 동업자와의 갈등입니다. 보통 친구나 지인과 함께 사업을 시작하시고, 따라서 정식으로 계약을 맺는 것을 껄끄러워 하시는 경우가 많습니다. 이 때문에 동업자 간의 관계가 틀어지거나 다툼이 있는 경우 해결이 어려워집니다.

    가장 먼저 해야할 일

    주변 분들과 이야기 해보면, “일단 잔고(balance sheet)부터 확인해라”, “거래처나 고객명단을 확보해라” 등의 현실적인 제안부터, “장부를 만들어 거래내역이나 사업 관련 모든 활동 내역을 기록해라”, “동업자와의 대화나 합의 내용을 문자나 이메일로 남겨라” 등 향후 법적분쟁을 고려한 조언까지 다양한 이야기를 듣게 됩니다.

    일단 법적분쟁까지 가면 루즈-루즈, 서로 잃을 게 많다는 점 염두에 두셔야 합니다. 이 때문에, 계좌나 거래처/고객명단 확보 등도 결국은 상대방과의 관계를 현재 이상으로 해칠 염려가 있다면 조심해야 합니다.

    사실, 가장 먼저 해야할 일은 상대방과 자신의 권리와 의무를 정확히아는 것 입니다.

    갈등 해결의 기준

    동업 관계에서 서면계약이 없으면 해당 비즈니스의 법인 설립 유형(corporation, LLC, LLP 등)에 따라 관련 법률에서 정하고 있는 기본조항을 따르게 됩니다. 만약, 법인을 설립하지 않으셨다면 동업관계(partnership)로 봅니다.

    아래는 조지아 주법*에서 동업관계에 대한 정의입니다.

    *참고로, 상업적인 활동은 주 경계를 넘는 경우가 많아서, 각 주에서 통일된 법을 제정하려고 노력하고 있습니다. 예를 들어, 동업관계에 대한 법의 경우, 루이지애나 주를 제외한 모든 주에서 Uniform Partnership Act 를 기반으로 주법을 제정했습니다.

    1. A partnership is an association of two or more persons to carry on as co-owners a business for profit and includes, for all purposes of the laws of this state, a limited liability partnership.
    2. But any association formed under any other statute of this state, or any statute adopted by authority, other than the authority of this state, is not a partnership under this chapter, unless such association would have been a partnership in this state prior to the adoption of this chapter; but this chapter shall apply to limited partnerships except insofar as the statutes relating to such partnerships are inconsistent with this chapter.
    GA Code § 14-8-6 (2022)

    이렇게 따로 법인을 설립하지 않더라도 Partnership 에 대한 법이 마련되어 있고, 법이 미리 정해놓은 동업자의 의무와 권리가 있습니다. 마찬가지로, LLC를 설립한 경우에는 LLC에 대한 법에서 정하고 있고, corporation 도 마찬가지 입니다.

    현실적인 대응

    같은 법을 가지고 이야기를 하더라도, 서로 간의 입장차이에 따라 해석이 달라지기 마련입니다. 대화로 잘 풀어내기가 쉬웠다면 애초에 싸움날 일이 없겠죠.

    법에서 정한 권리와 의무에 따라, 대화로 타협점을 찾는것이 이상적이지만 실제로는 쉽지 않습니다. 의외로 이럴때는 좀 더 객관적으로 법에 근거하여 자신의 입장과 주장을 밝히고 상대방의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

    이를 위해, 변호사들은 demand letter 라는 서면을 전달합니다. 디맨드 레터는 누구든 관련 법조문을 공부하고, 자신의 생각과 의견을 정확히 글로 옮길 수 있다면 꼭 변호사를 고용하지 않고도 준비할 수 있습니다.

    좋은 소식은 여러 법인 설립과 운영에 대한 법은 “성문화” 되어 있다는 사실입니다. 쉽게 말하면 관련된 모든 사항을 집대성하여 하나의 법(예: Uniform Partnership Act)안에 규정하고 있기 때문에, 동업자 관계에 대한 부분은 해당 법규(e.g. GA Code Title 14, Chapter 8) 만 들여다 보면 어느정도 내용파악이 가능합니다.

    Demand letter 준비

    통상 한국에서는 내용증명이라는 표현을 씁니다. 사실 “내용증명”이란 특정 내용을 우편 발신했음을 우체국이 증명해 주는 서비스로, 똑같은 서비스가 미국에 있지는 않아 여기서는 내용증명이라는 표현은 쓰지는 않습니다.

    참고로 미국 USPS 에도 certified mail 이라는 우편방식을 이용하면 상대방의 수신을 증명할 수 있습니다. 물론 최근에는 UPS 나 FEDEX 등의 캐리어를 통해 수신인이 서명을 하게 해 수신확인을 할 수 있습니다.

    그럼 demand letter (디맨드 레터)에는 어떤 내용을 써야 할까요? 그 이름처럼 당연히 내가 “상대방에게 원하는 내용”을 써야 하겠지만, 이를 뒷받침하는 근거도 적으면 좋습니다.

    순전히 내 상식이나 생각만으로 공평하거나 적절하다고 여겨지는 내용을 적어서는 설득력이 없겠죠. 이 때문에 관련 법을 확인하셔야 합니다.

    디멘드 레터의 내용을 간단히 요약하자면,

    1. “본인이 이러이러한 손해를 입었는데”,
    2. 법 규정에 따르면 “이러이러한 부분은 동업자의 의무다”,
    3. 그런데 “귀하가 이러이러한 일을 이행하지 않았으므로 의무를 위반”했고,
    4. 따라서, “귀하에게 이러저러한 보상을 요구한다”

    의 형태가 됩니다.

    여기에 추가로 “언제까지 보상을 안해주면 (혹은 그와 관련해 연락을 안주면) 법적 조치를 취하겠다” 등 다양한 내용이 추가될 수 있겠지만, 일단 위의 네가지는 “문제가 무엇이고”, “요구하는 보상이 정당한지”를 파악하는데 꼭 필요한 사항이라 할 수 있습니다.

    변호사의 도움

    법 뿐 아니라 비즈니스적인 상식도 부족한 경우, 너무 막막할 수 있습니다. 생전 접해보지 않은 법 조문을 읽고 이해하는 것은 당연히 어렵겠지만, 사전을 찾아봐 가며 열심히 읽어봐도 실제 사례에 적용하기 어려운 경우가 드물지 않습니다.

    한국 분들 일수록 변호사를 찾아가는 일을 더 어렵게 생각하시는 경우가 많습니다. 특히, 한인 변호사가 귀하던 시절, 변호사를 찾아갔다가 좋지 않은 경험을 하신 분들은 더 그러실 수 있습니다.

    이제 한인 변호사의 절대적인 수는 증가했지만, 한국어 상담이 어렵거나, 굳이 개업을 하기 보다는 작고 큰 펌에 소속된 경우가 많습니다. 따라서, 한국어 상담을 고집하는 것은 좋지 않습니다.

    영어 소통이 정말 어렵다면, 통역을 대동해서라도 business lawyer 를 찾아가면 생각보다 많은 도움을 얻으실 수 있습니다.

    미국 법률시장은 경쟁이 치열한 편이여서, 최초 상담, 즉 수임계약 (retainer agreement) 전에 실시하는 짧은 initial consultation 은 보통 무료이고, 사전에 공지/협의하지 않고 비용을 청구하는 경우는 없습니다.

    물론 서로의 소중한 시간을 낭비하지 않도록 (1) 현재 처한 문제점을 요약해 잘 설명할 수 있어야 하고, (2) 세부적인 내용에 대한 추가 질문에 즉시 대답할 수 있는 지식을 가지신 분이 직접 (혹은 통역을 대동하고) 가셔서, (3) 내가 원하는 답을 확인 받거나, 단순히 비용 견적을 요구할 것이 아니라, 변호사의 의견을 열린 마음으로 듣는 자세가 필요합니다.

    짧은 상담을 통해서 얻을 수 있는 결과물이 “문제의 해결책”은 아니겠지만, 적어도 문제 해결의 가능성이나, 해결을 위해서 할 수 있는 일 등에 대한 힌트는 얻을 수 있습니다.

    “변호사를 고용하러 간다”고 생각하지 마시고, “변호사가 필요한 일인지 알아보러 간다”고 생각하시면 좋겠습니다.

  • 얼굴이나 형상의 상업적 활용 – 초상권, 저작권, 상표권

    얼굴이나 형상의 상업적 활용 – 초상권, 저작권, 상표권

    간혹 상품에 사람의 얼굴이나 형상이 들어가는 경우가 있습니다. 마릴린 먼로나 밥 말리와 같이 하나의 인물이 특정 문화나 시대의 심볼이 된 경우 특히 그렇습니다.

    초상권 침해

    한국에 초상권이 있듯이, 미국에도 right of publicity 가 있습니다. 명칭에는 다소 차이가 있지만, 동의없이 사람의 이름, 형상, 특징 등을 사용해서는 안된다는 점에서는 비슷합니다.

    헌데 사용하고자 하는 인물의 동의가 있더라도 추가로 주의해야 할 점이 있습니다.

    저작권 침해

    예를 들어, 사진의 경우, 사진을 촬영한 사람에게 저작권이 존재합니다. 따라서, 사진 속 인물의 동의가 있더라도 어떤 사람의 사진을 임의로 가져다가 혹은 이미지 작업 후 사용할 경우 저작권 위반이 될 수 있습니다.

    저작권의 경우 자연히 발생하는 권리이므로, 사진이나 그림, 글씨 등 모든 작품에는 (해당 작가가 저작권을 포기하거나 일반 대중에게 사용권을 부여하는 등의 별도 언급이 없다면) 저작권이 항상 존재한다고 가정해야 합니다.

    상표권 침해

    더 나아가, 사진을 직접 촬영해 등장 인물의 동의를 받고 사용하더라도 상표권 침해가 될 수 있습니다.

    상표의 침해를 판단하는 기준은 소비자의 인식이므로, 유명한 상품의 패키지에 등장하는 인물과 닮은 사람을 모델로 고용해 유사 상품의 패키지에 사용하게 되면, 초상권 및 저작권에 아무 문제가 없더라도 상표권 침해가 될 수 있습니다.

    상표에 대한 권리도 저작권과 마찬가지로 사용과 동시에 자연 발생할 수 있으므로, 한 상품을 개발, 제작, 판매하는 업체는 항상 시장에서 판매되고 있는 유사 상품의 패키징이나 광고 등에 사용된 이미지에 유의하셔야 합니다.

  • Entire agreement 뜻

    Entire agreement 뜻

    계약서에 흔히 들어가는 조항으로 Entire Agreement clause 란게 있습니다.

    세부 문구에 따라 크고 작은 차이는 있을 수 있지만, 기본적으로 Entire Agreement clause 는 계약서(written agreement)를 서명하기 전에 서로 말로 합의한 내용 (verbal agreement)을 없었던 것으로 하는 역할을 합니다.

    다소 비합리적이라고 생각하실 수 있지만, 말로 합의한 내용은 나중에 서로 말이 바뀌거나 달라질 수 있어서 싸움이 나기 쉽습니다. 따라서, 서로의 이해를 분명히 하고 분쟁을 예방하는 차원에서 entire agreement clause 즉, “이 서면의 내용이 서로 합의된 내용(agreement)의 전부(entire)이다”라는 문구가 많이 쓰입니다.

    이렇게 흔하게 사용하고, 좋은 명분 또한 있기 때문에, 법원에서 이 조항이 일방에 너무 불리하거나 사회적 통념에 위반된다고 무효로 판단할 가능성은 매우 적습니다.

    다시 말해, 말로 한 합의한 내용만 믿고, 계약서를 읽지 않고 서명했다가는 나중에 큰 문제가 발생할 수 있다는 것이죠.

    물론 예외적으로, 보통 잘 읽어보지 않고 즉석에서 서명하는 계약서들(예: 보험 등 가입 서류나 자동차 렌탈 계약서 등)의 경우, 서면의 내용과는 다른 직원의 말을 믿고 서명했다는 핑계가 통할 수 있습니다.

    하지만 역으로, 통상 동등한 입장에서 계약한다고 여겨지는 회사 대 회사, 혹은 동업자 간의 비즈니스 계약은 이런 예외에 속하지 않으므로 주의하시기 바랍니다.