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Author: Young Jeon, Esq.

  • 얼굴이나 형상의 상업적 활용 – 초상권, 저작권, 상표권

    얼굴이나 형상의 상업적 활용 – 초상권, 저작권, 상표권

    간혹 상품에 사람의 얼굴이나 형상이 들어가는 경우가 있습니다. 마릴린 먼로나 밥 말리와 같이 하나의 인물이 특정 문화나 시대의 심볼이 된 경우 특히 그렇습니다.

    초상권 침해

    한국에 초상권이 있듯이, 미국에도 right of publicity 가 있습니다. 명칭에는 다소 차이가 있지만, 동의없이 사람의 이름, 형상, 특징 등을 사용해서는 안된다는 점에서는 비슷합니다.

    헌데 사용하고자 하는 인물의 동의가 있더라도 추가로 주의해야 할 점이 있습니다.

    저작권 침해

    예를 들어, 사진의 경우, 사진을 촬영한 사람에게 저작권이 존재합니다. 따라서, 사진 속 인물의 동의가 있더라도 어떤 사람의 사진을 임의로 가져다가 혹은 이미지 작업 후 사용할 경우 저작권 위반이 될 수 있습니다.

    저작권의 경우 자연히 발생하는 권리이므로, 사진이나 그림, 글씨 등 모든 작품에는 (해당 작가가 저작권을 포기하거나 일반 대중에게 사용권을 부여하는 등의 별도 언급이 없다면) 저작권이 항상 존재한다고 가정해야 합니다.

    상표권 침해

    더 나아가, 사진을 직접 촬영해 등장 인물의 동의를 받고 사용하더라도 상표권 침해가 될 수 있습니다.

    상표의 침해를 판단하는 기준은 소비자의 인식이므로, 유명한 상품의 패키지에 등장하는 인물과 닮은 사람을 모델로 고용해 유사 상품의 패키지에 사용하게 되면, 초상권 및 저작권에 아무 문제가 없더라도 상표권 침해가 될 수 있습니다.

    상표에 대한 권리도 저작권과 마찬가지로 사용과 동시에 자연 발생할 수 있으므로, 한 상품을 개발, 제작, 판매하는 업체는 항상 시장에서 판매되고 있는 유사 상품의 패키징이나 광고 등에 사용된 이미지에 유의하셔야 합니다.

  • Entire agreement 뜻

    Entire agreement 뜻

    계약서에 흔히 들어가는 조항으로 Entire Agreement clause 란게 있습니다.

    세부 문구에 따라 크고 작은 차이는 있을 수 있지만, 기본적으로 Entire Agreement clause 는 계약서(written agreement)를 서명하기 전에 서로 말로 합의한 내용 (verbal agreement)을 없었던 것으로 하는 역할을 합니다.

    다소 비합리적이라고 생각하실 수 있지만, 말로 합의한 내용은 나중에 서로 말이 바뀌거나 달라질 수 있어서 싸움이 나기 쉽습니다. 따라서, 서로의 이해를 분명히 하고 분쟁을 예방하는 차원에서 entire agreement clause 즉, “이 서면의 내용이 서로 합의된 내용(agreement)의 전부(entire)이다”라는 문구가 많이 쓰입니다.

    이렇게 흔하게 사용하고, 좋은 명분 또한 있기 때문에, 법원에서 이 조항이 일방에 너무 불리하거나 사회적 통념에 위반된다고 무효로 판단할 가능성은 매우 적습니다.

    다시 말해, 말로 한 합의한 내용만 믿고, 계약서를 읽지 않고 서명했다가는 나중에 큰 문제가 발생할 수 있다는 것이죠.

    물론 예외적으로, 보통 잘 읽어보지 않고 즉석에서 서명하는 계약서들(예: 보험 등 가입 서류나 자동차 렌탈 계약서 등)의 경우, 서면의 내용과는 다른 직원의 말을 믿고 서명했다는 핑계가 통할 수 있습니다.

    하지만 역으로, 통상 동등한 입장에서 계약한다고 여겨지는 회사 대 회사, 혹은 동업자 간의 비즈니스 계약은 이런 예외에 속하지 않으므로 주의하시기 바랍니다.

  • 스몰 비즈니스 – 직원 해고하기 101

    스몰 비즈니스 – 직원 해고하기 101

    미국의 at-will (자기의사) 고용 원칙에 대해 들어보셨나요? 이에 따르면 직원을 해고할 때는 “특별한 사유가 필요없다”고 하지요. 하지만 이따금 들려오는 부당해고소송 (unlawful termination lawsuit) 이나 차별금지소송 (employment discrimination lawsuit) 이야기를 들으면 섣불리 직원을 해고하기 겁나기도 합니다.

    법률적으로 미국 대부분의 지역에서 직원을 해고할 때 사유가 필요하지 않습니다. 하지만 부당해고소송이나 차별금지소송은 판결과 상관 없이 비즈니스에게 큰 시간적 비용적 손해를 끼칠 수 있습니다.

    해고 사유에 대한 기록을 남기고, 남은 급여를 제때 지불하는 등 몇가지 주의점만 꼭 지키면, 고용주와 퇴사자 사이에 얼굴 붉힐 일 없이 고용관계를 잘 매듭짓고, 행여 분쟁이 발생하더라도 빠르고 쉽게 해결할 수 있습니다.

    1. 해고 사유를 문서화

    인종적 차별이나 임신, 나이 등과 같이 부당한 사유로 해고를 한 고용주도 판사 앞에서는 당연히 “업무실적이 나빠서 해고했다” 고 말합니다. 따라서, 이렇게 급조한 주관적 잣대는 당연히 법정에서 힘이 실리지 않습니다.

    하지만 같은 내용의 업무평가가 해고일 이전에 서면으로 작성되었다면 전혀 다른 얘기가 됩니다.

    스몰 비즈니스는 인사관리 담당자가 따로 있는 경우가 드물고, 사장님이 인사 관리부터 매니저/수퍼바이저 역할까지 겸하는 경우도 드물지 않기에, 해고 사유를 “신빙성 있는 기록”으로 만드는 노력이 추가로 필요합니다.

    작은 업체도 신빙성이 있는 기록을 만들 수 있습니다.

    • 매니저가 매월/분기 별로 직원 평가를 실시 후 보고 -> 제3자인 매니저가 증인이 됨
    • 근무태도가 불량한 직원에게 전달한 경고 노트/편지/이메일 -> 경고 사실이 객관화 되어 자료로 남음
    • 직원들간에 문제가 있을 때 타 직원이 작성 및 제출한 서면 -> 불만을 제기한 직원이 증인이 됨

    그 외 일반적으로 해고사유에 뒷받침이 될 수 있는 증거는 다음과 같습니다. 평소부터 꾸준히 직원별로 인사관리철을 만들어 관리해야 예기치 않은 사고가 발생했을 때 발빠르게 대응할 수 있습니다.

    • 출퇴근 기록
    • 회사 내규 혹은 법률 위반 행위에 대한 영상 기록
    • 회사내규 위반 사례에 대한 미팅 회의록
    • 구두 경고의 내용을 기록한 문서
    • (심각한 위반에 대한) 서면 경고
    • 문제가 되는 행동을 추적 기록한 일지
    • (해당 직원이 읽고 확인 서명한) 회사 내규 및 직원 지침
    • 직무 교육 및 결과에 대한 기록

    정당한 해고 사유도 문서화를 게을리하면 부당해고로 둔갑할 수 있습니다.

    예1: 나이가 많다고 해고됐다?

    기억력 감퇴로 업무 상 잦은 실수, 고객에게 보이는 고압적인 태도, 나이가 적은 상사에 대한 태도 불량 등은 정당한 해고사유 입니다. 하지만 이러한 내역을 문서화 해두지 않으면 해고 후 “나이에 대한 차별” 로 부당해고 소송을 당할 수 있습니다.

    예2: “투표 하고 왔는데요?”

    전화 한통 없이 지각하거나 결근할 경우, 선거일에 투표를 했다는 핑계가 있더라도, 근무수칙 위반으로 정당한 해고 사유가 됩니다. 하지만 이런 수칙의 서면화 및 통보 사실에 대한 기록이 없으면, “참정권 행사에 대한 보복”으로 큰 문제가 발생할 수 있습니다.

    예3: 성희롱 신고

    직장 내 성희롱은 심각한 문제입니다. 이에 대해 고용주가 대응을 소홀히 하면, 나중에 해당 직원을 정당한 사유로 해고하고도 “성희롱 신고에 대한 보복” 해고로 소송을 당할 수 있습니다. 성희롱에 대한 불만이 접수되면 반드시 즉각적으로 조사 및 적절한 조치를 취하고 이를 서면기록으로 남겨야 합니다.

    예4: 직장 내 안전 문제 (OSHA)

    직장내 안전 규정 및 OHSA 규정, 노동법 등을 수시로 확인할 필요가 있습니다. 직장 내 안전 수칙이 법규정보다 더 엄격하게 잘 지켜지고 있다는 확신이 없다면, 직원의 직무 태만 등에 따른 해고 시에 부당해고소송의 빌미를 제공할 수 있습니다.

    예5: 임신과 출산

    일시적인 건강 문제와 마찬가지로 임신을 이유로 직원을 해고하는 것은 금지되어 있습니다. 이런 일시적인 건강 상의 이슈가 있을 때는 근무시간의 조절 및 재택 근무 등으로 직원이 계속 근무할 수 있는 합리적인 여건을 제공하고, 이를 기록으로 남겨야 차후에 다른 이유로 해고 시 문제가 없습니다.

    2. 해고의 통지

    정당한 해고 사유 및 근거를 확인했다면, 직원에게 해고 사실을 통보할 수 있습니다. 만약 해고 결정이 급작스러워 미처 준비가 안 됐다면, 내키지 않더라도 직원에게 유급 휴가를 주어 집으로 돌려보내고 차분히 준비할 시간을 갖는 것이 좋습니다.

    해고 통지문

    해고는 직원의 입장에서는 마른 하늘에 날벼락 같은 경우가 많습니다. 비즈니스가 위치한 지역에 따라 해고 통지를 서면으로 할 필요가 없을 수도 있지만, 다음의 정보를 포함한 문서를 발급하고 사본을 인사기록부에 보관하는 것이 좋습니다.

    • 고용주와 직원의 이름 및 해고날짜
    • 퇴사 시 반납해야 할 열쇠나 기타 물품 및 장비의 목록
    • 최종 급여 및 미사용 PTO 정산 일자 및 지급 방법
    • 직장 내 의료보험 혜택이 있다면, 가입 종료일 및 COBRA 관련 서류
    • 고용 계약 상 퇴직금(severance)이 있다면, 퇴직금 정산 및 지급 방법

    그 외 필요에 따라 아래와 같은 내용을 추가할 수 있습니다.

    • 퇴사 시 제출해야 할 기밀유지계약서
    • 직원의 편의를 위한 실업 수당 관련 정보

    해고 통지문에 해고사유를 포함하거나 구두로 설명하는 것은 오히려 해고 대상자의 분노나 언쟁을 촉발할 수 있습니다. 따라서, 해고 사유를 해고 대상자뿐만 아니라 다른 직원들에게도 공개하지 않는 경우가 대부분 입니다. 다만, 해고 대상자로부터 공개 요구를 받으면 필요한 범위 내에서 공개할 수 있습니다.

    직원에게 통보

    해고의 통보는 위의 모든 준비를 마치고, 조용한 장소에서 꼭 필요한 인원만 참여시켜 진행합니다.

    • 장소는 대화 내용이 불필요한 타 인원에게 들리지 않도록 개인 사무실이나 회의실을 이용하는 것이 좋습니다.
    • 고용주와 해고 대상자 단 둘만의 대화는 이후 서로 말이 달라지기 쉬우므로, 해고 대상자의 상사나 인사관리 담당자 등이 참여합니다.

    해고 통보 시에는 (1) 해고 통지문의 내용을 설명하고, (2) 해고 통지문 및 기타 서류를 전달한 후, (3) 대상자가 감정을 추스리고 떠날 수 있도록 충분한 시간을 주는 것이 좋습니다. 최종 급여를 해고 통보 시에 바로 지급하면 불필요한 마찰을 피할 수 있습니다.

    3. 사후 처리

    타 직원들에게 해고 사실을 알리되, 불필요한 설명을 추가하지 않습니다. 해고된 직원에 대한 비방이나 악의적인 행동은 절대 삼가합니다.

    해고된 직원의 직무와 책임을 누가 인계할지 정하고, 의사 결정 및 조직 구성에 변화가 있으면 이를 공지합니다.

    퇴사자의 업무 공간 및 개인 물품을 정리하고, 업무 이메일 계정이나 프로그램 로그인을 비롯 각종 열쇠, 카드, 신용카드, 회사 전화, 랩탑 등을 회수합니다.

    끝으로

    해고 통지문은 기록으로 남는 것 외에 해고 통보 시에 불필요한 언쟁을 예방하는 역할도 합니다. 번거롭고 형식적인 절차로 치부하지 마시고 꼭 시간을 들여서 준비하세요. “Termination letter template” 검색하면 무료로 다운받을 수 있는 서식이 많이 있습니다.

    해고 대상자가 현 직장에서는 형편 없는 직원이여도 가정이나 다른 환경에서는 좋은 사람일 수도 있습니다. 분쟁의 불씨를 만들거나 남기는 일 없이 서로의 인격을 존중하며 원만하게 해고 진행하시는데 도움이 되면 좋겠습니다.

  • Can I get it patented?

    When you ask,

    Can I get my product patented?

    The answer goes:

    it definitely is, but it might not worth it.

    Let me explain.

    Some people mistake a patent as a comprehensive protection for a certain idea or product. Well, a smartphone is said to be covered by 250,000 patents. It should tell you how narrow a patent can be.

    Does that mean it is easy to get patent?

    For a surprise to someone, the answer is “yes,” but I didn’t say it’s cheap.

    For a product development, creative steps are essential even if you are imitating another product. You don’t know how they built it, so you re-create the manufacturing steps after reverse-engineering. In so doing, you’ll have to go through trials and errors, and then you end up with a better, or sometimes worse, article.

    Well, if the difference is on the better side, you might want to get it patented. Even if it’s on the worse side, you can still get a patent. I know it goes against your intuition, but legally speaking, “utility” means that it has a use, not necessarily a beneficial one.

    So, a minor tweak in manufacturing process and a tiny new feature in your product can be patented.

    Why then, do people speak so highly of patent?

    To get a patent, you will need help from patent professionals. And they are expensive.

    While it is easy to say that patent grants you exclusive rights in certain steps or features, disputes regarding the steps and features will be always very technical and to the minute details.

    A patent has to be very clear as to what extent the patent owner has exclusive rights. And for that, patent law has developed in a way that having a law degree will not quite make you cut out to be a patent practitioner. An attorney with an engineering degree can sit for a patent bar administered by the United States Patent and Trademark Office, which has notoriously low pass rates. The result: it costs many thousands, even up to hundreds of thousands, of dollars to secure a patent.

    It is not to say there is always positive correlation between cost and value. But, in reality, you wouldn’t invest in something unless it justifies the cost. Issued patents are there because at least someone believed the value would exceed the cost.

    How do you measure the value of a patent?

    There are many factors including the size of potential market and consumer demand, but most patent professionals agree that it essentially depends on how difficult it is to “design around.”

    Let’s say you make a new product that goes viral. Consumer demand skyrockets, and you have legally sanctioned monopoly, assuming you got the patent. Your competitors would look at your product, and the first thing they would think about is how to make a similar item that is not infringing your patent right.

    We call it designing around a patent. If your competitors can easily design around your patent, the value of your patent is, of course, not so much.

    Patent practitioner tries to make your patent hard to design around.

    To get a patent, you will need to explain your tech to the extent anyone has ordinary skill in the art can reproduce the tech. Further, you will need to claim what exactly is the scope of your patent right.

    The scope sets the boundary of your patent right, so it tells others if their products would infringe your patent. Further, others will try to find out if they could design around your patent.

    It is a critical aspect of patent prosecution because you, as an inventor, can claim the boundary of patent right.

    Of course, you have to persuade the USPTO, or the patent examiner, that your claim is not overreaching. Overreaching patent scope might unjustifiably call a common practice in the industry patent infringement. So, when you claim broadly, the USPTO will be reluctant to grant a patent.

    Last words

    So, the real question is if your invention would make a “good” patent that is worth of your money.

  • 특허 등록 가능성

    흔히

    이러저러한 제품이 있는데, 특허 받을 수 있느냐

    고 물으시는데

    똑같은 제품에 대해 특허 받을 가능성이 99.9% 일 수도 있고, 0.1% 일 수도 있습니다.

    그 이유를 설명드리겠습니다.

    많이들 오해하시는데 특허는 제품을 보호하지 않습니다.

    예를 들어, 스마트폰 하나 만드는데 최대 250,000 개의 특허를 사용한다고 하죠. 이렇게 많은 특허가 한 제품에 들어가 있는 이유를 따져보면 답은 간단해 집니다.

    통상 하나의 특허는 매우 좁은 범위의 기술/기능에 대한 권리입니다. 따라서, 어떠한 제품이든 기존 제품과 완전히 똑같지 않다면 특허 못 받을 이유가 없습니다.

    그럼 특허 정말 아무나 받을 수 있을까요?

    기대수익에 대한 고려를 하지 않고, 눈먼 투자가 이루어진다면 “그렇습니다”.

    상업적인 제품을 개발 경험이 있으신 분이라면, 하나의 제품 개발을 위해 얼마나 많은 노력과 시간이 필요한지 잘 아실 겁니다.

    단순한 제품이라도, 심지어 기존 제품을 베끼려해도, 제작 단계에서 많은 시도와 오류가 반복되고, 결국에는 최소 한두가지 창의적인 문제해결이 이루어진 후에야 제품이 나오게 됩니다.

    이런 창의적인 개선점이 특허의 대상입니다. 제작 방식에 있어서 작은 변경부터 제품에 추가된 특징까지 크고 작은 개선점을 “약 20년간 나만 쓸 권리”가 바로 특허입니다.

    그렇다면 아무나 받을 수 있는 특허를 왜 그리 높이 평가할까요?

    특허는 출원 단계에서 등록까지 모든 단계에서 특허전문가의 도움이 필요합니다.

    개선점이나 특징을 보호한다는 것이 말로는 쉽지만, 실제로 다툼/소송이 나면 권리를 침해 했는지 안했는지를 따져야 하고, 이에 대한 정확한 법적 기준이 있어야 하겠죠.

    따라서, 기술을 특허법 제도에 맞게 해석하고 설명해야 하고, 이렇게 기술을 말로 설명하고, 적절한 범위를 설정해 권리를 부여 받는데에는 특별한 지식뿐 만 아니라 오랜 시간과 노력이 필요하고, 이러한 시간과 노력은 비용으로 계산됩니다.

    쉽게 말하면, 하나의 특허를 받으려면 최소 수천불에서 많게는 수십만불의 비용이 발생합니다.

    물론 비용이 가치와 항상 정비례하지는 않겠죠. 하지만 실제 시장경제에서는 그만한 비용을 합리화 할 만한 가치가 없으면 투자가 이루어지지 않기 때문에, 특허를 받은 기술은 보통 그만한 가치를 갖기 마련입니다.

    특허의 가치는 어떻게 평가하나요?

    물론 잠재적인 시장의 규모, 개선된 제품을 소비자들이 얼마나 더 비싸게 구입할 의사가 있을지 등 다양한 잣대가 있겠지만, 보통 특허 전문가가 가장 중요하게 생각하는 가치는 “회피가 얼마나 어려운지” 입니다.

    아무리 시장 규모가 크고 소비 욕구를 자극할 기술이라도 쉽게 다른 기술로 대체할 수 있다면 경쟁사들은 이런 특허의 사용권을 사지 않고, 대체 기술을 개발하려 할 것입니다.

    결과적으로 특허를 등록하는데 돈만 많이 쓰고, 실제로 수익은 별로 없는 특허는 일반 소비자에 대한 광고 효과(경쟁제품과 차별화된 신제품임을 알리는 선전 효과) 외에 큰 가치가 없습니다.

    회피 가능성은 똑같은 기술이라도 특허권을 어떻게 설정하느냐 따라 달라집니다.

    특허 전문가가 하는 일은 단순히 기술을 설명하는 것 뿐 아니라 권리 범위를 설정하고, 이를 특허 심사관에게 납득시키는 일도 포함 됩니다.

    다시 말해, 똑같은 기술에 대해서도 다른 법적 권리가 설정될 수 있습니다.

    그렇다면 당연히 권리 범위를 최대한 크게 잡으면 유리한거 아니냐 하시겠지만, 권리 범위가 넓어질 수록, 이미 유사한 기술에 걸려 있는 권리와 충돌이 발생하고 등록 가능성은 점점 낮아지게 됩니다.

    따라서, 어떠한 기술이든 아주 높은 가치를 가진 특허로 만들려면 등록 가능성은 0.1% 가 될 수 있습니다. 반대도 마찬가지겠죠?

    마지막으로 한마디 당부드리자면,

    특허 상담을 받으러 가시면, “특허 받을 수 있나요?” 묻지 마시고, “좋은 특허가 나올 수 있을까요?” 물으시기 바랍니다. 이에 대해 얼마나 성실한 답변이 나오느냐에 따라 얼마나 좋은 변호사를 찾으셨는지 확인하는 잣대가 될 수 있습니다.

  • K-뷰티 브랜드 “조선미녀”, 가짜의 난립과 교훈

    혹시 “조선미녀”라는 화장품 브랜드 들어보셨나요? 저는 한국 화장품을 즐겨쓰는 제 아내도 아닌, 제 아내의 대학병원 직장 동료들, 한국과는 전혀 인연이 없는 조지아 토박이 간호사들을 통해 전해 들었습니다.

    한국은 한국전쟁 내지는 BTS로 알고 계신 분들인데, 이 분들이 한국에서도 그렇게 널리 알려지지 않은 “조선미녀”를 알고 애용하고 있다는 사실에 놀랐습니다.

    가짜 “조선미녀” 의 극성

    특히, “조선미녀”의 자외선차단 제품이 TikTok 에서 공유되며 인기를 끌고 있다고 하는데, 인기를 끌면 유사제품이 등장하는 것은 요즘 시대에 당연지사라 할 수 있겠죠.

    이 때문인지 해당 브랜드의 영문명인 Beauty of Joseon 을 검색하면 연관 검색어로 sunscreen 이 등장하고, 이를 검색하면 별점이 매우 낮은 유사제품이 첫 페이지를 도배를 하고 있습니다.

    오히려 진품은 리스팅을 삭제 했는지 찾아볼 수 없는데, 지금(7/11/2023 기준)은 아래와 같은 패키지 상품으로 그 형태를 찾아 볼 수 있습니다. 2개 중 왼쪽의 제품이 “조선미녀” 자외선차단제 스틱형 제품입니다.

    밑에서 소개 할 제품들이 모조품 내지는 유사제품인데,

    아래는 제품 자체로는 구분이 안가는 모조품이고, 리스팅 문구에는 “Beauty of” 가 빠진 Joseon 이라고 명기되어 있습니다. 원산지가 아닌 향(scent)에 Korean beauty care sunscreen 이라고 써 소비자를 현혹하고 있죠. 아마도 중국제 일 듯 합니다.

    아래는 아마존의 경고를 받았는지 “조선미녀” 상표를 포토샵으로 삭제한 티가 납니다.

    다음은 아예 새로운 상표를 사용한 유사품인데, 한글을 쓴 점이 재미있어서 소개해 봅니다.

    그 외에 아래의 조선미녀를 따라한 유사 상표 “조ㄴII녀” 가 눈에 띕니다.

    아래로 내려올 수록 경계가 모호해지기는 하지만, 상표 뿐 아니라 제품용기나 포장의 색상, 표기, 전체적인 분위기 등을 봤을 때 상표권 침해는 맞습니다.

    왜 이런 불법제품이 아마존에서 극성일까요?

    아마존은 기본적으로 제품 리스팅을 판매자(혹은 상표권 소유자)가 직접하고, 아마존은 각 리스팅의 판매량, 리뷰, 반품률 등을 분석해 소비자가 만족할 만한 제품을 쉽게 찾을 수 있도록 돕는 역할을 합니다.

    이때 리스팅 및 제품에 대한 모든 책임은 판매자에 있기 때문에, 아마존으로써는 잘 팔리면 검색 순위를 높여줄 뿐, 다른 상품이나 브랜드에 대한 보호는 그 다음 고려사항이 되기 마련입니다.

    이런 폐단 때문에 브랜드들의 불만이 쌓이고, 판매자 뿐 아니라 결국엔 가짜 혹은 저질의 제품을 구매하는 소비자들이 불만을 갖기 시작하면서 Amazon Brand Registry (“ABR”) 라는 것을 만들어, 원칙적으로는 한 상품에는 하나의 리스팅만 존재하게 하고 그 리스팅을 브랜드, 즉 상표권자가 관리할 수 있도록 했습니다.

    물론 좋은 방향으로 나아가고 있지만, “조선미녀”의 사례를 보면 ABR 의 한계를 알 수 있습니다.

    아마존 브랜드 레지스트리(ABR)의 한계

    먼저, ABR 이 문구에 의존하고 있기에 미국에서는 그림이나 다름 없는 “조선미녀” 보다는 작은 글씨의 Beauty of Joseon 이 ABR 등록의 핵심이 됩니다.

    따라서, 가짜 제품들은 리스팅에 정확히 “Beauty of Joseon” 이라고 쓴 경우가 없습니다. “Beauty of Josean”, “Joseon Korean sunscreen” 등 유사한 표기로 현혹하고 있습니다.

    사실 Joseon 은 영어의 흔한 철자 유형이 아니기 때문에 한번 보고 기억하기 어렵습니다. 마찬가지로 K-Beauty 의 유행으로 한국 화장품임을 기억하는 사람이 많지만, 실제로 구입시 Made in Korea 인지 확인하는 사람은 적습니다. 이 때문에 Josean 과 Korea 만 봐도 거의 확신을 가지고 구매할 듯 합니다.

    추가로, ABR은 상표권의 한 기둥을 차지하는 trade dress 즉, 상품 패키지의 유사성에 대해서는 전혀 보호하지 않고 있기 때문에, 제조사, 브랜드, 그리고 판매자가 직접 팔을 걷고 나서지 않는 한 아마존의 시스템적 보호를 받을 수 없는 영역이 너무 많습니다.

    조선미녀가 주는 교훈

    상표법적으로 봤을 때, “조선”은 역사적으로 대한민국의 전신이라 할수 있는 조선 왕조를 칭하는 고유명사이고, “미녀”는 화장품을 사용하는 많은 여성들이 듣고 싶은 대표적인 말로 고유성이 부족해 각각은 그다지 좋은 상표가 되지 못합니다.

    물론, 그나마 “조선”이 “한국” 보다 훨씬 낫고, 무엇보다 두 단어를 연결했을 때는 충분히 보호 받을 수 있는 상표가 됩니다.

    해당 브랜드는 미국 특허청에 아래와 같이 등록되어 있습니다.

    일단 “조선미녀” 부분은 특징있고 아름다운 글씨체로 큰 변별력을 보여주지만, 일단 사용하고 있는 상표와 다르고, 영어권에서는 글씨를 읽어내지 못하므로 기억하기는 어려운 상표입니다.

    이런 경우에는 검은글씨와 빨간색 인장의 색대비를 강조하기 위해 색에 대한 권리를 주장하는 컬러상표로 등록하는 편이 좋습니다.

    다음으로 아래에 작게 쓰여진 영문명 Beauty of Joseon 에 대해 생각해 보겠습니다.

    첫째로, Joseon 은 한글 로마자 표기법에 따른 듯 한데, 이렇게 정식 표기를 사용하면 오히려 상표로써 좋지 않습니다. 유일성, 독특성을 갖기 위해서는 오히려 Joson 처럼 영어권에서 봤을 때 발음하기 쉽고, 외우기 쉬운 형태가 좋습니다. 추가로 이렇게 O 가 반복되면 다른 모음으로 대체했을 때 더 티가 나서, 유사상표로 소비자를 기만하기 어려워집니다.

    둘째로, “Beauty of” 는 “~의 아름다움”이라는 뜻으로, 무엇보다 “조선미녀”가 가진 뜻을 잘 전달하지 못하고 있습니다. 브랜딩에서 의미의 전달이 중요한 점을 생각하면 좋지 않은 영문표기 입니다.

    굳이, 직역을 해야하면 Beauty from Joson 이 좋지만, 상표로는 너무 길고 어감이 좋지 않아 Joson Beauty 혹은 Josonian Beauty 처럼 쉽게 가는 편이 낫습니다.

    참고로, 미국에서 사용할 상표이므로 영문명을 추가한 것은 좋지만, 이런 부가적인 표기는 제품 패키징에 따라 크기와 위치를 변경할 필요가 발생하기 때문에, 주가 되는 표기와 따로 상표 등록하는 편이 유리합니다. 현재 단일 국제분류 (화장품) 에만 등록되어 있는데, 이런 경우 영문을 별도로 추가 등록해도 고작 $250 비용이 추가됩니다.

    아무래도 TMI 같지만 조금 더 깊이 들어가 보면, Joson Beauty 의 경우Beauty 는 화장품 상표로 변별력이 없는 부분이기에 Joson 이 상표의 축이 되고, 현재 미국 시장에 잘 알려져 있는 Jason 이라는 화장품 브랜드와 충돌이 있습니다. 좋은 브랜드 이름 만들기 결코 쉽지 않습니다.

    이상으로

    요즘 미국 시장에서 인기몰이를 하고 있는 “조선미녀” 상표에 대해 살펴봤습니다. 요즘은 틱톡, 유튜브 등의 소셜 미디어 덕분에, 인지도가 없던 브랜드가 하루 아침에 아마존 베스트 셀러가 되는 경우가 생깁니다.

    특히, 작게 시작한 브랜드일 수록 초기에 상표권에 대한 준비를 소홀히 하기 마련인데, 나중에 수습하려고 하면 비용도 비용이고 여러모로 골치가 아픈 경우가 많습니다.

    브랜드 준비 단계에서 법적으로 시장에서 보호 받을 수 있는 유리한 위치를 확보하고, 상표 등록, 갱신 및 유지에 지속적으로 관심을 가지시기 바랍니다.

  • 미국에서 사업 시작 (LLC 만들기 – 실전 가이드)

    의류, 소품 등의 온라인 리테일부터 식당이나 뷰티서플라이 등의 로컬 비즈니스까지 비즈니스를 시작할 때 꼭 필요한 3가지 정리해 드립니다.

    첫째로 법인의 설립입니다. 최근에는 법인 설립이 일반화 되면서, 작은 규모의 사업자도 개인사업자 보다는 법인 형식을 선호하는 추세입니다.

    법인 설립 시 이점으로

    • 개인/가정의 자산을 사업 실패로 부터 보호할 수 있습니다. 이는 단순히 부채 뿐 아니라 민/형사상의 법적 책임 등에도 적용됩니다.
    • 어느정도 사업체가 성장을 하면 개인의 신용과 상관 없이 법인 명의로 대출 및 투자를 받을 수 있습니다.
    • 이후 은퇴나 새로운 사업 등에 도전 등의 이유로 사업체를 매각하실 때 절차가 쉽고 단순해 집니다.

    가장 인기 있는 법인 형태로 유한책임회사를 들 수 있는데, 흔히 LLC 라고 불리우는 이 유한책임회사는

    1. 설립 과정이 단순하고,
    2. 세제 혜택이 있습니다. [영업 이익에 대해 법인세 (corporate income tax)를 한번 내고, 그후 각 주주가 받는 배당금(dividend)이 대해 개인 소득세(personal income tax)를 한번 더 내는 주식회사와 달리, 한번만 세금을 냄.]
    3. 상기 2에 추가하여, 1인 기업 (member 가 하나인 경우)의 경우에는 LLC 명의로 따로 tax return 을 할 필요 없이, 소유주의 personal tax return 에 합산할 수 있습니다.
    4. 나중에 member 가 들어나고 사업규모가 커져도 주식상장이 필요하지 않은 한 LLC 형태로 세제 혜택을 유지하면서 계속 운영이 가능합니다.

    둘째는 사업자 등록입니다. LLC 를 만들 때, 법인 설립과 각종 사업자 등록(EIN, tax number, etc)을 헷갈리시는 분들이 많은데, 사업자 등록은 주로 납세 의무와 관련되어 필요합니다.

    예를 들어, 직원이 있으면 월급의 일부를 원천징수 해야 하고, 이와 관련해 연방 국세청(IRS)에서 발행하는 EIN (Employer’s Identification Number) 이 필요합니다. 또한, 리테일 사업의 경우 재료나 상품을 구입 시에는 각 주에서 부과하는 sales tax 즉 소비세를 공제 (sales tax exemption) 받고, 소비자로부터는 sales tax 를 징수해 납부할 의무가 생기는데, 이를 위해 주정부로 부터 Sales and Use Tax ID 를 받게 됩니다.

    • 사업자 등록과 다르게 법인 설립은 단순히 납세번호를 받는 것이 아니라, 사업자 개인으로부터 법적 책임과 의무를 분리하는 법적 절차 입니다.

    보통 작게 사업을 시작하실 때는 변호사를 찾을 만한 여유나 특별한 이슈가 없는 경우가 많고, 실제로 1인 소유의 회사를 차릴 때, 보험/금융 등 엄격히 규제되는 산업 분야가 아닌한, 복잡한 법률 이슈가 있는 경우는 드뭅니다.

    셋째는 납세 의무를 위한 기장/회계 및 택스 리턴입니다.

    실제로, 많은 사업자 분들이 변호사와는 인연이 없으셔도 세무/회계사는 꼭 찾아가시는데, 이는 대부분 사업의 목적이 수익 창출이다 보니 세금문제가 항상 따라오기 때문입니다.

    이때 영어가 짧으신 분들을 위해 법인 설립도 함께 도와 드리는 경우가 있습니다. 다만, 원칙적으로 회사 설립도 법률 업무이다 보니 변호사가 아닌 세무/회계사가 대리하면 불법(unauthorized practice of law, or UPL in short)의 여지가 있기에, 설립 관련 업무는 사업자 본인이 직접한 것으로 처리되고, 문서 상에는 본인 명의만 남게 됩니다.

    이런 연유로 매년 법인 등록 연장에 대한 안내서는 직접 받아보시게 되는데, 이를 잘 읽어보지 않고 무시해 법인등록(state business registration)이 취소되는 경우가 종종 있으니 주의하시기 바랍니다.

    위의 3가지 내용을 하나씩 자세히 알아 보겠습니다.

    미국에서 회사를 차리기 위해 가장 먼저 해야할 일은 법인 설립 및 인가 (business registration) 입니다. 회사를 설립하고 이를 주 정부에 인정받는 행위인데, 개인과는 독립적인 법률적 인격체를 탄생시키는 절차로, 간단히는 회사의 출생신고라고 생각하시면 됩니다.

    1. 법인 설립 & 인가 – 주정부 (state) – business registration

    “법인” (legal entity) 이란 상행위를 함에 있어 개인과 동등한 법적 권리/책임을 갖는 인격체입니다.

    • 흔히 보이는 주식회사 (“Corporation” or “Inc.”) 나 LLC (유한책임회사), LLP (유한책임파트너쉽) 등이 법인의 대표적인 형태로, 이 글에서는 최근 가장 각광받고 있는 LLC 를 위주로 설명드립니다.

    법인은 개인과 마찬가지로 별도의 인격체이다 보니, 사장님이 비즈니스 그 자체인 개인사업자와 다르게 몇가지 중요한 개념이 파생됩니다.

    1. 법인은 소유주가 있습니다. 통상 법인을 만들어 사업을 하시는 사업자가 소유주겠지만, 투자자에게 일부 소유권을 양도하게 되면 투자자도 소유주가 됩니다. (LLC 의 경우 소유주를 member 라고 하고, 주식회사의 경우 주주(shareholder)라고 칭합니다.)
    2. 법인은 경영인이 따로 있을 수 있습니다. 다시 말해, 소유주는 단순히 법인을 소유할 뿐, 경영에는 직접 참여하지 않을 수 있습니다. 이런 경우, 소유주는 회사의 빚에 대한 책임 뿐 아니라 운영에 대한 책임도 지지 않게 됩니다.

    참고로, 설립 시 연방/주 정부의 “허가”가 필요한 법인도 있는데, 이는 특수한 경우로 통상의 영리법인은 그냥 신청하면 이를 인정해주는 “인가” 제도입니다. 다시 말해, 매년 법인등록 수수료(2023년 기준 첫 등록 시 $100, 이후 매년 $50) 만 납부하면 누구든지 LLC 를 설립할 수 있습니다.

    조지아 주 기준으로 LLC 설립은 설립문서 (정관이나 내규 등) 를 따로 준비하지 않으셔도 온라인 서비스의 양식에 몇가지 정보만 기입하시고 등록비를 납부하시면 설립문서가 자동으로 작성되므로, 설립부터 인가까지 원스톱으로 진행하실 수 있고, 1주일안으로 모든 업무를 완료하실 수 있습니다.

    간단한 절차이지만, 몇가지 주의점이 있으므로 조지아 주의 온라인 서비스를 함께 살펴보겠습니다.

    조지아 주정부 사이트 접속하기

    Georgia Corporations Division 에서 “Online Services” 를 선택합니다. 로그인이 필요하므로 계정이 없으시면 “Create a User Account” 를 선택합니다.

    여기서는 실제로 온라인으로 서류를 작성하고 접수하시는 “신청인”의 개인 정보를 입력합니다.

    참고로, 신청인은 꼭 법인을 소유하게 될 소유주나 법인 설립 업무를 수행하는 수행인, 법인의 대리인 (registered agent) 등 일 필요가 없으며, 거주지와 상관 없이 (예: 한국 거주시에도) 신청인이 될 수 있습니다. 참고로, 법인의 대리인 (registered agent) 만 조지아에 살고 계시면 됩니다.

    계정 관련 아이디, 비밀번호 등을 정하고, 생성된 계정을 이용하여 다시 Online Services 에 Login 합니다.

    로그인 후 다양한 메뉴 중 “Create or Register a Business” 를 찾아서 선택합니다.

    설립할 회사 종류 선택

    여기서는 “I am creating a new domestic business” 를 선택 합니다. 참고로, 타주나 해외에서 이미 설립 운영 중인 기업이라도 추가로 조지아에 현지 법인을 설립하는 경우에는 domestic business 가 됩니다.

    다음으로 사업 목적이나 소유 구조, 운영 방식 등의 필요에 따라 사업체 종류를 선택하셔야 하는데, 여러 형태에 대한 소개는 생략하고 작은 기업에 가장 적합하고 선호되는 Domestic Limited Liability Company (LLC) 를 기준으로 설명드리겠습니다.

    LLC 는 별도 규정을 정하지 않으면 소유권을 가진 (members) 가 지분과 상관 없이 회사를 운영할 “동등한” 권리를 갖습니다. 물론 1인 기업의 경우 sole member 가 되고, 특별히 의사결정이나 운영에 대한 이슈가 없겠죠.

    • 다만, 2명 이상의 동업자가 소유/경영에 참여하는 경우에는, 동업자간의 이해관계 뿐 아니라 회사 운영에 대한 방침을 잘 정해두지 않아 낭패를 보는 경우가 많습니다.
    • 주로 사업이 성공적으로 잘 진행되어 이윤이 많이 남거나, 동업자간의 관계가 틀어지는 경우, 경영에 더 밀접하게 관여하던 측이나 자금을 관리하던 측에서 일방적으로 회사 운영권을 가로채는 경우가 발생합니다.
    • 따라서, 지분율에 따라 의사결정권을 갖도록 하는 등 미리 회사 설립 시에 상호간의 이해와 운영 방침 등을 정해두는 편이 좋습니다.

    회사 이름 정하기

    다음으로 이름을 정해야 하는데, 기존에 있는 이름과 동일하면 안되므로, 미리 검색을 통해 중복을 피하시면 좋고, 만약을 대비해 2지망, 3지망 까지 입력할 수 있습니다.

    상표(trademark)와 달리 완전히 똑같지만 않으면 등록이 가능하지만, 기만적(e.g. Georgia State Official Procurement Company)이거나 사회적 통념에 반하는 이름(불쾌감을 조성할 수 있거나 욕설 등이 포함된 경우)등 다양한 사유로 거절될 수 있으므로 2, 3 지망을 꼭 입력하세요.

    LLC의 경우 유한책임회사임을 이름에 표시 (LLC designation) 해야 하는데, 가장 흔히 LLC 를 붙입니다.

    • 참고로, LLC 와 이름 사이에 쉼표 (,) 가 있으면 LLC 가 회사 이름의 일부가 아니고 단순히 회사의 형태를 표시하고 있다는 느낌을 주는데, 요즘은 큰 의미가 있지는 않아 보입니다.
    • 다만, 법률 문서, 은행 계좌 등에는 정확하게 쓸 필요가 있으니 쉼표가 있는지 없는지를 정하시고, 향후 일관되게 사용하시기 바랍니다.

    “Upload Name Approval Document (if applicable)”

    별도 인가가 있어야 사용가능한 특별한 이름들의 경우 (예: ABC University, XYZ Insurance Agency, etc) 에만 해당하므로 자세한 설명은 생략합니다.

    설립 목적 정하기

    다음으로 Business Purpose (NAICS Code) 의 경우, 특별한 경우가 아니면 Any Legal Purpose 로 하시면 좋습니다. 굳이 제약을 걸어두면 나중에 사업영역을 확장할 때 문제가 될 수 있기 때문인데, 역으로 사업 영역을 의도적으로 제한할 필요가 있는 경우 적절한 항목을 선택합니다.

    주 사업장 주소 및 이메일

    사업장 주소는 사무실이나 웨어하우스 등이 위치한 주소, 즉 우편주소를 의미합니다. 스타트업의 경우에는 아직 사무실이 없는 경우도 있는데 이런 경우에는 집 주소를 입력하셔도 되고, 이후 사무실을 내거나 이전하실 때 쉽게 변경하실 수 있습니다.

    이메일 주소는 실제로 주로 사용하시고 자주 확인하시는 이메일 주소를 입력하시는 편이 좋습니다.

    대리인 (Registered Agent) 추가 (의무사항)

    조금 생소할 수 있는 registered agent (등록된 대리인) 을 정하는 단계입니다.

    미국은 여러 개의 주가 모여서 만들어진 관계로 관할권 문제가 있기 때문에, 법인을 대상으로 소송을 걸려면 꼭 소장을 물리적으로 전달해야 하고 이 때문에 물리적 실체가 없는 회사(법인)는 소장을 수령할 대리인을 반드시 등록해 두어야 합니다. 이 대리인을 등록 대리인이라 부릅니다.

    조지아에 거주하는 사람이나 조지아에 등록된 회사를 대리인으로 임명할 수 있는데, 대리인은 주소 등 신상 정보가 공개될 뿐만 아니라, 우편물 등을 수령할 의무가 발생하기 때문에 조금 번거로운 일이 될 수 있습니다.

    이와 관련, 해외나 타주에 거주하시는 분들 뿐 아니라, 개인정보 유출에 민간함 분들이 조지아에 회사를 설립할 수 있도록 돕기 위해, 유료 등록 대리인 서비스가 많이 있고, ’23년 기준 연 $25 정도의 수수료가 시가인듯 합니다.

    “Organizer Information” (설립 업무 수행인)

    설립업무 수행인은 앞서 나온 신청인과는 다를 수 있는데, 법적으로 보면 organizer 란 회사 설립을 하기 위한 제반의 업무를 수행한 사람이나 업체를 말합니다. 개인이 사업을 시작하는 경우에는 대부분 본인이 모든 업무를 처리하기 마련이므로 사업자 본인 정보를 적게 됩니다.

    여기서는 별도의 설립문서 (Operating Agreement) 없이 등록을 진행하는 경우이므로, 신청인이 Organizer 라고 할 수도 있습니다. 당연히 Organizer 가 꼭 소유주일 필요는 없지만, 소유주, 신청인, 대리인, 수행인이 모두 같아도 무방합니다.

    “Optional Provisions”

    법인 설립 시 운영에 대한 규칙을 명기한 문서인 Operating Agreement (“OA”) 를 따로 두지 않는 경우, 회사의 운영방식등은 각 주의 상법에 정해진 운영과 관련된 규정을 그대로 따르게 됩니다.

    예를 들어, 조지아 LLC 관련 법규 (O.C.G.A. 14-11-308) 에 따르면 LLC의 각 멤버(소유권자)는 소유 지분과 상관 없이 동등한 의결권을 갖고, 직접 혹은 다수결로 매니저(manager)를 뽑아 매니저를 통해 회사를 운영하게 됩니다.

    만약 동업자 간에 회사에 투자한 금액이 다르다거나 기타 여러가지 이유로 지분율에 비례해 의결권을 갖도록 규정하고 싶거나, 기타 상법에서 정한 기본값과 다른 조항을 넣고 싶으면 Optional Provisions 에 이를 명기할 수 있고, 이는 회사의 Article of Organization 에 명기되며, 회사 내외부적으로 법적 구속력이 발생합니다.

    서명

    마지막으로 Authorizer 의 이름과 타이틀, 서명을 전자적으로 입력하면 끝입니다. 이곳에 이름을 기입하면 해당인의 서명이 회사설립등기(Article of Organization)에 들어가게 됩니다.

    위에서 설명한대로 통상 신청인이 organizer 이거나 member 인 organizer 이기 때문에 이 중 어느것이든 선택해도 문제가 되지 않습니다.

    다만, 신청인이 꼭 organizer 이거나 member 이지는 않겠죠. 예를 들어, 영어나 컴퓨터 작업에 익숙하지 않은 member 나 바쁜 organizer 를 대신해 그 위임을 받거나 고용 관계에 있는 신청인이 대신해서 온라인 양식을 작성할 수 있습니다. 이런 경우를 대비해 attorney-in-fact 라는 선택지가 존재하고 있습니다.

    Attorney-in-fact (사실상의 위임인) 는 따로 위임장이 필요한 것은 아니지만, 비교적 증명하기 쉬운 고용관계 등이 아니라면 서면으로 위임장(power of attorney)을 작성해 두는 것이 바람직합니다. 이 서명의 적법성에 하자가 생기면 회사 설립이 취소될 수 도 있기 때문입니다.

    정부 수수료를 결제하고, 신청서가 정식 접수되면 수일 안으로 Article of Organization 이 첨부된 이메일을 받아 보실 수 있습니다. Article of Organization 은 회사의 출생증명서라고 생각하시면 됩니다. 혹시 잘못된 내용이 없는지 확인하시는 것으로 LLC 설립 절차는 마무리 되었습니다.

    이제 설립된 LLC 의 명의로 법적인 행위를 하실 수 있고, 해당 LLC 이름으로 사업자 등록을 하실 수 있습니다.

    2(a). 사업자 등록 – 연방정부 (federal) – EIN

    미(연방)국세청 IRS 는 사업자들에게 EIN (employer identification number) 을 발행합니다. 이는 회사의 소셜 넘버 (social security number) 같은 역할을 하고, 세금을 납부하기 위해 필요한 번호입니다.

    물론, 미국에서 살고 계신 개인사업자 (법인 설립 없이, 개인명의로 사업하실 경우) 는 택스 리턴 시에는 소셜 넘버 (SSN) 을 사용하실 수 있습니다. (참고로, SSN 이 없는 개인사업자의 경우 세금 용도로만 사용하는 ITIN 을 받을 수 있습니다.)

    하지만, 이후 직원을 고용하게 되거나, 은행계좌를 열 때 등 필요한 경우*가 많으니 받아두시면 좋습니다.

    EIN 은 말그대로 식별 가능한 번호를 발급하는 절차이므로 IRS 의 신청 웹페이지에서 간단히 신청 가능하고, 즉시 발급됩니다. 다만, 불법적인 용도로 발급받는 등의 문제를 막기 위해 신청인의 SSN, TIN 혹은 EIN 을 확인하기 때문에, 미국에 거주하시거나 (SSN), 과거 미국 정부에 세금을 낸 사실이 있거나 (ITIN), 미국에서 사업을 한 적 (EIN)이 없으시면 직접 신청은 불가능할 수 있습니다.

    EIN Assistant 를 이용한 자동발급

    행정적인 목적으로 사용되는 고유번호(EIN)인 만큼 발급하는 절차는 매우 간단하고, 온라인으로 신청 즉시 발급 받을 수 있습니다.

    먼저 IRS 의 신청 웹페이지에서 “Apply Online Now” 를 선택하시면 EIN Assistant 페이지로 이동하게 되고,

    1. 첫 항목 (Identity) 의 주의사항을 잘 확인하시고, “Begin Application” 을 선택
    2. 다음 화면에서 회사의 종류, 여기서는 “LLC”, 를 선택하고 “Continue”
    3. 주 정부에서 발행한 Article of Organization 을 갖고 계시므로 “Continue”
    4. 빈 칸에 소유주 (Member) 가 몇 명인지 (즉 해당 LLC를 몇 명이 공동 소유하고 있는지) 입력 후, 사업장 소재지인 GA 를 입력, “Continue”
    5. 이제 사업을 막 시작하셨으므로 “Started a new business” 선택 후 “Continue”
    6. 두번째 항목(Authenticate) 에서는 신청인의 정보를 해당 신청인의 tax return 과 정확히 일치하게 입력하셔야 합니다. 하단의 선택지는 신청인과 LLC 의 관계를 묻고 있습니다. 사업자 본인 즉, LLC의 소유주가 되신 분이 직접 신청하고 계실 경우, “I am one of the owners, members, or the managing member of this LLC.” 를 선택합니다.
    7. 세번째 Addresses 항목에서는 사업장 주소를 입력하게 됩니다. 입력한 사업장 주소와 별개로, 연방 세금과 관련한 안내/통지문을 다른 주소로 받아 보기를 원하시면 “Yes” 를 선택하시고, 다음화면에서 우편주소(자택, PO Box 등)를 입력합니다. “Continue” 로 다음 단계로 넘어갑니다.
    8. Detail 항목에서는 기입된 정보를 확인하고, LLC 가 설립된 연도,월을 입력하면 됩니다.
    9. 마지막 EIN Confirmation 에서 EIN 발급통지문을 이메일 (receive letter online) 혹은 일반 우편(receive letter by mail)로 받을 지 선택하고, “Continue” 하시면 모든 절차가 완료됩니다.

    일반 우편으로는 수령까지 최대 4주 걸릴 수 있다고 하니 참고하시기 바랍니다.

    *은행이나 기타 카드결제 대행 업체 등에 merchant account 를 만들고 결제를 받기 위해서는 온라인으로 사업을 하시든 오프라인으로 하시든 위의 2가지(법인 설립, 연방 사업자 등록)는 반드시 필요합니다.

    2(b). 사업자 등록 – 주정부 (State) – Sales Tax 및 기타

    미국에서는 최종소비자에게 물품이나 서비스에 대한 소비세 (sales tax) 가 부과됩니다. 이는 최종 소비자가 구입 시 부담하게 되므로, 판매자가 이를 소비자에게 받아 주정부에 납부하는 역할을 합니다.

    사업자도 사무용품이나 다양한 서비스의 최종소비자가 될 수 있지만, 사업 목적으로 구매하는 물건에 대해서는 최종소비자가 아닌 경우가 많습니다.

    • 예를 들어, 음식점을 운영할 경우, 음식재료를 직접 소비하지 않고 그 재료로 만든 음식을 판매하므로 만든 음식을 판매할 때는 sales tax 를 받지만, 음식재료를 구입할 때는 sales tax 를 내지 않습니다. 이런 도매 (wholesale) 구입을 위해서는 sales tax ID 가 필요하게 됩니다.

    위의 도매 구입을 위한 이외에도 주류를 유통/판매하기 위한 허가 (alcohol licenses such as wholesale license, retail license, etc in Georgia) 와 같이, 각 업종에 따라 여러가지 license 나 permit 이 필요할 수 있고, 이들은 특별히 연방정부에서 관리하는 (총기, 의약품 등) 경우가 아니면 주로 주정부에서 관할하니 참고하시기 바랍니다.

    2(c). 사업자 등록 – 시/카운티 – business license

    사업자 등록의 마지막은 business license 혹은 business permit 이라고 불리우는 절차로 실제로 영업장이 위치한 곳의 지역정부 (City 혹은 County) 에 일종의 영업신고 및 허가를 받는 절차입니다.

    지역마다 차이가 있지만, 통상 매년 초 예상 매출액을 신고하고 해당액의 세금을 미리 납부하는 형식으로 매년 초에 license 혹은 permit 을 발급받아, 사업장에 붙여두게 됩니다.

    소비자가 방문하는 매장이 인터넷에만 존재하는 온라인 판매 업체의 경우, 어느 지역에서 세금을 징수할 수 있는지 논란이 있을 수 있는데, 실제로는 웨어하우스든 사무실이든 매장이든 물리적으로 장소를 점거하고 있으면 해당 지역 정부에서 세금을 요구하는게 일반적입니다.

    해당 지역 정부마다 요건과 의무, 방식 등이 다를 수 있기 때문에, 시청(city hall) 이나 카운티 정부 (county government) 의 business license 담당 부서를 방문 혹은 이메일/전화 문의하셔야 합니다.

    2(d). 실제 소유주 등록하기 – FinCEN Beneficial Owner Information

    미연방법 Corporate Transparency Act 에 따라 2024년부터 새로 생긴 요건입니다.

    • 2024년 전에 설립된 법인의 경우, 2024년말까지가 기한입니다.
    • 2024년에 설립된 법인의 경우, 설립으로부터 90일 이내에 등록해야 합니다.
    • 2025년부터는 설립 후 30일 이내에 등록해야 합니다.

    법인이 범죄에 사용되는 것을 막기 위해 미국 연방 재무부의 FinCEN (금융범죄단속망) 에 법인의 실제 소유주 정보를 등록해야 합니다.

    실제 소유주는 1인 사업자의 경우, 당연히 본인이 됩니다. 따라서, Beneficial Owner Information (BOI) 를 등록하는 방법만 짚고 넘어가면 될 듯 합니다. 이 정보에 변경(비즈니스 매매, 소유주의 주소 변경 등)이 생기면 같은 방법으로 새로운 정보를 제출하시면 됩니다.

    먼저, BOI E-FILING (fincen.gov) 에 접속하면, 미국 정부 웹사이트 사용에 대한 경고가 뜹니다. 당연히 “I Agree” 을 선택합니다.

    첫번째, Filing Information (기본정보) 페이지가 나옵니다. 설립 후 첫 등록인 경우에는 a. Initial report 를 선택합니다. 만약 이후 정보에 변경이 생겨서 업데이트를 목적으로 접속하셨다면 c. Update prior report 를 선택하셔야 겠죠. Next 를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.

    두번째, Reporting Company Information (회사정보) 페이지 입니다. 5번 항목에 설립한 법인의 이름을 정확히 적고, 7번 항목에 EIN 을 선택, 8번 항목에 미국세청(IRS)에서 발급받은 EIN 9자리를 숫자만 입력합니다. 10번 항목에서 United States of America 를 선택하고, 11번 항목에는 법인을 설립한 주를 선택합니다. 11-15번 항목에는 주 사업장 주소를 적습니다. 법인 설립 시 사용한 사업장 주소(e.g. Principal Place of Business) 와 동일하게 적으시면 됩니다. Next 를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.

    세번째, Applicant Information (등록인 정보) 페이지 입니다. 여기서 등록인은 현재 BOI 를 작성 및 제출하고 있는 분이 아니라, 위의 1. 법인 설립 & 인가 – 주정부 (state) – business registration 단계에서 설명한 법인 설립 서류를 작성하고 제출한 사람입니다. 물론 이 글을 읽으며 혼자서 진행하고 계시다면 본인이 되므로 본인정보를 적으시면 되겠죠. 참고로, 2024년 이전에 설립된 법인의 경우, 등록인 정보를 제출하지 않아도 되므로 16번 항목을 체크하고 “Yes” 선택 후 Next 눌러서 넘어가시면 됩니다.

    2024년 이후에 설립된 법인의 경우, 19번 항목에 본인의 성, 20번 항목에 본인의 이름을 적고, 23번 항목에 생년월일을 적습니다. 24번 항목에서 오피스 혹은 자택 주소를 선택하고, 25-29번 항목에 상세 주소를 적습니다. 다음으로 신분증 사본을 제출하게 됩니다. 30번 항목에 신분증의 종류를 적고, 31번 항목에는 신분증에 표기된 고유번호를 적습니다. 운전면허증(State/local/tribe-issued ID)이라면 32. a. 는 United States of America 32. b. 는 발급한 주가 되겠죠. 만약 여권(Passport)이라면 32. a 국가만 선택하거나, U.S. Passport 라면 32번 항목에는 아무것도 적지 않으셔도 됩니다. 33번 항목에 신분증의 사본(스캔/사진 파일)을 업로드하고, Next 눌러서 다음페이지로 넘어갑니다.

    네번째, Beneficial Owner Information (실질 소유주 정보) 페이지입니다. 본인의 개인정보를 적으시면 되고, 혹시 동업자 분이 계시면 우측 상단의 ADD BENEFICIAL OWNER 버튼을 눌러 복수의 개인정보를 기입할 수 있습니다.

    38번 항목에 성, 39번 항목에 이름을 적습니다. 42번 항목에는 생년월일을 적습니다.

    43-47번 항목에는 사시는 곳 주소를 적습니다. 당연히 PO BOX 주소 등 사람이 살 수 없는 곳의 주소를 기입할 수 없습니다.

    48번 항목에 신분증의 종류를 적고, 49번 항목에는 신분증에 표기된 고유번호를 적습니다. 운전면허증(State/local/tribe-issued ID)이라면 50. a. 는 United States of America 50. b. 는 발급한 주가 되겠죠. 만약 여권(Passport)이라면 50. a 국가만 선택하거나, 신분증의 종류가 U.S. Passport 라면 50번 항목에는 아무것도 적지 않으셔도 됩니다. 51번 항목에 신분증의 사본(스캔/사진 파일)을 업로드하고, Next 눌러서 다음페이지로 넘어갑니다.

    드디어 다섯번째 마지막 제출 페이지입니다. 연락 받으실 수 있는 이메일 주소를 적고, 확인을 위해 한번 더 적고, 이름과 성을 적고, “I agree” 체크하신 후, I am human 체크하셔서 Captcha 챌린지 진행하시면 됩니다. 챌린지에 성공하신 후 Submit BOIR 버튼을 누르시면 됩니다.

    제출 완료 후에 나타나는 페이지에서 Download Transcript 버튼을 눌러 제출확인증을 다운로드 받으면 모든 등록절차 완료입니다.

    3. 자금 운용 – 기장 (bookkeeping) 및 세금신고 (tax return)

    LLC 의 이점으로 소유주가 1명일 경우에는 법인의 세금 신고를 별도로 할 필요가 없다는 점을 소개드렸습니다. 하지만, 여전히 법인의 수입/지출에 대한 기록이 필요하겠죠.

    더군다나 법인의 자금 관리를 소홀히 해 개인 자금과 섞여 버리면 예상치 못한 불이익이 발생할 수 있습니다.

    그 중 가장 대표적인 것이, 법인의 채무에 대해 소유주에게 책임을 물 수 없는 “유한책임”의 법적 보호를 받지 못하게 되는 경우입니다. 물론 법인 설립 초창기에는 단순히 도매 거래를 트는 일 부터 시작해서 대출이나 신용카드 계좌 등을 만들 때 소유주의 개인 명의가 주로 들어갑니다.

    하지만, 법인의 신용 (개인과 마찬가지로 법인도 신용점수가 존재합니다. 이에 관해 더 알고 싶으시면 “DUNS number” 를 검색해 보시기 바랍니다.) 이 쌓이면 이후 법인 명의만으로도 신용거래가 가능해지는데, 이 경우, 해당 대출에 대한 책임은 법인만 지고, 소유주에게 개인에게 전가되지는 않는 것이 기본 원칙입니다.

    그런데 이런 기본 원칙을 깰 수 있는 예외가 바로 소유주가 단순히 법적 책임을 피할 용도로 법인을 설립 하고, 실제로는 법인의 재산이나 자금을 개인의 것처럼 유용한 경우입니다. 법인도 단순히 채무 뿐 아니라, 민형사 상의 다양한 책임이 발생할 수 있으므로 유한책임의 보호를 잃는 것은 결코 좋은 일이 아닙니다.

    물론 역으로 오히려 개인과 법인의 경계를 모호하게 만들어, 최대한 개인적인 지출을 줄이면서 법인의 지출 (business expense) 을 늘려 더 많은 세액공제를 노리는 경우도 있을 수 있습니다. 다만, 사업 초기에는 아무래도 세액공제가 현실적으로 가깝게 와닿더라도, 사업이 어느정도 궤도에 오르면 항상 그 반대가 됩니다.

    납세 뿐 아니라 효율적인 사업체 운영을 위해서 가장 기본적인 것이 회계입니다. 수입과 지출을 파악해 사업체의 경영 상태를 파악하는데 필요할 뿐 아니라, 사업을 위해 필요한 지출을 비용 처리하기 위해서는 세부 지출 내역을 기록하는 것이 중요합니다.

    LLC는 개인사업자와 마찬가지로 본인의 세금신고 시 법인의 세금신고 내역을 한번에 할 수 있고, 혹 이를 원치 않아 별도 신고를 원할 경우 이를 선택(elect to be treated as a corporation)할 수 있습니다.

    위와 같은 택스리턴/기장 업무는 직접 하시는 분들이 적어 자세한 내용은 다루지 않습니다.

    끝으로,

    이상 미국에서 LLC 를 설립할 때 가장 기본적인, 누구나 다 해야하는 사항을 위주로 다뤄봤습니다.

    처음 사업을 시작할 때 부터 변호사를 찾아가기가 부담이 되는 경우가 많기에 오히려 가장 중요하면서도 조금만 관심을 가지면 쉽고 간단하게 할 수 있는 법인 설립에 도움을 드리고자 작성한 글 입니다.

    비즈니스와 관련*해서는 각 주의 법이 상이할 뿐 아니라, 각 주의 변호사법(unauthorized practice law, UPL)에 따라 타주 변호사의 상담/조언을 금하고 있어, 일리노이 혹은 조지아 외의 주에서 사업을 하시는 분들은 저에게 따로 연락을 주셔도 도움 드리기 어렵습니다.

    *참고로, 상표 등록과 특허 업무는 연방법이 배타적으로 적용되므로 거주/영업 지역과 상관없이 도움을 드리고 있습니다.

    댓글을 통해서는 “모두가 공유해서 도움이 되는 내용“에 한하여 질문 및 답변이 가능합니다. 혹, 개별적인 상황에 관련하여 궁금증이 있으시면 담당 관청에 문의하시면 빠르고 정확한 답변을 들으실 수 있습니다.

  • 상표 등록 Q&A: 미국 변호사가 꼭 필요한가요?

    USPTO (미국특허상표청) 상표 등록을 위해 꼭 미국 변호사를 찾아가야 하는 것은 아닙니다. 어느정도 영어 독해가 가능하면 충분히 미국 상표—DIY로 직접 출원 – IPfever 등의 가이드라인을 참고하여 DIY 출원이 가능합니다. 단, *미국에 거주하고 계시지 않다면 직접 상표 출원이 어려울 수 있습니다.

    *미국에 주소(거주지 혹은 법인 등록지)가 없는 경우에는 미국 변호사를 통하지 않고, 개인이나 업체가 직접 상표 등록을 진행하는 것이 USPTO 규칙상 불가능합니다. 또한, 상표전자출원시스템을 이용하려면 MyUSPTO Sign up | USPTO 에서 계정을 만들어야 하는데, 이 과정에서 미국 내 신분증을 통한 본인 인증을 실시하므로, 미국 내에서 발행된 운전면허증 등을 가지고 계셔야 합니다.

    마지막으로, 인터넷 상표 등록 대행 서비스의 경우 (무자격 불법대행 업체) 출원서가 의뢰인 본인 명의로 제출(위의 거주지 및 신분증 제한이 적용)되는 경우가 있으므로 주의하셔야 합니다.

  • “미국에는 변리사가 없습니다.”

    미국에는 엄밀히 말해 “변리사”라는 직업이 없습니다.

    대한민국의 변리사는 특허와 상표라는 일부 분야에 한하여 모든 법률 업무를 대행할 수 있는 자격을 가진 사람인데, 미국에는 그런 자격이 없습니다.

    한국의 경우, 지재권 특히 특허 분야에서 소송을 포함한 일체의 법무를 변리사에게 허용하고 있고, 변호사도 똑같은 업무를 할 수 있어 중복이 발생합니다.

    기존 사법고시 체제에서는 이 중복에도 불구하고 갈등이 생기지 않았기 때문에 “로스쿨 전에는 변호사들에게 돈벌이가 많았으니까, 결국 밥그릇 싸움” 이라고 말하는 경우가 많습니다. 하지만 그렇게 간단한 이야기는 아닌듯 합니다.

    변리사 vs. Patent Attorney

    지재권 중 특히 발명특허는 이학이나 공학적 기반 없이 쉽사리 이해하기 어렵습니다. 예전에는 이학/공학 전공자들이 사법고시를 패스하는 경우가 드물었기에, 당연히 특허 전문 변호사를 찾아보기 어려웠고 이러한 공백을 변리사가 메우고 있던 것이죠.

    헌데 한국에 로스쿨 제도가 도입되면서 학부에서 이학/공학 전공 후 로스쿨로 진학, 변호사가 되는 경우가 생겼고, 따라서 많은 변호사들이 지재권 분야에 진출하게 됩니다.

    여기에 더해서, 변리사는 아직까지 사법고시에 상응하는 시험을 통해서 매년 적은 인원만 선발하고 있기 때문에, 당연히 인원이 급증한 변호사 업계에 비해 경쟁이 덜 치열하다고 느껴지는 변리사 업계에서 기회를 찾게 됩니다. 밥그릇 이야기가 여기서 나오죠.

    딱히 해결방안은 아니겠지만, 미국의 예를 살펴보면 변리사법과 같이 별도 법은 없지만, 미국 특허청과 업무를 진행하기 위해서는 변호사라고 할지라도 특허청에서 주관하는 자격검정시험*을 통과해야 합니다.

    *변호사가 이 시험을 통과하면 patent attorney (특허 변호사) 가 되고, 변호사가 아닌 사람이 이 시험을 통과하면 patent agent (특허 대리인) 가 됩니다.

    다만, 이는 당연히 특허청 업무(출원, 심사 등)에만 해당하고, 법원에서는 이 자격을 요구하거나 인정하지 않습니다. 따라서, 특허 소송이라 할지라도 소송 관련 업무는 변호사만 수행할 수 있고, 이때 변호사 자격 외에 별도의 자격을 요구하지 않기 때문에, 꼭 특허 변호사가 아니라도 변호사라면 특허 소송을 대리할 수 있습니다.

    그렇다면 patent agent 가 바로 변리사가 아닌가 생각할 수도 있겠지만, 변리사는 특허에 관해서는 소송 업무를 포함하여 모든 법무를 대행할 수 있는 자격이 있기 때문에, 특허청과의 업무에만 국한 되는 patent agent 와는 차이가 있습니다.

    자격 vs. 역량

    물론 이는 업무를 할 자격 내지는 권리(privilege)가 주어진다는 것이지, 실제 업무를 능숙하게 수행할 수 있는지는 개인의 역량에 따릅니다. 다만, 확률적으로 변호사 중에 특허 업무를 모르는 경우는 많아도, 변리사 중에 특허 업무를 잘 모르는 경우는 드물겠죠.

    미국에서는 비 특허 변호사가 특허 소송을 하는 경우가 거의 없어서, 특허 변호사가 아닌 변호사를 특허 업계에서 찾아보기 힘듭니다. 하지만 한국에서는 변호사라면 누구든지 별도의 자격검정 없이 특허 업무를 시작할 수 있으므로, 실제로 특허에 대한 지식과 경험을 가진 변호사인지 확인하는 노력이 필요할 듯 합니다.

  • 특허 침해 경고문에 대한 대응

    특허 침해 경고문에 대한 대응

    상표나 특허 (patent, trademark) 침해 사실이 발견되면 소송을 걸기 전에, 우선 경고와 대응 및 보상을 요구하는 차원에서 경고서한 (cease and desist letter) 을 먼저 보냅니다.

    이러한 서한은 보통 변호사가 작성하게 되고,

    • 침해의 근거가 되는 보유 지재권의 목록 (list of intellectual properties including patent, registered or common law trademark)
    • 침해한 것으로 여겨지는 수신인의 상품이나 서비스의 목록 (infringing goods or services),
    • 피해 사실과 함께 그에 따른 희망 조치 (to stop selling goods or offering services, to respond in writing by DATE, disclosure of any infringing activities, disposal of goods, information about suppliers and distributors)
    • 대응이 없으면 소송을 진행하겠다는 경고 (threat of lawsuit for punitive damages, treble damages, statutory damages, etc)

    등이 담겨져 있는게 보통입니다.

    일단 일의 심각성을 드러내 주의를 끌어야 하기 때문에 법적으로 보장된 보상금액(statutory damages)이나, 일정 기간 동안 응답이 없을 경우 바로 소송을 진행하겠다는 경고 등을 포함하기 마련이므로 처음 서신을 받아 보는 경우 당황하기 쉽습니다.

    수신인/발신인 정보부터 확인하세요.

    서한의 내용도 중요하지만 누가, 누구에게, 누구를 통해 보냈는지도 중요합니다.

    예를 들어, 글로벌 기업의 IP담당 부서에서 직접 중소 사업체에 보냈다면, 실질적인 보상을 위해서라기 보다는 경고를 통해서 일이 커지는 것을 방지하려는 경우가 많습니다.

    이러한 해석의 근거로

    1. 해당 중소업체가 명백한 모조품이나 위조품을 판매했다면 모르겠지만, 조금 유사한 제품을 판매했다고 큰 기업에서 작은 업체에 소송을 걸면 큰 회사의 횡포라는 사회적 비난을 피해하기 어렵습니다.
    2. 해당 중소업체의 관할법원에서 소송을 진행하기 위해서는 해당 지역의 로펌을 선정해야 하므로, 만약 소송을 이미 염두에 뒀다면 굳이 내부적으로 경고서한을 발행하는 수고를 할 필요가 없습니다.
    3. 특히 자산이 거의 없는 영세업체의 경우, 시간과 비용을 들여 법원 판결을 받더라도 실제로 배상금을 징수할 가능성이 매우 적습니다.

    물론 추측에 불과하지만, 경고문을 보낸 변호사/로펌에 대해 알아보거나, 경고문을 보낸 업체가 기존에 지재권 소송을 걸었던 법원 기록이나 뉴스 기사가 있는지 등을 알아보면 더 신빙성 있는 결론을 내릴 수도 있겠죠.

    • 예를 들어, 침해 사실의 증명이 까다로운 “특허” 침해의 경우, 보내는 쪽의 변호사/로펌의 경력이나 규모, 전문분야 등을 확인해 보는 것 만으로도 소송의 위협이 어느정도 다가와 있는지 점쳐 볼 수 있습니다.
    • 참고로, 지재권 등록 및 소송에 관련된 기록은 비교적 문서화, 디지털화가 잘 되어 있고, 인터넷으로 검색이 가능한 경우도 많아서 열심히 찾다보면 여러가지 정보를 얻을 수 있습니다.

    침해 여부/가능성을 판단

    진정성이 없는 경고서한*이 아니라는 가정하에, 실제로 상대방의 지재권을 침해했는지 여부 내지는 가능성을 우선 판단해야 적절한 대응을 할 수 있겠죠.

    *단순히 소송의 위협만으로 합의금을 노리는 경우도 있는데, 이런 경우는 뉴스, 피해자 커뮤니티 등 다양한 정보 매체를 통해 피해 사례나 정보가 공유되는 경우가 많아, 발신인/수신인 정보만으로도 어느정도 걸러낼 수 있습니다.

    먼저 상대방이 정말로 권리를 가지고 있는지부터 확인해야 합니다.

    물론 특허나 상표가 등록되어 있다면 적법한 권리를 가졌다는 추정을 하게 되지만, 등록되어 있어도 실제로는 취소사유가 있거나 애초에 무효인 경우도 있습니다. 따라서, 오래전부터 널리 사용해온 기술이나 문구, 상품명칭에 대해 지적재산권을 주장하는 경우에는 의심해 볼 만 합니다.

    적법한 권리를 가졌다고 판단되면 실제로 문제가 된 상품/서비스가 권리를 침해하는지 따져봐야 합니다. 상대방 제품을 베꼈다고 하더라도 침해가 아닐 수 있고, 전혀 상관이 없어 보이는데 침해인 경우도 있습니다.

    따라서, 단순히 직감이나 경고서한의 내용에 의존해 판단해서는 안되고, 법에 의거하여 침해 여부를 판단하는 것이 중요합니다.

    특허와 상표의 침해여부를 판단하는 법적 근거를 요약하면 다음과 같습니다.

    • 특허는 issued patent 의 claims (특허 문서의 마지막 부분) 중 어느 하나의 claim (아라빅 숫자로 번호가 매겨져 있고, 그 중 하나의 번호에 해당하는 모든 단락을 포함합니다) 의 모든 요소를 해당 상품/서비스가 포함하는지에 따라 침해 여부가 결정됩니다.
    • 상표는 소비자가 해당 상품/서비스를 상표권자의 상품/서비스와 혼동할 가능성이 있는지 여부가 핵심이 됩니다. 이를 판단하기 위해 크게 “문제가 된 두 상표(사용한 문구, 그림, 전체적 디자인 등)가 얼마나 유사한지” 그리고 “두가지 상품/서비스가 얼마나 유사한지 (유통경로, 타겟 소비자, 제품의 특성 등)” 를 고려합니다.

    자체 대응 (변호사 없이)

    변호사의 도움을 받지 않고 직접 대응할 때, 꼭 더 안 좋은 결과가 있다고 보기는 어렵습니다.

    가상의 특허 침해 분쟁을 예로 설명해 보겠습니다.

    특허 침해로 경고서한을 받았는데, 침해의 소지가 있는 상품의 판매총액이 $2,000 가량으로 작고, 판매하지 않고 남아 있는 물건도 원가 기준 약 $1,000 정도 밖에 되지 않아, 상대측 변호사에게 모두 공개하고 합의를 요청해본 결과, 다음의 조건으로 합의를 제안 받았다고 합시다.

    1. 특허 침해 사실을 인정,
    2. 특허권자 측에 발생한 피해액 $8,000 (변호사 비용 $4,000 + 유사품 판매액은 $2,000 이지만 특허제품은 개당 2배 더 비싸서 그로 인한 특허권자의 매출 손실은 $4,000) 배상
    3. 특허 침해 상품의 판매 중지 및 폐기
    4. 구입처(제조사)에 대한 정보 공개

    양측의 득실 비교

    이 경우, 보상하는 측의 경제적 손실을 따져보면 배상액 $8,000 에 폐기할 상품의 원가 $1,000 정도를 합해 총 $9,000이 됩니다.

    상대측의 득실을 따져보면, 변호사 비용은 보상 받았지만 같은 금액을 지출했으므로 본전이고, 보상액 $4,000 에 $1,000 상당의 유사품이 시장에서 판매되지 않았을 때, 시장에 다른 유사품/대체품이 없다는 가정하에, 발생할 수 있는 매출 $2,000 합해 총 $6,000 이 됩니다. 헌데 특허 침해 사실을 인정받았고, 구입처 정보를 얻게 되었으므로, 추가적인 배상을 얻을 가능성 및 기회가 증가하게 됩니다.

    변호사를 통해 진행했다면

    만약, 경고 서한을 받고 변호사를 찾아갔을 때, 소송으로 가면 70% 정도의 확률로 특허를 무효화 할 수 있다는 결론이 나왔고, 이에 따라 상대방과 대화를 해본 결과, 상대방이 특허 무효화의 리스크 때문에 더 이상 일을 크게 만드는 것을 원치 않았다고 가정해 봅시다. 이 경우, 경고서한은 없던 일이 되고, 원가 $1,000 에 해당하는 물품도 계속 판매가 가능하게 됩니다.

    하지만, 그때까지 발생한 변호사 비용은 각자 부담하게 되겠죠. 만약 특허를 분석해 70% 무효 가능 결론을 내고, 이를 상대방 특허권자 측에 전달하는데 발생하는 변호사 비용이 $8,000 이 넘어가면 (실제로, 특허 침해 가능성 분석 및 소견서 만으로도 $10,000 이 훌쩍 넘어 갈 수 있습니다), 변호사를 고용했을 때 경제적으로 이익이 없거나 손해가 발생할 수도 있습니다.

    물론, 향후 해당 제품을 계속 판매해서 그 손실액 이상의 매출이익을 얻는다면 문제가 없겠죠. 하지만, 문제가 된 제품이 매출액에 큰 비중을 차지하지 않고, 향후 매출 이익도 보장되지 않는다면 굳이 변호사를 고용해 불필요한 비용을 발생시킬 이유가 없게됩니다.

    참고로, 한 수 더 생각해 보면, 만약 특허권자가 70% 무효 가능성을 이미 알고 시작했다면, 특허 침해도 인정받고 제조사의 정보도 얻게 되는 합의가 더욱 매력적인 선택이 되고, 이 때문에 합의조건이 $8,000 보다 더 좋았을 수도 있다는 사실입니다. 예를 들어, 특허 침해 사실 인정 및 제조사 정보가 더 중요한 상황이였다면, $2,000 정도의 명목상 합의금만 요구할 수도 있기 때문이죠.

    하지만, 너무 여러 수 앞을 내다보다 보면 변수가 너무 많아집니다. 예를 들어, 특허권자 측에서 해당 특허 침해를 굉장히 개인적으로 받아들여 화가 단단히 나 있다던가, 상대측 변호사가 contingency (기본 수임료 없이 배상액의 일정 % 를 수임료로 받음) 로 일을 수임했다든지, 등에 따라 전혀 예상치 못했던 결과가 나올 수도 있습니다.

    최악의 실수 피하기

    만약 직접 대응을 원하신다면 꼭 주의하셔야 할 점이 몇가지 있습니다.

    첫째로, 단지 화해의 제스쳐로 침해 사실을 인정해서는 안됩니다. 통상 합의를 위한 대화를 위해 서로 오고간 내용은 법정에서 증거로 사용할 수 없지만, 어디서 부터 어디까지가 합의를 위한 대화인지 불분명할 수 있습니다.

    둘째로, 거짓말은 언젠가 밝혀질 수 있습니다. 상대방이 경고서한에 담긴 내용보다 더 많이 알고 있으면서도 숨기고 있을 가능성을 항상 생각해야 하고, 한번 거짓말을 해서 신용을 잃으면 이를 회복하기는 참 어렵습니다. 소송으로 가면 비용만 증가하는 것이 아니고, 자신도 잊고 있거나 몰랐던 사실들이 파헤쳐지게 됩니다.

    셋째로, 절대로 상대측의 변호사가 자신을 위한다고 착각해서는 안됩니다. 변호사는 중립도 아니고, 고용한 특허권자의 최대의 이익을 쫓아야 할 법적, 도덕적 의무가 있는 사람입니다.

    위 사항만 염두에 두시면 잘 대처할 수 있다…는 무책임한 말씀은 당연히 드리기 어렵습니다. 하지만, 여러가지 사정으로 변호사를 찾아가지 않고 해결하기 원하시는 분들이 있을거라는 생각에 조금이나마 도움이 되고자 몇자 적어보았습니다.