미국 특허상표청(USPTO)으로부터 ‘의견제출통지서(Office Action)’라는 이메일을 받게 되면 가슴이 철렁하실 수 있습니다.

하지만 변호사 비용으로 수백만 원을 써야 한다고 지레짐작하시기 전에, 이 글을 천천히 읽어 주세요. 사용 증거로 인한 거절은 의외로 매우 흔합니다.

비전문가도 거절 사유를 쉽게 이해하고 대응할 수 있도록 기초부터 본격적인 대응 방법까지 설명 드리겠습니다.

기본 배경 지식: 사용 증거(Specimen)란 무엇인가요?

미국에서 상표를 등록하려면 단순히 상표로 쓸 이름을 지어내는 것만으로는 부족합니다. 실제로 그 이름을 사용해 제품이나 서비스를 판매하고 있어야 합니다. 사용 증거(Specimen)는 바로 이를 입증하는 ‘증거 자료’입니다. 즉, 상품이나 서비스가 판매될 때 해당 상표가 소비자에게 어떻게 노출되고 있는지를 보여주어야 합니다.

유효한 사용 증거로 인정받기 위한 기준은 USPTO의 심사 지침서인 TMEP(상표 심사 절차 매뉴얼)에 상세히 명시되어 있습니다.

• 상품(Goods)의 경우: USPTO는 일반적으로 상표가 제품 자체, 포장지, 또는 제품에 부착된 태그나 라벨에 표시되어 있을 것을 요구합니다.
• 서비스(Services)의 경우: 서비스의 판매나 광고에 상표가 사용되고 있어야 합니다 (예: 로고와 ‘예약하기(Book Now)’ 버튼이 함께 보이는 웹사이트 화면 캡처본).

변호사 없이 스스로(DIY) 불충분한 사용 증거에 따른 거절 사유를 해결할 수 있는 가장 흔한 두 가지 시나리오를 소개합니다.

시나리오 1: 심사관이 명백히 실수한 경우

때로는 유효한 증거를 제출했음에도, 심사관이 자신이 보고 있는 자료를 오해하는 경우가 있습니다.

제 개인적인 경험을 말씀드리자면, 비누로 만든 꽃 제품이 너무 정교하고 사실적이어서 심사관이 이를 진짜 꽃으로 착각한 적이 있었습니다. 당시 제출한 사진으로는 비누 꽃 특유의 질감이 명확히 드러나지 않아 결국 대체 증거(Substitute Specimen)를 제출해야만 했습니다. 하지만 대부분의 경우에는, 사진 속의 구체적인 디테일을 짚어주며 왜 이 증거가 적합한지 설명하는 것만으로도 문제가 해결될 수 있습니다.

대응 방법: 만약 처음에 제출한 증거에 조금의 모호함도 없고 TMEP 규정을 명확히 충족한다면, 대응서면 제출 양식(TEAS)을 사용해 공식적인 서면 답변서를 제출하기 전에 시도할 수 있는 DIY 방법이 있습니다.

1. 담당자 연락처 확인: 받으신 의견제출통지서(Office Action)의 맨 아래로 스크롤을 내려보세요. 심사관의 이름, 직통 전화번호, 이메일 주소가 기재되어 있습니다. 아무래도 이메일을 보내는 것이 가장 효율적입니다.
2. 정중하게 연락 취하기: 출원 번호(Serial Number)를 밝히고, 제출한 증거가 정확히 어떤 것인지 설명하는 정중한 이메일을 보내세요.
   • 예시: “Hi Examiner [Name], regarding Serial No. 12345678, the refusal states the specimen appears to be a … You can see … in the top right corner…”
3. 답변 기다리기: 심사관이 실수를 인정한다면, 위의 이메일을 공식 기록에 남기고, 원래의 증거를 받아들이는 것 만으로도 문제가 해결될 수 있습니다. 이 경우에는 서면 답변 제출이 불필요합니다.

시나리오 2: 제출한 증거가 모호한 경우

때로는 심사관의 실수가 아니라, 제출한 사용 증거가 적절하지 않거나 해상도가 너무 낮아 잘 보이지 않는 등의 귀책사유가 있을 수 있습니다.

예를 들자면, 조명 때문에 태그가 가짜처럼 보이거나, 너무 확대해서 찍은 나머지 제품 자체가 무엇인지 알아볼 수 없는 경우가 그렇습니다. 만약 제출한 증거가 그 정체에 대해 의심의 여지를 남긴다면, 심사관과 사용 증거의 적절성에 대해 논쟁하는 것은 시간 낭비입니다.

대응 방법: 원본 증거만으로 심사관의 오해를 명확히 풀기 어렵다면, 가장 확실하고 빠른 해결책은 ‘대체 증거(Substitute Specimen)’를 제출하는 것입니다.

흐릿한 사진도 기술적으로는 요건을 갖췄다고 억지를 부리는 대신, 더 잘 찍은 사진을 준비하여 USPTO 온라인 시스템의 ‘의견제출통지서 답변(Response to Office Action)’ 폼을 통해 제출하면 됩니다.

하지만 이 방법을 사용하기 전에 반드시 알아두어야 할 중요한 법적 주의사항이 있습니다.

• 대체 증거는 ‘새로 만든 것’이어서는 안 됩니다: 오늘 당장 새 라벨을 인쇄해 제품에 붙여서 사진을 찍고 제출할 수는 없습니다. 대체 증거는 반드시 ‘특정 날짜 이전’에 이미 사용 중이던 것이어야 합니다.
  • ‘실제 사용(Use in Commerce, 1a)’ 기반으로 출원한 경우: 대체 증거는 ‘최초 상표 출원일’ 이전에 사용 중이었어야 합니다.
  • ‘사용 예정(Intent to Use, 1b)’ 기반으로 출원한 경우: 대체 증거는 ‘사용 증명서(Statement of Use)’를 제출한 날짜 이전에 사용 중이었어야 합니다.

웹페이지 캡처본을 증거로 제출할 때는 이 부분이 특히 까다롭습니다. 앞서 말한 데드라인 이전에 해당 웹페이지에 접속해서 캡처를 했어야 하므로, 지금 당장 인터넷에 접속해서 캡처한 화면은 쓸 수 없기 때문입니다. 이럴 때는 과거 인터넷 페이지를 저장해 두는 ‘웨이백 머신(Wayback Machine)’ 웹사이트가 도움이 될 수 있지만, 아무래도 운이 좋아야 하겠죠.

대체 증거를 제출할 때, 제출자는 해당 사진이 데드라인 이전의 상표 사용 상태를 정확히 나타낸다는 것을 위증 시 처벌받겠다는 조건 하에 서약하는 법적 선언서(Declaration)에 서명해야 합니다.

출원일 이전부터 가지고 있던 더 선명한 과거 사진이 있거나, 출원 이전부터 지금까지 제품의 형태가 완벽히 동일하다면, 대체 증거를 제출하는 것이 가장 빠르고 깔끔한 해결책입니다.

핵심 요약 (The Bottom Line)

거절 통지문을 받고 낙담하기 전에 기존에 제출한 증거 자료를 다시 한 번 자세히 살펴보세요. 증거가 명확함에도 심사관이 놓친 것이라면, 논리적이고 정중한 이메일 한 통으로 문제가 해결될 수 있습니다. 반면 증거에 다소 모호한 부분이 있다면, 소모적인 논쟁은 피하고 날짜 요건을 충족하는 더 나은 자료를 찾아 대체 증거로 제출하시기 바랍니다.

만약 날짜 요건을 충족하는 더 나은 증거 자료를 도저히 구할 수 없는 상황이라면, 최초에 제출한 증거를 방어하기 위해 공식적인 반박 논리를 세우고, 관련 사실을 직접 알고 있는 사람의 서명이 들어간 진술서 등을 덧붙여야 할 수도 있습니다. 만약 이런 수순까지 밟아야 한다면, 아무래도 상표 전문 변호사에게 맡기시는 것을 권장합니다.

많은 분들이 하시는 실수입니다.

어디선가 본 상표, 있을 법한 상표이지만 미국 상표 등록부만 검색해 보고, 아직 등록이 안되어 있으니 내가 먼저 등록하면 되겠다는 생각으로 상표출원을 하는 경우가 있습니다.

실제로 상표 심사관들은 미국 상표 등록부를 기준으로 심사를 진행합니다. 따라서, 등록이 안된 상표는 심사 시 고려가 되지 않는 경우가 많습니다. 하지만, 심사에 고려 안된 상표가 법적으로는 우선권을 가질 수 있습니다.

문제는 그 후에 발생합니다.

심사통과 후 공시기간에 발생하는 문제

심사를 무사히 통과하더라도 모든 상표는 30일간의 공시기간을 거쳐야 합니다. 곧 등록될 예정인 상표의 목록을 공개하고, 만약 등록에 반대하는 사람이 있으면 30일 안으로 이의를 제기할 수 있도록 하는 절차입니다.

어느정도 규모가 있는 브랜드/업체는 상표 공시를 항상 모니터링 하고 있습니다. 꼭 등록된 상표와 일치하거나 혼동을 줄 정도로 유사하지 않더라도 자신의 브랜드 이미지를 희석하거나, 나쁘게 만들 수 있는 상표의 등록을 방지하기 위함이죠.

예를 들어, PATAGONIA 와 같은 브랜드에서는 신생 아웃도어 브랜드가 -ONIA 로 끝나는 이름을 쓰기를 원치 않습니다. 실제로 CAMPONIA 라는 브랜드가 심사를 무사히 통과한 후, PATAGONIA 의 이의제기 때문에 등록이 무산된 사례가 있습니다.

등록 후 분쟁 및 소송

물론 30일만 잘 지나가면 무사히 등록이 될 수 있습니다.

하지만, 등록 후에도 5년차에 불가쟁력을 획득하기 전까지는 기존 브랜드에서 상표등록의 적법성에 문제를 제기할 수 있습니다. 최악의 경우에는 상표권 무효소송에 휘말릴 수 있죠.

이렇게 등록 후 잘 키워나가던 브랜드에 대해 기존 브랜드에서 그제야 문제를 제기할 경우, 아무래도 피차 큰 손해가 발생합니다.

문제를 예방하기 위한 방법

사실 당장 마켓플레이스에 상표를 등록하기 위해 상표등록을 진행하시는 분들은 이런 문제를 간과하기 쉽습니다.

하지만 ‘급할 때일 수록 돌아가라’는 말이 있죠. 상표 등록 시에는 등록가능성만 고려할 것이 아니라, 이후 다른 브랜드와의 마찰 없이 사용할 수 있을 지도 꼭 생각해보세요.

추가로 이후 모방 상표를 효과적으로 예방할 수 있는지도 꼭 따져보시면 좋겠습니다.