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  • 상표, 등록만 안되어 있으면 써도 괜찮다?

    상표, 등록만 안되어 있으면 써도 괜찮다?

    많은 분들이 하시는 실수입니다.

    어디선가 본 상표, 있을 법한 상표이지만 미국 상표 등록부만 검색해 보고, 아직 등록이 안되어 있으니 내가 먼저 등록하면 되겠다는 생각으로 상표출원을 하는 경우가 있습니다.

    실제로 상표 심사관들은 미국 상표 등록부를 기준으로 심사를 진행합니다. 따라서, 등록이 안된 상표는 심사 시 고려가 되지 않는 경우가 많습니다. 하지만, 심사에 고려 안된 상표가 법적으로는 우선권을 가질 수 있습니다.

    문제는 그 후에 발생합니다.

    심사통과 후 공시기간에 발생하는 문제

    심사를 무사히 통과하더라도 모든 상표는 30일간의 공시기간을 거쳐야 합니다. 곧 등록될 예정인 상표의 목록을 공개하고, 만약 등록에 반대하는 사람이 있으면 30일 안으로 이의를 제기할 수 있도록 하는 절차입니다.

    어느정도 규모가 있는 브랜드/업체는 상표 공시를 항상 모니터링 하고 있습니다. 꼭 등록된 상표와 일치하거나 혼동을 줄 정도로 유사하지 않더라도 자신의 브랜드 이미지를 희석하거나, 나쁘게 만들 수 있는 상표의 등록을 방지하기 위함이죠.

    예를 들어, PATAGONIA 와 같은 브랜드에서는 신생 아웃도어 브랜드가 -ONIA 로 끝나는 이름을 쓰기를 원치 않습니다. 실제로 CAMPONIA 라는 브랜드가 심사를 무사히 통과한 후, PATAGONIA 의 이의제기 때문에 등록이 무산된 사례가 있습니다.

    등록 후 분쟁 및 소송

    물론 30일만 잘 지나가면 무사히 등록이 될 수 있습니다.

    하지만, 등록 후에도 5년차에 불가쟁력을 획득하기 전까지는 기존 브랜드에서 상표등록의 적법성에 문제를 제기할 수 있습니다. 최악의 경우에는 상표권 무효소송에 휘말릴 수 있죠.

    이렇게 등록 후 잘 키워나가던 브랜드에 대해 기존 브랜드에서 그제야 문제를 제기할 경우, 아무래도 피차 큰 손해가 발생합니다.

    문제를 예방하기 위한 방법

    사실 당장 마켓플레이스에 상표를 등록하기 위해 상표등록을 진행하시는 분들은 이런 문제를 간과하기 쉽습니다.

    하지만 ‘급할 때일 수록 돌아가라’는 말이 있죠. 상표 등록 시에는 등록가능성만 고려할 것이 아니라, 이후 다른 브랜드와의 마찰 없이 사용할 수 있을 지도 꼭 생각해보세요.

    추가로 이후 모방 상표를 효과적으로 예방할 수 있는지도 꼭 따져보시면 좋겠습니다.

  • 오늘부터 창업, 상표등록은 언제 할까?

    오늘부터 창업, 상표등록은 언제 할까?

    창업하시는 분들이 첫번째로 생각하는게 회사명 (상호) 내지는 브랜드 네임 (상표) 입니다. 그만큼 어느 업종이든 브랜드 이미지가 중요해졌다는 얘기도 되지만, 역으로 준비가 되지 않은 상태에서 상표를 정하게 되는 경우가 많다는 이야기도 됩니다.

    법인설립 시 회사명

    먼저, 상표등록과 별개인 회사명부터 설명하고 넘어가겠습니다.

    회사명은 주민등록번호나 마찬가지 입니다. 고유한 이름을 사용해 회사를 식별하는 중요한 역할을 하지만, 꼭 회사 이름이 상표로 기능하지는 않습니다.

    공식적인 문서나 세금보고, 은행계좌 등에는 회사명을 사용하지만, 소비자들은 회사명과 상관없이 별도 상표를 보고 제품/서비스를 구입하는 경우도 많습니다.

    예를 들면, 도브 비누의 경우입니다.

    회사명: Unilever PLC

    물론 회사명이 상표를 포함하거나

    회사명: The Coca-Cola Company

    일치하는 경우도 많지만,

    회사명: The Home Depot, Inc.

    꼭 그래야 하는 것은 아니라는 점 염두에 두시면 회사명 선택에 부담을 덜 수 있습니다.

    회사명을 선택해야 법인을 설립하고, 정식으로 법인 명의로 사업행위를 할 수 있기 때문에 회사명은 D-1 부터 필요합니다.

    회사명 똑같지만 않으면 OK!

    회사명이 꼭 상표로 기능하기를 희망하는 경우가 아니라면, 회사명은 정하기도 쉽고 큰 제한도 없습니다. 예를 들어, “Apple Inc” 의 법인 등록지인 캘리포니아주에는 실제 애플과는 아무런 연관이 없는 별개 회사인 “Apple (iCloud) Inc” 도 문제 없이 등록되어 있습니다. (as of 4/11/2024)

    물론 이렇게 법인등록을 하더라도, Apple (iCloud) Inc. 를 상표로 “사용”한다면 상표권 침해가 되겠지만, 적어도 회사명으로서는 문제가 없습니다. 이 “사용”에 대해서는 아래에서 자세히 설명하겠습니다.

    사용 예정인 상표의 출원

    미국 상표법 상, 상표권은 “사용”을 통해 발생합니다. (상표 등록 시 상표권이 발생하는 한국과 다릅니다.) 이때 “사용”이란 상표를 부착하거나 표기하여 제품을 판매하거나 서비스를 제공하는 행위를 의미합니다. 따라서, 원칙 상, 미국에서 상표 등록을 하려면 미국 시장에서 이미 제품의 판매가 이루어진 후여야 합니다.

    하지만 이런 경우, 하나의 브랜드를 위한 제품 개발, 제작, 포장까지 마친 후, 브랜드 론칭 몇일을 앞두고 타사에서 동일한 이름으로 제품을 출시해 낭패를 보는 일이 발생할 수 있겠죠.

    따라서, 사용 예정인 상표에 대한 ITU 출원 (Intend-to-use application, 줄여서 ITU application 혹은 1(b) application) 을 허용하고 있습니다. 물론 이 경우에도, 출원 날짜에 대한 우선권을 주고, 상표 심사를 미리 진행할 뿐이고, 상표를 사용하고 있음을 증명해야 최종 등록 됩니다.

    ITU 를 꼭 해야하는 경우

    먼저, 제품 출시를 단 몇주 앞두고 있는 상황에서는 ITU 를 하는 의미가 크지 않습니다. ITU 는 심사 통과 후 사용증명이라는 별도 단계를 거쳐야 하므로, 사용증명 제출 시 납부하는 $100 의 추가 관납료 외 일반 출원보다 약 3달 정도 시일이 더 소요됩니다.

    그럼에도 불구하고, ITU 를 권장하는 경우는 앞으로 사용코자 하는 상표를 다른 사람이 먼저 사용할 가능성이 큰 경우입니다. 예를 들어, 최근 K-POP 열풍으로 K 가 들어간 상표가 우후죽순 등록되고 있기 때문에, K가 들어간 상표의 경우, 불과 며칠차이로 성패가 갈리는 경우가 발생할 수 있습니다.

    그 외에 역설적이지만 경쟁이 없음에도 상표에 대한 우선권 확보가 꼭 필요한 경우가 있습니다. 완전히 새로운 제품의 경우, 시장을 만들어 나가야 하므로 시장상황이나 시제품 테스트 등을 통한 반응을 살피는 것이 중요합니다. 이런 경우, 브랜드/제품명을 포함해 소비자의 반응을 보아야 할 필요가 있으므로 제품 개발 단계에서 미리 상표 등록을 진행하는 것이 좋습니다.

    제가 자주 드는 예로 Squatty Potty® 가 있는데, 쪼그려 앉는 자세를 연상시키는 Squatty 라는 단어와 유아용 변기를 의미하는 Potty 를 재미있게 연결한 이름으로, 위 사진처럼 올바른 배변자세를 돕는 제품입니다.

    물론 이전에도 올바른 배변자세를 돕는 각종 기구가 있었지만, 이제는 많은 사람이 배변자세를 돕는 도구를 그냥 “스콰티 파티”라고 부를 정도로 대중화된 이름이자 상품이죠.

    단순히 XXX 브랜드 변기의자와 같은 이름으로 출시했을 때, 지금만큼의 성공을 거두었을까 생각해 보면 아무래도 좋은 이름이 얼마나 큰 역할을 하는지 상상해 볼 수 있습니다.

    이렇게 상표가 마케팅에 큰 비중을 차지한다면, 상표 출원을 미룰 이유가 없습니다.

    ITU 가 부적합한 경우

    물론 반대의 경우도 있습니다. 상표가 흔히 말하는 로고인 경우, 즉 디자인이나 이미지 등이 포함되어 있는 경우에는 ITU를 진행했을 때 문제가 발생할 수 있습니다.

    마케팅적인 고려나 상표의 인쇄 품질 등 여러가지 상황에 따라 최종 출시 전에 로고 디자인이 변경되는 경우가 많기 때문입니다.

    예를 들어, 오랜 기간 이미 다른 제품군에 사용하고 있어, 변경할 계획이 전혀 없던 상표인데, 새롭게 출시되는 의류 상품에 자수하는 과정에서 디테일한 부분의 표현이 어려워 상표 디자인을 수정해야 하는 경우도 발생합니다.

    이런 디자인의 수정은 작은 수정이라도 상표의 재출원이 필요합니다.

    참고로, 미국 상표 등록 시에는 상표에 한국어가 포함되면 이 부분은 문자로 취급할 수 없어 꼭 디자인(그림)으로 등록해야 한다는 점 염두에 두시기 바랍니다.

    사용하고 있는 상표는 꼭 등록해야 하나?

    위에서는 사용 전과 후로 구분해 설명했지만, 사용이 이루어지면 이미 상표권이 발생한 후입니다.

    미국 상표 등록은 한국과 전혀 다른 개념이라 이해하기 어려우실 수 있어, 저는 주로 “등기”의 개념으로 설명드립니다. 땅을 사고 팔때, 개인간의 계약을 통해 재산권은 이전되지만, 이를 꼭 등기하는 이유는 권리를 좀 더 공고히 하기 위해서죠.

    마찬가지로, 미국의 상표 등록은 이미 가지고 있는 상표권을 등기한다고 생각하시면 됩니다. 다시 말해, 상표의 사용과 관련해 제3자와의 마찰이나 혼선이 발생할 가능성이 거의 없다면 굳이 상표를 등록할 필요가 없다는 거죠.

    상표 등록을 서두를 필요가 없는 경우

    제가 항상 예로 드는 것이 음식점입니다. 음식점 장사는 자리가 중요하다는 말 들어 보셨을겁니다. 손님들은 음식점을 매장의 지리적 위치와 결부시키는 경향이 큽니다.

    물론 프랜차이즈의 경우 상표가 매우 중요하지만, 오너셰프가 운영하는 음식점처럼 2호점의 계획이 없다면 굳이 상표를 등록할 필요가 없을수 있습니다.

    다만, 이렇게 상표를 등록할 필요가 없다고 해서 타인의 상표에 대해서도 무관심하면 곤란합니다. 일단 간판을 만들어 세우면, 선의의 제3자가 자신의 상표권이 침해 당했다고 주장할 수 있기 때문이죠.

    미특허청의 무료 상표검색 서비스 이용하시면 구글/네이버 검색창에 검색하듯 쉽게 검색할 수 있으니, 꼭 한번 내가 쓰고자 하는 이름 검색해 보시기 바랍니다.

  • 2분 자가진단

    2분 자가진단

    제품을 보호하는 지적재산권에는 크게 상표, 특허, 디자인 특허가 있습니다.

    예를 들어, 티셔츠는

    무엇을 보호 받을 수 있을까요?

    A. 문자, 로고 등

    우리가 흔히 ‘이 제품은 어디껀데?’ 할 때, ‘어디’를 알려주는 것이 바로 “상표 (Trademark)” 입니다.

    상표로는

    (1) 문자

    NIKE

    (2) 그림

    (3) 문자와 그림

    을 많이 씁니다.

    상표 옆에 자주 보이는 ® 표시가 등록된 상표를 나타내고, 등록 전까지는 ™을 사용합니다.

    등록은 각 나라 마다 해야하고 미국에서는 USPTO (미특허청)에 할 수 있으며 출원(신청)부터 등록까지 보통 1년 정도 걸립니다.

    상표등록은 상표권을 공고히 할 뿐 아니라, 상표 도용에 대한 민형사상의 제재에 큰 도움이 되므로, 리테일(일반 소비자를 대상으로 하는) 비즈니스라면 꼭 가지고 있어야할 지재권 입니다.

    상표등록 비용 평균: $710 정부수수료 및 기타 지출 포함 등록까지의 총 비용

    지난 2년 (2/2/22 ~ 2/2/24) 동안 IPfever 를 통해 등록된 상표를 기준으로 한 통계입니다.

    B. 제품 디자인

    제품의 형태 중 기능과 상관없는 부분(예: 티셔츠 소매의 날개 디자인)은 “디자인특허 (Design Patent)”로 보호할 수 있습니다.

    디자인 특허는 발행 국가 안에서 일정 기간 (디자인특허는 약15년 간) 해당 디자인을 포함하는 상품에 대한 독점권을 부여합니다.

    특허는 상표에 비해 시간과 비용이 많이 들지만, 그만큼 받고 나서 누리는 혜택도 큽니다. 예를 들어, 무단으로 디자인을 도용한 사람은 얻은 수익의 최대 3배까지 물어내야 할 수 있습니다.

    디자인 특허 등록 비용 평균: $4,020 정부수수료 및 기타 지출 포함 등록까지의 총 비용

    지난 5년 (2/2/19 ~ 2/2/24) 동안 IPfever 를 통해 등록된 디자인 특허를 기준으로 한 통계입니다.

    C. 만드는 방법이나 특징

    보통 줄여서 “특허”라고 부르는 “발명특허 (Utility Patent)”는 눈에 보이지 않는 부분까지 보호합니다.

    많은 업체들이 특허를 받았다는 사실 자체를 선전 문구로 활용하고 있지만, 실제로는 발명의 질이나 가치와 무관하게 작은 부분이라도 새로운 점이 있으면 발명특허를 받을 수 있습니다.

    따라서 어느정도 가치있는 특허를 받을 수 있는지를 꼭 따져봐야 합니다.

    특허 등록 비용 평균: $7,600 정부수수료 및 기타 지출 포함 등록까지의 총 비용

    지난 5년 (2/2/19 ~ 2/2/24) 동안 IPfever 를 통해 등록된 특허를 기준으로 한 통계입니다.

    물론 더 다양한 지적재산권이 있지만, 대부분 위 3가지에 포함됩니다.

  • 미국 상표—DIY로 직접 출원

    미국 상표—DIY로 직접 출원

    미국 상표 등록은 이미 가지고 있는 권리를 등록하는 절차입니다. 한국으로 치면 부동산 등에서 많이 쓰이는 “등기”를 생각하시면 됩니다.

    어찌보면 법률적으로는 가장 중요한 절차라 할 수 있는 “어떤 상표”를, “어떻게 사용”할 지 결정하는 것에 비해 상표등록 절차는 쉽고, 간단할 수 있습니다.

    이런 연유로 상표의 등록은 상표권자(소유자)가 직접 (Do It Yourself, DIY) 가능한 경우가 많고, 실제로 미특허청에서도 이러한 사실을 인식하고 비전문가의 출원을 돕기 위한 많은 노력을 기울이고 있습니다.

    특히 영문으로만 구성된 상표의 경우, 아래의 설명을 잘 읽고 따라하시면 이 글만 읽고도 혼자서 출원부터 등록까지 가능할 수 있습니다.

    가장 일반적이고 단순한 경우를 가정해 작성한 글이므로, 이 글은 시작점으로 생각하시고, 미특허청에서 제공하는 상표기초 외에 지재권칼럼 – IPfever을 충분히 읽어보신 후 DIY 상표출원에 도전하시기 바랍니다.

    I. DIY 출원 요건

    A. 미국 거주

    2019년 부터 미국에 주소지가 없는 개인 혹은 법인1은 상표 출원 시 반드시 대리인(미국 변호사)을 통해야 합니다. 참고: 한국에서 미국 상표 출원하기 – IPfever

    대부분의 로펌/변호사 사무실에서 상표 당 $2,000-2,500 이라는 높은 비용을 책정하고 있기 때문에, 단순히 출원만 대리하는 저가의 서비스를 이용하시는 경우가 많습니다.

    저가 서비스의 경우, 본격적인 법률상담 및 검토를 포함하지 않습니다. 특히, 상품과 사업계획, 그리고 시장을 고려하지 않고 형식적으로 상표 검색 및 검토를 제공하는 경우가 많습니다.

    이런 저가의 서비스(IPfever 에서 제공하는 Have It Filed 포함)를 이용하시는 경우, 아래의 내용을 숙지하셔서 DIY 하듯이 준비하시면 비용을 절감하면서 좋은 결과를 얻는데 도움이 됩니다.

    B. 미국 신분증

    2022년 부터 미특허청의 전자출원시스템 이용을 위해서 실명확인이 의무화 되었고, 이에 따라 미국 정부 발행 신분증(예: 운전면허증)이 없으면 DIY 가 불가능해졌습니다.

    C. 결제 수단

    전자출원 시스템에서 USPTO 관납료 (정부 수수료) 납부를 위해 미국내 발행 카드나 해외 결제가 가능한 해외발행 카드 등 미국 내 결제 수단이 있어야 합니다.

    DIY로 진행할 때의 RISK 에 대하여 미국 상표 2분 자가진단: DIY(본인) vs. 대리인(변호사) – IPfever 을 참고하시면 좋습니다.

    II. 상표 정하기

    이미 상표가 결정된 상황이라도, 아직 제품/패키징을 만들어 둔 상태가 아니라면 미국법과 시장상황에 맞게 상표를 변경하는 것을 고려할 수 있습니다. 참고: 좋은 상표/브랜드명 정하기 – IPfever

    상표에도 여러 종류가 있는데, 아마존 등 온라인 플랫폼에서 판매를 계획하고 계시다면 그림이나 디자인 요소가 포함되지 않은 가장 기본적인 Standard Character Mark 가 유리합니다.

    Standard Character Mark 는 USPTO 에서 정해둔 기본문자 (영문 알파벳과 특수문자) 만을 포함하는 상표로 이 기본문자 목록은 Standard character set for trademarks | USPTO 에서 확인하실 수 있습니다.

    참고로, 혹 상표가 그림이나 디자인 요소를 포함하더라도, 기본문자에 해당하는 부분만을 Standard Character Mark 로 등록할 수 있습니다. 이렇게 문자만 등록할 경우에는 당연히 디자인요소에 대해서는 상표등록의 효과가 발생하지 않습니다.

    상표에 대한 확신이 없으시다면 미국 상표, 어떨때 혼자 DIY 해야할까? – IPfever 에서 몇가지 정보를 더 확인하시고 다음 단계로 넘어가시기 바랍니다.

    III. 유사 상표 검색

    이미 누군가 사용중인 상표라면 등록은 커녕 사용 시에도 문제가 있겠죠. 따라서, 등록하려는 상표와 같거나 유사한 상표가 이미 존재하는 지 확인은 필수입니다.

    일단은 구글로 사전조사를 한 뒤, 미국 특허청의 무료 상표검색시스템을 이용해 출원/등록된 상표의 검색을 하시면 좋습니다.

    A. 구글 (인터넷 서치)

    구글을 이용한 검색 요령을 간단히 소개하자면,

    1. 상표 명칭
    2. 상표 + 제품의 일반명칭
    3. 상표 + 제품의 일반명칭 + 제품의 특징

    이상의 순서로 검색을 확장해 나가면 좋습니다.

    예를 들어, InnoBasic 이라는 상표를 인체공학적 디자인이 특징인 필기구 제품 (볼펜, 샤프, 수정액 등) 에 사용하고 싶다고 가정해 봅시다.

    검색에 앞서 구글의 언어설정이 영어로 되어 있는지 확인해주세요. 구글 검색 창에서 우측 상단의 ⚙ 표시를 선택해 “설정” > “언어” > “English” 를 선택 후 “저장” 하시면 됩니다.

    i) 상표명을 Google 에서 검색

    Innobasic Solutions: Home https://www.innobasic.com was launched, as an Automation as a Service (AaaS) that leverage on Robotic Process Automation to take on high-volume, tedious, manual, repetitive and error …

    구글 “InnoBasic” 검색한 결과 – 첫번째 아이템

    이미 완전히 동일한 이름을 사용중인 업체가 있네요. 다행히 “자동화”에 관련된 컨설팅을 제공하는 업체로 보입니다. 필기구와는 조금 거리가 있기에 소비자의 혼동을 가져올 가능성은 크지 않아 보입니다. 그럼에도 불구하면 똑같은 상표가 있다면 조금 차별화하면 좋겠죠.

    상업적인 인상은 유지하되 inno- 를 evo- 로 바꾸고 basic 에 -s 를 추가해 EvoBasics 로 바꿔보면 어떨까요?

    Evo’s Basics – YouTube https://www.youtube.com › channel Evo’s BasicsEvo’s Basics. 1.39K subscribers. Subscribe. Home. Videos. Playlists. Community. Channels. About. Search. Info. Shopping. Tap to unmute.

    구글 “EvoBasics” 검색한 결과 – 첫번째 아이템

    구글 검색의 장점은 검색어의 유사어까지 자동으로 인지하여 검색해 준다는 점입니다. 위와 같이 Evo’s Basics 가 첫번째 검색결과로 등장했다는 것은 (1) EvoBasics 은 존재하지 않거나 (2) Evo’s Basics 가 워낙 널리 알려진 이름인 경우라고 생각할 수 있겠죠.

    하지만 Evo’s Basics 은 사용하려는 EvoBasics 와는 철자에 큰 차이가 있고, 더군다나 무술(Martial Arts)에 초점을 맞춘 유튜버의 채널명이기에 유사한 이름의 필기구와는 문제의 소지가 적어 보입니다.

    ii) 상표+ 영문명칭

    일반적인 영문 명칭을 이용해 검색을 확장합니다. 볼펜, 샤프, 수정액은 각각 pen, mechanical pencil, correction fluid 라고 번역할 수 있습니다.

    정확한 영문명칭을 모르실 경우에도 사전 혹은 아는 영어를 총 동원해서 검색하면 구글의 알고리즘 덕분에 가장 흔한 명칭이 검색되는 경우가 많습니다.

    예를 들어, 일단 볼펜을 그대로 영어로 적어 ballpen 을 검색하면 더 흔히 사용되는 명칭인 ballpoint pen 의 Wikipedia 항목이 검색됩니다.

    evobasics ballpoint pen 을 검색하면 다음과 같은 결과를 확인할 수 있습니다.

    It looks like there aren’t many great matches for your search

    Tip: Try using words that might appear on the page you’re looking for. For example, “cake recipes” instead of “how to make a cake.”

    Need help? Check out other tips for searching on Google.

    구글 “evobasics ballpoint pen” 검색 결과

    물론 그 아래로 실제 검색결과도 등장하지만, 우리가 찾는 내용과는 거리가 멀죠. 구글에서 “evobasics ballpoint pen” 과 근접한 결과를 찾지 못했기에, 위와 같은 알림문이 먼저 등장하고 그 다음으로 구글이 생각하기에 가장 근접한 내용을 표시합니다.

    근접한 결과가 없다니 잘된 일이죠. 다음 단계로 넘어갑니다.

    iii) 추가로 제품 특징을 포함하여 검색

    제품 특징을 퐣ㅁ해 evobasics ballpoint pen ergonomic design comfort grip 을 검색하면 “Did you mean eco-basics … ?” 이라는 문구가 노출되는데요.

    이 때 등장한 “eco-basics” 는 요주의 입니다. 구글 검색 시 제품 명칭, 특징 등 판매하고자 제품과 연관된 검색어를 상표와 함께 입력하면, 구글의 검색엔진은 우리가 어떤 것을 찾고 있는지 추측하게 되는데요. 그에 기반하여 우리 상표인 evobasics 가 혹 이미 알려진 특정 상표명이나 문구의 오타가 아닌지 Did you mean XXX ? 식으로 확인할 때가 있습니다.

    따라서 eco-basics 라는 이름이 문구류 혹은 인체공학적 디자인과 관련되어 기존에 사용중인 상표라는 의심을 해볼만 합니다. (물론 항상 그렇지는 않습니다.)

    iv) 유사명칭을 검색

    위에서 발견한 Eco-basics 를 구글 검색한 결과 Eco Basics | Made from Bamboo and Recycled Material | White Magic 을 발견할 수 있었는데요. Eco Basics 는 다행히 필기구는 아닌 생활용품 브랜드인 것으로 보이지만, 만약 유사한 상품에 사용되고 있었다면 이름이 EvoBasics 와 상당히 비슷하므로 문제가 될 수 도 있었겠죠.

    이렇게 추가적인 검색까지 완료하고 나면 USPTO 의 상표검색 서비스를 이용하여 이미 출원되거나 등록된 상표를 검색합니다.

    B. 미국 상표 등록부 검색하기 (TESS)

    미국 상표 등록된 모든 상표는 미국 특허 & 상표청 (USPTO)에서 제공하는 상표 전자검색 시스템 (TESS) 를 통해 검색할 수 있습니다. 다만, 구글과 같이 똑똑한 검색엔진이 아니다보니 조금 전문적인 지식과 노하우가 필요하죠.

    단순한 데이터베이스 검색 툴이였던 기존의 TESS 를 대체하는 USPTO 의 새로운 상표검색 서비스 Trademark Search는 일반적인 인터넷 쇼핑몰 수준의 검색기능을 제공합니다.

    미국 상표 검색 꿀팁 – IPfever 을 통해 기본적인 기능만 익혀도, 어느정도 시간을 투자하느냐에 따라서 만족스러운 검색을 할 수 있습니다.

    위와 같은 검색 후 결과가 다소 불안하시면 전문가에게 추가 검토를 의뢰하셔도 좋습니다. 참고: 미국 상표 – 사전 조사 – IPfever

    IV. 출원 준비

    상표 등록에 앞서 꼭 준비해야 할 자료는 (A) 상품군 정보 (Goods/Services Identification), (B) 사용증빙 (Specimen), 그리고 (C) 첫 사용일 (Date of First Use) 입니다.

    A. 상품군 정보 (IC & ID)

    상품군은 국제분류(International Class, IC)와 미국 내에서 사용하는 세부 상품군(Good/Service Identification, ID)이 있고, 두가지 모두 중요합니다.

    i) 국제분류 (IC)

    International Class, 즉 국제분류는 니스조약 가입국에서 공통적으로 사용하는 분류체계로, 모든 상품/서비스의 종류를 총 45류로 나누어 놓았습니다.

    이 국제분류는 한국과 미국에서 공통으로 사용하므로 한국 특허정보원에서 운영하는 키프리스상품명칭(상품류)검색 을 이용하시면 편리합니다. 예를 들어, 상품명칭: “모자” 를 검색하시면 안전 모자, 수술용 모자 등 모자를 포함하는 상품 모두를 보여주는데요. 여기서 가장 적당한 상품명칭을 골라 “류” (1-2자리 숫자) 를 확인하시면 됩니다.

    위 링크에 오류가 발생하면 KIPRIS 특허정보넷 특허무료검색서비스 홈페이지에서 > 지적재산권 검색 > 상표 > 우측 상단에 작은 상품명칭(상품류 검색) 버튼 이용하시면 됩니다.

    ii) 미국 세부상품군

    US Identification 은 한국으로 치면 “상품명칭”에 해당합니다. 즉, 안전 모자나 수술용 모자 등의 세부 명칭입니다. 미국 특허청에서도 키프리스와 마찬가지로 검색서비스 (Trademark ID Manual) 를 제공합니다.

    간혹 상품명칭을 검색하다 보면, 조금 포괄적인 것과 세부적인 것을 놓고 갈등하게 될 수 있는데요. 예를 들어, 아래와 같이 수 많은 모자에 대한 세부분류가 존재합니다.

    자, 만약 털모자에 부착할 상표를 등록한다면 Hats 와 Fur hats 중 무엇을 선택해야 할까요? 간단히 말하자면, 상표의 사용처를 가장 적절히 설명하는 분류를 선택하시면 됩니다. 만약 모피를 취급하는 회사에서 만든 모자라면 향후에도 모피가 아닌 모자를 판매할 가능성이 없으니 fur hats 를 선택하시는게 맞겠죠.

    하지만 모자 전문 회사이고, 이번에 나온 털모자에 부착한 상표를 등록한다고 합시다. 그렇다면 해당 상표가 향후 다른 품목에도 적용이 가능할지 생각하셔야겠죠. 만약 털모자에만 특화하실 생각이라면 fur hats 라고 하시면 되겠지만, 아무래도 브랜드가 인기가 좋아지면 다른 모자에도 적용할 가능성이 높겠죠. 따라서, hats 가 조금 더 적절하다고 볼 수 있겠습니다.

    참고로 Trademark ID Manual 이나 키프리스에서 TM5* 라고 표시된 상품명칭 혹은 ID 는 5개 주요 국가에서 통용되는 세부상품군입니다.

    *미국과 한국에 모두 등록할 예정이시라면 세부상품군은 TM5 표기된 것 중 선택하시면 좋습니다.

    B. 사용증빙 (Specimen)

    사용 증빙은 대부분의 경우, 상표가 인쇄된 제품(제품포장) 사진 1장으로 족합니다. 원칙적으로는 각각의 세부상품군에 대해 모두 사용증빙이 필요하지만, 출원 시에는 국제분류 당 1개 씩만 제출해도 무방합니다.

    법적으로는 제품에 상표가 물리적으로 부착만 되어 있으면 되기 때문에, 종이에 상표를 프린트해 풀로 붙여도 사용증빙이 될 수 있습니다. 물론 마커를 이용해 손으로 쓴다고 문제될 이유가 없죠. 하지만 그렇다고 허위로 제출할 경우 등록은 언제든 취소될 수 있습니다.

    꼭 상품사진이 아니여도, 예를 들면 아마존 리스팅의 스크린샷도 사용증빙이 될 수 있습니다. 이 경우, 제품 자체에는 상표가 표시되어 있지 않더라도, (1) 상품제목/소개에 상표가 포함되어 있고, (2) 이를 실제로 구매할 수 있는 수단(구매 버튼이나 전화 주문 전화번호)이 마련되어 있으면 됩니다.

    위와 같이 웹페이지의 스크린샷를 사용증빙으로 제출할 때에는 “인터넷 링크 주소”와 “해당 스크린샷을 저장한 날짜” 정보를 함께 표기해야 합니다.

    C. 첫 사용일 (Date of First Use)

    미국에서 상표에 대한 권리는 기본적으로 상표를 사용하면서 발생합니다. 이렇게 발생한 권리를 등기하는 개념이 미국의 상표등록이죠.

    따라서, 첫 사용일은 권리가 발생한 날짜이고, 타인에 대한 우선권 날짜가 되므로 중요한 날짜입니다. 그러므로 제3자와 분쟁이 발생할 경우에 대비하여 첫 사용일을 “증명 가능한 가장 빠른 날짜”로 기입하는 것이 중요합니다.

    그렇다면 첫 사용일은 어떻게 증명할까요?

    • 해당 제품이 미국에서 실제로 판매가 이루어졌다면, 그 판매기록으로 첫 사용일을 증명할 수 있습니다.
    • 해당 제품이 아직 미국에서 판매가 이루어지지 않았다면, 미국 내에 수입통관된 날짜가 (상표가 제품에 인쇄되어 수입되었다는 가정하에) 첫 사용일이 될 수 있습니다. 이는 제조업체와 판매자와의 거래도 판매로 보기 때문입니다.

    출원 시에는 특별한 증명 서류는 필요없고, 날짜만 잘 기재하면 됩니다.

    V. 출원서 작성

    출원서 작성은 변호사든 아니든 똑같이 Trademark Center 를 통해 할 수 있습니다.

    A. USPTO.gov 계정 만들기

    첫 출원이시라면 USPTO.gov 계정을 만드셔야 합니다. 이메일 주소를 기준으로 생성되는 계정이며, 무료이고, 전화번호가 필수 입력사항이지만, 꼭 미국 전화번호를 입력할 필요는 없습니다.

    이메일 주소는 자주 사용하는 주소를 사용하세요. 계정 생성 시 확인 이메일이 가고, 이후 이중 보안 (two-factor verification) 을 선택하시면 접속할 때 마다 보안코드가 발송됩니다. 또한, 출원 관련 업데이트도 비공식2 이메일로 받아보실 수 있습니다.

    참고로, 계정을 만드신 후에는 my.uspto.gov 에서도 Trademark Center 메뉴를 선택해 상표 출원시스템을 이용할 수 있습니다.

    B. Trademark Center 첫화면

    왼쪽 상단의 메뉴탭에서 Start application 을 선택하거나, 화면 상단의 중간 박스 Apply to register a trademark 를 선택합니다.

    1. 이용약관 동의

    특허청의 상표출원 시스템을 이용하기에 앞서 이용약관에 동의합니다.

    주의사항에 굵은 글씨로 미특허청 사칭 사기를 조심하라는 문구가 보입니다. 상표출원자의 개인정보(이름, 주소, 전화번호 등)은 공개됩니다. 이를 이용해 허위 인보이스 등을 보내는 사기가 많으니 주의하시기 바랍니다. (참고: Trademark fee 청구서/독촉장/고지서 – IPfever)

    박스를 체크하고 “I agree”를 누르면 다음 페이지로 이동합니다.

    2. 출원비용 안내

    두번째 페이지에서 조금만 아래로 스크롤 하면, 위와 같은 2개의 선택지가 나옵니다.

    기본값인 첫번째가 일반적인 상표등록입니다.

    일반적인 상표 등록이 어렵거나, 특별한 상표(여러 멤버가 사용하는 단체의 상표 등)의 경우에 두번째를 선택하게 됩니다. 일반 업체의 경우에도 적용될 수 있는 Supplemental Register 에 대해서는 한번쯤 알아두면 좋습니다. 참고: 홍보성 문구를 상표로 사용할 때 주의점 – IPfever

    기본값 (첫번째 선택지 선택) 그대로 두고, 우측하단에 아래 그림과 같이 생긴 Continue를 눌러 다음으로 이동합니다.

    참고로 Save draft 를 누르시면, 본인의 myUSPTO 계정에 이때까지 작성한 내용이 저장되고, 이후에 Drafts and docket 탭에서 확인하실 수 있습니다.

    3. 연락처

    연락처는 총 3가지가 있습니다. Attorney (변호사), Owner (소유권자), 그리고 Correspondence (연락처)입니다.

    • DIY 출원이므로 변호사는 당연히 해당사항이 없겠죠.
    • 소유권자는 실제 법률적인 소유권을 가진 사람입니다. “등기권자” 라고 생각하시면 되고, 사업체, 사업주 혹은 자영업자 본인의 정보를 정확히 입력합니다.
    • 연락처는 실제 연락을 받을 분의 정보입니다. 소유권자가 법인(회사)일 경우, 회사내 담당자 정보가 되겠죠. 소유권자가 개인일 경우에도 변호사가 아닌 사람이 업무를 대신해서 처리해 주는 경우, 연락처 정보에 대리인 정보를 적으시면 됩니다.

    소유권자의 이름과 주소는 대중에 공개하게 되어 있습니다. 개인 소유권자의 거주지 정보를 공개하는 것이 꺼려지시면 공개될 mailing address (우편물 수령이 가능한 주소)를 적고, 따로 domicile address (실거주지)를 적을 수 있습니다. Domicile Address (거주지 주소) 작성법 – IPfever

    i) Owner of Mark (소유권자)

    여기에는 사업체 혹은 개인사업자의 정보를 적으시면 됩니다.

    사업체의 경우는 법인의 종류(Inc., LLC 등) 및 설립등기가 된 국가를 선택하고, 개인의 경우는 국적을 적어야 합니다.

    밑의 DBA, AKA 등은 한국의 경우 해당사항이 없을 것이고, 미국에서 사업 중이시라면 해당 사항이 있으면 이미 알고 계실껍니다.

    그 외 자세한 설명은 생략합니다.

    ii) Correspondence (연락처)

    이미 설명드린바와 같이, 변호사가 아닌 대리인의 정보를 기입하게 됩니다.

    상표는 출원 후 약 1년의 심사기간 뿐 아니라, 등록 후에도 매 5년마다 등록 연장/갱신이 필요합니다. 따라서, 그냥 아는 분께 출원을 부탁한 후, 아는 분과 연락이 끊기면 이후 곤란해 지는 경우가 발생합니다.

    직원의 “개인” 이메일 주소를 사용하는 경우도 마찬가지이므로, 주의 바랍니다.

    4. Trademark details

    드디어 본격적인 상표 관련 정보입니다.

    A. 상표의 종류

    이번 화면에서는 아래의 Mark type 를 구분하셔서 선택하셔야 합니다.

    위처럼 첫번째 옵션인 I want to protect wording alone / Standard character format을 선택합니다.

    위에서 말씀드린 바와 같이 Standard Character Mark 가 DIY에 유리하지만, 디자인을 포함시켜 등록을 원하실 경우 (special form) 아래와 같이 I want to protect what my trademark looks like / Stylized wording and designs 를 선택하고, 지난 글 TEAS 화면 3: 상표 관련 – IPfever 을 참고하시기 바랍니다.

    Standard character를 선택하고, Continue 를 누르시면 아래와 같이 상표로 등록할 문구를 입력하는 상자가 나옵니다.

    B. 상표 입력

    띄어쓰기나 특수기호, 악센트 점 등에 유의하여 정확히 기입합니다. 대소문자는 구분하지 않습니다.

    C. 번역

    상표가 영어단어 또는 어떤 나라 말로도 아무런 의미가 없는 단어라면

    위와 같이 No 선택하고 바로 다음으로 넘어가시면 됩니다.

    하지만, 상표에 외국어로는 뜻이 있는 경우가 있습니다. 예를 들어, 비누사랑을 미국에서 문구(standard character)로 등록하려면 BEENOOSARANG 와 같이 영문 표기를 등록해야 합니다. 물론, 한글을 디자인(special form)으로 등록하는 방법도 있습니다.

    영문 표기는 아무래도 발음도 어렵고 보기가 어려우므로 Soap Sarang 정도로 쓰는 경우가 많습니다.

    이를 예로 들어 작성해 보면, 아래와 같습니다.

    상표 검색 시 참고!

    위와 같은 번역문이 요구되는 이유는, 예를 들어, Soap Love 라는 브랜드가 미국에 이미 있다면 Soap Sarang은 한국말 “사랑”을 아는 미국내 소비자에게 같은 브랜드라는 인상을 줄 수 있기 때문에 등록이 거절 될 수 있습니다.

    따라서, 외국어를 포함하는 상표를 검색 시에는 그에 대응하는 영문도 함께 검색해야 합니다. 예: Soap Sarang 과 유사한 상표가 이미 등록되어있는지 확인할 떄는, soap sarang 뿐 아니라 soap love 도 검색해 봐야 합니다.

    D. 사람 이름이나 형상

    유명한 요리사의 이름을 딴 파스타 소스나 음식점 체인이라면, 해당 인물의 동의 없이 상표 등록이 이루어지면 곤란하겠죠.

    이런 특수한 경우에 해당하는 Yes 를 선택해야 하지만, 여기서는 아래와 같이 No 를 선택하고 다음으로 넘어갑니다.

    5. 출원근거(Filing Basis) 지정

    아래와 같이 출원근거는 Section 1(a), Section 1(b), Section 44(d)/Section 44(e), 그리고 Combined 각각 순서대로 이미 사용 중인 상표, 사용 예정인 상표, 미국 외 타지에서 이미 등록이 됐거나 등록 진행 중인 상표, 여러가지 출원근거를 동시에 갖춘 경우가 있습니다.

    1(a), 즉, 이미 상표를 사용 중인 경우가 아니라면 아직 상표를 좀 더 보완하거나 변경할 기회가 있기 때문에 DIY를 추천하지 않습니다. 따라서, 여기서는 1(a)를 기준으로 설명드리겠습니다.

    첫번째 박스 – 1(a)를 선택하시면 국제분류 및 상품/서비스 분류를 검색하는 페이지로 이동합니다.

    i) IC and ID

    위의 빈 상자안에 제품이나 서비스의 이름을 적으면 검색할 수 있는데, 예를 들면 facial soap 이나 toothpaste 와 같이 일반적인 이름을 적어보시고, 검색결과에 적당한게 나오지 않으면 facial cleanser 나 tooth cleaning paste 같이 제품을 설명하는 문구로 다시 검색해 보시면 됩니다.

    적당한 상품명칭이 나타나면 바로 우측에 보이는 ADD 를 클릭하시면 추가됩니다.

    이때 상품명칭의 좌측에 등장하는 세자리 숫자가 국제분류를 뜻합니다. 이 국제분류(예: 003)가 같으면 품목을 다수 입력하셔도 출원비용이 증가하지 않습니다.

    하지만, 반대로 국제분류가 다른 2가지 품목을 선택하면 2배의 출원수수료($350 x 2 = $700) 를 부담해야 하므로 주의가 필요합니다.

    ii) Specimen

    다음으로 상표가 적용된 상품의 사진 혹은 스크린샷을 첨부하셔야 합니다.

    Add specimen 버튼을 누르면 증빙을 제출하는 페이지로 이동합니다.

    Add specimen 버튼을 눌러 상품 사진을 제출하면 되고, 만약 상품이 아닌 서비스라면 서비스 리스팅, 광고, 서비스 소개 웹사이트 등으로 대신합니다.

    여기서 주의하실 점은 상기 사례는 상표의 실제 사용 사실 뿐 아니라 상표가 등록하고자 하는 상표 이미지/문구 와 동일하게 사용되고 있는지를 확인하는 지표가 되기 때문에 (1) 상표가 상품/서비스에 부착/표기/인쇄 등으로 연관되어 있을 뿐 아니라, (2) 상표 자체가 명확하게 식별되어야 합니다.

    1. 연관성 – 특히 웹페이지 스크린샷일 경우, 일반적으로 브랜드(상표)가 표시되는 위치에 해당상표가 노출되어야 합니다. 주로, 상표로써 표기된 것이 아니라 단순히 제조회사명이나 회사 연락처 등으로만 표기된 경우에 문제가 됩니다.
    2. 상표의 식별 – 상표에 특수문자나 띄어쓰기 등이 포함되어 있는 경우, 이를 일관되게 사용하지 않는 경우가 자주 문제가 됩니다.

    서비스의 경우,

    보이지 않기 때문에 어떻게 증빙을 제출할 지 의문이 생기실 수 있습니다.

    이런 경우, 서비스를 구입할 수 있는 방법이 상표와 함께 표기되어 있으면 상표의 사용으로 봅니다. 예를 들어, 웹페이지 스크린샷의 경우 서비스를 이용할 수 있는 장소 안내나 문의 전화번호 등이 상표와 함께 노출되어 있으면 됩니다.

    참고로, 사업장이 있는 경우, 간판과 함께 해당 오피스/웨어하우스/매장 등을 촬영해 제출할 수 있습니다.

    다음으로는 Description of specimen, 즉, 심사관에게 증빙(사진)이 무엇을 보여주고 있는지 설명하시면 됩니다. 예를 들어, A photographic image of a hat with an embroidered applied-for mark 정도가 되겠죠.

    iii) Date of first use

    그 아래로는 제품을 처음 판매한 날짜를 적는 칸이 있습니다. 참고로, 웹페이지 스크린샷의 경우 반드시 해당 페이지의 URL 과 스크린샷을 캡쳐한 날짜(Date of access)를 반드시 적어야 합니다.

    최초 사용일(Date of first use)은 두 날짜(anywhere, in commerce)로 구분되어 있습니다. 기본적으로 판매 인보이스 등으로 증명 가능한 날짜를 입력하시고, 특별한 경우가 아니라면 anywhere 과 in commerce 는 두 날짜 모두 동일하게 입력해 주시면 됩니다.

    사용 예정인 상표- 1(b) 는 심사는 똑같이 진행되지만 심사 후 바로 등록되지 않고, 향후 실제로 사용이 이루어지면 그때 1(a)와 똑같이 사용 사례를 제출하는 절차를 거쳐 등록이 이루어집니다.

    이 때, 추가 수수료가 발생하므로 현재 사용 중이라는 것을 입증할 수 있다면, 실제 판매가 이루어질 때까지 잠시 기다리셨다가 등록하시면 다소 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.

    해외에서 이미 출원/등록을 하신 상표의 경우 44(d)나 44(e)를 선택하시고 해당하는 출원/등록 정보를 기입하시면 됩니다.

    Continue 버튼을 눌러 다음 단계로 이동하실 수 있습니다.

    6. 기타 사항

    잘 읽어보시고, 해당사항이 있으면 체크합니다.

    첫번째 항목의 Disclaimer 는 주로 상품명칭이 상표에 포함된 경우 해당됩니다.

    다만, 위의 translation 등과 다르게 disclaimer 는 빠뜨려도 페널티가 없고, XXX 를 disclaimer 에 포함시키라는 내용으로 거절 통지문을 발송하면, 이에 대해 서면으로 동의하기만 되므로 큰 문제가 되지는 않습니다. 더 자세한 내용은 미국 상표 Disclaimer 쉽게 이해하기 – IPfever 를 참고하시기 바랍니다.

    두번째 항목과 세번째 항목은 잘 읽어보시고 해당사항이 있으시면 체크 후, 그에 해당하는 정보를 적으시면 됩니다.

    그 외 항목은 조금 전문적인 영역이라, 만약 해당사항이 있으시면 DIY가 어렵다고 생각하시면 됩니다.

    7. 리뷰

    이제까지 작성한 내용을 확인하는 페이지입니다.

    8. 서명

    이제 서명을 하시고 제출하면 됩니다.

    세가지 서명 방법 중 하나를 선택하실 수 있습니다. 가장 편리한 방식은 현재 온라인 양식을 작성하고 계신 분이 상표권자가 되실 분 즉 출원인을 대행할 권한이 있는 경우입니다. 직접서명 (sign directly) 을 선택 후 화면의 하단에서 서명할 수 있습니다.

    직접 서명이 어려운 경우, Sign directly 를 누르면 나오는 메뉴 중 하나를 선택하여, 상표권자 본인이나 그 외 권한이 있는 분에게 email 을 보내거나 같은 내용을 종이에 출력 후 서명을 받을 수 있습니다.

    위의 체크박스는 일단 전부 동의하시지 않으면 진행이 안됩니다. 주요 내용은 허위 사실을 기재할 경우 법적 처벌을 받는다는 내용인데, 시간을 들여 꼼꼼히 읽어보시기 바랍니다.

    실제 서명은 아래와 같이 S-signature 형식으로 글자를 입력하는 디지털 서명으로 이루어집니다.

    간단히 설명드리자면 서명란에는 /young jeon/ 와 같이 이름과 성을 “/” (슬래쉬, 키보드의 마침표 오른쪽에 있는 기호입니다) 안에 가두어서 기재하시면 됩니다. 그 옆의 날짜란은 클릭하시면 자동으로 현재 날짜로 입력됩니다.

    다음으로 맨 아래에 서명하시는 분의 position 을 적으시면 됩니다.

    보통은 회사명의로 상표를 등록하는 경우가 많으니 Signatory’s Position은 직책이 되겠죠. 상표권자가 개인이고 직접 등록하시는 경우에는 Owner라고 적으시면 되고, 만약 두명 이상의 개인/법인이 공동으로 소유하는 상표의 경우에는 add signatory 버튼을 사용해 서명인을 추가 할 수 있습니다.

    VI. 출원서 제출 후 절차

    출원이 완료되면 즉시 이메일로 접수증을 받아보시게 됩니다.

    접수증에 있는 출원번호 (US Serial Number) 를 이용하여 Trademark Status & Document Retrieval (uspto.gov) 에서 심사 진행상황을 비롯해 상표등록에 관한 모든 정보를 얻으실 수 있습니다.

    예를 들어, 첫 5년째 및 10년 단위로 발생하는 지속적 사용 증명 및 등록 갱신 등에 관한 정보도 TSDR 을 통해 얻으실 수 있습니다.

    심사는 출원일로부터 6-9개월 후 부터 시작됩니다. 하지만 특허청의 업무량에 따라 이 기간은 더 길어질 수 있습니다.

    A. 거절 통지문 (Office Action)

    심사관이 상표 등록을 거절할 수 있습니다. 거절 사유는 여러가지가 있는데, 일부 내용이 부족하거나 오류가 있는 경우는 간단히 서면으로 심사관에게 해당 사항을 설명하거나 출원서를 보정하면 됩니다. 거절 통지문에 있는 링크를 통해 전자적으로 서면을 제출할 수 있습니다.

    하지만 다른 상표와의 혼동 가능성 (likelihood of confusion) 으로 거절되면 조금 골치가 아픈데요. 따라서, 미리 위에서 설명드린 방법으로 유사상표를 검색하셔서 등록이 거절되지 않도록 하시는 것이 최선입니다.

    B. 제3자의 이의제기 기간

    심사관이 상표 등록에 문제가 없다고 판단하면 실질심사가 종료되고, 한달간의 공시(Publication for Opposition)가 진행됩니다.

    이 공시 기간에는 누구나 해당 상표가 등록되면 자신에게 불이익이 발생할 수 있다는 이유로 상표 등록을 반대할 수 있습니다. 이 경우, 행정소송과 비슷한 절차를 통해 당사자간에 누가 우선권을 갖는지 다투게 됩니다.

    C. 등록 대기

    공시가 끝나면, 1(a) 사용 중인 상표의 경우는 추가 절차 없이 등록 됩니다. 따라서, 심사에도 문제가 없고 이의제기도 없다면, 출원 후 등록까지 아무것도 안하셔도 됩니다.

    1(b) 사용 예정인 상표의 경우, 공시기간이 끝나면 등록 대기 상태가 됩니다. 이때는 6개월 안에 상표를 사용하고 있다는 사용증빙을 제출해야 하는데, 이 기한은 6개월 씩 5번까지 연장 가능합니다.

    심사 후 사용증빙을 제출하거나 기한을 연장 시 마다 정부 수수료가 발생합니다.

    D. 등록 유지

    등록에는 어떤 추가 비용도 발생하지 않고, 따로 제출해야할 서류도 없습니다. 다만, 등록 후 5년 및 10년 단위로 등록 유지 및 갱신을 위해 제출할 서류와 수수료가 있습니다.

    미국 상표 등록, 아무것도 모르는 상태에서도 첫 단추부터 잘 끼울 수 있도록 가능한 자세하게 적어보았습니다.

    아무래도 최소한의 내용으로 추리다가 보니, 미흡한 부분이 많습니다.

    실제 출원을 진행하시면서 긴가민가한 부분이 있으시면 그냥 넘어가시지 마시고, Trademark Center 내에서 HELP 를 눌러 도움말을 찾아 보시기 바랍니다.

    좋은 결과 있으시길 응원 합니다~!

    1. 미국에 살지 않더라도 미국 내에 법인을 설립하여 미국 거주자가 될 수 있습니다. 하지만 미국 법인 설립을 위해서는 미국 소재 Registered Agent 가 필요하고 한달에 $10 미만의 비용으로 Registered Agent 서비스를 제공하는 전문 업체도 있습니다. 하지만, 지속적으로 발생하는 비용이므로 미국에 법인을 설립할 다른 이유가 없다면 추천드리지는 않습니다. ↩︎
    2. 특허청은 출원인에게 이메일로 공지할 의무가 없으므로, 출원인이 최소 매 2-3개월마다 한번씩 TSDR을 이용해 출원/등록상태를 확인해야 합니다. ↩︎
  • 미국 상표 2분 자가진단: DIY(본인) vs. 대리인(변호사)

    미국 상표 2분 자가진단: DIY(본인) vs. 대리인(변호사)

    미국 상표 등록(USPTO Trademark Registration)은 비교적 간단하지만, 도움이 반드시 필요한 경우도 있습니다.

    아래의 5가지 자가진단 질문에 대한 답이 모두 YES 라면 미국 상표, $250 (+약간의 노력과 시간 투자) 로 등록까지 가능합니다.

    1. 미국에 계십니까?

    회사의 직원 혹은 본인이 직접 상표 출원을 진행하려면 (1) 법인일 경우 Principal Office가 미국 소재 (2) 개인사업자일 경우 거주지가 미국내에 있어야만 합니다.

    해외 소재 상표권자는 반드시 미국 변호사를 통해 상표 업무를 진행해야 하기 때문입니다. (USPTO Exam Guide 4-19)

    2. 등록하시려는 상표가 타인이 사용하지 않는 말이나 그림입니까?

    이 질문에는 조금 엄격해질 필요가 있는데요. 만약 떡볶이를 영어로 풀어서 Tuck-bocky 라고 표현했더라도, 이를 나만 사용하는 말이라고 볼 수는 없습니다. 다른 언어에서 널리 쓰는 말을 빌려 왔기 때문이죠.

    그럼에도 불구하고 많은 상표들이 독특하고 개성있는 말, 그림 혹은 그 조합으로 이루어져 있는데요. 이런 경우 문제가 생길 가능성이 낮기 때문에 직접 진행하실 수 있습니다.

    참고로, 이런 경우에는 대리인을 통해 진행해도 변호사 비용이 $300 대로 그리 비싸지 않습니다.

    3. 이미 사용하고 계신 상표입니까?

    여기서 “사용”은 미국 시장에서 판매가 이루어졌는지로 판단합니다.

    상표 등록 진행하기 전에는 꼭 현재 사용 중이신 상표의 등록에 문제의 소지가 있는지, 거절 가능성은 어느정도 되는지 상표 전문가와 무료 상담을 받아 보시면 좋습니다.

    하지만 본격적인 상담/검토를 위해서는 상당한 비용이 발생하므로 그보다 훨씬 적은 비용으로 일단 출원해서 심사 결과를 받아 보는 것이 더 효율적인 경우가 많습니다.

    따라서, 이미 사용 중인 상표이고, 지금 그대로 등록하여 사용하시길 희망하신다면 한번 직접 출원해 보는 것도 비용면에서 큰 절약이 될 수 있습니다. 시간적으로, 상표 심사는 출원일로부터 최소 3달 후 진행됨을 감안하시기 바랍니다.

    4. Can you read?

    간단한 양식이긴 하지만, 상표 출원 서류에는 약간이나마 전문용어(예: Standard Character, Disclaimer 등)도 섞여 있고, 이에 대해 조금이라도 의문이 생기면 바로 도움말 (USPTO HELP) 을 찾아 확인하셔야 합니다.

    따라서, 영어를 겨우겨우 독해하시는 수준이라면 시간이 과도하게 걸릴 수도 있다는 점 염두에 두시기 바랍니다.

    5. 이메일 주소와 미국 내 결제수단을 가지고 계십니까?

    마지막은 정보 제공 차원에서 드리는 보너스 질문입니다.

    이메일 주소는 구글, 아웃룩 (or hotmail), 네이버, 다음 등 어떤 이메일 서비스를 이용하셔도 문제 없지만, 사용하실 계정에서 *@upsto.gov 주소를 화이트리스트 하셔서 이후 상표 관련 공문이 스팸처리 되지 않도록 주의하셔야 합니다.

    결제수단은 가장 간단하게 신용카드만 있으면 해결됩니다. 요즘 신용카드는 대부분 해외결제가 가능하고, 한국에서는 직불카드라고 칭하는 Debit 도 대부분 문제 없이 사용 가능합니다. (참고: Accepted payment methods | USPTO)

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      2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. TEAS Plus 의 4번째 페이지에서는 특허청의 분류 시스템에 맞게 상표를 기술하셔야 합니다. 상표 등록이 처음이신 분에게는 약간 생소할 수 있지만, 굳이 말하자면 순전히 행정적인 절차이며 큰 법률적 지식을 요구하지 않습니다. 크게는 (1) 해당하는 상품/서비스를 선택하고, (2) 각각의 분류에 대해 상표 출원 방식을… Read more: (OLD) TEAS 화면 4: 상표의 분류
    • (OLD) TEAS 화면 5: 연락처
      2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center 의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 여기서는 심사 및 등록을 위한 연락처를 확인합니다. 미특허청으로부터 출원/심사/등록 을 위한 서신을 받고자 하는 주소가 이미 기입하신 출원인 정보와 다르지 않다면 그대로 입력하시면 되고, 아니라면 이 화면에서 다른 우편주소를 지정하셔도 됩니다. 다만, 이메일 주소를 입력하고 체크박스를 확인하면 미특허청에서는 따로 종이로 된… Read more: (OLD) TEAS 화면 5: 연락처
    • (OLD) TEAS 화면 6: 서명
      2025년부터 USPTO의 새로운 전자출원시스템인 Trademark Center 의 사용이 의무화되었습니다. 아래의 내용은 참고만 하시기 바랍니다. 미특허청 상표 출원 TEAS Plus 의 6번째 화면입니다. 세가지 서명 방법 중 하나를 선택하실 수 있는데요. 현재 온라인 양식을 작성하고 계신 분이 상표권자가 되실 분 즉 출원인을 대행할 권한이 있으시면 직접 sign directly 를 통해 화면의 하단에 서명하시면 됩니다. 그렇지 않을… Read more: (OLD) TEAS 화면 6: 서명
    • Domicile Address (거주지 주소) 작성법
      미국 상표 출원 (TEAS) 시 Domicile Address (거주지 주소) 라는 기재사항이 있습니다. 통상은 우편주소(mailing address)와 일치하므로 신경쓰지 않아도 되지만, 때로 꼭 필요한 경우가 있어 주의해야 합니다. 미국 거주 여부를 확인*하기 위한 주소이기 때문에, 꼭 실제 거주하는 곳(혹은 회사 업무가 이루어지는 곳)의 주소를 입력해야 합니다. *거주지(회사의 경우 사무실)가 해외인 경우 반드시 미국 변호사를 고용해 상표등록을 진행해야… Read more: Domicile Address (거주지 주소) 작성법
    • Specimen (or AOU after ITU; 사용증명) 이 뭔가요?
      미국 상표 등록 시 Specimen 을 반드시 제출해야 하는데, 이 Specimen 을 한국말로 설명할 때는 저는 “사용증빙” 혹은 “사용 예” 라고 부르고, 이 절차를 사용증명 이라고 합니다. 그 이유는 이 스페시먼이 말그대로 상표를 사용하고 있다는 증명을 하기 위해 사용되기 때문인데요. 미국 상표법은 “사용주의“를 따르고 있기 때문에 사용하고 있지도 않은 상표를 (1) 단순히 미리 선점하거나 (2)… Read more: Specimen (or AOU after ITU; 사용증명) 이 뭔가요?
    • 간단한 상표 출원
      아이피 피버는 미국내 스타트업과 중소기업들을 위한 통합적인 지재권 솔루션을 제공하고 있는 전문 변호사 그룹입니다. 저희는 하나 하나의 상표를 따로 취급하지 않고, 전체 비즈니스의 지재권 포트폴리오 안에서 그 개별적, 사업적, 재정적 배경과 관련 시장, 향후 계획 등 여러가지 요소를 고려 하여 상표 출원을 진행하고 있습니다. 헌데, 특허나 저작권, 각종 지재권 침해 및 상표 관련 분쟁 등… Read more: 간단한 상표 출원
    • 미국 상표 2분 자가진단: DIY(본인) vs. 대리인(변호사)
      미국 상표 등록(USPTO Trademark Registration)은 비교적 간단하지만, 도움이 반드시 필요한 경우도 있습니다. 아래의 5가지 자가진단 질문에 대한 답이 모두 YES 라면 미국 상표, $250 (+약간의 노력과 시간 투자) 로 등록까지 가능합니다. 1. 미국에 계십니까? 회사의 직원 혹은 본인이 직접 상표 출원을 진행하려면 (1) 법인일 경우 Principal Office가 미국 소재 (2) 개인사업자일 경우 거주지가 미국내에 있어야만… Read more: 미국 상표 2분 자가진단: DIY(본인) vs. 대리인(변호사)
    • 미국 상표 Disclaimer 쉽게 이해하기
      Disclaimer 를 간단히 정의하면, “상표의 일부에 대한 권리 포기” 라고 생각하시면 됩니다. 이런 disclaimer 가 필요한 이유는 상표는 구입코자 하는 상품이 어떤 제품인지 알려주는 역할이 아니라, 어디의 제품인지 알려주는 역할을 해야하기 때문입니다. 예를 들어, 누군가가 “탁상 시계”를 탁상 시계의 상표로 등록해 사용한다면, 다른 탁상 시계 제조/판매자들에게 곤란한 일이 발생하겠죠. 따라서, 제품의 종류나 특징을 설명하는 문구나… Read more: 미국 상표 Disclaimer 쉽게 이해하기
    • 미국 상표 DIY 등록: ICs and IDs?
      IC (국제분류) 와 ID (acceptable identification of goods/services) 는 미국 상표 등록을 위해서 꼭 필요한 사항입니다. 상표는 관련된 상품/서비스 없이는 존재할 수 없습니다. 물론 나이키나 월마트와 같은 유명 상표의 경우, 특정 상품(운동 용품, 의류, 등)이나 서비스(리테일 서비스)에 국한되지 않고 막연히 생각하기 쉽지만, 엄밀히 말하자면 두개의 독립적인 회사가 동일한 상표를 서로 다른 제품군에 사용하는 것이 가능합니다.… Read more: 미국 상표 DIY 등록: ICs and IDs?

  • 한국에서 미국 상표 출원하기

    한국에서 미국 상표 출원하기

    한국의 개인 사업자나 법인도 아무런 법적 하자 없이 미국 특허청에 상표 출원 할 수 있습니다. 물론 상표를 최종 등록하기 위해서는 미국에서 해당 상표를 사용해야만 하는데요.

    (more…)
  • 간단한 상표 출원

    간단한 상표 출원

    아이피 피버는 미국내 스타트업과 중소기업들을 위한 통합적인 지재권 솔루션을 제공하고 있는 전문 변호사 그룹입니다. 저희는 하나 하나의 상표를 따로 취급하지 않고,

    전체 비즈니스의 지재권 포트폴리오 안에서 그 개별적, 사업적, 재정적 배경과 관련 시장, 향후 계획 등 여러가지 요소를 고려

    하여 상표 출원을 진행하고 있습니다.

    헌데, 특허나 저작권, 각종 지재권 침해 및 상표 관련 분쟁 등 저희가 수행하는 여러가지 지재권 업무 중 “상표 출원/등록”은 매우 간단한 업무에 속합니다. 그럼에도 불구하고, 최근 상표의 출원과 등록을 위해

    불필요하게 과다한 비용을 쓰시게 되거나, 무자격 상표 전문 업체의 기만적이고 불법적인 법률 서비스로 인해 피해를 본 사례

    등을 자주 접하게 되어, 미력한 힘으로나마 조금이라도 상황을 개선코자 여러 노력를 하고 있으며 그 일환으로 단순히 상표 출원만 진행을 원하시는 경우도 최선을 다해 도와드리고 있습니다.

    이에 따라, 무조건 상표만 출원하면 되는 (예: 아마존 브랜드 레지스트리 등록을 이유로 상표 등록이 필요한 경우) 건도

    그에 부합하는 최소의 비용(평균 $400–500 + 관납비)

    으로 원하시는 결과를 얻으실 수 있도록 도와드리고 있습니다. 다만, 일부 업체나 로펌과 같이 건당 얼마 하는 식으로 공장에서 물건을 찍어내듯이 진행하지는 못하고, 필요에 따라 고객님의 사전 동의를 거쳐 자문과 검토를 실시하고 철저히 일한 만큼 사후 청구하는 원칙을 따르고 있습니다.​

    단순한 상표 출원 업무에 대한 도움이 필요하신 경우, 먼저 무료 상담을 통해 앞으로의 진행 방향에 대해 조언을 얻으시고, 비용과 필요를 잘 고려하여 IPfever 변호사와 진행 및 직접 DIY 나 Amazon IP Accelerator 프로그램, 그 외 로펌이나 변호사 사무실 등을 선택적으로 이용하시기를 당부드립니다.

  • 상표 등록 절차 및 소요 기간

    상표 등록 절차 및 소요 기간

    무료 상담부터 출원, 등록까지 개략적인 진행 과정은 아래와 같습니다.

    무료 상담

    (평균 1-2주 소요)

    본격적인 출원 업무를 위탁하기 전, 상표 출원의 당위성이나 효용성에 대해 지정한 변호사와 함께 고민하는 단계입니다.

    출원 준비

    (평균 4-5일)

    모든 출원 준비는 비대면으로 진행하지만, 때에 따라 증빙서류가 필요할 수 있으며 발생하는 모든 비용은 사전 협의를 거칩니다.

    결제 및 접수

    (평균 2-5일)

    모든 준비가 완료되면 보고서와 함께 인보이스가 발행되고, 이에 대한 결제가 이루어지면 바로 출원서가 접수됩니다.

    상표 심사

    (평균 4개월)

    드물지만 변호사의 충분한 검토 후 출원한 상표도 다양한 이유로 의견서 제출이나 보정이 요구(Office Action)될 수 있습니다.

    IPfever에서 출원한 상표는 OA까지 담당 변호사가 끝까지 도와 드립니다.

    등록

    (평균 3-4개월)

    등록에는 추가 비용이 발생되지 않지만, 상표의 최초 사용 시점에 따라 추가적인 절차가 필요할 수 있습니다.

    IPfever에서 출원한 상표는 등록 이후의 유지/갱신도 끝까지 책임집니다.

    무료 상담

    (통상 1-2주 소요)

    “상표란 무엇”이고, “과연 상표가 필요한 지”부터 시작해서 “어떤 상표”를 “어떤 방식”으로 “언제 출원”해야 하는 지 등의 질문까지, 정작 상표 출원을 본격적으로 준비하기 전에 알아두셔야 할 부분이 많습니다.

    물론 사전에 꼼꼼히 알아보시고 연락주시는 분들도 있지만, 여러가지 사정으로 전적으로 변호사에게 의지해야 하는 경우도 많은데요. 이럴 때 IPfever 의 무료 상담은 큰 도움이 됩니다.

    무료 상담 변호사를 지정 후 해당 변호사와 직접 전화나 이메일을 통해 궁금한 점을 묻고, 변호사의 경험 및 지식을 토대로 여러가지 방안을 검토하며, 상표 등록 필요성부터 전체적인 계획까지 세우시는 단계입니다.

    이 단계에서 최종 비용에 대한 견적이 나오면, 계획이 변경되지 않는 한 최종적으로도 해당 견적 이상의 비용이 청구되지 않습니다.

    출원 준비

    (통상 4-5일)

    출원의사 및 대리권의 필요성이 분명해지는 시점에 위임계약이 체결됩니다. 이때 의뢰인의 거주지(미국내 혹은 해외) 그리고 개인/법인 인지 등에 따라 신분증/사업자등록증 등의 서류가 필요할 수 있습니다.

    이후에도 변호사의 1:1 상담이 계속됩니다. 무료 상담에서 주로 일반적인 사항에 대한 자문이 이루어졌다면, 출원 준비 단계에서는 좀 더 세부적이고 개별적인 사항에 초점을 맞추게 됩니다.

    꼭 필요한 경우에는 상표의 등록 가능성에 대한 사전 검토나 기타 법률조사를 실시할 수 있습니다. 이런 경우, 의뢰인과 긴밀하게 소통하고 협력하여 반드시 필요한 비용만 사전 동의 하에 발생할 수 있도록 합니다.

    상표를 이미 사용 중이라면 이 단계에서 해당 제품의 사진이 필요할 수 있습니다.

    결제 및 접수

    (통상 2-5일)

    모든 사항이 결정되면 출원서를 준비하고 출원 보고서 & 인보이스를 발행합니다. 출원 보고서에는 출원서에 기입되는 상세정보 뿐 아니라 변호사의 법률적 해석이나 견해 등이 포함되며 세부 법률 서비스 항목별로 비용이 청구됩니다.

    보고서 & 인보이스를 확인 후, 문제가 없으면 의뢰인의 최종 확인이 결제를 통해 이루어집니다. 결제는 온/오프라인으로 간편하게 가능하며, 결제가 이루어지면 변호사는 이미 준비된 출원서를 USPTO에 접수합니다.

    접수가 이루어지면 USPTO의 심사일정에 맞추어 심사 및 등록이 진행됩니다. 상표를 이미 사용 중이시라면, 심사에 문제가 발생하지 않는 한 등록까지 추가로 필요한 절차나 발생하는 비용은 없습니다.

    상표 심사

    (통상 4개월)

    무료 상담 및 출원 준비 과정에서 상표의 등록 가능성에 대해 충분한 검토가 이루어지기 때문에, 등록이 거절되는 경우는 드뭅니다.

    그럼에도 불구하고 심사 과정에서 상표 등록이 거절되면 (USPTO Office Action 이 발행되면), 거절 사유를 검토하고 비용-효율적이고 적절한 대응 전략을 수립해야겠죠.

    IPfever 를 통해 출원된 상표의 경우, 이러한 중간 사건의 검토 및 대응 전략을 수립하는데 따로 비용이 들지 않습니다.

    물론 변호사에게 책임이 있다면 끝까지 책임을 져야하는 건 당연하지만, IPfever에서는 변호사에게 귀책이 없는 경우에도 담당 변호사가 모든 OA를 무료로 검토하고 대응 전략을 제시하기 때문입니다.

    등록

    (통상 3-4개월)

    일단 심사가 완료되면 1달간의 공시(이해 관계에 있는 제3자가 상표 등록에 이의를 제기할 수 있는 기간)를 거쳐 등록이 됩니다.

    단, 출원 시 상표를 사용 중이 아니였다면 (사전출원 ITU 의 경우) 이 단계에서 해당 제품의 사진을 제출하는 절차(통상 1-2개월 소요)를 진행해야 최종 등록됩니다.

    최초 상표 등록증 발급에는 별도의 수수료나 변호사 비용이 발생하지 않습니다.

    참고로, 상표 등록 이후에는 최초 5년차 및 매 10년차 마다 등록 유지/갱신이 필요합니다. IPfever를 통해 출원한 상표는 이후 유지/갱신 뿐 아니라 주소 변경 등의 필요가 발생할 때마다 업계 최저 비용으로 관리해 드리고 있습니다.

  • 미국 상표 소유 자격

    미국 상표 소유 자격

    상표는 법인이나 개인 구분 없이 누구나 소유할 수 있습니다. 미국법상 소송을 제기하거나 제소 될 수 있는 사람이나 단체, 업체 등은 모두 상표권을 소유할 수 있기 때문입니다. 그렇다면 상표를 소유한다는 것이 무엇을 의미하고, 또 상표를 소유하려면 어떻게 해야할까요?

    상표를 “소유”한다는게 무슨 뜻이죠?

    시장에서 판매되는 물건이나 서비스에 특정 이름이나 로고, 이미지, 색상 등(“상표”)을 물리적으로 부착하거나 광고나 각종 판매 수단을 통해 연관시키는 행위를 “상표의 사용”이라고 합니다.

    이렇게 사용되고 있는 상표의 경우, 해당 제품이나 서비스에 대하여 그 성격과 품질에 대한 결정권(control)을 가지면 상표를 소유한다고 할 수 있는데요. 만약, 아직 이러한 사용을 하고 있지 않지만 앞으로 사용할 계획이라면, 향후 계획에 이러한 결정권이 포함되어 있어야 합니다.

    상표 등록 시 소유자 정보가 중요한가요?

    사실 상표 소유권이 상표 심사시 문제가 되는 경우는 드뭅니다. 상표권의 소유에 관해서는 출원 서류 상 명백히 일관성이 결여되는 경우가 아니면 심사관이 먼저 문제를 제기하지 않기 때문인데요.

    그럼에도 불구하고, 일단 상표가 소유권자가 아닌 사람에 의해 부적절하게 출원될 경우, 이후 올바르게 변경할 기회가 주어지지 않고 출원 자체가 “무효” 처리 되기 때문에 소유권에 대한 올바른 이해는 매우 중요합니다.

    자주 묻는 질문

    Q. 수입업체가 상표를 소유할 수 있나요?

    이미 미국 외의 국가에서 상표를 부착하고 판매되고 있는 상품을 그대로 미국으로 들여오실 경우에도, 미국 내의 상표권을 수입 업체가 가질 수 있습니다. 예를 들어, 수입업체가 미국내에 독점판매권을 가지거나 미국 시장 진출이 수입 업체 주도로 진행될 경우를 생각해 볼 수 있는데요.

    원 판매자 혹은 생산자와 수입업체 간에 서면 합의가 이루어져야 하고, 출원 시 증빙 서류가 제출되어야 합니다.

    Q. 업체의 소유주(개인)가 상표를 소유할 수 있나요?

    사업체의 소유주가 단 한 명 존재하는 경우 해당 상표의 사용과 관련된 모든 결정권이 그 개인에게 있다고 볼 수 있기 때문에 사업체가 아닌 개인 명의로 출원을 고려할 수 있습니다.

    하지만 법인의 설립 목적 중 하나인 유한책임(사업체의 빚이나 법적 책임을 소유주 개인이 지지 않음)을 무력화하는 구실이 될 수 있고, 사업체의 소유권 이전 시 상표권을 별도 이전해야하는 불편함이 있습니다.

    Q. 회사 명의가 아닌 사업부 명의로 진행 가능한가요?

    특정 브랜드를 독립된 사업부로 운영하는 경우가 있는데요. 이때 해당 사업부가 별도 법인 등록을 한 자회사라면, 자회사 명의로 상표 등록을 진행하실 수 있습니다.

    다만, 위에서 언급한 바와 같이 상표의 소유자는 법적인 권리가 있는 개인 또는 법인이여야 하므로, 회사 내부 행정상으로 만들어진 사업부는 상표 소유자가 될 수 없습니다.

    Q. 프랜차이즈의 상표권 등록

    프랜차이즈의 경우 상표의 실 사용은 가맹점을 통해 이루어진다는 특징이 있습니다. 하지만 프랜차이즈 업체(가맹본부)가 판매되는 상품/서비스의 성격과 품질에 대해 결정권을 가지고 있는 한, 소유권은 업체/가맹본부에 있다고 볼 수 있습니다.

    다만, 가맹점이 직접 상표를 등록하려는 경우가 있는데요. 예를 들면, 한국에서 운영하는 프랜차이즈를 미국에 들여오는 경우가 있겠죠. 이런 경우, 가맹계약의 내용과 그 외 별도 협의 내용에 따라 가맹점의 상표권 소유가 가능할 수 있습니다.

    Q. 두 업체가 하나의 상표를 사용할 수 있나요?

    원칙적으로 인증 마크 등 특별한 경우를 제외하면 하나의 상표를 두 업체가 사용해서는 안되겠죠. 예외적인 경우는 두 업체가 밀접한 관계에 있는 경우인데요. 이를 테면, 한 회사가 다른 회사를 100% 소유하는 (모-자회사) 경우가 있습니다.

    그 외의 경우를 생각해 보면, 두 회사가 하나의 제품/서비스를 위해 협력하는 경우가 있을 수 있는데요. 이런 경우 하나의 합작회사를 설립하는 것이 가장 간단한 방법이지만, 두 회사가 공동 소유주가 되는 방법도 있습니다. 공동 소유주는 해당 상표와 연관된 제품/서비스에 대해 함께 결정권과 소유권을 행사합니다.

  • Specimen (or AOU after ITU; 사용증명) 이 뭔가요?

    Specimen (or AOU after ITU; 사용증명) 이 뭔가요?

    미국 상표 등록 시 Specimen 을 반드시 제출해야 하는데, 이 Specimen 을 한국말로 설명할 때는 저는 “사용증빙” 혹은 “사용 예” 라고 부르고, 이 절차를 사용증명 이라고 합니다.

    그 이유는 이 스페시먼이 말그대로 상표를 사용하고 있다는 증명을 하기 위해 사용되기 때문인데요. 미국 상표법은 “사용주의“를 따르고 있기 때문에 사용하고 있지도 않은 상표를 (1) 단순히 미리 선점하거나 (2) 그 상표 자체에 존재하는 저작권 등을 보호하려는 목적으로 등록할 수 없습니다.

    그렇다면 스페시먼은 어떻게 준비해야 할까요? 크게 상표를 어디에 사용하고 있느냐, 다시 말해 Goods(제품) 인지 Services (서비스) 인지에 따라 두가지로 나누어서 알아보겠습니다.

    제품의 경우는 오히려 더 직관적일 수 있는데요.

    제품에는 보통 패키징이나 제품 일부에 프린트나 tag (가격표), 라벨 등을 이용해 상표를 표기하기 마련이죠. 이런 경우 제품 전체를 사진으로 찍되 해당 상표가 잘 노출되어 식별이 가능하도록 하여 스페시먼으로 사용할 수 있습니다.

    가장 자주 하는 실수 중 하나가 가격표만 사진으로 촬영하는 경우인데, 이 경우 어떤 제품에 사용하고 있는지 확인이 안되므로 스페시먼으로는 부적절합니다.

    물론 제품 하나 하나에 굳이 상표가 표기 안되는 경우도 있는데요. 이런 경우는 관련 제품을 소개하는 자료 (catalog, brochure, etc.) 에 표기한 상표를 “사용”으로 볼 수 있습니다.

    서비스의 경우는 서비스의 구입이 가능하다는 사실을 확인할 수 있는 자료이면 됩니다.

    예를 들어, 웹사이트를 통해 서비스를 제공한다면 해당 서비스를 제공받기 위해 연락해야 하는 연락처와 함께 등록하고자 하는 상표가 함께 노출된 페이지를 스크린샷으로 제출할 수 있겠죠.

    여기서 큰 차이가 서비스의 경우는 이렇게 “광고” 자체가 스페시먼이 되지만, 제품의 경우에는 “광고”는 판매라기 보다는 판매를 준비하는 단계로 해석하기 때문에 스페시먼이 될 수 없다는 거죠. 이 차이는 미국 상표법에서 “사용” 이란 광고가 아닌 실제로 제품/서비스를 사고 파는 행위를 뜻하기 때문에 발생합니다.

    따라서, 서비스의 경우는 웹사이트 뿐 아니라 신문 등의 지면광고를 스캔하여 스페시먼으로 제출 할 수 있습니다.

    세부적인 상황 별로 좀 더 자세히 알아 보겠습니다.

    시제품만 나와 있는 상황

    시제품이 단순히 패키징이나 라벨 표기만을 확인하기 위해 실제 제품을 포함하고 있지 않은 경우에는 당연히 “사용”이라고 보기 어렵습니다. 하지만 실제로 사용할 수 있는 제품에 해당 상표를 표기했다면 이 시제품도 스페시먼으로 활용할 수 있습니다.

    표기된 상표가 등록 예정인 상표와 상이한 경우

    상표 디자인을 업데이트하거나 인쇄과정에서 상표가 조금 달라지는 경우도 있습니다. 하지만 이런 경우 적절한 스페시먼으로 볼 수 없고, 특허청에서는 이미 출원한 “상표”를 수정하는 것을 허락하지 않고 있습니다. 이른바 “표장(mark)”이 “스페시먼”보다 우선한다는 원칙인데요. 다시 말해 첫 출원 시 부터 표장과 스페시먼 사이에 차이점이 있었다면 표장을 기준으로 스페시먼을 정정하도록 요구하고 있습니다.

    따라서 이런 경우에 변경된 상표 디자인을 계속 사용하시려면 재 출원 밖에 답이 없겠죠.

    회사 이름이 상표인 경우

    회사이름을 상표로 사용하는 경우가 많은데, 특히 서비스업일 경우 이슈가 될 수 있습니다. 예를 들어 지면 광고를 낼 때 서비스의 종류를 큰 글씨로 강조하고 회사이름/상표는 연락처에만 작게 등장하는 경우가 있는데요. 이런 경우, 상표라기 보다는 회사이름으로 사용하는 것으로 보고 적절하지 않은 사용 예로 거절될 수 있습니다.

    따라서, 상표는 소비자가 상품(제품/서비스)를 인지할 때 제조원/서비스제공자를 구분할 수 있는 식별자(source identifier)가 될 수 있도록 사용하시는 것이 상표법 적으로 올바릅니다.

    이상 사용증빙 (혹은 사용 예)에 대해 알아보았습니다.