엄밀히 말해, 특허와 상표는 다릅니다.

특허는 발명 특허를 줄여서 부르는 말인데요.

• 새로운 물질이나 구성, 방식, 디자인 등에 대해
• 그 원리와 방법을 대중에게 공개하고,
• 그 대가로 약 20년간 독점적 권리를 행사하는

개인과 정부 간의 거래라고 보시면 됩니다.

상표는 물건을 팔거나 서비스를 제공할 때,

• 자신의 물건/서비스를 타 업체의 것과 구분할 수 있게 하는 독특한 표기 (예: 브랜드명, 로고, 포장지 등)를
• 정부의 공식 장부에 등록하고
• 이에 따른 등록 상표로서의 법적 권리와 지위를 갖는

일종의 등기 제도라고 생각하시면 됩니다.

따라서,

브랜드명이나 회사명을 “특허 등록”한다는 말은 어폐가 있고, 아마도 한국에서는 “특허청”에서 상표 업무 또한 관장하고 있기에 발생하는 혼란이 아닌가 싶습니다.

참고로 말씀드리면, 미국에서도 United States Patent and Trademark Office (USPTO, 미 특허 상표청) 에서 두가지 업무를 모두 수행하고 있지만, 이 경우 이름에 상표(Trademark)도 들어가 있다는 차이가 있죠.

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아마존 FBA 덕분에 해외에서 미국시장에 판로를 개척하는 일이 무척 쉬워졌지만, 진입장벽이 낮아진 만큼 충분한 준비를 하지 않고 들어와서 손해를 보는 일도 발생합니다.

물론 법인 설립부터 다양한 규제, 소비자 권익 보호, 제조물에 대한 책임 등 다양한 이슈가 있겠지만, 여기서는 대표적인 지재권이자 꼭 짚고 넘어가야할 “특허” 와 “상표”에 대해 소개합니다.

특허 (PCT Patent)

한국에 특허를 가지고 계시다면 PCT는 들어보셨을 겁니다. 특허란 국가가 발명가에게 해당 국가에서 그 발명을 독점적으로 사용할 권리를 주는 제도로, 해당 국가의 영토 내에서 그 효력을 발휘합니다.

이 때문에 나라마다 특허제도가 조금씩 다를 수 있는데, 이런 차이는 국가간 교역에 큰 장벽이 될 수 있겠죠. 따라서 여러 국가들이 모여서 공동으로 특허 출원 제도를 만든 것이 PCT 입니다. 하지만 속을 들여다 보면 결국 PCT는 국제 출원(international application)을 통해 일단 우선권 날짜(priority date)를 확보 후 각 지정 국가별로 실제 심사 및 등록을 진행하는 제도로, 실질적으로는 하나의 출원으로 다수의 국가에 출원일(우선권)을 확보하는 행정상 편의만 제공합니다.

결론적으로 모든 국가별로 특허는 그 나라에서 취득해야 하고, 한국에서 PCT를 진행할 경우 한국 대리인(변리사)이 이면에서 미국 대리인을 지정하여 간접적으로 출원이 진행될 뿐, 실제로는 미국에서 별도의 출원 절차가 진행된다는 점 유념하시기 바랍니다.

미국 특허가 한국 특허와 다른점

가장 중요한 차이점은 아무래도 권리 범위입니다.

위에서 말씀드린대로 미국 특허는 별도의 절차를 통해 발급되므로 미국 특허가 보호하는 발명의 범위와 한국 특허 간의 차이가 발생하게 됩니다. 따라서, 어떤 발명의 특징을 포함한 제품이 미국에서 제작, 유통, 판매, 사용 될 수 없는지는 미국에서 발행된 특허의 청구항 (Claims)를 확인하셔야 합니다.

권리범위를 규정하는 청구항에 대해서는 특허 중간사건: Obviousness (35 U.S.C. 103) 거절 – IPfever 을 참고하시기 바랍니다.

권리를 행사하는 방식에도 차이가 있습니다.

미국에서 특허권을 가장 강력한 지재권 중 하나로 꼽는 이유로 삼성과 애플과의 특허소송으로 익히 접하셨을 ITC 제소를 통한 수입금지 제도나 특허 침해에 대한 징벌적 벌금(최대 손해액의 3배)을 들 수 있습니다.

다만, 미국에서는 특허 침해를 형사처벌 대상으로 하고 있지 않으므로 모든 권리 행사는 민사적으로 해결, 즉 특허권자 본인이 법원이나 ITC와 같은 사법기관을 찾아가야 합니다.

참고로 미국의 민사 소송은 진 쪽이 비용을 지불하는 한국과는 달리 각자 자신의 비용을 부담하게 되어 있기 때문에, 당연히 피고에게 훨씬 불리합니다. 따라서, 피고 입장에서는 억울하더라도 협의를 통해 빠르게 해결하는 것이 일반적입니다.

어떨 때 미국 특허가 필요할까?

시장 선점 및 광고 효과

특허를 받은 제품은 다른 회사에서 따라할 수 없다고 생각하실 수도 있겠지만, 역시나 실상은 그렇지 않습니다.

대부분의 특허는 그 보호 범위가 상당히 제한적이므로 침해를 피할 수 있는 새로운 설계/방식 (design around) 의 사용으로 유사 제품이 나올 가능성이 있습니다. 그보다 더한 골칫거리는 제품의 생산을 위한 진입장벽이 낮은 경우, 모조 제품을 만들어 판매하고 사라져 버리는 소규모 업체를 억제하기가 어려운 현실이죠.

다만, 미국 내에서 시장선점을 위해서는 미국 특허가 매우 중요한 역할을 하는 것도 사실입니다. 무엇보다도 소비자에게 제품의 독특하고 우월한 점을 설득력 있게 선전하여 판매를 촉진할 수 있기 때문입니다.

헌데 유통 업체와의 관계에 있어서도 특허는 큰 역할을 합니다. 예를 들어, 한 업체의 아마존 리스팅에 대해 다른 업체가 자신의 특허를 침해하는 모조품이라는 이유로 아마존에 항의한 경우, 아마존 입장에서는 특허증이라는 증거를 가지고 있는 쪽의 말을 듣는 편이 안전하겠죠.

만약 미국 시장에서 큰 성공을 거두어 월마트나 타겟과 같은 대형 리테일에 들어가게 될 경우에도 특허권의 보유는 매우 큰 힘이 됩니다. 일단 구매 고려 대상으로 선정되기 까지의 도움은 차치하고라도, 다른 업체에서 합법적으로 똑같은 물건을 납품할 수 없다는 사실이 납품가 결정에 얼마나 큰 역할을 할지 생각해 보면, 될 만한 상품에는 특허를 꼭 걸어 두어야겠죠.

상호 라이센싱 거래

미국에서는 신상품이나 신기술을 시장에 내놓기 전 특허를 취득하는 것이 개인사업자나 스타트업 들에게도 너무나 당연한 일입니다. 미국의 유명한 발명 관련 TV 쇼인 Shark Tank 를 봐도 패널 투자자들이 가장 많이 묻는 질문 중 하나가 “Have you got a patent on that?” 이죠.

이렇게 특허가 필수적인 비즈니스 필수품으로 자리잡은지 오래 되다보니, 하나의 상품군에 대해 미국 특허를 검색해 보면 실제 상품화 되지 않은 기술부터 듣도보지 못한 기상천외한 아이디어까지 정말 수 많은 특허가 존재합니다.

따라서, 서로가 서로의 특허를 침해하는 경우가 빈번한데요. 한 제품이라도 여러가지 특허 기술을 포함할 수 있기 때문입니다.

이런 경우, 특허를 하나 가지고 있다면 단순히 상대방의 특허를 침해했다는 이유로 제품 생산/판매를 포기하는 것이 아니라, 상대방도 내 특허를 침해했다는 주장으로 반격할 수 있습니다. 궁극적으로는 서로의 특허에 대해 라이센싱을 취득하는 방식으로 공존할 수 있겠죠.

물론 특허란 것이 제3자가 내 발명을 훔쳐가지 못하게 한다는 기본적인 발상에서 시작했지만, 실상에서는 오히려 방어적으로 사용될 수 있다는 점 알아두시면 좋겠습니다.

미국 특허 취득 비용/기간

특허는 아무래도 시간과 비용이 많이 들어가기 마련입니다. 한국에서 특허 출원을 해보셨다면 어느정도 예상하실 수 있겠지만, 통상 출원까지 수천불에서 등록까지는 수만불까지도 생각하셔야 합니다.

심사 기간 중에는 Patent Pending 으로 보호되기 때문에 기간에 대해 큰 염려를 하지 않는 경우도 있겠지만, 투자자나 협력업체를 설득하기 위해서는 빠른 특허 취득이 필요할 수도 있겠죠. 미국도 우선심사 제도가 있기 때문에 빠르면 몇달 안에도 등록이 가능할 수 있습니다. 하지만, 일반적으로는 특허 등록까지는 2-3년 생각하시기 바랍니다.

상표 (Trademark)

상표는 미국에서 상행위를 하는 사람은 누구든지 가지고 있는 권리입니다. 상표를 등록해야 하지 않냐구요? 미국의 상표법은 “선 사용주의”를 따르기 때문에, 미국 시장에서 자신의 이름이나 브랜드, 로고 등을 걸고 재화를 팔거나 서비스를 제공하는 순간 상표권이 발생합니다.

미국 상표 등록의 의의

다만, 이렇게 자연발생한 상표권은 해당 상행위가 이루어진 지역에 국한되기 마련입니다. 예를 들어 캘리포니아에 음식점을 차리면서 “K-Food Fighter” 라는 이름을 미국에서 처음으로 사용했다고 해서, 뉴욕에 제3자가 동명의 음식점의 운영하는 것을 제한할 권리가 있지는 않습니다. 하지만 소셜미디어를 통해 정보의 전파에 국경도 없는 현실을 고려하면, 이런 뉴욕 소재 동명의 음식점의 영업을 그대로 지켜볼 수도 없겠죠.

이런 문제를 해결하는 제도가 미국 연방 특허청 (USPTO) 을 통한 상표 등록입니다. 흔히 미국 상표 등록하면 이 USPTO 의 Principal Register 에 등록하는 경우를 말하는데요. 일단 등록되면 미국 전 지역에 상표권이 발생하고, 해당 제품/서비스 분류 내에서는 등록된 상표를 제3자가 사용하는 것이 현실적으로 불가능해 집니다.

참고로 상표권의 침해는 형사처벌 대상이 될 수 있으므로 권리의 행사도 쉬운 편입니다. 물론 단속 및 적발에 있어서 상표권자의 노력도 매우 중요합니다.

어떨 때 상표를 등록해야 하나?

미국 시장 진출을 계획하신다면 지금이라도 상표 등록을 고려하셔야 합니다. 상표 출원은 빠를 수록 좋고, 그 절차도 간단합니다.

상표 등록 절차는 비교적 쉽고 간단할 뿐 아니라, 미국에 소재지가 있다면 본인이 직접도 할 수 있습니다. 다만, 이를 악용하여 불법적이거나 저질의 상표출원 대행 서비스도 많이 존재하는게 사실입니다.

현명한 결정을 위해서는 부디 많이 알아보시고, 주변에 미국 상표 취득 경험이 있으신 분들과 많은 대화를 나누어 보시기 바랍니다.

상표에 관련해서는 아래와 같이 여러 시점에서 다양한 주제를 다룬 바 있으니 참고가 되셨으면 좋겠습니다.

• 미국 변호사 전영식